Rechtbank Noord-Holland 26 augustus 2015, IEF 15613; ECLI:NL:RBNHO:2015:11764 (PMS tegen Choon's Design)
Uitspraak ingezonden door Sabin Tigu en Timme Geerlof, Ploum Lodder Princen. Rolbeslissing. Herstel naam gedaagde. Tussentijdse onttrekking advocaat. PMS heeft Choon's Design Inc. gedagvaard, Mr. Geerlof heeft zich gesteld en daarna weer onttrokken, omdat op de datum van de dagvaarding de vennootschap Choon's Design Inc. niet bestond. Door de onttrekking heeft Choon’s Design LLC geen kennis kunnen nemen van het in de “akte na onttrekking advocaat gedaagde c.q. akte houdende voorwaardelijke eiswijziging” door PMS ingenomen standpunt dat Choon’s Design Inc. en Choon’s Design LLC materieel dezelfde procespartij zijn en PMS diende deze aan Choon’s Design LLC te betekenen. De rechtbank wijst het verzoek om datum voor vonnis te bepalen af en bepaalt dat PMS de akte en de rolbeslissing aan Choon's Design LLC dient te betekenen. Vonnis dat hierna is gewezen: IEF 15214.

2.8. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat herstel van de aanduiding van een gedaagde partij is toegestaan, mits:
- de beoogde gedaagde deugdelijk is opgeroepen en/of is verschenen, en
- wist of behoorde te begrijpen dat de vordering tegen hem was ingesteld, terwijl
- hij door het herstel niet wordt benadeeld of in zijn verdediging wordt geschaad.

2.10 (...)  In de gegeven omstandigheden dient PMS de “akte na onttrekking advocaat gedaagde c.q. akte houdende voorwaardelijke eiswijziging” naar het oordeel van de rechtbank aan Choon’s Design LLC te betekenen. Als dat niet gebeurt kan niet worden vastgesteld dat aan de in 2.9 genoemde vereisten is voldaan. (...) Of de door PMS beoogde wijziging nu wordt gezien als een herstel van een gemaakte fout of als een wijziging van eis, voorkomen moet worden dat Choon’s Design LLC wordt veroordeeld tot iets waarvan zij niet weet of niet kan weten dat het van haar is gevorderd. Choon’s Design LLC dient derhalve te weten dat PMS zich op het standpunt stelt dat Choon’s Design Inc. en Choon’s Design LLC materieel dezelfde procespartij zijn, dat PMS de vordering daarom tegen háár instelt, en op welke gronden PMS dit standpunt inneemt.

2.11. Gelet op het voorgaande wijst de rechtbank het verzoek van PMS om een datum voor vonnis te bepalen af. De zaak blijft op de rol van 9 maart 2016 staan voor overlegging betekeningstukken. De rechtbank draagt PMS op om niet alleen de “akte na onttrekking advocaat gedaagde c.q. akte houdende voorwaardelijke eiswijziging” aan Choon’s Design LLC te betekenen, maar ook deze rolbeslissing.

Op donderdag 28 januari 2016 (traditioneel de laatste donderdag van januari) organiseert deLex het jaarlijkse IE-Diner in de Industrieele Groote Club op de Dam in Amsterdam.

Een mooie IE-avond, in een zaal vol IE-collega’s, om bij te praten, te pleiten te netwerken en na te pleiten tijdens een vijfgangendiner met een goed glas wijn. Hoogleraren, advocaten, rechters, gemachtigden, bedrijfsjuristen, bestuurders en ambtenaren, allen in ‘gepaste kledij’ *, en uiteraard tafelspeeches van bekende (IE-) juristen. Ook dit jaar is onze ceremoniemeester Toon Huydecoper, oud-advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Inschrijven U kunt zich opgeven via www.delex.nl. 

* Kledingvoorschriften/huisregels: Voor de heren: Tenue de Ville, beter bekend als ‘jasje-dasje’, de das is verplicht, de spijkerbroek verboden. Voor dames geldt soortgelijke, passende kleding. Men houdt binnen de Club altijd het jasje aan. Vrijetijdskleding is binnen de Club niet toegestaan. Als er bijzondere gelegenheden zijn kunnen er andere voorschriften gelden. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld.

Programma, sprekers, locatie en reisinfo: hier.
17.30 - 18.00 uur Ontvangst & registratie
18.00 - 19.00 uur Aperitief in de Damzaal
19.00 - 22.00 uur Diner in de Groote zaal
22.00 - 23.00 uur Koffie in de Clubzaal
23.00 uur  Einde programma

Het aantal plaatsen is beperkt. Mocht u nog speciale dieetwensen hebben (vegetarisch of anderszins), wilt u dit dan per mail doorgeven?

Deelname aan het IE-Diner kost €225,00 excl. BTW, sponsors van IE-Forum.nl betalen €195,00 excl. BTW.

Heeft u nog vragen?
Stuur een email naar czuidema@delex.nl.

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15612; ECLI:NL:RBOBR:2016:64 (Expertise en Taxatie handelsnamen)
Uitleg overeenkomst. Handelsnaam. Domeinnaam. Beeldmerk. Woordmerk. Eiseres en gedaagde hebben een koopovereenkomst gesloten waarbij gedaagde haar ondernemingen waarin schade-expertises plaatsvonden verkoopt aan eiseres. Met deze overdracht krijgt zij ook het recht om de handelsnaam [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise, met een beëindigingsmogelijkheid in het geval van negatieve effecten. Gedaagde behoudt haar andere onderneming waarin taxaties plaatsvinden. Zij deponeert bij het BBIE de beeldmerken [B] resp. [B] Taxatie met het onderschrift Taxatie en Expertise. Eiseres vordert een verklaring voor het recht dat het haar is toegestaan de handelsnamen [B] Expertise, [A] Expertise en [A] contra-expertise te gebruiken. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Rechter gaat over tot uitleg en oordeelt dat bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden het niet is komen vast te staan dat zich negatieve effecten hebben voorgedaan. Eiseres mag de handelsnamen (blijven) voeren.

4.1.3. Ingevolge het bepaalde in artikel 1 onder B van de Overeenkomst heeft [gedaagde] ten alle tijde het recht om het gebruik van de naam [A] in voormelde handelsnamen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] te beëindigen indien het verdere gebruik van de handelsnamen tot negatieve effecten voor [gedaagde] leidt. Partijen verschillen van mening over de strekking van het begrip ‘negatieve effecten’. Dit begrip is in de Overeenkomst niet nader toegelicht. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan, anders dan [gedaagde] heeft gesteld, niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht.

4.1.4.    De omstandigheid dat in de Overeenkomst niet nader is omschreven wat in het verband van de beëindiging van het gebruik van de naam [A] onder ‘negatieve effecten’ moet worden verstaan, brengt volgens [gedaagde] mee dat daaronder dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Uit de tekst van de Overeenkomst, die door [gedaagde] is opgesteld zoals tussen partijen niet in geschil is, blijkt dat niet en [gedaagde] heeft onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan zou moeten worden aangenomen dat het de bedoeling van partijen was dat de onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren. Tegen die stelling van [gedaagde] spreekt bovendien dat in artikel 1 onder B van de Overeenkomst is bepaald dat [gedaagde] het recht tot beëindiging kan uitoefenen in overleg met de aandeelhouders van [eiseres] , welk overleg overigens onweersproken niet heeft plaatsgevonden. Dit komt er immers op neer dat [gedaagde] dat recht niet geheel zelfstandig kon uitoefenen. Volgens [eiseres] kwam het recht tot beëindiging van het gebruik van de naam [A] enkel aan [gedaagde] toe als [eiseres] ernstig met justitie in aanraking zou komen dan wel in staat van faillissement zou geraken. De heer [naam 4] , directeur van [gedaagde] , heeft daaromtrent ter comparitie verklaard dat hij navraag heeft gedaan bij degene die zijdens [gedaagde] bij de totstandkoming van de Overeenkomst waren betrokken, te weten [x] [naam 2] en [x] [A] , en dat deze personen hem hebben gezegd dat de negatieve effecten breder waren dan een faillissement of justitiële contacten, zonder dat aan hem daarbij is aangegeven hoeveel breder. Dat onder negatieve effecten dienen te worden verstaan effecten die door [gedaagde] als negatief worden ervaren, is kennelijk door genoemde personen niet bevestigd.

Er kan gelet op het voorgaande niet van worden uitgegaan dat met ‘negatieve effecten’ wordt gedoeld op enkel door [gedaagde] als zodanig ervaren effecten.

4.1.5. Voor wat betreft de door [gedaagde] ondervonden negatieve effecten heeft [gedaagde] gewezen op de omstandigheid dat de clientèle van [gedaagde] door de splitsing steeds vaker in verwarring kwam, hetgeen bleek uit verkeerd geadresseerde e-mails en andere correspondentie en overboeking van bedragen naar het rekeningnummer van het verkeerde [B] . Volgens [gedaagde] heeft de verwarring tussen [eiseres] en [gedaagde] een steeds negatiever effect op de dienstverlening door [gedaagde] en belemmert zij de verdere uitbouw van de onderneming van [gedaagde] . [gedaagde] heeft de verkeerd geadresseerde e-mails, correspondentie en overboekingen en de gestelde verwarring niet nader onderbouwd en evenmin heeft zij nader geadstrueerd in hoeverre dit tot negatieve effecten voor [gedaagde] heeft geleid.

Ter comparitie heeft [naam 4] voornoemd verklaard dat [gedaagde] enorme administratieve lasten en ICT-kosten had en dat [gedaagde] inkomsten misloopt als men bij het zoeken op internet naar [gedaagde] bij de onderneming van [eiseres] terecht kan komen, maar ook dit is door haar niet nader geconcretiseerd en onderbouwd.

4.1.6. Bij gebreke van voldoende relevante feiten en omstandigheden ter onderbouwing van het standpunt van [gedaagde] dat zich negatieve effecten als bedoeld in de Overeenkomst voordoen, komt de rechtbank niet toe aan het opdragen van bewijs aan [gedaagde] . Het door [gedaagde] gedane bewijsaanbod wordt gepasseerd.

Rechtbank Oost-Brabant 13 januari 2016, IEF 15611 (Code Black tegen Fusion)
Uitspraak ingezonden door Fulco Blokhuis en Jurian van Groenendaal, Boekx. Contractenrecht. Partijen zijn een overeenkomst voor de duur van vijf jaar aangegaan, waarbij Fusion boekingen organiseerde. Code Black ontbindt deze wegens verstoorde verhoudingen voortijdig. In IEF 13934 oordeelde de rechter al dat er geen rechtsgeldige vernietiging van de overeenkomst had plaatsgevonden. In het tussenvonnis werd Fusion de gelegenheid geboden haar schadevergoedingsvordering te onderbouwen. In geschil is de hoogte van de door eiser verschuldigde vergoeding. Eiser beroept zich op art. 6:101 BW en stelt dat de schade in de vorm van de misgelopen boekingsvergoeding voor rekening van Fusion komen op grond van eigen schuld. Dit beroep wordt afgewezen. Er wordt een schatting gemaakt van de geleden schade aan de hand van het potentiële aantal optredens voor de resterende jaren, de tarieven en de omzet hiervan, de misgelopen boekings- en managementvergoeding en de variabele kosten en schade van Fusion. Eiser wordt veroordeelt tot het betalen van schadevergoeding aan Fusion per tijdvak: schade over 2013 en 2014 (13.996,03), schade over 2015 (28.297,50) en schade over 2016 (2.584,75).

Leestips: 2.5, 2.25-2.27, 3.4-3.6.

Prejudicieel vraag gesteld aan het HvJ EU, IEF 15610; C-641/15 (Verwertungsgesellschaft Rundfunk)
Verwertungsgesellschaft Rundfunk, een Oostenrijkse collectieve beheersorganisatie, in een zaak tegen een hotelketen voor de vergoeding voor de uitzending van televisie content op tv's in de hotelkamers. Vraag:

Is aan de voorwaarden 'tegen betaling van een toegangsprijs' uit artikel 8 lid 3 [Richtlijn betreft verhuur-,uitleen en bepaalde naburige rechten*] voldaan indien:
- via de tv set beschikbaar in iedere kamer van een hotel, de hoteluitbater toegang tot het signaal van verschillende tv- en radiokanalen (hotel room tv) wordt gegeven en
- voor het gebruik van de kamer (inclusief hotel room tv) de hoteluitbater een vergoeding in rekening brengt, waarin ook het gebruik van de tv set en de televisie- en radiokanalen is inbegrepen?

* Artikel 8 Richtlijn Uitzending en mededeling aan het publiek lid 3.   De lidstaten kennen omroeporganisaties het uitsluitende recht toe om heruitzending van hun uitzendingen via de ether en de mededeling aan het publiek van hun uitzendingen toe te staan of te verbieden, indien deze mededeling plaatsvindt op plaatsen die tegen betaling van een toegangsprijs voor het publiek toegankelijk zijn.

Via ipo.gov.uk:

Is the condition of ‘against [payment] of an entrance fee’ laid down in Article 8(3) of Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property satisfied where,
•    through the TV set made available in each room of a hotel, the hotel operator provides access to the signal for various television and radio channels (‘hotel room TV’), and
•    for use of the room (including hotel room TV), the hotel operator charges a fee per room per night (room rate) which also includes use of the TV set and the television and radio channels to which access is thereby provided?

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Januari 2016. Het Franse modehuis Louis Vuitton heeft gewoon geen gevoel voor humor. Dat is een van de opvallende conclusies van Jesse Furman, District Judge van de rechtbank in New York. My Other Bag. Op 6 januari deed Furman uitspraak in een rechtszaak die het modehuis had aangespannen tegen het bedrijf My Other Bag MOB. De Fransen wilden de verkoop verbieden van de canvas-tassen van MOB, waarop aan de ene kant een tekening van een Louis Vuitton-tas staat afgebeeld en op de andere kant de tekst ‘My Other Bag’. De MOB-tassen zijn geïnspireerd op de bekende bumperstickers ‘My other car’, waarmee de eigenaar van een goedkope auto grapt dat hij nog een luxe auto in de garage heeft staan.

Parodie Volgens Louise Vuitton maakt MOB met de tassen inbreuk op zijn merk- en auteursrechten. Maar dat ziet de rechter in New York anders. In zijn 30 pagina’s tellende vonnis van begin januari wast hij het modehuis in felle bewoordingen stevig de oren. Volgens de rechter is het zonneklaar dat het hier om een geoorloofde parodie gaat, waarmee My Other Bag zijn eenvoudige canvas tas afzet tegen de luxueuze en extreem dure Vuitton-tas. Iedereen begrijpt meteen dat het hier om een grapje gaat. Maar misschien kan Louis Vuitton niet tegen grapjes. ‘In some cases it is better to smile than it is to sue’, aldus de rechter.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Louis Vuitton kan niet tegen grapjes NRC 12-01-2016

Rechtbank Overijssel 29 december 2015, IEF 15608 (eiser tegen Noordkaap TV Producties)
Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg, KLOS c.s.. Vrije nieuwsgaring. Mediarecht. Privacy. In het programma Onopgeloste Zaken wordt aandacht besteed aan de verduistering van de inboedel van familie X. Eiser wordt (in zijn ogen ten onrechte) als schuldige aangewezen en acht de uitzending onrechtmatig. Het recht op privacy van eiser botst hier met het recht op vrije nieuwsgaring van gedaagde. De gevolgen voor eiser zijn van minder gewicht en voorbijgaande aard. Daarnaast blijkt eiser’s betrokkenheid bij de verduistering voldoende uit het beschikbare feitenmateriaal en heeft gedaagde voldoende zorgvuldigheid betracht bij het maken van de uitzending. De vordering wordt afgewezen.

3.6 Een onderzoeksjournalist is tot op grote hoogte vrij in de wijze waarop hij een bepaalde misstand aan de kaak stelt. Natuurlijk zijn daaraan ook grenzen. In deze kwestie stond de uitzending in het teken van hulp aan mensen die hun inboedel in goed vertrouwen bij eiser hadden opgeslagen maar nooit meer terugkregen en aldus stond de poging van Stegeman om deze mensen enig soelaas te bieden centraal. In die zin is de uitzending zakelijk vormgegeven en betrof deze geen aanval op de persoon van eiser. Voor zover eiser in beeld werd gebracht, is dat voldoende zorgvuldig gebeurd door zijn gezicht te vervagen (blur) en niet zijn volledige naam te noemen. Hoewel deze vervaging niet strikt geboden was, acht de kantonrechter deze handelwijze van gedaagde met name daarom zorgvuldig omdat televisie nu eenmaal een indringend medium is. Ten tijde van de confrontatie zijn enkele harde woorden gevallen (“de liegende verduisteraar”) maar ook scherpe bewoordingen vallen onder de bescherming van het vrije woord. De grenzen van het betamelijke zijn noch ten tijde van de confrontatie noch elders in de uitzending overschreden.

Bijdrage ingezonden door Joop Elzas & Loes van den Winkel, Arnold & Siedsma. Naast de juridische uitdagingen die Volkswagen in de Verenigde Staten met betrekking tot hun 'sjoemelsoftware' te wachten staat, verloopt het op het vlak van het Europese merkenrecht ook niet vlekkeloos. Tot driemaal toe werd een inschrijving van een woordmerk geweigerd, omdat het onderscheidend vermogen miste. Een teken kan slechts als merk dienen en als zodanig worden beschermd, wanneer het geschikt is om de betreffende producten te onderscheiden van soortgelijke waren of diensten van andere producenten. Met andere woorden: een merk moet onderscheidend vermogen bezitten om daadwerkelijk als merk te kunnen dienen. In de praktijk is een geringe mate van onderscheidend vermogen vaak voldoende om een Europese merkaanvraag aanvaard te krijgen, hoewel men daar steeds strenger mee omgaat. Toch is hier een grens aan, zoals het geval kan zijn bij aanprijzende termen.

Indien een aanprijzende term voor merkbescherming in aanmerking wil komen, dient deze term door het publiek direct te kunnen worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten. Wanneer de term echter in eerste plaats als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling wordt gezien, is dit voor merkinstanties reden om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen. In dat geval zal inschrijving van het merk worden geweigerd. Het Europese Merkenbureau (OHIM), dat Europese merkaanvragen behandelt, zal in het geval van gebrek aan onderscheidend vermogen een weigering tot inschrijving uitspreken. In de praktijk worden ook beeldmerken vaak op deze grond geweigerd.

Volkswagen
Recent voorbeeld van een poging om een aanprijzende term als merk in te laten schrijven, komt van Volkswagen. De Duitse autofabrikant wilde CHOICE vastleggen als woordmerk in de Europese Unie. De inschrijving werd in eerste instantie door het OHIM geweigerd. Volkswagen was het hier niet mee eens en ging bij de Board of Appeal van het OHIM in beroep, maar werd ook daar niet in het gelijk gesteld. Verder beroep bij het OHIM was niet mogelijk, maar Volkswagen kon wel in beroep bij de General Court van de Europese Unie.

De General Court [T-431/14] was het echter met het OHIM eens en oordeelde dat de term CHOICE elk onderscheidend vermogen mist en daarom geweigerd moest worden voor inschrijving als merk. Net als het OHIM vond ook de General Court dat CHOICE in de Engelse taal als bijvoeglijk naamwoord en als zelfstandig naamwoord kan worden geïnterpreteerd. In de eerste variant betekent CHOICE 'top quality' of 'exquisite' en in de tweede variant 'the act of choosing' of 'selection'.

Volkswagen voerde het verweer dat het kopende publiek de term CHOICE slechts als zelfstandig naamwoord zou opvatten. Daarnaast stelde het bedrijf dat de betekenis die de General Court aan CHOICE als zelfstandig naamwoord gaf, buiten de grenzen van de semantische inhoud van de term gaat - dat wil zeggen buiten de grenzen van de betekenis van het belangrijkste en dominerende bestanddeel van de term.

General Court
De General Court ging in beide verweren niet mee. Zij oordeelde dat niet kan worden gezegd dat het kopende publiek de term CHOICE noodzakelijkerwijs zal opvatten als zelfstandig naamwoord, omdat ook een bijvoeglijk naamwoord als een opzichzelfstaand woord kan worden gebruikt. Precies wat Volkswagen in dit geval deed. Het tweede verweer werd afgewezen, omdat Volkswagen niet kon weerleggen dat CHOICE ook kan worden geïnterpreteerd als 'the act of choosing' of 'selection'.

Volgens de General Court wordt onder de term CHOICE een indicatie van een goede keuze verstaan. Dit geldt voor zowel het bijvoeglijke naamwoord als het zelfstandige naamwoord, omdat in beide betekenissen de term CHOICE een aanprijzend karakter heeft. Termen met een aanprijzend karakter hebben de eigenschap om de abstracte kwaliteiten van een waar of dienst te benadrukken, zo stelt de General Court. Bovendien suggereren aanprijzende termen dat de betrokken waren of diensten superieure eigenschappen bezitten ten opzichte van de eigenschappen die over het algemeen verwacht worden. Zo ook de term CHOICE.

Anders gezegd, de term CHOICE wordt door het kopende publiek in de eerste plaats gezien als een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling en niet als aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, namelijk een auto van Volkswagen. De term mist onderscheidend vermogen en kan bijgevolg niet als merk worden ingeschreven. Pech voor Volkswagen dus. Temeer, omdat eerder ook de inschrijvingen van de termen EXTRA en COMPETITION van Volkswagen niet door het OHIM werden gehonoreerd.

Richtlijnen
Volgens richtlijnen van het OHIM komt een merk "in gevallen waarin de gebruikte lexicale structuur […] als gebruikelijk kan worden beschouwd in reclametaal en in de betrokken commerciële context" niet voor inschrijving in aanmerking, op basis van gebrek aan elk onderscheidend vermogen.

De woorden PREMIUM (als aanduiding voor beste kwaliteit), PLUS (in de betekenis van aanvullend, extra, van uitstekende kwaliteit en voortreffelijk in zijn genre) en ULTRA (als aanduiding voor buitengewoon) werden eerder voor merkinschrijving geweigerd.

Een en ander wil niet zeggen dat aanprijzende termen die in reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten voorkomen nooit als merk kunnen worden ingeschreven. Voorbeelden waarbij dit wel lukte zijn BRAVO en HOT. Dit zijn echter oude registraties die gezien de huidige reeks van beslissingen er niet meer doorheen zou komen bij het Europese Merkenbureau. Weet dus waar u aan begint als u een aanprijzende term als merk wilt laten registreren. De kans op succes is uitermate klein.

Redactionele bijdrage ingezonden door Marjolein Driessen, Legaltree. Vlak voor kerst (2015) oordeelde de Rechtbank van Koophandel Brussel (IEFbe 1655) over de vermeende inbreuk die door een aantal partijen wordt gemaakt op de vorm van het stazakje van Capri Sun. Die vorm heeft Capri Sun in 1997 ingeschreven als merk in de Benelux via een Internationale Registratie (hier links).

Dit vormmerk is de afgelopen jaren meerdere keren onderwerp geweest van geschil. Bij de Nederlandse rechters haalde Capri Sun tot nu toe bakzeil. Zowel de Haagse rechtbank (zie: IEF 13734) als de Amsterdamse rechtbank (zie: IEF 14511 en IER 2015/46 met lezenswaardige noot van Wouter Pors) oordeelden in 2014 dat het vormmerk technisch bepaald is en daarmee niet geldig. De Brusselse rechtbank gaat daar niet in mee.

Vormmerken hebben het de laatste jaren steeds moeilijker. Bij het Haagse BMM-event op 24 november 2015 hebben de industrie, merkengemachtigden en advocaten uitgebreid gediscussieerd over het bestaansrecht van het vormmerk. De (in mijn ogen betreurenswaardige) conclusie die kan worden getrokken uit de vormmerkjurisprudentie van het Hof van Justitie EU van de afgelopen jaren luidt dat het bijna geen zin meer lijkt te hebben voor bedrijven om de vorm van hun producten of de verpakking als vormmerk te deponeren. In verreweg de meeste gevallen wordt het depot geweigerd en als het toch wordt ingeschreven, kan er geen beroep op worden gedaan omdat een van de drie uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (aard van de waar/wezenlijke waarde/technische uitkomst) alsnog van toepassing wordt geacht.

In de Belgische kwestie speelde voor wat betreft de geldigheid van het Capri Sun stazakje als vormmerk vooral een rol de vraag of de vorm noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen (de andere door gedaagden aangevoerde uitsluitingsgrond – wezenlijke waarde – is door de Brusselse rechtbank terecht snel terzijde geschoven zodat ik bespreking van die grond laat voor wat het is). Gedaagden vonden ook nog dat de in artikel 2.1 lid 1 BVIE vereiste grafische voorstelling ontbrak, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De inschrijving van het stazakje zoals hierboven weergegeven toont de volgende wezenlijke eigenschappen die beoordeeld moeten worden:

- Een zakje bestaande uit reflecterend materiaal;
- In een rechthoekige taps toelopende vorm (smal aan onderzijde / breed en spits een bovenzijde);
- Volledig rechte randen;
- Hoogte-/breedteratio van ongeveer 1.5;
- Specifieke bolling (‘buikje’) aan de smallere onderzijde.

De ovale onderzijde van het stazakje blijft – net als de zijkanten en achterzijde – hier buiten beschouwing. De onderzijde is namelijk niet als zodanig in het depot opgenomen en speelt dus geen rol in de beoordeling. Hieruit blijkt nog maar eens dat het erg belangrijk is voor merkhouders dat het depot van hun merken op de juiste wijze gebeurt zodat zij de bescherming kunnen inroepen voor alle wezenlijke kenmerken van de betreffende vorm. Had Capri Sun iets meer aandacht besteed aan het depot zelf, dan had zij wellicht iets eenvoudiger de bescherming als vormmerk kunnen inroepen. Nu moet zij het doen met die ene afbeelding die is gedeponeerd.

De vraag of één van de uitsluitingsgronden voor vormmerken zich voordoet, moet worden beantwoord vóórdat bekeken wordt of het vormmerk onderscheidend vermogen heeft. Als het betreffende teken op basis van de uitsluitingsgronden van artikel 3 lid 1 onder e van de Merkenrichtlijn (vgl.: artikel 2 lid 1 onder 2 BVIE) geweigerd moet worden, kan er geen onderscheidend vermogen zijn verkregen, aldus het Hof van Justitie EU in het recente Kit Kat-arrest (C 215/14). Uit dit arrest volgt ook dat de drie uitsluitingsgronden niet gecombineerd mogen worden; de weigering van het vormmerk kan alleen plaatsvinden als één van de drie uitzonderingsgronden (of allemaal) van toepassing is op het gehele merk.

Als de hiervoor genoemde wezenlijke eigenschappen dus allemaal noodzakelijk zijn om een technisch effect te behalen, is het vormmerk van Capri Sun nietig. Wat de Brusselse rechtbank in de beoordeling hiervan anders (en: beter?) lijkt te doen dan de Haagse en Amsterdamse rechtbank is het scheiden van oorzaak en gevolg:

“(…) vraag of de vormelementen technisch de oorzaak zijn en dus ‘noodzakelijk’ zijn om de (beweerde) technische uitkomsten te verkrijgen. Het volstaat niet, zoals verweersters en de Nederlandse vonnissen doen, om aan te voeren dat alle wezenlijke kenmerken van de vorm een functie (tot gevolg) hebben, men moet ook aantonen dat de technische functie zelf de oorzaak is van die vorm.” (vonnis r.o. 46).

De Brusselse rechtbank verwijst in die zin ook naar het arrest van het Gerecht inzake de Rubik’s kubus (T-450/09, IEF 14409). De zwarte lijnen in de tekening van de kubus vloeien niet voort uit het draaivermogen, waardoor die zwarte lijnen geen technische functie vervullen. Een kubus met een draaimechanisme hoeft immers niet noodzakelijkerwijs zichtbare scheidingslijnen te bevatten.

De Brusselse rechtbank stelt zich – daarbij geholpen door (de advocaten van) Capri Sun – vervolgens de vraag: “zijn de wezenlijke kenmerken van de vorm de oorzaak van het technische resultaat (en werd die vorm daarom gekozen) of heeft een welbepaalde technische functie gewoon een vorm, de litigieuze vorm, maar ook andere mogelijke vormen, tot gevolg? Enkel in het eerste geval speelt de uitsluitingsgrond. In het laatste geval kan het misschien zo zijn dat dat elk wezenlijk vormelement wel een functie heeft, maar impliceert het voorhanden zijn van alternatieven dat de technische uitkomst de vorm niet bepaalt en concurrenten dus niet gehinderd worden in het zoeken naar een technische oplossing.”

Het bestaan van alternatieve vormen lijkt Capri Sun in deze zaak vooral te helpen. Dat is een benadering die breekt met de lijn van de zeer ruime techniekexceptie die het Hof van Justitie EU heeft ingezet met het arrest Philips/Remington van 18 juni 2002 (C-299/99) en die in de recentere rechtspraak van het Hof (Lego/Mega Brands, C-48/09P, IEF 9083 en Hauck/Stokke, C-205/13, IEF 14209) is bevestigd.

Alhoewel de rechtbank overweegt dat het bestaan van alternatieve vormen om tot eenzelfde technisch resultaat te komen niet volstaat om te ontsnappen aan de uitsluitingsgrond, leveren die alternatieve vormen wél een belangrijke indicatie dat een bepaalde vorm niet de oorzaak is voor het behalen van een technische uitkomst en dus niet noodzakelijk, maar enkel het gevolg daarvan (r.o. 48). Er zijn door Capri Sun vele alternatieve verpakkingsvormen getoond, die in het vonnis zijn afgebeeld. Of deze alternatieven ook allemaal naar voren zijn gebracht in de Nederlandse geschillen, is mij niet bekend, maar in elk geval speelden alternatieve verpakkingsvormen daar géén rol (van betekenis), laat staan dat die alternatieven ervoor hebben gezorgd dat het stazakje van Capri Sun wél (vorm)merkenrechtelijke bescherming toekomt. Al die verschillende verpakkingsvormen tonen aan dat de wezenlijke eigenschappen van het Capri Sun stazakje niet (allemaal) noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen. “In casu is de vraag niet of de vorm een functie vervult, maar wel of de vorm noodzakelijk (de oorzaak) is om die functie te vervullen. De talrijke alternatieven sluiten dat uit.”, aldus de Brusselse rechtbank (r.o. 48).

Anders dan bijvoorbeeld de Haagse rechter, acht de Brusselse rechter gezien de vele getoonde alternatieven, de rechte randen van het vormmerk een belangrijk niet-functioneel element. Terecht naar mijn mening. Het helpt Riha (één van de gedaagden) daarbij niet dat zij de vorm van stazakjes heeft ingeschreven als vormmerk waarbij die randen niet recht zijn, waarmee Riha naar mening van de rechter bevestigt dat deze randen niet functioneel bepaald zijn. Ook het verweer dat de rechthoekige vorm beter in de hand zou liggen en daarmee functioneel bepaald is, wordt niet gevolgd. Sommige alternatieve stazakjes liggen juist beter in de hand dan de rechthoekige van Capri Sun.

Helaas wordt in het vonnis niet ingegaan op een ander wezenlijk geacht element van de stazakjes, namelijk het reflecterende materiaal. Niet bij de beoordeling van de technische uitsluitingsgrond, noch bij de inbreukvraag. Alhoewel dit materiaal een in beginsel technisch bepaalde eigenschap lijkt te zijn (zo leid ik af uit het Capri Sun-vonnis van de Amsterdamse rechtbank, IEF 14511), omdat de vruchtendrank daardoor beter houdbaar blijft, heeft Capri Sun er bij haar stazakjes die zij verkoopt voor gekozen – en gedaagden in navolging daarvan ook – het materiaal niet volledig te bedrukken, maar de randen vrij te houden. In mijn ogen is dat een van de herkenbare, onderscheidende elementen van de Capri Sun stazakjes in de praktijk. Voor de theoretische inbreukvraag is dat niet direct relevant, maar het Hof van Justitie EU heeft in het Pi-Design/Yoshida-arrest van 16 maart 2014 (C-337/12 P - C-340/12 P, IEF 13616) geoordeeld dat bij de beoordeling of er sprake is van een teken dat slechts uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, ook het daadwerkelijke gebruik van het geregistreerde (vorm)merk in overweging moet worden genomen.

De bedrukking van de zakjes door gedaagden wordt in onderhavige zaak (ook) niet meegenomen, omdat het gaat om de specifieke vorm van de stazakjes en die vorm als zodanig voldoende onderscheidend is om zelfstandig als herkomstaanduider te fungeren. Bij de inbreukvraag gaat het om een vergelijking tussen de vorm van de volgende stazakjes:

De vorm van de stazakjes van gedaagden wordt door de Brusselse rechter – dus ongeacht de specifieke opdruk – identiek beoordeeld en daarmee inbreukmakend ex artikel 2.20 lid 1a BVIE. Verwarringsgevaar hoeft dus niet te worden aangetoond. Dat komt in eerste instantie wat vreemd over, maar lijkt me toch juist te zijn. Het gaat bij vormmerken immers om de vorm van een product of de verpakking, ongeacht of daar andere (onderscheidende) kenmerken aan zijn toegevoegd. En juist die vorm is identiek. Een andere benadering zou (kunnen) betekenen dat wanneer een gedaagde partij eigen (onderscheidende) elementen, zoals een woordmerk, op de verpakking plaatst, er geen sprake meer zou zijn van inbreuk omdat de consument dan een duidelijk onderscheid kan maken tussen de verpakkingen. Een onbevredigend resultaat (dat – ten onrechte; zie ook de noot van Wouter Pors in IER 2015/46) wel volgt uit de beoordeling door de Amsterdamse rechtbank over de slaafse nabootsingsvordering van Capri Sun).

Al met al een lezenswaardig vonnis op basis waarvan het vormmerk (gelukkig) weer enige rol van betekenis speelt. Of dat zo blijft, moeten we afwachten. Ik acht zeker niet uitgesloten dat gedaagden in hoger beroep zullen gaan van het vonnis van de Brusselse rechtbank. Ook de beide Nederlandse Capri Sun-zaken liggen voor aan de appelrechters. Wordt vervolgd dus.

European Observatory, Digital Advertising on Suspected Infringing Websites - on Infringements of Intellectual Property Rights
The Observatory commissioned this ‘snapshot' study of the digital advertising landscape to detail the scale of the ad-based funding of suspected IP infringing websites affecting the EU market. In this study 280 suspected IP infringing websites were monitored from each of the 28 EU Member States over a six week period between May to July 2015. The study collected over 180,000 ads from 1,400 webpages.

Ads were found in 131 different sectors, some websites having up to 57 unique sectors. The Selected Websites included 64% Linking Websites, 23% Hosting Websites and 13% BitTorrent Portals. 62.5% of the Selected Websites offered a mix of different types of IP content (e.g. included music, film, games and software) and 37.5% of the Selected Websites offered only one type of IP content exclusively (e.g. eBooks only). BitTorrent Portals had the highest percentage of Mainstream ads (52%) and 92% of BitTorrent Portals used additional ad revenue generation techniques, such as Pop-up Ads or Pop-under Ads. Linking Websites had the highest percentage of High Risk ads (57%). This study looks at how digital advertising supports suspected IP infringing websites and quantifies the prevalence and profile of such advertising. It analyses in detail the brands and sectors supporting the websites with their advertising and the ad companies placing those ads.

1. Brands are the key: Brands are able to direct ad placement and control how ad companies manage their campaigns. Despite this, suspected IP infringing websites are a brand-rich environment: this study identified over 1,500 unique brands. Mainstream advertising alone made up 46% of all ads collected in this study (for definitions see Glossary in Appendix C). Brands may inadvertently advertise either because they don't know which websites pose an IP risk, or they cede full placement responsibility to Intermediaries. Whilst a very large number of brands was identified, analysis shows there are two small sub-sets that have the potential to significantly impact the issue. First, premium brands belonging to 46% of the top 100 companies by global ad spend were identified. These companies potentially lend credibility to websites. Second, 70% of ads collected for named brands were for just 97 brands, all of which appeared in 20 or more EU Member States. Ad misplacement may impact brands negatively as it can affect return on investment for their ad spend. In addition, their own brand may be tarnished by being placed next to inappropriate content or malware.

2. High Risk ads: a complementary focus. In this study 54% of ads collected were in High Risk sectors: malware, fraud and adult (for definitions see Glossary in Appendix C). These ads pose a risk to consumers and generate income for websites. This type of advertising does not lend itself to outreach to the brand. Therefore the intermediary (the ad company placing the ad) is the focal point for effective action. This study found just 10 out of 232 intermediaries placed 91% of all High Risk ads collected.

3. Intermediaries and data management: Intermediaries will usually take steps to avoid ad misplacement if a brand requests it. However, the security of the ad supply chain is breaking down in this fast evolving era of data-driven advertising and real-time ad decisions. Intermediaries have a responsibility to effectively pass along brands' instructions and to implement systems and tools to ensure compliance with contractual obligations. In this study, a core group of 25 out of 232 intermediaries are involved in placing 73% of the Mainstream ads. This statistic, together with the fact stated above that just 10 Intermediaries placed 91% of all High Risk ads, indicates that these 35 Intermediaries may have a significant role to play in dealing with the problem.

4. Ad fraud boosts revenue for websites. Potential ad fraud was identified on 41% of the websites. These websites could potentially generate multiple ads on each webpage that are never visible to a consumer, thereby defrauding the brands that paid for those ads to appear. This is another reason why brands may find these types of websites pose a risk. There have been a number of studies over the last few years looking at adfunded online IP infringement. The findings of this study, which took a wider view across more territories than any previous studies on this subject, confirm that the problem has not yet been solved. The entire digital ad ecosystem has a role to play and can choose to make IP protection a critical component of the online ad compliance toolkit....