Rechtbank ’s-Gravenhage 26 mei 2009, 336052 / KG ZA 09-509, Boehringer Ingelheim Pharma GMBH & CO.KG tegen Purac Biochem B.V.

Octrooirecht. Kort geding. Vordering tot inzage ex artikel 843a lid 2 Rv wordt afgewezen, aangezien er een gerede kans bestaat dat het octrooi van Boehringer een oppositie of een nietigheidsprocedure niet zal overleven.

Eiser Boehringer maakt deel uit van een groep ondernemingen wereldwijd die zich onder meer bezighoudt met onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van geneesmiddelen en polymeren voor biomedische toepassingen. Gedaagde Purac is een producent van natuurlijk melkzuur, derivaten, glucomaten, lactiden en bio-polymeren. Purac en Boehringer zijn belangrijke concurrenten op de markt voor bio-polymeren.

Boehringer is houdster van een Europese octrooi dat betrekking heeft op een werkwijze voor de bereiding van resorbeerbare polyesters door massapolymerisatie. Boehringer zegt redenen te hebben om te veronderstellen dat Purac de in het octrooi beschreven werkwijze toepast. Om die reden heeft zij dan ook een conservatoir bewijs- en beschrijvend beslag doen leggen onder Purac ex artikel 1019b – 1019d Rv.

Purac heeft oppositie ingesteld tegen het octrooi, maar de oppositieafdeling heeft inmiddels aangegeven het octrooi ongewijzigd in stand te zullen laten.

In dit kort geding vordert Boehringer onder meer inzage in de beslagen documenten omtrent en de beschrijving van het productieproces van Purac. Purac verweert zich hiertegen door als meest verstrekkende verweer aan te voeren dat het octrooi niet geldig is. Indien het octrooi niet geldig zou zijn, heeft Boehringer niet langer recht en belang bij toegang tot de beslagen documenten en de beschrijving. Binnen het bestek van het kort geding betekent een en ander dat beoordeeld moet worden of er een gerede kans is dat het octrooi in een daartoe bestemde procedure ongeldig zal worden verklaard.

De discussie tussen partijen ziet onder meer op welke vakman men hier op het oog moet hebben. Boehringer heeft desgevraagd opgegeven te denken aan een organisch chemicus met ervaring in de ontwikkeling van bio-polymeren. De Voorzieningenrechter is echter voorshands van oordeel dat Boehringer veronachtzaamt dat in dit geval de stof en de werkwijze ter verkrijging van de stof op laboratoriumschaal reeds beschikbaar was. De problemen waarvoor een organisch chemicus een oplossing zou kunnen vinden zijn dus een gepasseerd station. Aan de orde was vervolgens niets anders dan de opschaling van de laboratoriumwerkwijze. Dit is in het algemeen het vakgebied van chemical technology of chemical engineering. De Voorzieningenrechter zal dan ook een chemicus die ervaring heeft met chemical engineering tot uitgangspunt nemen.

Purac stelt dat een vakman uit die kring de oplossing voor het opschalingsprobleem binnen zijn bereik heeft en verwijst naar een Engels octrooi uit 1957. Boehringer is van mening dat de vakman nooit naar dit document zou gaan kijken, omdat de producten die met de werkwijze van Boehringer kunnen worden verkregen ver verwijderd zijn van die met toepassing van de werkwijze van het Engelse octrooi kunnen worden vervaardigd. Volgens de Voorzieningenrechter doet dit er niet toe nu zowel de stof als de methode ter verkrijging van de stof prior art is. Het gaat alleen nog om het opschalingsprobleem en dit precieze probleem is opgelost in het Engelse octrooi. Dit brengt het document dus in het bereik van de vakman.

Bij deze stand van zaken oordeelt de Voorzieningenrechter voorshands dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi van Boehringer oppositie of een nietigheidsprocedure niet zal overleven. Nu de vorderingen van Boehringer berusten op de vrees dat Purac inbreuk maakt op het octrooi dienen de vorderingen van Boehringer te worden afgewezen.  

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Alkmaar,  sector kanton, 20 april 2009, LJN: BI4783, Eiser tegen Gedaagde (in China vervaardigd schilderij).

Portret in opdracht. Geen IE, wel aardig. Gedaagde weigert afname van in zijn opdracht in China vervaardigd schilderij. Ktr. stelt vast dat het een resultaatsverbintenis betreft nu prestatie overwegend bestaat uit naschilderen van een foto en het in mindere mate gaat om het artistieke gehalte van het schilderij. Deels sprake van een tekortkoming. Partiële ontbinding wordt toegewezen. Gedaagde behoudt recht op schilderij.
 
De kantonrechter stelt voorop dat de door eiseres op zich genomen verplichting kan worden gekenschetst als een resultaatsverbintenis nu de prestatie overwegend bestaat uit het (na)schilderen van een foto en in mindere mate om het artistieke gehalte daarvan.

Daaraan getoetst is de kantonrechter van oordeel dat de dochter prima is weergegeven, dat de hond een goed geschilderde Golden Retriever (doch volgens gedaagde niet zijn hond), terwijl de weergave van de zoon, zeker van dichtbij, minder geslaagd is te noemen. Er is dan ook sprake van enige tekortkoming. De wettelijk uitgangspunt is dat in een dergelijk geval de opdrachtnemer, in dit geval de portretschilder, in de gelegenheid dient te worden gesteld om de geleverde prestatie te perfectioneren, hetgeen door een enkele retouche zeer wel mogelijk lijkt.

In de onderhavige situatie blijkt dit echter op praktische gronden onuitvoerbaar te zijn. Het door eiseres via een tussenpersoon getroffen arrangement met de (haar onbekende) Chinese uitvoerder voorziet daar niet in. Een beroep op overmacht gaat in dit geval niet op. De onmogelijkheid om het portret te verbeteren komt in de gegeven omstandigheden voor rekening van eiseres, terwijl bovendien de Chinese schilder als haar hulppersoon is te beschouwen.

De kantonrechter is van oordeel dat in dit geval de ernst van de tekortkoming niet een ontbinding van de overeenkomst rechtvaardigt. Gedaagde wist bij het aangaan van de transactie dat het schilderij in China zou worden vervaardigd, dus ook gedaagde moet zich er redelijkerwijs van bewust zijn geweest dat, indien het resultaat zou tegenvallen “ruilen”voor een beter exemplaar onmogelijk zou zijn.

De kantonrechter acht daarom gerechtvaardigd een partiële ontbinding van de overeenkomst, in dier voege dat gedaagde slechts de helft van de overeengekomen prijs verschuldigd is, overeenkomend met de kwaliteit van het schilderij. De vordering van eiseres zal dan ook voor de helft worden toegewezen (waarbij gedaagde zijn recht behoudt op het schilderij).

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 22 mei 2009, KG ZA 09-239, Rosero-P, S.R.O. tegen VDL Kusters B.V. & VDL Bus & Coach B.V. (met dank aan Luuk Jonker, Holla Poelman Van Leeuwen Advocaten).

Auteursrecht. Modellenrecht. Stukgelopen samenwerking. Twist over Gemeenschapsmodel (afbeelding) en auteursecht op midibus.  Eerst even kort:

“5.4. Het voorgaande levert een sterk vermoeden op dat het modelrecht waarop VDL zich beroept, betrekking heeft op een model waarvan niet zij, maar Rosero de ontwerper is (art. 14 GeMoVo) en waarvan de kenmerken slechts in onbelangrijke details verschillen van de vele andere soortgelijke midibussen (art. 5 GeMoVo). Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden aangenomen dat de inschrijving door VDL op die gronden nietig zal worden verklaard (art 25 lid 1 sub b en c GeMoVo). Rosero heeft de vordering daartoe reeds ingesteld en zich in dit kort geding op die nietigheid beroepen en zij kon op die wijze de nietigheid inroepen (art. 90 id 2 GeMoVo).
VDl heeft tijdens het bestaan van de vorm van samenwerking tussen partijen en zelfs lang voordat daarin tussen partijen moeilijkheden waren gerezen, zonder overleg met handelspartner Rosero op 12 oktober het model van de Picardie bij het OHIM gedeponeerd en dat twijfelachtige depot bedenkelijkerwijs voor Rosero stil gehouden. Dusdoende heeft VDH gehandeld in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid die uit de rechtsverhouding waarin zij met Rosero stond, voortvloeien.
Onder deze omstandigheden levert het beroep van VDL op artikel 85 GeMoVo misbruik van recht op.  Op die grond faalt ook dat beroep.

5.5. Voor zover VDL nog stelt dat haar auteursrecht toekomt op grond van artikel 6 van de Auteurswet kan dit verweer niet slagen, nu zij daarvoor onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld. Dat ervaren mensen van VDL talloze keren bij Rosero op de productieplaats zijn geweest om Rosero te helpen is onvoldoende om aan te nemen dat haar auteursrecht op de Picardie toekomt op grond van artikel 6 van de Auteurswet.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 22 mei 2009, KG ZA 09-814 SR/CN, Unilever Nederland B.V. tegen Reckitt Benckiser Healthcare B.V. (met dank aan Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap).

Reclamerecht. Eiser Unilever (o.a. Glorix) maakt bezwaar tegen vergelijkende reclame van gedaagde Reckitt Benkiser waarin gedaagdes toiletreiniger Harpic Max (beter dan bleek) wordt vergeleken met een toiletreiniger uit een gele fles. Aan het einde van de commercial wordt de gele fles met bleek weggegooid.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Unilever met betrekking tot de inhoudelijke vergelijking grotendeels af. De commercial dient voor verdere uitzending echter wel te worden aangepast.

De producten mogen in een vergelijkende reclame tegen elkaar worden afgezet, de claim dat Harpic Max perfect reinigt en hygiënisch schoonmaakt is niet misleidend, net als de claim dat bij gebruik van bleek nog vlekken achter kunnen blijven. Het weggooien van de gele fles is niet denigrerend. “Producenten van concurrerende producten zullen in vergelijkende reclames tot op zekere hoogte dergelijke "beeldspraak' van elkaar te dulden hebben”

Wel moet Reckitt in haar reclame duidelijk de gebruiksmethode aangeven die noodzakelijk is om de geclaimde resultaten te verkrijgen en wordt het wel denigrerend geacht dat de persoon die de toiletpot reinigt met bleek daarvoor o.a. een verfroller gebruikt (‘nu dit geen realistische weergave is’).”Met dergelijke grappen ten koste van de concurrent dient in een vergelijkende reclame behoedzaam te worden omgegaan.” Een samenvatting in citaten:

2.3. In het kader van de introductie van dit product heeft Reckitt Benckiser in week 14 en 15 van 2009 een televisiecommercial uitgezonden, waarin Harpic Max wordt vergeleken met een toiletreiniger uit een gele fles. In de commercial is sprake van een zogenaamde 'split screen', waarbij aan de linkerzijde de werking van het bleekproduct wordt getoond en aan de rechterzijde de werking van Harpic Max. De tekst bij de reclamefilm luidt als volgt: "Met een normale hoeveelheid bleek kom je niet overal en blijven er hardnekkige vlekken in je WC. Wat je ook doet. het wordt niet helemaal schoon. De nieuwe extra krachtige formule van Harpic Max met Max Coverage bedekt de toiletpot maximaal en verwijdert overal in één keer hardnekkige vlekken. Je WC is perfect gereinigd én hygiënisch schoon. Harpic Max, bedekt beter dan bleek. Beter tegen hardnekkige vlekken." Aan het einde van de commercial wordt de gele fles met bleek weggegooid.

3.2 (…) Ter toelichting stelt Unilever ad a) dat Reckitt Benckiser haar product nadrukkelijk afzet tegen bleekproducten in het algemeen en marktleider Glorix in het bijzonder. De gemiddelde consument zal de in het filmpje gebruikte gele fles betrekken op Glorix. De opzet van de reclame (het split screen) is al misleidend, omdat in deze visuele vergelijking het deel van de WC pot dat met bleek wordt gereinigd al voor de reiniging viezer en grauwer is dan het deel dat met Harpic Max wordt gereinigd. Daardoor is de vergelijking niet objectief. Bovendien is het weggooien van de gele fles denigrerend ten opzichte van Glorix.

4.1 (…) Op grond van voornoemde gegevens is vooralsnog voldoende aannemelijk dat Unilever een van de marktleiders is van in gele flessen verkochte bleek. Daarnaast geniet Glorix een grote bekendheid. Aannemelijk is dan ook dat de gemiddelde consument - ondanks dat het in de reclame gebruikte bleekproduct zelf - anders dan Glorix - groen is, de door Reckitt Benckiser in de reclame gebruikte fles zal betrekken op Glorix. Zodoende is sprake van een anonieme vergelijkende reclame. Dat Unilever haar Glorix bleekproducten ook in anders gekleurde flessen op de markt brengt doet aan het voorgaande niet af.

4.3. Unilever heeft allereerst gesteld dat de vergelijking in de reclame al niet objectief is, omdat het gedeelte van de toiletpot dat met de gele fles gereinigd wordt voor de reiniging al grauwer/viezer is dan het gedeelte van de toiletpot dat met Harpic Max wordt gereinigd. Reckitt Benckiser heeft betwist dat dit het geval is en stelt dat er hoogstens sprake is van een gele weerschijn van de gele fles in de toiletpot. De voorzieningenrechter zal aan de stelling van Unilever voorbijgaan, nu uit de overgelegde foto's van het beginbeeld van de reclamefilm inderdaad niet kan worden afgeleid dat de toiletpot aan de linkerzijde (de 'bleekzijde') voor de reiniging grauwer of viezer is dan de rechterzijde (de 'Harpic Max-zijde').

4.4. Volgens Unilever is verder sprake van een vergelijking tussen producten die niet in dezelfde behoefte voorzien, omdat sprake is van ongelijksoortige producten. Bleek reinigt in het toilet beter hygiënisch vuil en een zure reiniger zoals Harpic Max, reinigt met name kalkaanslag. Voorshands wordt echter geoordeeld dat de beide schoonmaakproducten voor de doorsnee consument in de categorie 'toiletreinigers' zullen vallen en de gemiddelde consument het onderscheid tussen 'zure toiletreinigers' en 'bleekreinigers' niet kent. De producten voorzien derhalve in die zin in dezelfde behoefte en zijn voor hetzelfde doel, het reinigen van het toilet, bestemd. Om deze reden wordt er voorshands van uitgegaan dat de producten in een vergelijkende reclame tegen elkaar mogen worden afgezet, mits daarbij uiteraard geen misleidende mededelingen worden gedaan.

4.8. (…) Vooralsnog wordt geoordeeld dat de term "vlek" in relatie tot een toiletpot bij de gemiddelde consument inderdaad in eerste instantie de associatie met poep- en plas opwekt, maar dit betekent nog niet dat de consument, die een zo schoon mogelijk toilet wil, alleen daaraan denkt en ook niet dat de consument alleen die vlekken hardnekkig vindt. Hardnekkige vlekken in het toilet kunnen immers na zo goed bestaan uit kalkaanslag en andere verkleuringen zoals bijvoorbeeld roest. Bovendien kunnen zich aan kalkaanslag andere vuiligheden hechten, zoals onhygiënisch vuil. Een consument zal voor een schoon toilet alle vlekken, zowel onhygiënische bestanddelen als kalkaanslag, willen verwijderen. Unilever heeft haar stelling dat consumenten bij de term "hardnekkige vlek" voornamelijk aan poep- of plasvlekken denken en (vrijwel) niet aan kalkaanslag niet onderbouwd. Derhalve wordt er in dit kort geding van uitgegaan dat hardnekkige vlekken zowel onhygiënische vlekken als kalkvlekken of een combinatie van beide kunnen zijn.
Tussen partijen staat vast dat zure reinigers beter kalkaanslag verwijderen dan een bleekreiniger. Reckitt Benckiser heeft onbetwist gesteld dat kalkaanslag in een toiletpot een hechtingsondergrond is voor allerlei bacteriën, waardoor met de verwijdering van kalkaanslag door gebruik van Harpic Max ook bacteriën kunnen worden verwijderd, Harpic Max heeft in dus zin in elk geval ook een hygiënische werking, De claim in de commercial dat Harpic Max perfect reinigt en hygiënisch schoonmaakt is daarom niet misleidend. Nu verder vast staat dat met bleek geen, althans niet alle, kalkvlekken verwijderd worden, is de claim in de commercial dat bij gebruik van bleek nog vlekken kunnen achterblijven eveneens niet misleidend. Ook mag Reckitt Benckiser gelet op het voorgaande claimen dat Harpic Max beter is tegen hardnekkige vlekken, nu zij meer soorten hardnekkige vlakken hardnekkige, namelijk kalkvlekken, kalkvlekken met daaraan gehechte onhygiënische bestanddelen en roestvlekken.

4.10. Tot zover is de conclusie dat Reckitt Benckiser in de commercial mag claimen dat Harpic Max hygiënisch reinigt en beter werkt tegen hardnekkige vlekken dan bleek. Dit betekent niet dat Reckitt Benckiser in haar reclame ook mag suggereren dat de reinigingskracht van Harpic Max dusdanig is dat zij ook 'overal in één hardnekkige vlekken reinigt' en dat Reckitt Benckiser dit in haar reclame mag illustreren door slechts een inwerktijd van tien minuten te tonen, met in het split screen slechts aan de 'bleekzijde' een borstelende vrouw. Een en ander heeft te maken met de wijze van het gebruik van de beide producten (het gebruiksgemak) en de dekkingskracht. Ook op deze punten mag de reclame van Reckitt Benckiser niet misleidend zijn.

4.11. (…) Reckitt Benckiser wekt in de commercial de suggestie dat de werking van haar product wordt bereikt zonder te boeven borstelen. Een en ander in tegenstelling tot de vrouw die het bleekproduct gebruikt en rondloopt met allerlei gereedschappen en zelfs een verfroller lijkt te moeten gebruiken om het bleekproduct over de toiletpot te verdelen. Ter zitting heeft Reckitt Benckiser erkend dat de commercial op dit punt niet juist is en dat de toiletpot bij correct gebruik van Harpic Max wel degelijk moet worden afgeborsteld na de inwerktijd. Dit is ook conform de gebruiksaanwijzing op de fles van Harpic Max. Het voorgaande berekent dat Reckitt Benckiser, om niet te misleiden, dit in haar commercial ook zal moeten tonen. Daarbij wordt het voorshands onnodig denigrerend geacht dat de persoon die de toiletpot reinigt met bleek een verfroller gebruikt en allerlei gereedschap meesjouwt, nu dit geen realistische weergave is. Reckitt Benckiser heeft nog aangevoerd dat de verfroller als een grap moet worden beschouwd, maar met dergelijke grappen ten koste van de concurrent dient in een  vergelijkende reclame behoedzaam te worden omgegaan. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is het niet grappig om de gereedschappen slechts aan één zijde van het split screen te gebruiken, terwijl het volgens de gebruiksaanwijzing van Harpic Max ook aan haar zijde nodig is dat er gereedschap wordt gebruikt. De gemiddelde oplettende consument zal zijn toilet overigens over het algemeen afborstelen met een toiletborstel. Reckitt Benckiser zal ook dit moeten aanpassen in haar reclame.

4.12 (…) Hoewel de tests die door Reckitt Benckiser zijn uitgevoerd niet onafhankelijk zijn, worden deze gelet op het voorgaande voorshands voldoende geacht om de claims van Reckitt Benckiser over de dekkingskracht niet als misleidend aan te merken. Daarbij speelt ook een rol dat de beslissing dat kenbaar gemaakt moet worden dat bij gebruik van Harpic Max geborsteld moet worden en het product ook daarmee ook over de toiletpot wordt verdeeld.

4.13. Anders dan het gebruik van de verfroller door de vrouw die het bleekproduct gebruikt in de commercial, wordt het weggooien van de gele fles aan het einde van de commercial voorshands niet als denigrerend beschouwd. De strekking van de commercial is immers dat er geen bleekproduct meer nodig is om het toilet te reinigen. Producenten van concurrerende producten zullen in vergelijkende reclames tot op zekere hoogte dergelijke "beeldspraak' van elkaar te dulden hebben. Daarnaast heeft Reckitt Benckiser in haar commercials al eerder gele flessen weggegooid, zonder dat hiertegen door Unilever bezwaar is gemaakt,

4.14. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zullen de vorderingen van Unilever gedeeltelijk worden toegewezen, in die zin dat het Reckitt Benckiser zal worden verboden de in het geding zijnde reclame nog in de huidige (onder 2.3 genoemde) versie uit te zenden. Reckitt Benckiser heeft ter zitting overigens verklaard dat de in het geding zijnde commercial al een week voor het uitbrengen door Reckitt Benckiser van de dagvaarding niet meer is uitgezonden. Reckitt Benckiser zal verder worden geboden voortaan in h m reclame-uitingen voor Harpic Max, waarin zij Harpic Max in de huidige (onder 2.6 bedoelde) formule vergelijkt met een bleekproduct, duidelijk de gebruiksmethode kenbaar te maken die noodzakelijk is om de door haar geclaimde resultaten te verkrijgen, dat wil zeggen dat moet worden kenbaar gemaakt wat de voorgeschreven inwerktijd is en dat de toiletpot na de voorgeschreven inwerktijd van het product afgeborsteld dient te worden. Verder dient Reckitt Benckiser, in geval de werkwijze getoond wordt in een vergelijkende reclame, voor het bleekproduct én haar eigen product dezelfde gereedschappen te gebruiken. De door Unilever gevorderde rectificatie wordt naast voormeld verbod en gebod niet proportioneel geacht, waarbij mede in aanmerking wordt genomen dat de commercial slechts korte tijd is uitgezonden en al enige tijd niet meer is vertoond. Na te melden dwangsommen worden verder redelijk geacht.

4.15. Nu iedere partij gedeeltelijk in het gelijk is gesteld, betstaat er aanleiding om de kosten zo te compenseren dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Lees het vonnis hier.

Interessante uitspraak (met dank aan Gertjan Kuipers & Douwe Groenevelt, De Brauw Blackstone Westbroek) van het Oberlandesgericht Karlsruhe van 11 mei 2009 waarbij de executie van een door een "Patentvertungsgesellschaft" (ofwel, in minder flatterende bewoordingen, een patent troll) verkregen verbod op grond van een belangenafweging wordt geschorst gedurende het appel. Het Oberlandesgericht overweegt onder andere dat de belangen van een partij bij executie van een verbod hangende appel in het algemeen minder zwaarwegend moeten worden geacht indien deze partij een Patentvertungsgesellschaft is, in plaats van een partij die zelf op de markt actief is waar het octrooirecht betrekking op heeft.

"Das ändert aber nichts daran, dass im Rahmen der nach §§ 719 Aba. 1, 707 ZPO gebotenen Abwägung von einer anderen Interessenlage der Klägerin auszugehen ist als bei einem Schutzrechtsinhaber, der selbst auf dem Markt der geschützten Gegenstände als Anbieter tätig ist. Die Klägerin schützt mit dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch keine eigene Marktposition auf dem Markt der schutzrechtsgemäßen Vorrichtungen oder Verfahren. An der tatsächlichen Unterlassung von Herstellung und Lieferung patentgemäßer Vorrichtungen durch die Beklagten hat die Klägerin kein erhebliches wirtschaftliches Interesse; im Gegenteil is aus ihrer Sicht eine möglichst hohe Marktvielfalt zur Erzielung möglichst hoher Mobiltelefon-Verkäufe wünschenswert."

Daarbij valt volgens het Oberlandesgericht ook niet in te zien dat executie na afloop van het appel moeilijker zal zijn gelet op de door de gedaagde te stellen zekerheid: 

"Es ist nichts dafür ersichtlich, dass die Durchsetzung von Ansprüchen gegen die Beklagten nach Abschluss der Berufungsverfahrens in voraussichtlich höchstens einem Jahr schwieriger werden wird, als sie es im gegenwärtigen Zeitpunkt ist, zumal die festgesetzte Sicherheitsleistung sie weitreichend vor dem Risiko einer verschlechterten Zahlungsfähigkeit der Beklagten schützt."

Het door rechthebbenden in dat verband aangevoerde belang dat executie noodzakelijk is om de gedaagde snel te dwingen een licentie te sluiten dan wel jegens andere (potentiële) licentienemers 'precedentwerking' te voorkomen (vgl. Vzr. Rb Den Haag 9 november 2005, BIE 2006/47, en 24 maart 2006, IEF 1823), wordt weinig beschermenswaardig geacht: 

"Das Interesse der Klägering, die beklagten schon vor Abschluss der zweiten Instanz zum Abschluss eines Lizenzvertrages zu günstigeren Bedingungen als den bisher angebotenen zu bewegen, erscheint vor diesum Hintergrund wenig schutzwürdig. Dasselbe gilt für das Bestreben, eine "Vorbildwirkung" für andere Unternehmen zu vermeiden, die ebenfalls noch keinen Lizenzvertrag über die Schutzrechte abgeschlossen haben; dieses Risiko, das dar Senat im Streitfall angesichts des kostenträchtigen und auch auf Beklagtenseite mit ganz erheblichen Risiken behafteten Verfahrens nicht als überdurchschnittlich hoch bewertet, hat die Klägerin wie jeder Patentinhaber hinzunehmen."

De rechthebbende zal dus eerst nog in appel moeten laten zien dat zij gerechtigd is tot een ongeclausuleerd verbod alvorens zij tot executie kan overgaan. Volgens het Oberlandesgericht zal een dergelijk recht overigens niet zondermeer bestaan in het geval van essentiële octrooien:

"Der Senat neigt zu der Auffassung, dass sich Einwendungen sowohl aus der von der früheren Patentinhaberin abgegebenen, in den Statuten des Standardisierungsgremiums (ETSI) für sog. standardessentielle Schutzrechte vorgesehenen Lizenzbereitschaftserklärung als auch aus dem kertellrechtlichten Misbrauchsverbot (art. 82 EGV, §§ 19, 20 GWB) ergeben können.

Lees de uitspraak hier. Eerdere uitspraak LG Mannheim hier.

Herman Cohen Jehoram (Emeritus hoogleraar Recht van de Intellectuele Eigendom UvA): Komend auteurscontractenrecht. Eerder verschenen in IER 2008/6,p. 303-308.

“Op dringend verzoek van de vaste commissie voor Justitie van de Tweede Kamer heeft de minister van Justitie deze Kamer toegezegd nu spoedig met een wetsvoorstel te zullen komen ter regeling van het auteurscontractenrecht.  Een en ander ten vervolge op eerdere publicaties van een in opdracht van het ministerie in 2004 verricht onderzoek van het Instiutut voor Informatierecht ‘Auteurscontractenrecht: naar een wettelijke regeling?’ en het in 2008 gepubliceerde advies hierover van de Commissie Auteursrecht uit 2006. Een voorontwerp van wet zal dit najaar worden afgerond en begin 2009 in openbare consultatie worden gegeven.

De auteur van dit artikel bespreekt de teksten in kwestie en houdt herhaaldelijk een pleidooi voor oplossingen die eigenlijk al gegeven waren in het Voorontwerp voor een Titel 7.8 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek ‘Uitgave van werken’ uit 1972.

(…) Terecht heeft de Nederlandse regering besloten een aantal bepalingen in de wetgeving op te nemen ter regeling van contracten tussen auteurs en hun exploitanten. Een eerste aanzet hiertoe is gegeven in een onderzoeksrapport uitgebracht door het Amsterdamse Instituut voor Informatierecht, dat een groot aantal voorstellen bevatte. Het betrof een voorkeursbehandeling van de auteur (in dubio pro auctore), specificeringsplicht, afschaffing van de artikelen 2 Auteurswet en artikel 9 Wet op de naburige rechten (overdracht van rechten), beperkte werkingssfeer van de regeling, recht op een billijke vergoeding van de auteur, een disproportionaliteitsregel, verduidelijking van artikel 45 d Auteurswet (filmrecht), rekenschapsplicht van de exploitant, recht op herroeping van het contract wegens non-usus, bilaterale standaardcontracten, internationaal privaatrecht en verruimde bevoegdheden tot handhaving in rechte door de exploitant.

De Commissie Auteursrecht heeft uitgebreide kritiek geuit op vele van de gedane voorstellen en deze geamendeerd. Op enkele punten lijkt de kritiek te ver te zijn gegaan. Betoogd wordt dat een verrassend aantal voorstellen reeds adequate formulering heeft gevonden in het uit 1972 stammende voorstel tot regeling van het uitgavecontract in het Nieuw BW Boek 7.

De Commissie Auteursrecht heeft harerzijds nog een aantal voorstellen gedaan met betrekking tot ongeoorloofde contractsbepalingen die niet boven alle kritiek verheven zijn.

Noch het IVIR-rapport noch het advies van de Commissie Auteursrecht heeft voorstellen gedaan om een einde te maken aan de regelmatige praktijk van de Nederlandse Mededingingsautoriteit om tariefs- en tariefadviesbepalingen in collectieve contracten tussen verenigingen van auteurs enerzijds en van exploitanten anderzijds in strijd te verklaren met het mededingingsrecht. Hiermede zijn uiterst nuttige tariefafspraken die nog het meeste weg hebben van collectieve loonafspraken in cao’s onmogelijk gemaakt. De regering heeft nu aangekondigd toch de Europese Commissie ter zake nader te raadplegen.

Een mogelijke regeling van het auteurscontractenrecht is nu van vele kanten belicht en de tijd lijkt rijp om tot wetgeving over te gaan."

Lees het gehele artikel hier.

Prof.mr.dr. D.J.G.Visser, Klos Morel Vos & Schaap, Rijksuniversiteit Leiden:  Opdrachtgeversauteursrecht. Annotatie bij Gerechtshof Amsterdam, 3 februari 2009, IEF 7581, LJN: BH2939, Voortman Kantoormeubelen B.V. tegen HS Design B.V. Gepubliceerd in AMI 2009/3.

"Het auteursrecht op een in opdracht gemaakt werk komt van rechtswege toe aan de opdrachtgever. Dat is een regel waarvan we dachten dat die niet bestond in het Nederlandse auteursrecht. Sinds kort is echter duidelijk dat die regel in Nederland wél bestaat, en wel ten aanzien van het auteursrecht met betrekking tot ‘elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer […] verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen’, indien dat voorwerp in opdracht of op bestelling is ontworpen en voor zover dat voorwerp bestemd is om door de opdrachtgever op industriële schaal te worden vervaardigd en verhandeld.

(…) Voor alle denkbare vormgeving (inclusief ‘verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen’) die wél wordt ontworpen met het oog op vervaardiging ‘op industriële schaal’ en verhandeling ervan door de opdrachtgever, geldt evenwel dat de opdrachtgever de auteursrechthebbende is (behoudens andersluidend beding). Dit zal voor de beroepsorganisaties BNO en Pictoright ongetwijfeld aanleiding zijn om te benadrukken dat een dergelijk andersluidend beding door de ontwerper moet worden overeengekomen. Maar voor al die situaties waarin één en ander niet duidelijk anders is overeengekomen, geldt nu de duidelijke regel dat bij – door de opdrachtgever – op industriële schaal te vervaardigen en te verhandelen vormgeving het daarop rustende auteursrecht toekomt aan de opdrachtgever. En dat is misschien wel zo praktisch6 (al zullen de BNO en Pictoright daar ongetwijfeld anders over denken)."

Lees de gehele noot hier of hier (AMI-online.nl).

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Schaap, Radboud Universiteit Nijmegen: INTEL en verwatering. Economisch gedrag en juridisch bewijs. Annotatie bij HvJ EG, 27 november 2008, zaak C-252/07, IEF 7327, Intel Corporation Inc. tegen CPM United Kingdom Ltd. Deze noot zal ter publicatie worden aangeboden aan het Bijblad bij de Industriële Eigendom

“De geciteerde overwegingen veroorzaakten een schokeffect, zeker nadat de Haagse rechter kort daarop toonde die eisen naar de letter te lezen, een uitleg die, blijkens een recente beslissing van de rechtbank Leeuwarden, school maakt. Bewijs van verwatering wordt in die lezing echter zó moeilijk dat het nauwelijks meer rond te krijgen is. Economisch gedrag is op de eerste plaats koopgedrag. Het koopgedrag van consumenten wordt echter door een onontwarbare kluwen van potentiële variabelen bepaald. Het bewijs van het causaal verband is daarom gedoemd te falen. Het is onmogelijk om aan te tonen dat “het economische gedrag van de gemiddelde consument (…) is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk” en de daaruit voortgevloeide verwatering; er kunnen in iedere gegeven situatie nog tal van andere oorzaken zijn. Bij de gegeven onmogelijkheid van bewijs kan de actie tegen verwatering de facto uit het arsenaal van de merkhouder geschrapt moeten worden.

De bovenstaande strikte lezing van het arrest komt echter neer op een eis van economisch bewijs. Zij gaat, simpel gezegd, uit van de veronderstelling dat een economische gedragsverandering met cijfers (omzet, verkoopaantallen of anderszins) moet worden onderbouwd en dat de variaties in die cijfers herleidbaar moeten zijn op (het uitzonderlijk diffuse gegeven van) de verwatering van het onderscheidend vermogen. Deze noot bestrijdt die lezing. Een economisch bewijs van een gedragswijziging bij de consument wordt door INTEL niet opgelegd. Rechtsoverweging 77 moet gelezen worden in haar verband met de overige tekst van het arrest, die anders leert; ook de strekking van het arrest is er niet te verenigen met een eis van economisch bewijs. INTEL eist niet meer dan ouderwets juridisch bewijs, en eist dat zelfs expliciet. Het leert echter wel dat het verwateringsgevaar een bepaald economisch realiteitsgehalte moet hebben.”

Lees de volledige noot hier.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden, 13 mei 2009, LJN: BI3871, [Eiseres], h.o.d.n. Club Wear tegen Vastgoedkantoor [X] B.V.

Domeinnamen "clubwear.nl" en "clubswear.nl". Onrechtmatigheid. Verbod op verder gebruik domeinnaam "clubswear.nl". Handelsnaamrecht komt niet terug in de beoordeling. Gevaar voor verwarring tussen domeinnamen. Gebruik door gedaagde van de domeinnaam www.clubswear.nl onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens eisers.
 
Eiseres voert de naam "Club Wear" als handelsnaam voor een onderneming die zich richt op de verkoop van sexy uitgaanskleding en lingerie, voornamelijk via het internet. In 2005 heeft zij de domeinnamen www.club-wear.nl en  www.clubwear.nl geregistreerd. Gedaagde drijft een onderneming die zich bezighoudt met de (internet)verkoop van "sexy outfits, van top tot teen, voor elke gelegenheid" en heeft in 2008 de domeinnaam www.clubswear.nl geregistreerd. Eiseres maakt succesvol bezwaar tegen het gebruik van deze domeinnaam.

4.2.  Het enkele gebruik van de domeinnaam www.clubswear.nl door [gedaagde] is naar voorlopig oordeel niet voldoende om onrechtmatigheid jegens [eiseres] te kunnen aannemen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist. Het is aan [eiseres] om dergelijke omstandigheden te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft [eiseres] in dat verband terecht gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar. De door [gedaagde] gebruikte domeinnaam www.clubswear.nl wijkt slechts in geringe mate af van de door [eiseres] gebruikte domeinnaam www.clubwear.nl, terwijl voldoende aannemelijk is geworden dat [eiseres] en [gedaagde] zich via de door hen gebruikte websites in hoofdzaak richten op de verkoop van soortgelijke waren, te weten de verkoop van sexy uitgaanskleding en aanverwante artikelen. Hiermee kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter voor de gemiddelde internetgebruiker die op zoek is naar de website van [eiseres] verwarring ontstaan, in die zin dat men - aangekomen op de website van [gedaagde] - veronderstelt met de website van [eiseres] van doen te hebben, terwijl het een website van [gedaagde] betreft.

4.3.  Nu voorts vast staat dat [eiseres] de domeinnaam de domeinnaam www.clubwear.nl heeft laten registreren vóór de registratie door [gedaagde] van de domeinnaam www.clubswear.nl, is het gebruik door [gedaagde] van de domeinnaam www.clubswear.nl onzorgvuldig en daarmee onrechtmatig jegens [eiseres], zodat [gedaagde] dit gebruik dient te staken. Het in het petitum van de dagvaarding onder I. gevorderde gebod om de website www.clubswear.nl aan [eiseres] over te dragen, is evenwel een te ver strekkende voorziening. [gedaagde] heeft het recht om een webshop te runnen voor sexy uitgaanskleding en aanverwante artikelen. Het is hem in de gegeven omstandigheden alleen niet toegestaan om dit te doen met gebruikmaking van de domeinnaam www.clubswear.nl. De voorzieningenrechter zal [gedaagde] dan ook veroordelen om het gebruik van deze domeinnaam te staken en gestaakt te houden. [eiseres] heeft een spoedeisend belang bij deze voorziening, nu zij door het hiervoor geschetste verwarringsgevaar klandizie zou kunnen mislopen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Dordrecht, 13 mei 2009, LJN: BI4402, Faber International B.V. tegen Ningbo Jiaqing Machinery Co. Ltd., Hark Gmbh & Co. Kg, Manhattan Woonstyle Sliedrecht B.V., & Flame Store B.V.,

Auteursrecht. Inbreuk ten aanzien van elektrische sfeerhaarden. Internationale rechtsmacht. Eiswijziging niet toegelaten jegens niet verschenen gedaagde. 

5.41.  De gelijkenis tussen de Narvik Nova en de DBL2000-A3 en A4 is zo groot, en zoveel groter dan tussen de Narvik Nova en de Radiante of Varia G, dat eerstgenoemde gelijkenis het vermoeden van ontlening zonder meer rechtvaardigt. Hark heeft onvoldoende feiten en omstandigheden aangedragen om vast te kunnen stellen dat er geen sprake is van ontlening, of haar tot het bewijs daarvan toe te laten. In tegendeel, uit de wijze waarop Ningbo haar deze modellen heeft aangeboden blijkt dat juist wel sprake is van ontlening: toen Faber de Narvik Nova niet meer wilde leveren aan Hark, heeft Ningbo immers aan Hark aangeboden om een haard te maken die lijkt op die van Faber.

5.42.  Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Hark inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Faber. Daarom ligt het gevorderde verbod tot maken van inbreuk in Nederland, versterkt met dwangsom, voor toewijzing gereed. De toezegging van Hark tijdens de comparitie is te beperkt om tot afwijzing van het verbod te leiden. Die toezegging is immers slechts beperkt tot de modellen DBL2000-A3 en A4, omvat geen aanvaarding van enige boete en is geschiedt onder handhaving van het gevoerde verweer.

Lees het vonnis hier.