Partijen hebben vervolgens een overeenkomst gesloten, die is vastgelegd in een akte van dading, die op 3 april 2002 door partijen is ondertekend. Deze akte vermeldt onder neer het volgende: “Goossens,  tot de conclusie komende dat zijn simulatieprogramma PRIMO dan wel GENIUS genaamd inbreuk maakt op hel SPYRO programma van Technip, verbindt zich middels ondertekening van deze overeenkomt het gebruik door, c.q. ten behoeve van (een) derde(n,), de aanbieding. verhandeling dan wei andere beschikkingshandelingen met betrekking tot het door hem vervaardigde PRIMO/GENIUS computerprogramma te staken en gestaakt te houden.”

Goossens heeft op 10 september 2003 aangegeven voornemens te zijn het kinetisch schema van Primo/Genius te publiceren. Technip heeft hierop aan Goossens bericht een dergelijke publicatie niet toe te staan, stellende dat daarmee Technip auteursrechten op Spyro worden geschonden.

Technip legt aan haar vorderingen ten grondslag, verkort en zakelijk weergegeven, dat het kinetisch schema een auteursrechtelijk beschermd werk is alsmede een beschermde databank. Goossens stelt het tegenovergestelde.

Kinetisch Schema

Het  kinetisch schema geeft het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie schematisch weer in onder andere een verzameling chemische reactievergelijkingen. Het heeft ten doel om de vorming van producten en afvalstoffen hij verschillende omstandigheden en variabelen in het systeem bij benadering te voorspellen. Kern van het geschil tussen partijen betreft de beantwoording van dc vraag of het kinetisch schema voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Goossens stelt zich met nadruk op het standpunt dat onderzoeksresultaten zoals Spyro en zeker het kinetisch schema behoren tot het publiek domein en naar hun aard en functie nimmer kunnen vallen onder auteursrechtelijke bescherming. Uitvindingen die worden gedaan dienen het algemeen belang en behoren ter beschikking te worden gesteld aan liet publiek domein teneinde te voorkomen dat slechts enkelen in de samenleving baat zouden hebben van fundamenteel objectieve gegevens die aan anderen worden onthouden. Een dergelijke ontwikkeling zou desastreus kunnen zijn voor de samenleving en de vooruitgang ernstig belemmeren.

De rechtbank volgt het betoog van Goossens niet. Ingevolge artikel 1 Auteurswet is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, hij de wet gesteld. De door Goossens beoogde afweging, waarbij de belangen van eventuele rechthebbenden moeten worden afgewogen tegen de maatschappelijke of economische belangen van anderen of tegen het algemeen maatschappelijk of economisch belang, vindt echter geen grondslag in enige wettelijke bepaling.

Op zichzelf is het juist dat bijvoorbeeld een octrooi juist met het oog op maatschappelijke en economische belangen slechts een beperkt aantal jaren bescherming biedt. Die beperkte bescherming volgt echter uit de wet. Het is, anders dan Goossens wellicht wil betogen, niet aan de rechter om in aftwijking van het bepaalde in de Auteurswet, de auteursrechtelijke bescherming aan werken van wetenschappelijke aard te onthouden of te beperken.

Oorspronkelijk karakter en persoonlijk stempel

Voor de beantwoording van de vraag of het kinetisch schema kan gelden als een werk in de zin van artikel 10 lid 1, aanhef en slot, Auteurswet dient te worden onderzocht of het kinetisch schema een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De rechtbank overweegt in dat verband dat de in het schema opgenomen chemische reactievergelijkingen op zichzelf slechts een hoeveelheid objectieve wetenschappelijke gegevens vormen, die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. In dit verband dient echter te worden onderzocht of de selectie van die gegevens met liet oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Aan dit vereiste kan zijn voldaan indien de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische componenten en reacties uit een veel groter (schier oneindig) aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke en/of technische kennis, inzichten ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard (HR 24 februari 2006, IER 2006, 39).

Selectie ten behoeve van het kinetisch schema

(…) Goossens lijkt te onderschrijven dat de selectie ten behoeve van het kinetisch schema van een groot aantal chemische compenenten en reacties uit een veel groter aantal van dergelijke componenten en reacties is gebaseerd op wetenschappelijke en/of technische kennis, inzicht en ervaring, terwijl de selectie betrekking heeft op objectieve wetenschappelijke gegevens en wetmatigheden en gericht is op doeleinden van wetenschappelijke of technische aard. Kern van zijn betoog is echter dal de selectie niet gebaseerd is op een vrije, subjectieve keuze, maar dat de gemaakte keuzes gebaseerd zijn op proefondervindelijk vastgestelde, objectieve feiten. Het selecteren uit miljoenen mogelijke reacties is volgens Goossens op zich dan ook niet creatief, het is slechts een uitvoerig proces van systematische selectie op basis van bewezen proefresultaten.

Goossens heeft niet gesteld dat het kinetisch schema tot stand gekomen is door alle mogelijke componenten en reactievergelijkingen systematisch te onderzoeken. Gelet op liet zeer grote aantal mogelijke componenten en reacties, is dit overigens ook uitgesloten. Evenmin is gesteld of gebleken dat de selectie door de makers van juist deze componenten en reactievergelijkingen berust op een objectieve eliminatie van de overige mogelijke componenten en reactievergelijkingen, noch dat de selectie dwingend voortvloeit uit een objectief te bepalen uitgangspunt. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, valt daarom niet in te zin dal het onderhavige kinetisch schema louter proefondervindelijk tot stand gekomen is op basis van een systematische selectie. Dat het strikt theoretisch gesproken mogelijk zou zijn proefondervindelijk een kinetisch schema op te stellen dat de werkelijkheid het beste weergeeft, doet aan het bovenstaande niet af.

Anders dan Goossens stelt, is tevens niet van doorslaggevend belang of de makers van het kinetisch schema beoogd hebben de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Dit streven staat bij een zeer groot aantal keuzemogelijkheden immers niet in de weg aan de mogelijkheid dat de selectie van die gegevens met het oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Goossens heeft voorts gewezen op het arrest Van Dale/Romme (HR 4 januari 1991, Nj 1991/608). Anders dat Goossens kennelijk meent, staat dit arrest niet in de weg aan het oordeel dat het kinetisch schema auteursrechtelijk beschermd is. Ook in dat arrest heeft de Hoge Raad immers geoordeeld dat een hoeveelheid feitelijke gegevens voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen indien de verzameling het resultaat zou een van een selectie die de persoonlijke visie van de maker tot uitdrukking brengt.

Tol slot heeft Goossens gesteld dat circa 60% van het kinetisch schema bestaat uit substituut reacties, die het resultaat zijn van een door een computerprogramma (MAMA) berekende reacties van koolwaterstoffen op basis van een beperkt aantal fundamentele parameters. Volgens Goossens kan een kinetisch schema thans zelfs volledig computer gegenereerd worden. Goossens heeft ter gelegenheid van het pleidooi echter niet weersproken dat de keuzes die aan hel kinetisch schema ten grondslag liggen in dat geval in het computerprogramma besloten liggen. Hieruit volgt dat de selectie nog steeds het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Gelet op het grote aantal keuzemogelijkheden, de relatief beperkte hoeveelheid componenten en reactievergelijkingen die in het kinetisch schema zijn opgenomen en het ontbreken van wetmatigheden of objectieve uitgangspunten die dwingen tot de gemaakte keuzes, acht de rechtbank de conclusie gerechtvaardigd dat de selectie van die gegevens met het oog op het al dan niet opnemen ervan in het kinetisch schema, een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Het computerprogramma Spyro

Partijen verschillen van mening over de beantwoording van de vraag of het computerprogramma Spyro auteursrechtelijk beschermd is.

(…) Voor zover Goossens beoogd heefl te stellen dat technische ontwerpen nimmer auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten, vindt zijn stelling geen steun in de wet. Goossens heeft voorts slechts in zijn algemeenheid gesteld dat keuzes bij een technisch- industrieel product niet kunnen leiden tot een eigen karakter van dit product, zonder daarbij voldoende concreet in te gaan op de keuzes die volgens Technip ten behoeve van de ontwikkeling van Spyro zijn gemaakt. Hiermee heeft hij de stellingen van Technip ten aanzien van de keuzevrijheid van de makers onvoldoende gemotiveerd betwist. De rechtbank komt dientengevolge tot het oordeel dat Spyro door de gemaakte keuzes een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. (…) Voorzover Goossens bij conclusie van repliek heeft betwist dat de heren Dente, Ranzi en Losco makers in de zin van de Auteurswet zijn, heeft hij deze betwisting onvoldoende feitelijk onderbouwd.

(…) Goossens heeft niet, althans onvoldoende concreet onderbouwd, betwist dat Genius, later Prirno en tot slot PrimX een afgeleide zijn van Spyro. De rechtbank overweegt dat Goossens hij akte vandading van 3 april 2002 erkend heeft dat Primo/Genics “auteursrechtinbreuk maakt op Spyro”. Goossens stelt in deze procedure ten aanzien van deze akte van dading slechts dat hij gedwaald heeft ten aanzien van de vraag of Spyro auteursrechtelijk beschermd was. Hij stelt echter niet althans onvoldoende feitelijk onderbouwd, dat er - gegeven het feit dat Spyro auteursrechtelijk beschermd is- geen sprake is van een inbreuk. De rechtbank concludeert derhalve dat Goossens met Primo/Genius/Primx inbreuk maakt op Spyro.

Voorzover het kinetisch schema auteursrechtelijk beschermd zou zijn, stelt  Goossens in reconventie dat hij als bewerker van het Kinetisch schema op grond van artikel 10 lid 2  Auteurswet auteursrechthebbende is. (...) Hoewel Goossens in algemene bewoordingen heeft geschetst waaruit zijn bijdrage aan de ontwikkeling van Spyro en het kinetisch schema heeft bestaan, bieden zijn stellingen onvoldoende concrete aanknopingspunten voor liet oordeel dat zijn bewerking in voldoende mate een oorspronkelijk karakter heeft. Het uitvoeren van testruns en liet ter beschikking stellen van experimentele gegevens is daartoe, zonder nadere onderbouwing die ontbreekt, onvoldoende.

(…) Daargelaten de vraag in hoeverre een mogelijk auteursrecht op de verbeterde versies van het kinetisch schema van Shell relevant is voor onderhavige procedure, kan ook de enkele, niet concreet ingevulde, stelling dat een en ander plaatsvond onder supervisie en op aanwijzingen en gegevens van Goossens, niet leiden tot het oordeel dat Goossens als bewerker moet worden aangemerkt.

Lees het vonnis hier.

‘Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, [Merkenrichtlijn] kan doen ontstaan. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum).

‘Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden, dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat.’ (Ov. 26).

‘Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet – bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen – in algemene zin te zeggen.’ (Dictum).

‘Artikel 4, lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat de onderscheidingskracht van het oudere merk, en meer bepaald de bekendheid daarvan, in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling, of de waren of diensten waarop beide merken betrekking hebben, voldoende gelijksoortig zijn om een verwarringsgevaar te scheppen.’ (Dictum).

‘De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.’ (Ov. 17).

‘Van een verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, sub b Merkenrichtlijn kan ook sprake zijn, wanneer de betrokken waren of diensten naar de mening van het publiek verschillende plaatsen van herkomst hebben. Dit verwarringsgevaar moet evenwel uitgesloten worden geacht, indien niet blijkt, dat het publiek kan menen, dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.’ (Dictum).

‘Het criterium ‘gevaar voor verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk’, als bedoeld in artikel 4, lid 1, sub b, [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd, dat gevaar voor verwarring in de zin van deze bepaling niet reeds aanwezig kan worden geacht, indien het publiek twee merken wegens hun overeenstemmende begripsinhoud met elkaar zou kunnen associëren’ (Dictum).

‘Het verwarringsgevaar dient […] globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling dient wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. […] [De] indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument nu neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan.

‘Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten, dat een begripsmatige gelijkenis voortvloeiend uit het feit dat twee merken afbeeldingen met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid bij het publiek, bijzondere onderscheidingskracht bezit.’

‘In omstandigheden echter als die van het hoofdgeding, waarin het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat uit een afbeelding met weinig suggestieve elementen, volstaat
een louter begripsmatige gelijkenis tussen de merken niet om verwarringsgevaar te scheppen.’ (Ov. 22-25).

‘Artikel 5 lid 1 sub a [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.’ (Dictum).

‘Het criterium van gelijkheid tussen teken en merk moet strikt worden uitgelegd. De definitie van het begrip gelijkheid houdt immers als zodanig in dat de twee vergeleken bestanddelen in elk opzicht overeenstemmen. De absolute bescherming die artikel 5 lid 1 sub a van de richtlijn verleent, wanneer een teken dat gelijk is aan het merk wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan overigens niet worden uitgebreid tot situaties waarvoor zij niet is bedoeld, in het bijzonder niet tot die situaties waarin een specifieke bescherming geldt op grond van artikel 5 lid 1 sub b van de richtlijn.

Een teken is dus gelijk aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt.

De waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk moet echter in haar geheel worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. De gemiddelde consument heeft slechts een algemene indruk van het teken. Hij heeft immers slechts zelden de mogelijkheid tekens en merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Bovendien kan zijn aandacht groter of kleiner zijn naar gelang van de soort waren of diensten.’ (Ov. 50-52)

Zie inmiddels: GEA 24 november 2005, zaak T-346/04: ‘Arthur & Félicie’ maakt wél inbreuk op oudere merk ‘Arthur’ op grond van ‘sub b.’

Vanuit het oogpunt van registerduidelijkheid is deugdelijke grafische weergave een vereiste.

‘Artikel 2 [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat een teken dat als zodanig niet visueel waarneembaar is, een merk kan vormen, op voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, inzonderheid door middel van figuren, lijnen of lettertekens, en die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.’ (Dictum sub 1).

‘Slechts een enkeling [zal] in een scheikundige formule de betrokken geur herkennen. Een dergelijke formule is niet voldoende begrijpelijk. Bovendien staat een scheikundige formule […] niet voor de geur van een stof, maar voor de stof zelf, en laat zij aan duidelijkheid en nauwkeurigheid te wensen over.

Zij is dus geen voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Ofschoon de beschrijving van een geur grafisch is, is die beschrijving niet voldoende duidelijk, nauwkeurig en objectief. Het depot van een geurmonster vormt geen grafische voorstelling in de zin van artikel 2 van de richtlijn. Voorts is een geurmonster niet stabiel en duurzaam genoeg.’ (Ov. 69-71)

‘In geval van een olfactorisch teken voldoet noch een scheikundige formule, noch een beschrijving met woorden, noch het depot van een geurmonster noch een combinatie daarvan aan de vereisten van grafische voorstelling.’ (Dictum sub 2).

‘De gewone vorm en contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of het noemen van twee of meer kleuren ‘in alle denkbare vormen […]’ voldoet niet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid van artikel 2 van de richtlijn. Dergelijke voorstellingen lenen zich immers tot tal van verschillende combinaties, zodat de consument niet in staat is een bepaalde combinatie te vatten en te memoriseren teneinde een aankoopervaring met zekerheid te kunnen herhalen, en de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers niet in staat zijn, zich van de omvang van de beschermde rechten van de merkhouder te vergewissen.’ (Ov. 34 –35).

‘Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal
erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, kunnen een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn vormen, op voorwaarde dat:
– Wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en
– de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.’ (Dictum sub 1).

‘Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk in de zin van artikel 2 van de richtlijn te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere, met name in artikel 3 van de richtlijn gestelde voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.’ (Dictum sub 2).

‘Een kleur als zodanig, zonder bepaalde omtrek, kan voor bepaalde waren en diensten onderscheidend vermogen hebben in de zin van artikel 3 lid 1 sub b en lid 3 [Merkenrichtlijn], op voorwaarde onder meer dat zij het voorwerp kan vormen van een grafische voorstelling die duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is. Aan deze laatste voorwaarde kan niet worden voldaan door de betrokken kleur eenvoudigweg op
papier weer te geven, doch wel door de kleur aan te duiden met een internationaal erkende kleurcode.’ (Dictum sub 1).

‘Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een bepaalde kleur als merk moet rekening worden gehouden met het algemeen belang, dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.’ (Dictum sub 2).

‘Aan een kleur als zodanig komt onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3 lid 1 sub b en lid 3 [Merkenrichtlijn] toe voorzover het merk in de perceptie van het relevante publiek geschikt is om de waar of de dienst waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum sub 3).

In de regel is inburgering vereist. ‘Slechts in uitzonderlijke gevallen is het denkbaar dat een kleur als zodanig onderscheidend vermogen toekomt alvorens daarvan enig gebruik is gemaakt, met name wanneer het aantal waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd, zeer beperkt is en de relevante markt zeer specifiek is.’ (Ov. 66).

Het Gerecht heeft rechtens genoegzaam aangetoond datde vorm van de snoepjes en de vorm van de verpakking ‘niet op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de suikergoedsector gangbaar is.’ (Ov. 26, zaak C-24/05).

‘Een driedimensionaal merk kan […] onderscheidend vermogen verkrijgen door het gebruik, ook al wordt het gebruikt in combinatie met een woord- of beeldmerk. Dat is het geval wanneer het merk bestaat in de vorm of de verpakking van de waar en daarop stelselmatig een woordmerk wordt afgebeeld waaronder deze worden verkocht.’ (Ov. 59, zaak C-25/05).

Volgens artikel 7 lid 1 sub b jo. lid 2 [Merkenverordening] moet inschrijving van een merk worden geweigerd indien het in een deel van de Gemeenschap onderscheidend vermogen mist. Volgens artikel 7 lid 3 [Merkenverordenin] wordt inschrijving evenwel niet geweigerd indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren en diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

‘Bijgevolg kan een merk op grond van artikel 7, lid 3 [Merkenverordening] slechts worden ingeschreven wanneer is bewezen dat het onderscheidend vermogen door het gebruik heeft verkregen in het deel van de Gemeenschap waarin het ab initio dergelijk onderscheidend vermogen miste in de zin van lid 1, sub b, van dat artikel. Het in lid 2 van dat artikel bedoelde deel van de Gemeenschap kan, in voorkomend geval, uit slechts een lidstaat bestaan.’ (Ov. 83, zaak C-25/05).

’Aangezien het Gerecht […] heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ab initio in alle lidstaten van de Gemeenschap onderscheidend vermogen miste, en dat rekwirante bovendien niet had aangetoond dat tijdens de referentieperiode in een aantal lidstaten reclame voor dat merk was gemaakt, heeft het terecht geoordeeld dat het cijfermateriaal betreffende de door rekwirante gemaakte reclamekosten niet het bewijs opleverde dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen als gevolg van het gebruik dat ervan was gemaakt.’ (Ov. 86, zaak C-25/05).

‘Bij driedimensionale merken bestaande in de verpakking van waar die om met de aard van die waar verband houdende redenen in verpakte vorm in de handel wordt gebracht, moet de verpakking van de waar worden gelijkgesteld met de vorm van de waar, zodat die verpakking de vorm van de waar kan vormen in de zin van artikel 3 lid 1 sub e [Merkenrichtlijn], en in voorkomend geval kan dienen ter aanduiding van kenmerken, daaronder begrepen de hoedanigheid, van de verpakte waar in de zin van artikel 3 lid 1 sub c van deze richtlijn.’ (Dictum sub 1).

‘In elk geval is de waarneming van de gemiddelde consument in het geval van een driedimensionaal merk bestaande in de verpakking van de waar, niet noodzakelijkerwijs dezelfde als bij een woord of beeldmerk, dat bestaat in een van het uiterlijk van de erdoor aangeduide waar onafhankelijk teken. De gemiddelde consument is immers niet gewend om de herkomst van de waar bij gebreke van enig grafisch of tekstueel element af te leiden uit de vorm van de verpakking, en in het geval van een dergelijk driedimensionaal merk zou het dus moeilijker kunnen zijn om het onderscheidend vermogen vast te stellen dan in geval van een woord of beeldmerk.’ (Ov. 52).

‘Het onderscheidend vermogen [dient] te worden beoordeeld aan de hand van de waarneming van de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument van die waar. Een dergelijk merk moet het deze consument mogelijk maken, de betrokken waar ook zonder analytisch of vergelijkend onderzoek en zonder bijzondere oplettendheid van die van andere ondernemingen te onderscheiden.’ (Dictum sub 2).

Een eenvoudige afwijking van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is, volstaat niet om de weigeringsgrond van artikel 3 lid 1 sub b van de richtlijn opzij te zetten. Een merk daarentegen dat op significante wijze afwijkt van de norm of van wat in de betrokken sector gangbaar is en derhalve zijn essentiële functie als herkomstaanduiding vervult, heeft wel onderscheidend vermogen.