Woord- en of beeldmerk  

Vzr. rechtbank Rotterdam 23 september 2011, LJN BV8876, KG ZA 11-639 (Halfords Nederland B.V. tegen Ado Bike B.V.)

Met dank aan Jerry Considine, Considine advocaten.

Halfords exploiteert een winkelketen met 160 winkels en is houder van Beneluxwoordmerk LIMIT (rijwielen en onderdelen daarvoor). Ado Bike heeft 2 winkels en is franchisegever aan 40 winkels, zij voert de naam UMIT voor de Ado Bike-fietsen, de directeur heeft een onthoudingsverklaring gedaan.

Ado Bike heeft haar franchisenemers geïnformeerd, meer is niet verantwoordelijk te houden voor het verkoopgedrag van haar franchisenemers. Door aangeleverd materiaal staat onthoudingsverklaring op losse schroeven en gezien de visuele en auditieve (waarover wordt gesteld dat het Turkse uitspraak behoeft) overeenstemming wordt een voorziening obv 2.20 lid 1 sub b BVIE getroffen. Terugroepen van inbreukmakende producten zal, als disproportioneel, worden afgewezen. Eveneens vanwege onvoldoende spoedeisend afgewezen is de gevorderde afgifte van inbreukmakende producten. Ado Bike wordt in de proceskosten ex 1019h Rv veroordeeld. 

 

4.3 Ado Bike betwist dat Halfords een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen en voert daartoe aan dat Halfords een jaar heeft laten passeren tussen de beweerdelijk geconstateerde (maar betwiste) merkinbreuk en het instellen van de vorderingen. Voorts voert Ado Bike aan dat zij onder meer in de onder 2.6 geciteerde mail, maar ook later heeft aangegeven haar handel in UMIT fietsen te staken en gestaakt te houden, van welke toezegging zij zich slechts bevrijd zou achtten als Halfords desondanks een procedure zou voeren en daarbij definitief in het ongelijk zou worden gesteld. it is aan te merken als een deugdelijke onthoudingsverklaring. Ado Bike heeft al eerder aangegeven dat zij geen UMIT fietsen meer in voorraad had en niet opnieuw fietsen van het merk zou/zal inkopen, maar dat zij niet kon instaan voor het gedrag van een aantal franchisenemer die misschien nog beschikken over enige voorraad. Ado Bike is niet verantwoordellijk te houden voor het verkoopgedrag van haar franchisenemers, zij heeft hen wel ingelicht.

4.4. (...) Ado Bike is echter niet bereid geweest om in der minne eveneens aan de nevenvorderingen van Halfords te voldoen zodat reeds om die reden geen algehele minnnelijke regling tot stand is gekomen.

Daarnaast heeft Halfords (...) naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Ado Bike UMIT-fietsen verkoopt en blijft verkopen. Hoewel, naar tussen partijen vaststaat, Ado Bike niet (zeker niet zonder meer) is aan te spreken op inbreukmakende gedragingen van haar franchisenemers, acht de voorzieningenrechter het verweer dat de UMIT fietsen louter bij franchisenemers zijn aangetroffen, weerlegd door voormeld materiaal. Dat betekent dat Halford terecht kan vrezen dat Ado Bike inbreuk zal maken op de merkenrechten van Halfords, ondanks toezegging van Ado Bike dit niet meer te zullen doen. Voorzieningenrechter acht het spoedeisend belang ten aanzien van in elke geval een deel van de vorderingen van Halfords dan ook aanwezig.

4.6 Naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter is er sprake van visuele overeenstemming tussen het woordmerk LIMIT en het teken UMIT. (...)

4.7 Ook auditief stemmen LIMT en UMIT overeen aangezien beide woorden de lettergreep MIT op het einde van het woord hebben en op deze lettergreep bij beide woorden de klemtoon ligt. Ado Bike stelt dat UMIT fietsen afkomstig zijn uit Turkije, UMIT een Turks woord is dat door de door Ado Bike gestelde Turkse doelgroep als zodanig herkend zal worden, waardoor deze groep dit woord direct als "OEmit" zal uitspreken. Anders dan Ado Bike aanvoert, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zelfs met de Turkse uitspraak de fonetische klant van het woorde UMIT niet zodanig verandert dat van een auditieve gelijkenis geen sprake meer is. Daarbij komt dat het gaat om fietsen, een in Nederland algemeen gangbaar gebruiksartikel dat in Nederlandse winkels aan het Nederlandse publiek wordt aangeboden, zodat de mogelijke klankassociatie van een Turkstalig onderdeel van de bevolking niet van belang is.

4.9 De vordering van Halfords ten aanzien van het staken van het gebruik zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat de reikwijdte van het te staken gebruik zal worden beperkt tot de Benelux en tot de aanduiding UMIT. De voorzieningenrechter acht voort aannemelijk dat Halfords de verkoop van UMIT fietsen slechts kan bestrijden indien zij over informatie over de bronnen beschikt en daarbij behorende handdelskanalen. De door Halfords gevorderde opgave van deze bronnen door Ado Bike is derhalve toewijsbaar. Ado Bike heeft zich overigens bereid verklaard haar fabrikant te noemen.
Uitgaande van de inbreuk op het merkenrecht van Halfords is het onrechtmatige karakter van het verhandelen van Ado Bike voldoende aannemelijk geworden en is er in beginsel voldoende grond om ten laste van Addo Bike  de voor dergelijke gevallen gebruikelijke voorzieningen op te leggen, teneinde Halfords in de gelegenheid te stellen de door haar geleden schade vast te stellen. Spoedeisend belang daarbij ontbreekt echter, terwijl de betrokken gegevens commercieel vertrouwelijk zijn. Dit deel van de vordering wordt dus afgewezen.
De door Halfords gevorderde terugroep van de inbreukmakende producten bij alle kopers van de doro Ado Bike veerkochte producten onder het merk UMIT zal, als disproportioneel, worden afgewezen. De uiteindelijke kopers zijn, zeker voor het merendeel, consumenten. Voor zover het gaat om de franchisenemers is Halfords met de gegevens bekend. De hiermee samenhangende vordering tot overhandiging van de afschriften van de aangete-kende brieven met een gedateerd bewijs van postbezorging zal eveneens worden afgewezen. De gevorderde afgifte van de inbreukmakende producten  die nog in bezit van Ado Bike zijn, zal als naast het verbod op verhandeling onvoldoende spoedeisend worden afgewezen, mede om executieproblemen te voorkomen.

Lees het vonnis hier (LJN BV8876, schone pdf, grosse KG ZA 11-639)

23 ... Granny Awards (letterlijk vertaald “Oma prijs”) is volgens hem dan weer een enthousiast initiatief om de senioren in verzorging- en verpleeghuizen in Almere en omstreken te entertainen.

28. Met betrekking tot de waren en diensten herhaalt verweerder dat Granny Awards een kleinschalig project, een talentenjacht voor senioren, is in Almere en omstreken, terwijl Grammy Awards van een heel ander kaliber is en een wereldwijde bekendheid geniet. Tevens is de doelgroep van beide zeer verschillend, aldus nog verweerder. De een richt zich op ouden van dagen in verzorgings- en verpleeghuizen in Almere en omstreken, terwijl de ander zich richt op muziekmakers, muziekliefhebbers en overige in de muziekwereld geïnteresseerden, met als doel het promoten van de commerciële muziekindustrie. Ook de promotie is anders, aangezien deze bij de Grammy Awards gepaard gaat met een jaarlijkse wereldwijde televisie-exposure.

62. Voor wat betreft het argument van verweerder dat het om andere projecten gaat, van verschillende grootte en met een andere insteek (zie supra, punten 24 en 30), dient opgemerkt te worden dat het Bureau zich bij de beoordeling van de onderhavige oppositie louter kan baseren op de gegevens van het register.

Gerecht EU 22 september 2011, zaak T-251/08 (Vion tegen OHIM (PASSION  FOR BETTER FOOD)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Onderzoeker wijst aanvraag af, Kamer van Beroep verwerpt het beroep: beroep ingesteld, want het aangevraagde merk PASSION FOR BETTER FOOD zou ex 7(1)(b) 40/94 voldoende onderscheidend vermogen hebben.
Gerecht EU meent dat de abstracte bewoording van deze reclameleus, want dat is het, geen onderscheidend vermogen toekomt, de commerciële herkomst van de waren valt niet te identificeren. Klacht wordt afgewezen.

28 Hieraus folgt, dass es das in Rede stehende Zeichen nicht ermöglicht, die betriebliche Herkunft der Waren zu identifizieren. Die Beschwerdekammer ist somit ohne Beurteilungsfehler zu der Auffassung gelangt, dass dieses Zeichen in seiner Gesamtheit ein Werbeslogan ist, der keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 hat.

27 Die abstrakte Bedeutung des in Rede stehenden Werbeslogans enthält für die betreffenden englischsprachigen Verkehrskreise aber nicht ohne Weiteres einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft oder die Bestimmung dieser Waren, was für die Feststellung ausreicht, dass das angemeldete Zeichen keine Unterscheidungskraft hat (siehe oben, Randnr. 14). Da die maßgeblichen Verkehrskreise einem Zeichen, das ihnen nicht ohne Weiteres einen solchen Hinweis gibt, sondern vielmehr eine ausschließlich werbende und abstrakte Information enthält, nur geringe Aufmerksamkeit widmen, ist es wenig wahrscheinlich, dass sie sich im vorliegenden Fall die Mühe machen werden, die unterschiedlichen möglichen Funktionen des in Rede stehenden abstrakten Werbeslogans zu suchen. Außerdem ist das angemeldete Zeichen seiner Form nach ein klassischer Slogan, der keine Bestandteile enthält, die es über seine werbende Bedeutung hinaus dem betreffenden Durchschnittsverbraucher ermöglichen könnten, sich das Zeichen ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren einzuprägen (vgl. in diesem Sinne Urteile Audi/HABM, Randnrn. 44, 45 und 56 bis 59, REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, Randnrn. 28 und 29, und LIVE RICHLY, Randnr. 85).

Gerecht EU 22 september 2011, zaak T-501/08 (NEC Display Solutions Europe tegen OHIM / C More Entertainment (see more))
Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder  nationaal woordmerk CMORE (o.m. klasse 9, 16, 35, 38 opnemen beeld en geluid, spellen, telecommunicatie, reclame) tegen aanvrage van het (gecombineerde woord/)beeldmerk see more voor waren van klasse 9 (o.a. computers). Relatieve weigeringsgrond: verwarringsgevaar. Zonder het beschrijvend karakter van CMORE te toetsen, kan, bij een geval van een zwak onderscheidend karakter van een merk, overeenstemmende waren of diensten een rol spelen. Cumulatief zijn overeenstemmende waren en, in deze zaak, de graad van overeenstemming tussen merken is voldoende voor vaststellen van verwarringsgevaar.

57 Without examining the question whether the sign CMORE is descriptive for the relevant public, the Court notes that even in a case involving a mark of weak distinctive character there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see Case T‑134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II‑5213, paragraph 70 and case-law cited). Although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account when assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment (see, to that effect, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, paragraph 56 and case-law cited).

58 Furthermore, the degree of similarity between the goods covered by the marks at issue in this case and the degree of similarity between those marks, considered cumulatively, are sufficiently high to be able to conclude that there is a likelihood of confusion, irrespective of the degree of distinctiveness of the earlier mark.

Merkenrecht. We beperken ons voortaan tot een maandelijks overzicht. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen. 

Tipt u de redactie? redactie@ie-forum.nl

HvJ EU 22 september 2011, zaak C-482/09 (Budějovický Budvar, národní podnik tegen Anheuser-Busch Inc) - persbericht

In navolging van Conclusie A-G Trstenjak IEF 9382

In't kort: Op 18 mei 2005, dat wil zeggen vier jaar en 364 dagen na inschrijving van het merk Budweiser in het voordeel van Budvar en Anheuser-Busch, heeft Anheuser-Busch bij het Merkenbureau van het Verenigd Koninkrijk een vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van dit merk in het voordeel van Budvar ingediend (r.o. 21). Rechtsverwerking door gedogen doordat vijf jaar niet is verstreken. Uitleg begrip „gedogen”. Mogelijkheid en de voorwaarden om het nationale recht toe te passen, daaronder begrepen de regels inzake eerlijk parallel gebruik van twee identieke merken. Artikelen 4 lid 1 sub a en 9 lid 1 89/104/EEG.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

1) Het begrip gedogen in de zin van artikel 9, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten is een Unierechtelijk begrip en de houder van een ouder merk kan niet worden geacht het vaste en langdurige eerlijke gebruik, waarvan hij geruime tijd op de hoogte was, door een derde van een jonger merk dat gelijk is aan dat van deze merkhouder, te hebben gedoogd wanneer hij niet de mogelijkheid had om zich tegen dat gebruik te verzetten.

2) Inschrijving van het oudere merk in de betrokken lidstaat vormt geen voorwaarde waaraan moet zijn voldaan opdat de termijn van rechtsverwerking wegens gedogen van artikel 9, lid 1, van richtlijn 89/104 kan ingaan. De voorwaarden waaraan wel moet zijn voldaan opdat deze termijn ingaat, hetgeen de nationale rechter moet nagaan, zijn, ten eerste, inschrijving van het jongere merk in de betrokken lidstaat, ten tweede, inschrijving van dit merk te goeder trouw, ten derde, gebruik van het jongere merk door de houder ervan in de lidstaat van inschrijving en, ten vierde, kennis door de houder van het oudere merk van inschrijving van het jongere merk en van het gebruik na inschrijving ervan.

3) Artikel 4, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een ouder merk geen nietigverklaring kan vorderen van een gelijk jonger merk dat dezelfde waren aanduidt, in geval van langdurig en eerlijk parallel gebruik van deze twee merken wanneer in omstandigheden als die in het hoofdgeding dat gebruik geen afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de consumenten de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. [red. arceringen]

Rechtbank 's-Gravenhage 21 september 2011, HA ZA 08-3969 (Bacardi tegen Entys C.s.)

Met gelijktijdige dank aan Niels Mulder, DLA Piper

Merkenrecht. Bacardi brengt op haar producten productcodes aan, dat doet zij zowel op de flessen, de dozen en de pallets om deze te kunnen traceren in geval van een product recall. In de eerste plaats gaat het om parallelimport van rum onder het merk BACARDI door Entys. Entys c.s. is betrokken bij handel in BACARDI producten die niet door en/of met toestemming van Bacardi binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. en tevens pleegt Entys c.s. merkinbreuk pleegt en handelt onrechtmatig door verhandeling van BACARDI producten waarvan de productcodes geheel of gedeeltelijk zijn verwijderd.

Provisionele vordering: verbod merkinbreuk en verhandeling producten waarvan de productcodes (geheel of gedeeltelijk) zijn verwijdert; dit is onrechtmatig. Incidentele vorderingen: doen van accountantsgecontroleerde en gecertificeerde opgave op straffe van dwangsom, inzagebevel in bewijsbeslag zonder dwangsommen, in de hoofdzaak

Niet communautaire goederen die fysiek in de EER worden gebracht met een T1 status en vervolgens worden geleverd en opgeslagen in een AGP om daarna te worden doorgeleverd aan anders AGP in de EER gelden als gebruik in economisch verkeer ex 9(1)GMVo en 2.20(1)(a) BVIE. 

Dat er sprake is van ongeautoriseerde handel in Bacardi-producten "aangezien parallelimporteurs in de regel (doos)codes verwijderen" is zonder onderbouwing of toelichting, maar wel betwist, en dus niet onrechtmatig. Een beroep op uitputting treft geen doel, omdat er geen sprake is van uitputting in eigenlijke zin.

Incidentele vorderingen afgewezen, in de hoofdzaak: verbod met dwangsom €25.000 of €500 per product, met maximum van €750.000, nevenvorderingen: doen van opgave , onvoorwaardelijke toestemming tot afgifte van gedetailleerde beschrijving, afdracht nettowinst en/of betaling schadevergoeding, proceskosten á €28.000. Afwijzing provisionele eis.

4.8. (...) Hebben niet communautaire merkgoederen die niet door of met toestemming van de merkhouder voor eerste verhandeling in de EER zijn bedoeld, die vervolgens door Entys fysiek in de EER worden gebracht aanvankelijk als T1 (niet communautaire) goederen en vervolgens onder een AGD worden geleverd en opgeslagen in een AGP in Rotterdam (bij Mevi) om daarna te worden doorgeleverd naar een andere AGP elders in de EER (bijvoorbeeld Spanje, bij Aquilar) – of daarbuiten – te gelden als merkenrechtelijk in de EU (...) "gebruikt in het economisch verkeer".

4.14. Uit de als prods. 11-47 door Bacardi overgelegde documentatie blijkt dat de betreffende Bacardi-producten telkens als niet communautaire goederen (T1) binnenkwamen bij Mewi en na bij Mewi in haar douane-entrepot te zijn opgeslagen, vervolgens in het vrije verkeer moeten zijn gebracht (en niet als T1-goederen weer zijn doorgevoerd tot buiten de EER). Mewi heeft deze goederen ten behoeve van Entys aangegeven voor het vrije verkeer, want de douane heeft telkens voor iedere partij overeenkomstig art. 47 CDW een “toestemming tot wegvoering” afgegeven, zoals Bacardi met juistheid en onvoldoende steekhoudend weersproken aanvoert. Daaruit blijkt (impliciet) dat de invoerformaliteiten zijn vervuld. Immers, dit is een bevestiging van de douane dat de betreffende goederen de oorspronkelijke opslagplaats mogen verlaten (op de betreffende formulieren aangegeven met “controle bij uitslag/wegvoering”), volgend op aangifte tot in het vrije verkeer brengen van Mewi. Vervolgens kunnen de betreffende goederen fysiek worden weggevoerd, dat wil zeggen: in het vrije verkeer gebracht. Daarna kunnen deze goederen hetzij rechtstreeks naar afnemers en dan is (meteen) accijns verschuldigd, danwel in een AGP worden opgeslagen (accijnsafdracht wordt uitgesteld). Ter comparitie kenschetste Bacardi een AGP naar het oordeel van de rechtbank met juistheid als een “fiscaal entrepot”, geen “douane entrepot”. Ook bevat de betreffende door Bacardi overgelegde documentatie AGD’s voor partijen die bestemd zijn voor buiten de EER waarop staat aangegeven dat de betreffende handeling wordt gekwalificeerd als: “uitvoer uit de Gemeenschap”, hetgeen duidelijk maakt dat deze zich in het in het vrije verkeer binnen de EER bevinden, omdat anders niet van uitvoer sprake is. Ook dit is door Entys c.s. onvoldoende gemotiveerd weersproken.

4.15. Nu in ieder geval met betrekking tot de in prods. 11 t/m 47 door Bacardi overgelegde leveringen zodoende vaststaat dat Entys Bacarditekens gebruikt in de zin van art. 9(1)(a) jo. en art. 2.20(1)(a) jo. (2)(c) BVIE, pleegt zij daarmee merkinbreuk. Dat daarvan in beginsel sprake is, is door Entys c.s. overigens (buiten haar verweer dat de betreffende goederen vanwege de accijnsstatus niet in het vrije verkeer zouden zijn gebracht) ook niet inhoudelijk weersproken. In beginsel is daarmee een merkinbreukverbod met nevenvorderingen toewijsbaar. 

Verwijdering/beschadiging codering en overig inbreukmakend of onrechtmatig handelen?

4.18. (...) Zij stelt daar slechts dat het handelen door Entys in Bacardi producten waarvan de dooscodes zijn verwijderd een aanwijzing zou zijn van betrokkenheid van Entys bij ongeautoriseerde handel in Bacardi-producten “aangezien parallelimporteurs in de regel (doos)codes verwijderen.” Zonder nadere onderbouwing of toelichting – die niet steekhoudend is verschaft – is dit enkele gegeven van verwijdering van dooscodes – zo daar al sprake van zou zijn, hetgeen niet vaststaat gegeven de feitelijke betwisting daarvan door Entys – evenwel niet onrechtmatig. Voor zover Bacardi hiermee heeft willen betogen dat geen beroep kan worden gedaan op uitputting vanwege wijziging van de toestand van de waar in de zin van art. 13(2) GMVo en art. 2.23(3) BVIE, wordt daar niet aan toegekomen, omdat uit het vorenoverwogene al volgt dat aan uitputting in eigenlijke zin niet wordt toegekomen.

Gerecht EU 22 september 2011, zaak T-174/10 (Ara AG tegen OHIM/Allrounder SARL)

In't kort: Merkenrecht. Oppositieprocedure in het gemeenschapsmerkenrecht. Op grond van beeldmerk A met twee hoornen en nationaal woordmerk A wordt internationale aanvrage voor een gemeenschapsmerk geweigerd. Er is sprake van een relatieve weigeringsgrond: geen verwarringsgevaar. Oppositie geweigerd.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het woordmerk „A”, voor waren van de klassen 18 en 25, strekkende tot vernietiging van beslissing R 481/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 januari 2010, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het beeldmerk dat bestaat in de afbeelding van de letter A met twee hoornen, voor waren van de klassen 18 en 25. 

38      Par conséquent, dans la mesure où les signes en conflit présentent des différences importantes et où la marque antérieure n’est pourvue que d’un caractère distinctif faible, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à une absence de risque de confusion entre les marques en conflit, nonobstant la circonstance que les produits en cause sont en partie identiques et en partie similaires.

39      Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante tirée de ce que les juridictions allemandes auraient conclu à l’existence d’un risque de confusion dans des circonstances analogues. En effet, si la jurisprudence des juridictions des États membres peut être prise en considération, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 septembre 2010, Icebreaker/OHMI – Gilmar (ICEBREAKER), T‑112/09, non publié au Recueil, point 51, et la jurisprudence citée].

40      Il en est de même de la référence par la requérante à des décisions des chambres de recours ayant conclu à l’existence d’un risque confusion entre la marque antérieure et certaines marques constituées par la représentation de la lettre « a » .

41      Il suffit, à cet égard, de relever que les décisions que les chambres de recours de l’OHMI sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (arrêts de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47, et du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec. p. I‑551, point 48).

Gerecht EU 22 september 2011, zaak T-250/09 (Cesea Group tegen OHIM/Mangini & C. (MANGIAMI))

Merkenrecht. Gemeenschapsbeeldmerk Mangiami. Nietigheidsprocedure. Toelaatbaarheid van nieuw bewijsmateriaal. Er is hier sprake van complementair bewijs inzake gebruik en er is, gezien de jurisprudentie, geen sprake van een systematische verwerping van dit type bewijsvoering. Beslissing OHIM vernietigd.

Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 982/2008-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 april 2009, waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling is vernietigd en het beeldmerk bevattende het woordbestanddeel „mangiami” voor waren van de klassen 29, 30 en 32 gedeeltelijk nietig is verklaard in het kader van de door Mangini & C. Srl ingestelde vordering tot nietigverklaring

31 D’autre part, l’OHMI ne saurait prétendre que l’article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 ne serait jamais applicable si les preuves complémentaires de l’usage, du fait de leur production tardive, étaient systématiquement rejetées. En effet, il ressort de la jurisprudence citée au point 22 supra que les preuves complémentaires tardives de l’usage ne sont pas systématiquement rejetées étant donné qu’elles sont admises s’il existe des éléments nouveaux.

32 Il ressort de ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir le moyen unique de la requérante au soutien de son chef de conclusions formulé à titre principal et d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le chef de conclusions formulé à titre subsidiaire par la requérante.

HvJ EU 22 september 2011, zaak C-323/09 ( Interflora c.s tegen Marks & Spencer c.s) - persbericht

In navolging van conclusie A-G Jääskinen IEF 9494. 

Merkenrrecht. Adwords. Selectie van de adverteerder die overeenstemt met merk van een concurrent. Schade aan onderscheidend karakter van een bekend merk (‘dilution’) – Oneerlijke voordeel trekken uit het onderscheidend karakter of bekendheid van een merkrecht (free-riding).

Prejudiciële vragen High Court of Justice of England and Wales: 
1.       Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)      dat gelijk is aan het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
c)      dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het gemeenschapsmerk ingeschreven is, indien het een in de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

2.      Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:(...)
b)      het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;(...)
d)       het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

Het Hof van Justitie verklaart voor recht:

1.      Article 5(1)(a) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks and Article 9(1)(a) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark is entitled to prevent a competitor from advertising – on the basis of a keyword which is identical with the trade mark and which has been selected in an internet referencing service by the competitor without the proprietor’s consent – goods or services identical with those for which that mark is registered, where that use is liable to have an adverse effect on one of the functions of the trade mark. Such use:

–      adversely affects the trade mark’s function of indicating origin where the advertising displayed on the basis of that keyword does not enable reasonably well-informed and reasonably observant internet users, or enables them only with difficulty, to ascertain whether the goods or services concerned by the advertisement originate from the proprietor of the trade mark or an undertaking economically linked to that proprietor or, on the contrary, originate from a third party;
–      does not adversely affect, in the context of an internet referencing service having the characteristics of the service at issue in the main proceedings, the trade mark’s advertising function; and
–      adversely affects the trade mark’s investment function if it substantially interferes with the proprietor’s use of its trade mark to acquire or preserve a reputation capable of attracting consumers and retaining their loyalty.

2.      Article 5(2) of Directive 89/104 and Article 9(1)(c) of Regulation No 40/94 must be interpreted as meaning that the proprietor of a trade mark with a reputation is entitled to prevent a competitor from advertising on the basis of a keyword corresponding to that trade mark, which the competitor has, without the proprietor’s consent, selected in an internet referencing service, where the competitor thereby takes unfair advantage of the distinctive character or repute of the trade mark (free-riding) or where the advertising is detrimental to that distinctive character (dilution) or to that repute (tarnishment).

Advertising on the basis of such a keyword is detrimental to the distinctive character of a trade mark with a reputation (dilution) if, for example, it contributes to turning that trade mark into a generic term.

By contrast, the proprietor of a trade mark with a reputation is not entitled to prevent, inter alia, advertisements displayed by competitors on the basis of keywords corresponding to that trade mark, which put forward – without offering a mere imitation of the goods or services of the proprietor of that trade mark, without causing dilution or tarnishment and without, moreover, adversely affecting the functions of the trade mark with a reputation – an alternative to the goods or services of the proprietor of that mark.