Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank ´s-Gravenhage 24 augustus 2011, HA ZA 10-2136 (Playgo Ltd. c.s. tegen Trends2com BVBA)

In navolging van Vzr. IEF 8113 en Hof IEF 9585. Merkenrecht. Modellenrecht. Toepasselijk recht. Stukgelopen samenwerking. Agentuurovereenkomst: sales agent en gemeenschappelijk merkhouder Trends2come laat douanemaatregelen nemen: zending speelgoed van voormalig leverancier (en ook houder van gemeenschapsmerken) Playgo worden tegenhouden. Partijen achten toepassing van recht van Hong Kong op hun relatie, rechter overweegt, op basis van vestigingsplaats merkhouder ex 16 lid 1 GMVo en modelhouder ex 27 lid 1 GMoVo, dat Belgisch recht van toepassing is. Partijen krijgen gelegenheid zich nader uit te laten over de rechten en verplichtingen naar Belgisch recht. Zaak wordt aangehouden.

4.8. Door partijen is nog naar voren gebracht dat zij het recht van Hong Kong van toepassing achten op de relatie tussen Playgo Limited, Playgo Toys en Tai Way en de door Playgo Limited aan Playgo Toys en Tai Way verleende toestemming tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen. De rechtbank overweegt dat, wat daarvan ook zij, dit onverlet laat dat de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen door het Belgische recht worden bestreken. [red. accent]

4.9. Aangezien partijen zich in deze procedure nog niet hebben uitgelaten over hun bevoegdheden als deelgenoot en de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen naar Belgisch recht noch over de vraag hoe een en ander naar Belgisch recht zich verhoudt tot de stellingen die zij aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen om zich hierover bij akte nader uit te laten. Partijen wordt verzocht zich in ieder geval uit te laten over de (on)bevoegdheid van een deelgenoot met betrekking tot in de gemeenschappelijke eigendom gehouden Gemeenschapsmerken en -modellen, om zonder toestemming van de andere deelgenoot te verzoeken om douanemaatregelen, zoals door Trends2Com is gedaan, en om zonder toestemming van de andere deelgenoot aan derden toestemming te geven tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen, zoals Playgo Limited heeft gedaan, alsmede over de vraag of de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid aan bepaalde voorwaarden is gebonden. De rechtbank geeft partijen voorts in overweging hun standpunten nader toe te lichten door middel van overlegging van deskundig juridisch advies op het gebied van het Belgische recht waarbij wordt ingegaan op de hiervoor genoemde punten.

Hof 's-Hertogenbosch 16 augustus 2011, LJN BT1658 (Biomet Nederland tegen Heraeus Kulzer GmbH, hier [X])

Misleidende reclame, reikwijdte verbod, verbeurde dwangsommen na vernietiging vonnis in hoger beroep.

In navolging van IEF 1714. Kort: Heraeus Kulzer GmbH is een Duitse onderneming die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling en productie van botcement. Botcement, al dan niet met toegevoegd antibioticum, wordt gebruikt bij het vastzetten van bijvoorbeeld heup- of knieprotheses aan het bot. Biomet produceert medische hulpmiddelen, waaronder botprotheses.

Voorzieningenrechter heeft bij vonnis van 16 februari 2006 Biomet o.m. verboden mededelingen te doen inhoudende dat Refobacin Bone Cement identiek is aan Refobacin Palacos en mededelingen van gelijke strekking en bevolen opgave te doen van alle uitingen van deze strekking, een rectificatie te plaatsen, reclamemateriaal terug te halen en het gebruik van het merk Palacos te staken.

Betreft ge- en verbod: Biomet betoogd dat zij vergelijkbare, equivalente producten aan mag bieden onder vermelding van de Tüv-verklaring dat zij voldoet aan Richtlijn 93/42. Partijen gebruiken de termen identiek, equivalent en uitwisselbaar, terwijl deze verschillende inhoud hebben. Er zijn geen grieven tegen de vaststelling van de verschillen, zodat deze vaststaan (devolutieve werking van hoger beroep), echter de verschillende werkwijzen zijn niet uitwisselbaar, zodoende staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderzins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

Grieven betreft verbeurde dwangsommen: Het vonnis van voorzieningenrechter van 16 februari 2006 is bij arrest van 1 mei 2007 vernietigd, wordt vernietigd, zijn de dwangsommen niet verbeurd c.q. onverschuldigd betaald. Deze grief slaagt.

Proceskosten Bestreden vonnis wordt vernietigd, Biomet toch overwegend in ongelijk gesteld en draagt de kosten. Betreft de dwangsommen worden kosten gecompenseerd Biomet 75% aan de zijde van X en X 25% van de zijde van Biomet en voor het overige ieder eigen kosten.

De grieven 1 en 2; de formulering van het ge- en verbod in 5.2 van het bestreden dictum 4.8.3. Het hof oordeelt dienaangaande als volgt. Partijen gebruiken de termen “identiek”, “equivalent” en “uitwisselbaar”. Duidelijk is dat die begrippen een verschillende inhoud hebben. Indien de producten identiek zijn, zijn er geen relevante verschillen aan te wijzen, qua samenstelling, eigenschappen of verwerking. Indien de producten equivalent (of gelijkwaardig) zijn, zal vooral worden bezien of - eventueel met hantering van een andere werkwijze - met het ene product een “even goed” eindresultaat bereikt kan worden als met het andere. Indien producten uitwisselbaar zijn wil dat zeggen dat de eindresultaten vergelijkbaar zijn en dat ook de werkwijze bij beide producten praktisch gelijk is. Biomet stelt dat haar product, Refobacin Bone Cement gelijkwaardig en uitwisselbaar is met Refobacin Palacos.

4.8.4. Terecht heeft [X.] opgemerkt dat geen grieven zijn gericht tegen de vaststelling van de verschillen, zoals door de rechtbank in r.o. 4.6 van het vonnis waarvan beroep weergegeven. Deze worden derhalve als vaststaand aangemerkt. Het hof is van oordeel dat deze verschillen niet als van kennelijk ondergeschikt belang kunnen worden beschouwd, nu deze van de gebruikers - de chirurgen - een andere werkwijze vereisen dan bij het gebruik van Refobacin Palacos. De verwerkingstijd van beide producten is bijvoorbeeld verschillend. De verschillen leiden er reeds toe dat -wat er ook zij van een eventueel mogelijk te bereiken eindresultaat - de producten niet als uitwisselbaar kunnen worden beschouwd. Daarvoor zou vereist zijn dat de beoogde gebruikers zonder meer ervan uit kunnen gaan dat er geen enkel relevant verschil bestaat, noch qua bereidingswijze, noch qua eindresultaat. Tussen partijen staat voorst vast dat er ten aanzien van Refobacin Bone Cement (nog) geen resultaten van een in vivo onderzoek voorhanden zijn, terwijl als niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden vast staat dat slechts na een dergelijk in vivo onderzoek beoordeeld kan worden of die producten, vooral voor wat betreft het eindresultaat, als gelijkwaardig en/of uitwisselbaar zijn te kwalificeren.

4.8.5. Bij deze stand van zaken staat het Biomet niet vrij om mededelingen te doen of anderszins te suggereren dat beide producten identieke, uitwisselbare, equivalente of gelijkwaardige producten zijn.

4.8.6. Daaraan doet de door Tüv afgegeven EG-markering niet af. Ook is immers vast komen te staat dat Tüv die verklaring niet heeft afgegeven op basis van eigen onderzoek van de producten, maar (slechts) op basis van door Biomet aangeleverde documentatie.

De grieven 3, 4 en 5; verbeurde dwangsommen

4.9.1. Biomet heeft aangevoerd dat nu in de kort geding procedure het hof bij arrest van 1 mei 2007 het vonnis van de voorzieningenrechter van 16 februari 2006 heeft vernietigd, eventueel op grond van voornoemd vonnis verbeurde dwangsommen niet meer zijn verschuldigd c.q. eventueel betaalde dwangsommen onverschuldigd betaald zijn. [X.] heeft dat bestreden, daartoe aanvoerende dat het hof in wezen hetzelfde oordeel als de voorzieningenrechter was toegedaan en het vonnis alleen “voor de duidelijkheid” heeft vernietigd. [X.] heeft daarbij ook verwezen naar een uitspraak van dit hof van 5 april 2005, LJN AT 5749.

4.9.2. De grieven slagen. Het vonnis in kort geding van 16 februari 2006 is door het hof volledig vernietigd. In geval van vernietiging van een vonnis ontvalt de kracht aan de vernietigde uitspraak met terugwerkende kracht. Dat brengt met zich mee dat de rechtsgrond aan de door de voorzieningenrechter opgelegde dwangsommen ook met terugwerkende kracht is ontvallen.

Lees het arrest hier (link / pdf)

Gerecht EU 15 september 2011, zaak T-427/09 (Centrotherm Systemtechnik tegen OHIM/centratherm Clean Solutions)

Gemeenschapsmerk. Procedure tot vervallenverklaring. Gemeenschapswoordmerk CENTROTHERM. Normaal gebruik van merk waarvan het beperkte bewijs werd geleverd middels enkele (gedateerde) facturen foto's van lagere kwaliteit is niet overtuigend. Beslissing Kamer van Beroep wordt vernietigd, merk wordt vervallenverklaard. Beroep in zaak T-434/09 is echter verworpen.

Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging van beslissing R 6/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 25 augustus 2009 houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling waarbij het woordmerk „CENTROTHERM”, voor waren en diensten van de klassen 11, 17, 19 en 42, is vervallen verklaard in het kader van het door verzoekster ingediende verzoek tot vervallenverklaring.

34. Bijgevolg dient te worden onderzocht of op basis van de globale beoordeling van de foto’s en de vier facturen kan worden geconcludeerd dat het litigieuze merk normaal is gebruikt overeenkomstig de beginselen die door de in de punten 25 tot en met 29 hierboven aangehaalde rechtspraak zijn ontwikkeld.

35. Met betrekking tot de vier facturen dient te worden opgemerkt dat drie ervan dateren van juli 2006 en op Denemarken, Hongarije en Slowakije betrekking hebben en dat een ervan dateert van januari 2007 en Duitsland betreft. Het woord „centrotherm” komt in het opschrift van die facturen voor, vergezeld van interveniëntes logo als handelsnaam en haar postadres.

36. Die facturen vermelden dat interveniënte verschillende waren in verband met loodgieterij (buizen, moffen, ensembles voor de aansluiting van verwarmingsketels, controlebogen, omhulsels voor uitlaatsystemen) aan vier klanten heeft verkocht voor een bedrag dat, met inbegrip van de factuur van 2007, overeenstemt met minder dan 0,03 % van de omzet die interveniëntes zaakvoerder heeft verklaard in 2006 te hebben gerealiseerd met de verkoop van waren onder het merk CENTROTHERM.

37. Bijgevolg heeft interveniënte bij het BHIM vrij zwak verkoopbewijs ingediend vergeleken met het in de verklaring van haar zaakvoerder opgegeven bedrag. Gesteld al dat de kamer van beroep die verklaring in aanmerking had genomen, zou derhalve moeten worden vastgesteld dat het dossier niet voldoende gegevens bevat die de inhoud van deze verklaring met betrekking tot de waarde van de verkopen ondersteunen. Wat bovendien het temporele aspect van het gebruik van het merk betreft, hebben die facturen betrekking op een zeer korte periode, zelfs op precieze data, te weten 12, 18 en 21 juli 2006 en 9 januari 2007.

46. De wijze waarop en de middelen waarmee het normaal gebruik van een merk wordt bewezen, zijn namelijk niet onbeperkt. Dat het Gerecht heeft vastgesteld dat het normaal gebruik in casu niet is bewezen, is niet te wijten aan buitensporige bewijsvereisten, maar aan het feit dat interveniënte ervoor heeft gekozen om de bewijsvoorlegging te beperken (zie punt 8 hierboven). De nietigheidsafdeling heeft foto’s van lagere kwaliteit ontvangen van voorwerpen waarvan de artikelnummers niet overeenstemmen met de artikelen die volgens de weinige voorgelegde facturen zijn verkocht. Bovendien hebben die facturen op een korte periode betrekking en vermelden zij verkopen van geringe waarde vergeleken met hetgeen interveniënte beweert te hebben gerealiseerd. Ook heeft interveniënte ter terechtzitting bevestigd dat er geen rechtstreeks verband bestond tussen de facturen en de foto’s die zij bij het BHIM had ingediend.

Gerecht EU 15 september 2011, Zaak T-271/09 (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg tegen OHIM en British-American Tobacco Polska S. A.)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal woordmerk JAN III SOBIESKI en ouder nationaal beeldmerk Jan III Sobieski tegen gemeenschapswoordmerkaanvrage Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg (worst, alcohol en tabak). Over het niet tijdig betalen van oppositiegelden tegen beslissing van Kamer van beroep de oppositie en weigering oppositie in behandeling te nemen. Betaling met cheques, ondanks herhaalde controle niet aangenomen. Klacht wordt afgewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg” voor waren van de klassen 33 en 34 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 771/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 mei 2009, waarbij het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die is ingesteld door de houder van het nationale woordmerk en het nationale woordbeeldmerk „JAN III SOBIESKI” voor waren van de klassen 33 en 34, is geacht niet te zijn ingesteld, op grond dat de desbetreffende taks niet binnen de gestelde termijn is betaald.

58      Der Kläger räumt ein, dass trotz des Verbots der Gebührenentrichtung per Scheck und der zahlreichen Kontrollen des Inhalts der Postausgangsstücke von dem Personal der Anwaltskanzlei nicht entdeckt worden sei, dass sich in dem oben in Randnr. 9 genannten Poststück vom 6. Mai 2008 ein Scheck befunden habe.

Rechtbank 's-Gravenhage 14 september 2011, HA ZA 08-3970 (Bacardi And Company Ltd. tegen van Caem International B.V.)

Merkenrecht. Parallelimport en Administratief Geleide Document (AGD), na de bewijsopdracht uit het tussenvonnis en incident (IEF 7867), het eindvonnis. Werking AGD: Het vervoer van onveraccijnsde accijnsproducten vindt plaats met een Administratief Geleide Document (AGD). De afzender van een AGD is altijd een AGP-houder. De ontvanger kan ook een AGP-houder zijn, of een ‘Geregistreerd Bedrijf'.  Een Geregistreerd Bedrijf mag onveraccijnsde goederen in ontvangst nemen en daarover de accijns betalen. Een Geregistreerd Bedrijf mag dus geen onveraccijnsde goederen in opslag hebben (maco.nl).

Het is niet ongebruikelijk om eerst goederen in T1 verband op te slaan en gedurende de opslag T2 of AGD status te verkrijgen.  Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Van Caem overgelegde twee documenten dan ook onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de betreffende partij Bacardi producten voortdurend onder T1 verband is opgeslagen door Van Caem. Van Caem is derhalve niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Zoals reeds overwogen onder 4.9. van het tussenvonnis heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben (r.o. 2.5).

Resultaat: Inbreukverbod (2.6) met dwangsom (2.7), aansprakelijk en schadevergoeding (2.8.), Winstafdracht niet cumulatief met schadevergoeding (2.9), Geen afgifte van de voorraad, dit komt Bacardi slechts toe bij wijze van schadevergoeding (2.10), Doen van opgave (2.11), Inzage in beslagen administratie  (2.12), Kosten van beslaglegging, echter geen rente op rente (2.13) en proceskostenveroordeling incidenteel vonnis Van Caem krijgt proceskosten vergoed: ogv liquidatietarief, in de hoofdprocedure en in tussenvonnis krijgt Bacardi proceskosten o.g.v. 1019h Rv vergoed.

2.5. Van Caem heeft geen bewijs aangebracht van haar stelling dat het niet mogelijk is opgeslagen goederen waarvan de status is gewijzigd van T1in T2/AGD, vervolgens weer T1 status te laten verkrijgen zonder dat de goederen fysiek worden uitgevoerd naar een bestemming buiten de EER. Bij de huidige stand van de procedure, waarbij aan Van Caem een bewijsopdracht was verleend, had dat wel op haar weg gelegen. Bij gebreke daarvan en in het licht van de gemotiveerde betwisting door Bacardi, is de rechtbank niet overtuigd van de juistheid van dit betoog van Van Caem. De stelling van Van Caem dat het terugdraaien van de T1 status onlogisch is omdat er dan al accijns is betaald, overtuigt de rechtbank evenmin. Van Caem erkent zelf al in een voetnoot bij haar nadere akte tot uitlating dat bij de plaatsing in AGD-status vooralsnog geen accijns wordt geheven. Het argument van Van Caem dat deze handelwijze onnodige accijnskosten zou opleveren, geldt derhalve niet voor goederen die onder AGD verband worden opgeslagen. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de door Van Caem overgelegde twee documenten dan ook onvoldoende om met een redelijke mate van zekerheid te kunnen vaststellen dat de betreffende partij Bacardi producten voortdurend onder T1 verband is opgeslagen door Van Caem. Van Caem is derhalve niet geslaagd in haar bewijsopdracht. Zoals reeds overwogen onder 4.9. van het tussenvonnis heeft Van Caem derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van Bacardi door gedecodeerde Bacardi producten ter verhandeling in voorraad te hebben.

(Neven-)vorderingen

Inbreukverbod 2.6. Gezien hetgeen onder 4.4. en 4.6. van het tussenvonnis en 2.5. van dit vonnis is overwogen, concludeert de rechtbank dat Van Caem in 2007 inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi in de Gemeenschap door de transactie met Cobana Distribution Rights, in de jaren 2008 en 2009 446 inbreukmakende transacties heeft verricht en daarnaast nog inbreuk heeft gemaakt door de verhandeling van gedecodeerde producten in 2006. Op grond van deze inbreuken is het door Bacardi gevorderde inbreukverbod toewijsbaar. De rechtbank stelt de termijn waarop het verbod ingaat op twee weken, daar Van Caem binnen die termijn redelijkerwijs het verbod moet kunnen naleven.

Dwangsom 2.7. De bij het inbreukverbod gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een dwangsom van € 500,- per product voldoende acht en de dwangsommen zal maximeren op € 750.000,-.

Aansprakelijk en schadevergoeding 2.8. Bacardi vordert voorts een verklaring voor recht dat Van Caem aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken door Van Caem heeft geleden en veroordeling van Van Caem om die schade, te berekenen aan de hand van de opgave door Van Caem en/of aan de hand van de inzage in de in conservatoir beslag genomen bescheiden van Van Caem, althans nader op te maken bij staat, te vergoeden. Van Caem is aansprakelijk voor de door Bacardi ten gevolge van de inbreuken geleden schade. Daar Bacardi thans onvoldoende heeft gesteld betreffende de omvang van haar schade (zij vordert juist opgave van gegevens om de schade vast te kunnen stellen) maar wel aannemelijk is dat Bacardi schade heeft geleden, dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de gevorderde wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding. De rechtbank ziet niet in welk belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht dat Van Caem aansprakelijk is voor alle schade die zij ten gevolge van de merkinbreuken heeft geleden, zodat die niet zal worden toegewezen.

Winstafdracht niet cumulatief met schadevergoeding 2.9. Naast schadevergoeding vordert Bacardi winstafdracht. Ter comparitie heeft Bacardi verklaard dat zij na de gevorderde opgave door Van Caem een keuze wil maken tussen vergoeding van de door haarzelf gederfde winst en afdracht van de door Van Caem genoten winst. Van Caem heeft geen uitdrukkelijk beroep gedaan op de uitzondering op het recht op winstafdracht voor inbreuken die niet te kwader trouw zijn gemaakt. Nu in overweging 4.5. van het tussenvonnis is vastgesteld dat Van Caem zelf in ieder geval 446 zendingen niet-uitgeputte Bacardi producten in de Gemeenschap in het verkeer heeft gebracht en uit de prijslijsten van Van Caem blijkt dat zij zich bewust is van het feit dat zij ook gedecodeerde producten verhandelt, is er sprake van inbreuk te kwader trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE. Ook overigens vormen de omstandigheden van het geval geen aanleiding om deze vordering af te wijzen. Bacardi heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Bacardi zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd.

Geen afgifte van de voorraad 2.10. Bacardi vordert voorts overdracht van de door Van Caem in voorraad gehouden Bacardi producten op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Dat artikel geeft Bacardi echter slechts het recht om vernietiging van deze producten door Van Caem te vorderen. Het recht op afgifte komt Bacardi slechts toe bij wijze van schadevergoeding, doch Bacardi vordert geen vergoeding van haar schade middels afgifte. Deze vordering van Bacardi komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.

Doen van opgave van deelnemende derden 2.11. In het licht van de hiervoor vastgestelde inbreuken en het recht op schadevergoeding danwel winstafdracht, is de vordering tot het doen van opgave van leveranciers, aantallen ingekochte en/of door leveranciers geleverde inbreukmakende Bacardi producten, inkoopprijzen, leverdata, voorraad, afnemers, aan afnemers geleverde aantallen, verkoopprijzen, netto winst en winstberekening eveneens toewijsbaar. De opgave betreft uitsluitend inbreukmakende Bacardi producten, waaronder de rechtbank verstaat alle in de Gemeenschap door Van Caem ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor Van Caem) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde Bacardi producten waarvan (i) de productcodes op het product zijn verwijderd of waarvan (ii) door Van Caem niet wordt aangetoond dat zij door of met toestemming van Bacardi in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht of dat zij uitsluitend T1 status hebben gehad en derhalve bij voortduring uitgezonderd zijn gebleven van het vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap (hierna tezamen te noemen: ‘Inbreukmakende Bacardi Producten’). Bacardi producten die aanvankelijk door Van Caem met T1 status bij douane-expediteurs in de Gemeenschap in voorraad zijn gehouden en vervolgens zijn vrijgemaakt, vallen derhalve onder de opgave, conform hetgeen in 4.6. van het tussenvonnis is overwogen. Bij een afzonderlijke opgave daarvan, zoals door Bacardi gevorderd, heeft zij derhalve geen belang. Aangezien de rechtbank heeft vastgesteld dat Van Caem gedurende meerdere jaren inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Bacardi en Bacardi gemotiveerd heeft gesteld dat Van Caem mogelijk ook al in 2003, 2004 en 2005 inbreuk maakte, is een opgave vanaf 1 januari 2003 toewijsbaar. De gevorderde accountantscontrole over de opgave is eveneens toewijsbaar. Nu Van Caem een inbreukverbod op straffe van een dwangsom opgelegd krijgt en opgave dient te doen van de door haar ingekochte, geleverd gekregen en in voorraad gehouden inbreukmakende Bacardi Producten, ziet de rechtbank niet in welk rechtens te respecteren belang Bacardi daarnaast nog heeft bij de door haar gevorderde opgave van de hoeveelheden Bacardi producten die naar haar onderweg zijn maar nog niet zijn geleverd, zodat Van Caem daarvan geen aparte opgave hoeft te doen. De gevorderde dwangsom in verband met het doen van opgave is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de rechtbank een dwangsom van € 5.000,- per dag proportioneel acht en daar een maximum van € 500.000,- aan zal verbinden. De termijn waarbinnen deze opgave en de accountantscontrole daarover dienen plaats te vinden zal worden gesteld op 3 maanden, nu de opgave betrekking heeft op een periode van meer dan zes jaar, Van Caem heeft gesteld zo lang nodig te hebben en Bacardi die stelling onvoldoende gemotiveerd heeft betwist.

Inzage in beslagen administratie 2.12. Bacardi vordert voorts inzage in de door haar in beslag genomen administratie. Gezien de toe te wijzen opgave van de inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens, te controleren door een registeraccountant, heeft Bacardi slechts belang bij deze vordering voor zover het inzage van de administratie door de accountant bij de controle van de opgave betreft. In zoverre zal deze vordering worden toegewezen.

Kosten van beslaglegging, echter geen rente op rente 2.13. Van Caem is voorts de kosten van de beslaglegging op 19 september 2008 en de gerechtelijke bewaring verschuldigd. Nu uit de door Bacardi in het geding gebrachte kostenspecificatie en de daarbij behorende facturen van de gerechtelijk bewaarder en deurwaarder blijkt dat Bacardi kosten heeft gemaakt ter hoogte van het door haar gevorderde bedrag van € 9.669,63 is de gevorderde verklaring voor recht dat Van Caem dit bedrag verschuldigd is toewijsbaar. Over dit bedrag is wettelijke rente verschuldigd, die berekend dient te worden vanaf 9 oktober 2008 nu uit de onderliggende facturen en administratie blijkt dat deze kosten niet op de dag van beslaglegging maar pas op die datum zijn voldaan door haar advocaat. De door Bacardi gevorderde ‘rente op rente’ per jaar valt van rechtswege al onder de wettelijke rente, zodat Bacardi geen belang heeft bij de afzonderlijke toewijzing daarvan.

Proceskosten

2.14. Bacardi is bij incidenteel vonnis van 8 april 2009 veroordeeld in de kosten van het incident tot zekerheidstelling. Van Caem heeft echter geen opgave gedaan van haar volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, zodat Bacardi veroordeeld zal worden in de kosten  in dat incident op de voet van het liquidatietarief, aan de zijde van Van Caem door de rechtbank begroot op € 452,- salaris advocaat.

2.15. In de hoofdprocedure zal Van Caem als overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten. Deze procedure heeft zowel de handhaving van rechten van intellectuele eigendom als de onrechtmatige daad als grondslag, zodat de door Bacardi gevorderde proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar is voor zover de procedure op de rechten van intellectuele eigendom betrekking heeft. De rechtbank schat het gedeelte van de procedure dat ziet op de handhaving van deze rechten op 90%.

2.16. De vorderingen van Bacardi in het incident tot het doen van opgave en het verlenen van inzage zijn in het tussenvonnis afgewezen omdat diezelfde vorderingen reeds in het hoofdgeding toewijsbaar waren. Om die reden zal de rechtbank Van Caem tevens veroordelen in de kosten van het door Bacardi opgeworpen incident tot opgave en inzage. Het incident had volledig betrekking op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom, zodat de proceskostenveroordeling in het incident in zijn geheel op de voet van artikel 1019h RV toewijsbaar is.

Lees het vonnis hier (.doc-bestand, pdf, schone pdf en tussenvonnis 22 december).

Gerecht EU 14 september 2011, zaak T-485/07 (Olive Line International - OHIM/Knopf (O-live)

Oppositieprocedure. Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de handelsbenaming voor handelsbemiddelingsdiensten ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1478/20062 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 26 september 2007 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „o-live” voor waren van de klassen 29, 30, 31 en 33

Oppositieklacht toegewezen, beslissing OHIM wordt vernietigd.

92      Im vorliegenden Fall ist angesichts der Übereinstimmung des dominierenden Elements des Handelsnamens und der angemeldeten Marke der Schluss zu ziehen, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich sind. Die Unterschiede, die sich zum einen aus dem Fehlen des Wortbestandteils „line“ am Ende der angemeldeten Marke und zum anderen daraus ergeben, dass die Darstellung der Olive „dreidimensional“ mit einem Hell-Dunkel-Effekt gestaltet ist und unterschiedlich lange, nach rechts geneigte Blätter erkennen lässt, wiegen nicht so schwer, dass die Ähnlichkeit, die durch diese Übereinstimmung entsteht, beseitigt wird (vgl. in diesem Sinne Urteile des Gerichts vom 18. Februar 2004, Koubi/HABM – Flabesa [CONFORFLEX], T‑10/03, Slg. 2004, II‑719, Randnr. 46, und monBéBé, Randnr. 60).

Gerecht EU 14 september 2011, zaak T-279/10 K-mail Order tegen OHIM-OVKO (Men'z)

Oppositieprocedure. Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van de in Duitsland in de handel voor waren van de klassen 14, 18 en 25 gebruikte firmanaam „WENZ” ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 746/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 maart 2010 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk „MEN’Z” voor waren van de klassen 9, 14 en 18

Oppositieklacht afgewezen

Beschikking Hof 's-Gravenhage 13 september 2011, zaaknr. 200.091.294/01 (N.V. Lion tegen Tempur Benelux)

Met dank aan Joost Becker, Dirkzwager advocaten & notarissen.

Merkenrecht, verzoek tot vernietiging van beslissing van BBIE om inschrijving van depot NEWPUR gedeeltelijk niet ingeschreven voor de waren waarvoor ingeschreven (BBIE 27 mei 2011, dossier nr. 2004626). Procesrecht, verzoekster heeft verzuimd tijdig het griffierecht te betalen ex art. 282a Rv jo. 3 lid 4 Wgbz.

Verzoekster N.V. Lion heeft in het hoger beroep van de oppositie-uitspraak verzuimd tijdig het door haar verschuldigde griffierecht op grond van art. 282a Rv jo. art. 3, lid 4 Wgbz te betalen. Niet-ontvankelijkheid volgt.

4. Voor de verplichting om tijdig het verschuldigde griffierecht te betalen is niet relevant of de procesadvocaat van Lion daarvoor een nota heeft ontvangen. Evenmin is relevant of hij met griffiemedewerkers heeft gesproken als door hem gesteld. Dat het griffierecht uiterlijk vier weken na indiening van het verzoekschrift (anders dan bij procedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht, waarin geregeld is dat griffierecht verschuldigd is binnen vier weken na een mededeling daarover) moet worden betaald, volgt uit artikel 3, lid 4 Wgbz. Dat uit de gesprekken met de griffiemedewerkers iets anders had mogen worden afgeleid, is gesteld noch gebleken. Als onduidelijk was welk bedrag betaald moest worden, had (de procesadvocaat van) verzoekster hiernaar kunnen informeren bij de griffie of dit zelf kunnen berekenen. Het bovenstaande leidt ertoe dat er in dit geval onvoldoende reden is om op grond van lid 4 van artikel 282a Rv lid 2 van dat artikel buiten toepassing te laten. Dat niet-ontvankelijkverklaring vooral in (hoger) beroepssituaties grote nadelige gevolgen kan hebben, heeft de wetgever kennelijk minder zwaarwegend geacht dan tijdige inning van griffierecht.

5. gelet op het bovenstaande zal Lion overeenkomstig het bepaalde in artikel 282a, lid 2 Rv niet-ontvankelijk worden verklaard in haar verzoek, met veroordeling in de kosten van de procedure, die aan de zijde van Tempur zullen worden begroot op nihil, nu nog geen verweerschrift is ingediend.

Zie eveens BOIP-site, hier.

Hof Amsterdam 13 septebmer 2011, LJN BS7825 (Mercis c.s. tegen Punt.nl)

Met gelijktijdige dank aan Otto Volgenant, Kennedy Van der Laan. In navolging van IEF 8482. Auteursrecht, persoonlijkheidsrecht, merkrecht, hosting provider. In kort geding staan parodieën centraal waarin Nijntje wordt geassocieerd met seks, drugs en terrorisme niet zonder meer onrechtmatig. Het betreft toelaatbare parodieën. De begrenzing ligt in de redelijkheid en de regels van het maatschappelijk verkeer.

Afbeeldingen zijn auteursrechtelijk jegens Mercis c.s. geoorloofd (18 Aw), Beroep op 'droit au respect', immers: "Nijntje is van de kinderen, daar moet je afblijven", aldus Bruna. Het beroep op merkenrecht: In aanmerking nemende de vastgestelde humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de merken van Mercis en het ontbreken van verwarringsgevaar is (...) sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, zodat – nog daargelaten dat voorshands niet althans onvoldoende is gebleken dat aan de overige vereisten in die verdragsbepaling is voldaan - de vordering van Mercis c.s. niet op haar merkrechten kan worden gebaseerd. Beroep verworpen, incidenteel appel vernietiging van het vonnis.

Proceskostenveroordeling Mercis c.s. 1019 Rv: € 1.362,50 in eerste aanleg en € 34.412,10 in hoger beroep.

Auteursrecht parodie 4.7. De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat vanwege de humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiebedoelingen en het ontbreken van verwarringsgevaar, het gebruik van de afbeeldingen 2 tot en met 6 als parodie in dit geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, zoals art. 18b Aw vereist.

4.8. Het hof sluit zich hierbij aan. De bedoeling van deze afbeeldingen, die in combinatie met de bijbehorende teksten in schril contrast staan met de oorspronkelijke figuur Nijntje, is onmiskenbaar het opwekken van de lachlust, waaraan niet afdoet dat lang niet iedereen de gewraakte afbeeldingen even grappig of gepast zal vinden. Het gaat hierbij om parodiërend gebruik, immers om nabootsingen in een enigszins gewijzigde vorm waardoor de figuur Nijntje tot voorwerp van de lachlust wordt gemaakt en waardoor de teneur van het oorspronkelijke werk op humoristische, overwegend ironische wijze wordt veranderd. Dat contrast wordt versterkt door de combinatie met de begeleidende teksten. Waar de teksten van Dick Bruna bij uitstek kindvriendelijk en geweldloos zijn, zijn de teksten bij de gewraakte afbeeldingen veelal grof en agressief.

4.9. Hetgeen Mercis c.s. in de toelichting op grief 2 hebben aangevoerd leidt niet tot een andere uitkomst in de beoordeling van de afbeeldingen 2 tot en met 6. In het vonnis is per afbeelding aangeduid hoe de teneur van het oorspronkelijke werk, te weten de figuur Nijntje met de hierboven in 4.5 beschreven auteursrechtelijk beschermde trekken, is gewijzigd door het toevoegen van tekst en beeldelementen die niet bij Nijntje horen. Zo is achtereenvolgens onder meer sprake van Nijntje in verband met een hardcore feest, stoned als een garnaal, een trancenicht, pep en hakkûh. Dat is evident parodiërend gebruik waarbij het werk zelf op de korrel wordt genomen en waarbij de spot er dik bovenop ligt. Dat gebruik is, objectief bezien, in overeenstemming met hetgeen naar de regels van het huidige maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, ook indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat Bruna zich als geestelijk vader van Nijntje erdoor beledigd voelt, in verband waarmee hij zijn hierna nog te bespreken persoonlijkheidsrechten in het geding brengt. Aan Mercis c.s. kan worden toegegeven dat niet iedere als ‘humor’ gepresenteerde associatie van Nijntje met drugs, seks, terrorisme, racisme, of andere onderwerpen die niet als ‘braaf’ worden beschouwd, een toelaatbare parodie oplevert. De wetgever heeft de vrijheid tot parodiërend gebruik begrensd door de redelijkheid en de regels van het maatschappelijk verkeer. Per voorkomend geval moet worden beoordeeld of die begrenzing in acht is genomen. Zoals hiervoor reeds is overwogen acht het hof de gestelde grenzen hier nog niet overschreden. In de door de wetgever gestelde criteria van art. 18b Aw, zoals die in het voorliggende geval zijn toegepast, ligt bovendien de afweging besloten die in art. 5 lid 5 van de Auteursrechtrichtlijn 2001/29/EG wordt voorgeschreven als zogenoemde driestappentoets met betrekking tot beperkingen en restricties van het auteursrecht. Ook daaraan is derhalve voldaan. Mercis c.s. hebben in dit verband nog aangevoerd dat de gewraakte afbeeldingen makkelijk zijn te vinden en dat met name ook jonge kinderen, wanneer die gebruik maken van internet, geconfronteerd kunnen worden met beledigende of als parodie bedoelde afbeeldingen van Nijntje zonder de finesses daarvan te begrijpen, zoals oudere kinderen en volwassenen dat wel kunnen. Het hof acht de hierdoor aanwezige kans op verwarring en reputatieschade alsmede op aantasting van de betrokken belangen van Mercis c.s. evenwel niet dusdanig groot dat dit aan toepasselijkheid van de in art. 18b Aw vervatte beperking van het auteursrecht in de weg staat.

Persoonlijkheidsrechten 4.15. Met grief 3 bestrijden Mercis c.s. het oordeel van de voorzieningenrechter dat de gewraakte afbeeldingen geen inbreuk maken op de persoonlijkheidsrechten van Bruna. Zij betogen dat de gewraakte afbeeldingen op onaanvaardbare wijze afbreuk doen aan de integriteit van Nijntje, die voor Bruna het fundament en de spil van zijn werk is. Dat werk bestaat in de kern uit respect voor de wereld van het kind. De gewraakte afbeeldingen en teksten zijn volgens Mercis c.s. beledigend voor Bruna en voor zijn werk, omdat Nijntje geassocieerd wordt met drugsgebruik, grof taalgebruik, agressiviteit en intolerantie. Bruna beroept zich in het bijzonder op zijn ‘droit au respect’ als bedoeld in art. 25, lid 1 sub d, Aw.

4.16. De voorzieningenrechter heeft overwogen dat een geslaagd beroep op de exceptie van art. 18b Aw geacht wordt mede te omvatten dat geen beroep op persoonlijkheidsrechten kan worden gedaan en dat een (geslaagde) parodie niet meer is dan dat en derhalve niet kan worden aangemerkt als een “misvorming, verminking of andere aantasting” als bedoeld in art. 25 (lid 1 sub d) Aw. Dat oordeel is juist. Het ligt besloten in de vaststelling dat het gewraakte gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk in het onderhavige geval in overeenstemming is met hetgeen naar de regels van het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs geoorloofd is, welk parodiërend gebruik de maker ingevolge de wet zal hebben te dulden. Aan deze normen is in het onderhavige geval voldaan, ook waar het betreft het door Mercis c.s. gevreesde verwarringsgevaar bij jonge kinderen, zoals hiervoor werd overwogen. Daaraan doet niet af dat zich ook andere, thans niet ter beoordeling voorliggende gevallen van beweerde persiflage kunnen voordoen en ook hebben voorgedaan, waar die normen mogelijk wel zijn overtreden en inbreuk wordt gemaakt op het persoonlijkheidsrecht van de maker (vgl. de afbeelding in de memorie van grieven sub 5.6 en de voorbeelden in de producties 22 en 41 van Mercis c.s.). Evenmin doet daaraan af dat Bruna, getuige zijn als productie 47 overgelegde verklaring, de grenzen van de parodieervrijheid strakker trekt en hij, naar het hof ter terechtzitting is gebleken, eigenlijk in het geheel geen parodieën op zijn geesteskind Nijntje duldt maar stelt, in de woorden van Bruna: Nijntje is van de kinderen, daar moet je afblijven.

Merkenrecht parodie 4.19. Geen grieven zijn gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het beroep op art. 2.20 lid 1 sub c BVIE niet slaagt omdat de afbeeldingen in dit geval niet worden gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten en geen sprake is van gebruik in het economisch verkeer. Ten aanzien van het beroep op art. 2.20 lid 1 sub d BVIE geldt het volgende. Indien en voor zover al moet worden aangenomen dat de gebruikte tekens (woord en/of beeld) in en bij de gewraakte afbeeldingen 1 tot en met 7 overeenstemmen met de hierboven in 4.1 sub b genoemde drie merken van Mercis, waarop de vordering merkenrechtelijk is gebaseerd, heeft gelet op hetgeen eerder in het kader van het auteursrecht is overwogen ten aanzien van alle zeven afbeeldingen ook hier te gelden dat zij zijn aan te merken als toelaatbare parodieën. In aanmerking nemende de vastgestelde humoristische bedoeling, het ontbreken van concurrentiemotieven, de bewaarde afstand tot de merken van Mercis en het ontbreken van verwarringsgevaar is niet alleen bij de afbeeldingen 2 tot en met 6 maar ook, in zoverre anders dan de voorzieningenrechter oordeelde, bij de afbeeldingen 1 en 7 sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE, zodat – nog daargelaten dat voorshands niet althans onvoldoende is gebleken dat aan de overige vereisten in die verdragsbepaling is voldaan - de vordering van Mercis c.s. niet op haar merkrechten kan worden gebaseerd.

Oorspronkelijke pdf

Gerecht EU 13 september 2011, zaak T-522/08 en T-523/08 (Ruiz de la Prada de Sentmenat tegen OHIM/Quant (Cosmetics Japan) inzake AGATHA RUIZ DE LA PRADA)

In't kort. Gemeenschapsmerkenrecht. Oppositieprocedure op grond van nationale beeldmerken en gemeenschapsbeeldmerk Mary Quant tegen gemeenschapsbeeldmerkaanvrage (in kleur) van RUIZ DE LA PRADA DE SENTMENAT. Oppositie is afgewezen, deze beslissing is gedeeltelijk vernietigd, beroep door aanvrager om deze laatste te (laten) vernietigen. Beroep: door aanvrager strekkende tot vernietiging OHIM gedeeltelijke vernietiging van beslissing tot afwijzing van oppositie ingesteld door houder nationale beeldmerken en gemeenschapsbeeldmerk. Overwegingen zijn goed uitgevoerd, beroep afgewezen.

Een bloem in drie kleuren met de vermelding „AGATHA RUIZ DE LA PRADA” voor waren van de klassen 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27 en 28, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1523/2007-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 17 september 2008 houdende gedeeltelijke vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken en het gemeenschapsbeeldmerk bestaande in de afbeelding van een zwart-witte bloem voor waren van de klassen 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 en 26.

43      Par ailleurs, il ne saurait être considéré que la chambre de recours ait commis une erreur en considérant que le fait que, contrairement à la marque antérieure, qui est en noir et blanc, la marque demandée soit également composée de quatre couleurs ne s’oppose pas au constat selon lequel une similitude visuelle entre les marques en conflit existe. En effet, le consommateur moyen des produits en cause ne disposera que rarement de la possibilité de comparer les deux marques lors de ses achats, mais il doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardé en mémoire (arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 24 supra, point 26).

44      En outre, il convient de relever que l’allégation de la requérante, selon laquelle l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude visuelle aurait été conditionnée par le constat d’une similitude sur le plan conceptuel, ne ressort pas des motifs de la décision attaquée. Celle-ci doit donc être rejetée comme manquant en fait.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-83/09 (Chalk tegen OHMI - Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC))

Gemeenschapsmerk. Overdracht van een merk tijdens de registratieprocedure. Afgewezen: overdracht heeft geen effect tegenover derde partijen, slechts na opname in het register.

Beroep ingesteld door de beweerde rechtverkrijgende van het gemeenschapswoordmerk „CRAIC” voor waren van de klassen 25, 32 en 33, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1888/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 november 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om de beslissing tot inschrijving van de overgang van dit merk op de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep te herroepen.

36 Under Article 23 of Regulation No 40/94, a transfer of a Community trade mark is in principle to have effects vis-a-vis third parties only after entry in the register, save where third parties have acquired rights in the trade mark after the date of the transfer and they knew of that transfer at the date on which the rights were acquired. It follows that, in order to be able to assert his rights vis-à-vis third parties, the new proprietor after the transfer of the trade mark must register that transfer. In the absence of such registration, third parties having no knowledge of the transfer cannot have that transfer raised against them. In the present case, the applicant, as the alleged proprietor of the Community trade mark following the alleged earlier assignment, did not register the transfer of the Community trade mark in the register at OHIM. Moreover, there is no indication or claim that the intervener knew of the earlier assignment of the mark at issue to the applicant. In such a situation, the transfer of the Community trade mark to the applicant may not be raised against the intervener.