Merkenrecht  

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 september 2018, IEF 18117; IEFbe 2794; C-622/18 (AR) Via Minbuza. AR, de oprichter van de onderneming Part des anges die alcohol en gedistilleerde dranken verhandelt, is houder van het Franse woord- en beeldmerk “Saint Germain” dat op 05.12.2005 is aangevraagd. Nadat AR had vernomen dat Cooper International Spirits (samen met twee andere vennootschappen) een vlierbessenlikeur onder de benaming “St-Germain” verhandelde heeft hij op 08.06.2012 de drie vennootschappen gedagvaard wegens merkinbreuk. In een parallelle zaak heeft de rechter bij vonnis van 28.02.2013 de rechten van AR op het woord- en beeldmerk “Saint Germain” met ingang van 13.05.2011 vervallen verklaard voor alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren). Dit werd bevestigd door een arrest van de rechter in tweede aanleg van 11.02.2014, dat onherroepelijk is geworden. AR heeft zijn vorderingen wegens merkinbreuk gehandhaafd voor de periode die niet viel onder de verjaring (08.06.2009 – 13.05.2011). Bij vonnis van 16.01.2015 heeft de rechterlijke instantie de vorderingen van AR afgewezen na te hebben geoordeeld dat geen enkele exploitatie van het betrokken merk had plaatsgevonden sinds de aanvraag ervan.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 18 oktober 2018, IEF 18109; RB 3247 (Nomenta tegen Nikki Amsterdam) Vergelijkende reclame. Partijen brengen beide een lamp op de markt die tevens dienst kan doen als speaker en wijnkoeler. De voorzieningenrechter heeft 5 september 2018 geoordeeld dat Nomenta ongeoorloofde vergelijkende reclame heeft gemaakt door te stellen dat CE-certificering bij Nikki ontbreekt. Geoordeeld is dat zij deze uitingen moet staken, rectificatie moest uitbrengen en dat voor iedere dag dat zij geheel of gedeeltelijk hiermee in strijd handelt, aan Nikki een dwangsom verbeurt. Later heeft Nomenta zich op een vijf dagen durende beurs elke dag denigrerend uitgelaten over de lampionnen van Nikki. Nomenta wordt veroordeeld tot verbeuring van vijfmaal €2.500,- aan dwangsommen.

Hof van Justitie 30 mei 2018, IEF 18103; IEFbe 2791; ECLI:EU:C:2018:349 (Kenzo Estate) Merkenrecht. Zie eerder [IEF 17339], [IEFbe 2423]. Vraag of voornaam persoon als "gebruik met geldige reden" geldt. Hof gaat mee met A-G: de voornaam van een persoon is geen gebruik met geldige reden.

Vzr. Rechtbank Gelderland 12 november 2018, IEF 18099; ECLI:NL:RBGEL:2018:4858 (Libéma tegen Teka) Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum huisvestte in een geodetische koepel op Schiphol en werd gedreven onder de naam Aviodrome. Zij verhuisde naar Lelystad Airport. De koepel is niet mee verhuisd. Stichting Nationaal Luchtvaartmuseum ging failliet en de Libéma-groep heeft onder de naam Aviodrome gedreven onderneming en haar bezittingen en rechten uit dit faillissement overgenomen. Libéma is houdster van Benelux-merken Aviodrome met inschrijvingsnummers 0729120 en 1031434, klasse 43 (o.a. zalenverhuur). Teka, die zich richt op exploitatie van evenementenlocaties in Nederland, heeft de koepel gekocht. Zij heeft de naam Aviodome als handelsnaam ingeschreven en de domeinnaam www.aviodomeamsterdam.com geregistreerd. In reactie op een brief van Libéma waarin zij stelt dat Teka inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht, heeft Teka de domeinnaam uit de lucht gehaald en www.hetaviodome.nl en www.hetaviodome.com geregistreerd, en de inschrijving uit het handelsregister verwijderd. Doordat Aviodrome en Aviodome auditief overeenstemmen en beide ondernemingen soortgelijke diensten verrichten, is er sprake van merkinbreuk. Teka voert ondanks uitschrijving uit het handelsregister nog steeds feitelijk de handelsnaam Aviodome. Libéma heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het publiek die gebruik wenst te maken van de koepel zich zal verwarren met het Aviodrome. Vorderingen toegewezen. 

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18097; IEFbe 2789; ECLI:EU:T:2018:709 (Pirelli Tyre SpA tegen EUIPO) Merkenrecht. Pirelli Tyre SpA heeft een Uniemerkaanvraag ingediend, inhoudende een beeldteken dat een groef in L-vorm weergeeft. De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 12 (o.a. luchtbanden, velgen). Interveniënte The Yokohoma Rubber heeft een vordering tot nietigverklaring bij het EUIPO ingesteld. Het EUIPO heeft het merk nietig verklaard voor de waren, alsmede voor velgen en wieldoppen voor allerlei soorten voertuigen, op grond dat het teken uitsluitend bestond uit de vorm van de betrokken waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Pirelli Tyre SpA heeft hiertegen beroep ingesteld. De nietigheidsafdeling heeft het beroep alleen toegewezen zover het merk was nietig verklaard voor velgen en wieldoppen, omdat het geen betrekking had op deze waren. De bewijzen tonen niet aan dat een op zichzelf staande groef met een vorm als die welke door het teken is weergegeven, kan zorgen voor de technische uitkomst waarover sprake is in de bestreden beslissing. Beslissing van van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO gedeeltelijk vernietigd. 

Gerecht EU 24 oktober 2018, IEF 18096; IEFbe 2788; ECLI:EU:T:2018:715 (Bacardi tegen Palírne U zeleného stromu) Merkenrecht. Bacardi heeft bij het EUIPO een beeldmerkaanvraag ingediend inhoudende een "42 BELOW". Palírna U zeleného stromu heeft oppositie ingediend, gebaseerd op het niet-ingeschreven beeldmerk inhoudende "42 VODKA". De kamer van beroep oordeelde dat er in casu verwarringsgevaar bestond bij het relevante publiek. Bacardi stelt dat de kamer van beroep art. 8 lid 4 verordening 207/2009 heeft geschonden door te besluiten dat het niet-ingeschreven merk voldeed aan de door dit artikel gestelde voorwaarden en dus in de weg kon staan aan inschrijving van het aangevraagde merk. De kamer van beroep is echter niet bevoegd om de geldigheid van het niet-ingeschreven merk te beoordelen en dus uitspraak te doen over eventuele inbreuk. Het stond aan Bacardi om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk ongeldig was. Beroep wordt verworpen. 

Gerecht EU 15 oktober 2018, IEF 18095; IEFbe 2787; ECLI:EU:T:2018:679 (John Mills tegen Jerome Alexander Consulting) Merkenrecht. John Mills heeft bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend voor het woordteken "Mineral Magic". De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken: Amerikaans woordmerk "Magic Minerals by Jerome Alexander" ter aanduiding van gezichtspoeder dat mineralen bevat en het niet-ingeschreven Amerikaans woordmerk "Magic Minerals" ter aanduiding van cosmetica. Oppositie is afgewezen. De eerste kamer van beroep EUIPO heeft de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond van art. 8 lid 3 verordening 207/2009. De tekens hebben namelijk een frappante gelijkenis. Dat het USPTO geen bezwaar had gemaakt tegen inschrijving van het merk "Magic Minerals by Jerome Alexander", ondanks het bestaan van Mineral Magic Cosmetics, impliceerde niet noodzakelijk dat er geen enkel verwarringsgevaar tussen de merken bestond. Art. 8 lid 3 verordening 207/2009 kan echter alleen toepassing vinden als het merk van de houder en het door zijn gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk zijn en niet slechts overeenstemmen. In casu is duidelijk dat de conflicterende tekens niet gelijk zijn, zoals elke partij erkent. De beslissing van het EUIPO wordt vernietigd. 

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 november 2018, IEF 18094; ECLI:NL:RBAMS:2018:8003 (Joris No Smell) Merkenrecht. Auteursrecht. Gedaagde sub 1 heeft samengewerkt met een groothandel in dierenvoeding en accessoires. De kennis van gedaagde sub 1 werd ingezet bij het inkopen van grondstoffen en ontwikkelen van bodembedekking voor (hokken van) knaagdieren. De producten die op de markt werden gebracht hadden o.a. de naam Joris No Smell. De samenwerking is later beëindigd. Gedaagde sub 1 heeft een concurrentiebeding getekend. Een commanditaire vennootschap is opgericht waarbij gedaagde sub 1 de directie voerde. Het gebezigde logo is een konijn met een shirt met Joris erop. Eiser sub 1 heeft Joris No Smell B.V. opgericht. Gedaagde sub 2 heeft het Benelux woordmerk Joris No Smell gedeponeerd. Eisers vorderen o.a. gebruik van aanduiding Joris No Smell te staken. Vorderingen toegewezen: depot te kwader trouw door gedaagde sub 2 en door gedaagde sub 1 getekend en daardoor geldig concurrentiebeding. 

Gerecht EU 8 november 2018, IEF 18092; IEFbe 2786; ECLI:EU:T:2018:758; T‑718/16 (Mad Dogg Athletics tegen Aerospinning Master Franchising) Merkenrecht. Amerikaans bedrijf Mad Dogg Athletics is houder van het Europees woordmerk "SPINNING", ingeschreven voor klassen audio- en videocassetten, uitrusting voor lichaamsoefeningen en lichaamsoefeningstraining. Aerospinning Master Franchising stelde dat "spinning" een gebruikelijke naam is geworden voor twee laatstgenoemde klassen. Het EUIPO heeft de rechten van Mad Dogg Athletics om deze reden ingetrokken. Het EUIPO heeft echter ten onrechte geoordeeld dat het relevante publiek dat bij de beoordeling van de grond voor herroeping in aanmerking moest worden genomen, uitsluitend bestond uit eindgebruikers van fitnessapparaten. De indoorfietsen die door Mad Dogg Athletics worden verkocht, worden gekocht door commerciële exploitanten van sportscholen, sportfaciliteiten en revalidatiecentra. Zij spelen een centrale rol op de markt van fitnessapparatuur en hebben een beslissende invloed op de selectie door eindgebruikers van diensten voor trainingsopleidingen. Bovendien had het EUIPO in haar beslissing tot intrekking moeten beslissen of het betwiste merk wel degelijk een gebruikelijke naam voor de goederen en diensten in kwestie was geworden. Het Gerecht vernietigt de beslissing van het EUIPO met betrekking tot fitnessapparatuur en lichaamstraining.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 26 juli 2018, IEF 18090; RB 3243; IEFbe 2784; C-517/18 (Fédération des fabricants de cigares) Via Minbuza. Verzoekster (Fédération des fabricants de cigares) heeft de minister-president verzocht om intrekking van het decreet inzake de productie, de presentatie, de verkoop en het gebruik van tabak, vaping-producten en voor roken bestemde producten op basis van kruiden andere dan tabak (hierna: decreet). Vervolgens vordert zij de nietigverklaring wegens bevoegdheidsoverschrijding van de stilzwijgende beslissing waarmee de minister-president haar verzoek heeft afgewezen. Verzoekster stelt dat het decreet zijn bevoegdheid overschrijdt door vermeldingen toe te voegen die niet zijn voorzien bij de richtlijn. Tevens zou het decreet een onevenredige inbreuk vormen op de vrijheid van ondernemerschap, de vrijheid van meningsuiting en het recht op eigendom. Verweerder (minister van Solidariteit en Volksgezondheid) concludeert primair tot schorsing van de behandeling en subsidiair, tot afwijzing van het verzoek. De société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (interveniënt) betoogt dat een letterlijke uitlegging van de richtlijn zou leiden tot het verbod van bepaalde merknamen, die essentieel zijn voor de identificatie van het product en dat artikel 13 van de richtlijn problematisch is vanuit het oogpunt van het recht op eigendom, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van ondernemerschap en de beginselen van evenredigheid en rechtszekerheid, zelfs wanneer een procedure op tegenspraak is voorzien.