Rechtspraak  

HvJ EU 12 maart 2015, IEF 14750; ECLI:EU:C:2015:165; zaak C‑577/13 (Actavis tegen Boehringer Ingelheim)
Octrooirecht. ABC. Vgl. IEF 13336. Het HvJ EU verklaart voor recht: Artikel 3, onder a) en c), van [ABC-Verordening] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer een basisoctrooi een conclusie bevat voor een product met een werkzame stof die als enige het voorwerp van de uitvinding vormt, waarvoor de houder van dit octrooi reeds een aanvullend beschermingscertificaat heeft verkregen, alsook een latere conclusie voor een product met een samenstelling van deze werkzame stof en een andere substantie, deze bepaling eraan in de weg staat dat deze houder een tweede aanvullend beschermingscertificaat voor deze samenstelling verkrijgt.

Gestelde vragen:
1)      a)      Indien een octrooi bij de afgifte ervan geen conclusie bevat waarin de twee samengestelde werkzame stoffen expliciet zijn vermeld, maar het octrooi nadien kan worden gewijzigd teneinde een dergelijke conclusie erin op te nemen, kan dit octrooi dan – of die wijziging nu is verricht of niet – overeenkomstig artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009 als ,een van kracht zijnd basisoctrooi’ worden aangevoerd voor een product dat deze samengestelde werkzame stoffen bevat?

b)      Kan een octrooi dat na de afgifte ervan en ofwel (i) voordat en / of (ii) nadat het ABC is verleend, is gewijzigd, als ,een van kracht zijnd basisoctrooi’ worden aangevoerd ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009?

c)      Indien een aanvrager een ABC-aanvraag indient voor een product dat uit de werkzame stoffen A en B bestaat, in omstandigheden waarin:

i)      het van kracht zijnde basisoctrooi, te weten een Europees octrooi (Verenigd Koninkrijk), na de datum van de ABC-aanvraag maar vóór de afgifte daarvan, aldus is gewijzigd dat het ook een conclusie bevat waarin de stoffen A en B expliciet worden genoemd,

en

ii)      deze wijziging volgens het nationale recht wordt geacht steeds van toepassing te zijn geweest vanaf de afgifte van het octrooi,

kan de aanvrager van het ABC dit octrooi dan in zijn gewijzigde vorm aanvoeren ter vervulling van de voorwaarde van artikel 3, onder a)[, van verordening nr. 469/2009]?

2)      Om te bepalen of de voorwaarden van artikel 3 vervuld zijn op de datum van de indiening van de ABC-aanvraag voor een product dat uit een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bestaat, wanneer

a)      in het van kracht zijnde basisoctrooi een conclusie is opgenomen betreffende een product dat de werkzame stof A bevat alsook een aanvullende conclusie betreffende een product dat een samenstelling van de werkzame stoffen A en B bevat en

b)      er reeds een ABC bestaat voor een product dat de werkzame stof A bevat (hierna: ,product X’), dient daarvoor dan te worden nagegaan of de samenstelling van de werkzame stoffen A en B als een uitvinding kan worden beschouwd die een onderscheiden en afzonderlijke uitvinding vormt ten opzichte van die van A alleen?

3)      Wanneer een van kracht zijnd basisoctrooi overeenkomstig artikel 3, onder a)[, van verordening nr. 469/2009], strekt tot ,bescherming’ van:

a)      een product dat de werkzame stof A bevat (,product X’), en

b)      een product dat een samenstelling van de werkzame stof A en de werkzame stof B bevat (hierna: ,product Y’),

en indien

c)      een VHB van product X als geneesmiddel is afgegeven;

d)      een ABC voor product X is verleend, en

e)      vervolgens een afzonderlijke vergunning voor het in de handel brengen van product Y als geneesmiddel is afgegeven,

staat verordening [nr. 469/2009], inzonderheid de artikelen 3, onder c) en d), en/of 13, lid 1, ervan, er dan aan in de weg dat aan de houder van het octrooi een ABC voor product Y wordt afgegeven? Subsidiair, indien een ABC voor product Y kan worden verleend, dient de duur daarvan dan te worden beoordeeld op basis van de vergunning die voor product X is afgegeven of op basis van de vergunning die voor product Y is afgegeven?

4)      Indien vraag 1, onder a), ontkennend wordt beantwoord, vraag l, onder b), i) bevestigend wordt beantwoord en vraag l, onder b), ii) ontkennend wordt beantwoord, in omstandigheden waarin:

a)      volgens artikel 7, lid 1, van verordening nr. 469/2009 een ABC voor een product wordt aangevraagd binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop voor dit product een van kracht zijnde VHB als geneesmiddel is verkregen overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG of richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311, blz. 1);

b)      de bevoegde dienst voor de industriële eigendom na de indiening van de ABC-aanvraag wijst op een mogelijk bezwaar tegen de afgifte van het ABC krachtens artikel 3, onder a), van verordening nr. 469/2009;

c)      vervolgens, teneinde dit door de bevoegde dienst voor de industriële eigendom gemaakte mogelijke bezwaar weg te werken, een aanvraag wordt ingediend tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi waarop de aanvrager van het ABC zich beroept, welke aanvraag wordt toegewezen;

d)      na wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi, dit gewijzigde octrooi aan artikel 3, onder a), [van verordening nr. 469/2009] voldoet;

verzet verordening nr. 469/2009 er zich dan tegen dat de bevoegde dienst voor de industriële eigendom nationale procedurele bepalingen toepast met het oog op a) de opschorting van de ABC-aanvraag teneinde de aanvrager van het ABC in staat te stellen, te verzoeken om wijziging van het basisoctrooi en b) de hervatting van de behandeling van deze aanvraag op een later tijdstip, met name zodra de wijziging is toegestaan, welke hervatting geschiedt:

–        na het verstrijken van zes maanden vanaf de datum waarop een geldige VHB van dat product als geneesmiddel is afgegeven, doch

–        binnen zes maanden vanaf de datum waarop de aanvraag tot wijziging van het van kracht zijnde basisoctrooi is toegewezen?

Rechtbank Den Haag 4 maart 2015, IEF 14731; ECLI:NL:RBDHA:2015:7287 (Occlutech tegen AGA Medical)
Uitspraak ingezonden door Peter van Schijndel, Hoyng Monegier. Octrooirecht. Bewijs. Uit het tussenvonnis volgt dat Occlutech moet bewijzen dat de occluder openbaar is voorgebruikt ten op zichte van EP0957773. De bewijslevering heeft plaatsgevonden waarbij een getuige, arts die een occluder heeft geïmplanteerd voorafgaand aan de prioriteitsdatum, via een videolink is gehoord. Er bestaat echter teveel twijfel over de vorm van de schijven die in 1995 zijn geïmplanteerd. In Nederland, anders dan in het Verenigd Koninkrijk, is het nodig dat de rechter overtuigd is van hetgeen gesteld. De rechtbank schorst het geding ex 83 lid 4 ROW totdat bij het EOB in beroep eindoordeel is geveld.

2.10. Al op grond van het voorgaande bestaat teveel twijfel over de vorm van de schijven van de in september 1995 geïmplanteerde occluders om Occlutech in het te leveren bewijs geslaagd te achte. De rechtbank kan daarlaten wat dr. A en dr. G schriftelijk hebben verklaard over de platte vorm van de schijven.

2.11 De rechtbank is zich ervan bewust dat deze uitkomst een andere is dan in het Verenigd Koninkrijk. (...) Enerzijds zal dit verschil te maken hebben met een andere waardering van de bewijzen en getuigenissen, maar anderszijds mogelijk ook met de aldaar gehanteerde bewijsrechtelijke drempel (volgens AGA: "balance of probabilities"). In Nederland is nodig dat de rechter tot de overtuiging komt dat hetgeen als feit wordt gesteld, waar is. Absolute zekerheid is daarbij niet noodzakelijk, maar wel een behoorlijke mate van zekerheid, die de rechtbank evenwel niet heeft bekomen. (...) Het oordeel van de rechtbank over het openbaar voorgebruik is overigens weer wel in lijn met de bevindingen van de Oppositie Afdeling van het EOB op dit punt. Tot slot kan de rechtbank de vraag daar laten of M. c.s. aan een vorm van (impliciete) vertrouwelijkheid was gevonden bij deze eerste drie implantaties.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Rechtbank Den Haag 4 maart 2015, IEF 14726 (Gallus Druckmaschinen tegen MPS)
Gallus is houdster van EP1667844 B1 dat ziet op een rotatiedrukpers. Er is een nieuwe set claims ingediend, deze bevat een uitbreiding van de geclaimde bescherming. In reconventie wordt het Nederlandse deel van het octrooi vernietigd. Dat er een 'change of category' van productconclusie naar werkwijzeconclusie is, strookt niet met het hiervoor vastgestelde dat er een uitbreiding van de bescherming is.

4.4. De gewijzigde conclusies sneuvelen echter evenzeer. Ingevolge artikel 75 lid 1 sub d ROW dient een octrooi immers te worden vernietigd indien na verlening uitbreiding van de beschermingsomvang is opgetreden. Die situatie doet zich hier voor.

4.7. Gallus heeft nog een beroep gedaan op de uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het EOB van 11 december 1989 (Mobil Oil v. Chevron - G2/88). Uit die uitspraak zou volgens Gallus volgen – zo althans begrijpt de rechtbank haar stellingen – dat bij een ‘change of category’ van productconclusie naar werkwijzeconclusie, zoals bij de onderhavige wijziging, alleen die kenmerken van de productconclusie in de werkwijzeconclusie opgenomen behoeven te worden die nodig zijn om de werkwijze uit te voeren. Volgens Gallus is het aanwezig zijn van een tegendrukcilinder in dat verband niet als een essentieel kenmerk te beschouwen.

4.8. Het beroep slaagt niet. Uitspraak G2/88 gaat – kort gezegd – over de uitleg van artikel 123 lid 3 EOV, in het bijzonder bij amendering tijdens oppositie van het type conclusie (i.e. ‘change of category’ zoals bijvoorbeeld een ‘use’ claim in plaats van een ‘compound’ of ‘composition’ claim). Nadat de Grote Kamer in de beslissing heeft aangegeven dat het bij de beoordeling aankomt op een vergelijking van ‘the totality of the claims before amendment’ ten opzichte van ‘the totality of the claims after the proposed amendment’ benadrukt hij dat ‘there is nothing in Article 123 EPC to suggest that an amendment involving a change of category is to be considered differently from any other proposed amendment during opposition proceedings’ maar dat, integendeel, ‘when deciding upon the admissibility of an amendment involving a change of category, the considerations are, in principle, the same as when deciding upon the admissibility of any other proposed amendment under Article 123(3) EPC’. Nu hiervoor reeds is vastgesteld dat van uitbreiding van bescherming sprake is, biedt de door Gallus aangehaalde uitspraak haar derhalve geen soelaas. Dat volstaan zou kunnen worden alleen die kenmerken van de productconclusie in de werkwijzeconclusie op te nemen die nodig zijn om de werkwijze uit te voeren is in de beslissing niet te lezen, ook niet in het door Gallus aangehaalde slot van overweging 2.5 waar in het algemeen verschillende typen conclusies worden besproken.

4.9. Gezien het vorenstaande kan het Nederlandse deel van het octrooi ook niet in stand worden gelaten volgens de gewijzigde conclusies. Daarmee liggen de vorderingen in reconventie voor toewijzing gereed.

Hof Den Haag 3 maart 2015, IEF 14724 (Jetset Hydrotechniek tegen Verwater)
Uitspraak ingezonden door Francis van Velsen, FISAL IP Law. Octrooirecht. Toegevoegde materie. Jetset is houder van EP1507630 voor een systeem voor het snijden van staalplaat, ofwel 'koud watersnijden'. Op deze wijze uit het octrooi verwijst naar een snijinrichting die zonder dat daarvoor menselijke aandrijving nodig is — en dus 'zelfstandig"— door de opslagtank kan rijden. Conclusie 1 van EP 630 zoals verleend, bevat technische informatie die in de daarvoor ingediende aanvrage niet voorkwam. De slotsom luidt dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in de bodemprocedure EP 630 nietig geacht zal worden wegens ongeoorloofde toevoeging van materie. het door JetSet gevorderde inbreukverbod kan daarom niet worden toegewezen.

6. Het hof zal eerst ingaan op het (ook in de eerste aanleg al gevoerde) verweer van Verwater, dat EP 630 voor vernietiging in aanmerking komt omdat na de aanvrage daaraan nieuwe materie is toegevoegd (artikel 75 lid 1 sub c Row, artikel 123 lid 2 EOV en artikel 138 lid 1 sub c EOV).(...)

10. In de aan Passage (v) voorafgaande passages van de aanvrage wordt eerst beschreven dat tot dan toe het uitsnijden van plaatdelen gebeurde met snijbranders die in de opslagtank werden bediend door vakmensen, dat dit voor deze vakmensen niet alleen vermoeiend, maar ook in potentie zeer gevaarlijk was en dat er daarom behoefte bestaat aan een systeem voor het snijden van staalplaat dat minder gevaarlijk en/of eenvoudiger en/of goedkoper is. Vervolgens wordt — in Passage (iv) — een snijinrichting ten tonele gevoerd die is voorzien van een hydraulische of pneumatische motor 'voor het voortbewegen' daarvan. Nu met het woord 'daartoe' aan het begin van Passage (iv) tot uitdrukking is gebracht dat deze passage beoogt aan te sluiten op de daaraan voorafgaande passages en, meer in het bijzonder, een oplossing beoogt te verstrekken voor (een of meer van) de daarin gesignaleerde problemen, kan Passage (iv) moeilijk anders worden begrepen dan als inhoudend dat de vakmensen niet (langer) het voor hen vermoeiende werk van het voortbewegen van de snijinrichting hoeven uit te voeren, maar dat dit in de inrichting volgens de
aanvrage gebeurt door een motor. Gelet hierop moet Passage (v) — waarin met de woorden 'op deze wijze' aansluiting wordt gezocht bij Passage (iv) — naar voorlopig oordeel worden verstaan als verwijzend naar een snijinrichting die zonder dat daarvoor menselijke aandrijving nodig is — en dus 'zelfstandig"— door de opslagtank kan rijden, zoals ook in Van Bouwden II is bepleit. Dit neemt overigens niet weg dat, naar in de tussenzin van Passage (v) is vermeld, vakmensen de inrichting bij het zelfstandig voortbewegen kunnen begeleiden en bedienen.

12. In Passage (v) wordt, zo volgt uit het voorgaande, geheel andere technische informatie verschaft dan in het 0-Deelkenmerk. Die passage kan Vetwaters 'toegevoegde materie'-argument derhalve niet ontkrachten.

14. Het woord 'rijrichting' in Passage (vi) duidt er, anders dan JetSet c.s. kennelijk menen, niet op dat de inrichting in kwestie iedere locatie in de opslagtank kan bereiken. Ook in een systeem met geleidingsbalken zijn er tenminste twee rijrichtingen, heen en terug. terwijl er daarnaast sprake kan zijn vertakkingen/zijafslagen. Hierom is een door een op afstand bedienbare of voorprogrammeerbare besturing te regelen 'juiste rolde' in de zin van Passage (vii) eveneens denkbaar in een systeem met geleidingsbalken. De vergelijking met een modeltrein met afstandsbediening dringt zich hierbij op. Reeds om deze redenen is het onderwerp van het 0-Deelkenmerk — een snij inrichting die onafhankelijk van de staalplaat kan bewegen, overal in de tank kan komen, en dus zonder geleiding functioneert — niet voldoende direct en ondubbelzinnig af te leiden uit de Passages (vi) en (vii). Ook deze passages kunnen JetSet c.s. dus niet baten.

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 februari 2015, IEF 14683; ECLI:NL:GHARL:2015:1156 (Soil & Crop Cruise Control tegen Ancientgrain)
Octrooirecht. Overdracht. Appellanten stellen dat geïntimeerden, handelend als toenmalig bestuurders van A B.V. onbevoegd waren tot een (rechtstreekse) overdracht van een tweetal octrooien van A B.V. aan een v.o.f. waarin geïntimeerden participeerden. Zij hebben een beroep gedaan op de nietigheid van die overdracht en vorderen ondertekening door geïntimeerden van een verklaring van overdracht en medewerking van de overdracht in het octrooiregister. Het hof wijst de vorderingen af.

Enerzijds omdat van een rechtstreekse overdracht van A B.V. aan de v.o.f. geen sprake was (wel van een overdracht aan X B.V., die op haar beurt de octrooirechten heeft overgedragen aan de v.o.f. maar op de nietigheid van die rechtshandelingen hebben appellanten (hoewel zij daarop zijn gewezen) zich niet beroepen. De registratie in het octrooiregister voor het bewijs van de overdracht is slechts indirect van belang, dit vindt plaats om aan de reeds bestaande overdracht derdenwerking te verlenen.

5.12. Het hof overweegt dienaangaande dat de registratie in het octrooiregister voor het bewijs van de overdracht slechts indirect van belang is daar deze slechts plaatsvindt om aan de reeds bestaande overdracht derdenwerking te verlenen. Niet uitgesloten is dat daarbij niet alle (tussenliggende) rechthebbenden worden vermeld. Zo wordt S & C in het register zelfs in het geheel niet wordt genoemd als houder van het octrooirecht.

Vzr. Rechtbank Den Haag 18 februari 2015, IEF 14676; ECLI:NL:RBDHA:2015:2069 (Philips tegen Neolux)
Contractenrecht. Octrooirecht. Licenties. Geen FRAND, omdat LED nog niet gestandaardiseerd is. Philips bezit een portfolio aan octrooi die relevant zijn voor LED-technologie, zij heeft een licentieprogramma opgezet om hiertoe toegang te verlenen. Neolux ontwerp, fabriceert en verkoopt innovatieve LED-verlichting voor professionals. Partijen zijn in gesprek over een licentieovereenkomst, de hoogte van de toepasselijke royalty en komen tot een lump sum bedrag. Van bedreiging, misbruik van omstandigheden of strijd met mededigingsrecht om de licentieovereenkomst te sluiten met Philips is geen sprake. De rechtbank veroordeelt Neolux tot betaling van het lump sum-bedrag en het doen van kwartaalrapportage voor het bepalen van de verschuldigde royalties.

4.5. Ten aanzien van het primaire verweer overweegt de rechtbank als volgt. Ingevolge artikel 3:44 lid 2 BW is bedreiging aanwezig wanneer iemand een ander tot het verrichten van een bepaalde rechtshandeling beweegt door onrechtmatig deze of een derde met enig nadeel in persoon of goed te bedreigen.

4.6. Van bedreiging in de hiervoor bedoelde zin bij de totstandkoming van de Overeenkomst is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. In de brief van juni 2011 heeft Philips haar licentieprogramma onder de aandacht gebracht waarbij zij erop heeft gewezen dat een licentie alleen vereist is als gebruik wordt gemaakt van octrooien van Philips. Philips heeft Neolux gewezen op haar octrooien, zij heeft aangegeven dat haar producten tenminste vallen onder de beschermingsomvang van het basisoctrooi en heeft ook andere mogelijk relevante octrooien benoemd. Vervolgens heeft zij met Neolux onderhandeld over de door Neolux te betalen lump sum voor gebruik van de octrooien in het verleden en over de te betalen royalty voor de toekomst, waarbij Neolux heeft gekozen voor de flat rate. Uit de gang van zaken zoals die blijkt uit de correspondentie tussen partijen (zoals weergegeven in de feiten) en hetgeen partijen hier verder over hebben aangevoerd, blijkt geenszins dat sprake is geweest van constante druk en bangmakerij zoals Neolux stelt.

4.7. De stelling van Neolux dat zij niet de middelen had om alle 1562 octrooien die onderdeel uitmaken van het licentieprogramma op inhoud en omvang te verifiëren, faalt. Philips heeft onweersproken aangevoerd dat slechts relevant is of de producten onder één van de octrooien van Philips vallen omdat de Overeenkomst voorziet in een licentie voor alle octrooien maar de te betalen royalty vergoeding geldt ongeacht of de producten onder één of meerdere octrooien vallen. Philips heeft onweersproken gesteld dat aan het uiterlijk van een product te zien is of dit onder het basisoctrooi valt of niet en zij heeft Neolux medegedeeld dat naar haar mening de producten van Neolux ten minste onder het basisoctrooi vallen. Dat was inderdaad aan Neolux om na te gaan, maar dit kan geenszins als een bedreiging worden opgevat.

4.9. De rechtbank verwerpt voorts de stelling van Neolux dat Philips heeft gedreigd klanten van Neolux op de hoogte te brengen van een mogelijke inbreukprocedure tegen Neolux, daargelaten of het verstrekken van die informatie bedreiging zou meebrengen. Anders dan Neolux stelt, volgt zulks niet uit de e-mail van 11 mei 2012. Daarin wordt slechts melding gemaakt van het feit dat klanten van Neolux schade zouden kunnen ondervinden van een procedure tegen Neolux. Dat, zoals Neolux ter zitting heeft verklaard, de contactpersoon van Philips tegen medewerkers van Neolux gezegd zou hebben dat hij klanten van Neolux zou gaan benaderen, is door Philips betwist en door Neolux niet nader onderbouwd, hetgeen wel op haar weg had gelegen. Zodoende laat de rechtbank die stelling verder buiten beschouwing.

4.11. Ook van misbruik van omstandigheden is geen sprake. Zelfs als juist is dat Philips een machtspositie heeft binnen de LED-branche en dat Neolux zodoende ten opzichte van haar een zwakke positie inneemt, heeft Philips, anders dan Neolux stelt, naar het oordeel van de rechtbank geen misbruik gemaakt van die positie als bedoeld in artikel 3:44 lid 4 BW. De rechtbank licht dit toe aan de hand van de door Neolux opgeworpen omstandigheden die zij zelf aanduidt als het business model van Philips (zie 3.6 hiervoor).

4.16. Philips hanteert een standaard licentieovereenkomst en zij behandelt daarmee alle licentienemers gelijk binnen het licentieprogramma, zo stelt zij. De stelling van Neolux dat dit strijdig is met het mededingingsrecht wordt verworpen reeds omdat Neolux zulks onvoldoende heeft toegelicht. De verwijzing naar het persbericht inzake de zienswijze van de Europese Commissie aangaande de handelwijze van Samsung mist in deze zaak relevantie.1 Het ging in dat geval om procedures die Samsung had geëntameerd die zogenaamde ‘FRAND’ licentie-onderhandelingen zouden kunnen beïnvloeden. Dat is hier niet aan de orde, al is het omdat de LED-technologie niet gestandaardiseerd is (zodat er geen FRAND verplichting bestaat).

5.1. veroordeelt Neolux om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Philips te voldoen het in artikel 2.4 jo 3.1 van de Overeenkomst opgenomen lump sum bedrag, te vermeerderen met de contractuele rente conform artikel 3.8 van de Overeenkomst vanaf de dag waarop dit bedrag volgens de Overeenkomst betaalbaar is tot aan de dag der algehele voldoening;

5.2. beveelt Neolux om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan Philips te overhandigen een juiste en volledige rapportage met betrekking tot de kwartalen Q1, Q2 en Q3 conform de artikelen 3.3 en 3.4 van de Overeenkomst op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag als gehele gerekend, dat Neolux met de gehele en deugdelijke nakoming van dit bevel in gebreke blijft met een maximum van € 250.000,-;

5.3. beveelt Neolux om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan Philips te betalen het bedrag dat overeenkomt met de conform 5.2 bedoelde rapportage betreffende de verschuldigde royalties voor de kwartalen Q1, Q2 en Q3 2013 volgens artikel 3.8 van de Overeenkomst, te vermeerderen met de contractuele rente conform artikel 3.8 van de Overeenkomst vanaf de dag waarop het betreffende bedrag volgens de Overeenkomst betaalbaar is tot aan de dag der algehele voldoening;

Lees de uitspraak (pdf/html)

ABRvS 18 februari 2015, IEF 14669 (Syngenta tegen Octrooicentrum NL)
Uitspraak ingezonden door Martijn de Lange, Octrooicentrum - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. ABC. Bestuursrecht. Bij besluit heeft Octrooicentrum NL het verzoek van Syngenta om verlenging van de geldigheidsduur van het aan haar verleende aanvullende beschermingscertificaat met nr. 350022 voor het product thiamethoxam, aangemerkt als bezwaar tegen laatstgenoemd besluit en dat bezwaar niet-ontvankelijk verklaard. In artikel 17, tweede lid, van de Verordening is voor het indienen van dit rechtsmiddel geen termijn gesteld. Er is geen verwijzing naar nationale rechtsmiddelen. Het beroep is gegrond en de uitspraak [IEF 14023] wordt vernietigd; de geldigheidsduur van het ABC expireert op 18 december 2015.

4. Syngenta betoogt dat de rechtbank met het oordeel dat Octrooicentrum Nederland zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat in ieder geval geen verplichting bestaat tot verlenging van de geldigheidsduur van het certificaat over te gaan, heeft miskend dat Octrooicentrum Nederland bij de toepassing van artikel 17, tweede lid, van de Verordening ten onrechte aansluiting bij het eerste artikellid heeft gezocht en is uitgegaan van de nationale wetgeving inzake bezwaar en beroep. Uit de toelichting van de Raad op artikel 17, tweede lid, van de Verordening (Gemeenschappelijk Standpunt (EG), nr. 30/95, door de Raad vastgesteld op 27 november 1995; PB 1995 C-353/36), volgt dat voor het beroep strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van een op onjuiste gegevens gebaseerd aanvullend beschermingscertificaat geen beperking in tijd geldt, aldus Syngenta. Voorts dient volgens haar deze bepaling ruim te worden uitgelegd. Dat in dit geval de onjuiste berekening van de geldigheidsduur van het certificaat niet het gevolg is van een fout bij de vermelding in de aanvraag van de datum van de eerste handelsvergunning, maar van het feit dat niet de juiste vergunning als de eerste vergunning is aangemerkt, laat onverlet dat op grond van artikel 17, tweede lid, van de Verordening deze onjuistheid moet worden hersteld, aldus Syngenta.

4. Dit maakt de noodzaak ook na afloop van de nationale beroepstermijnen om deze correctie te kunnen vragen, groter. De Afdeling leidt hieruit af dat met deze bepaling is beoogd een rechtsmiddel te introduceren dat niet aan een termijn is gebonden.(...)
De door de Raad beoogde correctiemogelijkheid zou in voorkomend geval zinledig worden, indien een beroep op artikel 17, tweede lid, van de Verordening aan beroepstermijnen zou worden gebonden. Gelet op de doelstellingen van de Verordening, zoals verduidelijkt in de jurisprudentie van het Hof van Justitie en de toelichting door de Raad in het Gemeenschappelijk Standpunt, moet het rechtsmiddel, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de Verordening derhalve zo worden uitgelegd dat het niet aan een termijn is gebonden. Nu daarmee in artikel 17, tweede lid, van de Verordening een procesregeling ligt vervat, gelden niet de nationale voorwaarden en procestermijnen (zie in dit verband het arrest van het Hof van Justitie van 16 december 1976, C-33/76, Rewe).
Gelet hierop betoogt Syngenta terecht dat de rechtbank niet heeft onderkend dat Octrooicentrum Nederland het verzoek, strekkende tot verlenging van de geldigheidsduur van het bij besluit van 9 december 2005 verleende certificaat op grond van artikel 17, tweede lid, van de Verordening in behandeling had moeten nemen.

5. Het hoger beroep is reeds hierom gegrond. Hetgeen voor het overige is aangevoerd, behoeft geen bespreking. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 3 juni 2014 gegrond verklaren en dat besluit vernietigen. De Afdeling zal op na te melden wijze in de zaak voorzien. Het besluit van 18 maart 2014 zal worden herroepen.

(...)
De Afdeling zal bepalen dat de geldigheidsduur van het aan Syngenta verleende aanvullende beschermingscertificaat met nr. 350022 voor het product thiamethoxam wordt verlengd voor een duur die gelijk is aan de periode die is verstreken tussen de verlening van de Poolse vergunning en de Finse vergunning. Derhalve wordt de expiratiedatum van het certificaat op 18 december 2015 gesteld.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 23 september 2014, IEF 14666; zaak C-567/14 (Genentech)
Octrooirecht. Royalty's. (De rechtsvoorganger van) Duitse verweerster Hoechst heeft in 1992 een wereldwijde niet-exclusieve licentie verleend aan verzoekster, het Amerikaanse bedrijf Genentech voor het toepassen van een bepaalde technologie waarvoor verschillende Europese en Amerikaanse octrooien zijn afgegeven. Als tegenprestatie was verzoekster gehouden eenmalige kosten te betalen (DM 20.000). Daarnaast kon zij tegen betaling van vaste royalty’s door haar met behulp van de technologie vervaardigde producten onder schriftelijk vastgelegde voorwaarden verkopen. Deze royalty’s zijn door verzoekster nooit afgedragen. In juni 2008 krijgt verzoekster een brief met verzoek om opheldering van de dochter van Hoechst Sanofi-Aventis (medeverweerster) die uit openbare informatie heeft kunnen opmaken dat verzoekster producten verkoopt (het middel Rituxan) zonder daarvoor royalty’s af te dragen.

In augustus 2008 volgt een brief van Sanofi waarmee zij de licentieovereenkomst opzegt en een arbitrageverzoek tegen verzoekster inleidt, zowel in Parijs als in Texas. De vordering in Texas wordt afgewezen (maart 2011), maar de arbiter in Parijs stelt verzoekster wel aansprakelijk. Hij baseert zich daarbij op het commerciële doel van de overeenkomst uitgelegd volgens het Duitse Burgerlijk Wetboek, te weten het vermijden van elke procedure over de geldigheid van de Amerikaanse octrooien gedurende de geldigheidsduur van de licentieovereenkomst, en hij heeft bijgevolg geoordeeld dat partijen hadden bepaald dat „zolang de licentie-overeenkomst van kracht was, vaste royalty’s verschuldigd waren voor de vervaardiging van Rituxan (…)”. De arbitrale uitspraken zijn inmiddels bindend verklaard. Verzoekster legt de zaak voor aan het Hof van Parijs met verzoek de vorderingen van verweerster Hoechst af te wijzen. Zij stelt dat geen octrooi-inbreuk is vastgesteld zodat de beslissing van de arbiter beperking van de mededinging oplevert en zo schending van VWEU-artikel 101. Zij haalt rechtspraak aan van het HvJEU waarin is bepaald dat geen vaste royalty’s aan een licentienemer hoeven te worden betaald voor het gebruik van een uitvinding waarmee geen inbreuk op een octrooi wordt gemaakt.

De verwijzende Franse rechter (Hof van Beroep Parijs) leest in de overeenkomst van 1992 dat deze volgens Duitse recht dient te worden uitgelegd. In de arbitrale beslissing is er dan ook van uitgegaan dat de licentienemer – ondanks de retroactieve nietigverklaring van de octrooien – de overeengekomen vaste royalty’s diende te betalen. Bijgevolg rijst de vraag of een dergelijke overeenkomst indruist tegen de bepalingen van artikel 81 EG (thans artikel 101 VWEU) omdat zij de mededinging op de interne markt vervalst doordat de licentienemer verplicht wordt tot betaling van vaste royalty’s die evenwel onverschuldigd zijn, gelet op de nietigverklaring van de octrooien waaruit de verleende rechten voortvloeien, en deze overeenkomst tot een concurrentienadeel voor de betrokkene leidt. Hij legt het HvJEU onderstaande vraag voor:

„Dient artikel 81 EG (thans artikel 101 VWEU) aldus te worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een licentieovereenkomst die de licentienemer verplicht om – louter voor het gebruik van de rechten waarop de onder de licentie vallende octrooien betrekking hebben – vaste royalty’s te betalen, verder wordt toegepast wanneer de octrooien nietig zijn verklaard?”

HvJ EU 12 februari 2014, IEF 14645; ECLI:EU:C:2015:87; zaak C-539/13 (Sigma Pharmaceuticals  tegen MSD)
Conclusie AG: IEF 14312. Octrooirecht. ABC. Geneesmiddelen. Parallelimport. "Specifiek mechanisme". Het hof verklaart voor recht: 1) De tweede alinea van het specifiek mechanisme in hoofdstuk 2 van bijlage IV bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden (...), moet aldus worden uitgelegd dat zij de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat of zijn begunstigde niet verplicht zijn voornemen om zich tegen een voorgenomen invoer te verzetten, kenbaar te maken voordat hij zich op zijn rechten krachtens de eerste alinea van dat mechanisme beroept. Indien die houder of zijn begunstigde er echter van afziet om een dergelijk voornemen kenbaar te maken binnen de in de tweede alinea van dat mechanisme neergelegde wachttermijn van een maand, kan de persoon die het geneesmiddel wil invoeren, bij de bevoegde autoriteiten rechtmatig een vergunning voor de invoer van dat product aanvragen en het, in voorkomend geval, invoeren en op de markt brengen. Dit specifiek mechanisme verhindert die houder of zijn begunstigde dus om zich op zijn rechten krachtens de eerste alinea van dat mechanisme te beroepen ten aanzien van geneesmiddelen die zijn ingevoerd en op de markt gebracht voordat dat voornemen kenbaar is gemaakt.

2) De tweede alinea van dit specifiek mechanisme moet aldus worden uitgelegd dat de kennisgeving moet worden gericht aan de houder van het octrooi of het aanvullend beschermingscertificaat of zijn begunstigde, waarmee elke persoon wordt bedoeld die wettig over de aan de houder van het octrooi of het aanvullend beschermingscertificaat verleende rechten beschikt.

3) De tweede alinea van dit specifiek mechanisme moet aldus worden uitgelegd dat zij de persoon die het betrokken geneesmiddel wil invoeren of op de markt brengen niet verplicht zelf kennis te geven, mits hij in die kennisgeving duidelijk kan worden geïdentificeerd.

Prejudicieel gestelde vragen:
Toepassingsvoorwaarden voor het specifieke mechanisme
1. Kan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, zich enkel op zijn rechten krachtens de eerste alinea van het specifieke mechanisme beroepen indien hij vooraf zijn voornemen in die zin kenbaar heeft gemaakt?

2. Indien de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord:
(a) Hoe moet dat voornemen kenbaar worden gemaakt?
(b) Kan de houder, of zijn begunstigde, zich nog op zijn rechten beroepen ten aanzien van de farmaceutische producten die in een lidstaat zijn ingevoerd of in de handel gebracht vóór de verklaring van zijn voornemen om die rechten in te roepen?

De kennisgever
3. Wie moet de in de tweede alinea van het specifieke (omissis) mechanisme bedoelde voorafgaande kennisgeving aan de houder van een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat, of zijn begunstigde, doen? In het bijzonder:
(a) Moet de voorafgaande kennisgeving worden gedaan door degene die voornemens is het farmaceutische product in te voeren of in de handel te brengen?

of
(b) Is, indien een wettelijke toelating wordt aangevraagd door iemand anders dan de toekomstige importeur (wat op basis van de nationale regelgeving mogelijk is), de voorafgaande kennisgeving door de aanvrager van de wettelijke toelating geldig, wanneer hij niet voornemens is het farmaceutische product zelf in te voeren of in de handel te brengen maar de voorgenomen invoer en het in de handel brengen zullen plaatsvinden op basis van de wettelijke toelating die aan de aanvrager is verleend? En
(i) Maakt het daarbij verschil of in de voorafgaande kennisgeving de persoon wordt vermeld die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen?
(ii) Maakt het daarbij verschil of de voorafgaande kennisgeving is verzonden en de wettelijke toelating is aangevraagd door een rechtspersoon in een groep van ondernemingen die een economische eenheid vormen, en de producten worden ingevoerd of in de handel gebracht door een andere rechtspersoon van die groep, op basis van een vergunning van de eerste rechtspersoon, terwijl de voorafgaande kennisgeving de rechtspersoon die het farmaceutische product zal invoeren of in de handel brengen niet vermeldt?

Geadresseerde van de kennisgeving
4. Aan wie moet de in de tweede alinea van het specifieke mechanisme bedoelde kennisgeving worden gericht? In het bijzonder:
(a) Wordt onder begunstigde van een octrooi of aanvullend beschermingscertificaat enkele diegene begrepen die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om dat octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden?

of
(b) Volstaat het, wanneer een groep ondernemingen een economische eenheid vormt die bestaat uit een aantal rechtspersonen, om de kennisgeving te richten aan de rechtspersoon die in de lidstaat van invoer de operationele dochteronderneming en houder van de vergunning voor het in de handel brengen is, in plaats van aan de entiteit in de groep die naar nationaal recht het recht heeft om een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat te doen gelden, op grond dat een dergelijke rechtspersoon kan worden gekwalificeerd als begunstigde van het octrooi of aanvullend beschermingscertificaat, of dat mag worden aangenomen dat een dergelijke kennisgeving normaliter wordt bezorgd aan de personen die beslissen namens de houder van het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat?
(c) Indien vraag 4 (b) bevestigend wordt beantwoord, wordt een kennisgeving die voor het overige conform de voorschriften is, niet conform wanneer zij is gericht aan de „Manager, Regulatory Affairs” van een onderneming die in de groep niet de entiteit is die naar nationaal recht het recht heeft een rechtsvordering in te stellen om het octrooi of aanvullende beschermingscertificaat te doen gelden, maar de operationele dochteronderneming of houder van de vergunning voor het in de handel brengen in de lidstaat van invoer en die afdeling „Regulatory Affairs” in de praktijk regelmatig kennisgevingen van parallelimporteurs betreffende het specifieke mechanisme en andere zaken ontvangt?

Vzr. Rechtbank Limburg 23 oktober 2014, IEF 14637; ECLI:NL:RBLIM:2014:9038 (eiser tegen Prostelko)
Contractenrecht. X heeft een stelkozijn ontwikkeld waarvoor een octrooi is aangevraagd. Met Prostelko is een exclusieve productielicentieovereenkomst aangegaan voor 10 jaar. In eerder kort geding heeft de voorzieningenrechter beslist dat eiser het alleenrecht van Prostelko op productie, verkoop moet respecteren en exploitatie van het product niet nadelig mag beïnvloeden. Eiser ontbindt de licentieovereenkomst nadien buitengerechtelijk vanwege onrechtmatig merkgebruik van andere producten onder de naam Prostelko, het niet nakomen van verplichtingen uit licentieovereenkomst en ontbreken van zinvolle exploitatiemogelijkheden (verkoop in 2014 is 0). De staking van executie wordt afgewezen, want de website is niet door eiser vrijgegeven. De buitengerechtelijke ontbinding is evenmin succesvol.

4.1.3.
De voorzieningenrechter heeft echter, zoals gezegd, in voornoemd vonnis ook geoordeeld dat [eiser] zich dient te onthouden van handelingen die in strijd zijn met het alleenrecht van Prostelko op productie en verkoop van het Prostelko-stelkozijn, alsmede dat hij zich dient te onthouden van activiteiten die een profijtelijke exploitatie van het product door Prostelko nadelig beïnvloeden.
De voorzieningenrechter overweegt als volgt. Het alleenrecht van Prostelko ingevolge de licentieovereenkomst ziet op het doen fabriceren en verkopen van het Prostelko-stelkozijn en juist vanwege dat alleenrecht zal reeds snel sprake zijn van zulke activiteiten. Met Prostelko is de voorzieningenrechter dan ook van oordeel dat [eiser] activiteiten die een profijtelijke exploitatie van het product door Prostelko nadelig beïnvloeden, heeft verricht. Zo heeft [eiser] ter zitting erkend dat hij de website ‘www.prostelko.nl’ vier jaar geleden aan Prostelko heeft overgedragen, maar ook dat hij inmiddels een eigen website ‘www.prostelko.nl’ heeft (naar eigen zeggen enkel voor reclamedoeleinden). Voorts heeft [eiser] erkend dat op zijn website zijn eigen naam en adresgegevens staan vermeld, alsmede dat op zijn website wordt doorverwezen naar een website van de heer [naam voormalig mede-eigenaar Prostelko] (voormalig mede-eigenaar van Prostelko Productie B.V. en Prostelko Nederland B.V.) en niet naar de website van Prostelko.
4.1.4.
Gelet hierop is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter door [eiser] in strijd gehandeld met de veroordeling onder rechtsoverweging 6.2. van het vonnis van 11 maart 2014. Derhalve kan geen sprake zijn van een verbod om het tussen partijen gewezen vonnis met betrekking tot de verbeurte van dwangsommen ten uitvoer te leggen, een veroordeling van Prostelko tot het opheffen van de ten laste van [eiser] gelegde beslagen, alsmede een veroordeling van Prostelko tot betaling aan [eiser] van de bedragen, die zij ingevolge reeds gelegde executoriale beslagen heeft en nog zal ontvangen.


Licentieovereenkomst geëindigd door buitengerechtelijke ontbinding
4.2.1.
Volgens [eiser] levert het niet verstrekken van een nadere onderbouwing door middel van een accountantsverklaring een ernstige toerekenbare tekortkoming op. (...) Dat betekent dat [eiser] op dit punt niet aannemelijk heeft gemaakt dat aan de vereisten voor een geslaagd beroep op de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst op de b-grond is voldaan.

4.2.2.
Verder stelt [eiser] dat Prostelko in strijd handelt met artikel 10 van de overeen-komst, hetgeen volgens hem ook een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert.
(...)
[eiser] heeft in het kader van deze [red. kort geding]procedure onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat aan de vereisten voor een geslaagd beroep op de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst op de b-grond is voldaan.

4.2.3.
Tevens heeft [eiser] de buitengerechtelijke ontbinding gegrond op het ontbreken van verdere zinvolle exploitatiemogelijkheden. Ter onderbouwing van deze stelling voert hij aan dat de situatie na het vonnis van 11 maart 2014 aanmerkelijk is veranderd, in die zin dat daadwerkelijke zinvolle exploitatiemogelijkheden gewoonweg niet meer bestaan, zodat de licentieovereenkomst volstrekt inhoudsloos is geworden.(...) Dat de verkoop van het Prostelko-stelkozijn in de afgelopen jaren is achtergebleven bij de bij aanvang van de licentieovereenkomst opgegeven prognose van 50.000 stuks, alsmede dat er op dit moment onduidelijkheid bestaat over wie - na het faillissement van Prostelko Productie B.V. - de productie voor zijn rekening zal nemen, kan in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen nog niet het standpunt rechtvaardigen dat van verdere zinvolle exploitatiemogelijkheden geen sprake meer is.
Geoordeeld wordt dat, nu [eiser] in het bestek van dit kort geding niet voldoende aanneme-lijk heeft gemaakt dat er geen verdere zinvolle exploitatiemogelijkheden van het Prostelko-stelkozijn meer bestaan, hij zich daarom ook niet met succes op de c-grond van artikel 14 kan beroepen.

4.2.4
De conclusie van dit alles is dat niet aannemelijk is geworden dat er gegronde redenen bestonden om op 17 juli 2014 over te gaan tot een buitengerechtelijke ontbinding van de licentieovereenkomst. De vorderingen van [eiser] onder punten 4. tot en met 9. komen derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.