Daarbij is onder meer aan de orde of bepaalde goten onder de beschermingomvang van het octrooi vallen. In reconventie vordert Boal primair een verklaring voor recht dat de overeenkomst per 1 februari 1993 door Boal is ontbonden wegens wanprestatie door Bom. De vorderingen in conventie worden gedeeltelijk toegewezen. De vorderingen in reconventie worden afgewezen. De vragen die daarbij aan de orde komen zijn voor een groot deel verbintenisrechtelijk. Specifiek octrooirechtelijk is alleen de vordering van Bom of bepaalde goottypes vallen onder de beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi.

Opvallend is dat de rechtbank Boal, zonder nadere toelichting in het vonnis, veroordeelt tot vergoeding van de proceskosten, waaronder een bedrag van EUR 25.688,- aan procureurssalaris. Moeten hieruit worden opgemaakt dat de rechtbank, ondanks het feit dat de procedure al in 1998 is aangevangen en in hoofdzaak betrekking heeft op de uitleg van een samenwerkingsovereenkomst en niet op de inbreuk of geldigheid van een intellectueel eigendomsrecht, toch een proceskostenveroordeling conform de Handhavingsrichtlijn heeft opgelegd?

Lees het vonnis hier. Lees een eerder vonnis waarin Boal en Bom nog gezamenlijk tegen een derde optraden hier.

Bij de beoordeling van de hier conflicterende grondrechten (van godsdienstvrijheid onderscheidenlijk van Vrije meningsuiting), gaat het om het antwoord op de vraag of Agni krachtens het Nederlandse grondwettelijke recht op vrijheid van godsdienst terecht aanspraak maakt op de gevorderde veroordelingen van SE c.s. en of dat antwoord recht doet aan de grenzen van de beleidsvrijheid bij de toepassing van de bepalingen van het EVRM.

Bij de beantwoording van die vragen stelt het hof vast dat er niet voldoende feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken waaruit voortvloeit dat het gebruik door SE cs, van de naam 'Shiva (Entertaimnent)' voor haar handelsactiviteiten een feitelijke beperking betekent of naar haar aard een feitelijke beperking kan betekenen van de vrijheid voor Hindoes om hun geloof aan te hangen en uit te oefenen op de door hen gewenste wijze. Dat dat gebruik, naar door Agni voldoende aannemelijk is gemaakt, door Hindoes als kwetsend wordt ervaren, maakt dat niet anders

Het gaat bij de beantwoording van de vragen, anders gezegd, aldus om de beoordeling of het gebruik van de naam 'Shiva (Entertainment)' door SE cs. in meer beperkte zin, dat wil zeggen in het licht van dat kwetsende karakter, de toewijzing van de vorderingen van Agni op grond van het recht van godsdienstvrijheid rechtvaardigt.
 
In dit verband komt betekenis toe aan het feit dat SE c.s, de naam 'Shiva (Entertainment)' gebruikt zonder dat dat gebruik en de desbetreffende beelddragers of de verpakking daarvan andere gegevens (woorden, symbolen of tekens) bevatten die op directe of indirecte wij ze als een verwijzing naar een aan het hindoeïsme ontleend begrip kunnen worden opgevat. Voorts komt hier betekenis toe aan het feit dat 'Shiva' een met zekere regelmaat voorkomende meisjesnaam is, terwijl niet is gesteld of gebleken dat aan de keuze voor en/of het gebruik van die meisjesnaam (in relevante mate) aan het hindoeïstische geloof ontleende motieven ten grondslag liggen.

Ook is hier van belang dat 'Shiva' een naam is die in het handelsverkeer als bedrijfsnaam wordt gebezigd voor diverse, onderling uiteenlopende, niet religieuze bedrijfsactiviteiten. Ten slotte is hier van belang dat (de door SE c.s. verhandelde) pornografie in Nederland legale handelswaar vormt en dat er daarom in zoverre tegen de handelsactiviteiten van SE c.s, geen bezwaar bestaat.

Al deze feiten en omstandigheden in onderling verband wegend en beoordelend komt het hof tot het oordeel dat hier niet sprake is van een zodanige inbreuk door SE c.s. op de beleving en uiting van hun geloof door Hindoes, dat de vrijheid van SE c.s. om haar handelsactiviteiten onder de gewraakte naamvoering te ontplooien, daarvoor zou moeten wijken uit hoofde van de krachtens de Nederlandse grondwet of het EVRM aan Hindoes toekomende vrijheid van godsdienst.

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat aan een en ander niet afdoet dat hier van de vorenomschreven kwetsing van Hindoes sprake kan zijn, dat pornografie geen moraalvrije kwestie is en dat sommige ondernemingen op verzoek van Agni vrijwillig het gebruik van aan het hindoeïsme ontleende namen of symbolen voor hun producten hebben gestaakt.

Ook indien de keuze voor en het behoud van haar naamvoering door SE c.s. in verband met die kwetsing en die moraliteitsvraag als onkies moet worden gekenmerkt, brengt dat onder de vorenomschreven omstandigheden immers nog niet mee dat Agni aan die naamvoering, met een beroep op hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, met succes een einde kan maken.

Daarbij weegt ten voordele van SE c.s. dat zij zich - naar zij stelt en door Agni niet voldoende is weersproken bij de keuze voor de naam Shiva voor haar handelsactiviteiten heeft laten leiden door het neutrale gebruik van die naam als meisjesnaam.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep.

Lees het arrest hier.

Phonenames stelt dat van normaal gebruik geen sprake is, 1-800-Flowers stelt dat dat wel het geval is.

De Rechtbank overweegt ten aanzien hiervan als volgt:

"Of sprake is van normaal gebruik van de merken [van 1-800-Flowers, IEF] in de Benelux dient te worden getoetst aan de hand van het criterium dat het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul-Ajax). De rechtbank ziet aanleiding gebruik te maken van de door artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE gegeven bevoegdheid 1-800-Flowers met het bewijs van het gebruik te belasten omdat zij, indien de merken inderdaad de afgelopen vijf jaar zijn gebruikt, dat bewijs relatief eenvoudig moet kunnen bewijzen."

Over het gestelde gebruik overweegt de rechtbank als volgt. Gebruik van de merken op haar website kan volgens de Rechtbank niet als gebruik in de Benelux gelden, gelet op de Engelse taal waarin de website is gesteld en de opgegeven prijzen in dollars, de 'occasions' waarvoor de bloemen kunnen worden besteld (een in Nederland voor de verkoop van bloemen belangrijke dag als moederdag ontbreekt bijvoorbeeld) en vermelding van slechts een Amerikaans telefoonnummer voor het opgeven van bestellingen, wordt met de website, en dus ook met de merken op die site, kennelijk niet getracht afzet in de Benelux te vinden of te behouden. De 'international delivery page' geeft slechts de mogelijkheid van bezorging in de betreffende landen aan. Daaruit volgt niet, zoals 1-800-Flowers stelt, dat de pagina gericht is op de consument in de Benelux.

De enkele mogelijkheid de website vanuit de Benelux te bereiken betekent volgens de Rechtbank niet dat de website is gericht op het vinden of behouden van afzet in de Benelux. Ook is niet van belang dat bestellingen in de Benelux bezorgd kunnen worden nu die bezorging, zoals Phonenames onweersproken en gesubstantieerd heeft gesteld, feitelijk wordt uitgevoerd door andere bedrijven en daarbij de merken niet worden gebruikt.

1-800-Flowers heeft nog een lijst overgelegd van deelnemers aan haar 'affiliate marketing 'program', maar geen enkel voorbeeld overgelegd van een op de Benelux gerichte website waarop haar banner daadwerkelijk is geplaatst. Dat zij op deze wijze haar merken in de Benelux gebruikt, kan daarom niet worden aangenomen. De 'Fresh Flowers from Holland' -campagne was, zoals 1-800-Flowers zelf stelt en ook blijkt uit de door haar overgelegde producties, gericht op het afzetten van Nederlandse bloemen en planten op de Amerikaanse markt. Indien de merken in dat verband zijn gebruikt was dat gebruik dus niet gericht op het vinden of behouden van afzet in de Benelux. De campagne dateert bovendien van vóór de relevante periode.

Over het vermeende gebruik als merk in de handelsnaam of domeinnaam is de Rechtbank kort. "Dat standpunt is onjuist, daargelaten dat een dergelijk gebruik nog niet betekent dat het merkgebruik in de Benelux heeft plaatsgevonden."

1-800-Flowers slaagt er dus niet in aan te tonen dat zij de afgelopen vijf jaar normaal gebruik van de merken in de Benelux heeft gemaakt. Op het aanbod tot nadere bewijslevering gaat de rechtbank niet in.

De conclusie van de Rechtbank is dat door het verval van recht op de merken het verbod wegens merkinbreuk door Phonenames niet kan worden toegewezen. De aanvragen van Gemeenschapsmerken bieden evenmin basis voor toewijzing omdat nog geen inschrijving heeft plaatsgevonden in verband met de hangende oppositieprocedure. De rest van de stellingen doet de Rechtbank af als onvoldoende gemotiveerd.

De Rechtbank verklaart de (Benelux) merkrechten vervallen en beveelt de doorhaling van de inschrijvingen in het Benelux Merkenregister. 1-800-Flowers wordt veroordeeld in de (forfaitaire) proceskosten.

Lees het vonnis hier.

Wat het eerste verweer betreft, oordeelt de rechter dat het "visuele kenmerk van het ingeschreven beeldmerk niet zodanig bepalend voor dat merk, dat daaraan doorslaggevende betekenis zou moeten worden toegekend. Het begripsmatige element, het woord Bentley, is, mede gelet op de aard van de aangeboden diensten, dusdanig kenmerkend, dat het geschreven merk ook beschermt tegen oneigenlijk gebruik van het woordmerk Bentley."
 
Vervolgens gaat de rechter voor elk van de feitelijke uitingen van Van den Akker na, of zij bij het publiek de indruk wekken dat er een commerciële of bijzondere band bestaat tussen Bentley en Van den Akker.
  
4.5 "Bovenbedoelde indruk heeft Van den Akker naar het oordeel van de rechter zonder meer gewekt bij de personen die de uitnodiging (prod. 17 zijdens Bentley c.s.) voor de opening van de nieuwe showroom hebben ontvangen. In die uitnodiging staat onder meer "Vanuit dit moderne onderkomen zullen wij naast onze exclusieve Audi's voortaan in het verlengde hiervan ook het merk Bentley vertegenwoordigen." De term "vertegenwoordigen" wekt op zijn minst de indruk van een officieel dealerschap, althans van het bestaan van een commerciële of bijzondere band tussen Bentley en Van den Akker. Daarin heeft Bentley derhalve een gegronde reden zich tegen het in die uitnodiging gemaakte gebruik van haar merk te verzetten.(...)
 
4.6     Voorts is de rechter van oordeel dat het gebruik van de aanduiding "Vd Akker Audi & Bentley" tevens moet worden opgevat als het gebruik van een handelsnaam die dient ter onderscheiding van diensten en waren, namelijk de gespecialiseerde wederverkoop en reparatie van auto's van het merk Bentley. Dat sprake is van een handelsnaam volgt ook uit de tekst in genoemde uitnodiging voor de opening van de showroom, waarin Van den Akker schrijft: "Audi vd Akker heet voortaan: vd Akker Audi & Bentley" Die nieuwe naam wordt ook als zodanig onderaan de website van Van den Akker gebruikt met daaronder het adres van de showroom in Best alsmede op de (inmiddels weggenomen) aankondiging naast de A2 waarmee de komst van de nieuwe showroom werd aangekondigd. Dergelijk gebruik van een handelsnaam wekt de suggestie dat Van den Akker een officiële dealer is van Bentley (en Audi).

Van den Akker legt in die handelsnaam naar het oordeel van de rechter te veel nadruk op het merk Bentley en te weinig op haar eigen onderneming, te weten het gespecialiseerd zijn in het onderhouden en repareren van auto's van het merk Bentley en het verkopen van "gebruikte" Bentleys door bijvoorbeeld aan de handelsnaam de term "specialist" of iets dergelijks toe te voegen of deze vergezeld te doen gaan van een aanduiding die het niet beperkt zijn tot één merk accentueert. Op goede gronden verzetten Bentley c.s. zich tegen dergelijk gebruik van hun merk en naam als onderdeel van een handelsnaam van Van den Akker c.s.. Onderdeel 2 van de vordering is in die zin toewijsbaar.
 
4.7     Het vorenstaande doet zich tevens gelden ten aanzien van het gebruik door Van den Akker van de naam VD AKKER (in grote rode letters) met daaronder (in kleinere witte letters) AUDI & BENTLEY in een logo of daarop gelijkend beeld, zoals die bijvoorbeeld bovenaan haar website  en op genoemde uitnodiging ter opening van de showroom is gebruikt. Het "weven" van de naam Bentley in een eigen logo is ook een vorm van gebruik als handelsnaam die officieel dealerschap suggereert. Daaraan doet niet af het feit dat de naam VD AKKER, door een groter lettertype en het gebruik van een "signaalkleur", in eerste instantie wellicht meer in het oog springt dan de woorden AUDI & BENTLEY.
 
4.8     Dat alles geldt naar het oordeel van de rechter niet voor de presentatie op de gevel van de showroom van Van den Akker naast de A2 in Best. Daarop staat uiterst rechts op de voorgevel in grote rode letters "VD AKKER" en op aanzienlijke afstand daarvan in veel kleinere witte letters uiterst links, "AUDI & BENTLEY". Daarmee is van een vorm van handelsnaam of logo geen sprake. Van omstandigheden die naast het gebruik van het woordmerk Bentley zouden kunnen duiden  op een commerciële of bijzondere band tussen Van den Akker en Bentley, is niet gebleken. In dat licht constateert de rechter met name dat evenmin bedient van een voor officiële merkendealers gebruikelijk "merkenzuil" (zoals in de Porsche-zaak, Rechtbank 's Gravenhage 31 mei 2006, HA ZA 04-2610) of andere uitingen die in het bijzonder door dergelijke dealers plegen te worden gebruikt om zich te onderscheiden van andere autobedrijven die niet officieel merkendealer zijn."

De voorzieningenrechter veroordeelt gedaagden om onmiddellijk na betekening van dit vonnis het gebruik van het woord “Bentley” als onderdeel van haar of hun handelsnaam te staken en gestaakt te houden met dien verstande dat deze veroordeling niet geldt indien bij dergelijk gebruik duidelijk tot uitdrukking wordt gebracht dat gedaagden geen commerciële of bijzondere band met eisers hebben;

Lees het vonnis hier.

“In het artikel in het Nederlands Juristenblad (nr. 34, 29 september 2006) van prof. mr. D.J.G. Visser en mr. A. Tsoutsanis “De volledige proceskostenveroordeling in IE-zaken” stellen de auteurs de vraag hoe moet worden omgegaan met de kostenveroordeling in een meeromvattende rechtszaak, waarvan een IE-inbreuk slechts een ondergeschikt deel uitmaakt. Moet in dat geval ook een volledige proceskostenveroordeling worden toegewezen of een proceskostenveroordeling naar rato van het IE-aandeel? Welke ‘andere’ kosten, bijvoorbeeld de kosten van een octrooigemachtigde, naast de proceskosten in IE-zaken voor vergoeding in aanmerking komen en welke kosten om welke reden en op welke manier gematigd moeten worden.”

“Naar de leden van de VVD-fractie begrepen hebben van de voorzitter van de commissie Burgerlijk Procesrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten, prof. mr. C.J.J.C. van Nispen, heeft de commissie IE van de Orde inmiddels het advies van de commissie Burgerlijk Procesrecht van de Orde overgenomen om een apart liquidatietarief in IE-zaken vast te stellen. Is een dergelijk tarief in overeenstemming met de richtlijn of is het wellicht daarmee in strijd?” (Wie die stukken heeft mag ze vanzelfsprekend mailen - IEF)

Lees het volledige verslag hier. Eeder bericht hier.