Letterlijk stelt de gemachtigde o.a:  “Wij verwachten dan ook dat, gezien de verschillende bedrijfsactiviteiten dat daadwerkelijke verwarring in de praktijk zich niet zal voordoen. Daarbij komt dat een merk als FAMILIA voor kinderopvang een beperkte beschermingsomvang geniet. Een en ander leidt tot de conclusie dat er theoretisch een kans op bezwaren bestaat, doch dat in de praktijk geen onoverkomelijke te verwachten zijn.” 

Maar een theoretische kans is ook een kans en het bezwaar komt. Het oudere merk is inmiddels door de curator overgedragen aan Hendriks, tegen een overnamesom en “50% met een maximum van € 500.000,-- van het bedrag dat overnemer verwacht te ontvangen van of namens de ANWB in het kader van een schikking van het bestaande inbreukgeschil met betrekking tot het merk “FAMILIA”

De rechtbank vindt dit een valide overeenkomst: “De enkele omstandigheid dat de curator als vergoeding voor de overdracht van het merk (mede) een deel van een mogelijk door ANWB uit hoofde van een schikking te betalen bedrag heeft bedongen, brengt nog niet -naar ANWB kennelijk meent- met zich dat sprake is van de uitzonderlijke situatie dat de desbetreffende overeenkomst in strijd komt met de goede zeden.”

Een volgend verweer van ANWB houdt in dat het teken FAMILIA als beschrijvend moet worden beschouwd voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, en daarom niet als merk kan functioneren.

FAMILIA is, aldus ANWB,  niets anders dan een andere schrijfwijze van “familie” en aldus beschrijvend voor al datgene wat met familie en/of gezinnen (met kinderen) te maken heeft. Die stelling is evenwel onjuist. Zij zou mogelijk opgaan in landen als Italië en Spanje, waar het woord “familia” inderdaad “familie” betekent, maar dat is in de Benelux niet het geval. Aan FAMILIA komt -juist vanwege het verschil met het woord familie- wel degelijk onderscheidende kracht toe, ook voor de waren en diensten waarop ANWB doelt.

De grondslag van artikel 13-A lid 1, aanhef en onder a BMW is ongenoegzaam, nu niet is gebleken dat ANWB het teken FAMILIA gebruikt voor waren en/of diensten die kunnen gelden als dezelfde als waarvoor het merk, is ingeschreven. 

Artikel 13-A lid 1, aanhef en onder b BMW is wel van toepassing. Voorop staat dat het door ANWB gebruikte teken FAMILIA volstrekt identiek is aan het merk van Hendriks. De omstandigheid dat ANWB dat teken op de voorpagina van het gewraakte tijdschrift in enigszins gestileerde letters weergeeft en overigens (ook) wel als FAMÍLIA (met een accent op de eerste i) doet daaraan niet af. 

In verband daarmee zal slechts een beperkte gelijksoortigheid van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven enerzijds en die waarvoor het teken door ANWB wordt gebruik voldoende zijn om tot overeenstemming die tot verwarring leidt te concluderen. Een dergelijke (beperkte) gelijksoortigheid doet zich inderdaad voor, waaraan -anders dan ANWB ingang wil doen vinden- niet in de weg staat dat het merk van Hendriks niet voor tijdschriften of andere periodieken en/of drukwerk is inschreven.

Het gaat immers bij de beoordeling van de soortgelijkheid in dit geval niet uitsluitend om het fysieke product van ANWB, uitmakende het tijdschrift, maar ook om de wijze waarop dat product wordt gepresenteerd en vermarkt en de inhoud van het tijdschrift zelf. Die inhoud heeft vooral als doel gezinnen met kinderen te informeren omtrent mogelijkheden waarmee de (schaarse) vrije tijd kan worden doorgebracht.  Dat valt aan te merken als een dienst die soortgelijk is als de diensten uit klasse 41 (opvoeding; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten) waarvoor het merk FAMILIA is ingeschreven. In verband met die gelijksoortigheid en de volstrekte overeenstemming van merk en teken zal het gebruik van dat teken door ANWB voor het gewraakte tijdschrift verwarring bij het in aanmerking komende publiek (te weten: gezinnen met kinderen) kunnen scheppen. 

Nu sprake is van een ouder merk komt aan de rechthebbende de -absolute- bevoegdheid toe om dat tegen ieder ander in te roepen, en de uitoefening van die bevoegdheid zal slechts in zeer bijzondere omstandigheden als misbruik van recht kunnen gelden. Dergelijke omstandigheden zijn gesteld noch gebleken. De beantwoording van de vraag of Hendriks het merk thans gebruikt en/of dit door zijn rechtsvoorganger is gebruikt is daarbij, ondanks dat ANWB daaraan in haar pleidooi veel aandacht heeft besteed, in elk geval niet relevant nu de in artikel 5 lid 2, aanhef en onder a BMW genoemde termijn van vijf jaren nog niet is versteken en er derhalve tot nog toe op de merkhouder geen gebruiksverplichting rust. 

ANWB heeft nog betoogd dat in geval van toewijzing van het inbreukverbod het vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad zou mogen worden verklaard, gelet op de schade die tenuitvoerlegging van een dergelijk verbod met zich zou brengen.

De voorzieningenrechter gaat daaraan evenwel voorbij, enerzijds omdat als er -zoals in casu- aanleiding is tot het geven van een voorlopige voorziening die voorziening, wil zij enig effect hebben, uitvoerbaar bij voorraad behoort te zijn en anderzijds omdat ANWB de nadelige gevolgen van het gebruik van het teken FAMILIA over zich heeft afgeroepen.  Zij was immers reeds voordat zij dat teken ging gebruiken op de hoogte gebracht van het bestaan van het thans ingeroepen merk, en heeft er desalniettemin voor gekozen op het advies van de Vereenigde af te gaan. Een dergelijke keuze en de gevolgen daarvan komen voor haar rekening.  Lees het vonnis hier.

Het hof verklaart de merken Neuro 30 en Cardio 80 nietig. De merken zijn beschrijvend. De betekenis en het gebruik van de woorden cardio en Neuro kan bezwaarlijk los worden gezien van de naamgevingsregels voor geneesmiddelen, waaruit o.a. blijkt dat deze woorden geschikt zijn om het therapeutische indicatiegebied van de producten aan te geven.

De andere merken van Pharmachemie, Acetylsalicylzuur Neuro 30 PCH en Acetylsalicylzuur Cardio 80 PCH, acht het Hof echter wél geldig. Aan het onderdeel “PCH” (Pharmachemie) kent het Hof namelijk, onderscheidende kracht toe en hij meent niet zozeer dat deze merken onderscheidend vermogen hebben, maar dat er “onvoldoende reden is de merken waarvan deze toevoeging deel uitmaakt nietig te oordelen”. Lees het arrest hier.

Occam stelt geen inbreuk te maken op het octrooi: "De Axxion stent voldoet ook volgens Occam aan alle onderdelen van conclusie 1, met uitzondering evenwel van het aanwezig zijn van een polymeric carrier." De rechter gaat vervolgens uitgebreid in op de vraag wat de uitvindingsgedachte van de uitvinding is. Is toepassing van een "polymeric carrier" onderdeel een noodzakelijke maatregel voor toepassing van de uitvinding en ten tweede, wat is dan te verstaan is onder een "polymic carrier"?

De eerste vraag beantwoord de rechter in positieve zin:

4.6 Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde
vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt.

4.9. Naar voorlopig oordeel betreft de achter de conclusies liggende uitvindingsgedachte, het gebruik van taxol, of een derivaat daarvan, als het geneesmiddel dat is te gebruiken om restenose als gevolg van het aanbrengen van een stent te vermijden. In deze uitleg lijkt het gebruik van een polymeric carrier niet relevant voor de toepassing van de uitvindingsgedachte en daarmee een kenmerk dat zich ogenschijnlijk laat weg interpreteren.

4.10. Voorshands dient er van uit te worden gegaan dat toepassing van een polymeric carrier toch een noodzakelijke maatregel is voor toepassing van het octrooi. Op de eerste plaats staan de uitdrukkelijke bewoordingen van de conclusie daaraan in de weg. De vinding is thans, na de oppositieprocedure, neergelegd in een aantal productconclusies waaruit in duidelijke bewoordingen blijkt dat de uitvindingsgedachte wordt toegepast door taxol en een polymeric carrier aan te brengen op de stent. Het octrooi betreft aldus een product bestaande uit (cumulatief) een stent, taxol en een polymeric carrier. De rechtszekerheid voor derden brengt dan met zich mee dat de gemiddelde vakman erop mag vertrouwen dat op het octrooi alleen inbreuk wordt gemaakt indien in het gesteld inbreukmakende product cumulatief de drie genoemde maatregelen worden toegepast.

Ten slotte vindt de maatregel naar het oordeel van de rechter ook een grondslag in de beschrijving (4.12)

Met betrekking tot de tweede vraag overweegt de rechter dat "de aanwezigheid van een polymere drager impliceert dat het geneesmiddel is opgenomen in polymeer materiaal waarbij het materiaal zo gekozen is dat het geneesmiddel op naar tijd en hoeveelheid de meest wenselijke wijze beschikbaar komt. De voorzieningenrechter zal dan ook in de verdere beoordeling uitgaan van de aanname dat volgens het octrooi de actieve stof (Paclitaxel) in een polymeer materiaal is opgenomen en vanuit dat materiaal gereguleerd wordt afgescheiden."

De door Occam aangebrachte Calix laag is naar het oordeel van de rechter als een polymeer te kwalificeren. Echter, "Angiotech gaat evenwel uit van een drager die is aan te merken als een grondlaag of support. Hierboven heeft de voorzieningenrechter evenwel geoordeeld dat dat een onjuiste aanname is en dat dient te worden uitgegaan van een drager die een rol speelt bij de gereguleerde afgifte van de actieve stof."

4.24. Het voorgaande voert tot de conclusie dat Occam naar voorlopig oordeel geen inbreuk maakt op conclusie 1. De overige conclusies, Angiotech heeft met name het oog op conclusies 6 en 12, zijn volgconclusies waarop dan evenmin inbreuk wordt gemaakt.

4.25. Bij bespreking van het door Occam gevoerde bevoegdheidsverweer heeft zij bij deze stand van zaken geen belang meer.

4.26. Het verweer van Occam dat EP 376 ongeldig is kan de voorzieningenrechter thans eveneens onbesproken laten.
 
Lees het vonnis hier