Een hoog academisch gehalte
Rechtbank Den Haag, 14 februari 2007 ZA 06-277. Otter Ultralow Drag Limited en Hampidjan H.F., tegen Van Beelen Industrie en Handel B.V.
Octrooihouder van een octrooi op componenten voor een trawlnetsysteem kan niet bewijzen dat een leverancier van touw indirecte inbreuk pleegt.
De rechtbank is van mening dat het betreffende touw niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kan worden gezien, omdat er zonder nadere maatregelen geen hydrofoil-effect mee kan worden bewerkstelligd. Bovendien wordt het onvoldoende bewezen geacht dat het touw in Nederland wordt aangeboden voor toepassing in trawlnetten door derden in Nederland in of voor de desbetreffende bedrijven, waarbij tegengesteld getordeerde mazen worden vervaardigd.
Otter Ultralow Drag Limited (hierna: Otter), is houdster van een Europees octrooi voor: Trawl system cell design and methods. Het octrooi ziet op componenten voor een trawlnetsysteem dat wordt gebruikt in de zeevisserij.
Hampidjan is licentieneemster onder het octrooi. Uit de stukken en het gezamenlijke dagvaarden is genoegzaam op te maken dat Hampidjan HF krachtens de licentieverhouding gerechtigd is tot het mede instellen van de vorderingen in conventie jegens Van Beelen. Door de inmiddels geëffectueerde overname van Otter door Hampidjan heeft deze kwestie ook een hoog academisch gehalte gekregen.
In deze zaak is alleen de eerste hoofdinrichtingsconclusie van belang, die (in vertaling) als volgt luidt:
“Sleepnetsysteemcomponent gekozen uit een groep bestaande uit een sleepnet (13), sleepnetpaneelvleugels (25), toomlijnen (377, 378), sleeplijnen (18), fronttouwen (271), riblijnen en maascellen (30) ingericht voor gebruik in een sleepnetsysteem voor het verbeteren van de prestatie van het sleepnetsysteem, met het kenmerk, dat de sleepnetsysteemcomponent althans één maascel (30) heeft met een maasstaaf geconstrueerd om vanaf een knoop of koppelaar (34) te waaieren en welke maasstaaf geconstrueerd is voor het bepalen van een draagvleugelachtig orgaan ingericht om hydrodynamisch draagkracht te genereren wanneer de sleepnetsysteemcomponent door het water bewogen wordt als onderdeel van het sleepnetsysteem, waarbij de hydrodynamische draagkracht een prestatie van het sleepnetsysteem verbetert.”
Van Beelen brengt onder meer gevlochten, niet geslagen kernloos touw op de markt onder de aanduiding Stealth Rope. Met als uitsluitende grondslag dat Van Beelen door het voeren van haar Stealth Rope indirecte octrooiinbreuk zou plegen, vordert Hampidjan in conventie een verbod voor Van Beelen om haar Stealth Rope aan te bieden of af te leveren in Nederland, met de gebruikelijke nevenvorderingen. Van Beelen vordert in reconventie vernietiging van het octrooi voor zover voor Nederland verleend met een richtlijnconforme proceskostenveroordeling.
De achter de bewoordingen van de hoofdinrichtingsconclusie liggende uitvindingsgedachte is dat een touw met een schroefvorm aan de buitenzijde – bijvoorbeeld een geslagen touw of een plat, gevlochten touw dat is gedraaid (getordeerd) – zijdelings uitwaaiert bij het schuin door het water bewegen van dit touw. Door een dergelijk touw in tegenovergelegen zijden van een maas in een sleepnet in tegenovergestelde richting toe te passen, is het idee dat een soort "zelf-openend-effect" van het sleepnet ontstaat. Een dergelijk effect kan volgens de beschrijving ook optreden bij niet gevlochten touw, maar dan moet het "bij voorkeur" getordeerd, gedraaid zijn. Men vindt deze uitvindingsgedachte, die ziet op het verkrijgen van een draagvleugelachtig of hydrofoil-effect, terug in de beschrijving.
Wil een geslagen, niet gevlochten touw als de Stealth Rope als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kunnen worden gezien, dan dient in ieder geval daarmee het hydrofoil-effect te worden bewerkstelligd. Een plat touw als door Van Beelen gevoerd kan een dergelijk effect normaal gesproken pas krijgen als dat getordeerd wordt toegepast in een net. Dit is weliswaar als voorkeursuitvoering beschreven, maar zonder nader bewijs – dat ontbreekt – valt niet in te zien hoe het hydrofoil-effect met een plat touw anders dan door draaiing (in tegengestelde richtingen van tegenover elkaar liggen mazen) kan worden verkregen. Het octrooi noemt als alternatief dat the long sides can be shaped relative to each other to provide a pressure differential therebetween resulting in hydrofoil-like effects. Dit effect heeft een flat braided kernloos touw als dat van Van Beelen alleen met nadere hulpmiddelen, zoals de klemmetjes uit figuur 46 uit het octrooi, waarmee een soort vliegtuigvleugelvorm wordt vervaardigd, vgl. figuren 47 en 48). Althans is in deze procedure – gelet op de gemotiveerde betwisting door Van Beelen – door Hampidjan op geen enkele wijze bewezen dat zonder tordering bedoeld voor het octrooi wezenlijk hydrofoil-effect optreedt.
Door Hampidjan is aangegeven dat zij inderdaad geen concreet nader bewijs heeft aangedragen dat het door Van Beelen gevoerde touw in Nederland wordt aangeboden voor toepassing in trawlnetten door derden in Nederland in of voor de desbetreffende bedrijven, waarbij tegengesteld getordeerde mazen worden vervaardigd. Zij heeft slechts gesteld dat de Nederlandse nettenbouwers Maritiem en Van Duijn dit zouden doen. Deze stelling wordt slechts onderbouwd met een artikel in een vaktijdschrift, dat is weersproken door Van Beelen, en door een aantal verklaringen en uitingen zijdens Maritiem en Van Duijn. Uit deze verklaringen volgen geenszins de stellingen van Hampidjan, maar eerder het tegendeel. Gelet op de betwisting door Van Beelen volstaan de aangedragen bewijsstukken bepaald niet. Zodoende ontbreekt ieder bewijs dat het door Van Beelen gevoerde touw – dat, zoals door Van Beelen desgevraagd en onvoldoende steekhoudend weersproken is gesteld, voor tal van andere toepassingen buiten de sleepnetvisserij wordt gebruikt – een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding. Indirecte octrooiinbreuk kan daarmee niet worden vastgesteld in deze procedure.
De proceskostenveroordeling wordt gebaseerd op het oude regime. De ter zitting van 15 december 2006 de zijdens Van Beelen verzochte aanhouding van de onderhavige uitspraak tot na die op het appel van het incidenteel vonnis van 14 juni 2006 in deze zaak is verworpen, aangezien volgens bestendige rechtspraak geen aanspraak op een richtlijnconforme proceskostenveroordeling wordt gehonoreerd in procedures die zijn aangevangen voor het verstrijken van de implementatietermijn van die richtlijn, zoals ook het geval is met de onderhavige procedure.
Recept voor beoordeling
HvJ EG 15 februari 2007, in zaak C-239/05. BVBA Management, Training en Consultancy tegen het Benelux-Merkenbureau.
Prejudiciële vragen van het Hof van Beroep te Brussel in verband met een gehele weigering van inschrijving van een merk door een merkenautoriteit en de toetsing van die beslissing door de bevoegde rechterlijke instantie.
Het Benelux-Merkenbureau weigerde het merk "The Kitchen Company" in te schrijven op grond dat het louter beschrijvend zou zijn voor de soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in de klassen 11, 20, 21, 37 en 43 genoemde waren en diensten van, voor of met betrekking tot een bedrijf in keukens en het derhalve ieder onderscheidend vermogen zou missen. Tegen deze beslissing is door BVBA hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel. De verwijzende rechter stelt vast dat het merk niet voor alle in klasse 21 genoemde waren beschrijvend is, maar slechts voor keukengerei.
Het Benelux-Merkenbureau oordeelde in algemene bewoordingen dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen miste. Volgens de verwijzende rechter kan een dergelijke algemene beslissing voor de rechterlijke instantie die deze beslissing dient te toetsen tot gevolg hebben dat deze instantie volgens de nationale wettelijke regeling niet alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking kan nemen, zoals door het arrest Postkantoor wordt geëist. Indien de beslissing niet ingaat op elke waar of dienst afzonderlijk, kan de beroepsinstantie zijn bevoegdheid niet uitoefenen, wanneer nationale regelgeving voorschrijft dat deze rechterlijke instantie alleen kan oordelen over hetgeen aan de merkenautoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, en in de inschrijvingsaanvraag noch in de beslissing aan de individuele waren en diensten wordt gerefereerd.
De eerste prejudiciële vraag betreft de motiveringsplicht. Moet het BMB, nu dus het BBIE, na haar onderzoek naar de aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond in haar voorlopige en haar eindbeslissing over het depot haar conclusie geven voor elk van de waren en diensten afzonderlijk?
A-G Sharpston breekt in haar conclusie een lans voor het Benelux-Merkenbureau en geeft aan dat het in de praktijk niet altijd doenlijk is om voor elke individuele waar of dienst een individuele motivering te verstrekken. De enige werkbare onderzoeksmethode voor een merkenautoriteit bestaat erin de waren en diensten allereerst te hergroeperen rond hetgeen als kernwaren en –diensten voorkomt. Het zou moeten volstaan dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor de specifieke categorieën van waren en diensten waartoe de individuele waren en diensten behoren.
Het HvJ EG formuleert het echter anders en oordeelt dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Het HvJ EG voegt hier wel aan toe: “Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.” (38) Met dit laatste komt het HvJ EG de merkenautoriteiten alsnog tegemoet.
Op de tweede vraag van het Hof van Beroep te Brussel antwoordt het HvJ EG dat een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld tegen een beslissing van de merkenautoriteit, kan opleggen alleen te oordelen over hetgeen aan de bevoegde autoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, of, in andere woorden, te beletten om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk (dit in het kader van het doeltreffendheidsbeginsel, om de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken. De belanghebbende kan onder meer, nadat geheel of ten dele in zijn nadeel vonnis is gewezen, een nieuwe aanvraag om inschrijving van het merk indienen.); en
Op de derde vraag antwoord het Hof tenslotte een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld ook kan beletten om feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan, bij de beoordeling van de rechtmatigheid van deze beslissing in aanmerking te nemen.
Lees het arrest hier.
Het verschil zit in het begin
GvEA 13 februari 2007, T-353/04. Ontex NV tegen OHIM/Curon Medical, Inc.
Oppositieprocedure: EURON v CURON. Vaststelling relevante (grotendeels specialistische) publiek, minutieuze beoordeling overeenstemming beide woordmerken.
Ontex heeft op basis van haar oudere Gemeenschapswoordmerk EURON (voor onder andere klasse 10) oppositie ingesteld tegen de aanvraag van Curon Medical voor het Gemeenschapswoordmerk CURON (klasse 10: o.a. chirurgische, medische, tandheelkundige en veterinaire apparaten en instrumenten).
In oktober 2003 werd deze oppositie door het OHIM gehonoreerd op grond van artikel 8 lid 1 sub b GMVo (verwarringsgevaar, waaronder begrepen een gevaar van associatie). Tegen deze beslissing van het OHIM spant Curon Medical hoger beroep aan bij de Kamer van Beroep van het OHIM. In hoger beroep wordt de uitspraak van het OHIM vernietigd en de oppositie alsnog afgewezen. Ontex gaat vervolgens in beroep bij het Gerecht van eerste aanleg, waarbij zij klaagt dat de Kamer van Beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat er noch sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de twee merken, noch van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.
Het Gerecht stelt allereerst vast dat de betrokken waren (in klasse 10) identiek zijn. Vervolgens buigt het Gerecht zich over de vraag wat in casu de samenstelling is van het relevante publiek. Ontex betoogt dat dit publiek alleen bestaat uit gemiddeld oplettende consumenten. Het Gerecht komt echter tot de conclusie dat de betrokken waren voor een groot deel complexe instrumenten betreffen, die alleen door medische specialisten (kunnen) worden gebruikt. Het relevante publiek bestaat dus voor het grootste gedeelte uit specialisten, en slechts voor een ondergeschikt deel uit gemiddelde consumenten.
Volgende stap is een nauwkeurige beoordeling van de mate waarin de twee merken visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen, waaraan het Gerecht maar liefst drie en een halve pagina wijdt.
Wat betreft de visuele vergelijking bevestigt het Gerecht het oordeel van de Kamer van Beroep dat er – gelet op de verschillende beginletters van de betreffende merken (klinker E tegenover medeklinker C) - geen sprake is van visuele overeenstemming. In dit verband is van belang dat het element ‘e-u-r-o’ als het onderscheidende element van het oudere merk moet worden beschouwd, en niet het element ‘u-r-o-n’, dat beide merken gemeen hebben. De visuele aandacht van de consument gaat automatisch uit naar het element ‘euro’, dat immers veelvuldig voorkomt in merk- en handelsnamen, en in het dagelijkse taalgebruik (als de aanduiding voor de Europese munt, maar ook in de woorden Europa en Europees). Het merk EURON is dan ook niet bijzonder onderscheidend, maar refereert eerder aan de geografische herkomst van de betrokken waren.
Auditief is er weliswaar een zekere mate van overeenstemming (hetzelfde vierletter-element ‘u-r-o-n’), maar daar staat tegenover dat er een waarneembaar verschil is bij het uitspreken van de beide merken door de sterk verschillend klinkende beginletters.
De auditieve en visuele verschillen tussen beide merken worden nog versterkt door de begripsmatige verschillen. De benaming EURON doet denken aan de woorden ‘euro’ en ‘Europa’, welke zeer herkenbaar zijn in vele Europese talen. De consument zal, aldus het Gerecht, automatisch focussen op het onderscheidende element van EURON, te weten ‘EURO’. Daarbij komt nog dat CURON doet denken aan het Engelse woord ‘to cure’. De professionele consument (voor wie het Engels een gebruikelijke taal is) zal dit merk daarom eerder associëren met geneeskundige behandelingen en daar geen eigen conceptuele betekenis achter zoeken.
In licht van het bovenstaande oordeelt het Gerecht dan ook dat:
“Taking account of the substantial visual and conceptual differences between the marks at issue, and of the fact that the degree of phonetic similarity between them cannot be regarded as particularly conclusive because of the phonetic differences resulting from the first letters, and in the light of the relevant public in this case, it must be held that the degree of similarity between the marks in question is not sufficiently high to conclude that there is a likelihood of confusion”.
Het feit dat de betrokken waren identiek zijn doet daaraan niet af. Gelet op de verschillen tussen de twee merken zal de betrokken consument deze gemakkelijk van elkaar kunnen onderscheiden.
Lees het arrest hier (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).
Ondertussen in Weesp
Persberichtje: Na vier jaar naast fusiepartner Knijff Merkenadviseurs onder de naam Intermark haar activiteiten te hebben doorgezet, is thans besloten om per heden de activiteiten van merkenbureau Intermark voort te zetten onder de naam Knijff Merkenadviseurs.
Lees hier iets meer.
Podcasttarieven
Tweakers bericht dat De NVPI bekend heeft gemaakt hoeveel podcasters moeten betalen, als ze auteursrechtelijk beschermde muziek in hun producties willen verwerken. Met de Buma/Stemra-bijdrage erbij is een particulier ruim 1000 euro per jaar per podcast kwijt.
“De NVPI wil een bedrag van 50 euro per maand per podcast zien, terwijl de Buma/Stemra 35 euro voor dezelfde dienst wil ontvangen. Voor populaire podcasts valt het tarief hoger uit: per tienduizend downloads moet op 25 euro extra gerekend worden, zo vertelde directeur Paul Zolleveld in het Tros-programma Radio Online. Een zender die zijn programma's online wil aanbieden is meer kwijt: voor commercieel gebruik van gepodcaste muziek heeft de NVPI een tarief van 135 euro per maand in gedachten.”
Lees hier meer.
Eerst even voor jezelf lezen
- HvJ EG , 15 februari 2007, In zaak C-239/05. BVBA Management, Training en Consultancy
tegen Benelux-Merkenbureau.
De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd:
- dat de bevoegde autoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten;
-dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die een rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk;
–dat zij niet in de weg staat aan een nationale regelgeving die de rechterlijke instantie waarbij beroep tegen een beslissing van de bevoegde autoriteit is ingesteld, belet om rekening te houden met feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan.
Lees het arrest hier.
Procederen om een glimlach
Hof Leeuwarden 14 februari 2007, rolnr. 0500150, Natural Solutions B.V. tegen H.J. Redczus (met dank aan Otto Swens, Steinhauser Hoogenraad).
Aardige overwegingen over voorgebruik, voor-voorgebruik en overdracht van voorgebruik. Het enkel bedenken van een merk houdt nog geen voorgebruik in.
Hoger beroep tegen dit vonnis van de rechtbank Leeuwarden. Natural Solutions (voor heen Eastwick geheten) vordert op basis van het in 199 gedeponeerde woordmerk GREEN SMILES nietigverklaring van het in 2001 gedeponeerde woord/beeldmerk ‘green smiles’ van H.J. Redczus. Redczus claimt voorgebruik en vordert nietigverklaring in reconventie van het merk van Natural Solutions. Natural Solutions zegt voor-voorgebruiker te zijn.
Voorts vorderde Redczus vernietiging van het merk FAIR SMILES van natural solutions op grond van zijn ‘green smiles’ merk.
Green Smiles
Redczus slaagde er in eerste instantie niet in aan te tonen zelf te goeder trouw te hebben voorgebruikt. Wel achtte de rechtbank bewezen dat de “Stichting Agenda”, waarvan Redczus voorzitter was, het merk had voorgebruikt en dat Natural Solutions met dat voorgebruik bekend was.
Natural Solutions baseerde haar voor-voorgebruik op de stelling dat de directeur van Natural Solutions, de heer Oosterwijk, de naam GREEN SMILES heeft bedacht in een stuurgroepbijeenkomst van de Stichting Milieubewustzijn (STIM) waarbij Redczus aanwezig was en dat er derhalve van voorgebruik te goeder trouw door de Stichting Agenda geen sprake is geweest.
De rechtbank stelde Redczus in het gelijk. Daarbij werd als doorslaggevend geacht dat (a) het enkel bedenken van een merk nog geen voorgebruik inhoudt en (b) voor zover er al sprake zou zijn van voorgebruik door Oosterwijk, dat voorgebruik niet kan worden toegerekend aan Natural Solutions. Oosterwijk nam immers als privépersoon deel aan de stuurgroepbijeenkomst van STIM. Het hof volgt in deze de rechtbank.
Fair Smiles
Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat ‘Green Smiles’ en FAIR SMILES onvoldoende overeenstemmen om to verwarring te leiden.
Lees het arrest hier.
Een afgezwakt onderscheidend vermogen
GvEA 13 februari 2007, T-256/04. Mundipharma AG tegen OHIM/Altana Pharma AG.
Oppositieprocedure geneesmiddelmerken RESPICORT tegen RESPICUR. Afbakening van subcategorieën merkinschrijving, overeenstemming en verwarringsgevaar.
Altana heeft in 1998 het gemeenschapswoordmerk RESPICUR aangevraagd voor klasse 5 (“therapeutische middelen voor de luchtwegen”), Mundipharma heeft oppositie ingesteld op basis van haar oudere Duitse woordmerk RESPICORT dat ook is ingeschreven voor klasse 5 (“farmaceutische en hygiënische producten; pleisters”).
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat de oppositieafdeling de oppositie niet had mogen afwijzen op grond van het ontbreken van het bewijs van het houderschap van het oudere merk. Voorts had verzoekster niet het bewijs van gebruik van het oudere merk geleverd, voor zover dat was vereist, en diende enkel rekening te worden gehouden met het gebruik ervan voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten”. De kamer zag geen gevaar voor verwarring, de betrokken waren waren dezelfde en de twee conflicterende tekens stemden in zekere mate overeen, hoewel deze overeenstemming werd geneutraliseerd door opvallende verschillen tussen deze tekens. Het voor het oudere merk relevante publiek en het voor het aangevraagde merk relevante publiek overlapten elkaar enkel waar het de vakmensen betrof, die dus in casu het relevante publiek vormden.
Het Gerecht vernietigt de beslissing en oordeelt over vijf factoren: De beperking van de voor het oudere merk in aanmerking genomen waren, de afbakening van het relevante publiek, de overeenstemming van de tekens, het onderscheidend vermogen van het oudere merk en gevaar voor verwarring.
1. Beperking van de waren in de aanvrage/gebruik/soortgelijkheid (r.o. 22-38)
Hier draait het om de vraag of de kamer van beroep zich op het juiste standpunt heeft gesteld dat de bescherming voor het oudere merk van Mundipharma enkel geldt voor „receptplichtige dosisaerosols die corticoïden bevatten” (zie art. 42 lid 2 GMVo). Het Gerecht oordeelt van niet, na te constateren dat er niet is verzocht om normaal gebruik voor receptplichtige dosisaerosols en er ook niet behoeft te worden onderzocht of het daarvoor normaal is gebruikt. Het Gerecht oordeelt dat de kamer van beroep met haar beslissing in wezen willekeurig een subcategorie had afgebakend voor receptplichtige dosisaerosols, die was gebaseerd op criteria van de galenische aard, werkzame stof en een doktersrecept.
Het Gerecht grond haar redenering op het ALADIN-arrest: “Wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, [leidt] het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt.”
Volgens het Gerecht is de inschrijving voor “farmaceutische en hygiënische producten; pleisters” van RESPICORT voldoende ruim om daarin verschillende subcategorieën te onderscheiden, maar niet receptplichtige dosisaesosols. Volgens het Gerecht is de doelstelling of bestemming van de betrokken waar of dienst het criterium voor de subcategorie en in casu is dat bij therapeutische middelen de therapeutische indicatie daarvan. Door daar geen rekening mee te houden heeft de kamer op onwillekeurige wijze een subcategorie afgebakend. De afbakening “therapeutische middelen voor de luchtwegen” is daarentegen volgens het Gerecht wel geschikt en het oudere merk moet worden geacht daarvoor te zijn ingeschreven.
2. Relevante publiek (42-47)
Hier dient rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken warencategorie en diens aandachtsniveau. Het gaat hier volgens het Gerecht meer specifiek om Duitse consumenten, zowel patiënten als eindverbruikers enerzijds en medische vakmensen anderzijds. De betrokken patiënten zullen, aangezien vele ziekten van luchtwegen ernstige aandoeningen zijn, over het algemeen goed geïnformeerd en bijzonder omzichtig en oplettend zijn bij de keuze van een geneesmiddel. Het aandachtniveau is doorgaans meer dan gemiddeld.
3. Overeenstemming (52-62)
Aangaande de overeenstemming tussen “respicort” en respicur” oordeelt het Gerecht dat er visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming is. Die laatste soort overeenstemming wordt nader uitgewerkt, waarbij de indeling van het relevante publiek in de bovenstaande groepen wordt aangehouden, die de conflicterende merken begripsmatig anders zullen opvatten.
“De vakmensen zullen door hun kennis en ervaring doorgaans in staat zijn de betekenis te vatten van de termen waarnaar de verschillende bestanddelen van de conflicterende merken verwijzen, te weten „respiratoire” [ademhalings-] voor „respi”, „cure” [behandeling] of „guérir” [genezen] voor „cur” en „corticoïdes” [corticoïden] voor „cort”. Aldus zullen zij door de twee merken te ontleden in de respectieve bestanddelen ervan, het aangevraagde merk interpreteren in de zin van een „behandeling van ademhalingsmoeilijkheden”, en het oudere merk in de zin van „corticoïden bestemd voor de luchtwegen”. Deze twee interpretaties wijken begripsmatig in zekere zin van elkaar af, aangezien de betekenis van het oudere merk specifieker is dan die van het aangevraagde merk, maar zij hebben niettemin hetzelfde basisidee dat verband houdt met de ademhaling. Het begripsmatige verschil verzwakt derhalve weliswaar de hierboven vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming, maar dit verschil is onvoldoende uitgesproken om de overeenstemming te neutraliseren uit het oogpunt van de vakmensen
(…) Met betrekking tot de eindverbruikers is hierboven uiteengezet dat hun aandachts en kennisniveau meer dan gemiddeld is wegens de ernstige aard van de aandoeningen waaraan zij lijden. Derhalve zullen zij in staat zijn, in de twee betrokken merken het bestanddeel „respi” te onderscheiden en de begripsmatige inhoud ervan, die verwijst naar de algemene aard van hun gezondheidsproblemen, te begrijpen. Gelet op hun beperkte kennis van de medische vaktaal, zullen zij evenwel de begripsmatige verwijzingen door de bestanddelen „cur” en „cort” niet vatten. Derhalve zullen zij op begripsmatig vlak de conflicterende merken overeenstemmend achten wegens het identieke bestanddeel „respi”, dat als enige een duidelijke en vaste begripsmatige inhoud heeft.”
4 en 5. Onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar (68-73)
Ook bij het onderscheidend vermogen en het verwarringsgevaar wordt de nuancering van de twee groepen van het relevante publiek aangebracht. “Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk dient te worden opgemerkt dat de twee groepen van het relevante publiek dit merk beschrijvend zullen achten, zij het in verschillende mate. Zoals hierboven reeds is uiteengezet bij het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming, zullen de vakmensen de twee bestanddelen immers opvatten als beschrijvingen van de doelstelling en van de werkzame stof van de betrokken waar, terwijl de eindverbruikers geen specifieke begripsmatige betekenis zullen toeschrijven aan het bestanddeel „cort”, maar wel de in het bestanddeel „respi” vervatte verwijzing zullen kunnen begrijpen. (…) Derhalve kan het oudere merk worden geacht een afgezwakt onderscheidend vermogen te hebben voor het relevante publiek, in het bijzonder voor de medische vakmensen.
(…) Hoewel wegens de onderlinge samenhang van de factoren die relevant zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar en het feit dat het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het merk waarop de oppositie is gebaseerd, sterker is (…), op grond van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk verwarringsgevaar bij de vakmensen kan worden uitgesloten, volstaat deze omstandigheid niet met betrekking tot de eindverbruikers, voor wie de conflicterende merken in sterke mate overeenstemmen.”
Bij de Duitse eindverbruiker stemmen de conflicterende merken volgens het Gerecht dus wel in sterke mate overeen en derhalve bestaat er gevaar voor verwarring.
De bestreden beslissing van de kamer van beroep wordt vernietigd.
Lees het arrest hier.
Unauthorised disclaimer
Teva vs. MSD: Court of The Hague, 17 May 2006, HA ZA 05-2019. Teva Pharmaceuticals Europe B.V. c.s. versus MSD Overseas Manufacturing Co. (Ireland).
"It is stated a priori that the court, when answering - under Dutch patent law - the question whether a disclaimer such as the one at issue is permissible, seeks alignment with the case law of the Enlarged Board of Appeal of the EPO, as developed in G1/03 (OJ EPO 2004, 413) and G2/03 (OJ EPO 2004, 448) of 8 April 2004. In said judgments the Enlarged Board of Appeal of the EPO held that a disclaimer without basis in the original documents was only allowed in three cases: (i) as an exclusion of the fictitious state of the art, (ii) as an exclusion of an accidental anticipation and (iii) by exclusions of patenting for non-technical reasons. (...)
The above leads the court to the conclusion that Blum is not so unrelated and remote that the average skilled person never took this document into consideration when searching for other biphosphonates, which could be used in the treatment of bone disorders. This means there is no accidental anticipation and the dislaimer forms unauthorised added matter added matter. This disclaimer cannot, e.g. by means of partial revocation, be removed from the claim because this would result in abroadening of the scope of protection. Consequently, this ground for invalidity of NL '562 is effective, whereby as a result of the provisions of Article 15, Paragraph 1.c Regulation 1786/92 the SPC based on said invalid, but expired, patent is also invalid, so that the claim in the main action can be awarded. The other grounds for invalidity as presented by Teva need not be dealt with."
Read the entire judgment here.
Lezing Televisierichtlijn
Lezing Stichting Entertainment Groep over het ontwerp voor een gewijzigde Televisierichtlijn. De voorgestelde wijzigingen in deze Europese Richtlijn impliceren een groot aantal veranderingen inzake werkingsomvang, jurisdictie en regels met betrekking tot reclame en productplacement. De lezing zal deze keer worden verzorgd door Nico van Eijk, bijzonder hoogleraar Media- en Telecommunicatierecht (IViR). De lezing vindt plaats op woensdag 28 maart in de Hortus Botanicus in Amsterdam.
Meer informatie in de IE-Agenda (hier).
