Gerechtshof Arnhem 23 augustus 2011, LJN BS1147 (HCI Betonindustrie B.V. tegen X h.o.d.n. Y)

Met gelijktijdige dank aan Ubel van der Werff en Sandra Koloc, JPR Advocaten.

Enkel slaafse nabootsing. Zowel HCI als X produceren betonnen vloeren voor loopstallen, bestemd voor het houden van (rund)vee.

In hoger beroep is de vraag of er sprake is van slaafse nabootsing van de door HCI ontwikkelde en geproduceerde welzijnsvloer W4 doordat [X] een emissiearme duurzaamheidsvloer heeft ontwikkeld en produceert.

In vzr. Rechtbank Zutphen 18 januari 2011 is de vordering van HCI afgewezen, overwegende dat niet in geschil is dat de beide vloeren wat uiterlijk betreft duidelijk verschillen. [X] is aldus een andere weg ingeslagen waar hij dat kon doen zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het product afbreuk te doen. HCI heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat de beide vloeren zodanig op elkaar lijken dat het publiek ze met elkaar zal verwarren, aldus de voorzieningenrechter.

De investeringen die HCI heeft gedaan om een RAV-nummer te krijgen, is niet relevant voor dit geschil. in navolging van de voorzieningenrechter oordeelt het hof dat er nauwelijks sprake kan zijn van verwarring, gezien de verschillen in vormgeving. Grief faalt en daarmee ook de basis voor de andere twee grieven. HCI wordt veroordeeld in de proceskosten aan het liquidatietarief.

4.4  Het hof overweegt in de eerste plaats dat HCI haar vordering (slechts) baseert op de stelling dat sprake is van slaafse nabootsing van haar vloer door [X]. Voor de beoordeling van deze stelling gaat het om de vraag of bij het publiek verwarring kan ontstaan. (...)

4.5  Daarnaast wordt overwogen dat uit de (ook door) HCI gegeven toelichting moet worden opgemaakt dat de genoemde punten voor dit type vloer bepalend zijn voor het bereiken van het gewenste resultaat, te weten de vlotte afvoer van mest en urine naar de onder de vloer gelegen gierkelder en het reduceren van de ammoniakemissie vanuit die kelder naar de stal, waarin zich het vee bevindt. Het aanbrengen van wijzigingen op (een van) deze punten zou dan ook, zo begrijpt het hof, afbreuk doen aan de deugdelijkheid en effectiviteit van dit type vloer. Volgens HCI had [X] echter kunnen en ook moeten kiezen voor het ontwerpen van een andersoortige vloer. In dit verband verwijst HCI naar door (andere) concurrenten als Holcim, Veld of Swaans ontwikkelde vloeren.

4.6  Bij dit laatste ziet HCI evenwel over het hoofd dat het nabootsen van de door haar ontwikkelde vloer in beginsel geoorloofd is. De vloer van HCI wordt immers niet beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom. Ook als zou moeten worden geoordeeld dat deze vloer ten opzichte van andere vloeren op de markt ( zoals die van Holcim, Veld en Swaans) onderscheidend vermogen c.q. een eigen plaats op de markt zou hebben, heeft HCI onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat [X] tekortgeschoten is in zijn verplichting om alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat. In dit verband wijst het hof erop dat sprake is van een opvallend verschil in de vormgeving van het patroon van de oppervlakkige afvoergoten. Ook zijn er verschillen in de vormgeving van de afdichtingssleuven van beide vloeren, in de vormgeving van de ruimtes tussen de vloerdelen en de bevestiging van de flappen (bij de vloer van HCI met bouten, bij die van [X] in beton gegoten). Dat hij op andere, de deugdelijkheid of bruikbaarheid van de vloer niet rakende punten, die tot verwarring aanleiding zouden kunnen geven, aan zijn verplichting om die verwarring te voorkomen niet heeft voldaan, is niet gebleken. Dit betekent dat naar het voorlopig oordeel van het hof van onrechtmatig handelen van de zijde van [X] niet kan worden gesproken en dat de grief faalt . [red. onderstreping ter aanduiding van verschillen]

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-83/09 (Chalk tegen OHMI - Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC))

Gemeenschapsmerk. Overdracht van een merk tijdens de registratieprocedure. Afgewezen: overdracht heeft geen effect tegenover derde partijen, slechts na opname in het register.

Beroep ingesteld door de beweerde rechtverkrijgende van het gemeenschapswoordmerk „CRAIC” voor waren van de klassen 25, 32 en 33, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1888/2007-2 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 november 2008 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om de beslissing tot inschrijving van de overgang van dit merk op de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep te herroepen.

36 Under Article 23 of Regulation No 40/94, a transfer of a Community trade mark is in principle to have effects vis-a-vis third parties only after entry in the register, save where third parties have acquired rights in the trade mark after the date of the transfer and they knew of that transfer at the date on which the rights were acquired. It follows that, in order to be able to assert his rights vis-à-vis third parties, the new proprietor after the transfer of the trade mark must register that transfer. In the absence of such registration, third parties having no knowledge of the transfer cannot have that transfer raised against them. In the present case, the applicant, as the alleged proprietor of the Community trade mark following the alleged earlier assignment, did not register the transfer of the Community trade mark in the register at OHIM. Moreover, there is no indication or claim that the intervener knew of the earlier assignment of the mark at issue to the applicant. In such a situation, the transfer of the Community trade mark to the applicant may not be raised against the intervener.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-36/09 (dm-drogerie markt tegen OHMI - Distribuciones Mylar (dm))

In't kort. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal beeldmerk DM tegen gemeenschapswoordmerkaanvrage DM. Herziening, correctie van administratieve fouten, handelingen van gemeenschapsinstellingen zijn nooit rechtens onjuist, Bij hoge uitzondering dienen handelingen die niet kunnen worden getolereerd worden gecorrigeerd en ingetrokken; daarmee worden zij rechtens gezien niet te hebben bestaan .

Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „dm” voor waren van de klassen 1, 3-6, 8-11, 14, 16, 18, 20-22, 24-32, 34, en voor diensten van klasse 40 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 228/2008-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 oktober 2008 houdende verwerping van de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van deoppositie ingesteld door de houder van het nationale beeldmerk „DM” voor waren en diensten van de klassen 9 en 39.

Toegewezen en vernietiging van beslissingen van Board of Appeal OHIM en de eerdere Oppositie Divisie.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-289/09 (Omnicare tegen OHMI - Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH))
Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-290/09 (Omnicare tegen OHMI - Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder nationaal beeldmerk OMNICARE tegen Gemeenschapswoordmerkaanvrage OMNICARE CLINICAL RESEARCH. verwarringsgevaar bij gelijke tekens voor gelijke diensten. Toets van normaal gebruik behelst eveneens het gratis (!)  aanbieden van medisch-adviserende diensten. Oppositie afgewezen.

Beroep door de aanvrager van het woordmerk „OMNICARE CLINICAL RESEARCH” voor diensten van klasse 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 401/2008–4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 mei 2009 houdende vernietiging van de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „OMNICARE” voor diensten van de klassen 35, 41 en 42.

67. Consequently, it follows from the case law of the Court of Justice that the fact that goods and services may be offered free of charge does not prevent genuine use from being shown.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-197/10 (BVR tegen OHMI - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich))
Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-199/10 (DRV tegen OHMI - Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich)

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure Op grond van ouder nationaal beeldmerk RAFFAISSEN tegen gemeenschapsbeeldmerkaanvrage AUSTRIA LEASING GmbH/ mitglied raiffeissen-Bankgruppe Österreich. Geen verwarringsgevaar RAIFFEISEN is niet dominant onderdeel (zie r.o. 61-63). Oppositie afgewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het beeldmerk „Raiffeisenbank” voor waren van de klassen 36, 39 en 42, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 248/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 januari 2010 houdende verwerping van verzoeksters beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de door verzoekster ingestelde oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk met de woordelementen „Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich” voor waren van de klassen 35, 36 en 37.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-274/09 (Deutsche Bahn tegen OHMI - DSB (IC4))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapswoordmerk ICE en nationaal beeldmerk IC tegen Gemeenschapswoordmerkaanvrage IC4. Criteria voor toetsing van verwarringsgevaar. Relatieve weigeringsgrond, soortgelijke diensten en tekens: hoge mate van onderscheidend karakter. Oppositie toegewezen.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ICE” en van het nationale beeldmerk „IC” voor waren en diensten van de klassen 6, 7, 9, 11, 12, 19, 37, 38, 39, 41 en 42 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1380/2007-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 april 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „IC4” voor waren van de klasse 39.

95      The existence of an unusually high level of distinctiveness as a result of the public’s recognition of a mark on the market necessarily presupposes that at least a significant part of the relevant public is familiar with it, without its necessarily having to have a reputation within the meaning of Article 8(5) of Regulation No 207/2009. It is not possible to state in general terms, for example by referring to given percentages relating to the degree of recognition attained by the mark within the relevant section of the public, that a mark has a highly distinctive character. Nevertheless, it must be acknowledged that there is a certain interdependence between the public’s recognition of a mark and its distinctive character in that the more the mark is recognised by the target public, the more the distinctive character of that mark is strengthened. In order to assess whether a mark has a highly distinctive character as a result of the public’s recognition of it, all the relevant facts of the case must be taken into consideration, in particular the market share held by the mark; how intensive, geographically widespread and long-standing the use of the mark has been; the amount invested by the undertaking in promoting the mark; the proportion of the relevant section of the public which, because of the mark, identifies the goods or services as originating from a particular undertaking; and statements from chambers of commerce and industry or other trade and professional associations (see Case T‑277/04 Vitakraft-Werke Wührmann v OHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT) [2006] ECR II‑2211, paragraphs 34 and 35 and the case-law cited).

96      In this regard, the evidence adduced by the applicant during the opposition proceedings and in support of the present action shows that the ICE trade mark has a highly distinctive character in Germany as a result of its reputation

99      The fact that the ICE trade mark is highly distinctive in Germany alone does not mean that the General Court can dispense with the need to take that factor into consideration, since it suffices, for the purpose of justifying a refusal to register a trade mark, that a likelihood of confusion exists only in part of the European Union. Where, in opposition proceedings challenging registration of a Community trade mark pursuant to Article 41 of Regulation No 207/2009, the earlier trade mark is a Community trade mark and the relevant territory for assessing the likelihood of confusion is thus the whole of the European Union, registration must be refused, given the unitary character of the Community trade mark, even if a relative ground for refusal exists only in part of the Community (see, to that effect, Case T‑355/02 Mülhens v OHIM – Zirh International (ZIRH) [2004] ECR II‑791, paragraphs 34 to 36, and Case T‑185/03 Fusco v OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO) [2005] ECR II‑715, paragraph 33).

100    Accordingly, the following factors must be taken into account in an assessment of the likelihood of confusion between the IC4 mark and the earlier ICE trade mark. First, the degree of attention of the relevant public must be regarded as average, and not as limited (see paragraph 50 above). Second, the services in this instance are identical or similar (see paragraphs 62 and 63 above). Third, the marks at issue have an average degree of visual and conceptual similarity, and limited phonetic similarity (see paragraphs 80, 85 and 89 above). Fourth, the ICE trade mark is highly distinctive (see paragraphs 96 to 99 above).

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-382/09 (Ergo Versicherungsgruppe tegen OHMI - DeguDent (ERGO))

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschaps en nationaal woordmerk CERGO tegen aanvrage Gemeenschapsmerk ERGO. Relatieve weigeringsgrond, verwarringsgevaar. Echter procedureel interessant is dat Kamer van Beroep behoorde te oordelen over alle bezwaren die zijn geuit in beroep, dat wordt nu gecorrigeerd. Deels toegewezen: Beslissing van Beroepskamer wordt vernietigd voor zover het gaat over de oppositie inzake klasse 5. Eigen kosten worden door ieder zelf gedragen.

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „ERGO” voor waren en diensten van de klassen 1-45, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 44/20084 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 juli 2009 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale en communautaire woordmerk „CERGO” voor waren van klasse 10.

Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-10/08 (Kwang Yang Motor / OHMI - Honda Giken Kogyo)
Gerecht EU 9 september 2011, zaak T-11/08 (Kwang Yang Motor tegen OHMI - Honda Giken Kogyo)

Gemeenschapstekeningen of -modellen. Vernietigingsprocedure. Beroep door de houder van gemeenschapstekening of -model nr 000163290 0001 (afbeelding van een verbrandingsmotor) en 000163290 0002 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1337/2006-3 van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 8 oktober 2007 houdende vernietiging van de afwijzing door de nietigheidsafdeling van de door Honda Giken Kogyo ingestelde vordering tot nietigverklaring.

De zichtbare elementen zijn niet technisch bepaald ondanks de complexiteit van het product, geen algemene gelijke indruk. Vernietiging afgewezen

37 As appears from the representations of engines produced by the intervener during the proceedings before OHIM and the General Court, there are designs for internal combustion engines in varying shapes and configurations which differ considerably from those used in the challenged design. Internal combustion engines exist in a wide variety of shapes and combinations of components, as the informed user of such an engine, who has some knowledge of the relevant industrial sector, is aware. Those documents show, for example, that the fuel tank may also be placed on the lateral side of the engine rather than on the top, and that the air filter may also be positioned on the lateral or underside of the engine. Thus there are differences between the shapes of the components of an internal combustion engine and their arrangement, which shows the possibility of variations and differences in the design of internal combustion engines. It follows that the placement of those components is not dictated by functional requirements. Therefore, the general appearance of the visible features of the internal combustion engine is not determined by technical constraints. Since the positioning and shape of the components of an internal combustion engine are not limited by any particular technical necessity, the designer’s degree of creativity with respect to such internal combustion engines is not limited.

42 In that connection, it must be held that the Board of Appeal’s assessment is not vitiated by an error. The upper sides of the designs at issue are similar in appearance, both as regards the general shape of the internal combustion engines and as regards their components and their position. The front and lateral sides of the designs at issue are also similar. The filter cover, the fuel tank, the vent and the muffler cover are arranged in an identical manner in the designs at issue. The vent in the challenged design has a rounded shape with straight openings at the rear of the engine. The crescent or ‘c’ shaped fuel tank in the challenged design is almost identical to that in the earlier design and the fuel tank is situated in the same place in the designs at issue. Furthermore, the proportions, arrangements, layouts, sizes and shapes of the components of the internal combustion engine are almost identical in the designs at issue.

43 The shape, dimensions and arrangement of the various components of the internal combustion engine are more important than differences in details. The two designs at issue produce identical impressions on account of the shape and arrangement of their principal components and have the same basic structure.

44 The details relied on by the applicant cannot have any impact on the overall impression produced on an informed user by the two internal combustion engines represented by the designs at issue. An informed user will be guided by the basic structures alone and not by differences in the details, which do not produce different overall impressions on him.

Vrz. Rechtbank Maastricht 8 augustus 2011, LJN BR7084 (Vof Baas in Zorg tegen Uitgeversmaatschappij De Limburger B.V.)

Even een zijsprong: Mediarecht. Rectificatie, krantenartikel, onderzoeksplicht, maatschappelijke zorgvuldigheid, vrijheid van meningsuiting, onrechtmatig, substantiëringsplicht, bronbescherming, hoor en wederhoor. Artikel 10 lid 2 EVRM, 6:162 BW 6:167 BW, 8:29 AwB,

De Limburger weigerde echter het door BIZ aangekondigde kort geding, voor het geval dat BIZ de definitieve tekst zou afkeuren, af te wachten en plaatste op 23 juli 2011, zonder dat BIZ deze definitieve versie had goedgekeurd, op de voorpagina van alle edities van zowel Dagblad De Limburger als van Limburgs dagblad een artikel met de kop: “Zorgbedrijf in opspraak” en met de subkop: “PGB’s Politie en Verzekeraar onderzoeken mogelijke fraude BIZ”, geschreven door [[X]].

Rectificatie 3.2.De voorzieningenrechter stelt voorop dat De Limburger op grond van artikel 10 lid 1 van het Europees Verdrag van de rechten van de mens (EVRM) het grondrecht op vrijheid van meningsuiting toekomt, welke vrijheid zich ook uitstrekt tot uitingen die anderen aanstoot geven, shockeren of verontrusten. Uit artikel 10 lid 2 EVRM volgt dat dit recht slechts kan worden beperkt, indien dit bij wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de rechten van anderen. Van een beperking die bij de wet is voorzien, is sprake wanneer de publicaties in De Limburger onrechtmatig zouden zijn in de zin van artikel 6:162 BW, in welk geval De Limburger op de voet van artikel 6:167 BW tot openbaarmaking van een rectificatie zou kunnen worden veroordeeld.

Substantëringsplicht 3.4. (...) BIZ heeft echter, in strijd met de op haar rustende substantiëringsplicht, inhoudende dat de dagvaarding zowel de eis moet bevatten als de gronden van de eis dus ook de feitelijke onderbouwing van de vordering, nagelaten al deze eerst ter zitting door haar gestelde feiten in haar dagvaarding op te nemen. Als gevolg daarvan is De Limburger, gelet op de aard en omvang van die bezwaren, tekort gedaan in haar recht zich ter zitting naar behoren te kunnen verdedigen.

Onderzoeksplicht 3.6.3 (...) BIZ wordt niet gevolgd in haar betoog dat De Limburger heeft gehandeld in strijd met haar onderzoeksplicht doordat zij kennelijk niet heeft geverifieerd of de in de gewraakte tekst opgenomen feitelijke beweringen van voormalige bij BIZ ingeschreven zorgverleners of budgethouders feitelijk juist zijn. Vooropgesteld dat, zoals onder 3.5. reeds overwogen, in het midden kan blijven in hoeverre de beweringen van De Limburger over BIZ feitelijk juist zijn, en het in dit geschil dus niet uitsluitend gaat over de waarheid, baseert De Limburger zich mede in dit tekstonderdeel op onderzoek waarbij meer dan tien hulpverleners die in dienst waren of zijn bij BIZ zijn betrokken en de dossiers van zes budgethouders. Bovendien vond De Limburger ten tijde van de publicatie steun in het feit dat de Burgemeester van Kerkrade naar aanleiding van signalen van ambtenaren, dat er geknoeid zou kunnen zijn met de PGB’s, een afgerond politierapport naar het Openbaar Ministerie had gestuurd, en het feit dat ook zorgverzekeraar CZ een onderzoek had ingesteld.

Maatschappelijke zorgvuldigheid 3.6.4.Het geheel overziend is de voorzieningenrechter van oordeel dat er voor de krantenartikelen voldoende fundament was in de vorm van serieus te nemen aanwijzingen en bronnen die de geuite verdenkingen kunnen dragen en dat De Limburger voldoende zorgvuldig onderzoek heeft gedaan. De voorzieningenrechter neemt hierbij mede in aanmerking dat BIZ het overgrote deel van de in het geding zijnde twee artikelen in de dagvaarding niet aanvecht.

Hoor en wederhoor 3.6.5.Met betrekking tot het beginsel van hoor en wederhoor zij vooropgesteld dat er geen sprake is van een op zichzelf staand en in rechte afdwingbaar recht, waarvan de schending steeds rechtsgevolg moet hebben. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft De Limburger aannemelijk gemaakt dat er voldoende hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden voordat de artikelen op 23 juli 2011 werden geplaatst. Blijkens de verklaringen van BIZ heeft De Limburger op 18 juli 2011 per e-mail aan BIZ vragen gesteld, op deze vragen heeft BIZ niet geantwoord, maar wel is BIZ vervolgens door De Limburg in de gelegenheid gesteld om haar mening te geven over een aan haar toegezonden concept-artikel. Per fax van 22 juli 2011 heeft BIZ bij monde van haar raadsman op dit concept gereageerd. Deze reactie van de raadsman heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de uiteindelijke tekst en de reactie is - in de kern samengevat - in een blauw kader opgenomen in de reportage.

Vrijheid van meningsuiting / Niet onrechtmatig 3.7. Gelet op alle omstandigheden van het geval, in onderlinge samenhang bezien, is de voorzieningenrechter van oordeel dat er in casu geen sprake van is dat BIZ door De Limburger op lichtvaardige wijze verdacht is gemaakt. Het belang van BIZ om niet, in elk geval niet negatief, in de pers te komen, moet derhalve wijken voor het belang van De Limburger bij vrije meningsuiting op grond van artikel 10 EVRM. Misstanden, zoals in dit geval het door De Limburger geconstateerde misbruik door BIZ van PGB’s moeten aan de kaak kunnen worden gesteld.

Gerecht EU 8 september 2011, Zaak T-525/09 (MIP Metro tegen OHIM/Metronia)

Voor de liefhebber. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder (Duits) beeldmerk METRO tegen gemeenschapsbeeldmerkaanvrage METRONIA (computer toepassing, games, hardware/ software, (klasse 9, 20, 28 en 41). Relatieve weigeringsgrond, echter geen verwarringsgevaar. Oppositie wordt afgewezen.

14. By decision of 8 October 2009 (‘the contested decision’) the Board of Appeal rejected the opposition and ordered the applicant to pay the costs. In essence, the Board of Appeal held that, notwithstanding a certain aural similarity between the signs at issue, there was no likelihood of confusion, having regard to the nature of the goods and services concerned and the way in which they are marketed. Effectively, it held that the goods and services at issue were purchased after visual inspection, meaning that the visual element of the comparison was more important than the aural element. The Board of Appeal concluded that there was no likelihood of confusion because of the importance of the visual element and the fact that the signs at issue were visually and conceptually different.

Vrz. Rechtbank 's-Hertogenbosch 5 september 2011, KG ZA 11-429 (Goossens Meubelen tegen Meubelfabriek Arco en Merckx)

Met dank aan Annelies Ten Hoven, Leliveld advocaten.
In navolging van enkele Goossens Meubel-zaken.

Auteursrecht op vormgeving van meubels. Procesrecht Ex parte beschikking aan niet bestaande vennootschap.

Procesrechtelijk: opheffings kort geding tot vernietiging ex parte bevel. Goossens stelt dat de eerdere ex parte beschikking niet geëxecuteerd kan worden, want zij is ten laste gelegd van een niet bestaande vennootschap. Omdat de beschikking de juiste B.V. heeft bereikt, is er geen sprake van omissie (r.o. 5.1). Reconventionele eis wordt grotendeels toegewezen in de zin dat de ex parte beschikking blijft voortbestaan.

Auteursrecht: De Graphic tafel geen zelfstandig werk, omdat er ontlening heeft plaatsgevonden. De totaalindruk is te verschillend.

Na een aantal voorbeelden te noemen volgt de voorzieningenrechter Goossens niet in de stelling dat het ontwerp van Graphic tafel is ontleend aan andere tafels (.r.o. 5.8). Verschillen (die een oplettende consument zou opmerken, zo stelt Goossens) zijn niet in het oog springend, en het gaat niet om een minutieuze studie van de verschillen maar om het totaalbeeld, voor zover dat wordt beïnvloed door de auteursrechtelijke beschermde trekken (r.o. 5.13).

5.1. De beschikking heeft dus de juiste B.V. bereikt en vervolgens heeft Goossens (grotendeels) voldaan aan de in de beschikking vermelde bevelen. Niet is gebleken dat de omissie in het verzoekschrift (en vervolgens in de beschikking) heeft geleid tot discussie over de vraag tot welke (gerekestreerde) B.V. de beschikking zich richtte. Evenmin is gebleken dat Goossens door deze omissie onredelijk is benadeeld. De voorzieningenrechter zal dan ook geen consequenties verbinden aan het feit dat in het verzoekschrift en de beschikking een niet bestaande B.V. als gerekestreerde genoemd staat.

5.4. Het onderwerp in dit geschil is een tafel, een meubelstuk waarbij de vormgeving in belangrijke mate het resultaat is van functioneel objectieve en in de meubelbranche gebruikelijk uitgangspunten. Volgens Goossens is het ontwerp van de Graphic tafel ontleend aan ontwerpen van tafels door andere designers, die al eerder op de markt waren.

5.9. Voorlopig concluderend wordt geoordeeld dat de Graphic tafel een paar specifieke kenmerken bevat zoals de ronde verbindingsbuis aan beide kopse kanten in combinatie met de twee jukken aan de lange kanten en het tafelblad met de getrapte vorm. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat bij het ontwerp van de Graphic tafel, niet objectief bepaalde keuzes zijn gemaakt die uiteindelijk hebben geleid tot een tafel met een oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker draagt, waardoor deze voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

Op andere blogs:
Meubelrecht (Procedure over het auteursrecht op tafels)

EPO Enlarged Board of Appeal 30 augustus 2011, zaak G0002/10 (Disclaimers)

Met samenvatting van Bart Jansen, Zacco.

Europees octrooirecht. Kan disclaimer op basis van in de aanvrage aanwezige materie leiden tot uitbreiding van materie onder artikel 123(2) EOV?

Een disclaimer verkleint in principe de beschermingsomvang, maar kan mogelijk tóch tot ongeoorloofde verbreding van de beschermingsomvang leiden wanneer de formulering tot een bredere technische interpretatie van het niet-disclaimde deel de claim leidt (zie 4.5.1 van de toelichting). Disclaimers hebben als doel de nieuwheid van een claim te herstellen door als een chirurg een precies gedefinieerd stuk uit de beschermingsomvang te snijden, dus door het toevoegen van een negatief geformuleerd kenmerk.

De headlines van de beslissing die het Enlarged Board of Appeal (EBoA) nu heeft vastgesteld zijn als volgt:

“la. An amendment to a claim by the introduction of a disclaimer disclaiming from it subject-matter disclosed in the application as filed infringes Article 123(2) EPC if the subject-matter remaining in the claim after the introduction of the disclaimer is not, be it explicitly or implicitly, directly and unambiguously disclosed to the skilled person using common general knowledge, in the application as filed.

Hier wordt aangegeven dat er inderdaad uitbreiding volgens 123(2) kan optreden, indien de materie die na de disclaimer in de claim staat niet ondubbelzinnig geopenbaard is in de aanvrage.

lb. Determining whether or not that is the case requires a technical assessment of the overall technical circumstances of the individual case under consideration, taking into account the nature and extent of the disclosure in the application as filed, the nature and extent of the disclaimed subject-matter and its relationship with the subject-matter remaining in the claim after the amendment.”

In deze headnote wordt aangegeven dat dit echter weer sterk afhangt van de manier waarop een en ander in de aanvrage beschreven was, en welke verdere informatie er voor de vakman beschikbaar is.

In tegenstelling tot de eerdere uitspraken G1/03 en G2/03, behandelt G2/10 de toelaatbaarheid van disclaimers op basis van tekst die in de aanvrage aanwezig was, in het bijzonder materie die als voorbeeld in de aanvrage was opgenomen. Terwijl G1/03 en G2/03 zich juist richten op disclaimers op basis van informatie van buiten de aanvrage. G2/10 geeft expliciet aan dat de regels uit G1/03 en G2/03 niet bedoeld zijn voor toepassing op in de aanvrage beschreven disclaimers.

Het gevaar van mogelijk uitbereiding van materie zal niet spelen wanneer het om een zeer expliciet voorbeeld gaat dat in de disclaimer staat, maar kan optreden wanneer, zoals onder 4.5.5 van de toelichting uitgelegd, de disclaimer de uitvinding splitst op een manier waarbij het overgebleven deel van de claim een subgroep is. Wanneer deze overgebleven subgroep onvoldoende gedefinieerd is kan dit de technische betekenis van het achtergebleven deel volgens de EBoA verbreden. De belangrijkste conclusie is dat in ieder geval niet zonder meer aan de toets aan artikel 123(2) EOV voorbij kan worden gegaan indien de disclaimer basis in de aanvrage zelf vindt.

Voor de dagelijkse praktijk betekent deze beslissing mijns inziens dat een disclaimer, mits precies geformuleerd op basis van een voorbeeld uit de aanvrage, doorgaans nog steeds niet tot verbreding onder 123(2) zal leiden, en dus door het EPO zal worden toegestaan. Op het moment van opstellen van een octrooiaanvrage is meestal niet te voorzien welk deel van de aanvrage in de toekomst eventueel van belang zou kunnen worden. In vakgebieden waarin disclaimers regelmatig voorkomen, zoals biotech met DNA en RNA-sequenties waar het in deze zaak om ging, kan op basis van deze uitspraak gesteld worden dat het aandacht verdient om subgroepen of partities binnen de beschrijving en in de voorbeelden goed af te bakenen.

Voor wie door wil lezen de amicus curiae briefs (link)

In navolging van de discussie die hier is ingeleid in IEF 10143 schreef Richard Ebbink, Brinkhof advocaten in een reactie aan ons dat mr. Hoyngs reactie niet de kern van de zaak raakt en refereert terug aan het vonnis inzake Solvay/Honeywell [IEF 9089], welke - om er perspectief aan te geven - door hem en mr. Hoyng werden behandeld. Ebbink concludeert dat het afhankelijk is aan welk publiek men de uitspraak presenteert of dit als opmerkelijk valt op te merken, daar waar FD-lezers het eerste stuk in deze serie als primair publiek  was beoogd.

Bij vonnis van 15 september 2010 heeft de rechtbank te Den Haag [IEF 9089] (mr. Kalden) in een provisionele procedure onder andere beslist een prejudiciële vraag voor te leggen aan het HvJ van de EU m.b.t. de uitleg van het GAT/LuK arrest. Voor een Nederlands publiek kan men die vraag als volgt samenvatten: geldt het GAT/LuK oordeel over de uitleg van artikel 22-4 EEX-Vo - dat de inbreukrechter moet schorsen als de geldigheid van het octrooi in het geding is – ook in kort geding? De zaak waarin deze vraag werd gesteld heet Solvay/Honeywell. De advocaat van Solvay is mr. Hoyng, de advocaat van Honeywell ben ik.

Gevolg van die beslissing is dat Solvay het door haar gevraagde voorlopige grensoverschrijdende verbod tegen Honeywell (nog) niet heeft gekregen. Na dit vonnis zijn er bij mijn weten geen voorlopige grensoverschrijdende octrooi-inbreukverboden meer gegeven in Den Haag.

Op 15 juli 2011 wees het Haagse Hof arrest in een merkenzaak tussen Yellow Page en Yell. Wat de gelding in kort geding van de regel van artikel 22-4 EEX-Vo zoals uitgelegd in GAT/LuK betreft, overweegt het hof in Yellow Page als volgt (r.o. 4.7):

Zolang het HvJ niet anders heeft beslist, moet naar het voorlopig oordeel van het hof worden aangenomen dat deze exclusieve- bevoegdheidsregel in een dergelijk geval geen toepassing vindt.

Dit oordeel wordt vervolgens uitgebreid gemotiveerd.
Het hof overweegt daarbij echter niet dat het verwacht dat het HvJ het wel met hem eens zal zijn. Integendeel, het hof past het eigen oordeel zonder enige terughouding toe en geeft een grensoverschrijdend merkinbreukverbod.

Nu weer Apple/Samsung
In het Apple/Samsung vonnis volgt de Voorzieningenrechter (mr. Brinkman) “ambtshalve” het voorlopige oordeel van het hof; inclusief het niet-geven van een voorlopig oordeel over de kans dat het HvJ tot hetzelfde oordeel zal komen als het Haagse Hof.

In Nederland plegen lagere rechters dat te doen, het volgen van juridische oordelen van hogere rechters.
Mr. Hoyng heeft dus gelijk als hij vindt dat Nederlandse octrooi-advocaten zoals S & R konden verwachten dat de Haagse KG rechter de bevoegdheidsrechtelijke oordelen van het Haagse Hof zoals verwoord in het Yellow Page arrest zou volgen.

Maar het hebben van bevoegdheid is nog geen toewijzingsgrond; zeker niet in kort geding. En daar draaft mr. Hoyng een beetje door.

Anders dan mr. Hoyng kennelijk vindt, zou een voorlopig oordelende rechter – en zeker een rechter die zeker weet dat de rechtbank waar hij deel van uitmaakt ten gronde geen bevoegdheid heeft – in de periode die ons nog scheidt van een oordeel uit Luxemburg in de Solvay zaak (van nu tot, pak hem beet, eind volgend jaar) zich wat de toewijzing van een pan-Europees verbod betreft wel degelijk ook terughoudend kunnen opstellen.

Dat geldt in het bijzonder in octrooizaken (Yellow Page was een merkenzaak; bij merken gaat het om aanduidingen, bij octrooien gaat het vaak om de producten zelf - zoals smartphones en tablets, maar zoals ook machines).

Alvorens een cross-border verbod toe te wijzen dient de voorlopig oordelende rechter alle omstandigheden van het geval te wegen. Tot die omstandigheden behoort ook het ervaringsgegeven dat er heel vervelende consequenties kunnen zitten voor een Nederlandse onderneming – in de praktijk kunnen enkel Nederlandse bedrijven door een voorlopig cross-border verbod van de Haagse rechter getroffen worden - die zijn productie en/of handel in geheel Europa ‘voorlopig’ moet stilleggen. Op grond van zo’n voorlopig oordeel in eerste instantie zal voor menige Nederlandse onderneming financiëel-economisch wel degelijk definitief het doek vallen. Dat dit voor de Nederlandse Samsung vestigingen uit de Apple zaak misschien niet geldt, doet aan het argument uiteraard niet af.

Het is dan ook niet makkelijk voor een advocaat om een dergelijke Nederlandse rechterlijke voortvarendheid aan de betrokken cliënt uit te leggen. Zo’n uitleg valt echter vrijwel niet meer te verkopen als – zeg over anderhalf jaar - zou blijken dat zo’n Nederlands voorlopig pan-Europees verbod ten onrechte gegeven zou zijn.

Of de cross-border overwegingen uit de Apple/Samsung zaak ’opmerkelijk’ zijn, is dan ook niet zozeer een juridische vraag. Het antwoord hangt af van het betrokken publiek. S & R’s stukje verscheen tegelijkertijd in het Financiële Dagblad. Het publiek dat die krant leest, bestaat slechts voor een gering deel uit Nederlandse octrooi-advocaten. Het FD-publiek bestaat grotendeels uit managers van grote, middelgrote en kleine bedrijven in Nederland. Die plegen hun Haagse jurisprudentie niet goed bij te houden. Aan te nemen valt dat zij het cross-border verbod uit het Apple/Samsung vonnis van twee weken geleden wel degelijk opmerkelijk hebben gevonden.

Richard Ebbink
Brinkhof, Amsterdam
7 september 2011

Rechtbank 's-Gravenhage 7 september 2011, HA ZA 09-589 (General Biscuits tegen Hoppe)

Met gelijktijdige dank aan Hub Harmeling, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en Ernst-Jan Louwers, Louwers IP | Technology advocaten.

In navolging van IEF 8004. Merkenrecht, auteursrecht, slaafse nabootsing inzake (zoute) koekjes. De "visuele impact"  van de wijze waarop de ingeroepen kleurindicaties worden gebruikt. Over het marktleiderseffect bij onderzoek naar verwarringgevaar en de noodzaak van een aanvullend onderzoek met een controle groep.

Grensoverschrijdend inbreukverbod op het ingeroepen Gemeenschapsmerk. Geen belang auteursrechtinbreukverbod noch slaafse nabootsing. Reconventionele vorderingen worden afgewezen. Vordering toegewezen: registeraccountant krijgt opdracht, retourneren (recall) van Apéro-verpakkingen.

Marktleiderseffect bij marktonderzoek 4.15. Het overgelegde in opdracht van General Biscuits uitgevoerde marktonderzoek naar verwarringsgevaar in Nederland is op zichzelf niet concludent te achten voor de inbreukvraag. Voor vragenlijstonderzoek naar verwarringsgevaar waarbij een zogenoemde stimulus in de vorm van (een afbeelding van) een Apéro-verpakking wordt getoond aan een steekproef uit het in aanmerking te nemen publiek, is noodzakelijk dat met een in samenstelling vergelijkbare controlegroep gewerkt wordt, aan wie een alternatieve, goed afwijkende verpakking wordt getoond⁴. Zo’n opzet maakt uitfiltering van een marktleiderseffect of grote bekendheid van het “aanvallende” merk mogelijk. Gelet op de onbestreden gelaten omzet-, marktaandeel- en mediauitgavencijfers met betrekking tot TUC koekjes in Nederland en België (prod. 2 General Biscuits) moet van een dergelijke positie op de Beneluxmarkt worden uitgegaan. In het in opdracht van General Biscuits uitgevoerde onderzoek is van een dergelijke opzet met een controlegroep geen sprake.

 

Merkinbreuk sub b 4.6. Vast staat dat Hoppe haar Apéro-verpakking gebruikt voor dezelfde waren – zoute koekjes/biscuits – als die waarvoor General Biscuits haar ingeroepen merken (onder meer) heeft geregistreerd. Des te groter de warensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven General Biscuits merken en het gebruik van de gewraakte tekens door Hoppe. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van de waren en in dit geval is voor zover relevant sprake van dezelfde waren ((verpakking voor) zoute koekjes). Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

 

4.8. Eén van de relevante omstandigheden van het geval waarop bij beoordeling van het verwarringsgevaar moet worden gelet, is de wijze waarop van de ingeroepen kleurindicaties door General Biscuits gebruik wordt gemaakt. Die stemt overeen met de wijze waarop Hoppe dat doet in haar verpakking: ook een geel achtervlak met witte, in het midden geplaatste letters, omrand door voornamelijk rode belijning, welke letters zijn geplaatst in een schuin, blauw vlak met een aantal rode elementen, waaronder rode accenten aan de bovenzijde van het blauwe vlak, en, zo kan daar aan worden toegevoegd, afbeelding van over elkaar liggende koekjes (waarbij, zoals General Biscuits aangeeft, door Hoppe wordt teruggegrepen op de “vorige” verpakking, vgl. de eerste twee afbeeldingen in 2.3 met slechts aan één zijde twee overlappende koekjes). Dat wordt in de Europese merkenrechtspraak visuele impact genoemd.

Auteursrecht 4.22. Nu General Biscuits een Gemeenschapsmerkinbreukverbod krijgt toegewezen voor het “verpakkingsmerk” voor de gehele Europese Unie en zij niet heeft gesteld welk belang zij daarnaast heeft bij een afzonderlijk voor Europa grensoverschrijdend auteursrechtinbreukverbod, zal een dergelijk verbod bij gebrek aan belang worden afgewezen. Voor zover General Biscuits heeft gesteld dat zij buiten de EU actief is met TUC-koekjes (te weten in de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en de Verenigde Arabische Emiraten), is door haar niet gesteld dat Hoppe in die landen auteursrechtinbreuk maakt of dreigt te maken, terwijl dit evenmin anderszins is gebleken. Daarop strandt de auteursrechtinbreukvordering voor (die) landen buiten Europa.

Slaafse nabootsing 4.23. Nu het primair gevorderde merkinbreukverbod wordt toegewezen, wordt niet toegekomen aan beoordeling van het subsidiair gevorderde verbod op slaafse nabootsing.

^{4. Harry van den Berg, Marktonderzoek in de rechtszaal, 2007, pp. 38, 39.}