Rechtbank Rotterdam, 18 augustus 2010, HA ZA 07-158,  Bacardi & Company Ltd, tegen Mevi Internationaal Expeditiebedrijf B.V. (met dank aan Mark Tsoutsanis,  RWV Advocaten).

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis na tussenvonnis Rechtbank Rotterdam, 19 november 2008, HA ZA 07-0158, IEF 7333. Eerst even heel kort:

3.16 De rechtbank is van oordeel dat er door de handelingen die Mevi heeft verricht ten aanzien van de flessen in de lijst bij het rapport van Mazars sprake is van gebruik in het economisch verkeer van de Bacardi-merken. Het is echter de vraag of Mevi zélf als gebruiker van de merken kan worden beschouwd, nu zij steeds heeft gehandeld in opdracht en zij zelf geen eigenaar van de flessen was. De rechtbank ziet aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen. Een en ander wordt hieronder toegelicht. (…)

3.29 De rechtbank ziet aanleiding om op de voet van artikel 267 VWEU hierover een vraag van uitleg betreffende artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De rechtbank heeft het voornemen om de navolgende vraag van uitleg te stellen, waarvan zij de beantwoording noodzakelijk acht voor haar beslissing in het onderhavige geschil:

Moet de handelwijze van Mevi zoals hierboven omschreven, waardoor originele flessen Bacardi ten aanzien waarvan het merkrecht niet is uitgeput in de EER zijn ingevoerd, worden aangemerkt als gebruik door Mevi als derde in de zin van de artikelen 5 en 7 van de Merkenrichtlijn, in aanmerking nemende dat Mevi deze handelingen steeds verricht als vergunninghoudend expediteur en houder van een douane-entrepot en AGP en als dienstverlening voor en in opdracht van anderen en zijzelf geen eigenaar van de betreffende flessen is?

3.30 De rechtbank zal partijen in de gelegenheid stellen zich over de voor te leggen vraag uit te laten. Daartoe zal de zaak worden verwezen naar de rol voor het nemen van een akte, eerst door Bacardi c.s.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 18 augustus 2010, HA ZA 10-1002, Van Dillewijn Groep B.V. tegen Horti Print Danmark A/S (met dank aan Hidde Koenraad, Vondst)

Auteursrecht. Proceskosten. Enigszins in aansluiting op Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 augustus 2010, IEF 9038; ook in het onderhavige verstekvonnis word een kostenveroordeling ex art. 1019h Rv afgewezen. Wel toewijzing van hoge boete ad € 574.800,- in verband met overtreding van schikkingsovereenkomst.

2.2. Eiseressen vorderen een proceskostenveroordeling met inachtneming van artikel 1019 h Rv. Nu zij evenwel hebben nagelaten een gedetailleerde opgave te doen van de gemaakte proceskosten en ter zake ook geen bedrag hebben gevorderd, tal de rechtbank de proceskosten begroten aan de hand van het gebruikelijke liquidatietarief in standaardzaken.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 augustus 2010, LJN: BN3964, Ziggo B.V. tegen Tele2 Nederland B.V. (met eerdere dank aan Arvid van Oorschot, Freshfields).

Reclamerecht. Misleidende reclame, ongeoorloofde vergelijkende reclame. Geschil tussen Ziggo en Tele2 over aanbod kabeltelevisie Tele2. Binnen vijf dagen na betekening van het vonnis is een schaars stukje televisie te verwachten rond de klok van 20.00 uur: een rectificatie van 30 seconden.

Zie vrijwel gelijkluidend vonnis van dezelfde dag in UPC tegen Tele2 hier.

OPTA besloot in 2008 dat geïnteresseerde marktpartijen in staat moeten worden gesteld om televisie en radio aan te bieden via de kabel. Tele2 is de eerste nieuwkomer op deze markt. Voorheen bood zij alleen telefoon- en internetdiensten en digitale televisie via de telefoonlijn. Sinds 27 juli 2010 is daar analoge televisie en radio bijgekomen.

Tele2 startte een uitgebreide reclamecampagne om haar nieuwe diensten onder de aandacht te brengen. De campagne valt slecht bij Ziggo. Men met name over de volgende uitingen:

a) "Nu bij een combipakket al vanaf € 5,- per maand", en een zeer prominente vermelding van "€ 5" in de advertenties en op de website;
b) "Kabeltelevisie van Tele2 is véél goedkoper dan die van de concurrentie. Door over te stappen naar Tele2 kan je besparing oplopen tot maar liefst 70% t.o.v. een gemiddeld kabeltelevisieabonnement van UPC of Ziggo.'";
c) "Er verandert niets dus helemaal niets aan je televisieaansluiting." en "Er verandert niets aan je aansluiting.";
d) "Je behoudt hetzelfde zenderpakket.".

De voorzieningenrechter acht de uitingen onder a misleidend:

4.4. Anders dan Tele2 heeft betoogd is de voorzieningenrechter van oordeel dat de consument wel degelijk gedwongen wordt om een dienst af te nemen indien hij wil profiteren van (analoge) kabeltelevisie voor € 5,-- per maand. De consument moet immers over het combipakket ter waarde van € 39,95 beschikken om (analoge) kabeltelevisie van Tele2 te kunnen ontvangen voor de prijs van € 5,-- extra per maand zoals vermeld in de reclame. De consument die niet over een zodanige combipakket beschikt zou derhalve niet kunnen volstaan met betaling aan Tele2 van € 5,- per maand voor alleen (analoge) kabeltelevisie, maar zou daarnaast nog € 39,95 per maand moeten betalen voor het combipakket.

Vermelding van de website en een informatienummer is onvoldoende om de misleiding weg te nemen:

4.4. (…) Vermelding van de website en het informatienummer is niet voldoende als maatregelen om de hiervoor bedoelde informatie ter beschikking van de consument te stellen. De gemiddelde consument – in de zin van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument – behoeft ook na vermelding van de website en het informatienummer er niet op bedacht te zijn dat de prijs niet € 5,-- per maand bedraagt, maar € 5,-- verhoogd met € 39,95, in totaal derhalve € 44,95 per maand.

Ook de door Tele2 gemaakte prijsvergelijking onder b kan volgens de voorzieningenrechter niet door de beugel. Daarbij wordt van belang geacht dat de reclamecampagne zich vooral richt op potentiële nieuwe klanten:

4.7. Vaststaat dat Tele2 in haar reclame de prijs van € 5,-- per maand vergelijkt met de prijs van een standaard kabeltelevisieabonnement van Ziggo ter waarde van € 16,45 per maand. In deze vergelijking is weliswaar een besparing van 70% te behalen, maar dat is alleen mogelijk voor de consument die reeds klant is bij Tele2 en daar alle diensten via het combipakket afneemt. Van belang bij deze reclame-uiting is dat het niet enkel gaat om het aanbieden van een product aan een bestaande klant, maar tevens, en wellicht vooral, om een aanbieding voor potentiële nieuwe klanten. Indien Tele2 haar prijs voor een bepaald product vergelijkt met volgens haar vergelijkbare producten van concurrenten, onder wie Ziggo, dient in een dergelijk geval de prijsvergelijking zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zodanig dat alle producten die vergeleken worden op dezelfde manier zijn samengesteld. Het standaard kabeltelevisieabonnement bij Tele2 kost € 15,-- per maand tegenover € 16,45 per maand bij Ziggo. Bij Tele2 kost (analoge) kabeltelevisie alleen € 5,-- per maand als het wordt afgenomen samen met een combinatiepakket dat € 39,95 per maand kost, zodat de totaalprijs € 44,95 per maand wordt. Een enigszins vergelijkbaar product bij Ziggo, de Alles-in-1 Plus bundel, kost € 51,50 per maand. Wanneer deze genoemde producten met elkaar vergeleken worden is Tele2 weliswaar goedkoper, maar lang geen 70% zoals wordt geclaimd in de reclame uiting.

De mededelingen onder c en d (“Er verandert niets aan je aansluiting” en “Je behoudt hetzelfde zenderpakket”) worden (ook) misleidend bevonden. 

De voorzieningenrechter wijdt vervolgens een paar interessante overwegingen aan de gevorderde rectificatie. Ziggo vordert rectificatie op radio en televisie en in gedrukte media, waarbij het aantal rectificaties gelijk wordt gesteld aan het aantal keer dat de reclame daarop is uitgezonden dan wel is afgebeeld. Dat vindt de rechter buitenproportioneel:

4.14. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de vordering, om het aantal rectificaties op de televisie en radio en in de gedrukte media gelijk te stellen aan het aantal keer dat de reclame daarop is uitgezonden dan wel is afgebeeld, buitenproportioneel is. Daarbij is ten aanzien van de televisie in aanmerking genomen dat daarop rectificaties van een televisiecommercial zelden voorkomen. Alleen al vanwege die omstandigheid zal een dergelijke rectificatie een grotere impact hebben dan de televisiecommercial die gerectificeerd moet worden zelf had.

Ziggo’s vordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding van € 100.000 strandt wegens gebrek aan spoedeisend belang. Het argument van Ziggo dat het vrijmaken van geld voor een tegenoffensief in de media teveel tijd zou kosten wordt afgedaan op “het economische gewicht” van Ziggo en de beperkte onderbouwing van het gevraagde voorschot.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Breda, 12 augustus 2010, KA ZA 10-416, Heerkens Shoes B.V. tegen Fergan SARL (met dank aan Tinga Kleefman, Lawton Advocaten)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Opheffingskortgeding na bewijsbeslag. Heerkens stelt dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda die de verloven voor de beslagen heeft gegeven niet bevoegd was omdat artikel 2 van de Uitvoeringswet van de Gemeenschapsmerkverordening de Rechtbank te Den Haag daartoe exclusief bevoegd verklaart. Verder stelt Heerkens dat het gelegde bewijsbeslag in strijd is met proportionaliteit. Proceskostenveroordeling.

Bevoegdheid: 4.3. […] De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij omdat het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch hierover anders heeft geoordeeld. Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 van de Gemeenschapsmerkverordening toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het de gemeenschapsmerk, zoals in Nederland de rechtbank Den Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in geval van een eventueel appèl.

Proportionaliteit van het beslag: 4.6. Wanneer een merkhouder constateert dat een acute inbreuk op zijn merkrecht dreigt, is diens belang bij een alomvattend conservatoir beslag op alle inbreukmakende zaken (in dit geval op laarzen, verpakkingen en documenten) in beginsel gegeven. Alleen een beschrijvend beslag, al dan niet in combinatie met een monsterneming, kan op zichzelf niet voorkomen dat inbreukmakende zaken alsnog worden verhandeld en de merkinbreuk aldus wordt voortgezet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had en heeft.

Fergan daarom nog steeds belang bij het door haar gelegde conservatoire bewijsbeslag met afgifte van de inbreukmakende zaken. Bij afweging van de actuele wederzijdse belangen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Fergan bij handhaving van de gelegde conservatoire beslagen zwaarder weegt dan het commerciële belang van Heerkens bij vrijgave van de beslagen zaken.

Proceskosten: 4.7. […] Als de in het ongelijk te stellen partij zal Heerkens worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Fergan. Omdat het geschil betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, kan Fergan in beginsel aanspraak maken op de in het kader van dit kortgeding werkelijk gemaakte kosten. De overgelegde kostenspecificatie van Fergan heeft geen betrekking op dit geding maar op de beslaglegging. Daarom zullen de proceskosten worden begroot op € 1.079,-, samengesteld uit een bedrag van € 263,- aan griffierecht en een bedrag van € 816,- aan salaris advocaat conform het normale liquidatietarief. De kosten van Fergan met betrekking tot de beslaglegging zijn te vorderen in het kader van de in verband met de beslagen in te stellen hoofdzaak.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 13 augustus 2010, 370789/ KG ZA 10-877, Burger tegen Stichting Ideëel Verzekeringen.

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Verstekvonnis in kort geding. Kostenveroordeling conform liquidatietarief. "De proceskosten bij verstek kunnen slechts worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of nadien aan de niet verschenen gedaagde zijn kenbaar gemaakt bij afzonderlijk exploot."

De inbreukvorderingen m.b.t. ‘Ideëel Verzekeringen’ komen de voorzieningenrechter niet ongegrond of onrechtmatig voor. De vorderingen worden toegewezen, met het oog op de uitvoerbaarheid wordt de termijn voor voldoening aan het verbod bepaald op zeven dagen na betekening van het vonnis. Met betrekking tot de dwangsom wordt een matigingsclausule opgenomen. Gedaagde wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld:

2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskosten kunnen jegens een niet in het geding verschenen gedaagde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) worden toegewezen indien die kosten zijn gespecificeerd in de dagvaarding of nadien aan de niet verschenen gedaagde zijn kenbaar gemaakt bij afzonderlijk exploot overeenkomstig artikel 130 lid 3 Rv. Aangezien eiser de werkelijk gemaakte proceskosten niet heeft gespecificeerd in de dagvaarding en gesteld noch gebleken is dat een specificatie bij exploot aan gedaagde is bekendgemaakt, zullen de kosten overeenkomstig het reguliere liquidatietarief worden vastgesteld.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 12 augustus 2010, LJN: BN3401, Sophie Guillouet en X tegen Roucar Gear Technologies BV

Octrooirecht, doorbreking appelverbod ex artikel 188 lid 2 Rv. Tegen een toewijzende beschikking tot het houden van getuigenverhoor staat op grond van artikel 188 lid 2 in beginsel geen hogere voorziening open. Dit geldt niet voor bezwaren die erop neerkomen dat de rechtbank zich ten onrechte bevoegd achtte, wat meebrengt dat de rechtbank volgens appellant ten onrechte toepassing heeft gegeven aan artikel 186 Rv. In deze gevallen is tegen de bestrede beschikking hoger beroep toegestaan. Zie ook Rechtbank Utrecht, 30 juni 2010, IEF 9033.

Toepasselijkheid forumkeuzebeding. Parijen hebben in een forumkeuzebeding de rechtbank Utrecht als bevoegd gerecht aangewezen (‘if any dispute arises in connection with the Agreement, or further agreements resulting therefrom’). Waar partijen twisten over de nakoming en/of beëindiging van de overeenkomst, volgt de bevoegdheid van de rechtbank uit het in deze overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding. Dit geldt ook voor voortgezette afspraken (schriftelijk of mondeling tot stand gekomen). Het faillissement van de contractspartij heeft geen invloed op het forumkeuzebeding omdat het voorliggende geschil een contractuele grondslag heeft en niet een geschil betreffende een insolventieprocedure conform artikel 3 lid 1 van de Insolventieverordening (Verordening EG nr. 1346/2000 van de Raad van 29 mei 2000) is. Het forumkeuzebeding heeft echter geen betrekking tot een derde die in ruil van een succesbonus een persoonlijke verplichting op zich heeft genomen ten aanzien van de nakoming van de tussen de contractspartijen gesloten overeenkomst. Deze persoonlijke verplichting brengt niet mee dat de derde zich tevens gebonden heeft aan het tussen de contractpartijen overeengekomen forumkeuzebeding.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 6 augustus 2010, KG ZA 10-1327, Cassina S.p.A. tegen gedaagden (met dank aan Selale Dogan, Van der Steenhoven).

Auteursrecht. Merkenrecht. Meubels Le Corbusier. Inbreuk op de auteursrechten van Le Corbusier en op het woord/beeldmerk ‘Le Corbusier’ door gedaagden die middels hun eigen websites en advertentiewebsites tussen januari 2010 en juli 2010 meubelmodellen te koop heeft aangeboden die nagenoeg identiek zijn aan de meubelmodellen van Le Corbusier.

Spoedeisend belang aangenomen ondanks de constatering van het aanbod in januari 2010. Dat Cassina niet meteen in januari 2010 actie heeft ondernomen, ontneemt haar niet een spoedeisend belang, aangezien de beoordeling van het spoedeisend belang dient te geschieden naar de toestand ten tijde van dit vonnis.

Het verweer van gedaagden te goeder trouw te hebben gehandeld wordt verworpen. Het komt voor haar rekening en risico dat zij mogelijk niet op de hoogte was van haar rechten en plichten, nu zij zich als professional op deze markt begeven. Dat zij beginners zijn in de meubelbranche maakt dat niet anders.

Het verweer van gedaagden dat het de verantwoordelijkheid van derden is dat de meubelmodellen nog zichtbaar zijn via de advertentiewebsites wordt verworpen. Gedaagden hebben erkend dat de advertenties op haar initiatief op de andere sites terecht zijn gekomen en zij derden een volmacht heeft gegeven om haar producten met korting aan te bieden. De derden zijn derhalve gevolmachtigd namens gedaagden om de advertenties te plaatsen. Het ligt op haar weg om alles in het werk te stellen om het aanbod en de afbeeldingen van de meubels en het merk ‘Le Corbusier’ van deze sites te doen verwijderen. Het verbod wordt toegewezen, de overige vorderingen grotendeels.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 10 augustus 2010, zaaknr. 200.033.119/01, Capres A/S tegen SmartTip B.V. (met dank aan Channa Samkalden, Brinkhof)

Octrooirecht. Internationaal procesrecht. Hoger beroep in kort geding. Capres, houdster van een Europees octrooi (EP 1.095.282 B1) voor een ‘Multipoint Probe’ heeft in kort geding gevorderd SmartTip te verbieden in Nederland directe of indirecte inbreuk te maken op haar Europese octrooi middels de verhandeling door SmartTip van haar CIPT multipunt sondes. In kort geding in reconventie vorderde SmartTip Capres te verbieden berichten betreffende inbreuk door SmartTip te verspreiden en Capres te gebieden een rectificatie te verzenden. De voorzieningenrechter wees de vorderingen in conventie af en in reconventie toe. Capres is in hoger beroep gegaan.

Het gerechtshof ’s-Gravenhage gaat na wat de gemiddelde vakman in conclusie 1 van het octrooi onder ‘active guarding door de tweede veelheid geleidende elektroden’ zal verstaan en concludeert dat dit overeenkomt met hetgeen gebruikelijk onder ‘active guarding’ overeenkomstig de vakman zijn algemene vakkennis wordt verstaan. De gemiddelde vakman zal bij kennisname van conclusie 1 van het octrooi begrijpen dat, nu het een multipunts-sonde betreft, de spanning op iedere elektrode van de tweede hoeveelheid elektroden afzonderlijk moet kunnen worden aangestuurd. Het hof stelt vast dat in de sonde van SmartTip de spanning op tweede veelheid elektroden dezelfde is al van de eerste hoeveelheid en dat niet is gebleken dat deze tweede veelheid geleidende elektroden individueel wordt of kan worden aangestuurd. Het hof concludeert vervolgens dat ‘active guarding’ van de sondes van SmartTip niet mogelijk is en derhalve niet voldoet aan conclusie 1 van EP 1.095.282 B1. Directe noch indirecte inbreuk wordt aangenomen. Inbreuk bij wijze van equivalentie is door Capres onvoldoende onderbouwd, maar daarvan meent het hof niettemin dat hier evenmin sprake van lijkt te zijn. 

Capres heeft tevens gegriefd tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat zij geen verweer zou hebben gevoerd tegen de vorderingen in reconventie. In eerste aanleg heeft Capres aangevoerd dat uit de producties van SmartTip niet blijkt dat de litigieuze mededelingen zijn gedaan in Nederland. Het gerechtshof overweegt het volgende over deze betwisting van de Nederlandse rechtsmacht: Het verweer is preliminair gevoerd. Op grond van art. 2 EEX-Verordening komt de Nederlandse rechter geen rechtsmacht toe, nu Capres in Denemarken is gevestigd. Voor additionele rechtsmacht conform art. 6 sub 3 EEX moet het gaan om ‘een tegenvordering die voortspruit uit de overeenkomst of het rechtsfeit waarop de oorspronkelijke vordering is gegrond’. De geldigheid van het octrooi komt in dit geding niet aan de orde en is derhalve geen rechtsfeit waarop de vordering is gegrond. De vordering in reconventie betreft een zgn. wapperverbod, hetgeen niet onder voornoemde definitie valt. Het enkele feit dat tussen beide rechtsfeiten een verband bestaat dwingt niet tot een andere conclusie overweegt het hof onder verwijzing naar HR 4 februari 1983, NJ 1983, 547.

Het hof bekrachtigd het vonnis in conventie en vernietigd het vonnis in reconventie.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 augustus 2010, KG ZA 10-721, Kedge Holding B.V. tegen AABO Trading Company B.V. c.s. & Safeway GmbH

Octrooirecht. Kort geding (zie ook: Rechtbank ‘s-Gravenhage, 10 maart 20109, IEF 8669). EP met betrekking tot zekeringsinrichting voor een persoonlijke valbescherming. Aabo maakt indirect inbreuk op EP 871.

Kedge en Safeway houden zich bezig met de ontwikkeling en productie van valbeveiligingen, dat wil zeggen inrichtingen om een verankering op een dak te maken waaraan een persoon die op dat dak werkzaamheden moet uitvoeren, zich kan bevestigen. Kedge is houdster van EP 991 voor een safety device for a fall restraint (zekeringsinrichting voor een valbeveiliging).

Bij dagvaarding van 8 april 2009 heeft Safeway een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Kedge, waarin zij heeft gevorderd – samengevat – te verklaren voor recht dat onder meer de Horb niet onder de beschermingsomvang van EP 991 valt en, voor zover de rechtbank van oordeel zou zijn dat dit wel het geval zou zijn, het Nederlandse deel van EP 991 te vernietigen wegens gebrek aan nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid. Bij vonnis van 10 maart 2010 (IEF 8669) heeft de rechtbank de gevorderde verklaring voor recht toegewezen.

Kedge is tevens houdster van EP 871 voor een object provided with a safety device for a personal fall protection (object voorzien van een zekeringsinrichting voor een persoonlijke valbescherming). EP 871 is een afsplitsing van EP 991. Kedge vordert – samengevat – een met dwangsommen versterkt verbod op inbreuk op EP 871, met veroordeling van Aabo in de proceskosten. Aan haar vordering legt Kedge ten grondslag dat de Aabo door de verhandelding van de Horb indirect inbreuk maakt op EP 871.

Oordeel bodemrechter

Aabo hebben volgens de voorzieningenrechter op zich terecht aangevoerd dat een rechter in kort geding zijn oordeel in beginsel moet afstemmen op het oordeel van de bodemrechter in een eerder gewezen vonnis. Echter, nu de vorderingen gebaseerd zijn op een ander octrooi, dat weliswaar een afsplitsing is van het octrooi dat de rechtbank heeft beoordeeld, maar in een belangrijk opzicht breder is, nu een in EP 991 voorkomende beperking is geschrapt, kunnen producten die niet onder de beschermingsomvang van EP 991 vielen, wel onder de beschermingsomvang van EP 871 vallen. Anderzijds is in EP 871 een kenmerk toegevoegd om EP 871 op een andere wijze dan EP 991 af te bakenen van de stand van de techniek, waardoor ook het oordeel van de bodemrechter omtrent de geldigheid van EP 991 niet onverkort geldt voor EP 871.

Beschermingsomvang

Naar voorlopig oordeel moet de Horb van Aabo en Safeway worden aangemerkt als een zekeringsinrichting die voldoet aan alle kenmerken van conclusie 1 van EP 871. Het feit dat de rechtbank in haar vonnis van 10 maart 2010 het begrip “lateraal” in conclusie 1 van EP 991 wel heeft uitgelegd in de door Aabo en Safeway voorgestane beperkte zin, kan niet leiden tot een ander oordeel. De rechtbank heeft dat begrip namelijk nadrukkelijk uitgelegd in combinatie met een kenmerk dat niet voorkomt in EP 871, te weten “in that said anchoring member is located substantially centrally with regard to the flap”. Daar komt bij dat deze uitleg volgens de rechtbank werd bevestigd door de verleningsgeschiedenis van EP 991, waarin Kedge had voorgesteld om het begrip “lateraal” te vervangen door “radiaal”. De redenen waarom de rechtbank heeft gekozen voor de van het normale spraakgebruik afwijkende betekenis, doen zich niet voor ten aanzien van EP 871.

Geen serieuze, niet te verwaarlozen kans dat het octrooi nietig wordt verklaard bij gebrek aan nieuwheid en/of inventiviteit.

Aabo en Safeway hebben niet bestreden dat de Horb een wezenlijk bestanddeel van de in conclusie 1 van EP 871 geclaimde uitvinding is. Daarom moet op grond van het voorgaande worden aangenomen dat Aabo indirect inbreuk heeft gemaakt op EP 871 in de zin van artikel 73 van de Rijksoctrooiwet. Dat geldt ook voor Aabo Trading Company B.V. Kedge heeft namelijk ter zitting als zodanig onweersproken aangevoerd dat, anders dan Aabo in de conclusie van antwoord heeft gesuggereerd, deze vennootschap niet slechts bestuurder en aandeelhouder van de andere gedaagden is, maar ook zelf de Horb aanbiedt.

Kosten

Aabo en Safeway hebben gemotiveerd bestreden dat de kosten die Kedge in dit verband opvoert, te weten circa € 75.000,00, redelijk en evenredig zijn in de zin van artikel 1019h Rv, onder meer omdat die kosten de helft hoger zijn dan de kosten die zij zelf hebben gemaakt, te weten € 51.000,00. Kedge heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom zij zoveel meer kosten heeft moeten maken. Daarom zullen Aabo en Safeway worden veroordeeld tot betaling van € 51.000,00. Kedge heeft niet gemotiveerd waarom een hoofdelijke proceskostenveroordeling in dit geval op zijn plaats is, dus de gevorderde hoofdelijkheid zal worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 30 juni 2010, LJN: BN2487, Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagden.

Octrooirecht, althans, bevoegdheidsincident tussen een Nederlandse eiser en twee Franse gedaagden. Geschillen tussen contractspartijen met betrekking tot de rechten die zij op grond van de betreffende overeenkomst op octrooien hebben, worden niet aangemerkt als een geschil met betrekking tot 'de registratie of geldigheid van octrooien.' In relevante citaten:

De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2]
 
4.23.  Het beroep van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] op artikel 22 lid 4 EEX-vo, inhoudende dat de Franse rechter exclusief bevoegd is met betrekking tot geschillen over Franse octrooiaanvragen, slaagt niet. Artikel 22 lid 4 EEX-vo bepaalt dat met betrekking tot vorderingen ten aanzien van de registratie of de geldigheid van octrooien bij uitsluiting de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de registratie heeft plaatsgehad bevoegd zijn. Het Hof van Justitie heeft echter bepaald dat geschillen tussen contractspartijen met betrekking tot de rechten die zij op grond van de betreffende overeenkomst op octrooien hebben, niet worden aangemerkt als een geschil met betrekking tot 'de registratie of geldigheid van octrooien', zoals bedoeld in artikel 22 lid 4 EEX-vo (HvJ EG, 15-11-1983, LJN: BF5652, overweging 26). De Franse rechter is dus ten aanzien van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten niet exclusief bevoegd, waardoor de rechtbank zich – met inachtneming van hetgeen hierna onder 4.24 tot en met 4.29 voor [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] ieder afzonderlijk wordt overwogen – in beginsel bevoegd acht om van deze vordering kennis te kunnen nemen.

De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 1]
 
4.24.  De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten is blijkens de dagvaarding gebaseerd op de afspraken die daarover in de in de overeenkomst tussen Roucar en Four Stroke S.A.R.L. zijn vastgelegd. Hetgeen onder 4.2 en 4.3 is overwogen met betrekking tot de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de vordering jegens [gedaagde sub 1] met betrekking tot de verklaring voor recht dat Four Stroke S.A.R.L. ernstig tekort is gekomen in de nakoming van de overeenkomst, is daardoor ook hier van toepassing: vanwege het in de overeenkomst opgenomen forumkeuzebeding is de rechtbank bevoegd om van de vordering tegen [gedaagde sub 1] kennis te nemen.
 
4.25.  Het beroep van [gedaagde sub 1] op artikel 27 EEX-vo slaagt niet, omdat Four Stroke S.A.R.L. geen partij is bij de procedure voor de Franse rechter. Het beroep van [gedaagde sub 1] op artikel 28 EEX-vo slaagt ook niet omdat hetgeen onder 4.8 is overwogen ook hier geldt: een beroep op artikel 28 EEX-vo kan er niet toe leiden dat de rechtbank zich onbevoegd dient te verklaren
  
De vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2]
 
4.26.  De rechtbank stelt voorop dat zij haar bevoegdheid tot kennisneming van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2] alleen kan ontlenen aan het forumkeuzebeding uit de overeenkomst. [gedaagde sub 2] beroept zich ten aanzien van dit forumkeuzebeding op het Franse vonnis waarin is bepaald dat hij niet aan de overeenkomst gebonden is. Hetgeen onder 4.10 is overwogen is ook hier van toepassing. Indien het Franse vonnis wordt erkend, is de rechtbank niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen. Voor erkenning is noodzakelijk dat [gedaagde sub 2] een expeditie van het vonnis overlegt. Indien [gedaagde sub 2] een expeditie van het vonnis overlegt is het vervolgens van belang of Roucar tijdig hoger beroep heeft ingesteld tegen het Franse vonnis. Zolang het Franse vonnis niet onherroepelijk is zal de rechtbank haar beslissing omtrent de erkenning en daarmee haar bevoegdheid aanhouden. De door partijen te nemen akten, zoals onder 4.19 omschreven, zijn dus ook doorslaggevend voor de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2].
 
4.27.  Het verweer van [gedaagde sub 2] dat vanwege het eerdere Franse vonnis met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten de rechtbank op grond van artikel 27 de behandeling van de zaak dient aan te houden dan wel zich onbevoegd dient te verklaren, slaagt - los van een eventuele erkenning van het Franse vonnis - gedeeltelijk. In de zaak bij de rechtbank van Parijs zijn Roucar en [gedaagde sub 2] tevens partij. Onderwerp van deze procedure zijn de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418 en 0853240. In de onderhavige zaak vordert Roucar een verklaring voor recht met betrekking tot de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418, 0853240 en 0850849. Voor zover de vordering ziet op de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418 en 0853240 en deze vordering door Roucar is gericht tegen [gedaagde sub 2] is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een vordering tussen dezelfde partijen die hetzelfde onderwerp betreft en op dezelfde oorzaak berust in de zin van artikel 27 lid 1 EEX-vo. Indien de bevoegdheid van de rechtbank van Parijs definitief vast komt te staan, zal de rechtbank zich op grond van artikel 27 lid 2 EEX-vo onbevoegd dienen te verklaren. Totdat de (on)bevoegdheid van de rechtbank van Parijs is vast komen te staan, zal de rechtbank de behandeling van het voornoemde deel van de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten aanhouden.
Voor het beroep op artikel 27 EEX-vo hoeft [gedaagde sub 2] geen expeditie van het vonnis te overleggen. Voldoende is dat, zoals in de onderhavige procedure, tussen partijen vaststaat dat de procedure bij de rechtbank van Parijs heeft plaatsgevonden. Voornoemd verweer slaagt dus ongeacht of [gedaagde sub 2] een expeditie van het Franse vonnis overlegt. Het is daarnaast van belang of Roucar hoger beroep heeft ingesteld tegen het Franse vonnis. Indien de Franse rechter in hoger beroep de beslissing dat [gedaagde sub 2] niet aan de overeenkomst is gebonden vernietigt, is de rechtbank zoals onder 4.26 overwogen bevoegd om kennis te nemen van de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2]. Indien de Franse rechter zich echter in hoger beroep daarnaast wel bevoegd acht om over de vordering met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten te oordelen, is de rechtbank ten aanzien van de Franse octrooiaanvragen onder de nummers 0858418, 0853240 op grond van artikel 27 lid 2 EEX-vo niet bevoegd om van de vordering kennis te nemen. De rechtbank zal in dat geval wel bevoegd zijn om kennis te nemen van de vordering tot een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van [gedaagde sub 2] voor zover deze ziet op de Franse octrooiaanvraag onder het nummer 0850849, omdat dit nummer geen onderwerp is van de Franse procedure
 
Lees het vonnis hier.