Prejudiciële vragen aan HvJ EU 10 januari 2013, zaak C-11/13 (Bayer CropScience tegen DPMA)

Prejudiciële vragen gesteld door het Bundespatentgericht, Duitsland.

Octrooirecht. ABC. Verzoekster is houdster van een EP 0 719 261B1 voor ‘gesubstitueerde isoxazoline’. Deze zaak gaat over haar aanvraag voor een ABC voor gewasbeschermingsmiddelen voor het product „isoxadifen en zouten en esters daarvan”. Isoxadifen is een beschermstof die aan gewasbeschermingsmiddelen wordt toegevoegd vanwege de fytotoxische effecten. Zij heeft haar aanvraag gebaseerd op de eerder gegeven voorlopige toelating voor het gewasbeschermingsmiddel ‘MaisTer’. Het Duitse Patent- und Markenamt wijst de aanvraag in 2007 af, omdat een voorlopige toelating niet voldoende is en evenmin aan de voorwaarden voldoet.

Verzoekster gaat in beroep, verwijzend naar een aantal door het HvJ EU gewezen arresten als gevolg waarvan het niet langer gerechtvaardigd is de weigeringsgronden te handhaven. De appelrechter bevestigt dat maar voert als weigeringsgrond toe dat een beschermstof mogelijkerwijs geen werkzame stof kan zijn en dus geen product in de zin van Verordening 1610/96. In Verordening 1107/2009 wordt namelijk uitdrukkelijk onderscheid gemaakt tussen werkzame stoffen, beschermstoffen en synergisten waardoor beschermstoffen mogelijk uitgesloten zijn van een beschermingscertificaat.

De volgende vraag is aan het HvJ EU gesteld:

„Moeten de begrippen product in artikel 3, lid 1, en artikel 1, punt 8, en werkzame stof in artikel 1, punt 3, van verordening nr. 1610/96 aldus worden uitgelegd dat ook een beschermstof daaronder valt?”

HvJ EU 7 maart 2013, zaak C-607/11 (ITV Broadcasting tegen TV Catch Up Ltd) - dossier - persbericht

Prejudiciële vragen gesteld door de High Court of Justice, Chancery Division, Verenigd Koninkrijk.

Over 'communication to the public', free-to-air en derde partijen die achter een inlog werken aanbieden.

Enkel nog uit 't persbericht (update volgt snel): Television broadcasters may prohibit the retransmission of their programmes by another company via the internet. That retransmission constitutes, under certain conditions, ‘a communication to the public’ of works which must be authorised by their author. (...)

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1) Het begrip „mededeling aan het publiek” in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat het betrekking heeft op een wederdoorgifte van de werken die zijn opgenomen in een via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending
– door een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie,
– door middel van een internetstream die ter beschikking wordt gesteld van de abonnees van deze organisatie, die deze wederdoorgifte kunnen ontvangen door op de server van deze organisatie in te loggen,
– hoewel deze abonnees zich in het ontvangstgebied van deze via zendmasten uitgezonden televisie-uitzending bevinden en gerechtigd zijn om deze uitzending op een televisieontvanger te ontvangen.
2) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding door reclame wordt gefinancierd en dus een winstoogmerk heeft.
3) Voor het antwoord op de eerste vraag is het niet van belang dat een wederdoorgifte als in het hoofdgeding gebeurt door een organisatie die rechtstreeks concurreert met de oorspronkelijke omroeporganisatie.

Verder uit het persbericht:

The Court points out that the cumulative effect of making the works available to potential recipients should be taken into account and that, in that connection, it is in particular relevant to ascertain the number of persons who have access to the same work at the same time and successively.

The Court finds that, in the present case, the retransmission of the works over the internet is aimed at all persons resident in the United Kingdom who have an internet connection and who claim to hold a television licence in that State. Those persons may access the protected works at the same time, in the context of the ‘live streaming’ of television programmes over the internet. Thus, that retransmission is aimed at an indeterminate number of potential recipients and implies a large number of persons. Consequently, the Court holds that, by the retransmission in question, the protected works are indeed communicated to a public within the meaning of Directive 2001/29.

Accordingly, the Court answers that the concept of ‘communication to the public’, within the meaning of Directive 2001/29, must be interpreted as covering a retransmission of the works included in a terrestrial television broadcast, where the retransmission is made by an organisation other than the original broadcaster, by means of an internet stream made available to the subscribers of that other organisation who may receive that retransmission by logging on to its server, even though those subscribers are within the area of reception of that terrestrial television broadcast and may lawfully receive the broadcast on a television receiver.

Gestelde vragen:

1. Is het in artikel 3, lid 1, van de richtlijn bedoelde recht om de "mededeling van hun werken aan het publiek, per draad of draadloos" toe te staan of te verbieden ook van toepassing op een geval waarin:
(i) auteurs toestaan dat hun werken worden opgenomen in een televisie-uitzending die via zendmasten op de grond wordt uitgezonden, vrij te ontvangen is en bedoeld is om op het gehele grondgebied van een lidstaat, dan wel in een deel daarvan te worden ontvangen;
(ii) een derde (dat wil zeggen een andere organisatie dan de oorspronkelijke omroeporganisatie) een dienst aanbiedt waarbij individuele abonnees die zich in het bedoelde ontvangstgebied van de uitzending bevinden en gerechtigd zijn om de uitzending thuis op een televisieontvanger te ontvangen, op de server van de derde kunnen inloggen en de inhoud van de uitzending door middel van een internetstream kunnen ontvangen?
Maakt het voor de beantwoording van deze vraag verschil of:
(a) de server van de derde voor elke abonnee slechts een "een-op-een"-verbinding toestaat, waarbij elke individuele abonnee zijn eigen internetverbinding met de server maakt en elk gegevenspakket dat door de server via het internet wordt verzonden aan slechts één individuele abonnee is gericht?
(b) de dienst van de derde wordt gefinancierd door middel van reclame die "pre-roll" (dat wil zeggen nadat de abonnee heeft ingelogd, maar voordat hij de inhoud van de uitzending begint te ontvangen) of "in-skin" (dat wil zeggen binnen het venster van de viewing-software waarin het ontvangen programma wordt getoond op het toestel waarmee de abonnee kijkt, maar buiten het beeld van het programma zelf) wordt getoond, maar de abonnee de oorspronkelijke reclameboodschappen uit de uitzending wel te zien krijgt op het punt waarop zij door de omroeporganisatie in het programma waren ingelast?
(c) de tussenkomende organisatie:
(i) een dienst aanbiedt die een alternatief vormt voor de dienst van de oorspronkelijke omroeporganisatie en dus met deze omroeporganisatie rechtstreeks wedijvert om kijkers; of
(ii) met de oorspronkelijke omroeporganisatie rechtstreeks wedijvert om reclame-inkomsten?

Op andere blogs:
1709blog (TV Catchup: landmark or mere technicality? Either way, we have a ruling)
IPKat (Playing Catchup - CJEU clarifies that streaming is "communication to the public")
OutLaw (Online retransmission of TV programmes protected by copyright, rules CJEU)
SOLV (HvJ wijst fundamenteel arrest over openbaarmaking via internet)
Vlaamse Nieuwsmedia (Hof van Justitie: streaming televisiezenders behoeft toestemming)

Conclusie A-G HvJ EU 7 maart 2013, zaak C-521/11 (Amazon.com tegen Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH) - dossier

Prejudiciële vragen gesteld door het Oberste Gerichtshof, Oostenrijk.

In steekwoorden: billijke vergoeding. Een uitsluitend door een collectieve beheersorganisatie geldend te maken recht. Passende vergoeding van degene die als eerste bedrijfsmatig dragers verhandeld. Recht niet afhankelijk van (tussen)handelaren en type (privé- / niet-privé-) gebruik. Recht op terugbetaling van de vergoeding tegenover de collectieve beheersorganisatie.

Van een billijke vergoeding is sprake indien de CBO representatief is en de nationale regeling voorziet in een vrijstellingsregeling van de betalingsplicht als duidelijk is dat de drager tot andere doelen wordt gebruikt dan waartoe een betalingsplicht is. De algemene mogelijkheid kent om de billijke compensatie achteraf terug te vorderen in alle gevallen waarin wordt aangetoond dat het gebruik van de drager de auteur geen nadeel heeft kunnen berokkenen.

Conclusie A-G:

1) Er is sprake van een billijke compensatie in de zin van richtlijn 2001/29 indien:
(a) de rechthebbenden in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29 zonder onderscheid recht hebben op een billijke vergoeding, welk recht uitsluitend kan worden uitgeoefend door een auteursrechtenorganisatie die de verschillende rechthebbenden vertegenwoordigt, jegens degene die als eerste dragers die geschikt zijn voor de reproductie van hun werken, bedrijfsmatig onder bezwarende titel in het binnenland in het verkeer brengt, en
(b) de nationale regeling enerzijds de mogelijkheid biedt vooraf vrijstelling te verlenen van de betaling van de billijke compensatie aan natuurlijke en rechtspersonen die op grond van objectieve gegevens, ook al betreft het slechts aanwijzingen, redelijkerwijs kunnen worden geacht de dragers te verkrijgen voor duidelijk andere doeleinden dan die waarvoor de billijke compensatie moet worden betaald, en anderzijds de algemene mogelijkheid kent om de billijke compensatie achteraf terug te vorderen in alle gevallen waarin wordt aangetoond dat het gebruik van de drager de auteur geen nadeel heeft kunnen berokkenen.

2) Gezien het antwoord op de eerste vraag is het mijns inziens niet nodig om de tweede prejudiciële vraag te beantwoorden. Indien de vraag volgens het Hof wel moet worden beantwoord, geef ik in overweging om als volgt te antwoorden:

2.1) er is sprake van een „billijke compensatie” in de zin van richtlijn 2001/29 wanneer het recht op een billijke vergoeding uitsluitend bestaat bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen die de dragers gebruiken voor het reproduceren voor privégebruik, en

2.2) bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen moet, tot het tegendeel wordt bewezen, worden aangenomen dat zij de dragers gebruiken voor het reproduceren voor privégebruik. De mogelijkheid dient te bestaan om voor een eventuele vrijstelling vooraf van de betaling van de billijke compensatie of een eventuele terugvordering daarvan, aan te tonen dat de natuurlijke persoon de drager heeft aangeschaft voor duidelijk andere doeleinden dan het maken van kopieën voor privégebruik of voor gebruik voor andere doeleinden waarvoor de billijke compensatie moet worden betaald.

3) Uit richtlijn 2001/29 kan niet worden afgeleid dat het recht op een billijke compensatie niet bestaat indien een nationale regeling bepaalt dat alle opbrengsten uit de betaling daarvan bestemd zijn voor uitkering aan de auteurs, en wel voor de helft in de vorm van een rechtstreekse compensatie en voor de andere helft in de vorm van een indirecte compensatie. De verwijzende rechter dient evenwel te beoordelen of en in hoeverre de toepassing van de nationale regeling in concreto vormen van indirecte compensatie inhoudt en niet discrimineert tussen de verschillende categorieën auteurs.

4) Indien het te vergoeden nadeel is ontstaan op het grondgebied van een lidstaat, dan staan de bepalingen van richtlijn 2001/29 niet in de weg aan het recht op een billijke compensatie in deze lidstaat, indien in een andere lidstaat reeds een vergelijkbare vergoeding is betaald voor het in het verkeer brengen van de dragers. De lidstaat waarin de niet-verschuldigde betaling is gedaan, dient evenwel degenen die de billijke compensatie hebben betaald zonder verplichting daartoe, een passende mogelijkheid te garanderen om terugbetaling te verkrijgen van de bedragen die onverschuldigd als billijke compensatie zijn betaald, zonodig door het instellen van een vordering bij de nationale rechter.

Gestelde vragen:

1. Is er sprake van een "billijke compensatie" in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG, wanneer:
de rechthebbenden als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG een uitsluitend door een collectieve beheersorganisatie geldend te maken recht hebben op een passende vergoeding van degene die als eerste bedrijfsmatig dragers die geschikt zijn voor de reproductie van hun werken, onder bezwarende titel in het binnenland in het verkeer brengt,
dit recht niet afhankelijk is van de vraag of de dragers in het verkeer worden gebracht door levering aan tussenhandelaren, aan natuurlijke of rechtspersonen voor niet-privé-gebruik, dan wel aan natuurlijke personen voor privé-gebruik,
echter degene die de dragers met toestemming van de rechthebbende gebruikt voor reproductie, of vóór vervreemding aan eindverbruikers wederuitvoert, wel een recht op terugbetaling van de vergoeding heeft tegenover de collectieve beheersorganisatie?

Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord:
2.1.    Is dan sprake van een "billijke compensatie" in de zin van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG, wanneer het in vraag 1 (a) beschreven recht enkel bestaat bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen die de dragers gebruiken voor het reproduceren voor privé-gebruik?
2.2.    Indien vraag 2.1 bevestigend wordt beantwoord:
Moet dan bij het in het verkeer brengen door levering aan natuurlijke personen, tot het tegendeel wordt bewezen, worden aangenomen dat de dragers worden gebruikt voor het reproduceren voor privé-gebruik?

Indien vraag 1 of vraag 2.1 bevestigend wordt beantwoord:
Volgt dan uit artikel 5 van richtlijn 2001/29/EG of andere bepalingen van Unierecht, dat het door een collectieve beheersorganisatie geldend te maken recht op uitkering van een billijke compensatie niet bestaat wanneer de collectieve beheersorganisatie wettelijk verplicht is om de helft van de opbrengst niet aan de rechthebbende uit te keren, maar dient te besteden aan sociale en culturele organisaties?

Indien vraag 1 of vraag 2.1 bevestigend wordt beantwoord:
Staat dan artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG, of een andere bepaling van Unierecht, in de weg aan een door een collectieve beheersorganisatie geldend te maken recht op uitkering van een billijke compensatie, wanneer reeds in een andere lidstaat - zij het wellicht op een met het Unierecht strijdige grondslag - een passende vergoeding voor het in het verkeer brengen van de dragers is betaald?

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 maart 2013, zaaknr C/02/259245 / KG ZA13-56 (Baboprint hodn SiteSupport tegen Advasu BV)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE advocatuur B.V..

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. SiteSupport exploiteert sinds1994 landelijk een onderneming voor het ontwikkelen en exploiteren van maatwerksoftware, websites, e.d., en heeft de website www.sitesupport.nl. Advasu, die zich met soortgelijke activiteiten bezighoudt, heeft in 2010 een beeldmerk SITESUPPORT gedeponeerd. Zij biedt onder het merk SiteSupport een tool aan om mee te kijken op websites en gebruikt de website www.sitesupport.com.

Advasu stelt zich (ten onrechte) op het standpunt dat zij SiteSupport niet gebruikt als handelsnaam, maar slechts als merk en voert als verweer dat de Handelsnaamwet slechts bescherming biedt tegen het gebruik van een verwarringwekkende jongere handelsnaam en niet tegen het gebruik van andersoortige tekens zoals merken.

De voorzieningenrechter oordeelt dat ook het gebruik van de naam SiteSupport voor het product van Advasu, al dan niet in verband met een merk, onrechtmatig is, omdat het gevaar bestaat dat het publiek, internetgebruikers, in verwarring geraken in die zin dat zij kunnen menen dat er verband bestaat tussen de bedrijven. Staking van de handelsnaam wordt bevolen, overdracht van de domeinnaam wordt bevolen.

4.10. Het deponeren van de domeinnaam www.sitesupport.com is onder de gegeven omstandigheden aan te merken als onrechtmatig occuperen van de handelsnaam van SiteSupport. De gevorderde overdracht is aan te merken als een passende vorm van tegemoetkoming in de daardoor geleden schade en dus toewijsbaar. De omstandigheid dat die domeinnaam is gedeponeerd door (bestuurder) behoeft aan toewijzing van de gevorderde overdracht door Advasu niet in de weg te staan, nu de heer (indirect) bestuurder is van Advasu en het derhalve mogelijk is voor Advasu om aan de vordering te voldoen.

Op andere blogs:
DomJur 2013-946

Programma  / inschrijven

Op 13 maart 2013 zal het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom plaatsvinden in Zeist dat de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) organiseert in samenwerking met de Orde van Octrooigemachtigden, de Licensing Executives Society (LES), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging voor Auteursrecht.

Op vertoon van een (kopie) van een collegekaart zijn studenten tegen een gereduceerd tarief welkom (€135 ipv €235).

Inschrijven link
Waar Hotel Figi, ZEIST
Wanneer 13 maart 2013, 9:30 - 17:20
Prijs voor leden VIE/AIPPI/mee-organiserende verenigingen: € 235,00. Op vertoon van een (kopie) van een collegekaart zijn studenten tegen een gereduceerd tarief welkom (EUR 135 ipv EUR 235).
Programma
09.30 Ontvangst
10.00 Opening door de dagvoorzitter – Drs Koen Bijvank, Vereenigde
10.05 - 10.35 Introductie juridisch kader rondom downloadverboden
Prof. Dr. Bernt Hugenholtz, Universiteit Amsterdam
10.35 - 11.20 Business models op het internet
Niels Aalberts, Friendly Fire B.V.
11.25 - 11.45 Koffiepauze
11.45 - 12.30 Cross border jurisdiction in IP cases
Mr. Richard Ebbink, Brinkhof
12.30 - 12.45 Uitreiking van de VIE-prijs
Jury: voorzitter Mr. Josine Fasseur-Van Santen, Gerechtshof Den Haag,
Prof. Mr. Charles Gielen, Nauta Dutilh en Universiteit Groningen,
Dr. Jeroen den Hartog, Hoyng Monégier
12.45 - 13.45 Aperitief en lunch
13.45 - 14.30 How to successfully license IP portfolios
Ir. Joost Bekkers, Philips Intellectual Property & Standards
14.30 - 15.00 Koffiepauze
15.00 - 17.00
Sessie I (joint program with AIPPI US division of AIPLA)
Voorzitter Drs Koen Bijvank, Vereenigde
Topic 1: Patentable subject-matter
US speaker Joerg-Uwe Szipl, Griffin & Szipl, PC
NL speaker Mr Francisco Fernandez y Branas, European Patent Office
Topic 2: Trade secrets
US speaker Joseph Calvaruso, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
NL speaker Mr. Wouter Pors, Bird & Bird

Sessie II (debat): Het nationale merk
Voorzitter Mr. Peter Blok, Rechtbank Den Haag
Debater I Mr. Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap
Debater II Mr. Ilja Morée, De Brauw Blackstone Westbroek

Sessie III (debat): Slaafse nabootsing
Voorzitter Mr. Tanja Tanja-Van den Broek, Gerechtshof Den Haag
Debater I Mr. Annemarie Verschuur, Nauta Dutilh
Debater II Mr. Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer

17.00-17.20 Plenaire samenvatting debatten
17.20 Sluiting door de voorzitter en aansluitend borrel

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. De vorige editie: WIPO-selectie januari 2013 of via dossier domeinnaamrecht (linkerkolom). Ditmaal over:

A) Beëindiging omdat er al een gerechtelijke procedure aanhangig is.
B) Domeinnaam lijkt, maar linkt naar site van eiser, overdracht afgewezen, te lang gedoogd.
C) Inbreuk op IE-rechten buiten WIPO-procedure
D) Geschillenbeslechter oordeelt direct over registratie en gebruikt te kwader trouw
E) Uitleg over visies op geoorloofdheid klaagsites
F) Legitiem belang: te goeder trouw aanbieden van producten of diensten
G) Rechten op 'fine-tubes' niet met beeldmerk aangetoond
H) Sport 2000 niet als merk, maar wel door gebruik rechten verkregen, alsnog afwijzing
I) Eiser haalt ten onrechte Oki Data Principles aan
J) Plausibele verklaring van verweerder om deze 'dictonairy words' te gebruiken

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2012-2408
tadano.com > Terminated by Panel

A) WIPO-procedure wordt op basis van artikel 18 van de regeling beëindigd omdat er al een gerechtelijke procedure aanhangig is. Japans bedrijf dat handelt in kranen, hoogwerkers en andere bouwbenodigdheden is merkhouder van het merk Tadano. De domeinnaam is in 1998 door verweerder geregistreerd. Verweerder was een gerechtelijke procedure gestart waarin hij vraagt om een verklaring voor recht dat hij geen inbreuk maakt op (en heeft gemaakt) op rechten van eiser. Ondanks dat de geschillenbeslechter sceptisch is over de haalbaarheid van de gerechtelijke procedure toch beëindiging WIPO-zaak.

“In the present case, the Panel is skeptical about the merits of the court proceedings. The grounds in the statement of claim seem rather lightweight. However, that conclusion is not one which the Panel can make definitively. If the Panel proceeded and found for the Complainant, the Respondent could still continue with the court case. For these reasons the Panel finds that publication of this Termination Order as a Decision is warranted. SeeDeTeMedien Deutsche Telekom Medien GmbH v. Registrant [2828625] Laura Mouck /Moniker Privacy Services, WIPO Case Number D2010-0955 (“We simply record this so that any future panel considering a dispute between the same parties may wish to take these facts into consideration.”)”

D2012-2151
kariyer.com > Complaint denied

B) Eiser is grote speler in Turkse recruitment branche. Sinds 1999 actief onder de naam ‘Kariyer’ (Turks voor carrière) en sinds 2007 verschillende merken met daarin ‘Kariyer’ geregistreerd. Verweerder heeft domeinnaam verkregen in 2008. Domeinnaam wordt doorgestuurd naar website van verweerder. Op het eerste gezicht lijkt zaak duidelijk en in het voordeel van eiser. Echter wordt toch in het nadeel van eiser beslist. (Te) lang gewacht met actie ondernemen, nooit contact opgenomen met de voorgangers van verweerder over inbreuk etc.

“The Panel recognizes the apparent strength of the Complainant’s case and is aware that strongly descriptive words are capable of forming satisfactory distinctive trade marks. “Manpower”, for example, is a well-known brand in the employment field in Europe. However, the Panel is conscious that it is not competent to assess the strength of the Respondent’s argument that under Turkish law the Respondent is entitled to benefit from the prior use of the Domain Name by its predecessors; nor is it competent to assess the significance under Turkish law of the apparent fact that unlike the trade mark registrations for the device marks, the specification of the plain word mark omits employment services. The Respondent’s arguments in this regard appear plausible. The Panel reiterates that it has not helped that many of the parties’ supporting documents are in Turkish and have not been translated into English, the language of these proceedings. The Panel has in mind, in particular, the specifications for the Complainant’s trade mark registrations, which are worded entirely in Turkish.

Another aspect of the case, which has concerned the Panel, is that if the Complainant’s case under Turkish trade mark law is as strong as the Complainant asserts and if the damaging diversion of business has been as serious as one might expect with two such similar domain names operating in the same area of business and based in the same city (Istanbul), why has it taken the Complainant so long to raise complaint? The Complainant states that it was only recently that it became aware of the possibility that there was the scope for a complaint under the UDRP. That explanation surprises the Panel, given the Complainant’s long experience of online trading, but in any event it does not explain why the Complainant does not even appear to have gone so far as to have written a letter of complaint to any of the Respondent’s predecessors, even though the Complainant asserts that all of them were during their periods of ownership (and like the Respondent) making abusive, infringing and damaging use of the Domain Name.

Finally, notwithstanding this extensive period of allegedly unlawful, damaging use of the Domain Name, not only has the Complainant produced no evidence of having taken the matter up with any of the various registrants of the Domain Name prior to the filing of this Complaint, the Complainant has produced no evidence of confusion. The absence of any evidence of confusion, while surprising to the Panel, is not of itself fatal to the Complainant’s case, but in combination with the other factors leads the Panel to conclude that the Respondent’s arguments may be well-founded. The Panel simply does not know.”

D2012-2256
standrewsigc.com
standrewsinternationalgolfclub.com > Complaint denied

C) Eiser is vennootschap die onderdeel is van een trust die de merken van een zeer bekende en historische golfbaan beschermd. Verschillende merken met daarin ‘St Andrews’ zijn geregistreerd. Domeinnaam in 2010 geregistreerd. Verweerder ontwikkelt een golfbaan ergens in St Andrews. Er is sprake van een verwarringwekkende overeenstemming. Echter, eiser slaagt er niet in te bewijzen dat verweerder geen eigen recht of legtitiem belang bij de domeinnamen heeft.

In de uitspraak wordt nog benadrukt op dat de vraag of het gebruik van de naam in de domeinnaam inbreuk is op intellectuele rechten buiten de geschillenprocedure moet worden beslist.

“Whether the Respondent’s use is trade mark infringement is a matter to be determined elsewhere. As to “association”, again the Panel needs to tread carefully. The Complainant complains about use of certain references to it and its golf courses and history on the Respondent’s website and in its brochure. The Respondent maintains that the statements and images referred to by the Complainant’s are statements of fact which qualify as fair use of the relevant material. Again, the Panel makes no finding in relation to these matters in terms of passing off or trade mark infringement. It must, however, consider whether the Domain Names are used in connection with a bona fideoffering for purposes of the Policy on the available record before it.

The apparent services offered or to be offered by the Respondent is or will be golf and ancillary services. There is no evidence before the Panel to suggest that the proposed services themselves (as opposed to the way they may be marketed, about which no finding is made) will be anything other than bona fide or genuine. Will golfers believe they are playing golf on one of the courses at St Andrews Links as opposed to St Andrews International, particularly when the Respondent’s marketing material (home page of its website) refers, for instance, to the fact that “St Andrews International Golf Club lies to the south of St Andrews, and is only one and a half miles from the heart of the 'Home of Golf'.”? Perhaps not. Will golfers feel misled because they are purchasing services from an entity describing itself as St Andrews International Golf Club, but it is not in St Andrews itself, but a few kilometers outside, such that it could be said that the goods and services are not a bona fide offering for purposes of the present Policy proceedings? Again, probably not. The Respondent’s development has been described, variously, as being “near” St Andrews or “on the outskirts of St Andrews” or (in a recent planning document) “by St Andrews”.”

D2013-0003
artek.com > Complaint denied

D) Eiser is Fins bedrijf dat is opgericht in 1935. Eiser is merkhouder van verschillende Artek nationale en international Artek merken. Canadese merk geregistreerd in 1997. Verweerder is een softwareontwikkelaar uit Canada die de domeinnaam heeft gekocht in 2010. De domeinnaam was geregistreerd in 1998.

‘Artek’ was vroeger een bekend zomerkamp in de Oekraïne voor padvinders uit de Sovjet-Unie waar verweerder zelf vroeger bij hoorde. Nu is het een kamp voor kansarme en hoogbegaafde kinderen. De zoon van verweerder is daar in 2007 heen geweest. Verweerder wilde domeinnaam gebruiken om foto’s en video’s van zijn bezoek daarop te publiceren.

Er sprake van overeenstemming tussen domeinnaam en merk, de vraag of er sprake is van eigen recht of legitiem belang wordt niet behandeld. Geschillenbeslechter oordeelt direct over registratie en gebruikt te kwader trouw: de eiser slaagt er niet in te bewijzen dat er sprake is van kwader trouw.

“With regard to the circumstances surrounding the registration of the disputed domain name, the Respondent has demonstrated by reference to the “Wayback Machine” that his original use of the disputed domain name was to publish videos hosted by YouTube which relate to Camp Artek. The Respondent has also provided some limited evidence (the price list and camp photograph) that he may have a personal connection to Camp Artek. The Panel would have preferred to see some further evidence from the Respondent regarding the preparations which the Respondent says that he has made since the hacking incident to develop his website on a local computer however on balance is satisfied that the Respondent’s answer to the case of passive holding is sufficient without the provision of this additional material. That said, the Respondent would do well to remember that the Complainant is likely to be watching closely when the website associated with the disputed domain name is finally published. Should it turn out not to be an educational project relating to Camp Artek but rather something targeting the Complainant’s rights in its ARTEK trademark, this may be considered sufficient to entitle the Complainant to a refiling of the Complaint (on the subject of which, see paragraph 4.4 of the WIPO Overview 2.0).”

D2012-2496
solutoscam.com
solutovirus.com > Complaint denied

E) Eiser maakt en distribueert software onder het merk ‘Soluto’. Merk is geregistreerd in 2012. Domeinnamen zijn in hetzelfde jaar geregistreerd. De ene domeinnaam is (nog) niet actief. Andere domeinnaam linkt naar een klaagsite waarop verweerder zich negatief uitlaat over de software van de eiser die zijn computer heeft laten crashen.

Verwarringwekkende overeenstemming, eigen recht/legitiem belang niet behandeld nu duidelijk is dat er geen sprake is van registratie of gebruik te kwader trouw. Eiser voert punten aan die niet in deze procedure aan de orde kunnen komen. Uitleg over visies op geoorloofdheid klaagsites. In dit geval te weinig bewijs om kwader trouw aan te nemen.

“In reaching the above conclusions, the Panel notes that the information available in the present record is sorely lacking. Many aspects of the case are unclear, including why the Respondent elected not to reply in the present action. Had the Complainant provided substantiating evidence to support its claims, it is possible that additional facts may have come to light. As it stands, however, the Panel finds that there are insufficient grounds to conclude that the Respondent registered or used the disputed domain names in bad faith, and accordingly, the Complaint must fail.”

D2012-2455
eyemagine.com
eyemagine.info > Complaint denied

F) Eiser merkhouder van ‘Eyemagine’ (beeld)merken sinds 2009. De .com domeinnaam is geregistreerd in 1996 en de .info domeinnaam is geregistreerd in 2010. De .com-domeinnaam werd gebruikt voor bedrijfswebsite van verweerder, .info wordt/werd gebruikt voor sociale netwerkwebsite (in aanbouw).

Verweerder heeft een legitiem belang bij domeinnamen: deze werden gebruikt voor te goeder trouw aanbieden van producten/diensten. Ook geen registratie en gebruik van de domeinnamen te kwader trouw. Eiser heeft onvoldoende bewijzen overgelegd.

“Accordingly, the Panel holds the following: Complainant is unable to establish the first factor (as Respondents did not have actual notice of Complainant or Complainant’s claims at the time of registration), second factor (for the same reason), or third factor (for the same reason). To the extent Complainant attempts to establish bad faith registration and use through the fourth factor, the Panel again finds the offered evidence unpersuasive. In particular, the Panel notes that (1) Respondents’ “social network” webpage is easily distinguishable from Complainant’s web development services and thus customer confusion is unlikely, (2) Complainant’s claims that Respondents are now competitors to web and mobile application development companies is at best a logical stretch, and (3) Complainant’s objections to Respondents’ use of an “icon of a human eye” adjacent to the mark seem, at face value, disingenuous, as both Complainant’s design mark and the distinct logo prominently featured on Complainant’s current website are easily differentiable from Respondents’ use of the “icon of a human eye.”

Accordingly, the Panel finds that Complainant failed to meet the burden of proof of bad faith registration and use under Policy paragraph 4(a)(iii). SeeStarwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. v. Samjo CellTech.Ltd, NAF Claim No. 0406512 (finding that the complainant failed to establish that the respondent registered and used the disputed domain name in bad faith because mere assertions of bad faith are insufficient for a complainant to establish Policy paragraph 4(a)(iii)); see also Graman USA Inc. v. Shenzhen Graman Industrial Co., NAF Claim No. 0133676 (finding that general allegations of bad faith without supporting facts or specific examples do not supply a sufficient basis upon which the panel may conclude that the respondent acted in bad faith).”

D2012-2211
fine-tubes.com > Complaint denied

G) Eiser slaagt er niet in aan te tonen dat hij rechten heeft op ‘fine-tubes’. Het is enkel als beeldmerk geregistreerd en beschrijvend voor de producten die hij en verweerder leveren. Eiser slaagt er niet in om eerste element aan te tonen: verwarringwekkende overeenstemming met merk.

“The Panel determines that Complainant has failed to establish that it has rights in a trademark to which the disputed domain name is identical or confusingly similar.

Complainant having failed at this first stage, the Panel will not consider the issues of rights or legitimate interests or bad faith registration and use.

This administrative panel decision turns on the question whether the combination term “Fine Tubes” may be exclusively appropriated as a trademark by Complainant for use in relation to those products. Relevant trademark office authorities in the jurisdictions where Complainant and Respondent are headquartered have decided that the term may not be registered as a trademark. Complainant recently withdrew its application to register that term following examination by authorities in the United Kingdom, where it is based. Complainant may eventually decide to reengage with UK or OHIM trademark authorities and relevant courts on this matter. It is not inconceivable that Complainant will succeed. But, this Panel defers to the present state of affairs before the relevant trademark office authorities, noting that there is no compelling reason to reject their judgment in this particular matter.”

D2012-2449
sport2000.com > Complaint denied

H) Eiser is houder van merken die de twee generieke woorden “Sport 2000” bevatten en is sinds 1988 actief in de retail in 25 landen (met meer dan 3.500 winkels). Verweerder is sinds 1998 eigenaar van de domeinnaam. Onder de domeinnaam staat parkeersite met veel links naar onder andere sportmerken en concurrenten van eiser.

Ondanks dat ‘sport 2000’ niet als merk is geregistreerd, heeft eiser toch rechten op de term ‘sport 2000’ gekregen aangezien door eiser veel zijn gebruikt in zijn bedrijf (bijvoorbeeld in domeinnamen); de domeinnaam stemt dus verwarringwekkend overeen met merk van eiser.

Echter, verweerder heeft eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam. Registratie van domeinnamen die een generieke term bevatten en handel daarin kan eigen recht of legitiem belang opleveren. Op de website worden advertenties getoond die te maken hebben met generieke termen ‘sport’ en ‘2000’. Het verzoek wordt afgewezen.

‘In the present case, the Respondent contends that its use of the disputed domain name constitutes a legitimate business practice under the Policy because the disputed domain name is comprised of wholly generic words, namely “Sport” and “2000”, and the website put advertising links related to its dictionary meaning. The Panel finds that the Complainant has provided insufficient evidence to rebut the Respondent’s not implausible assertion that the Respondent could not have known the Complainant or its trade mark, and further finds that the Respondent’s use of the disputed domain name in a manner plausibly connected to its descriptive meaning could give rise to a right or legitimate interest in the disputed domain name on the available record in this case. This is particularly true because of the length of time for which the disputed domain name has been registered. For these reasons the Panel finds that it has failed to discharge its prima facie burden of establishing that the Respondent has no rights or legitimate interests in the disputed domain name.

The Complainant also seeks to identify a pattern of domain name registration by the Respondent involving domain names that are similar to well-known trade marks as a way of establishing the lack of rights of legitimate interests. The difficulty with this argument is that such a pattern, while it may lend weight to a finding of bad faith, is not strictly relevant to the issue of whether the Respondent has rights in this particular disputed domain name.’

DNL2012-0046
buffaloshop.nl > Complaint denied

I) Eiser is merkhouder van het merk BUFFALO voor schoenen. Merkregistraties zijn gedaan vanaf 1989. De domeinnaam is geregistreerd in 2007. Destijds is het gebruikt voor een webshop waarin computerspullen van het merk ‘Buffalo NAS’ werden verkocht, nu verwijst de domeinnaam naar een onderdeel van de webshop waar die spullen nog worden verkocht.

De domeinnaam is identiek aan / overeenstemmend met merknaam van eiser. Echter eiser slaagt er niet in aannemelijk te maken dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang heeft bij de domeinnaam. Argumenten daartoe slagen niet. Hierbij maakt het niet uit dat de domeinnaam niet actief was op het moment dat eiser vroeg om overdracht. Verweerder voldoende duidelijk gemaakt dat zij te goeder trouw producten onder de domeinnaam wilde aanbieden/aanbiedt.

Eiser haalt ten onrechte Oki Data Principles aan om aan te tonen dat verweerder geen eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Deze criteria spelen pas een rol wanneer de merkhouder van de computerspullen (Buffalo NAS) een WIPO-procedure tegen verweerder aanhangig maakt.

“It should be noted at this point that, whether or not the Respondent’s use of the Domain Name would comply with the Oki Data requirements, it is highly questionable this would be a relevant factor for the present dispute.2 The Respondent’s compliance with the Oki Data requirements could be a relevant issue if the underlying Complaint would have been filed by Melco Holdings, Inc., who owns the BUFFALO trade mark for the BUFFALO NAS equipment, but it is not relevant in relation to a different BUFFALO trade mark like the one owned by the Complainant (cf. article 6:163 of the Dutch Civil Code which sets forth that there is no obligation to repair the damage on the ground of a tortious act if the violated standard of behaviour does not intend to offer protection against damage as suffered by the injured person (Schutznorm doctrine).”

D2012-2193
anydoc.com > Complaint denied

J) Eiser en verweerder uit de Verenigde Staten. Eiser is sinds 2003 houder van het merk ANYDOC. De domeinnaam geregistreerd in 2001. Sinds die tijd heeft de site verschillende invullingen gehad. Van 2002 – 2006 voor een Brits bedrijf, een parkeersite en nu niks. Verweerder is sinds 2006 domeinnaamhouder.

Er is een identieke verwarringwekkende overeenstemming, verweerder heeft geen eigen recht of legitiem belang bij de de domeinnaam, verweerder was niet op de hoogte van het merk van eiser ten tijde van registratie en derhalve is er geen sprake van te kwader trouw. Er is meer nodig dan een (niet bekend) merk om kwader trouw aan te nemen. De verweerder heeft een plausibele verklaring voor de keuze van deze woordenboek-woorden vanwege het potentiële gebruik om juist deze woorden als domeinnaam te registreren.

“The Respondent denies being aware of the Complainant or its brand in 2006, and the Response includes the mandatory signed certification of completeness and accuracy. The Respondent’s denial is plausible. The Complainant’s mark is based on two common words, which have generic as well as trademark signification. The Complaint refers to the “fame” of the mark, but the evidence in the record relates to industry recognition and website awards rather than to advertising in mass media, stories in popular print and broadcasting outlets, or sales in retail chain stores. The Complainant’s branded products are specialized kinds of business software, not consumer items. There is no evidence that the Respondent was ever involved in the purchase or sales of such business software, and the stated business plan for the Domain Name concerned a consumer information website about medical professionals, an entirely unrelated business. (The Respondent’s registration of other domain names appropriate for similar consumer information websites also supports the Respondent’s account, even though those websites were not developed.) There was no reported contact between the parties until more than three years after the Domain Name was registered. Thus, the Panel finds that there was no particular reason that the Respondent should have been aware of the Complainant’s brand in 2006.

The Complainant cites UDRP decisions finding bad faith on the basis of “constructive notice” of a registered mark (particularly if both parties are located in the United States, where the constructive notice principle has been applied in trademark law), constructive knowledge (the domain name registrant “knew or should have known” about the mark), or “willful blindness”. As explained in WIPO Overview 2.0, paragraph 3.4, most panels have declined to find bad faith solely on the basis of constructive notice or similar grounds, and this Panel similarly concludes that the Policy requires more to establish bad faith than the existence of a registered trademark. Moreover, this proceeding does not involve a factual pattern similar to those that typically ground a finding of bad faith on the theories of constructive notice, constructive knowledge, or willful blindness, such as a record of cybersquatting, irresponsible bulk registrations, famous brand names, highly distinctive marks, or other indications that a denial of awareness of the mark is improbable or inexcusable. Id., paragraph 3.4. The few examples cited by the Complainant of questionable domain name registrations by the Respondent are inconclusive, and there is no indication in the record that a court or UDRP panel has determined that the Respondent is a cybersquatter or engaged in automated bulk registrations. The mark at issue is not demonstrably “famous,” the Domain Name at issue consists of dictionary words, and the Respondent plausibly selected it for a relevant potential use. In the Panel’s view, the facts of this case do not warrant an inference of bad faith on the basis of constructive notice, constructive knowledge, or willful blindness."

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten, Kamerstukken I, 2011/12, 31 766, A. - dossier

De Eerste Kamer heeft het voorstel Toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten op 5 maart 2013 zonder stemming aangenomen. Het voorstel (EK 31.766, A) werd eerder op 13 maart 2012 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het toezicht kan als volgt worden samengevat:

- ook Buma komt onder het preventieve toezicht te vallen,
- ook organisaties van vrijwillig collectief beheer gaan onder het toezicht vallen,
- collectieve beheersorganisaties moeten voldoen aan eisen ten aanzien van transparantie en beheerskosten,
- informatieplicht, op grond waarvan in Nederland gevestigde derden waarmee de onder het toezicht vallende organisaties bij de inning of verdeling van gelden samenwerken het College van Toezicht de gevraagde inlichtingen moeten verschaffen,
- het toezicht op de tariefontwikkeling loopt via de vereiste instemming vooraf van het College bij eenzijdig voorgenomen verhogingen van de standaardtarieven en
- het College van Toezicht krijgt de bevoegdheid om bestuurlijke boeten en een last onder dwangsom op te leggen.

R.J.F. Wigman, Een nieuwe visie op gemeenschappelijk auteursrecht?, www.ie-forum.nl, IEF 12404.

Een bijdrage van Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Inmiddels is het wetsvoorstel tot implementatie van Richtlijn 2011/77/EU (verlenging beschermingstermijn uitvoerende kunstenaars) al weer enige tijd terug bij de Tweede Kamer ingediend. Tot mijn grote verbazing heeft het wetsvoorstel kennelijk de zegen van de Commissie Auteursrecht en heeft de Memorie van Toelichting niet tot reuring onder de beoefenaars en liefhebbers van het auteursrecht geleid.

Volgens de betreffende richtlijn wordt richtlijn 2006/116/EG (betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten) gewijzigd in die zin dat in die richtlijn aan art. 1 een zevende lid wordt toegevoegd dat bepaalt dat de beschermingstermijn van een muziekwerk met tekst 70 jaar bedraagt na de dood van de langstlevende van de componist en tekstdichter, mits muziek en tekst specifiek zijn gecreëerd voor het muziekwerk met tekst. Ik zou bijna zeggen, met de woorden van art. 45a Aw.: "een daartoe bestemde bijdrage" zijn.

(...bijdrage is ingekort...)

Heb ik iets gemist? Sinds wanneer bestaat op een muziekwerk met tekst gemeenschappelijk auteursrecht wanneer de muziek is gecomponeerd door maker A en de tekst is geschreven door maker B? Het nog altijd geldende arrest van de Hoge Raad in deze is het arrest La belle et la bête. De Hoge Raad overweegt in dit arrest: "dat toch voor de vraag of er is een gemeenschappelijk auteursrecht als bedoeld in artikel 26 der Auteurswet, toekomende aan de gezamenlijke makers van eenzelfde werk, waarbij ieders auteursrecht slechts aandeel geeft in het auteursrecht op het geheel, niet doorslaggevend is of uit de samenwerking van twee of meer kunstenaars een zelfstandig kunstwerk is geboren, waarin hun bijdragen tot één aesthetische eenheid zijn geworden, maar beslissend is of dit werk is ontstaan door zodanige samenwerking der kunstenaars, dat ieders afzonderlijke bijdrage daarvan niet meer is te scheiden, zodat het buiten het verband van het geheel geen afzonderlijk voorwerp van artistieke beoordeling kan zijn."

Roland Wigman

Rechtbank Den Haag 4 maart 2013, KG ZA 13-6 (Ziengs Schoenen B.V. tegen De Schoenenfabriek B.V.)

Mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Ziengs Schoenen is houdster van diverse ZIENGS Benelux woordmerken. Ziengs heeft twee vestigingen in Groningen. De Schoenenfabriek heeft de publiciteit gezocht met haar voornemen een schoenenwinkel te openen in de Groningse binnenstad. De Schoenenfabriek heeft het Beneluxwoordmerk DE SCHOENENFABRIEK gedeponeerd. Ziengs Schoenen heeft tevergeefs De Schoenenfabriek "door Berend Ziengs" herhaaldelijk verzocht het gebruik van het logo, althans de naam 'Berend Ziengs' te staken. Ziengs stelt dat sprake is van merkinbreuk door De Schoenenfabriek.

De voorzieningenrechter oordeelt dat De Schoenenfabriek het logo van Ziengs gebruikt en dat het in aanmerking komende publiek een verband zal leggen tussen het gebruik van het logo en de door De Schoenenfabriek aan te bieden waren (vgl. HvJ EU 11 september 2007 (Céline)). Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005 (Thomson Life)).

Ziengs heeft ter zitting verklaard dat in het geval van toewijzing van het stakingsbevel op grond van merkenrechten geen afzonderlijk belang te hebben bij toewijzing van het stakingsbevel op grond van het handelsnaamrecht. Deze vordering blijft derhalve onbesproken. De Schoenenfabriek wordt verboden op haar winkelpand of via enig digitaal medium waarop zij haar diensten onder de aandacht brengt, het logo of een ander met ZIENGS merken overeenstemmend teken op of aan te brengen.

4.11. Gelet op de sterke mate van overeenstemming tussen het zelfstandige bestanddeel ‘door Berend Ziengs’ in het logo en de ZIENGS merken, het grote onderscheidend vermogen van de ZIENGS merken en het feit dat het logo wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor de ZIENGS merken zijn ingeschreven maar ook waarvoor deze feitelijk worden gebruikt, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het logo verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het in aanmerking komende publiek zal namelijk op grond van het gebruikte logo op zijn minst kunnen menen dat de betrokken waren of diensten van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.12. Dit verwarringsgevaar wordt naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet weggenomen door gebruik van de handelsnaam ‘De Schoenenfabriek’ in het logo die niet overeenstemt met de ZIENGS merken. Verwarringsgevaar kan immers ook bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005, IER 2006, 1 (Thomson Life)). Die situatie doet zich hier voor. Ook de hiervoor genoemde beschrijvende bestanddelen in het logo nemen het verwarringsgevaar niet weg.

4.17. Het uitsluitend recht van een merkhouder strekt zich op grond van artikel 2.23 lid 1 onder a BVIE niet uit tot het gebruik in het economisch verkeer door een derde van diens eigen naam (en adres) voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van eerlijk gebruik, moet rekening worden gehouden met de mate waarin het gebruik van de naam van de derde door het betrokken publiek of althans een aanzienlijk deel daarvan wordt begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de waren of de diensten van de derde en de houder van het merk (of een persoon die toestemming heeft voor het gebruik van het merk), alsook met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn. Voorts moet bij deze beoordeling rekening worden gehouden met de omstandigheid dat het een merk betreft dat een zekere bekendheid geniet waaruit de derde voordeel zou kunnen trekken om zijn waren of zijn diensten in de handel te brengen (vgl. het hiervoor in 4.4 vermelde arrest Céline).

4.18. Van eerlijk gebruik van het logo in nijverheid en handel is naar voorlopig oordeel geen sprake. Zoals hiervoor overwogen, zal het publiek op grond van het logo op zijn minst kunnen menen dat er een economische band bestaat tussen De Schoenenfabriek en Ziengs Schoenen als houder en gebruiker van de ZIENGS merken, terwijl zulks niet het geval is. Voorts is van belang dat tussen de directeur van Ziengs Schoenen en de oprichter van De Schoenenfabriek een familieband bestaat en dat deze laatste voorheen aandeelhouder was van Ziengs Schoenen en zijn aandelen aan de huidige directeur van Ziengs Schoenen heeft overgedragen. De Schoenenfabriek is zich dus bewust van het feit dat Ziengs Schoenen al decennia lang schoenenwinkels exploiteert onder de naam ZIENGS en hiervoor de ZIENGS merken heeft geregistreerd en gebruikt. Tot slot weegt mee dat, hoewel de ZIENGS merken wellicht niet bekend zijn als bedoeld in van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, zij in ieder geval in Groningen intensief zijn gebruikt en daardoor wel een zekere mate van bekendheid genieten. Dat is door De Schoenenfabriek ook niet betwist. Naar voorlopig oordeel van de zou De Schoenenfabriek door gebruik van de naam Berend Ziengs in het logo uit die bekendheid voordeel kunnen trekken omdat zij kan meeliften op de reputatie van de ZIENGS merken. Het gebruik van het logo voldoet dus voorshands oordelend niet aan de vereisten van artikel 2.23 lid 1 sub a BVIE.

Memorie van Toelichting, Aanpassing van enige wetten op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie teneinde een aantal zelfstandige bestuursorganen onder de werking van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen te brengen, kamerstukken II, 2012/13, 33 554, nr. 3.

Collectief beheer. Het College van Toezicht auteursrechten (hierna: CvTA) geeft in zijn advies aan dat de artikelen 21 en 22 van de Kaderwet op gespannen voet staan met de wens van de wetgever om een onafhankelijk toezichthouder aan te wijzen die op afstand staat van de politiek [red. IEF 12400]. Met de inwerkingtreding van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten op 15 juli 2003 zijn de op grond van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten aangewezen collectieve beheersorganisaties (cbo’s), te weten Buma, Sena evenals de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht, onder het toezicht geplaatst van het CvTA.

De keuze voor een gecentraliseerd toezicht door een zelfstandig bestuursorgaan is ingegeven door de wens de vereiste onafhankelijkheid en specialistische deskundigheid de volle nadruk te geven, in combinatie met de vanzelfsprekendheid om de bemoeienis van de overheid met deze bij uitstek privaat georganiseerde en cultureel georiënteerde sector tot het strikt noodzakelijke te beperken (Kamerstukken II 2000/01, 27775). De reductie van vijf voordien bestaande toezichthoudende organen tot een centraal orgaan ligt daarnaast voor de hand vanuit overwegingen van efficiency en transparantie. Dit laat uiteraard de politieke verantwoordelijkheid voor de inrichting van het stelsel onverlet. Het toezicht op het functioneren van collectieve beheersorganisaties, in het algemeen en in individuele gevallen, is echter een zaak van het CvTA en de rechter. Betalingsplichtigen, zowel burgers als bedrijven en koepel- of brancheorganisaties, kunnen zich tot beide gremia wenden met klachten over een collectieve beheersorganisatie.

Het CvTA oefent tegenwoordig zowel markttoezicht als kwalitatief sectortoezicht uit. Het eerste aspect komt met name tot uitdrukking in een preventief tarieventoezicht, het tweede facet door toezicht op de naleving van een concreet aantal wettelijke kwaliteitscriteria door cbo’s, zoals transparantie, verantwoording en good governance (artikelen 3 resp. 2 van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten). Gelet hierop is het CvTA op afstand van de overheid geplaatst en, bij de recente herziening van de instellingswet, gehouden. Vanwege de taken die het CvTA uitoefent is die afstand gepast en gewenst. Het zou de geloofwaardigheid van het College in de sector, zowel bij cbo’s als bij betalingsplichtigen, kunnen schaden als de indruk zou kunnen ontstaan dat het College een verlengde arm van de minister zou (kunnen) zijn. Hierbij passen niet de corrigerende bevoegdheden die de artikelen 21 en 22 van de Kaderwet aan de verantwoordelijke minister toekennen. De minister moet niet de inhoud en de wijze van uitvoering van de taken van het College kunnen bepalen. In de artikelsgewijze toelichting wordt hierop nader ingegaan.

II. Artikelsgewijze toelichting
Artikel II
De voorgestelde wetswijzigingen gaan uit van de tekst van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (hierna: de instellingswet), zoals deze komt te luiden indien wetsvoorstel 31766 tot wet is verheven en in werking is getreden.

B
Het toezicht op de collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten is opgedragen aan een centraal college, namelijk het CvTA. Het CvTA is op grond van de op 15 juli 2003 in werking getreden instellingswet belast met het toezicht op een aantal collectieve beheersorganisaties. Door de voorgestelde wijzigingen wordt de Kaderwet uitdrukkelijk van toepassing verklaard op het CvTA.

Via het voorgestelde artikel 2, eerste lid, eerste volzin, van de instellingswet wordt het CvTA onder de werking van de Kaderwet gebracht. De artikelen 21 en 22 van de Kaderwet worden buiten toepassing verklaard voor het CvTA.

Voor artikel 21 geldt dat de bevoegdheid van een minister om beleidsregels te stellen met betrekking tot de taakuitoefening door een zelfstandig bestuursorgaan zich niet verdraagt met de gewenste onafhankelijkheid van het CvTA, zoals die bij de instellingswet is voorzien.

De Commissie Gerritse heeft in het advies "ZBO's binnen kaders" als uitgangspunt genomen dat de minister de bevoegdheid moet hebben om beleidsregels vast te stellen. Zij acht echter uitzonderingen denkbaar als er redenen zijn om te garanderen dat de minister deze bevoegdheid niet kan gebruiken. De Commissie wijst daarbij onder meer op de aard van de betrokken taken, te weten semi-rechterlijke, en acht het voorts denkbaar dat wordt afgezien van de bevoegdheid om beleidsregels te stellen als deze mede de relatie met de overheid zouden kunnen regarderen (par. 3.3). In casu wordt het niet wenselijk geacht dat de minister zich via beleidsregels met de toezichthoudende taak van het CvTA op collectieve beheersorganisaties bezig kan houden. De instellingswet kent zelf de nodige delegatiegrondslagen waarmee het toetsingskader voor het CvTA bij algemene maatregel van bestuur nader ingekleurd kan worden. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van een beperking van de beheerskosten bij collectieve beheersorganisaties, good governance, het beheer en de aanwending van (onverdeelde) gelden alsmede de samenwerking tussen beheersorganisaties (artikelen 2, leden 2, 3 en 4, en 21 van de instellingswet). Overigens wordt een ingrijpen in de toezichthoudende taken van het CvTA onwenselijk geacht, juist vanwege het feit dat het toezicht door College in veel gevallen een semi-rechterlijke dimensie heeft. Burgers, bedrijven, koepel- en brancheorganisaties kunnen zich immers tot het CvTA wenden met klachten over een auteursrechtorganisatie, waarna het CvTA - behoudens die gevallen waarin een klacht niet-ontvankelijk wordt geacht - een uitspraak zal moeten doen over de (on)gegrondheid van de klacht. Bedacht moet verder worden dat ook de Staat een gebruiker is of kan zijn van beschermde werken, zoals film en muziek, waarover afspraken nodig zijn met collectieve beheersorganisaties. Het is niet bij voorbaat ondenkbaar dat de Staat zich met een klacht over zo’n beheersorganisatie tot het CvTA zal willen wenden. Daarbij past geen bevoegdheid van de minister om beleidsregels uit te vaardigen.

In het verlengde hiervan wordt ook het in artikel 22 van de Kaderwet voorziene vernietigingsrecht van de minister niet op het CvTA van toepassing verklaard. Zoals al is aangegeven, oefent het CvTA markttoezichthoudende en semi-rechterlijke taken uit in een sector die bij uitstek behoort tot de kunst en cultuursector. Ieder voor zich, en zeker in onderlinge samenhang bezien, rechtvaardigen deze aspecten, zoals de Commissie Gerritse uitdrukkelijk heeft aangegeven, een uitzondering op artikel 22 van de Kaderwet (par. 3.3). De instellingswet schrijft voor dat bevoegdheden van de Minister van Veiligheid en Justitie met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het CvTA en het treffen van voorzieningen bij taakverwaarlozing moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken. Het betreft hier bevoegdheden die de Kaderwet aan de verantwoordelijke minister toekent en die dus niet meer in de instellingswet behoeven te worden geregeld. Uit het oogpunt van eenvoud en leesbaarheid wordt voorgesteld het overeenstemmingsvereiste in de hier bedoelde gevallen op te nemen in een algemene bepaling in artikel 2, eerste lid, van de instellingswet.