Woord- en of beeldmerk  

GvEA, 11 juni 2009, gevoegde zaken T-114/07 en T-115/07, Last Minute Network Ltd tegen OHIM / Last Minute Tour SpA.

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapsbeeldmerk LAST MINUTE TOUR o.g.v. niet-ingeschreven ouder nationaal merk LASTMINUTE.COM. Relevant publiek. Inburgering in UK.

67. Hieruit volgt dat de kamer van beroep, door de in het Verenigd Koninkrijk wonende, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten te beschouwen als het relevante publiek, terwijl volgens de regeling inzake de vordering wegens misbruik dit publiek louter bestaat uit de klanten van de verzoekende partij, is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

(…)

87. In casu heeft de kamer van beroep vastgesteld dat „de reputatie [was] verbonden met het teken LASTMINUTE.COM als zodanig, met alle bestanddelen ervan, maar niet met de generieke vermelding ‚last minute’”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[d]eze reputatie uitsluitend [werd] erkend in het kader van en met het oog op de toepassing van de wettelijke regeling [van het Verenigd Koninkrijk] inzake misbruik (passing off) en niet [kon] dienen als grondslag voor het verlenen van een monopolie op de vermelding [‚last minute’], die geen onderscheidend vermogen [had] voor de betrokken diensten en complementaire waren”.

88. Tegen de achtergrond van bovengenoemde nationale rechtspraak kon de kamer van beroep evenwel niet aldus weigeren, een zelfstandige reputatie toe te kennen aan de vermelding „last minute”, louter wegens de generieke aard ervan en het ontbreken van onderscheidend vermogen voor de betrokken diensten en complementaire waren.

89. Hieruit volgt dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

(…)

101. Door louter over te gaan tot een dergelijke formele vergelijking van de twee betrokken tekens, zonder rekening te houden met het eventuele bestaan van een zelfstandige reputatie van de uitdrukking „last minute” bij de klanten van LMN, ten einde in punt 40 van beslissing R 256/2006-2 en in punt 41 van beslissing R 291/2006-2 uit te sluiten dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk kan geloven dat waren en diensten die worden aangeboden door de onderneming die houder is van het merk LAST MINUTE TOUR, afkomstig zijn van de onderneming die houder is van het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, is de kamer van beroep derhalve voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op dit merk, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

102. Bijgevolg moet het middel inzake onjuiste toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 worden toegewezen en dienen de bestreden beslissingen te worden vernietigd.

103. Overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) zal het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR opnieuw moeten onderzoeken tegen de achtergrond van alle voorwaarden van de vordering wegens misbruik, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de voorwaarde inzake de schade die voortvloeit uit de eventueel misleidende aard, uit het oogpunt van de klanten van LMN, van een aanbieding van de betrokken waren en diensten die wordt verondersteld in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR plaats te vinden op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 5 juni 2009, ex parte beschikking inzake N.V. Luchthave Schiphol c.s. tegen Optitrade Holding B.V.  & Oogmerk Marketing (Met dank aan Sophie van Loon, Kennedy Van der Laan).

Merkenrecht. Gedaagden Optitrade/Oogmerk gebruiken een logo en slogan TRY BUY SEE voor een reclamecampagne voor zonnebrillen. Schiphol, merkhouder van SEE BUY FLY woord- en beeldmerken See Buy Fly, maakt succesvol bezwaar tegen dit gebruik.

“Gezien aangehecht verzoekschrift: Beveelt gerequestreerden sub 1 en 2 om binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking zich te onthouden van ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven in het aangehechte verzoekschrift;'

beveelt gerequestreerden sub I en 2 om binnen twee werkdagen na betekening van deze beschikking telefonisch en schriftelijk de individuele deelnemers van de OOGMERK keten te vragen ieder gebruik van de woordcombinatie en de afbeelding 'TRY BUY SEE', zoals omschreven in het aangehechte verzoekschrift, te staken en gestaakt te houden, inclusief, maar niet beperkt tot het verwijderen van reclamemateriaal met bedoelde tekens en/of afbeelding uit de desbetreffende winkel; veroordeelt gerequestreerden sub 1 en 2 hoofdelijk tot betaling aan verzoeksters van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,-- (zegge vijfduizend euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerequestreerden 1 en / of 2 in strijd handelen met de hiervoor gegeven bevelen, met een maximum van € 50.000,--; ”  

bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPS op 3 (zegge drie) maanden na betekening van deze beschikking; verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders verzochte af.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 200.017.095/01, CSL Behring GmbH tegen BBIE (Met dank aan het BBIE).

Merkenrecht. Bekrachtiging weigering woordmerk Factors for Life (farmaceutische praparaten).

7. (…)  Het Bureau meent dat ook patiënten tot het relevante publiek moeten worden gerekend aangezien tegenwoordig patiënten worden betrokken in de te maken keuzes en zeker patiënten met een bloedstollingsziekte, vanwege het chronische karakter daarvan, vanzelf kennis zullen verkrijgen over de verschillende middelen. Het hof is van oordeel dat het Bureau, om de door haar genoemde redenen, op dit punt het gelijk aan zijn zijde heeft, en dat dus zowel specialisten als patiënten zijn te beschouwen als de gemiddelde consumenten van de waren waarvoor (alsnog) inschrijving wordt verzocht. Samen met de fabrikanten van en handelaren in medicijnen- zie rov. 4 bij vi en vii - vormen zij de 'betrokken kringen' naar wier opvattingen moet worden beoordeeld of het teken FACTORS FOR LIFE beschrijvend is voor bloedstollingsmiddelen.

9. Het hof verenigt zich met de stelling van het Bureau (onder 10 van zijn pleitnotities) dat de betrokken kringen het bestanddeel 'for life' in de woordcombinatie FACTORS FOR LIFE in de eerste plaats de betekenis zullen toekennen van 'voor het leven' in de zin van 'ten behoeve van het leven' of' om in leven te blijven'/'om te (doen) overleven'. In deze betekenis is 'for life' beschrijvend voor de waren waarvoor de inschrijving is verzocht.

10. Onder verwijzing naar het onderdeel van de gepubliceerde 'Richtlijnen inzake de criteria voor toetsing van merken op absolute gronden' van het Bureau waarin invulling wordt gegeven aan de in rov. 4 bij ix. vermelde uitlegregel, heeft Behring naar voren gebracht dat het bestanddeel 'for life', in combinatie met 'factors', een dubbele bodem heeft: in puur medische zin betekent het: 'om te overleven', maar daarnaast heeft het de betekenis: 'voor het hele leven'/ 'levenslang', waarmee wordt gerefereerd aan het feit dat hemofiliepatiënten hun leven lang bloedstollingsfactoren moeten gebruiken. Het hof overweegt dat de bij de onderhavige warencategorie betrokken kringen niet alleen weten dat bloedstollingsfactoren nodig zijn om hemofiliepatiënten te doen overleven, maar ook doordrongen zullen zijn van het besef dat deze patiënten tot levenslang gebruik van dat medicijn veroordeeld zijn. Zij zullen, wanneer zij met het teken van Behring worden geconfronteerd, deze tweede betekenis (de 'dubbele bodem') dan ook onderkennen. De tweede betekenis van 'for life' duidt ook een kenmerk van bloedstollingsfactoren aan, namelijk dat zij levenslang moeten worden gebruikt.

11. De tweede betekenis in FACTORS FOR LIFE vormt derhalve niet een zodanig ongebruikelijke wijziging van semantische of syntactische aard dat er een merkbaar verschil bestaat tussen die woordcombinatie en de som van haar bestanddelen. Dit betekent dat FACTORS FOR LIFE op de c-grond als merk moet worden geweigerd voor de waren waarvoor het is aangevraagd. Derhalve staat ook de b-grond aan inschrijving in de weg.

Lees de beschikking hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 26 mei 2009, zaaknr. 105.007.848/01, Bovemij Verzekeringen N.V. tegen BBIE (Met dank aan het BBIE).

Merkenrecht. Beschikking in de langlopende (via het HvJ en weer terug) Bovemij-zaak. Hof bekrachtigt i.c. de weigering van het BBIE om het merk EUROPOLIS in te schrijven. “Niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van het Beneluxgebied, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt (zoals Nederland), voldoende moet worden geacht.” Maar ook dat mag niet baten, ook inburgering in het Nederlandstalige gebied is onvoldoende  aangetoond.

7. Uit de hiervoor geciteerde overwegingen uit het voornoemde arrest van het Hof van Justitie van 7 september 2006 volgt dat de inschrijving van een merk op grond van artikel 3, lid 3 van de richtlijn enkel toelaatbaar is indien wordt aangetoond dat dit merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele grondgebied van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond bestaat. Hoewel niet valt uit te sluiten dat inburgering in één (aanzienlijk) gedeelte van het Beneluxgebied, in welk gedeelte zich een aanzienlijk deel van de betrokken kringen bevindt (zoals Nederland), voldoende moet worden geacht, hoeft deze vraag thans niet te worden beantwoord aangezien het hof van oordeel is dat het teken EUROPOLIS geen onderscheidend vermogen heeft gekregen door gebruik in het Nederlandstalige gedeelte van het Beneluxgebied.

9.  Bovemij heeft niet aangetoond, noch door middel van een onderzoek noch anderszins, dat het gebruik van het teken Europolis door een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux wordt opgevat als teken bestemd ter onderscheiding van diensten als afkomstig van één bepaalde onderneming (en dus niet louter als handelsnaam). (…) De slotsom moet zijn dat Bovemij de door haar gestelde inburgering onvoldoende heeft aangetoond. 

Lees de beschikking hier.

HvJ EG, beschikking van 12 februari 2009, gevoegde zaken C-39/08 en C-43/08, Bild Digital & Co. En Zeitungsvertrieb Stuttgart GmbH tegen de president van het Deutsche Patent- und Markenamt (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Prejudiciële vragen Bundespatentgericht over de bekende vraag waarom het ene merk geweigerd wordt, terwijl een ander, min of meer het zelfde soort, merk wel is ingeschreven. De (wel vertaalde) prejudiciële vragen luidden:

1) Vereist artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 een gelijke behandeling van identieke of overeenstemmende merkaanvragen teneinde gelijke mededingingskansen te waarborgen?

2) Zo ja, is het Bundespatentgericht dan gehouden om concrete aanwijzingen voor een mededingingsverstorende ongelijke behandeling na te trekken en hierbij rekening te houden met oudere beslissingen van de bevoegde autoriteit in soortgelijke gevallen?

3) Zo ja, is het Bundespatentgericht dan gehouden om bij de uitlegging en de toepassing van artikel 3 van richtlijn 89/104/EEG het verbod van een mededingingsverstorende ongelijke behandeling in aanmerking te nemen, wanneer het een dergelijke ongelijke behandeling heeft geconstateerd?

4) Wanneer de eerste tot en met de derde vraag ontkennend worden beantwoord, moet de nationale wettelijke regeling dan, ter voorkoming van verstoring van de mededinging, voorzien in een verplichting voor de nationale merkenautoriteit om ambtshalve een nietigverklaringsprocedure tegen oudere ten onrechte ingeschreven merken in te leiden?

Het antwoord van het HvJ EG op de vragen is vrij kort. Ieder merk moet op zijn eigen merites en niet in relatie tot andere merken worden beoordeeld:

Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats, die über eine Markenanmeldung zu entscheiden hat, ist nicht verpflichtet, die in Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und c der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch die Entscheidung 92/10/EWG des Rates vom 19. Dezember 1991 geänderten Fassung aufgeführten Eintragungshindernisse unberücksichtigt zu lassen und dem Antrag auf Eintragung deshalb stattzugeben, weil das Zeichen, dessen Eintragung als Marke begehrt wird, auf identische oder vergleichbare Art und Weise wie ein Zeichen gebildet wird, dessen Eintragung als Marke sie bereits gebilligt hat und das sich auf identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezieht.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Assen, 25 mei 2009, KG ZA 09-77, Spits Wallcoverings B.V. tegen Noordwand B.V. (met dank aan Bas van Hunnik, NautaDutilh).

Merkenrechtelijk ‘vervolg’ op het inmiddels al roemruchte auteursrechtelijke behangdessin-vonnis van de Rechtbank Den Haag (IEF 7643 en IEF 7689 (noot DV). In casu stelt de verliezende partij in de Haagse zaak, Spits dat Noordwand inbreuk zou maken op haar merk ‘Brand-new’.

Noordwand kocht vanaf 1997 wandbekleding met het etiket “Brand-new by spits” van het inmiddels failliete Spits (oud). Spits (nieuw) neemt de activa, waaronder de IE-rechten, over en deponeert in 2006 het merk ‘Brand-new’. Spits stelt dat Noordwand het merk na de registratiedatum heeft gebruikt voor haar nieuwe collectie, maar weet onvoldoende aannemelijk te maken dat de door haar overgelegde rollen behang dateren uit een collectie van na de inschrijving van het merk. Daarnaast is er onvoldoende spoedeisend belang:

4.10. In dit kort geding is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet voldoende door Spits aannemelijk gemaakt dat sprake is (geweest) van gebruik van dit merk door Noordwand voor haar nieuwe collectie behang in de periode na de inschrijving van het merk "Brand-new". In zoverre kan dan ook buiten de beoordeling blijven in hoeverre de vordering van Noordwand tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk kans van slagen moet worden geacht te hebben.

4.1 1. Tot slot wordt nog overwogen dat ook onvoldoende spoedeisend belang van Spits aanwezig wordt geacht bij de door haar ingestelde vorderingen. Allereerst is onvoldoende aannemelijk geworden dat Noordwand op dit moment inbreuk maakt op het merk van Spits. Verder dateert de door Spits ingeroepen inschrijving van het merk van 5 januari 2007, terwijl zij nu pas optreedt tegen een volgens haar stellingen sinds lang aan de orde zijnde inbreuk op dit merk. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat Spits ter zitting heeft laten doorschemeren dat het onderhavige kort geding weer een reactie is op het door Noordwand aangespannen, in r.o.2.11 bedoelde, kort geding ter zake de inbreuk door Spits op auteursrechten van Noordwand. 

Lees het vonnis hier.

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Klos Morel Vos & Schaap, Radboud Universiteit Nijmegen: INTEL en verwatering. Economisch gedrag en juridisch bewijs. Annotatie bij HvJ EG, 27 november 2008, zaak C-252/07, IEF 7327, Intel Corporation Inc. tegen CPM United Kingdom Ltd. Deze noot zal ter publicatie worden aangeboden aan het Bijblad bij de Industriële Eigendom

“De geciteerde overwegingen veroorzaakten een schokeffect, zeker nadat de Haagse rechter kort daarop toonde die eisen naar de letter te lezen, een uitleg die, blijkens een recente beslissing van de rechtbank Leeuwarden, school maakt. Bewijs van verwatering wordt in die lezing echter zó moeilijk dat het nauwelijks meer rond te krijgen is. Economisch gedrag is op de eerste plaats koopgedrag. Het koopgedrag van consumenten wordt echter door een onontwarbare kluwen van potentiële variabelen bepaald. Het bewijs van het causaal verband is daarom gedoemd te falen. Het is onmogelijk om aan te tonen dat “het economische gedrag van de gemiddelde consument (…) is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk” en de daaruit voortgevloeide verwatering; er kunnen in iedere gegeven situatie nog tal van andere oorzaken zijn. Bij de gegeven onmogelijkheid van bewijs kan de actie tegen verwatering de facto uit het arsenaal van de merkhouder geschrapt moeten worden.

De bovenstaande strikte lezing van het arrest komt echter neer op een eis van economisch bewijs. Zij gaat, simpel gezegd, uit van de veronderstelling dat een economische gedragsverandering met cijfers (omzet, verkoopaantallen of anderszins) moet worden onderbouwd en dat de variaties in die cijfers herleidbaar moeten zijn op (het uitzonderlijk diffuse gegeven van) de verwatering van het onderscheidend vermogen. Deze noot bestrijdt die lezing. Een economisch bewijs van een gedragswijziging bij de consument wordt door INTEL niet opgelegd. Rechtsoverweging 77 moet gelezen worden in haar verband met de overige tekst van het arrest, die anders leert; ook de strekking van het arrest is er niet te verenigen met een eis van economisch bewijs. INTEL eist niet meer dan ouderwets juridisch bewijs, en eist dat zelfs expliciet. Het leert echter wel dat het verwateringsgevaar een bepaald economisch realiteitsgehalte moet hebben.”

Lees de volledige noot hier.

Vzr. Rechtbank Assen, 10 oktober 2008, KG ZA 08-195, Camp de Gua Participations B.V. & Powerplustools International B.V. tegen Powerplustools Benelux B.V. & Twee-West Holding B.V.

Vzr Rechtbank Groningen, 15 mei 2009, KG ZA 09-62, Powerplustools Benelux B.V. tegen Powerplustools International B.V. & Powerplustools Nederland B.V.  (met dank aan Lennart van der Ree, Dorhout Advocaten).

Merkenrecht. Slaafse nabootsing. Stukgelopen samenwerking. Geschil tussen Powerplustools Benelux en Powerplustools International. Twee kort gedingen over de (internationale)verkoop van gereedschappen en andere producten voor de inhoud van garages.

Partijen hebben sinds 2001 met elkaar samengewerkt en zijn in 2006 uiteen gegaan. Partijen hebben bij overeenkomst de landen waarin Powerplustools producten werden verkocht verdeeld. Powerplustools Benelux kreeg de producten voor inkoopprijs geleverd door Powerplustools International. In 2008 ontstaat onenigheid tussen partijen. Powerplustools International levert geen Powerplustools producten meer aan Powerplustools Benelux en Powerplustools Benelux brengt zelf identieke produkten onder de merknaam 'Datona' op de markt.
 
Powerplustools International dagvaart daarop Powerplustools Benelux in kort geding voor de voorzieningenrechter te Assen en vordert de overdracht van de Powerplustools producten, evenals de domeinnaam www.powerplustools.nl , het klantenbestand en het staken van het gebruik van de merknaam. In reconventie vordert Powerplustools Benelux tot nakoming van de overeenkomst uit 2006. De voorzieningen rechter gebiedt vervolgens in haar vonnis van 10 oktober 2008 Powerplustools International om de overeenkomst uit 2006 na te komen.
 
Powerplustools International levert na het vonnis alsnog geen Powerplustools producten en verbeurt dwangsommen. Powerplustools Benelux blijft Datona producten verkopen. Powerplustools International opent een vestiging in Nederland. Daarop betrekt Powerplustools Benelux Powerplustools International in rechte. Op 17 maart 2009, enkele dagen voor het kort geding, zegt Powerplustools International de overeenkomst uit 2006 met onmiddellijke ingang op.

In conventie wordt onder meer gevorderd tot nakoming van de overeenkomst uit 2006, evenals een verbod tot verkoop van Powerplustools producten door Powerplustools International in de Benelux. In reconventie wordt door Powerplustools International kort gezegd gevorderd tot staking van de verkoop van Datona producten, het slaafs nabootsen van de Powerplustools producten, het gebruik van de handelsnaam Powerplustools Benelux, alsmede overdracht van de domeinnaam www.powerplustools.nl, en tot slot terugbetaling van € 25.000,- aan verbeurde dwangsommen.
 
De voorzieningenrechter Groningen stelt allereerst dat het eerdere kort geding zijn kracht niet heeft verloren. Weliswaar is geen bodemprocedure ingesteld, maar, aangezien het een vonnis slechts zag op een gebod tot nakoming van de samenwerkingsovereenkomst, is de Trips-termijn van 1019i niet van toepassing.

De voorzieningenrechter gebiedt in het vonnis van 15 mei 2009 Powerplustools International de overeenkomst uit 2006 na te komen en verbiedt Powerplustools International om Powerplustools producten in de Benelux te verkopen. De door Powerplustools International betaalde dwangsommen hoeven niet worden terugbetaald. Powerplustools International hoeft niet de naam Powerplustools van haar pand in Heerenveen te verwijderen, als licentiehoudster van het merk Powerplustools is zij immer gerechtigd die naam te voeren, ook in de Benelux.

De onder het merk Datona door Powerplustools Benelux verhandelde producten wordt aangemerkt als slaafse nabootsing en de verhandeling wordt als onrechtmatig tegen Powerplustools International aangemerkt (“(…) ook als PPT Benelux in een dwangpositie was gebracht, [stond] het haar niet vrij om tegenover de onrechtmatige gedragingen van de ander haar eigen onrechtmatig handelen te stellen” (5.5))

Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, worden de proceskosten worden gecompenseerd.

Lees de vonnissen hier en hier.

Rechtbank Leeuwarden, 29 april 2009, HA ZA 08-96, Huis& Hypotheek Nederland B.V. c.s. tegen DSB Leeuwaren B.V.

Merkenrecht. Reclamerecht. Eerst even voor jezelf lezen. Uitgebreid vonnis waarin de Rechtbank Leeuwarden o.a. het Intel-bewijslastcriterium toepast. Voormalige franchisenemer van eiser Huis & Hypotheek verkoopt vestiging van Huis & Hypothee Leeuwarden aan de DSB-Bank. Eiser stelt dat DSB Bank onrechtmatig heeft gehandeld door in reclame-uitingen, mede met gebruik van de aanduiding Huis & Hypotheek (merk, reclamemateriaal (afbeeldingen in het vonnis), de suggestie op te roepen dat DSB de voortzetting is van de onderneming van Huis & Hypotheek. 

De Rechtbank verklaart voor recht dat DSB jegens Huis & Hypotheek onrechtmatig heeft gehandeld door, mede met gebruik van de aanduiding Huis & Hypotheek, in reclameuitingen, de suggestie op te roepen dat DSB de voortzetting van (de onderneming van) Huis & Hypotheek is.

De overwegingen met betrekking tot Intel zijn wellicht alvast het vermelden waard:

4.34. Voor zover Huis & Hypotheek zich op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE beroept, heeft DSB verwezen naar het arrest van het HvJEG van 27 november 2008, IER 2009,7 (Intel/Intelmark: hierna het Intel-arrest) en geconcludeerd tot afwijzing van de vordering. De rechtbank overweegt dat voornoemd arrest niet ziet op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE maar op 2.20 lid 1 sub c BVIE.

4.35. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is gebaseerd op artikel 5 lid 5 van de Eerste richtlijn (89/104 EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1 hierna: richtlijn). Deze bepaling valt volgens het HvJEG (HvJEG 21 november 2002, LJN AK2863) buiten de communautaire harmonisatie. Artikel 5 lid 5 van de richtlijn behoeft derhalve door het HvJEG niet te worden uitgelegd. De rechtbank acht het echter niet waarschijnlijk dat aan de begrippen "afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen", "afbreuk doen aan de reputatie van een merk" en "ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk" zoals vermeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE een andere uitleg moet worden gegeven dan de overeenkomstige begrippen zoals vermeld in artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De rechtbank zal daarom bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE aanknoping zoeken bij hetgeen door het HvJEG omtrent deze begrippen o.a. in het Intel-arrest is beslist. Het enkele feit dat alleen 'bekende merken' een beroep kunnen doen op overtreding van  artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, maakt dit oordeel niet anders.

4.36. De rechtbank overweegt dat het aan Huis & Hypotheek is om te bewijzen dat DSB door gebruik van de benaming huis & hypotheek ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Huis & Hypotheek, dan wel bewijst dat er elementen zijn op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen. Zoals ook in het vonnis van de Vzr. Rb. 's-Gravenhage van 15 december 2008 (IER 2009,9) in r.o. 4.10. is overwogen, heeft het HvJEG in het Intel-arrest de lat terzake de bewijslevering hoog gelegd.

4.37. Voor zover Huis & Hypotheek zich op het standpunt stelt dat de reclameuitingen van DSB afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het merk Huis & Hypotheek moet worden geoordeeld dat dit beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet kan slagen.
Blijkens het Intel-arrest moet terzake het begrip "afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen" worden aangetoond dat het economisch gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Gelet op de zware bewijslast die blijkens het arrest op dit punt op Huis & Hypotheek rust moet geconcludeerd worden dat door Huis & Hypotheek onvoldoende feiten en omstandigheden zijn aangevoerd op grond waarvan kan worden geconcludeerd dat het economische gedrag van de gemiddelde consument als gevolg van de reclameuitingen van DSB is gewijzigd of in de toekomst zal wijzigen.

4.38. Van afbreuk doen aan de reputatie van het merk is sprake -kort samengevat- wanneer de waren of diensten waarop het teken van de derde betrekking heeft op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het merk erdoor vermindert. Dat er als gevolg van het gebruik van de benaming huis & hypotheek door DSB op de een of andere manier daadwerkelijk afbreuk is gedaan aan de reputatie van het merk Huis & Hypotheek is de rechtbank, gehoord partijen en gelezen de stukken, niet gebleken. Evenmin dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.

4.39. Van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk is sprake wanneer het imago van het merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het teken aangeduide waren of diensten van de derde, zodat de waren of diensten van de derde wegens de associatie met het merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld. Of zoals de advocaat-generaal -P. Megozzi- bij het HvJEG het heeft geformuleerd: het teken van de derde krijgt een “impuls” dankzij het verband dat met het merk wordt gelegd (10 februari 2009, C-487/07, nr. 107). Door DSB is gemotiveerd weersproken dat zij enig voordeel heeft genoten van het gebruik van de term huis & hypotheek in voornoemde reclameuitingen. Ook op dit punt geldt dat er geen (begin van) bewijs aannemelijk geworden is dat DSB daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk Huis & Hypotheek of dat er sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 12 mei 2009, Conclusie A-G Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer in gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing Associates SA tegen OHIM en vice versa.

Merkenrecht en 6ter Parijs. Fabrieks- of handelsmerken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met staatsembleem. Weigering van inschrijving beeldmerk bestaande uit de weergave van een esdoornblad en de letters RW (kleding) wegens gelijkenis met het esdoornblad-embleem van Canadese. Voor waren was die weigering volgens het GvEA (IEF 5728) terecht, voor diensten was de interpretatie van het OHIM van 6ter echter te ruim. Het beroep wordt afgewezen, maar de De A-G concludeert wel “dat de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken [weliswaar] niet uit het Verdrag van Parijs volgt, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.

A-G Colomer, de man van de mooie bespiegelingen in Picasso ("dass ein Erbgut der Menschheit, auf ein Handelsobjekt, eine Ware reduziert wird") en Opel/Autec (“Proustischen Madeleine der Erwachsenen”), formuleert het ook deze keer weer beeldend: 

"Het onderzoek van deze aspecten impliceert dat het ingewikkelde kluwen van internationaal recht en gemeenschapsrecht wordt ontward, en vereist tevens dat we afdalen in de dieptes van de heraldiek, ten einde de grenzen van de bescherming van nationale emblemen tegen pogingen tot toe-eigening ervan voor commerciële doeleinden, te onderzoeken.

Deze wetenschap van de wapenkunde doet denken aan de twisten en avonturen uit andere tijden, zoals dat waarin Don Quichot stond tegenover de Ridder van de Witte Maan, die aldus werd genoemd omdat zijn schild was versierd met dit stralende hemellichaam; gelukkig gaat het evenwel niet om de beslechting van geschillen inzake de „voorrang van schoonheid” tussen twee dames, maar om het gebruik van de kunst van de heraldiek bij de afbakening van de grenzen van de bescherming van een nationaal embleem."

Het beroep tegen het arrest van het Gerecht dient volgens de A-G grotendeels te worden afgewezen, aangezien de uitkomst juist was. De enige correctie betreft het juridisch inzicht van het GvEA:

107. Het Gerecht vergist zich dan ook wanneer het gedeeltelijk de bescherming van emblemen weigert op grond van artikel 6 ter, aangezien deze bepaling weliswaar dienstmerken niet omvat, maar het evenmin aan deze bepaling staat om in extenso de omvang van de absolute bescherming van emblemen te regelen. De betrokken bepaling vereist enkel dat de staten die partij zijn bij het Verdrag, geen fabrieks- of handelsmerken inschrijven die identiek zijn aan een nationaal embleem of een dergelijk embleem bevatten. Het staat de ondertekenende landen evenwel vrij om de werkingssfeer van de regel uit te breiden tot dienstmerken. In dit opzicht stelt het BHIM terecht dat het Verdrag van Parijs een „minimumregeling ” is, en niet een „eenvormige wet”. In het gemeenschapsrecht zijn er genoeg voorbeelden van dit type van regelingen die de lidstaten toelaten om verder te gaan dat de in een richtlijn vastgestelde vereisten, op basis van de zogenaamde methode van „minimumharmonisatie”.

108. Anders dan het BHIM betoogt, biedt artikel 6 sexies van het Verdrag van Parijs evenwel geen steun voor een ruime uitlegging van artikel 6 ter van dit Verdrag. Artikel 6 sexies verzoekt de ondertekenende landen enkel om dienstmerken te beschermen, zonder de inschrijving ervan te eisen. Derhalve worden de modaliteiten van deze bescherming geregeld door elke staat, die dus dienstmerken kan gelijkstellen met fabrieks- en handelsmerken, of een bijzondere regeling kan vaststellen. In elk geval, met uitzondering van concrete verwijzingen naar diensten in het Verdrag, zoals die in de artikelen 2 en 3 juncto artikel 5,(61) staat het aan de nationale wetgever om vast te stellen in welke mate merken ter aanduiding van diensten gelijkwaardig zijn aan merken die zijn aangebracht op consumptiegoederen.(62)

109. Kort gezegd, de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken volgt niet uit het Verdrag van Parijs, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.

Lees de conclusie hier.