Woord- en of beeldmerk  

Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 april 2009, KG ZA 09-363, Gieskes tegen Steijn Sports B.V. (met dank aan Helen Maatjes, Intellectueel Eigendom Advocaten)

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eiser Gieskes geeft persoonlijke trainingen  onder de handelsnaam Your Life Personal Training, heeft deze naam geregistreerd als Benelux-beeldmerk en gebruikt de domeinnaam yourlife.nl. Gieskes maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de tekens en het logo Your Life en Your Life Sportsclub. De vorderingen van eiser worden toegewezen. 1019h proceskosten: €6000,-

4.8 Hoewel er dus onmiskenbaar verschillen zijn tussen merk en teken, zijn er opvallende overeenkomsten. De woorden Your Life zijn in beide gevallen uitgevoerd in grote letter, gevolgd door een omschrijving van diensten op hei gebied van sport, uitgevoerd in veel kleinere drukletter zonder hoofdlettergebruik. In zowel merk als teken is nadrukkelijk een vierkant aanwezig. Het kleurgebruik is deels hetzelfde (zwart en wit), terwijl rood en oranje in hetzelfde kleurgebied liggen. Rood en oranje liggen als het ware in elkaars verlengde, net als de beschreven diensten.

4.9 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter wordt de totaalindruk in merk en teken bepaald door de dominant aanwezige woordelementen, in het bijzonder de identieke woorden Your Life. Aan het verschil tussen de toevoegingen Personal Training in het merk enerzijds en Sportsclub in het teken anderzijds, komt geen belang van betekenis toe, nu deze beide verwijzen naar diensten op het gebied van de sport die in elkaars verlengde liggen, waarmee eerder de overeenstemming wordt benadrukt dan dat zij merk en teken van elkaar onderscheiden. Zowel in het merk als in het teken hebben de beeldelementen met name een figuratieve functie, terwijl deze bovendien door het gebruik van de overeenstemmende elementen - vierkante en rechthoekige vlakverdelingen - een zelfde beeld oproepen. Aldus moet naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet alleen het logo van Steijn Sports, maar ook het teken Your Life, al dan niet in combinatie met Sportsclub, worden aangemerkt als overeenstemmend met het merk van Gieskes.

4.1 1 Gegeven de overeenstemming tussen het merk van Gieskes enerzijds en de door Steijn Sports gebuikte tekens (zowel de woorden Your Life, al dan niet gevolgd door Sportsclub, als ook het logo) anderzijds, alsmede de soortgelijkheid van de diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de diensten die onder die tekens worden aangeboden, is het gevaar voor verwarring bij het publiek gegeven. Geenszins uitgesloten moet worden geacht dat het publiek zal menen dat Gieskes een sportschool is begonnen dan wel dat een economisch verband bestaat tussen beide ondernemingen.

4.1 2 Het voorgaande leidt tot de slotsom dat naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter Steijn Sports met het gebruik van het logo, als ook met het teken Yoor Life en het teken Your Life Sportsclub inbreuk maakt op het merk van Gieskes in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 april 2009, KG ZA 09-150, New-IT B.V. tegen Libra Corporate Services B.V.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Geschil tussen pensioenadviseurs. Eiser stelt dat gedaagde door het gebruik van de naam IPAS (Integraal pensioen Advies Systeem) inbreuk maakt op de rechten die eiser stelt te hebben op I-PAS (Internet Pensioen Administratie Systeem). Het niet inroepen van de merkinschrijving werkt niet in voordeel eiser.

Artikel 2.19 lid 1 verzet zich tegen het inroepen van de bescherming van een merk door een partij die er uitdrukkelijk voor kiest geen beroep te doen op de inschrijving daarvan. De Enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister creëert geen handelsnaamrecht. De enkele registratie van een domeinnaam creëert geen handelsnaamrecht. Vorderingen afgewezen. 1019h proceskosten €7877,58.

Merk: 4.1. Ter zitting heeft New-It ter sprake gebracht dat haar moedervennootschap, Tomorrow Holding, houdster is van onder meer het Beneluxwoordmerk i-PAS dat na depot van 27 maart 2008 is ingeschreven (…). Op vragen van de voorzieningenrechter heeft New-It ter zitting bij monde van haar advocaat uitdrukkelijk verklaard dat in deze procedure geen beroep wordt gedaan op deze merkinschrijving omdat Libra het teken IPAS al gebruikte op het moment van het depot van het merk. Gelet daarop moet de voorzieningenrechter die merkinschrijving buiten beschouwing laten, wat er ook zij van de motivering die New-It geeft voor haar keuze.

Onrechtmatige daad: 4.2. Gegeven het feit dat New-It zich niet beroept op de inschrijving van het teken i-PAS als merk, doet niet terzake dat New-It dat teken als merk is gaan gebruiken voordat Libra zich van het teken IPAS is gaan bedienen. New-It kan zich niet via de algemene regels van onrechtmatige daad verzetten zich het gebruik van het teken IPAS door Libra op grond van haar enkele gebruik van dat merk. Artikel 2.19 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) bepaalt namelijk dat niemand, welke vordering hij ook instelt, bevoegd is in rechte bescherming in te roepen voor een teken dat als merk kan worden beschouwd tenzij hij zich kan beroepen op een inschrijving van het door hem gedeponeerde merk. Die bepaling verzet zich naar voorlopig oordeel ook tegen het inroepen van de bescherming van een merk door een partij die er uitdrukkelijk voor kiest geen beroep te doen op de inschrijving daarvan.

Handelsnaam: 4.3. Evenmin kan New-It een beroep doen op een handelsnaamrecht. De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat New-It of Pensioenkring haar onderneming onder die naam heeft gedreven voordat Libra is gestart met het gewraakte gebruik van het teken IPAS.

4.5. Hetgeen New-It daarnaast naar voren heeft gebracht ondersteunt naar voorlopig oordeel onvoldoende dat het teken i-PAS als handelsnaam is gebruikt. Het feit dat Pensioenkring in 2003 i-PAS (gedurende een paar maanden) heeft ingeschreven in het handelsregister als een van haar handelsnamen volstaat niet. De enkele inschrijving van een handelsnaam in het handelsregister creëert geen handelsnaamrecht als het teken niet ook als zodanig wordt gebruikt. Hetzelfde geldt voor de registratie van de domeinnaam i-pas.nl. De enkele registratie van een domeinnaam creëert geen handelsnaamrecht als de domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt. De overige producties van New-It geven wel blijk van gebruik van het teken i-PAS, maar slechts ter onderscheiding van het online pensioensysteem (dat wil zeggen: als merk) en niet als naam van de onderneming (dat wil zeggen: als handelsnaam). In de producties wordt i-PAS, blijkens de onder 2.3 e.v. opgenomen citaten, uitdrukkelijk gepresenteerd als naam van dat pensioensysteem en wordt de onderneming steeds aangeduid onder een eigen naam, zoals Pensioenkring, New-IT en Tomorrow Pensioenconsultants. Gelet daarop kan niet worden volgehouden dat i-PAS (mede) werd gebruikt als handelsnaam. Daar komt bij dat in een aantal producties i-PAS wordt gebruikt door een andere onderneming dan Pensioenkring, namelijk Tomorrow Pensioenconsultants (productie 4: artikel in Kamerkracht; productie 11: artikel in VVP Weekblad; productie 12: artikel in Ondernemersbelang; productie 17: mailing van mei/juni 2004; productie 18: beurs in mei 2004; productie 27:correspondentie uit 2001). Ook om die reden steunen de betreffende producties de stelling van New-It dat Pensioenkring de handelsnaam i-PAS heeft gevoerd, niet.

4.6. Geconcludeerd moet dus worden dat voorshands niet kan worden aangenomen dat Pensioenkring i-PAS als handelsnaam voerde op het moment dat Libra het teken IPAS begon te gebruiken. Reeds daarom moet het beroep van New-It op dit handelsnaamgebruik worden verworpen, nog daargelaten of het handelsnaamrecht geldig aan New-It zou zijn overgedragen indien er wel sprake was geweest van handelsnaamgebruik (hetgeen Libra betwist).

Lees het vonnis hier.

Conclusie AG Verkade bij Hoge Raad 13 februari 2009, nr. 07/13358 (7-Eleven Inc. tegen Laprior N.V..) - toegevoegd: LJN BH2956

Met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper Nederland).

Antilliaans (maar ook Nederlands) auteursrecht en merkenrecht. Eerst even voor jezelf lezen. Beroep in cassatie tegen Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba, 31 augustus 2007, IEF 4664, waarin het hof oordeelde dat er geen sprake was van normaal gebruik van het (supermarkt)merk 7-Eleven door de omstandigheid dat het Antilliaanse publiek programma’s kan ontvangen, websites kan bezoeken of films kan huren waarin reclame voor 7-Eleven wordt gemaakt.

De cassatie spitst zich naast het procesrecht ook gedeeltelijk toe op Artikel 8 AV/ AW: De erkenning van makerschap op een bedrijfslogo-tevens-merk ten behoeve van in dat logo geïdentificeerde onderneming. De conclusie van A-G Verkade strekt primair tot verwerping en meer subsidiair tot vernietiging en terugwijzing van het beroep.

4.35. Artikel 8 Auteursverordening 1913 luidt: 'Indien eene openbare instelling, eene vereeniging, stichting of vennootschap, een werk als van haar afkomstig openbaar maakt, zonder daarbij eenig natuurlijk persoon als maker er van te vermelden, wordt zij, tenzij bewezen wordt, dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was, als de maker van dat werk aangemerkt.'

4.36. Het artikel is gelijkluidend aan het uit 1912 daterende art. 8 van de Nederlandse Auteurswet (Aw). Voor zover mij bekend bestaat over art. 8 Aut.vo. geen rechtspraak van de Hoge Raad, en over art. 8 Aw slechts één arrest. Er bestaat voorts lagere rechtspraak, en - uiteraard - literatuur. Gelet op het concordantiebeginsel van art. 39 van het Statuut voor het Koninkrijk, kan aansluiting gezocht worden bij de in het Europese deel van het Koninkrijk voorhanden bronnen.

4.38. Blijkens de wetsgeschiedenis is art. 8 niet bepaald bedoeld voor een geval als het onderhavige: erkenning van makerschap op een bedrijfslogo-tevens-merk ten behoeve van in dat logo geïdentificeerde onderneming. De tekst van art. 8 staat daaraan echter ook niet in de weg. Uit de wetsgeschiedenis blijkt voorts dat, hoewel het gaat om toedeling van het makerschap in de relatie tussen de openbaarmakende rechtspersoon en de werkelijke ontwerper, het artikel juist ook ertoe dient dat de openbaarmakende vennootschap zich jegens derden op dit auteursrecht krachtens wetsbepaling kan beroepen.

4.39. mocht de Hoge Raad over de tardiviteit van 7-Eleven's beroep op art. 8 Aut.vo. heenstappen, dan slaagt het middel. Dat beroep van 7-Eleven bracht immers mee dat, gegeven de door haar gestelde openbaarmaking ('Op alle stukken die hier zijn overgelegd waarop het Beeldmerk (of het werk) staat afgebeeld staat de naam 7-Eleven Inc. dan wel haar vroegere naam The Southland Corporation'), zonder een natuurlijk persoon te noemen, zij om die reden als maker van het werk (in de zin van art. 8 Aut.vo.) diende te worden aangemerkt: en dus zonder nadere documentatie. 's Hofs rov. 11 kan niet als een toereikende weerlegging hiervan kan worden gezien.

(…) 4.42. Aldus strekt mijn meer subsidiaire conclusie tot vernietiging en terugverwijzing.

Lees de conclusie hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 14 april 2009, KG ZA 09-268, Newfigure Clinics B.V. tegen Olfers

Onderscheid auteursrecht op in beeldmerk gebruikt logo en het recht op het beeldmerk. Inschrijving merk op naam bestuurder / enig aandeelhouder vennootschap geen depot te kwader trouw en niet onrechtmatig jegens de (auteursrechthebbende) vennootschap. Bestuurder is niet verplicht het merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. Aangenomen moet worden dat de bestuurder het depot heeft verricht met toestemming van de vennootschap. Als enig bestuurder van de vennootschap is de wil van de bestuurder gelijk te stellen met de wil van de vennootschap.

Opmerkelijke, althans interessante, 1019h-overweging: “Gezien de door NewFigure aangevoerde rechtsgronden – overeenkomst en onrechtmatige daad - betreft het hier echter geen geschil over handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Ook voor zover NewFigure zich beroept op het auteursrecht op het logo zien haar vorderingen niet op handhaving van dat auteursrecht. Op een dergelijk geschil is Titel 15 van het derde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet van toepassing.”

4.3. NewFigure lijkt geen onderscheid te maken tussen het aan haar toekomende auteursrecht op het in het beeldmerk gebruikte logo en het recht op het beeldmerk. Dat zij auteursrechthebbende is betekent uiteraard nog niet dat zij dan ook rechthebbende op het merk is.

4.4. De voorzieningenrechter is het vooralsnog met Olfers eens dat niet is in te zien dat de registratie van het merk op zijn eigen naam als onrechtmatig jegens te vennootschap zou moeten worden aangemerkt. Olfers is niet verplicht dat merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. Van een merkdepot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 onder f BVIE is geen sprake omdat moet worden aangenomen dat Olfers het depot heeft verricht met toestemming van NewFigure oud. Als (enig) bestuurder van de vennootschap is de wil van Olfers gelijk te stellen aan die van de vennootschap.

4.5. Denkbaar is dat er omstandigheden zijn waaronder een dergelijk handelen in strijd komt met de door artikel 2:9 B.W. voorgeschreven behoorlijke taakvervulling indien Olfers een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld (vergelijk H.R. 10 januari 1997, LJN: ZC2243), maar voor een dergelijk verwijt heeft NewFigure onvoldoende gesteld. Daarvoor is in ieder geval niet doorslaggevend dat de vennootschap de kosten van het ontwerp van het logo en de merkregistratie heeft gedragen. Terecht stelt Olfers dat gebruikelijk is dit soort privé-uitgaven in een rekeningcourantverhouding met de vennootschap te boeken. Zo dat niet is gebeurd bestaat mogelijk een vordering ter hoogte van die kosten op Olfers. Het is echter geen grond voor overdracht van het merkrecht. Evenmin hecht de voorzieningenrechter veel belang aan het standpunt van NewFigure oud in een eerdere procedure. Dat standpunt zag mogelijk op het auteursrecht op het logo. Als NewFigure oud of Olfers in die procedure bedoeld heeft te stellen dat NewFigure oud merkhoudster was, was dat standpunt gezien de in deze procedure overgelegde merkinschrijving kennelijk fout.

4.6. Aansprakelijkheid van Olfers jegens NewFigure oud zou bovendien slechts kunnen leiden tot vorderingen op Olfers van de vennootschap. Uit de hiervoor weergegeven overeenkomsten tussen de curator en Sirius en Sirius en NewFigure is niet af te leiden dat ook deze vorderingen aan NewFigure zijn overgedragen.

4.8. Gelet op het voorgaande handelt Olfers niet in strijd met enig aan NewFigure toekomend recht of met door hem in acht te nemen ongeschreven normen door niet mee te werken aan overdracht.

4.9. De vorderingen dienen te worden afgewezen. NewFigure wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Partijen hebben beide aanspraak gemaakt op de volgens 1019h Rv. te berekenen proceskosten. Gezien de door NewFigure aangevoerde rechtsgronden – overeenkomst en onrechtmatige daad - betreft het hier echter geen geschil over handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Ook voor zover NewFigure zich beroept op het auteursrecht op het logo zien haar vorderingen niet op handhaving van dat auteursrecht. Op een dergelijk geschil is Titel 15 van het derde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet van toepassing. De proceskosten worden om die reden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 2 april 2009, zaak T-379/05, Zuffa, LLC tegen OHIM (ULTIMATE FIGHTING) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering woordmerk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. Ontbreken van onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter. Motiveringsplicht m.b.t. alle waren en diensten.

28. Second, in addition, and even assuming that the distinction made by the Board of Appeal between the goods and the services directly related to fighting and those which are not were relevant, it is apparent from the list reproduced in paragraph 3 above that the goods and service covered by the trade mark applied for display between them such a heterogeneity that the statement of reasons contained in the contested decision is excessively general and abstract in the light of their nature and characteristics.

31. It thus follows that the contested decision is vitiated by an inadequate statement of reasons and must for that reason be annulled.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 2 april 2009, zaak T-118/06, Zuffa, LLC tegen OHIM (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP).

Gemeenschapsmerkenrecht. Weigering woordmerk ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP. Ontbreken van onderscheidend vermogen, beschrijvend karakter. Motiveringsplicht m.b.t. alle waren en diensten

27. Bij een verzoek om inschrijving van een merk voor verschillende waren of diensten, moet de kamer van beroep dus voor elk van deze waren of diensten in concreto nagaan of het merk onder geen van de (…) weigeringsgronden valt, en zij kan voor de in aanmerking genomen waren of diensten tot uiteenlopende conclusies komen (…)

28. De kamer van beroep kan enkel overgaan tot een globale motivering voor een reeks van waren of diensten wanneer een dermate rechtstreeks en concreet verband tussen deze waren of diensten bestaat dat deze een voldoende homogene categorie vormen (…) Het loutere feit dat de betrokken waren of diensten behoren tot dezelfde klasse in de zin van de Overeenkomst van Nice, is daartoe onvoldoende. (…) 

29. In casu heeft het aangevraagde merk betrekking op meer dan 215 waren van vier verschillende klassen (…)  alsmede op minstens dertien verschillende types van diensten, waaronder onder meer voorbespeelde audiocassettes, kookboeken, babyslofjes, bogen en pijlen, of nog verschaffing van informatie op het gebied van sport via computernetwerken. (…)

30. De kamer van beroep heeft evenwel enkel een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de diensten van klasse 41, waarvoor het aangevraagde merk volgens haar beschrijvend is, en anderzijds alle waren waarvoor de merkaanvraag is ingediend, met betrekking tot welke zij heeft opgemerkt dat het merk wellicht niet beschrijvend is maar in elk geval elk onderscheidend vermogen mist, aangezien het niet wordt opgevat als een herkomstaanduiding, maar als een soortnaam ter aanduiding van een sportevenement (zie punt 18 van de bestreden beslissing).

31. Wegens de globale aard ervan volstaat een dergelijke motivering duidelijk niet om het Gerecht in staat te stellen, zijn toezicht op de gegrondheid van de bestreden beslissing uit te oefenen.

(…) 36. Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd en dat zij derhalve moet worden vernietigd.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 9 april 2009, KG ZA 09-104,  Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten c.s.  (met dank aan Nanda Ruyters en Danielle Verhelst, AKD Prinsen Van Wijmen)

Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Vervolg op de KvK vs KVK ex parte beschikkingen (IEF 7413 en IEF 7502). Inbreuk merk- auteurs- en handelsnaamrechten aangenomen. Bevel tot -onder meer- onthouding van iedere verwijzing naar de Kamer van Koophandel, resp. tot doorhaling van inbreukmakende merken en overdracht domeinnamen. Gedaagden zijn hoofdelijk aansprakelijk voor geleden schade. Vordering tot voorschot schadevergoeding afgewezen wegens gebrek aan een (voldoende) gesteld spoedeisend belang. 

Eind 2008 zijn op naam van Kantoor voor Klanten facturen verstuurd aan een deel van 1,4 miljoen in het Nederlandse handelsregister ingeschreven ondernemingen. De facturen leken sterk op de factuur van de Kamer van Koophandel voor de jaarlijkse bijdrage en vroegen EUR 149 over te maken ten name van Kantoor voor Klanten. In de facturen wordt verwezen naar de website kvkhandelsregister.nl. Op 8 december 2008 vielen de eerste facturen bij ondernemers in de bus, waarna de Kamer van Koophandel diverse acties onderneemt, waaronder het indienen van ex parte verzoeken, welke deels worden toegewezen (zie IEF 7413 en IEF 7502).

In onderhavig kort geding vordert de Kamer van Koophandel onder meer -kort gezegd- het staken van iedere inbreuk op de merk- auteurs-, en handelsnaamrechten van eiseres alsmede staking van iedere andere onrechtmatige handeling, waaronder het gebruik van een inbreukmakend logo, het versturen van nepfacturen of het verspreiden van inbreukmakende informatie. De voorzieningenrechter oordeelt dat inderdaad sprake is van inbreuk.

De voorzieningenrechter acht tevens spoedeisend belang aanwezig nu -onder meer- Kantoor voor Klanten het gebruik van de domeinnaam www.trading-register.nl heeft voortgezet en omdat gedaagden bezwaar hebben gemaakt tegen onttrekking van de domeinnamen www.kvkhandelsregister.nl bij SIDN.

De gedaagden zijn tevens aansprakelijk voor de schade:

4.6 Gedaagden hebben erkend dat het de bedoeling was om in het kader van een publiciteitsstunt voor een vergelijkbare huisstijl als die van de Kamer voor Koophandel te kiezen De facturen vertonen qua logo,opmaak, kleurstelling, lay-out en gebruikte handelsnaam (KvK) en aanduidingen (handelsregister), een dermate sterke gelijkenis met de facturen die jaarlijks door de Kamer van Koophandel worden verstuurd ter zake de jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel, dat sprake is van een aanzienlijk verwarringsgevaar voor de ondernemers. (…) Door veel inspanning van de Kamer Van Koophandel is voorkomen dat ondernemers massaal tot betaling van de facturen van aan Kantoor voor Klanten zijn overgegaan.

4.7 Vraag is nu of gedaagden aansprakelijk zijn voor de schade die is voortgevloeid uit het versturen van de hiervoor genoemde facturen en de voorbereidingshandelingen  tot het verzenden van (nog meer van) dergelijke facturen. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat het geval. (…)

Echter, de voorzieningenrechter is van oordeel dat de Kamer van Koophandel onvoldoende heeft gesteld om tot een veroordeling in kort geding tot betaling van een geldsom over te gaan. ‘De Kamer van Koophandel heeft immers niet meer gesteld dan dat gedaagden er alles aan lijken te doen om ongrijpbaar te blijven. ‘ Daarmee heeft de Kamer van Koophandel onvoldoende concrete feiten en omstandigheden aangevoerd.

Kosten op grond van 1019h Rv conform indicatietarieven IE-zaken toegewezen tot het bedrag van EUR 15.000,- (in plaats van het door de Kamer van Koophandel gevorderde bedrag van EUR 110.000,-).

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 9 april 2009, KG ZA 09-200, Bax Beheer V.O.F. tegen X h.o.d.n. Clubsound.

Geschil tussen handelaren in audiovisuele middelen. Eiser Bax, eigenaar van de domeinnaam www.bax-shop.nl constateert dat concurrent Clubsound o.a. de domeinnaam www.baks-shop.nl gebruikt als doorlink naar de eigen site van gedaagde en maakt hiertegen bezwaar. Gedaagde stelt dat echter dat hij onder die naam een blikjesperser (Blikjes Afval Krusher Systeem) aan de man brengt.

De voorzieningenrechter wijst merkenrechtelijke (er is nog geen inschrijving) en de handelsnaamrechtelijke vorderingen af. X gebruikt de domeinnamen niet als handelsnaam, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. “Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen.”

De vorderingen gebaseerd op onrechtmatig handelen worden wel toegewezen, omdat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. “Zulks wordt (…) onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.”

Spoedeisend belang i.v.m. doorlinken: 4.2. X heeft voorts nog betoogd dat nu bezoekers van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl automatisch worden doorgeleid naar de website www.blikje123.nl en er ‘thans werkelijk geen verbinding of verwijzing meer naar de website van Clubsound’ bestaat, Bax ook om die reden geen spoedeisend belang bij haar vorderingen zou hebben. Dit betoog wordt verworpen. Terecht heeft Bax er op gewezen dat het gezien de voorgeschiedenis maar de vraag is of X zich thans blijvend zal onthouden van het koppelen van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl naar www.clubsound.nl en dat de situatie elk moment weer gewijzigd kan worden, zodat er sprake is van een reële dreiging dat het gestelde inbreukmakende handelen wordt hervat. Ook daarmee is het spoedeisend belang gegeven.

Merkdepot: 4.3. (…) Nu gesteld noch gebleken is dat het depot waarop Bax zich beroept in het register is ingeschreven, zijn de vorderingen op die grond niet toewijsbaar.

Handelsnaam: 4.4. X heeft aangevoerd dat hij de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl niet als handelsnaam gebruikt, zodat van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet geen sprake kan zijn. Dit verweer slaagt. De verwijsdomeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl worden door X immers slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar zijn eigen website www.clubsound.nl/baks althans, sinds kort, naar www.blikje123.nl. Naar voorlopig oordeel is het doorlinken van de betreffende verwijsdomeinnamen naar de eigen website van X, zonder bijkomende omstandigheden, die zijn gesteld noch gebleken, onvoldoende om het voeren van een handelsnaam aan te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht, dienen deze mitsdien te worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen:  4.5. Voor zover Bax haar vorderingen evenwel heeft gebaseerd op onrechtmatig handelen, slagen zij wel. Daartoe wordt het volgende overwogen. Desgevraagd heeft X ter zitting erkend dat het doorlinken van de domeinnamen www.baksshop. nl en www.baksshop.nl naar de domeinnaam www.clubsound.nl aanvankelijk (i.e. in 2007 vóór sommatie door Bax) plaats vond zonder dat er überhaupt sprake was van het ter verkoop aanbieden van blikjespersen onder de naam ‘BAKS’. Anders gezegd betekent dit dat X de domeinnamen gebruikte voor het trekken van bezoekers naar zijn eigen, met die van Bax, concurrerende website. Zulks wordt, gelet op enerzijds het feit dat Bax haar onderneming reeds voerde onder de handels- en domeinnaam www.bax-shop.nl voordat X tot registratie van de domeinnamen www.baks-shop.nl en www.baksshop.nl overging, en de anderzijds de domeinnamen van X slechts in zeer geringe mate afwijken van de handels- en domeinnaam van Bax, onrechtmatig geoordeeld omdat aldus een gevaar voor verwarring is te duchten, althans door X ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de domeinnaam en onderneming van Bax.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 8 april 2009, HA ZA 05-2461. Austin Nichols & Co. Inc. tegen Stichting Lodestar (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne).

Merkenrecht.Vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik. Bewijsvoering verzending e-mails.

Austin Nichols, producent en distributeur van onder meer whiskey en rechthebbende op het Benelux beeld/woordmerk WILD TURKEY, vordert onder meer de vervallenverklaring van het jongere merk WILD GEESE wegens niet normaal gebruik. Bij tussenvonnis van 30 mei 2007 wordt Lodestar belast met het te leveren bewijs van normaal gebruik van haar merk in de Benelux en laat de rechtbank haar toe nader bewijs hiervan te leveren.

Tevens beroept Austin Nichols zich op de nietigheid van het merk WILD GEESE omdat het volgens haar verwarringwekkend overeenstemt met en het in rangorde dateert van na de inschrijving van het merk WILD TURKEY. Dit beroep wordt afgewezen. "Ook begripsmatig is er onvoldoende overeenstemming. Tegenover elkaar staan immers wilde ganzen (in meervoud) en wilde kalkoen (in enkelvoud), zijde twee verschillende (wilde) dieren. Dat het bij beide merken om gevogelte gaat, wordt onvoldoende geacht. De totaalindrukken van de merken WILD TURKEY en WILD GEESE zijn naar het oordeel van de rechtbank te verschillend om van verwarringwekkende overeenstemming uit te gaan."

Voor het leveren van het voornoemde bewijs heeft Lodestar onder meer een lijst van leveranciers en verkopers overgelegd waaraan namens Lodestar voorafgaand aan een beurs e-mails zijn verzonden waarin zij geïnformeerd werden over de aanwezigheid van Lodestar op die beurs. Lodestar heeft eveneens de bewuste e-mails overgelegd. De rechtbank overweegt in het (tweede) tussenvonnis van 6 februari 2008 dat uit de genoemde e-mails zelf niet kan worden afgeleid dat deze ook daadwerkelijk zijn verzonden aan de diverse geadresseerden en/of dat deze zijn ontvangen door potentiële leveranciers en afnemers van whiskey die zich richten op de Beneluxmarkt. De rechtbank heeft Lodestar de gelegenheid gegeven daarover nader bewijs te leveren.

Bij vonnis van 8 april 2009 oordeelt de rechtbank dat uit de getuigenverklaringen niet valt af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey. Gelet daarop komt de rechtbank tot het oordeel dat Lodestar haar merk WILD GEESE niet normaal heeft gebruikt, zodat de door Austin Nichols gevorderde vervallenverklaring en doorhaling toewijsbaar is.

Lees de vonnissen hier.

Rechtbank Utrecht, 25 maart 2009, KG ZA 09-143, Filocal Europe B.V. c.s. tegen European Fruitservice Board B.V. (met dank aan Gitta van der Meer, Leidsegracht advocaten en Jan-Marcel van de Riet, Amice advocaten).

Auteursrecht. Merkenrecht. Bladvoedingsproduct Filocal (voorheen Folical). Spoedeisend belang in IE zaken. Bevoegdheid vzr. Utrecht m.b.t. een vordering tot doorhaling of overdracht van een Gemeenschapsmerk. Zekerheidsstelling.

4.1. (…) De rechtsmacht voor wat betreft het gemeenschapsmerk wordt gebaseerd op artikel 90 lid 1 (…) GMVo juncto artikel 2 EEX-Vo. De vordering van Filocal c.s. tot overdracht c.q. doorhaling van het door Kurver geregistreerde gemeenschapsmerk (onder d) betreft immers geen vordering in de zin van artikel 92 GMVo, op grond van welk artikel de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk een uitsluitende bevoegdheid wordt toegekend. Dit betekent ook dat deze rechtbank op grond van artikel 99 lid 1 GMVo (mede) bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te nemen, nu Kurver c.s. in het arrondissement van de rechtbank Utrecht gevestigd is.

4.2. (…) D e enkele omstandigheid dat de eisendege partij ruime tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001,602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt voorshands geoordeeld dat Filocal c.s. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Kurver c.s. volgens Filocal c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Filocal c.s. De omstandigheid dat Filocal c.s. haar vorderingen ook reeds in 2003 kunnen instellen omdat zij, als gesteld, op dat moment tot de ontdekking kwam dat Kurver c.s. zonder haar toestemming en medeweten een identiek bladvoedingsproduct onder de naam Filocal verkoopt in onder meer Nederland en Duitsland en tot tweemaal toe met een kort geding procedure heeft gedreigd, doet daaraan niet af.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle – Lelystad, 19 maart 2009, LJN: BI0039, BI0046 en BI0049, Strafzaken Viagra / Kamagra

Strafrecht. ‘Merkfraude’. Viagra. Artikel 337 wetboek van Strafrecht, het medeplegen van het opzettelijk binnen Nederland verkopen van wederrechtelijk  vervaardigde merken en nagebootste waren, alsmede waren die valselijk hetzelfde  uiterlijk vertonen als een model waarop een ander recht heeft, terwijl hij daar zijn beroep en/of bedrijf van heeft gemaakt.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt, samen met medeverdachten, aan het handelen in Kamagra-pillen. Door op deze wijze te handelen heeft verdachte niet alleen een wederrechtelijk vervaardigd merk in omloop gebracht maar tevens inbreuk gemaakt op de rechten van [aangever] nu de Kamagra-pillen een sterke gelijkenis vertoonden met Viagra-pillen. Kamagra is een farmaceutische spécialité die in Nederland geen geregistreerd geneesmiddel is. Verdachte heeft dusdoende een ongeregistreerd middel in het verkeer gebracht waartoe hij niet bevoegd was..Verdachte heeft voornoemde activiteiten gedurende een bepaalde periode ontplooid met behulp van het bedrijf [naam eenmanszaak] de eenmanszaak van de [medeverdachte 2]. Mede gezien de verklaring van verdachte dat het handelen in Kamagra zijn voornaamste bron van inkomsten was, is de rechtbank van oordeel dat verdachte beroeps- en bedrijfsmatig heeft gehandeld door de Kamagra-pillen en -sachets in te voeren en te verkopen aan de medeverdachten.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte is ten laste gelegd met dien verstande dat:

1. Hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens opzettelijk
a.  wederrechtelijk vervaardigde merken, en
d.  waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en
e.  waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een model waarop een ander recht had, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoonden, te weten pillen en tabletten bevattende de werkzame stof Sildenafil voorzien van het beschermde model- en beeldmerk VGR50 en/of VGR100, dan wel een daarmee slechts ondergeschikt verschillend (woord)merk, in elk geval voorzien van een beschermd woord- en model of beeldmerk heeft ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd, uitgedeeld en in voorraad heeft gehad, terwijl hij, verdachte en zijn mededaders van het plegen van dit misdrijf hun beroep hebben gemaakt en/of vorenbedoelde handelingen als bedrijf hebben uitgeoefend door voornoemde goederen namens de eenmanszaak [naam eenmanszaak] en/of via internet te koop aan te bieden en (vervolgens) die (bestelde) goederen met de post en in persoon te verkopen en af te leveren.

Lees de vonnissen hier, hier en hier.