Woord- en of beeldmerk  

GvEA, 12 mei 2009, zaak T-410/07, Jurado Hermanos tegen OHIM

Gemeenschapsmerkenrecht. Doorhaling gemeenschapswoordmerk JURADO na uitblijven aanvraag om vernieuwing van inschrijving door houder van merk. Verzoek om herstel in vorige toestand ingediend door houder van exclusieve licentie.

24. Vervolgens moet worden afgewezen verzoeksters stelling dat zij als houdster van een exclusieve licentie tijdens de gehele geldigheidsduur van de licentie het recht heeft om de vernieuwing van het merk aan te vragen indien de merkhouder dit niet doet. Weliswaar kan een uitdrukkelijke machtiging in beginsel in de licentieovereenkomst zijn opgenomen, maar in casu is daarover in de licentieovereenkomst niets bepaald. Gesteld dat verzoekster betoogt dat de exclusieve licentieovereenkomst impliceert dat de licentiehouder gemachtigd is om de vernieuwing van de inschrijving aan te vragen, zelfs dat zij daartoe gemachtigd moet zijn als sanctie voor het feit dat de merkhouder zich aan misbruik van recht en aan wetsontduiking schuldig zou hebben gemaakt, is dit betoog bovendien in strijd met de duidelijke bewoordingen en het doel van artikel 47, lid 1, van verordening nr. 40/94, dat bepaalt dat sprake moet zijn van een uitdrukkelijke machtiging en niet is ingegeven door de gedachte om particuliere partijen te bestraffen.

27. Gelet op het voorgaande was verzoekster, aangezien de merkhouder haar niet uitdrukkelijk had gemachtigd om vernieuwing van de inschrijving van het merk aan te vragen, geen partij in de procedure voor de vernieuwing van de inschrijving van het merk en zij kon dus niet om herstel in de vorige toestand verzoeken in die procedure. De beslissing van de kamer van beroep om verzoeksters beroep om die reden te verwerpen, is derhalve niet onjuist.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 8 mei 2009, nr. 07/13358, 7-Eleven Inc. tegen Laprior N.V. (met dank aan Carine Jänsch, VanEps Kunneman VanDoorne)

Antilliaans (maar ook Nederlands) auteursrecht en merkenrecht. Eerst even voor jezelf lezen. Beroep in cassatie tegen Gemeenschappelijk Hof van Justitie Nederlandse Antillen en Aruba, 31 augustus 2007, IEF 4664. De Hoge Raad legt de vrij uitgebreide conclusie van de A-G (zie IEF 7821) grotendeels naast zich neer en vernietigt het vonnis van het hof.

"3.3 Het hof heeft in rov. 11 overwogen dat het beroep van 7-Eleven op het auteursrecht niet slaagt, reeds omdat onvoldoende gedocumenteerd is gesteld dat 7-Eleven als rechthebbende op het werk kan worden aangemerkt.

3.4 Het hiertegen gerichte middel klaagt terecht dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting op art. 8 van de Auteursverordening 1913, waarop 7-Eleven zich heeft beroepen. Uit die bepaling volgt immers dat 7-Eleven reeds op grond van de door haar gestelde openbaarmaking, waarbij zij niet een natuurlijk persoon heeft genoemd, zonder dat zij nadere documentatie behoefde over te leggen, behoudens tegenbewijs, als maker van haar logo dient te worden aangemerkt."

Lees het arrest hier. En inmiddels ook hier op rechtspraak.nl.

Vzr Rechtbank Rotterdam, 7 mei 2009, KG ZA 09-296, Ruan Fashion Group Germany GmbH tegen Lonsdale Sports Ltd. (met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten).

Merkenrecht. Ant-piraterij verordening. Douane houdt partij broeken vast met het met Londoner vanwege mogelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Lonsdale. Eiser Ruan (Londoner) vordert vrijgave van de broeken. Afspraak partijen stuit formele vereiste om procedure ten principale voor bepaalde datum in te leiden. Nederlands recht van toepassing. Doorlopende L is ‘het sterk onderscheidende kenmerk’. Visuele en auditieve overeenstemming, verwarringsgevaar en inbreuk aangenomen. 1019h proceskosten: €6000,-

Procedure ten principale: 5.3 Vaststaat dat de douane de vrijgave van de "Londoner”-broeken heeft opgeschort tot 2 april 2009. Op grond van Vo 1383/2003 had Lonsdale voor die datum de procedure ten principale moeten inleiden, bij gebreke waarvan de goederen door de douane vrijgegeven hadden moeten worden. Nu partijen echter in onderling overleg hebben besloten de broeken vast te laten houden door de douane totdat door de voorzieningenrechter is beslist, is de vraag of Lonsdale tijdig (in de zin van Vo 138312003) een procedure heeft ingeleid om te bepalen of volgens het nationale recht een intellectuele eigendomsrecht is geschonden, niet langer relevant.

Nederlands recht: 5.4 Zoals reeds overwogen in 5.2 moet aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zijn aangegeven voor (onder meer) invoer, worden vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigendomsrecht. Ter zitting heeft Ruan erkend dat de partij broeken in Nederland in ingevoerd. Dat betekent dat krachtens art. 10 Vo 1383/2003 de vraag of Rum met de invoer van de "Londoner”-broeken inbreuk maakt op een intellectuele eigendomsrecht van Lonsdale moet worden beantwoord naar Nederlands recht. Het ter zitting gevoerde verweer dat de inbreukvraag in Italië moet worden beantwoord, treft derhalve geen doel. In Nederland is het merkenrecht geregeld bij het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVE). Verder is nog van belang de Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (Vo 40/94; hierna: GMVo). zij het beperkt nu de rechtbank 's- Gravenhage is aangewezen als instantie voor geschillen omtrent het gemeenschapsmerk. Op grond van art. 99 lid 1 GMVo is de voorzieningenrechter te Rotterdam slechts bevoegd voor zover het gelding van het gemeenschapsmerk Nederland betreft.

Overeenstemming / inbreuk: 5.7 Naar het voorlopig oordeel is er visuele overeenstemming tussen woord/beeldmerk "Lonsdale (London)" en het "Londoner”-teken. Het sterk onderscheidende kenmerk van het woord/beeldmerk "Lonsdale (London)" is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de "L" die onder het hele woord Lonsdale doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, in combinatie met de gestileerde vorm "cinemascope design", waarbij de eerste en de laatste letter het grootst zijn en de letters naar het midden toe steeds kleiner worden. Ook het "Londoner”-teken wordt gedomineerd door de "L" die onder het hele woord Londoner doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, en heeft de gestileerde vorm "cinemascope design". Weliswaar is de bovenkant van het "Londoner”-teken recht(er), maar de eerste en de laatste letter zijn het grootst en de letters worden naar het midden toe steeds kleiner. Het feit dat het merk "Londoner" is geschreven in kleine letters en het merk "Lonsdale (London)" in kapitalen, is niet doorslaggevend. Zoals reeds overwogen gaat het om de totaalindruk van merk en teken. Daarbij komt dat in de door de douane aangetroffen broeken het teken "Londoner" is geschreven in kapitalen

5.9 Ook auditief stemmen "Lonsdale (London)" als "Londonei' naar het voorlopig oordeel overeen. Bij zowel "Lonsdale (London)" en "Londoner" is immers de eerste en de meest herkenbare lettergreep het element LON. Bovendien ligt bij beide woorden de klemtoon op LON en bevatten beide woorden een "d" in de tweede lettergreep.

5.10 Gelet op het hetgeen is overwogen onder 5.8 en 5.9 en mede gelet op de omstandigheid dat (op basis van de overgelegde producties) voorshands voldoende aannemelijk is (gemaakt) dat de merken van Lonsdale (zeer) bekend zijn bij het algemene publiek, wordt voorshands geoordeeld dat het merk "Lonsdale (London)" en het teken "Londoner" visueel en auditief zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor bij het publiek dat met het "Londoner"-teken wordt geconfronteerd (direct of indirect) verwarring kan ontstaan. Bij het publiek kan op basis van de door "Londoner" opgeroepen totaalindruk het idee ontstaan te doen te hebben met een "Lonsdale (Londen)"-product.

5.11 Op grond van het voorgaande maakt Ruan naar het voorlopig oordeel met de import van de "Londoner"-broeken inbreuk op het aan Lonsdale toekomende merkrecht op het beeld/woordmerk "Lonsdale (London)". Dat betekent dat de vordering in conventie, mede gelet op het bepaalde in art. 16 Vo 138312003, voor afwijzing gereed ligt.

Lees het vonnis hier.

Het arrest na IEF 7821:

HR 8 mei  2009, LJN BH2956 (7-Eleven tegen Laprior h.o.d.n. 7 Alive Grocery en 7 Alive)

Antilliaanse zaak. Auteursrecht logo (7-Eleven); maker van het werk?, strekking van bewijsregels van art. 8 Auteursverordening 1913.

3.1In cassatie gaat het om het volgende. 7-Eleven is een Amerikaanse vennootschap die in de Verenigde Staten van Amerika en in vele andere landen, doch niet in de Nederlandse Antillen, levensmiddelenzaken exploiteert. In 1977 heeft zij haar woord-/beeldmerk laten inschrijven bij het Benelux-Merkenbureau en in 1997 bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van de Nederlandse Antillen. Op grond van een handhavingsdepot in 2001 zijn deze inschrijvingen gehandhaafd. De vordering van 7-Eleven strekt ertoe om Laprior te verbieden de naam '7 Alive Grocery' en/of '7 Alive' en/of het logo '7 Alive' en/of enig ander teken dat overeenstemt met de merken van 7-Eleven te gebruiken, en om Laprior te bevelen onmiddellijk de naam '7 Alive Grocery' in het handelsregister van de kamer van koophandel van Sint Maarten door te halen. Deze vordering is afgewezen door het Gerecht in Eerste Aanleg en het hof heeft dit vonnis bevestigd.

3.2 7-Eleven heeft zich in eerste aanleg beroepen op haar merkrechten, zowel op het woordmerk 7-Eleven als op het desbetreffende beeldmerk. In hoger beroep heeft zij in de memorie van grieven de grondslag van haar vordering aangevuld in dier voege dat zij ook de auteursrechtelijke bescherming voor haar logo heeft ingeroepen. Nadat daartegen onder meer als verweer was gevoerd dat zij geen bewijs had geleverd voor de stelling dat zij de maker is van dit logo, heeft zij bij pleidooi onder verwijzing naar (onder meer) de bewijsregels van art. 8 Auteursverordening 1913 doen aanvoeren dat op alle overgelegde stukken waarop het beeldmerk (of het werk) staat afgebeeld, de naam 7-Eleven Inc. dan wel haar vroegere naam staat, zodat zij, behoudens bewijs van het tegendeel, dat evenwel niet is geleverd, auteursrechthebbende is. Voorts heeft zij een bewijsaanbod op dit punt gedaan.

3.3 Het hof heeft in rov. 11 overwogen dat het beroep van 7-Eleven op het auteursrecht niet slaagt, reeds omdat onvoldoende gedocumenteerd is gesteld dat 7-Eleven als rechthebbende op het werk kan worden aangemerkt.

3.4 Het hiertegen gerichte middel klaagt terecht dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting op art. 8 van de Auteursverordening 1913, waarop 7-Eleven zich heeft beroepen. Uit die bepaling volgt immers dat 7-Eleven reeds op grond van de door haar gestelde openbaarmaking, waarbij zij niet een natuurlijk persoon heeft genoemd, zonder dat zij nadere documentatie behoefde over te leggen, behoudens tegenbewijs, als maker van haar logo dient te worden aangemerkt.

Door DS ingevoegd op 22 januari 2012

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 7 mei 2009, KG ZA 09-641, TROS & Algemene Omroepvereniging AVRO tegen RTL Nederland B.V. & RTL Nederland Productions B.V. (Met dank aan Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. ‘EenVandaag’ tegen ‘RTL Vandaag’. In geschil is of RTL door het uitzenden van het televisieprogramma onder de naam 'RTL Vandaag' en het gebruik van de website met de domeinnaam 'www.rtlvandaag.nl'. inbreuk maakt op het door TROS c.s. voor (onder meer televisieprogramma's) geregistreerde woordmerk 'EenVandaag'.

De voorzieningenrechter oordeelt dat EenVandaag weliswaar een zekere mate van onderscheidend vermogen bezit, maar dat de bescherming die het merk toekomt in beginsel zwak is en ‘dat de drempel om in aanmerking te komen voor merkenrechtelijke bescherming is gehaald’ nog niet met zich meebrengt dat de programmatitel ‘RTL Vandaag’ hier inbreuk op maakt. Ongeacht de bekendheid van EenVandaag is het element RTL in de titel RTL Vandaag een zodanig sterk merk, dat het publiek niet zal denken dat er een verband tussen de programma’s bestaat, ook omdat het publiek het onderscheid tussen een publieke en een commerciële zender kent. Verwarringsgevaar kan niet worden aangenomen en de vorderingen worden afgewezen. 1019h proceskosten: €15.000 (na overeenkomst partijen).

4.4. Aan RTL c.s. kan, mede gelet op de door haar aangehaalde voorbeelden van het gebruik op de binnen- en buitenlandse radio en tv van het concept ‘zenderaanduiding plus vandaag', worden toegegeven dat de twee elementen waaruit het woordmerk bestaat, 'één' en 'vandaag', in de context van radio- en televisieprogramma's beide als beschrijvend kunnen worden aangemerkt. Desalniettemin kan 'EenVandaag' in zijn geheel bezien onderscheidend vermogen bezitten voor de klassen waarvoor het woordmerk is geregistreerd. De totaalindruk van op zichzelf niet onderscheidende tekens als 'één' en 'vandaag' kunnen in hun combinatie of door inburgering door het relevante publiek alsnog als onderscheidend worden ervaren. Bij de inschrijving in het Benelux merkenregister is het woordmerk reeds getoetst op de zogenaamde 'absolute' weigeringsgronden, waaronder ook het onderscheidend vermogen van het woordmerk valt, en tot op heden is de inschrijving niet nietig verklaard wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. RTL c.s. heeft ook geen nietigheidsprocedure opgestart. Verder heeft Tros c.s. met de door haar overgelegde marktonderzoeksrapporten voorshands aannemelijk gemaakt dat het woordmerk 'EenVandaag' voor televisieprogramma's, in deze specifieke combinatie, een zekere mate van onderscheidend vermogen - en daarmee: beschermenswaardige bekendheid bezit.

4.5. Dat daarmee voorshands moet worden aangenomen dat de drempel om in aanmerking te komen voor merkenrechtelijke bescherming door 'EenVandaag' is gehaald, brengt nog niet met zich dat de programmatitel 'RTL Vandaag' hier inbreuk op maakt. De bescherming die aan het woordmerk 'EenVandaag' toekomt is in beginsel zwak, nu dit bestaat uit beschrijvende, niet te monopoliseren, elementen. Uitgangspunt is dat het andere zenders niet verboden kan worden de term 'vandaag' te gebruiken voor een programma, maar dit gebruik mag bij het (relevante) publiek geen verwarring scheppen met het woordmerk ‘EenVandaag' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Daarbij gaat het om de totaalindruk van de 'redelijk geïnformeerde oplettende gemiddelde consument van de waar'. TROS c.s, stelt in dit verband dat door het jarenlange, intensieve gebruik van de merknaam de beschermingsomvang is toegenomen en 'EenVandaag' kwalificeert als een bekend, sterk, merk, zodat dit verwarringsgevaar snel dient te worden aangenomen. Hoewel uit het door TROS c.s. overgelegde markonderzoeksrapport 'KMVS programmatitel Vandaag' voorshands wel blijkt dat een groot percentage van het relevante publiek de term 'vandaag' voor televisieprogramma's in verband brengt met 'EenVandaag' of 'TweeVandaag', is daarmee nog niet gegeven dat er sprake is van verwarringsgevaar met 'RTL Vandaag'.

Het merk 'RTL', dat door RTL C.S. aan haar programmatitel is toegevoegd, is bij het gemiddelde publiek bekend als commerciële televisiezender en door de toevoeging van deze zenderaanduiding, wordt het programma van RTL c.s. juist onderscheiden van 'EenVandaag'. Het in het oog springende element van de titel is 'RTL' en 'RTL' is een sterk merk. Daarom is niet aannemelijk dat het publiek - ondanks dat het programma van TROS c.s. al eens van zender is verhuisd - zal denken dat 'EenVandaag' nu naar RTL is verhuisd of dat 'RTL Vandaag’(mede) door de TROS en de AVRO gemaakt wordt, dan wel dat er een verband tussen de programma's bestaat. Het publiek kent immers het onderscheid tussen een commerciële en publieke zender en weet dat deze zenders niet snel zullen samenwerken aan een dagelijks actualiteitenprogramma. Terecht heeft RTL c.s, erop gewezen dat slechts 2% van de ondervraagden op de eerste vraag van het onderzoek 'KMVS programmatitel Algemeen', de vraag waar zij de naam 'RTL Vandaag' mee in verband brengen, het programma 'EenVandaag' of 'TweeVandaag' heeft genoemd. De ondervraagden denken eerder meer in zijn algemeenheid aan actualiteiten(programma's) en aan RTL. Voorshands is dan ook onvoldoende gebleken van (indirect) verwarringsgevaar tussen de twee programma's, zodat het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub b alleen daarom al niet kan slagen.

4.6. Tros c.s. heeft voorts een beroep gedaan op artikel 2.20 lid 1 sub c BVE. Voor zover het merk van Tros c.s. al voldoende bekendheid geniet om voor bescherming op grond van deze bepaling in aanmerking te komen en indien al sprake zou zijn van associatiegevaar, hetgeen RTL c.s. heeft betwist, faalt dit beroep reeds omdat TROS c.s.onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat RTL c.s. ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het woordmerk of dat door RTL c.s. afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van 'EenVandaag'. 'RTL Vandaag' wordt op een geheel ander tijdstip uitgezonden (namelijk overdag) dan 'EenVandaag', dat in de avond wordt uitgezonden. Daarmee richten de programma's zich tot een verschillend publiek. Ook de opzet en inhoud van de programma's is verschillend. Tros c.s. heeft verder niet aannemelijk gemaakt dat RTL Vandaag door haar benaming meer kijkers heeft getrokken dan de programma's die voorheen op dezelfde tijd door RTL werden uitgezonden door het element 'vandaag' aan de titel van haar programma toe te voegen. Ten slotte is niet gebleken dat de kijkcijfers van 'EenVandaag' zijn gedaald ten opzichte van dezelfde periode in voorgaande jaren, door het door RTL c.s. nieuw gebrachte programma. Nu er reeds om deze reden geen sprake is van een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c, en evenmin van een inbreuk op grond van 2.20 lid 1 sub d, behoeft de vraag of RTL c.s. een geldige reden heeft voor het gebruik van haar programmatitel geen bespreking meer.

4.7. Conclusie van het voorgaande is dat RTL C.S. geen inbreuk maakt op het woordmerk "EenVandaag' door haar dagelijkse (actualiteiten) programma 'RTL Vandaag' onder deze naam uit te zenden. RTL c,s. handelt ook niet anderszins onrechtmatig jegens TROS C.S. Een en ander geldt ook voor het gebruik van de domeinnaam 'www.rtlvandaag.nl' voor de aan het programma gelieerde website, De door TROS C.S. gevraagde voorzieningen zullen derhalve worden geweigerd.

4.8. TROS c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van RTL C.S. worden veroordeeld. Nu partijen hiervoor een bedrag van € 15.000,- zijn overeengekomen worden de kosten aan de zijde van RTL C.S. op dit bedrag gesteld, inclusief het vast recht van €262,-.

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 7 mei 2009, zaak C-398/07 P, Waterford Wedgwood plc, tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht Oppositieprocedure ingesteld tegen beeldmerkaanvrage Waterford Stellenbosch (klasse 33, ‘met name wijnen geproduceerd in de Stellenbosch streek, Zuid-Afrika’) middels woordmerk WATERFORD (klasse 21 ‘Glaswerk, aardewerk, porseleinen servies(goed) en porselein’).

Het Gerecht van Eerste Aanleg oordeelde eerder (IEF 4211) dat glaswerk en wijn niet soortgelijk zijn en het Hof bevestigt dit oordeel. Ook een sterk onderscheidende vermogen  kan een ‘complete lack of similarity’ niet compenseren.

33. It follows that there may be a likelihood of confusion, notwithstanding a low degree of similarity between the trade marks, where the goods or services covered by them are very similar and the earlier mark is highly distinctive (see, to that effect, Canon, paragraph 19, and Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 21).

34. However, the interdependence of those different factors does not mean that the complete lack of similarity can be fully offset by the strong distinctive character of the earlier trade mark. For the purposes of applying Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94, even where one trade mark is identical to another with a particularly high distinctive character, it is still necessary to adduce evidence of similarity between the goods or services covered. In contrast to Article 8(5) of Regulation No 40/94, which expressly refers to the situation in which the goods or services are not similar, Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 provides that the likelihood of confusion presupposes that the goods or services covered are identical or similar (see, by way of analogy, Canon, paragraph 22).

35. It must be noted that the Court of First Instance, in paragraphs 30 to 35 of the judgment under appeal, carried out a detailed assessment of the similarity of the goods in question on the basis of the factors mentioned in paragraph 23 of the judgment in Canon. However, it cannot be alleged that the Court of First Instance did not did not take into account the distinctiveness of the earlier trade mark when carrying out that assessment, since the strong reputation of that trade mark relied on by Waterford Wedgwood can only offset a low degree of similarity of goods for the purpose of assessing the likelihood of confusion, and cannot make up for the total absence of similarity. Since the Court of First Instance found, in paragraph 35 of the judgment under appeal, that the goods in question were not similar, one of the conditions necessary in order to establish a likelihood of confusion was lacking (see, to that effect, Canon, paragraph 22) and therefore, the Court of First Instance was right to hold that there was no such likelihood.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 april 2009, HA ZA 08-3656, Designer Art India tegen Gedaagde.

Procesrechtelijk incident in zaak over vordering tot nietigverklaring Benelux-merkinschrijvingen. Zekerheidsstelling proceskosten en schadevergoeding. Alleen zekerheid kosten van de instantie waarin de zekerheidstelling wordt gevorderd. Toepasselijk indicatietarief voorshands niet vast te stellen.
 €12.000,-

4.3.(…) Voor zekerheidstelling voor de proceskosten, te maken in de (eventuele) procedures in hoger beroep en in cassatie, is evenwel geen plaats, aangezien uit de bewoordingen van het hiervoor genoemde artikel volgt dat de zekerheidstelling slechts betrekking kan hebben op de kosten van de instantie waarin de zekerheidstelling wordt gevorderd (vergelijk Hof ’s-Hertogenbosch 5 oktober 2004, LJN: AR4320). De rechtbank merkt in dit verband op dat [gedaagde] ingevolge artikel artikel 353 lid 2 Rv en artikel 414 Rv in verdere instantie(s) (aanvullende) zekerheid van [eiseres] kan vorderen, althans in het geval [eiseres] appellante dan wel eiseres tot cassatie is.

4.4. (…) Ofschoon in de oudere zaak (in tegenstelling tot het kort geding) ook aandacht wordt besteed aan het nietigheidsvraagstuk, wordt voor het juridische kader daarvan naar de onderhavige procedure verwezen. Bijgevolg ligt het in de rede dat [gedaagde] de kosten met betrekking tot de nietigheid van de Beneluxmerken (met name) in de onderhavige procedure zal maken. De rechtbank verwerpt daarenboven het verweer van [eiseres] dat voor de hoogte van de zekerheid aansluiting moet worden gezocht bij de categorie ‘eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek’, zoals bedoeld in de regeling Indicatietarieven in IEzaken, aangezien thans niet vaststaat of de onderhavige procedure tot deze categorie zal worden gerekend.

4.6. De rechtbank zal gelet op hetgeen hiervoor is overwogen de hoogte van de door [eiseres] te stellen zekerheid begroten op € 12.000.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ´s-Gravenhage, beschikking van 28 april 2009, zaaknr. 200.012.275/01, BV Verkoopmaatschappij FRENKO tegen FRIGOR A/S (met dank aan het BBIE en met dank aan Remco M.R. van Leeuwen, Van Doorne, voor de achterliggende beschikking)

Update, nu met achterliggende beschikking: Merkenrecht. Benelux -oppositieprocedure  tussen identieke logo's ("Frigor heeft volgens Frenko geen enkel redelijk belang bij haar oppositie, terwijl Frenko wél belang heeft bij het nieuwe depot, namelijk om te kunnen optreden tegen anderen dan Frigor."). Prejudiciële vragen aan het BenGH over de oppositieprocedure. Wat te doen bij een mogelijk misbruik van bevoegdheid of onbehoorlijk handelen, en is het ook aan het BBIE of alleen aan de rechter om iets met dat gegegeven te doen?

Gelet hierop, zal het hof, in aanmerking genomen de hiervoor weergegeven reacties van partijen, het Benelux Gerechtshof de volgende prejudiciële vragen voorleggen:

A. Laat het BVIE, meer in het bijzonder artikel 2.14 lid 1 van dat verdrag, ruimte voor het oordeel dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie op de voet van die bepaling niet aan de deposant of houder van een ouder merk toekomt wanneer sprake is van omstandigheden die leiden tot de conclusie dat de bevoegdheid wordt misbruikt, respectievelijk dat de opposant door het gebruik van die bevoegdheid onbehoorlijk handelt jegens de deposant van het jongere merk?

B. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: onder welke omstandigheden kan worden aangenomen dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie niet aan de deposant of houder van een ouder merk, als bedoeld in artikel 2.14 lid 1 BVIE, toekomt?

C. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: moet, wanneer een dergelijk verweer in de oppositieprocedure wordt gevoerd, ook het Bureau dat verweer beoordelen of is dat slechts ter beoordeling aan de rechter bedoeld in artikel 2.17 BVIE?

D. Meer in het algemeen zou het hof graag vernemen of in een oppositieprocedure, na de beslissing van het Bureau, een algemeen rechtsbeginsel, niet zijnde een louter nationaal rechtsbeginsel, kan leiden tot vernietiging van de inschrijving.

Lees de beschikking en de achterliggende beschikking hier.

Gerechtshof ´s-Gravenhage, 21 april 2009, zaaknr. 200.017.078/01, Koninklijke KPN N.V. tegen BBIE

Merkenrecht. Woordmerk, of beter cijfermerk 1333. Hof bekrachtigd de weigering tot inschrijvingen van het BBIE. Wellicht nootwaardig, maar eerst even kort:

9 Ad A. Naar het oordeel van het hof zal het relevante publiek het cijfer 1333 niet zien als een teken dat waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Dit blijkt ook uit een door KPN ten processe overgelegd en door het Bureau in zoverre niet betwist rapport van TNS NIPO van 22 januari 2009, waaruit volgt dat 80% van de ondervraagden de vraag waaraan men denkt bij 1333, niet heeft beantwoord (“weet niet”),Hoewel het rapport dateert van anderhalf jaar na het depot, is door KPN niet gesteld dat de beantwoording van de vragen ten tijde van het depot anders zou zijn geweest, noch is daarvan gebleken. Zelfs wanneer het teken wordt gebruikt in de context van telecommunicatiediensten (15 % van de ondervraagden heeft geantwoord te denken aan telecom- of een informatiedienst) zegt dat weinig, nu de vraagstelling luidde: “Ik zou u iets willen vragen over telecomdiensten.” Daarom moet het ervoor worden gehouden dat het teken 1333 niet geschikt is om de waren en/of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en van de waren en/of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Een beroep op inburgering is in deze procedure niet gedaan. Dit betekent dat het teken thans ieder onderscheidend vermogen mist, zodat het op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub b BVIE niet voor inschrijving in aanmerking komt.

10. Ad B. Indien het argument sub B juist zou zijn en het teken onderscheidende kracht zou hebben omdat het door het relevante publiek wordt opgevat als telefoonnummer en men het nummer ziet als een teken dat bepaalde (via dat nummer beschikbare diensten) onderscheidt van andere diensten, wordt - ten overvloede - nog het volgende overwogen. Naar het oordeel van het hof zal - uitgaand van deze veronderstelling - het relevante publiek het teken dan begrijpen als een telefoonnummer dat onder meer verwijst naar bepaalde waren en diensten op het gebied van de telefonie/telecommunicatie, zoals telecommunicatie(netwerk)apparatuur, (mobiele) telefoontoestellen en voorlichting inzake het aanpassen en actualiseren van (tele)communicatieapparatuur, zodat het teken ten aanzien van die waren en diensten beschrijvend is. Nu het teken mede is gedeponeerd voor deze waren en diensten en een beperking van de goederen en/of diensten in deze procedure niet aan de orde is, zal het teken op grond van artikel 2.11, lid 1, aanhef en sub c BVIE voor inschrijving als merk niet in aanmerking komen.

11. Aan het vorenstaande doet niet af dat door het Bureau dan wel door buitenlandse toetsende instanties depots bestaande uit cijfers als merk zijn ingeschreven, nu elk depot immers op zijn eigen merites moet worden beoordeeld. Ook een beroep op de harmonisatie van het merkenrecht in Europa. naar het hof begrijpt ingevolge de Eerste richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988, PbEG 1988 L 40/1 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, maakt dit niet anders, evenmin als het - voor zover in deze procedure gehandhaafde - beroep op (het Nederlandse) rechtsbeginsel van de rechtszekerheid (brief van KPN van 5 februari 2008).

Lees de beschikking hier (website BBIE).

GvEA, 29 april 2009, zaak T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG tegen OHIM.

Gemeenschapsmerkenrecht. Onterechte weigering gemeenschapsbeeldmerk α (alcoholhoudende dranken).

45. De principiële weigering om enig onderscheidend vermogen toe te kennen aan letters op zich, die aldus wordt uitgedrukt zonder voorbehoud en zonder beroep op het in punt 39 supra in herinnering gebrachte concrete onderzoek, druist in tegen de bewoordingen zelf van artikel 4 van verordening nr. 40/94, dat de letters rekent tot de voor grafische voorstelling vatbare tekens die een merk kunnen vormen, voor zover zij de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.

46. Bovendien blijkt uit de rechtspraak dat artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geen onderscheid maakt tussen de verschillende categorieën van merken en dat de criteria om te beoordelen of merken bestaande uit één letter onderscheidend vermogen hebben, die zijn welke ook gelden voor de andere categorieën van merken.

47. Om het door deze bepaling vereiste minimum aan onderscheidend vermogen te hebben, moet het aangevraagde teken alleen a priori geschikt lijken om het relevante publiek in staat te stellen de herkomst van de in de gemeenschapsmerkaanvraag opgegeven waren of diensten te herkennen en deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst te onderscheiden.

(…) 52. De kamer van beroep mocht dus de inschrijving van de letter „α” niet weigeren op grond van het argument inzake de beschikbaarheid van tekens, aangezien deze overweging geenszins een concreet onderzoek uitsluit van de geschiktheid van het aangevraagde merk om de waar of dienst waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waar of dienst van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

(…) 55. De nieuwe documenten die het BHIM als bijlagen B1 en B2 bij zijn memorie van antwoord heeft overgelegd ten bewijze dat het relevante publiek de hoofdletter alpha „Α” zal opvatten als een aanduiding van de kwaliteit van wijnen, hebben – zo deze al ontvankelijk zijn – in casu geen bewijskracht, aangezien zij uitsluitend betrekking hebben op wijnen en niet op de in geding zijnde alcoholhoudende dranken, zoals het BHIM ter terechtzitting heeft erkend, en aangezien de letters op de reproducties van de wijnflessen in de bijlagen niet dezelfde zijn als de letter „α”, worden gecombineerd met een andere letter, of een van de bestanddelen van de handelsnaam van een wijnhandelaar vormen.

56. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door het ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken louter af te leiden uit de afwezigheid van grafische wijzigingen of versieringen ten opzichte van het lettertype Times New Roman, zonder over te gaan tot een concreet onderzoek van de geschiktheid van het teken om in de ogen van het relevante publiek de betrokken waren te onderscheiden van die afkomstig van verzoeksters concurrenten.

57. Bijgevolg moet het eerste middel worden toegewezen en de bestreden beslissing worden vernietigd, zonder dat de twee andere door verzoekster aangevoerde middelen hoeven te worden onderzocht.

Lees het arrest hier.