Woord- en of beeldmerk  

"De rechtbank is van oordeel dat partijen rechtens onvoldoende belang hebben bij hun vorderingen. [...] Volgens partijen staat enkel ter discussie op welke wijze deze overdracht dient te geschieden. Blijkens de wederzijdse stellingen bestaat deze discussie kennelijk omdat volgens partijen in de juridische literatuur onzekerheid bestaat over deze kwestie. De rechtbank overweegt echter dat de van toepassing zijnde regelgeving duidelijk is over de wijze van overdracht van rechten als de onderhavige. Ingevolge de BMW is immers een schriftelijk stuk vereist -een onderhandse akte volstaat derhalve- en kan het recht voorts voorwerp zijn van een licentie. Ingevolge de verordening dient de overdracht van een gemeenschapsmerk eveneens schriftelijk te geschieden en kan ook dit merk voorwerp zijn van een licentie. Het door partijen gestelde belang bij de gevorderde verklaringen voor recht met betrekking tot de wijze van overdracht ontbreekt derhalve naar het oordeel van de rechtbank. De omstandigheid dat in de literatuur onzekerheid bestaat vormt naar het oordeel van de rechtbank een onvoldoende belang nu in de wetgeving en de jurisprudentie geen onzekerheid bestaat. De rechtbank leidt bovendien uit de stellingen van partijen, alsmede uit de door [eiser] overgelegde stukken af dat de door partijen bedoelde onzekerheid in de literatuur -overigens aangezwengeld door [eiser] zelf- niet zozeer bestaat ten aanzien van de wijze van overdracht, maar ten aanzien van de vraag of het recht een registergoed is in de zin van artikel 3:10 BW en of de verordening een wet is in de zin van artikel 3:83 derde lid BW. Het antwoord op deze vraag is met het vorenoverwogene weliswaar niet gegeven, doch door partijen is niet voldoende gesteld welk concreet belang zij hebben bij hun vorderingen voor zover deze laatstgenoemde kwesties betreffen. Blijkens de stellingen van partijen wensen zij immers in verband met de tussen hen gesloten overeenkomst zekerheid over de wijze waarop de rechten dienen te worden overgedragen.

[...] De rechtbank overweegt voorts dat, voor zover bij beide partijen kennelijk vrees bestaat dat een onderhandse akte, ondanks de bestaande regelgeving en jurisprudentie, niet het door hen beoogde gevolg zal hebben, het partijen vrij staat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken.
[...] Concluderend leidt de rechtbank uit de wederzijdse stellingen en de overgelegde stukken af dat beide partijen antwoord wensen te verkrijgen op een vraag die enkel in de juridische literatuur speelt. Zij is van oordeel dat deze wens een juridische beoordeling van de onderhavige rechtsvorderingen niet rechtvaardigt. De rechtbank zal daarom zowel de vordering in conventie als de vordering in voorwaardelijke reconventie afwijzen. Lees hier het vonnis.

Opvallend is dat beide partijen een markonderzoek hebben laten verrichten inzake het verwarringsgevaar. Het onderzoek van PepsiCo betrof een straatinterview waarbij aan de personen een kaart met de tekst IPSEI werd getoond met de mededeling en vraag “Dit is de naam voor een frisdrank. Wilt u mij vertellen waar u aan denkt bij deze naam?” 73% antwoordde: “Pepsi” of “Pepsi Cola”. Het onderzoek van Coca-Cola betrof ook een straatinterview. Voorbijgangers werden het flesje ípsei getoond met de vraag “Dit gesprek gaat over een niet alcoholische drank. Wilt u deze afbeelding eens bekijken. <pauze> Wilt u mij eens vertellen waar u aan denkt als u deze afbeelding ziet?” 2% antwoordde: “Pepsi” of “Pepsi Cola.” De voorzieningenrechter laat zich als volgt uit over de markonderzoeken. “Dit betekent dat er op beide onderzoeken kritiek valt te leveren, en er is dan ook geen aanleiding om in dit kort geding verder in te gaan op deze “battle of surveys” maar wel om te constateren dat geen van de in deze procedure gepresenteerde resultaten van enig marktonderzoek aanleiding geeft om terug te komen van het in r.o. 13 uitgesproken oordeel.”

Het is aardig om te zien hoe de voorzieningenrechter en het Landgericht hebben geoordeeld over de overeenstemmingsvraag.

Visuele overeenstemming

“Wat het visuele aspect betreft is duidelijk dat er in elk geval sprake is van overeenstemmende punten waar gaat om het aantal letters (5), het gebruik van dezelfde letters (e, i, p, en s), dezelfde laatste letter (i) en het voorkomen van de combinatie ps. Daar staan evenwel belangrijke verschillen tegenover, die in hoofdzaak betrekking hebben op de opmaak van het woord ípsei zoals dat wordt waargenomen door het publiek. Dat woord kenmerkt zich immers doordat (a) het is geschreven in kleine letters en niet in hoofdletters zoals het merk PEPSI, (b) de eerste twee letters vet zijn gedrukt en de laatste drie letters niet en (c) op de eerste letter een opvallend accent voorkomt. Door deze verschillen in opmaak, gevoegd bij de andere combinatie van letters ten opzichte van PEPSI levert het teken ípsei naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een zodanig andere totaalindruk op dan het ingeroepen merk dat niet van een relevante mate van overeenstemming kan worden gesproken.”

Landgericht Hamburg heeft hierover het volgende gezegd: “Dennoch ist der optische Gesamteindruck der beiden Worte höchst unterschiedlich, da seitens PEPSI nur Großbuchstaben verwendet werden, ípsei hingegen ausschließlich aus kleinen Buchstaben besteht. Insbesondere der Anfangsbuchstabe “í” des Verletzungszeichens ist, weil er klein geschrieben ist und einen im Deutschen nicht bekannten Akzent auf dem “i” trägt, außergewöhnlich und prägend für das Zeichen. Da die ersten zwei Lettern zudem im Fettdruck präsentiert werden, fallen sie besonders ins Auge. Diese Merkmale finden sich im Schriftbild von PEPSI nicht wieder. Insgesamt kommen dem Verbraucher bei der visuellen Betrachtung von ípsei keine Assoziationen an PEPSI, wie die Kammer selbst zu beurteilen vermag”

Auditieve overeenstemming

“Boordeling van een mogelijke auditieve overeenstemming tussen PEPSI en ípsei voert tot dezelfde slotsom. De op zich duidelijk aanwezige overeenstemmende factor, bestaand in het voorkomen van de klank ps in merk en teken, is in elk geval onvoldoende om tot overeenstemming te concluderen. PepsiCo heeft (niet in de dagvaarding, doch voor het eerst) ter terechtzitting het standpunt betrokken dat in een belangrijk gedeelte van de Europese Unie, waaronder, naar de voorzieningenrechter begrijpt, Engeland en Nederland, het woord ípsei zal worden uitgesproken als IPSI. Die –door Coca-Cola uitdrukkelijk en gemotiveerd bestreden- stelling is, voorshands oordelend, onjuist. De Nederlandse taal voert immers dwingend tot een uitspraak van de laatste lettergreep van ípsei als -sei zoals in “wei” en niet als -si zoals (bijvoorbeeld) in Pepsi. PepsiCo heeft geen overtuigende bewijzen overgelegd dat dit in enig relevant onderdeel van het taalgebied van de Europese Unie anders zou zijn.”

Landgericht Hamburg heeft hierover het volgende gezegd: “Auch klanglich unterscheiden sich die gegenüberstehenden Marken so deutlich von einander,dass eine Verwechslungsgefahr nicht zu befürchten ist. Schon die jeweils betonten ersten Silben “pe” und “ip” sind phonetisch durch das harte, stimmlose “p” einerseits und das weiche, offene “i” andererseits sehr unterschiedlich. Nach dem allein übereinstimmenden “ps” stehen sich sodann “ih” und “ai” gegenüber, denn jedenfalls für die deutschsprachigen Verkehrskreise ist zu erwarten, dass sie ípsei wie “ipsai” und nicht wie “ipsäi” oder gar “ipsi” aussprechen. Da also Anfangs- und Endlaute der Bezeichnungen so deutlich von einander abweichen, ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass es auch unter akustisch schwierigen Bedingungen - etwa in dem von der Antragstellerin angeführten Sportclub oder der Diskothek - nicht zu Missverständnissen kommen wird.”

Was den gemaserten oberen und unteren Flaschenbereich betrifft, so ist dieses Merkmal nur von Nahem und nur nach einer eher aufmerksamen Prüfung wahrnehmbar und wird daher nicht die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers erregen.

Daraus folgt, dass die Form der Flasche bei einer Beurteilung des von ihr hervorgerufenen Gesamteindrucks in Bezug auf die in der Markenanmeldung beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig ist.

Folglich muss sich das HABM bei der Prüfung der Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke auf die der Anmeldung beigefügte Wiedergabe der angemeldeten Marke und gegebenenfalls auf die in dieser Anmeldung enthaltende Beschreibung beziehen. Daraus ergibt sich, dass das HABM Merkmale der angemeldeten Marke, die nicht in der Anmeldung und den sie begleitenden Unterlagen enthalten sind, nicht berücksichtigen kann.

Im vorliegenden Fall war die Goldfärbung der Ware weder in der der Anmeldung beigefügten grafischen Wiedergabe noch in der in dieser Anmeldung enthaltenen Beschreibung angegeben. Somit war die Limonadenfarbe entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht Gegenstand der Markenanmeldung.

(..)ist zu bemerken, dass das Vorbringen der Klägerin zu der Neigung der Wettbewerber zur Vermarktung ähnlicher Produkte in mehr oder minder identischer Verpackung nicht entscheidungserheblich ist. Ein solches Verhalten mag zwar unter Umständen für das nationale Recht des unlauteren Wettbewerbs relevant sein, kann aber einem Zeichen, dem Unterscheidungskraft von vornherein fehlt, nicht zu einer solchen verhelfen. Lees arrest.

"Begripsmatig kan de Franse consument, zoals verzoekster heeft opgemerkt (zie punten 18 en 19 hierboven), het woord „Nicky” opvatten als een verkleinwoord van de voornamen Nicolas of Nicole. Het belang van dit argument wordt echter ten dele bepaald door de aard van de betrokken waren en de omstandigheden waarin ze in de handel worden gebracht. Bijgevolg mag dit argument niet los van de andere eventueel relevante factoren worden beoordeeld.

Aangezien de tekens in bepaalde opzichten (zie punten 34 en 35 hierboven) overeenstemmen, heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat een vergelijking van de waren noodzakelijk was om in casu het verwarringsgevaar globaal te beoordelen. Dit is met name het geval wanneer er tussen de tekens elementen van – zelfs geringe – overeenstemming bestaan die in het kader van een globale beoordeling kunnen worden afgezwakt door andere factoren, zoals de aard van de waren en de omstandigheden waarin ze in de handel worden gebracht.

Wanneer de conflicterende tekens niet overduidelijk volledig van elkaar verschillen, doch er een aantal elementen van overeenstemming en een aantal mogelijke punten van verschil bestaan, mag het respectieve belang daarvan immers niet los van elkaar worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, met inachtneming van alle relevante factoren (zie punt 29 hierboven).

Uit het voorgaande volgt dat het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, dient te worden afgewezen."
Lees hier het arrest.

35     Wat de afwijkende voorstelling van deze elementen in de gebruikte vorm betreft, dient te worden vastgesteld dat noch de typografie van het element „bus” noch de kleuren, wit en zwart, van het oudere merk bijzonder origineel of ongebruikelijk zijn in elk van de twee vormen van het oudere merk. De variatie op dit punt tast het onderscheidend vermogen van dit merk derhalve niet aan.

68. Met betrekking tot de opzoeking in de databank Cedelex, zij opgemerkt dat het feit alleen dat een aantal merken voor klasse 35 het element „bus” bevatten, niet volstaat als bewijs dat dit element thans nog slechts een zwak onderscheidend vermogen bezit door het veelvuldige gebruik ervan in de betrokken sector. Enerzijds verstrekt deze opzoeking geen enkele informatie over de merken die daadwerkelijk voor de betrokken diensten worden gebruikt. Anderzijds heeft zij betrekking op een aantal merken waarin het woord „bus” op beschrijvende wijze voor openbaarvervoerondernemingen wordt gebruikt.

Tegen deze beslissing is Sadas op haar beurt tevergeefs in hoger beroep gekomen. De Kamer van Beroep heeft het beroep verworpen. “Zij heeft geoordeeld dat, gelet op de belangrijke gelijkenissen tussen de betrokken merken en het feit dat de desbetreffende waren dezelfde zijn en dat het oudere merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft en op de markt bekend is, de visuele en fonetische verschillen voortvloeiend uit de aanwezigheid van de termen ” ET “ en “ FELICIE ” in het aanvraagde merk, niet in staat zijn, voor de waren van klasse 25 verwarringsgevaar bij de Franse consument uit te sluiten “.

Vervolgens probeert Sadas haar gelijk te halen bij het GvEA. Het Gerecht sluit zich echter grotendeels aan bij de beslissing van de Kamer van Beroep.

Het Gerecht stelt eerst vast wie het relevant publiek is. “De bestreden beslissing is uitsluitend gebaseerd op het oudere Franse merk, wat door partijen niet wordt betwist. Derhalve moet het Gerecht zijn onderzoek beperken tot het gevaar van verwarring van het aangevraagde merk met het oudere Franse merk, en dus tot het Franse grondgebied”. Nu het gaat om gangbare consumptiegoederen, namelijk kleding bestaat het relevante publiek volgens het Gerecht uit de gemiddelde Franse consument.

Het Gerecht is van mening dat de door het oudere merk aangeduide waren dezelfde zijn als de door verzoekster geclaimde waren. “In casu is het oudere merk ingeschreven voor “confectie- en maatkleding, met inbegrip van laarzen, schoenen en pantoffels” van klasse 25. De door verzoekster geclaimde waren die in het onderhavige geding aan de orde zijn, zijn “kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel); hoofddeksels, al deze waren voor kinderen en verkocht via postorder en in gespecialiseerde kledingzaken die de waren uit de catalogus verkopen”, die ook tot klasse 25 behoren.”

De tekens stemmen volgens het Gerecht visueel en auditief en begripsmatig overeen. Visueel: “Aangezien het oudere merk Arthur volledig in het aangevraagde merk ARTHUR ET FELICIE voorkomt, weegt het verschil bestaande in de toevoeging van de termen „et” en „Félicie” aan het einde van het aangevraagde merk niet op tegen de overeenstemming die wordt gecreëerd door het identieke dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk, te weten de term „Arthur”.”

Auditief: “Het feit dat het teken waaruit het oudere merk bestaat, volledig in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk voorkomt, wettigt immers de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische overeenstemming.”

Begripsmatig: “Aangezien zij dezelfde mannennaam bevatten, is een zekere begripsmatige overeenstemming niet uitgesloten, ook al lijkt het aangevraagde merk betrekking te hebben op een paar. De toevoeging van een vrouwennaam aan de voornaam Arthur kan immers de indruk wekken dat het gaat om een uitbreiding of een variant van het merk dat alleen uit de voornaam Arthur bestaat.”

Verwarringsgevaar wordt ook aangenomen. LTJ Dffusion heeft aangetoond dat het teken ARTHUR een bekend merk is. Dit wordt ook erkend door het BHIM. Sadas betwist dat het oudere merk van huis uit een groot onderscheidend vermogen heeft, maar niet de bekendheid als zodanig. Het Gerecht verwerpt het argument van verzoeksters dat de coëxistentie van het oudere merk en het Franse merk ARTHUR ET FELICIE in casu elk verwarringsgevaar uitsluit. De Franse rechter heeft dit merk na jarenlang procederen nietig verklaard. Ook de bekendheid van het teken ARTHUR ET FELICIE in Frankrijk baat Sadas niet. “Bovendien zij eraan herinnerd dat de vergelijking van de betrokken waren moet gebeuren op basis van de beschrijving van de waren die bij de inschrijving van het oudere merk is gegeven. Deze beschrijving bevat geen enkele beperking met betrekking tot de wijze waarop de door het oudere merk aangeduide waren kunnen worden verkocht.” “Verder komt het in de kledingsector vaak voor dat hetzelfde merk verschillende verschijningsvormen heeft naar gelang van het erdoor aangeduide type waren. Ook is het gebruikelijk dat eenzelfde onderneming ter onderscheiding van verschillende productlijnen (voor vrouwen, mannen, jongeren) gebruik maakt van submerken, te weten tekens die van een hoofdmerk worden afgeleid en met dit merk een dominerend element gemeen hebben.” Het Gerecht verwerpt het beroep. Lees het arrest hier.>

Het Gerecht oordeelt: “Daarbij komt dat het visuele verschil tussen de twee tekens, dat is gecreëerd door het verschillende karakter van deze twee woordelementen, wordt versterkt door de aanwezigheid van de (…) bijzondere beeldelementen in het aangevraagde merk. Dienaangaande zij gepreciseerd dat (…) het feit dat een teken zowel uit beeld- als uit woordelementen bestaat, niet automatisch impliceert dat het woordelement altijd als het dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt.”

“In deze omstandigheden dient te worden geconcludeerd dat, hoewel de door de betrokken merken aangeduide waren dezelfde of zeer soortgelijk zijn, op grond van de visuele en begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens elk verwarringsgevaar bij het relevante publiek kan worden uitgesloten. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd dat er geen gevaar voor verwarring van het aangevraagde merk met het oudere merk bestaat.” Lees hier het arrest.