Woord- en of beeldmerk  

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 33 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie april 2013.

Hof van Beroep Brussel 26 juni 2013, zaaknr. 2012/AR/2164 (Protea Biopharma tegen BBIE)
Merkenrecht. Afwijzing. Eiseres heeft het woordmerk 4ME gedeponeerd voor farmaceutische en medische producten/diensten. Het BBIE weigert de inschrijving omdat het beschrijvend van aard is, "het kan immers dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de waren; de spellingswijze heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op".

Geklaagd wordt over de beperkte motivering van de voorlopige weigeringsbeslissing, deze is nauwelijks meer dan met een stereotiepe formule waarmee wordt verwezen naar de verdragsregels die de absolute weigeringsgronden bepalen. Daaraan wordt voorbij gegaan. Het besluit luidt dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten. De gemiddelde consument in de Benelux voldoende is vertrouwd is met de Engelse taal om 4ME na vertaling te vatten in hun gewone betekernis.

Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelfs zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’. De vordering wordt verworpen.

23. Zodoende, zelfs indien de definitieve weigeringsbeslissing ontoereikend is gemotiveerd, dan nog kan de BOlE tijdens de rechtspleging voor het hof alle relevante feiten en beschouwingen aanvoeren dat staving van het standpunt dat de absolute weigeringsgronden zich tegen de inschrijving van het merk verzetten. Zou de BOlE die pertinente feiten en verdragsregels niet aanvoeren, dan zou het hof dit ambtshalve dienen te dien indien het de overtuiging is toegedaan dat er effectief een absolute weigeringsgrond voorhanden is.

32. Het door eiseres gedeponeerde teken is samengesteld uit één cijfer en twee letters, die geheel tegen elkaar zijn geschoven, zonder enige ornamentele component, achtergrond of kleur. Het vertoont geen enkel opvallend visueel kenmerk en kan niet anders worden gepercipieerd dan in een verbaal cognitieve context. Het kan na perceptie niet anders worden geduid dan door het uit te spreken. Dat die perceptie ook voor ogen stond bij de keuze van het teken, moge ook blijken uit het feit dat de drie tekens (4, M en E) zonder meer tegen elkaar werden geschoven, zodat ze ook als één geheel worden voorgesteld.

33. Uit één en ander volgt dat de onderscheidende kracht van het teken 4ME moet worden beoordeeld vanuit zijn verbaal cognitieve perceptie door het doelpubliek.
(...)
Evenwel ziet die bewering over het hoofd dat wanneer het doelpubliek met een dergelijk verbaal cognitief teken wordt  geconfronteerd en er geen enkele andere aandachtstrekker mee verbonden is, het precies zal trachten er een uitspreekbare betekenis aan te geven.

34. Het Iijdt geen twijfel dat de gemiddelde consument op het territorium van de Benelux voldoende vertrouwd is met de Engelse taal om die woorden na vertaling te vatten in hun gewone betekernis. Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelft zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’.
Dit zal des te meer het geval zijn, nu, zoals verweerster aangeeft, de afgekorte woordterm ‘4me’ in vele combinaties wordt gebruikt door ondernemingen die heel verschillende waren of diensten aanbieden.

36. Het besluit luidt dan dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten waardoor het deze zou kunnen doen herkennen als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Airbus / OHMI (NEO) - Bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw te toetsen
B-C) GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes / american blend sur fond bleu / rouge) - Beperkt onderscheidend vermogen ouder merk; totaalindruk geldt ook voor blauw en rood
D) Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) - Aanvullende overwegingen kunnen niet leiden tot vernietiging
E) ALOA vs ALOHA 100% Natural

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-236/12 (Airbus / OHMI (NEO))  - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1387/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NEO” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 7, 12 en 39. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen. De kamer van beroep heeft haar bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw de absolute weigeringsgronden te toetsen.

25 Het is juist dat verzoekster in de onderhavige zaak beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker in haar geheel heeft ingesteld bij de kamer van beroep, maar dit neemt niet weg dat de kamer van beroep volgens artikel 59, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 enkel rechtmatig uitspraak kon doen over verzoeksters vorderingen voor zover die door de lagere instantie waren afgewezen.

26 Hieruit volgt dat de kamer van beroep haar bevoegdheid, zoals die is gedefinieerd in artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 59, eerste zin, van deze verordening, heeft overschreden doordat zij de gemeenschapsmerkaanvraag met betrekking tot de in deze aanvraag vermelde diensten ambtshalve opnieuw aan de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 heeft getoetst, en zij heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ter aanduiding van die diensten elk onderscheidend vermogen miste in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van deze verordening.

67 Aangezien het eerste middel, dat op schending van artikel 64, lid 1, en artikel 59 van verordening nr. 207/2009 is gebaseerd, gegrond is, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd voor zover daarbij is vastgesteld dat het aangevraagde merk beschrijvend van aard is en elk onderscheidend vermogen mist in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening, nr. 207/2009, wat de diensten van klasse 39 betreft, waarvoor inschrijving door de onderzoeker was toegestaan. Aangezien de andere middelen ongegrond zijn, moet het beroep voor het overige worden verworpen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-78/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen „LIBERTE brunes” bevat, voor waren van de klassen 25, 30 en 34, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2109/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 december 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de communautaire woord- en beeldmerken die de woordelementen „LA LIBERTAD” bevatten, voor waren van de klassen 14 en 34. Het beroep wordt afgewezen. Een beperkt onderscheidend vermogen van een ouder merk kan alsnog tot verwarringsgevaar leiden, doordat de tekens en de waren overeenstemmen.

51 Zu dem Vorbringen, das Wort „LIBERTAD“ sei ein Begriff der spanischen Alltagssprache und weise daher eine geringe Kennzeichnungskraft auf, ist festzustellen, dass die geringe Kennzeichnungskraft einer Marke in Bezug auf die von dieser Marke erfassten Waren zu beurteilen ist. Im vorliegenden Fall ist der Begriff „LIBERTE“ für die betreffenden Waren nicht beschreibend und steht mit diesen in keinem unmittelbaren Zusammenhang, wie die Beschwerdekammer ebenfalls in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung konstatierte. Folglich ist dieses Vorbringen nicht begründet.

52 Jedenfalls steht die Anerkennung einer nur geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht der Feststellung entgegen, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht. Zwar ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, doch stellt sie nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Auch im Fall einer älteren Marke mit nur geringer Kennzeichnungskraft kann deshalb insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren Verwechslungsgefahr bestehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

53 Nach alledem ist der einzige Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-205/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu))  - dossier en Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-206/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge))  - dossier

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-106/12 (Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN))  - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ALPHAREN” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R1235/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 december 2011 houdende verwerping, voor de tweede maal, van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale woordmerken „ALPHA D3” voor waren van klasse 5 is ingesteld, na de gedeeltelijke vernietiging van de aanvankelijke beslissing bij het arrest van het Gerecht van 9 februari 2011 in zaak T-222/09, Ineos Healthcare/BHIM - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN). Het beroep wordt toegewezen. De beslissing is volledigheidshalve aangevuld met overwegingen, deze aanvullende overwegingen kunnen niet tot de vernietiging leiden.

55 First, however, it is apparent from paragraph 59 of the contested decision that, according to the Board of Appeal, the information filed solely by the parties in the proceedings which led to the 2009 decision, together with the information filed by Teva in reply to the Board of Appeal’s communication, was sufficient for it to rule on the similarity of the goods at issue, with no need to rely on the documents discovered through its own preliminary investigation.

56 Secondly, that finding is borne out by paragraphs 65 to 78 of the contested decision, from which it is clear that, for the purposes of assessing the similarity of the goods at issue, the Board of Appeal did not rely on the information which had made the 2009 decision unlawful. It follows that the Board of Appeal’s considerations in paragraphs 42, 47 and 58 of the contested decision must be regarded as having been included for the sake of completeness.

58 Consequently, the present plea must be rejected as ineffective.

59 It follows from all of the foregoing that the contested decision must be annulled.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-243/13 (Warsteiner/OHMI (ALOHA 100% NATURAL)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „ALOHA 100 % NATURAL” voor waren van klasse 32 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1058/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „ALOA” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen, omdat er verwarringsgevaar bestaat.

38 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass zum einen die in Rede stehenden Waren identisch sind und zum anderen die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt ähnlich sind. Insbesondere weisen diese Zeichen einen gewissen Grad an visueller Ähnlichkeit, der zumindest als ein mittlerer Grad eingestuft werden kann, und einen erhöhten Grad an klanglicher Ähnlichkeit auf. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass das Wort „ALOHA“, das das dominierende Element der angemeldeten Marke bildet, die ältere Marke vollständig wiedergibt und bloß den zusätzlichen Buchstaben „H“ enthält, der nicht geeignet erscheint, beim relevanten Publikum eine hinreichende Wirkung zu erzeugen.

Supreme court of appeal of South Africa 28 februari 2013, 187/12 [2013] ZASCA 3 (Adidas AG and Another v Pepkor Retail Ltd)
Zie eerder IEF 10695. Merkenrecht. "Passing off". Adidas beroept zich op haar bekende drie parallelle strepenmerk. Pepkor gebruikt twee of vier parallelle strepen op haar sportschoenen.

Het gebruik van twee en vier evenwijdige strepen op schoenen wordt als merkgebruik aangemerkt en niet als versiering of ter verfraaiing. Het is niet ontoelaatbaar dat Adidas de omvang van haar merkrechten oprekt. Het feit dat het drie-strepen-merk van Adidas zo bekend is, vergroot het verwarringsgevaar.

De tekens van Pepkor, bestaande uit twee brede strepen, zijn overduidelijk anders en niet verwarringwekkend gelijk aan de merken van Adidas. Twee schoenen van Pepkor met vier strepen erop maken wel inbreuk op de merkrechten en het wordt Pepkor verboden om deze schoenen aan te bieden alsof zij van Adidas af (kunnen) komen.

[11] The first appellant alleged that the respondent was infringing its rights in terms of s 34(1)(a) of the Act by using two and four parallel stripes of a particular configuration on six different items of sporting footwear, which included five trainers and one soccer boot5 and are depicted in the schedule at the end of this judgment.6 These are -
(1) The LDS Sports shoe bearing four stripes (annexures TB8 and AA16); [red. niet toegestaan]
(2) The Mens’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB9 and AA17); [red. niet toegestaan]
(3) The soccer boot bearing four stripes (annexures TB10, AA18 and AA19); [red. wel toegestaan]
(4) The Boys’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB11, AA20 and AA21); [red. wel toegestaan]
(5) The ‘Hang Ten’ shoe bearing two stripes (annexures TB12, AA22 and AA23); [red. wel toegestaan]
(6) The ‘Girls Must Have’ shoe bearing two stripes (annexures TB13, AA24 and AA25). [red. wel toegestaan]

[25] When making the comparison it is permissible to refer to the trademarks as they are applied to the appellants’ sporting footwear. When this is done, it is immediately apparent, on first impression, that the four stripe marks on the respondents soccer boot (TB10) and the respondent’s Boys ATH Leisure Shoe (TB11) and the two stripe marks on the respondent’s ‘Hang Ten’ sports shoe (TB12) and the respondent’s ‘Girls Must Have’ shoe (TB13) are not similar to the first appellant’s trademarks and consequently that there is no likelihood of deception or confusion. That leaves the four mark stripe on the LDS Sportshoe (TB8) and on the Men’s ATH Leisure Shoe (TB9).

[34] It will be convenient to deal first with the alleged passing off of the ‘Hang Ten’ and ‘Girls Must Have’ shoes as the Superstar shoe. The most prominent feature of the Superstar shoe is obviously the three stripe trade mark. In my view the two stripe marks on the respondent’s shoes, which are widely spaced, are clearly different from the stripes on the Superstar shoes and are not confusingly similar to the appellants’ trade mark. In addition the Superstar shoe prominently features the adidas name and trefoil device on the back of the heel , the tongue of the shoe and the insole, while the respondent’s shoes prominently feature the ‘Hang Ten’ and ‘actif’ trademarks on the back of the heel, the tongue of the shoe and on the insole. The marks on the respondent’s shoes therefore clearly identify the products in such a way that the notional purchaser of the shoes would not be misled. The appellants have therefore not made out a case of passing off in respect of the Superstar shoe.

[39] (...) The order of the court a quo dismissing the application with costs is set aside and replaced by the following order:
‘(a) The respondent is interdicted and restrained from infringing the first applicant’s rights acquired by the registration of trade-marks numbers 1957/01959, 1995/12283, 1980/6446 and 2000/18582 (‘the registered trademarks’) by using in the course of trade in relation to goods for which the registered trademarks are registered, a mark consisting of four parallel stripes of a colour or material different from the colour or material of the footwear, and on the outside of the uppers of the footwear, to which they are applied, as represented in annexures TB8 and TB9 to the founding affidavit of Timothy George James Behean (‘the infringing marks’) or any other mark so nearly resembling the registered trademarks as to be likely to deceive or cause confusion as contemplated in s 34(1)(a) of the Trade Marks Act 194 of 1993 (‘the Act’);

Lees de uitspraak hier (pdf)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie) beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Aldi / OHMI - Dialcos (dialdi) - Relevante factoren niet meegewogen
B) Repsol YPF / OHMI - Ajuntament de Roses (R) - Verwarringsgevaar door algehele overeenstemming
C) International Engine Intellectual Property Company / OHMI (PURE POWER) - Aangevraagd merk mist onderscheidend vermogen
D) MOL / OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card) - Door vergelijkbaar element 'blue' sprake van verwarringsgevaar

Gerecht EU 25 juni 2013, zaak T-505/11 (Aldi / OHMI - Dialcos (dialdi)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „ALDI”, voor waren en diensten van de klassen 3, 4, 7, 9, 16, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 en 36, strekkende tot nietigverklaring van beschikking R 1097/20102 van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 5 juli 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van de oppositie van verzoekster tegen de aanvraag voor inschrijving van het beeldmerk dat het woordelement „dialdi” bevat, voor waren van de klassen 29 en 30. Het beroep wordt toegewezen. De nietigheidsafdeling heeft niet alle relevante factoren (waaronder of aanvrager het onderscheidend vermogen heeft aangetoond) meegewogen.

91. In addition, the Opposition Division considered that the goods at issue were identical, as was recalled in the contested decision, without the Board of Appeal’s taking a final decision in that regard (see paragraph 40 et seq. above). That implies, in accordance with the case-law cited at paragraph 23 of the present judgment, that, if there is to be no likelihood of confusion, the degree of difference between the marks at issue must be high (see, to that effect, judgment of 29 January 2013 in Case T-283/11 Fon Wireless v OHIM – nfon (nfon), not published in the ECR, paragraph 69).

92. However, in such circumstances, it was for the Board of Appeal, in order to rule on the applicability of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009 and on the existence of a likelihood of confusion, to assess all the relevant factors in that regard and, in particular, to determine whether the applicant had demonstrated the enhanced distinctive character acquired through use of the earlier mark, or even its renown.

93. It follows that the applicant’s single plea in law must be accepted and the contested decision annulled in its entirety.

Gerecht EU 27 juni 2013, zaak T-89/12 (Repsol YPF / OHMI - Ajuntament de Roses (R))  - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep tot vernietiging ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met letter „R” voor waren en diensten in de klassen 25, 35 en 41, tegen beslissing R 1815/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 5 december 2011, waarbij het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke weigering van de inschrijving van dit merk in het kader van de oppositie van de houder van het nationale beeldmerk met letter „R” voor waren en diensten in de klassen 6, 9, 16, 25, 35. Het beroep wordt afgewezen. Door de totaalindruk van de merken is verwarringsgevaar te duchten. Op andere blogs: MARQUES

54 En outre, retenir cet argument aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque nationale antérieure auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque nationale antérieure n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 53 supra, point 71, et la jurisprudence citée).

55 Il ressort de ce qui précède que, au vu de l’identité des produits et des services en cause et de la similitude globale des marques en conflit, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion, même si elle a conclu à tort à l’existence d’une similitude importante entre les marques en conflit et même si la marque antérieure présente un caractère faiblement distinctif.

56 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de la requérante.

Gerecht EU 27 juni 2013, zaak T-248/11 (International Engine Intellectual Property Company / OHMI (PURE POWER))   - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Nietigverklaring van beslissing R 2310/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 15 februari 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de afdeling „Merken en register” houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „PURE POWER”, voor waren van klasse 12. Het beroep wordt afgewezen. Het aangevraagde merk mist elk onderscheidend vermogen voor (onderdelen van) motoren. Ook op de MARQUES-blog.

39 In the light of all of the foregoing considerations, it must be held that the Board of Appeal was justified in concluding that, in so far as the relevant public was led to perceive the semantic content of the sign PURE POWER as providing information on the very nature of the goods at issue, in that engines and engine parts produce ‘sheer energy’ or ‘energy that is free from pollutants’, and not as indicating the commercial origin of those goods, that sign did not allow the goods at issue to be distinguished from those of other undertakings.

40. Consequently, the Board of Appeal acted correctly in law in concluding that the mark applied for was devoid of distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) of Regulation No 207/2009.

The plea in law alleging infringement of the ‘general principles of trade mark law’

53. Consequently, the applicant’s arguments based on the earlier, possibly contrary, practice of OHIM or national authorities cannot be accepted.

54. The present plea in law must therefore be rejected and, consequently, the action must be dismissed in its entirety.

Gerecht EU 27 juni 2013, zaak T-367/12 (MOL / OHMI - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card))  - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „MOL Blue Card” voor onder meer diensten van de klassen 35 en 36, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2532/20112 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 30 mei 2012 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de gemeenschapswoordmerken „BLUE”, „BLUE BBVA” en „TARJETA BLUE BBVA” voor diensten van de klassen 35 en 36. Het beroep wordt afgewezen. De merken (met het element 'blue') zijn vergelijkbaar waardoor er sprake is van verwarringsgevaar.

58. In the present case, the Board of Appeal rightly found, in paragraph 38 of the contested decision, that the element ‘blue’, to the extent that it constitutes in itself the earlier mark, still has an independent distinctive role in the mark MOL Blue Card, without necessarily constituting the element dominating the overall impression created by that mark (see, to that effect, judgment of 12 November 2008 in Case T‑281/07 ecoblue v OHIM – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), not published in the ECR, paragraph 33). The element ‘blue’ must accordingly be taken into account when assessing the similarity of the marks at issue and the likelihood of confusion. The applicant contests that conclusion, without however putting forward arguments or evidence capable of calling it into question in the present case.

59. It follows that the dissimilarity between the marks at issue which is asserted by the applicant is not sufficient to counteract the similarity deriving from the identity of the element ‘blue’ in the marks at issue. The Board of Appeal therefore rightly found that the marks at issue were similar.

60. In the light of the foregoing, with regard to the comparison of the marks, the Board of Appeal’s findings must be endorsed.

The likelihood of confusion
62. In the present case, it follows from the foregoing that the services in question are identical, the marks at issue are visually similar in that they contain an identical word, ‘blue’, phonetically similar to a very low degree and conceptually similar to a certain extent, that the common element ‘blue’ still has an independent distinctive role in the contested mark and that the relevant public is made up of the average consumer who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect. Accordingly, the Board of Appeal did not err in finding that there was a likelihood of confusion.

63. In the light of all the foregoing, the single plea in law, alleging infringement of Article 8(1)(b) of Regulation No 207/2009, must be rejected. Accordingly, the action must be dismissed.

Rechtbank Gelderland 26 juni 2013, KG ZA 13-251 (ECEM European Chemical Marketing B.V. tegen Stichting ECEM)
Uitspraak ingezonden door Maarten Russchen, Russchen Advocatuur.

ECEM is een bedrijf dat zich bezig houdt met de groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën. Zij gebruikt voor haar onderneming de handelsnaam 'ECEM European Chemical Marketing B.V.' alsmede 'ECEM' en heeft de domeinnaam www.ecem.com in gebruik. Sinds oktober 2001 is zij tevens houdster van het Benelux woord- en beeldmerk ECEM. De Stichting ECEM houdt zich bezig met onder andere, onderzoek, behandeling en advies betreffende gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen. De Stichting exploiteert een topklinisch expertisecentrum. ECEM is thans van oordeel dat de stichting inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkrechten.

Handelsnaamrecht
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de aard van de ondernemingen, de aangeboden producten en diensten en de markt waarop zij actief zijn en het relevante publiek zodanig verschillend zijn, dat er geen gevaar voor verwarring ontstaan tussen ECEM als distributeur van chemicaliën en de Stichting ECEM als topklinisch medisch expertisecentrum. De handelsnaam van 'ECEMed' van de Stichting wijkt in meer dan geringe mate af van het beeldmerk van ECEM, gelet op de duidelijke visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen het beeldmerk en de handelsnaam. Ook hieromtrent is geen verwarring te duchten, aldus de voorzieningenrechter. Het beroep op art. 5 en 5a Hnw faalt.

Merkenrecht
Uit het verhandelde ter zitting en de overgelegde producties blijkt onvoldoende dat de Stichting haar teken naast het gebruik als handelsnaam mede als merk gebruikt. Volgens de voorzieningenrechter is onvoldoende aannemelijk geworden dat de Stichting inbreuk maakt op het beeldmerk van ECEM.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van ECEM af.

Handelsnaamrecht
4.12. Dit betekent dat het enkele feit dat beide partijen actief zijn op het gebied van gevaarlijke of chemische stoffen onvoldoende is om verwarringsgevaar tussen partijen aan te nemen bij het relevante publiek van ECEM. Immers, zoals hierboven reeds is overwogen zijn de aard van de ondernemingen, de aangeboden producten en diensten, de markten waarop zij actief zijn en het relevante publiek zodanig verschillend, dat bij het relevante publiek van ECEM, dat deskundig is en zodoende in hoge mate als oplettend kan worden beschouwd, geen gevaar voor verwarring is te duchten ten aanzien van de ondernemingen van partijen.

4.13. Voor zover in weerwil van het bovenstaande, er een overlap is in het relevante publiek van partijen, zal gezien de verschillende aard van de ondernemingen en de aangeboden producten en diensten en de verschillende markten waarop zij actief zijn, bij dit deskundige publiek dat in hoge mate oplettend is, geen verwarring onstaan tussen ECEM als distributeur van chemicaliën en de Stichting als topklinichs medisch expertisecentrum.
Het beroep op artikel 5 Hnw faalt derhalve.

4.23. De conclusie is dat globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die de tekens maken de handelsnaam 'ECEMed' van de Stichting in meer dan geringe mate afwijkt van het beeldmerk van ECEM, gelet op de duidelijke visuele, auditieve en begripsmatige verschillen tussen het beeldmerk en de handelsnaam. Mede gelet op het zwakke onderscheidend vermogen van het ingeroepen beeldmerk en de grote verschillen tussen de aard van de ondernemingen van partijen, de aangeboden producten en diensten, de markt en het publiek waarop zij zich richten, is de voorzieningenrechter van oordeel dat bij het relevante publiek geen verwarringsgevaar omtrent de herkomst van de waren is te duchten. Dit publiek zal de specialistische dienstverlening van de Stichting als topklinisch medisch expertisecentrum niet verwarren met de activiteiten van ECEM als distributeur van chemische stoffen.
Daarmee faalt ook het beroep van ECEM op artikel 5a Hnw.

Merkenrecht
4.32. Uit het voorgaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is geworden dat de Stichting in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c of d BVIE, zodat thans niet kan worden vastgesteld dat de Stichting inbreuk maakt op het beeldmerk van ECEM.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 21 mei 2013, KG ZA 13-458 (NMLK tegen Didio)

Didio heeft de website www.nieuwemensenontmoeten.nl laten registreren. Op de website staat: 'een ontmoetingsplek voor iedereen die op een leuke manier nieuwe mensen wil leren kennen.' De voorzieningenrechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen de handelsnamen ex art. 5 Hnw. De vordering wordt toegewezen.

Verdere feiten: Didio heeft in 2007 de domeinnaam www.nieuwemensenontmoeten.nl laten registeren. In 2012 is op die website, voor zover hier van belang, de volgende mededeling geplaatst: "Rond Maart / April 2012 starten we met de website Nieuwe Mensen Ontmoeten, een ontmoetingsplek voor iedereen die op een leuke manier nieuwe mensen wil leren kennen. Ontmoet nieuwe mensen door te zoeken op de site, berichten te sturen, te chatten in de chatbox of door nee te doen met activiteiten die leden zelf kunnen organiseren. Je kan ook je eigen activiteit starten en op die manier leuke nieuwe mensen leren kennen". Didio beheert tevens de website wwv.meets.nl. Op die website staat, bij dezelfde foto, een nagenoeg gelijke tekst als op de webpagina www.nieuwemensenontmoeten.nl. zij het dat op de website lvww.meets.nl de kop 'Nieuwe Mensen Ontmoeten' bovenaan de tekst ontbreekt. Didio beheert ook een Facebookpagina onder de naam Nieuwe Mensen Ontmoeten'.

4.2. In geschil is de vraag of Didio met het gebruik van de domeinnaam www.nieuwemensenontmoeten.nl in strijd met artikel 5 Hnw handelt. Ingevolge artikel 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.4 Overwogen wordt dat artikel I Hnw onder een handelsnaam verstaat de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Van het gebruiken van een naam als handelsnaam kan derhalve pas sprake zijn indien de betrokken onderneming onder die naam aan het handelsverkeer deelneemt, dus indien die naam in het handelsverkeer wordt gebruikt ter aanduiding van die onderneming, waarbij, zoals door Didio aangevoerd, rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek. Een domeinnaam is in dat kader in beginsel niet meer of anders dan een adres, respectievelijk vindplaats op internet, van de domeinnaamhouder. Een domeinnaam kan echter tot handelsnaam worden wanneer zij in het handelsverkeer ook wordt gebruikt ter aanduiding van een onderneming. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is daarvan in het onderhavige geval sprake. De aanduiding 'nieuwe mensen ontmoeten, komt op de website van Didio namelijk niet alleen als adres van de website voor, maar staat ook zelfstandig en met grote letters bovenaan de beschrijving van de activiteiten die via de website zullen worden gaan ontplooid. Nu de naam Didio niet op de website voorkomt, is voldoende aannemelijk dat in de perceptie van het relevante publiek de naam 'Nieuwe mensen ontmoeten' zal worden beschouwd als (één van) de handelsna(a)m(en) waarvan de onderneming die de website exploiteert zich in het handelsverkeer bedient. Dat op de website tevens staat vermeld "Powered by Meets.nl,' maakt dat niet anders, nu het adres waaronder de website kan worden gevonden en de aandacht trekkende kop waaronder de activiteiten op de website worden beschreven 'Nieuwe mensen ontmoeten' is. Voldoende aannemelijk is dat Meets.nl in dat verband door het publiek slechts als een andere, tweede, handelsnaam van de onderneming die de website exploiteert zal worden gezien, te meer nu zowel naast de kop 'nieuwe mensen ontmoeten' als naast de vermelding 'Meets.nl" dezelfde drie pionnetje/poppetjes staan afgebeeld. Gelet hierop is voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure het gebruik door Didio van de woordcombinatie 'nieuwe mensen ontmoeten' op de website t!ivw.nieuwemensenonlmoeten.nl. alsmede het gebruik van die woordcombinatie op de Facebookpagin4 als gebruik als handelsnaam in de zin van artikel I Hnw zal worden aangemerkt.

4.5 Voorts wordt geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat door het gebruik van de handelsnaam 'nieuwe mensen ontmoeten, door Didio, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van NMLK en Didio te duchten is. Allereerst wordt Didio in dat verband niet gevolgd in haar betoog dat NMLK de woordcombinatie 'nieuwe mensen Ieren kennen' niet als handelsnaam gebruikt. Uit de overgelegde stukken blijkt voorshands voldoende dat naast de aanduiding/handelsnaam ‘NMLK’, waarvan ‘nieuwe mensen leren kennen' de afkorting is, ook nog steeds de woordcombinatie 'nieuwe mensen leren kennen' door NMLK wordt gebruikt als de naam waaronder de onderneming (mede) wordt gedreven. Van die handelsnaam is het bestanddeel 'nieuwe mensen 'het kenmerkende bestanddeel en dat is juist het bestanddeel dat ook door Didio wordt gebruikt. Weliswaar geeft de aanduiding 'nieuwe mensen', zoals door Didio aangevoerd, als (deel van de) handelsnaam een beschrijving van de onder die naam uitgevoerde activiteiten en kan dat dus in beginsel als zwak onderscheidend worden aangemerkt, maar NMLK heeft met verwijzing naar de door haar in de media voor haar activiteiten verkregen aandacht voldoende aannemelijk gemaakt dat bij het relevante publiek haar handelsnaam voldoende onderscheidend vermogen heeft verkregen, voor zover dat voor het gebruik als handelsnaam van belang is. Nu het woord 'ontmoeten' in de handelsnaam van Didio bovendien in geringe mate in betekenis afwijkt van de woorden 'leren kennen' in de handelsnaam van NMLK en beide ondernemingen dezelfde activiteiten aanbieden, is voldoende aannemelijk dat dit bij het relevante publiek tot verwarring zal leiden. Dit verwarringsgevaar wordt vergroot doordat beide zich via internet richten op klanten in het gehele Nederlandse taalgebied, De door NMLK aangehaalde discussie op Facebook daarover wijst daar ook op.

4.6. De slotsom van het voorgaande is dat voorshands voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat Didio met het gebruik van de handelsnaam 'nieuwe mensen ontmoeten' jegens NMLK in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw handelt en dat het hier gevorderde verbod in een bodemprocedure zal worden toegewezen. Tevens is voldoende aannemelijk dat NMLK, gelet op haar bedrijfsbelang, een spoedeisend belang bij haar vorderingen heeft. De vordering van NMLK voldoet daarmee aan het hiervoor onder 4.1. geformuleerde criterium en is daarmee ook in dit kort geding toewijsbaar, voor zover het de vorderingen met betrekking tot het directe gebruik van de handelsnaam 'Nieuwe mensen ontmoeten' op de website www.nieuwemensenontmoeten.nl en de Facebook pagina van Didio betreft. De vordering die ziet op soortgelijke uitingen op andere social media is te onbepaald en daarmee niet toewijsbaar. De vordering van NMLK zal daarom op na te melden wijze worden toegewezen. De in dat verband gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

De beslissing
5.1. De voorzieningenrechter veroordeelt Didio om het gebruik van de handelsnaam 'nieuwe mensen Ontmoeten', alsmede het gebruik van de domeinnaam www.nieuwemensenontmoeten.nl en de Facebookpagina onder de naam 'nieuwe mensen ontmoeten', binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden.

Op andere blogs:
DomJur (2013-971)

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) González / OHMI (Agipa)
B) González / OHMI (Apli-Agipa)
C) Rocket Dog Brands, K9 en K9 PRODUCTS zijn niet conceptueel gelijk

Gerecht EU 18 juni 2013, zaak T-219/11 (Otero González / OHMI (Apli-Agipa (AGIPA)) - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „AGIPA” en van het nationale beeldmerk met de woordelementen „a agipa” voor waren van klasse 16 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 556/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt van 14 januari 2011 houdende gedeeltelijke verwerping van verzoekers beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling tot gedeeltelijke afwijzing van de oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk „AGIPA” voor waren van klasse 16. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen voor kantoorproducten in klasse 16.

28      À cet égard, il convient de préciser que c’est de manière contradictoire que la chambre de recours a d’abord reconnu, aux points 24 et 25 de la décision attaquée, l’existence de similitudes entre les bristols métallisés, d’une part, et les produits de l’imprimerie, les articles pour reliures et le matériel destiné aux artistes, d’autre part, pour ensuite conclure, au point 26 de ladite décision, à l’absence d’une telle similitude avec les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les articles de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement, les matières plastiques pour l’emballage, les caractères d’imprimerie et les clichés, alors même que les motifs énoncés aux points 26 et 27 ci-dessus, de même que ceux développés par le chambre de recours elle-même aux points 24 et 25 de la décision attaquée, sont tout autant pertinents pour ces derniers produits. Ainsi, les produits de l’imprimerie, d’une part, et les photographies, les articles de papeterie de bureau, le matériel d’instruction ou d’enseignement édité en papier ou en bristol, les clichés ainsi que les bristols, d’autre part, sont partiellement identiques. De même, quant à leur utilisation et à leur destination, les articles de reliure, les articles de bureau, les adhésifs et les matières plastiques pour l’emballage sont très proches les uns des autres, et le matériel destiné aux artistes couvre non seulement, comme le constate la chambre de recours, la toile pour la peinture, mais aussi, dans une très large mesure, d’autres produits destinés à des activités artistiques, tels que les photographies, les adhésifs, les pinceaux, les caractères d’imprimerie, les clichés et les bristols. Il en résulte par ailleurs que, eu égard à leurs caractéristiques et destinations d’utilisation communes, les produits susmentionnés doivent être considérés comme relevant d’un groupe homogène de produits [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec. p. II‑1441, points 80 et suivants]. Enfin, c’est précisément en raison de ces liens étroits entre les produits précités que ceux-ci sont normalement distribués par les mêmes canaux et vendus par les mêmes points de vente.

29      C’est donc par erreur que la chambre de recours a conclu, au point 26 de la décision attaquée, à l’existence de différences entre les « bristols métallisés », d’une part, et les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés », d’autre part, et il convient de rejeter les arguments de l’OHMI visant à défendre cette conclusion.

Gerecht EU 18 juni 2013, zaak T-522/11 (Otero González/OHMI - Apli-Agipa (APLI-AGIPA)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk "AGIPA" en van het nationale beeldmerk met de woordelementen "a agipa" voor waren van klasse 16 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1454/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 13 juli 2011 houdende gedeeltelijke vernietiging van de weigering van de oppositieafdeling om het woordmerk "APLI - AGIPA"  in te schrijven voor waren van klasse 16 in het kader van de door verzoeker ingestelde oppositie. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen voor kantoorproducten in klasse 16.

33      À cet égard, le Tribunal estime que, à l’exception des machines à écrire (voir point 37 ci-après), c’est à bon droit que le requérant avance qu’il existe une certaine similitude entre les produits cités au point 29 ci-dessus, en particulier dans la mesure où ils disposent d’un support papier plus ou moins fin ou flexible, tels que les photographies, certains articles de papeterie, du matériel d’instruction ou d’enseignement, dont les cahiers et les ouvrages édités en papier ou en bristol, les clichés et les bristols de tous types, y compris métallisés, et où ils sont destinés à des usages très proches. En effet, ces produits constituent du matériel destiné à des activités de bureau, d’instruction ou de formation, ou artistiques, dans le cadre desquelles ils font l’objet d’usages soit identiques, soit similaires, soit étroitement liés ou complémentaires. Ainsi, les photographies, les bristols et les clichés sont fréquemment utilisés dans la fabrication d’imprimés, de catalogues, de brochures ou dans les créations artistiques, de sorte qu’un certain lien de substituabilité, de compétitivité ou de complémentarité entre ces produits doit être reconnu. L’aspect de l’usage lié ou complémentaire permet de reconnaître également une certaine similitude des produits susmentionnés avec les adhésifs, les pinceaux, d’autres articles de bureau, tels que les presse-papiers, les ciseaux, les agrafeuses, les règles et les gommes, certaines matières plastiques pour l’emballage, par exemple celles destinées à protéger des photographies, des ouvrages ou des cahiers, et les caractères d’imprimerie, qui visent tous des travaux manuels à effectuer dans le cadre des activités susmentionnées.

34      En outre, c’est également à juste titre que le requérant fait valoir que les « photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ainsi que les « bristols métallisés » sont généralement distribués par les mêmes canaux et vendus dans les mêmes points de vente. Il s’agit, notamment, de librairies-papeteries ou de grands magasins, dont les rayons respectifs se trouvent souvent au même endroit ou sont contigus, dès lors que les produits offerts satisfont à des besoins identiques, similaires ou complémentaires des clients ou usagers. Ce mode de commercialisation est donc susceptible de créer ou de renforcer l’impression du consommateur moyen que les produits en cause sont destinés à des usages proches ou similaires et qu’il existe des liens étroits entre eux, voire qu’ils ont une même origine commerciale.

Gerecht EU 18 juni 2013, zaak T-338/12 (Rocket Dog Brands / OHMI - Julius-K9 (K9 PRODUCTS)) - dossier
C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk in zwart en wit met het woordelement K9 voor waren van klasse 25 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1961/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 21 mei 2010 houdende vernietiging van de gedeeltelijke nietigverklaring door de nietigheidsafdeling van het gemeenschapsbeeldmerk in zwart en wit met de woordelementen K9 PRODUCTS voor waren van onder meer de klassen 18 en 25 in het kader van de door verzoekster ingestelde vordering tot nietigverklaring. Het beroep wordt afgewezen.

33      Moreover, the argument relating to the existence of a British television series and the evidence adduced in support of it were presented for the first time before the General Court. It follows from Article 65(2) of Regulation No 207/2009 that facts not submitted by the parties before the adjudicating bodies of OHIM cannot be submitted at the stage of the appeal brought before the General Court, which is called upon to assess the legality of the decision of the Board of Appeal by reviewing the application of European Union law made by that board, particularly in the light of facts which were submitted to the latter. The General Court cannot, however, carry out such a check by taking into account matters of fact newly produced before it (see, to that effect, Case C‑29/05 P OHIM v Kaul [2007] ECR I‑2213, paragraph 54, and judgment of 10 December 2008 in Case T‑228/06 Giorgio Beverly Hills v OHIM – WHG (GIORGIO BEVERLY HILLS), not published in the ECR, paragraph 26). To admit such evidence would be contrary to Article 135(4) of the Rules of Procedure of the Court, under which the parties’ pleadings may not change the subject matter of the proceedings before the Board of Appeal (see judgment of 13 May 2009 in Case T‑183/08 Schuhpark Fascies v OHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), not published in the ECR, paragraph 45 and the case-law cited).
34      In the light of the above, it must be held that the marks at issue are not conceptually similar.
37      Second, the argument that, in its grounds of appeal, the other party to the procedure before the Board of Appeal recognised that the products on which it placed its mark were linked to dogs must be rejected as irrelevant.
38      It should be recalled that it is for the person requesting registration of a sign as a Community trade mark to give, in the application, a list of the goods or services in respect of which the registration is requested and to provide, for each of those goods or services, a description clearly indicating their nature. OHIM, for its part, must examine the application in relation to all the goods or services on the list concerned (Case T‑483/10 Pukka Luggage v OHMI – Azpiroz Arruti (PUKKA), not published in the ECR, paragraph 37). If the list of goods or services covered by a Community trade mark application includes one or more categories of goods or services, OHIM is not under any obligation to make an assessment of each of the goods or services coming within each category, but must direct its examination to the category in question, as such (order of 15 November 2006 in Case T‑366/05 Anheuser-Busch v OHIM – Budĕjovický Budvar (BUDWEISER), not published in the ECR, paragraph 35, and Case T‑304/06 Reber v OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart) [2008] ECR II‑1927, paragraph 23).
40      Lastly, the applicant contests the fact that the alphanumeric combinations may be used to designate size and that the element ‘K9’ could therefore be perceived as such an indication.
41      At paragraph 37 of the contested decision, the Board of Appeal indicates that, in the overall assessment of the likelihood of confusion, it also had to take into account the fact that letters and alphanumeric combinations were often used to designate the size of articles of clothing and that consumers would, therefore, not focus on them as an indication of the products’ origin.
42      Even though it is well known that the size of articles of clothing is indicated by letters or figures or by the combination of a figure with a letter (like, for example, the size of brassieres) it has not, however, been shown that the reverse combination, namely that of a letter and a figure, might be used to designate the size of articles of clothing. Accordingly, the Board of Appeal made an error of assessment in finding that the relevant consumer would not see that type of combination as an indication of the origin of the products.
43      However, that error does not undermine the Board of Appeal’s assessment that the marks at issue are not conceptually similar. First of all, that error occurred during the global assessment of the likelihood of confusion and not during the assessment of the conceptual similarity. Second, the fact that the consumer concerned does not perceive the alphanumeric combination ‘K9’ of the contested mark as designating the size of the articles of clothing at issue does not necessarily imply that he will perceive it as being linked to dogs.

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2013, LJN CA3795 (Cleonice c.s. tegen Digikeur)
Merkenrecht. Onrechtmatige daad. Inbreuk. Het betreft in deze zaak een geschil tussen brancheorganisaties die een keurmerk voor webshops uitgeven. Cleonice c.s. (Eisers - WEBSHOP KEURMERK) verwijten Digikeur (gedaagde) inbreuk te maken op de merkrechten en de handelsnaamrechten van de houder daarvan. Verder is in geschil of gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld door haar mailingactie. De rechtbank komt tot het oordeel dat er geen sprake is van een inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten. Wel heeft gedaagde onrechtmatig gehandeld door haar mailingactie, maar wordt geen schadevergoeding toegewezen bij gebreke van een voldoende onderbouwing van de schade en een onvoldoende onderbouwing door eisers van het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de schade.

Tot slot heeft gedaagde naar het oordeel van de rechtbank geen dwangsommen verbeurd. Cleonice c.s. zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Merkinbreuk - 4.2.  Cleonice c.s. heeft aangevoerd dat Digikeur met het gebruik van het woordelement WEBSHOP KEURMERK in haar mailingactie (zie hiervoor onder 2.7) en in het bericht op Digikeurs website (zie hiervoor onder 2.10) inbreuk op haar merkrechten heeft gemaakt. Dit teken is gelijk aan of stemt in hoge mate overeen met de merken van Cleonice c.s.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE
4.4.  Vaststaat dat Digikeur geen gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan de door Cleonice c.s. gehouden (collectieve) beeldmerken, zodat van een inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE geen sprake kan zijn.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub b en/of sub c en (subsidiair) sub d BVIE  
4.5.  Voor het beantwoorden van de vraag of sprake is van gebruik van een overeenstemmend teken moet worden uitgegaan van de totaalindruk die het beeld achterlaat bij de gemiddelde consument die de betrokken producten waren of diensten afneemt. Deze beoordeling ziet op gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatig opzicht, waarbij rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken en het teken. Gebruik van enkele onderdelen van het merk levert slechts inbreuk op als de totaalindruk van het gebruik overeenstemt met het beeldmerk.

4.7.  De overeenstemming tussen het door Digikeur in haar mailingactie en op haar website gebruikte tekens en de merken van Cleonice c.s. beperkt zich in dit geval tot het gebruik van de woorden ‘Webshop Keurmerk’. De visuele weergave van de woorden stemt echter niet overeen. Bovendien ontbreken in de mailingactie en op de website van Digikeur de beeldelementen van het merk. De woorden WEBSHOP KEURMERK zijn in de bedoelde e-mail en op de desbetreffende webpagina in louter beschrijvende zin gehanteerd, namelijk voor de dienst die wordt aangeboden: een keurmerk voor internetwinkels (webshops). De totaalindrukken verschillen, zodat van gebruik van een overeenstemmend teken geen sprake is en dus ook niet van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE.

Merkinbreuk o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE
4.8.  Subsidiair – zo begrijpt de rechtbank – beroept Cleonice c.s. zich erop dat Digikeur door gebruik van het teken WEBSHOP KEURMERK, anders dan ter onderscheiding van waren en/of diensten, zonder geldige reden afbreuk doet aan de reputatie van haar merken. Ook bij deze bepaling gaat het om een totaaltoets, die vereist dat er sprake is van een zodanige mate van overeenstemming tussen merk en teken dat vermoedelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. In het voorgaande is reeds overwogen dat geen sprake is van overeenstemming, nu de totaalindrukken verschillen. Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE slaagt dan ook niet.

4.9.  Uit het voorgaande volgt dat Digikeur met het gebruik van teken WEBSHOP KEURMERK geen inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Cleonice c.s. Dit oordeel brengt verder met zich dat er evenmin sprake is van een inbreuk door gebruik door Digikeur van de woorden Webwinkel Keurmerk. Cleonice c.s. heeft namelijk aan haar stelling dat Digikeur door gebruik van de woorden Webwinkel Keurmerk inbreukmakend c.q. onrechtmatig tegenover haar handelt, in de kern niet meer of anders ten grondslag gelegd dan hiervoor beoordeeld. Overigens heeft Digikeur met de woorden Webwinkel Keurmerk voldoende afstand genomen van het woordelement.

Inbreuk op handelsnaam SWK
4.10.  Cleonice c.s. verwijt Digikeur dat zij door gebruik van het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk” inbreuk maakt op de handelsnaam van SWK, Stichting Webshop Keurmerk.

4.12.  Tegen de achtergrond van voormelde maatstaf is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een inbreuk op de handelsnaam van SWK door Digikeur. Allereerst moet, anders dan Cleonice c.s. betoogt, voor de beantwoording van de vraag of door Digikeur inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam van SWK niet worden uitgegaan van het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk”. Gesteld noch gebleken is dat Digikeur dit internetadres als haar domeinnaam heeft geregistreerd. Digikeur heeft aangevoerd dat zij niet met voormeld internetadres deelneemt aan het economisch verkeer, maar enkel door middel van de internetadressen www.digikeur.nl, www.digikeur.org en www.digikeur.com. Tegenover deze stelling heeft Cleonice c.s. onvoldoende naar voren gebracht voor het oordeel dat het internetadres “www.digikeur.nl/webshop-keurmerk” als handelsnaam van Digikeur moet worden aangemerkt.

4.13.  Nu er geen sprake is van een inbreuk op merkrechten en handelsnaamrechten van Cleonice c.s. zal de vordering zoals onder 3.1. onder A voor zover die daarop ziet worden afgewezen.

Onrechtmatig handelen door bericht op website Digikeur en benaderen klanten SWK
4.14. De stellingen van Cleonice c.s. worden aldus begrepen, dat Digikeur, door het op haar website vermelde bericht (zie hiervoor onder 2.10) en met haar mailingactie, het heeft doen voorkomen alsof zij het Webshop Keurmerk van Cleonice c.s. beheert en dit zou vervangen door een nieuw keurmerk. Bij haar mailingactie heeft Digikeur volgens Cleonice c.s. het volledige ledenbestand van SWK benaderd, hetgeen volgens haar onrechtmatig is. Verder was volgens Cleonice c.s. Digikeurs website zo ingericht dat er verwarring kon ontstaan, waarmee Digikeur eveneens onrechtmatig handelt, aldus Cleonice c.s.

4.16. De rechtbank is op grond van hetgeen hiervoor onder 4.15 is overwogen van oordeel, dat Digikeur door haar mailingactie van 15 maart 2011, het bericht op haar website en de wijze waarop zij haar website had ingericht onrechtmatig tegenover Cleonice c.s. heeft gehandeld. Digikeur is daarmee in beginsel aansprakelijk voor door Cleonice c.s. geleden schade. Aangezien dit onrechtmatig handelen na het kort gedingvonnis is geëindigd, bestaat er onvoldoende grond voor toewijzing van de vordering zoals onder 3.1 onder A, voor zover deze betrekking heeft op het staken en gestaakt houden van onrechtmatig handelen van Digikeur.

5.  De beslissing
De rechtbank wijst de vorderingen af;

Op andere blogs:
Emerce (Keurmerken ruziën over merkrechten)
DomJur (2013-975)

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 juni 2013, KG ZA 13-411 (Systec Designs B.V. tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Lars Bakers en Astrid Sixma, BINGH advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Systec Designs houdt zich bezig met het vervaardigen van meet-, regel-, navigatie-, en controleapparatuur en is rechthebbende op het Benelux woordmerk SYSTEC. Gedaagde houdt zich bezig met het technische ontwerp en advies over productontwikkeling van elektronica en software. Zij heeft een onderneming opgericht onder de naam Systek VOF, zij is tevens houder van de domeinnamen systek.nl en systec.nl. Systec Designs is van mening dat gedaagde inbreuk maakt op haar handelsnaam- en merkenrecht en vordert overdracht van de domeinnamen van gedaagde.

Bij de mondelinge behandeling heeft gedaagde toegezegd de domeinnaam systec.nl aan Systec Designs over te dragen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat er verwarringsgevaar bestaat voor wat betreft de handelsnamen van beide partijen, waardoor gedaagde inbreuk maakt op het oudere handelsnaamrecht van Systec Designs. Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam systek.nl oordeelt de voorzieningenrechter dat deze een inbreuk vormt op het merk SYSTEC. Dat gedaagde er belang bij heeft om de domeinnaam systek.nl te kunnen blijven gebruiken zodat oude klanten hem nog op internet kunnen vinden, staat daar niet aan in de weg.

Inbreuk op handelsnaamrecht
4.9.    Gelet op hetgeen is overwogen in r.o. 4.5 tot en met 4.8, is er naar voorlopig oordeel gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide ondernemingen te duchten voor het gebruik van de jongere handelsnaam 'Systek'. [Gedaagde] heeft daarmee inbreuk gemaakt op de oudere handelsnaamrechten van Systec Designs door het gebruik van de handelsnaam 'Systek' zoals die werd gevoerd tot, in ieder geval, medio maart 2013. Het door Systec Designs gevorderde handelsnaamrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.
 
Inbreuk op merkrecht
4.12.    Nu een verbod van het gebruik van de handelsnaam 'Systek' al toewijsbaar is op grond van het handelsnaamrecht, ziet de voorzieningenrechter niet in welk belang Systec Designs daarnaast nog heeft bij een merkenrechtelijk verbod van datzelfde handelsnaamgebruik. Ten aanzien van het gebruik van de domeinnaam systek.nl overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

4.15.    Naar voorlopig oordeel vormt het gebruik van de domeinnaam systek.nl derhalve een inbreuk op het merk SYSTEC in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Dat [gedaagde] er belang bij heeft om de domeinnaam systek.nl te kunnen blijven gebruiken zodat oude klanten hem nog op internet kunnen vinden, staat daar niet aan in de weg. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE bevat immers geen uitzondering op de uitsluitende rechten van de merkhouder op grond van een belangenafweging. Het gevorderde merkenrechtelijke verbod is derhalve toewijsbaar.

Op andere blogs:
DomJur (2013-972)
Emerce (Doorlinken levert merkinbreuk op)