Alle rechtspraak  

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, HA ZA 07-2704, Red Bull GmbH tegen Grupo Osborne S.A. c.s.

Merkenrecht. De van de sherry bekende Osborne-stier legt het als merk voor energydrinks, samen met het woordelement TORO, af tegen de voor energydrinks bekende stier van RED BULL. Paraplumerk-verweer gaat niet op. Lijkt wellicht een voor de hand liggende uitspraak (bekend merk, overeenstemmende tekens, identieke waren), maar de (weliswaar onweersproken) 1019h proceskostenveroordeling van maar liefst  €99.591,77 doet een stevige procedure vermoeden. Een samenvatting in citaten:

Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd. Kort na de beëindiging van de distributieovereenkomst met Red Bull is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de hiernaast afgebeelde verpakking.

(…) 4.2. De rechtbank is van oordeel dat Red Bull zich in ieder geval op grond van haar onder 2.2.1 beschreven internationale beeldmerk (de enkele stier, hierna het stiermerk) kan verzetten tegen het gebruik van de in 2.6 afgebeelde tekens op de verpakking van de energy drink van Osborne omdat door dat gebruik verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Overeenstemmende tekens: (…) 4.4. (…)  Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken dienen de afbeelding van de stier en het woordelement TORO als onderscheidende bestanddelen te worden aangemerkt Het woordelement XL (hetgeen naar het relevant publiek zal begrijpen staat voor Extra Large) is, anders dan Osborne betoogt, niet als onderscheidend aan te merken omdat het uitsluitend beschrijvend is voor inhoud of omvang van het product. Bij de bepaling van de overeenstemming zal daarom met name worden gelet op de afbeelding van de stier en het woordelement TORO. Mede door weergave van de stier in een apart kader met een van de rode basiskleur van de verpakking afwijkende achtergrondkleur, domineert dat beeldelement het teken in gelijke mate als het woordelement TORO. De rechtbank zal daarom, anders dan de kamer van beroep [BHIM oppositieprocedure – IEF] heeft geoordeeld ten aanzien van de (van dit teken afwijkende) Gemeenschapsmerkaanvrage van Osborne zoals weergegeven onder 2.4, niet minder gewicht toekennen aan het beeldelement dan aan het woordelement.

Visueel: 4.5. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het beeldelement in het teken van Osborne visueel overeen met het hierboven weergegeven stiermerk van Red Bull. In beide gevallen betreft het immers een afbeelding van een stier. Daar komt bij dat de stier op overeenstemmende wijze is afgebeeld in die zin dat de stier in beide gevallen van opzij is weergegeven en op tamelijk realistische wijze is gestileerd. De door Osborne en Menken geconstateerde verschillen wegen daar niet tegen op. (…) Wat er ook zij van die verschillen, bij de beoordeling van de mate van overeenstemming dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van energiedrank en die let niet op de verschillende details van merken, zoals de door Osborne en Menken aangevoerde verschilpunten, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar. De door Osborne gebruikte woordelementen ontbreken in het stiermerk, maar dat verschil is onvoldoende om de overeenstemming tussen merk en teken op te heffen wegens de hierna te bespreken begripsmatige overeenstemming.

Conceptueel: 4.6. Ook in conceptueel opzicht stemmen het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept stier, en meer specifiek een krachtige en energieke stier. Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken wordt het concept opgeroepen zowel door het gebruikte beeldelement als door het woordelement TORO. De rechtbank acht aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux de betekenis van dit woordelement zal begrijpen, ook omdat het door de afbeelding van een stier op weg geholpen wordt. De conceptuele tegenstellingen die Osborne en Menken, in navolging van de hiervoor onder 2.4 weergegeven beslissing en in navolging van opmerkingen van het BHIM in het kader van de op die beslissing gevolgde procedure bij het GvEA, zien tussen het merk en het gebruikte beeldelement, zoals “agressieve beweging” versus “stilte voor de storm” en “bizons in het wilde westen” versus “traditionele folklore”, wegen daar niet tegen op. Er dient immers rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de gemiddelde consument op basis van dat onvolmaakte beeld een zo specifieke begripsmatige inhoud aan het merk en teken zal geven als Osborne en Menken erin zien, wat er verder ook zij van die visie. Daarnaast wijzen Osborne en Menken er in dit verband op dat Red Bull de stier op haar verpakking weergeeft in de kleur rood en in combinatie met een andere stier. Dat betoog moet worden gepasseerd omdat, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bij de bepaling van de mate van overeenstemming moet worden uitgegaan van het merk zoals het is ingeschreven in plaats van het merk zoals het door Red Bull wordt gebruikt.

4.7. Gegeven de visuele en conceptuele overeenstemming moet dus worden geconcludeerd dat merk en teken in sterke mate overeenstemmen. Beoordeling van de overeenstemming in auditief opzicht is niet aan de orde omdat het merk slechts bestaat uit een beeldelement.

4.8. Daarnaast is niet in geschil dat Osborne en Menken het stierteken gebruiken voor een product dat identiek is aan de waren waarvoor Red Bull het stiermerk onder meer heeft ingeschreven, te weten energy drinks.

Inherent onderscheidend vermogen: 4.9. Verder moet worden aangenomen dat het stiermerk van Red Bull inherent onderscheidend vermogen heeft. (…) Osborne en Menken betogen in die voetnoot dat er een verband is tussen de keuze voor het concept stier en het product energiedrank omdat taurine een van de hoofdingrediënten van energiedranken is en het woord “taurine” is afgeleid van het Latijnse woord voor stier, “taurus”. Voor zover al zou kunnen worden aangenomen dat het relevante publiek het Latijn beheerst en ervan op de hoogte is dat de drank taurine bevat, acht de rechtbank het genoemde verband in ieder geval te indirect om afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van het stiermerk.

Bekend merk: 4.10. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat het onder 2.2.3 bedoelde woord- /beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, waarvan het stiermerk een element vormt, zeer intensief is gebruikt en daarom een bekend merk is geworden. In het midden kan blijven of ook het stiermerk als gevolg van dat intensieve gebruik een bekend merk is geworden. In ieder geval moet op grond van dat intensieve gebruik worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het stiermerk door dat gebruik is toegenomen en dat het stiermerk daarom een bovengemiddeld onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Toenemend onderscheiden vermogen: 4.11. (…) Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt namelijk dat een merk dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van een ander merk (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Have a break). Gelet daarop moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een teken dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het gebruik van het stiermerk van Red Bull als element van het merk RED BULL ENERGY DRINK, in de gegeven omstandigheden a fortiori moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen van het merk doet toenemen. Immers, waar het bij het gebruik van een teken zonder onderscheidend vermogen niet zonder meer voor de hand ligt dat het publiek het teken zal gaan opvatten als een aanduiding van de herkomst van waren of diensten, speelt dat bij een inherent onderscheidend merk als het stiermerk van Red Bull geen rol (vgl. r.o. 4.23 e.v. in reconventie).

Verwarringsgevaar: 4.12. Gegeven het feit dat (i) het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne sterk overeenstemmen, (ii) het teken van Osborne wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het stiermerk van Red Bull is ingeschreven, en (iii) het bovengemiddelde onderscheidende vermogen van het stiermerk van Red Bull, moet worden geconcludeerd dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het stiermerk en het teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte stierteken op zijn minst zal menen dat de energiedrink van Osborne afkomstig is van Red Bull (indirecte verwarring). Gelet daarop kunnen de overige gronden die Red Bull heeft aangevoerd voor het gestelde verwarringsgevaar onbesproken blijven.

Paraplumerk: 4.13. Het betoog van Osborne en Menken dat Osborne het stierteken gebruikt als “paraplumerk” voor al haar producten en dat dit paraplumerk bekend is bij het publiek, kan niet leiden tot een andere conclusie. Red Bull heeft er namelijk op gewezen dat voor zover het stierteken van Osborne bekend is, het bekend is bij een andere doelgroep dan het relevante publiek met betrekking tot energiedranken. Onder verwijzing naar een door Osborne en Menken in het geding gebracht artikel (productie 24) heeft Red Bull – als zodanig onweersproken – gesteld dat tot de doelgroep van de producten waarvoor Osborne het stierteken in de Benelux gebruikt, te weten Sherry en aanverwante alcoholische dranken, geen jonge consumenten behoren en dat meer dan 84% van de consumenten ouder is dan 50 jaar. Tevens heeft Red Bull onweersproken aangevoerd dat de doelgroep voor haar energiedrank juist voornamelijk bestaat uit tieners en twintigers, althans uit consumenten jonger dan 40 jaar. In het licht daarvan is niet aannemelijk dat het merk van Osborne bekend is bij het relevante publiek. De door Osborne en Menken overgelegde pagina’s uit een “consumenten onderzoek” van Wine Intelligence (productie 8), waaruit volgens Osborne en Menken volgt dat 61% van de Nederlandse bevolking het stierteken associeert met Osborne, kan niet leiden tot een andere conclusie, reeds omdat Osborne en Menken geen inzicht hebben gegeven in de doelgroep en opzet van dat onderzoek.

Vernietiging voorraad: 4.20. De gevorderde vernietiging van de eventueel door Osborne en Menken in de Benelux in voorraad gehouden inbreukmakende producten komt voor toewijzing in aanmerking. Het verweer dat Osborne en Menken niet te kwader trouw zijn, kan in dit verband worden gepasseerd. Kwade trouw is geen vereiste voor toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Het verweer dat de vernietiging in dit geval disproportioneel is, moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Gegeven het feit dat de verhandeling van de producten, waaronder mede begrepen de export van de producten, zal worden verboden, valt zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien dat die producten nog van significante waarde zijn voor Osborne en Menken. Ook het verweer van Osborne dat zij geen voorraad in de Benelux aanhoudt, kan niet leiden tot afwijzing van deze vordering jegens haar. Osborne en Menken hebben immers zelf aangevoerd dat de rol van Menken uitsluitend lijdelijk is. Teneinde discussie te voorkomen over de vraag of de bij Menken in voorraad gehouden producten een voorraad van Osborne of een voorraad van Menken zijn, zal de vordering jegens beiden worden toegewezen.

Normaal gebruik BULL: 4.23. Het betoog van Osborne en Menken dat Red Bull het merk alleen heeft gebruikt in combinatie met het woord Red, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan Osborne en Menken menen, is voor de weerlegging van een beroep op vervallenverklaring niet vereist dat het betreffende merk zelfstandig is gebruikt. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bevat, in navolging van artikel 10 lid 1 van de Merkenrichtlijn (richtlijn 2008/95/EG, hierna: MRl), geen beperking in die zin. Het vereist enkel “normaal gebruik” van het merk en daartoe volstaat dat het merk is gebruikt overeenkomstig zijn voornaamste functie, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax, r.o. 36).

4.24. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het bedoelde gebruik van het woord BULL op de producten van Red Bull en in de reclame-uitingen van Red Bull aan de eis dat het dient ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de producten van Red Bull. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat het merk BULL inherent onderscheidend vermogen heeft en dat het dus geschikt is om de herkomst van die waren aan te duiden. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het publiek het gebruik van het woord BULL zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat het woord uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met het woord RED doet daar niet aan af. Immers valt niet in te zien dat de enkele toevoeging van het woord RED afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk BULL.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Middelburg, 22 april 2009, LJN: BJ2415, [Naam eiseres] Vloerdecor V.O.F. tegen [naam gedaagde] Kunststofvloeren V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Doorlinken domeinnaam is in Middelburg wel handelsnaamgebruik. “De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.”

Eiseres verkoopt en monteert kunststofvloersystemen. Zij heeft een woordmerk in 1996 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Ook heeft zij die naam als handelsnaam geregistreerd bij de KvK. Gedaagden, die ook kunststofvloeren verkopen, hebben een domeinnaam die lijkt op de domeinnaam van eiseres laten registreren en die doorverwijst naar gedaagdes eigen website. Eisers vorderen gedaagden hoofdelijk te gebieden de domeinnaam aan eisers over te dragen en gedaagden te gebieden ieder gebruik van het woord zoals in de handelsnaam van eisers als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen te staken en gestaakt te houden. De vorderingen worden toegewezen.

“In casu presenteren gedaagden zich via internet met de betreffende handelsnaam, althans een zeer daarop gelijkende naam, en eisers presenteren zich met die handelsnaam via vermelding van de naam op briefpapier en enveloppen, zoals blijkt uit de producties bij de dagvaarding. De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.
Ten aanzien van het gebruik van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres] vloerdecor’ door eisers wordt nog opgemerkt dat het feit dat zij zich ook nog onder een andere handelsnaam, namelijk [tweede naam eiseres], presenteren niet af doet aan het gebruik als handelsnaam van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloerdecor’.
Dat eisers zich kunnen beroepen op een oudere handelsnaam staat vooralsnog als onweersproken vast.

Voorts dient voor een succesvol beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet sprake te zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Ook daarvan is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake. Daartoe wordt overwogen dat het onderscheidende element in de handelsnaam van eisers de combinatie van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ en ‘vloer’ is. Door eisers is onweersproken gesteld dat de gangbare aanduiding voor dit soort vloeren ‘vlokkenvloer’ of ‘chipsvloer’ is, zodat de benaming ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ geen algemeen gebruikelijke aanduiding is voor dergelijke vloeren.
Het gevaar voor verwarring wordt verder versterkt doordat beide ondernemingen hetzelfde soort product verkopen (kunststofvloeren) en bij elkaar in de buurt gevestigd zijn (Goes en Oudenbosch), waardoor aangenomen moet worden dat zij in ieder geval deels hetzelfde afzetgebied hebben.

Gelet op het vorenstaande concludeert de voorzieningenrechter dat het gebruik door gedaagden van de domeinnaam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren.nl’ in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet geschiedt.
De vordering tot overdracht van de domeinnaam is dan ook toewijsbaar als passende wijze van beëindiging van de inbreuk.
Ook de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ en ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen is gelet op hetgeen hierboven is overwogen op grond van het in artikel 5 van de Handelsnaamwet toewijsbaar. Voor zover de betreffende vordering strekt tot het staken en gestaakt houden van het woord ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ [confetti - IEF]  zal deze worden afgewezen, nu dit woord onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en een algemene term is waar eisers geen rechten op kunnen doen gelden.”

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 10 juli 2009, LJN: BI2335, G-Star International Ltd. c.s. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. (incl. conclusie A-G Verkade)

Update: Zie Herstelarrest Hoge Raad, 4 september 2009, IEF 8167.

Merkenrecht. Verzet door merkhouder (G-Star) tegen verkoop parallel geïmporteerde producten G-star en tegen gebruikmaking van het gemeenschapsbeeldmerk ‘G-star Original Raw Denim’ (het logo op het afgebeelde t-shirt)  in een folder van de Makro. Rechtbank en hof (IEF 4544) wezen de vorderingen van G-Star eerder af, de Hoge Raad verwerpt het beroep van G-Star tegen deze uitspraken.

Deze zaak ligt in het verlengde van de bekende arresten HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) en 23 februari 1999, C-63/97 NJ 2001, 134 (BMW/ Deenik). Daarin kende het Hof aan de outsider/wederverkoper van door de merkhouder (in de EU) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen, in het verlengde van de vrijheid van wederverkoop, ruime maar niet onbeperkte reclamemogelijkheden toe. Merkhouder G-Star leest die arresten zo dat daarin geoordeeld (althans niet uitgesloten) is, dat van het merk in reclame-uitingen uitsluitend gebruik mag worden gemaakt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren. Die noodzaak is er volgens G-Star (in elk geval) niet voor gebruik van haar beeldmerk, zodat Makro in haar reclame had moeten volstaan met het gebruik van het woordmerk. De Hoge Raad is het daar niet mee eens.

3.5 Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klachten is dat ingevolge art. 7 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG en art. 2.23 lid 3 BVIE wederverkoop van een product dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer is gebracht, onder het daarmee verbonden merk vrij is, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Ingevolge de door het hof vermelde rechtspraak van het HvJEG houdt dit voor de wederverkoper ook de vrijheid in om de verhandeling van dit merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. Bij een product of merk met een luxueus en prestigieus imago moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. Hoewel het hof van oordeel was dat de merken van G-Star geen luxueus en prestigieus imago hebben, heeft het, zoals uit de hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen blijkt, het merkgebruik aan al deze maatstaven getoetst en is het tot de slotsom gekomen dat het gebruik van het woord- en beeldmerk van G-Star door Makro deze toetsing kan doorstaan. Dit oordeel wordt in de onderdelen niet als zodanig bestreden.

3.6 Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond. Voor het bestaan van de "leidende gedachte" als bedoeld in onderdeel 1.1 is geen steun te vinden in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel. Niet in te zien valt dat deze jurisprudentie ruimte zou laten voor de noodzakelijkheidseis die G-Star gesteld wil zien. Deze eis volgt niet uit de algemene loyaliteitseis zoals deze door het HvJEG nader is ingevuld. Zij is niet in overeenstemming met het uitgangspunt in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel dat de erkende wederverkoper vrij is het merk te gebruiken mits dit - kort gezegd - geen afbreuk doet aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. In die jurisprudentie is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de in de onderdelen besloten liggende opvatting dat het gebruik van het merk door de erkende wederverkoper terughoudender zou moeten zijn dan dat van de niet erkende wederverkoper. Uit hetgeen in het arrest Dior/Evora (rov. 37) is overwogen volgt immers juist dat door het maken van een dergelijk verschil de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar kan worden gebracht, hetgeen veeleer ertoe noopt de niet erkende wederverkoper ten aanzien van het gebruik van het merk niet aan strengere regels te binden dan de wel erkende. De in het middel subsidiair voorgestane opvatting dat voor het gebruik van het beeldmerk wel een zwaardere toets moet worden aangelegd, kan evenmin worden aanvaard. Voldoende is dat het gebruik van een beeldmerk door een wederverkoper van waren ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, wordt getoetst aan de eisen die in de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld voor de "gegronde redenen", zoals hiervoor in 3.5 samengevat.
Bij gebreke van redelijke twijfel over de uitleg van het te dezen van toepassing zijnde gemeenschapsrecht, behoeven over dit een en ander ook geen prejudiciële vragen te worden gesteld aan het HvJEG.
Beide onderdelen zijn dus tevergeefs voorgesteld.

Lees het arrest hier.

Hoge Raad, 10 juli 2009, 2009, 07/13288, Ajax Brandbeveiliging B.V. tegen Ansul B.V. (met dank aan Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten).

Merkenrecht. Arrest inzake Ansul/Ajax. Na ruim 14 jaar komt de procedure Ansul/Ajax tot een einde.
 
Het Hof Amsterdam besliste op 26 juli 2007 na terugverwijzing door de Hoge Raad dat Ansul in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk MINIMAX en dat dit gebruik als ‘werkelijk’ gebruik kan worden bestempeld (IEF 4482). De klachten in deze tweede cassatie kunnen volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden  en nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (81 RO).

Lees het arrest hier. Inmiddels ook op rechtspraak.nl, inclusie clonclusie AG: BI3401.

Rechtbank Rotterdam, 29 april 2009, LJN: BJ2061, Einhorn Mode Manufaktur Gmbh & Co. Kg tegen Consolidated Artists B.V.

Merkenrecht. Rechtsmacht; samenhangende vorderingen. Samenloop tussen EEX-Vo en GMVo. Voor wat betreft de inbreukvordering ten aanzien van een gemeenschapsmerk heeft ingevolge de GMVo slechts de rechtbank Den Haag als rechtbank.
 
Einhorn stelt dat CA met haar Benelux-registratie (afbeelding links) inbreuk maakt op Einhorns internationale, onder meer voor de Europese Unie, voor het gebruik op kleding, schoeisel en hoofddeksels geregistreerde beeldmerken van een steigerende eenhoorn (afbeelding rechts).

4.5. Waar de in 2.1 onder (b) genoemde vordering een inbreukvordering op een gemeenschapsmerk betreft en uit artikel 91 en 92 GMVo in onderling verband volgt dat in dit geval naast de “rechtbanken voor het gemeenschapsmerk” geen andere gerechten bevoegd zijn, kan een beroep op enige andere niet uit de GMVo of de Brussel I-Vo, voor zover van toepassing, voortvloeiende internationale regeling, zoals een regeling betreffende verknochte zaken, Einhorn niet baten.
Aangezien het hier Europees gemeenschapsrecht betreft, kan een beroep op nationale processuele regels Einhorn evenmin baten.

4.6. De conclusie is daarom dat de rechtbank Rotterdam niet bevoegd is om kennis te nemen van de in 2.1 onder (b) genoemde inbreukvordering. Ingevolge artikel 73 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) dient verwijzing te volgen naar de rechtbank ’s-Gravenhage in de stand waarin de zaak zich bevindt.

4.7. Gegeven de onderhavige procedure en de bij de High Court in Londen, Verenigd Koninkrijk, tussen Einhorn als eiseres en MNGM en SKM als verweerders lopende procedure, dienen de overige vorderingen, die niet als rechtsvorderingen betreffende (dreigende) inbreuk op een gemeenschapsmerk vallen aan te merken, te worden beoordeeld aan de hand van de Brussel I-Vo.

(…) 4.13. Gegeven de omstandigheid dat de vorderingen in het Verenigd Koninkrijk eerder zijn aangebracht bij een gerecht dat valt aan te merken als een gerecht voor het gemeenschapsmerk in de zin van artikelen 91 en 92 GMVo, zal de rechtbank de behandeling en beslissing aanhouden totdat op de vorderingen voor de High Court zal zijn beslist.
De rechtbank zal de zaak naar de parkeerrol verwijzen in afwachting van de uitkomst van de procedure voor de High Court.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Leeuwarden,  8 juli 2009, KG ZA 09-183, Camp de Gua Participations B.V. & Powerplustools International B.V. tegen Powerplustools Benelux B.V. c.s. (met dank aan Lennart van der Ree, Dorhout Advocaten)
 
Merkenrecht. Nieuw en daarmee derde kort geding vonnis in de Powerplustools-saga". Partijen hebben nu alle noordelijke rechtbanken bezocht: Assen, Groningen ( zie voor beiden: IEF 7917, zie aldaar voor de feiten) en Leeuwarden. In Assen is Powerplustools International in het ongelijk gesteld, in Groningen beide partijen deels, en in Leeuwarden is Powerplustools International opnieuw in het ongelijk gesteld.
 
Na het tweede kort geding (zie het vonnis 15 mei 2009) heeft Powerplustools International conservatoir bewijsbeslag laten leggen op een container van Powerplustools Benelux in de Rotterdamse haven. Powerplustools Benelux heeft vervolgens de samenwerkingsovereenkomst met een opzegtermijn van één maand opgezegd, om vanaf 19 juli 2009 verder te gaan onder de naam Datona.
 
Powerplustools International vordert in dit derde kort geding onder meer een verbod tot het aanbieden van concurrerende producten en slaafse nabootsingen, inzage in de containers als gevolg van het door Powerplustools International gelegde bewijsbeslag, overdracht van de domeinnaam www.powerplustools.nl en www.powerplustools.be en telefoon- en faxnummers, alsmede een verbod tot gebruikmaking van fotomateriaal van Powerplustools op de website www.datona.nl.  Powerplustools Benelux vordert in reconventie opheffing van het bewijsbeslag, een wapperverbod en inschrijving als mede-merkhouder. De voorzieningenrechter te Leeuwarden wijst de vorderingen af.

De voorzieningenrechter is (anders dan de rechtbank Groningen in het vonnis van 15 mei 2009) voorshands van oordeel dat er géén sprake is van merkinbreuk dan wel slaafse nabootsing. Geen merkinbreuk omdat Powerplustools Benelux heeft aangetoond onder meer middels verklaringen van de afzender van de container (de fabrikant) dat er geen producten in aanwezig zijn met het merk Powerplustools, maar alleen met het merk Datona. Geen slaafse nabootsing gelet op het enorme 'umfeld' van verschillende fabrikanten en afnemers en het daarmee ontbreken van exclusiviteit aan de zijde van Powerplustools International.
 
Het verbod tot concurreren wordt ook voor het overige afgewezen, nu Powerplustools Benelux de Datona producten pas na het einde van de samenwerkingsovereenkomst zal gaan verkopen en er ook geen concurrentie-verbod tussen partijen is overeengekomen.
 
De overdracht van de domeinnaam www.powerplustools.nl aan de wederpartij wordt eveneens afgewezen nu er voor een dergelijke verstrekkende vordering geen rechtsgrond aanwezig is. Hetzelfde geldt voor overdracht van de telefoon- en faxnummers.
 
Gelet op het feit dat Powerplustools Benelux c.s. andere foto's hebben laten maken, dan wel daartoe opdracht hebben gegeven, heeft Powerplustools International ook geen belang meer bij een verbod tot het gebruikmaken van het fotomateriaal.
 
In reconventie wordt de opheffing van het conservatoir bewijsbeslag uitgesproken aangezien er geen sprake is van merkinbreuk dan wel slaafse nabootsing; wordt het wapperverbod afgewezen wegens het ontbreken van een uitzonderlijke situatie; wordt het gebod tot inschrijving als mede-merkhouder afgewezen wegens het ontbreken van een (spoedeisend) belang nu de vorderingen in conventie reeds zijn afgewezen.
 
Volgt veroordeling van Powerplustools International in de 1019h-proceskosten: €6.000 (gematigd tot indicatietarief).

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2009, 200.000.224/01 KG, Bavaria N.V. tegen A.P. Holding B.V. (met dank aan Willem Leppink, Ploum Lodder Princen)

Merkenrecht. Eerst even kort. Na kortgedingvonnis (IEF 3949), oppositiebeslissing (IEF 6516) en arrest in incident (IEF 6131), nu eindarrest van het Hof Amsterdam in de bierzaak Hollandia tegen Hollander. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. De beschermingsomvang van Bavaria's HOLLANDIA strekt zich niet uit tot HOLLANDER. Vertraging van de procedure door eiser (later appellant) is niet van invloed op het spoedeisend belang, omdat gebruik van het merk nog altijd dreigt. 1019h proceskosten: 16.000,- 

4.8. Hierin kan Bavaria niet worden gevolgd. Het woord Hollandia, dat in het merk van Bavaria de meeste aandacht trekt, is afgeleid van het woord Holland, een geografische aanduiding, en heeft als zodanig weinig onderscheidend vermogen. De tekens die AP wil gaan gebruiken bestaan uit een zwarte rechthoek respectievelijk een zwart vierkant met daarin in witte letters het woord Hollander respectievelijk de tekst It must be a Hollander, gecombineerd met een gestileerde letter H en een rode tulp. Daarmee is - mede gelet op het beschrijvende karakter van het element Holland in Hollandia en in de aangevallen tekens van AP en op het in verband daarmee geringe onderscheidend vermogen van het bestanddeel Hollandia - door AP voldoende afstand bewaard ten opzichte van het beeldmerk van Bavaria.

4.9. In het licht hiervan is het hof voorshands van oordeel dat de mate van overeenstemming tussen merk en teken onvoldoende is om het gevaar van daardoor optredende verwarring bij het publiek aannemelijk te maken. Dit brengt tevens mee dat voorshands evenmin voldoende aannemelijk is dat tussen de beeldmerken van Bavaria en die van AP een zodanig verband zal worden gelegd dat door AP ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk Hollandia. De voorzieningenrechter heeft het beroep op art. 2.20 lid 1 sub b en d BVIE daarom terecht verworpen. De grieven 1 tot en met 4 falen derhalve.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 7 juli 2009, 200.023.323/01 SKG, Vandenberg Drukwerken B.V. tegen Unlimited N.L. B.V. (met dank aan Fulco Blokhuis & Marc de Boer, Boekx).

Merkenrecht. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 december, IEF 7435). Merkhouder van woordmerk MIJN verzet zich tegen gebruik van teken mijnnl.nl door stadsmagazine-uitgever NL Unlinited. Geen inbreuk.

Het teken ‘mijn’ heeft een gering onderscheidend vermogen, ook waar het gebruikt wordt voor publicaties. Immers het woord ‘mijn’, zeker in de betekenis van het bezittelijk voornaamwoord (‘van mij’), is een (naar NL Unlimited genoegzaam heeft aangetoond ook in tekens ter onderscheiding van waren en diensten) veel gebruikte term waaraan slechts een beperkt individualiserend vermogen kan worden toegekend. Dit brengt mee dat de beschermingsomvang van het woordmerk ‘mijn’ beperkt is en van dit woordmerk in beginsel voldoende afstand wordt gehouden indien het woord ‘mijn’ in een teken bijvoeglijk wordt gebruikt en gecombineerd wordt met een zelfstandig naamwoord of ander element waaraan in de desbetreffende context voldoende onderscheidende kracht toekomt. Naar voorlopig oordeel van het hof doet dit zich in het onderhavige geval voor. In de door NL Unlimited op haar website gebruikte combinatie MIJN NL ligt de nadruk onmiskenbaar op het element NL. Dit geldt eens te meer voor het gebruik van die combinatie in het logo, waar de nadruk op het element NL ook visueel is vormgegeven.(…) Van gevaar voor verwarring is geen sprake. (4.4.).

Lees het arrest hier.

GvEA, 8 juli 2009, zaak T-28/08, Mars, Inc. tegen OHIM / Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Succesvolle nietigheidsprocedure tegen vormmerk ‘Bounty’. Geen onderscheidend vermogen: “As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.”  Geen inburgering aangetoond voor alle lidstaten.

Onderscheidend vermogen: 31. Secondly, as regards the allegedly distinctive characteristics of the shape in question, relied on by the applicant, it must be stated, first, that an elongated shape is almost intrinsic to a chocolate bar and does not therefore significantly depart from the norm and customs of the relevant sector. Furthermore, the word ‘bar’ itself suggests that the shape of the product it describes is elongated. It is a shape which comes naturally to the mind of the consumer of mass consumption goods such as the goods concerned (see, to that effect, Case T-396/92 Storck v OHIM (shape of a sweet) [2004] ECR II-3821, paragraphs 39 and 42).

32. Secondly, the applicant’s argument that ‘applying rounded ends to an elongated rectangular chocolate bar is in itself unusual in the sector’ must also be rejected. As stated by the intervener, which provides a number of examples in that regard, many chocolate bars available on the market display that combination of elements. Furthermore, the applicant itself admitted in the application and at the hearing that there are other chocolate bars on the market which have a shape similar to that of the mark applied for. The applicant has not however shown in what respect those other goods are merely copies of the mark applied for in the present case.

33. Lastly, as regards the three chevrons on the top of the shape at issue, it must be held that the Board of Appeal was correct to find, in paragraph 26 of the contested decision, that the average consumer of the category of goods concerned will perceive those chevrons, at the most, as decorative elements and not as a sign indicating the commercial origin of the product. The applicant has not established that the relevant consumer would pay particular attention to that characteristic or to the rounded ends to the point of perceiving them as an indication of the commercial origin of the product concerned. As stated by the Board of Appeal, the end user will usually pay more attention to the label on the product or its packaging and the name, image or graphic design displayed thereon than simply to the shape of the product. Furthermore, as the product in question is sold in opaque packaging the consumer will generally see its shape only after having removed that packaging.

34. Consequently, the Board of Appeal showed to the requisite legal standard that none of the characteristics of the shape of the mark at issue, taken alone or combined with the mark’s other characteristics, is distinctive. As the shape in question, taken as a whole, cannot be sufficiently distinguished from other shapes commonly used for chocolate bars, it does not permit the relevant public immediately and with certainty, without conducting an analytical examination and without paying particular attention, to distinguish the applicant’s chocolate bars from those with a different commercial origin. Accordingly, the shape applied for is itself devoid of any distinctive character in relation to the goods concerned.

35. It is apparent from all of the foregoing that the Board of Appeal did not infringe Article 7(1)(b) of Regulation No 40/94. Consequently, the first plea must be rejected as unfounded.

Inburgering: 45. It is also settled case-law that, in order to have the registration of a mark accepted under Article 7(3) of Regulation No 40/94, the distinctive character acquired in consequence of the use of that mark must be demonstrated in the part of the Community where it was, ab initio, devoid of any such character under Article 7(1)(b) to (d) of that regulation (Case C-25/05 P Storck v OHIM [2006] ECR I‑5719, paragraph 83; Case T-91/99 Ford Motor v OHIM (OPTIONS) [2000] ECR II-1925, paragraphs 26 and 27; Case T-402/02 Storck v OHIM (shape of a sweet wrapper) [2004] ECR II-3849, paragraph 78; and judgment of 12 September 2007 in Case T-141/06 Glaverbel v OHIM (texture of a glass surface), not published in the ECR, paragraph 40).

46. In the present case, the Board of Appeal found, in paragraph 32 of the contested decision, that ‘[t]he mark applied for [had] been found to be non-distinctive in the entire Community, which at the filing date of the [applicant’s] trade mark, namely 7 May 1998, consisted of 15 Member States’. It is thus in the entire Community, consisting of the then 15 Member States, that the mark applied for must have acquired distinctive character through use in order to be registrable under Article 7(3) of Regulation No 40/94 (see, to that effect, Case C‑25/05 P Storck v OHIM, paragraphs 81 to 86).

47. Accordingly, the Board of Appeal did not err in requiring evidence of distinctive character acquired through use in the 15 Member States which were part of the Community at the time when the trade mark application was filed.

Lees het arrest hier. 

Gerechtshof ’s-Gravenhage, beschikking van 7 juli 2009, zaaknr. 200.012.035/01, Ottomania CV tegen Otto GmbH & Co KG & BBIE (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Merkenrecht. Hoger beroep in oppositieprocedure. Het hof vernietigt de beslissing in oppositie van het BBIE, doet de zaak zelf af, verklaart de oppositie ongegrond en bepaalt dat het merk OTTOMANIA wordt ingeschreven. Géén 1019h proceskostenveroordeling, ‘nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht’.

5. (…) Het bovenstaande brengt mee dat in het midden kan blijven of in een oppositieprocedure in beroep door het hof rekening mag worden gehouden met nieuwe (juridische) verweren van de oorspronkelijk verweerder in de oppositieprocedure en of een dergelijk verweer in de reactie namens Ottomania in de oppositieprocedure, daar waar een beroep wordt gedaan op de omstandigheid dat de afzetkanalen van de waren van partijen verschillen, valt te lezen.

(…) 8 (…) is het hof van oordeel dat er geen sprake is van zodanige auditieve en visuele overeenstemming dat sprake is van reëel verwarringsgevaar, terwijl door voormelde, voor een deel van het publiek herkenbare, begripsmatige betekenis van OTTOMANLA bovendien een eventueel beperkte mate van auditieve en/of visuele overeenstemming wordt gecompenseerd. Daaraan doet niet af dat het teken OTTOMANIA begint met het woord OTTO en dit merk "volledig hernomen is in het betwiste teken". Dat de consument in het algemeen meer belang hecht aan het eerste deel van woorden is in dit geval, gelet op de hiervoor aangegeven omstandigheden, onvoldoende reden om verwarringsgevaar aan te nemen.
Ottomania heef een aantal voorbeelden genoemd waarin het woorddeel MANIA opgevat kan worden als een verwijzing naar gekte of overdreven voorliefde (in het Nederlands manie). Bij die voorbeelden gaat het om erkend bestaande populariteit van een (vakantie)land of persoon. Gesteld noch gebleken dat er een gekte (hype) rond het (postorderbedrijf) OTTO bestaat, zodat er geen verwarringsgevaar is in die zin dat het publiek in Ottomania een verwijzing naar het merk OTTO zal zien.
Nu het hof van oordeel is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, is de oppositie ongegrond.

9. Op grond van het bovenstaande dient de bestreden beslissing van het Bureau te worden vernietigd. Hoewel artikel 2.17, lid 1, BVIE slechts spreekt over vernietiging van de beslissing van het Bureau, zal het hof tevens bepalen dat de oppositie ongegrond is en dat het depot wordt ingeschreven. Daarnaast heeft Ottomania geen belang meer bij toewijzing van het gevorderde bevel tot inschrijving. Krachtens artikel 1.33 van het Uitvoeringsreglement dient het Bureau onverwijld uitvoering te geven aan de beslissing van het hof over de ongegrondheid van de oppositie, zodra deze beslissing niet meer vatbaar is voor een voorziening in cassatie.

10. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Otto worden veroordeeld in de kosten van het bezwaar en het beroep. Ottomania heeft voor het eerst bij de mondelinge behandeling verzocht om volledige proceskostenveroordeIing op de voet van artikel 1019h Rv. Voor toepassing van dit artikel is naar het oordeel van het hof in dit beroep geen plaats is, nu het in casu niet gaat om een dagvaardingsprocedure tot handhaving van een intellectueel eigendomsrecht (artikel 1019h Rv juncto artikel 1019 Rv). Bovendien heef Ottomania haar verzoek terzake niet zodanig tijdig ingesteld en gespecificeerd dat Otto zich daartegen naar behoren heeft kunnen verweren. Het hof zal de kosten begroten volgens het algemene liquidatietarief als na te melden.

Lees de beschikking hier.