Alle rechtspraak  

Rechtbank Den Haag 12 februari 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:2592 (EPP tegen Zobu)
Uitspraak mede ingezonden door Maarten Russchen, Russchen advocatuur.
Merkenrecht. Normaal gebruik. Kosten volgens IE-indicatietarieven. In het tussenvonnis [IEF 9186] en eerder IEF 8233] heeft de rechtbank in het kader van de beoordeling van het door haar aangenomen beroep van Zobu op verval van EPP’s gemeenschapsmerk EUPRAX vastgesteld dat EPP haar merk niet buiten Duitsland (heeft) gebruikt. Deze zaak is aangehouden in afwachting van de zaak Onel/Omel [IEF 12154]. Aan de hand van dat arrest oordeelt de rechtbank dat geen sprake is van normaal gebruik binnen de Gemeenschap in de zin van artikel 15 lid 1 GMVo en dus kan Zobu verval van het merk inroepen op de voet van artikel 51 lid 1 onder a GMVo.

EPP heeft geen specifiek of algemeen bewijsaanbod gedaan. De rechtbank verwacht niet dat er nog bewijs wordt aangeboden om aan te tonen dat in de relevante periode normaal gebruik heeft plaatsgevonden. EPP wordt veroordeeld in de proceskosten van Zobu volgens de IE-indicatietarieven nu het ontbreekt aan een toereikende motivering waarom de kosten aanzienlijk hoger zijn.

2.12 (...) Ook nadat EPP schriftelijke bewijzen van normaal gebruik had overgelegd en de procedure na de Onel/Omel-beslissing was voortgezet, heeft zij in haar akte van 22 mei 2013 volgehouden dat van normaal gebruik sprake is, maar geen specifiek of algemeen bewijsaanbod gedaan. De rechtbank neemt daarom aan dat EPP niet aanbiedt verder bewijs te leveren. Als vaststaand moet daarom thans worden aangenomen dat normaal gebruik in de relevante periode heeft ontbroken. De door Zobu aangevoerde overige standpunten kunnen om die reden verder onbesproken blijven.

2.13. Een en ander leidt tot de conclusie dat EPP als houdster van het gemeenschapsmerk EUPRAX vijf jaar na de inschrijving ervan binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk in de zin van artikel 15 lid 1 GMVo, op grond waarvan Zobu het verval van het merk kan inroepen op de voet van artikel 51 lid 1 onder a GMVo. Dit verweer kan gezien artikel 99 lid 3 GMVo worden gevoerd zonder een reconventionele vordering tot vervallenverklaring in te stellen. Het beroep van Zobu op verval van het gemeenschapsmerk dient daarom gegrond te worden verklaard.

2.14. De gegrondverklaring van het beroep op verval van het gemeenschapsmerk brengt mee dat het gemeenschapsmerk van EPP op de voet van artikel 55 lid 1 GMVo wordt geacht geen rechtsgevolgen als bedoeld in de GMVo meer te hebben waarmee de grondslag voor de op artikel 9 lid 1 aanhef en onder a en/of b GMVo en de op artikel 2.28 lid 3 jo. artikel 2.3 sub a BVIE (Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)) gebaseerde verboden respectievelijk nietigverklaring ontbreekt. Voor zover die vorderingen zijn gebaseerd op artikel 2.20 lid 1 BVIE zijn zij al niet toewijsbaar omdat EPP niet over een Beneluxmerk beschikt. Het op artikel 5a Handelsnaamwet gebaseerde verbod tot slot is gezien het verval van merk evenmin toewijsbaar.

2.17. Nu de redelijkheid en evenredigheid van de door Zobu opgegeven proceskosten gemotiveerd worden bestreden en een toereikende motivering ontbreekt waarom deze kosten aanzienlijk hoger zijn dan de IE-indicatietarieven, zal dit laatste tarief worden toegepast. De procedure is aan te merken als een niet-eenvoudige bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi. De proceskosten worden aan de hand daarvan begroot op € 25.000, te vermeerderen met het door Zobu betaalde griffierecht van € 254.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Beroep tegen CALDEA afgewezen [BALEA v. CALDEA]
B) Beroep "La qualité est la meilleure des recettes" afgewezen [Oetker v. OHMI]
C) Beroep DEMON gedeeltelijk toegewezen [DEMON v. Demon]

Gerecht EU 12 februari 2014, zaak T-26/13 (CALDEA) - dossier
Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het internationale merk BALEA voor waren van de klassen 3, 5 en 8 en strekkende tot vernietiging van beslissing van het BHIM houdende verwerping van het beroep tegen de afwijzing door de oppositieafdeling van de oppositie ingesteld door verzoekster tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk CALDEA voor waren en diensten van de klassen 3, 35, 37, 42, 44 en 45. Het beroep is afgewezen.

54. The applicant’s arguments based on, first, the identity or similarity of the goods and services concerned; secondly, the reputation of the earlier mark, particularly in Germany; thirdly, the so-called low degree of attention of the relevant public and the method of distribution of the goods at issue and, fourthly, a judgment of the Landgericht Mannheim, could not invalidate that finding, even if they were not irrelevant. As those arguments are, in essence, identical to those already put forward by the applicant against the decision at issue in the case which gave rise to the judgment in caldea, it is sufficient, in order to reject them, to refer to the findings set out, in that regard, by the Court in paragraphs 68, 69, 70 and 71 of that judgment, according to which, it is, in essence, not possible to conclude that there is a likelihood of confusion where there is no similarity between the signs at issue, a finding which is not called into question where the goods and services are identical or similar or where an earlier mark has a highly distinctive character.

55. In view of all of the foregoing, it must be held that the Board of Appeal acted correctly in establishing that the signs at issue were different and that there was no likelihood of confusion between them.

56. Consequently, the applicant’s single plea in law must be rejected as unfounded and the action therefore dismissed in its entirety, without there being any need to rule on the admissibility, which has been disputed by OHIM, of the claim in the application for the annulment of the mark applied for and the referral of the case back to OHIM.

Gerecht EU 12 februari 2014, zaak T-570/11 (La qualité est la meilleure des recettes) - dossier
Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing van BHIM, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het woordmerk „La qualité est la meilleure des recettes”, voor waren van de klassen 16, 29, 30 en 32. Het beroep is afgewezen.

68. Die Klägerin beruft sich zur Untermauerung ihres Vorbringens zur Bekanntheit des betreffenden Zeichens auf die Erklärung vom 4. November 2011, die, wie oben in Rn. 13 festgestellt, keinen zulässigen Beweis darstellt.

69. Daher entbehrt das Vorbringen der Klägerin zur Bekanntheit des betreffenden Zeichens, soweit sie lediglich auf die in dieser Erklärung genannten neuen Gesichtspunkte verweist, der Grundlage.

70. Im Übrigen ist, soweit die betreffende Erklärung Hinweise auf bestimmte Gesichtspunkte enthält, die bereits vor der Beschwerdekammer geltend gemacht wurden, jedenfalls seitens der Klägerin kein Argument vorgebracht worden, das die Feststellung der Beschwerdekammer entkräften könnte, wonach diese Gesichtspunkte nicht ausreichten, um die Bekanntheit des fraglichen Zeichens nachzuweisen.

71. Wie sich nämlich aus der in den Rn. 37 bis 41 der angefochtenen Entscheidung vorgenommenen Beurteilung der Beschwerdekammer ergibt, die von der Klägerin nicht in Frage gestellt wird, betrafen diese Gesichtspunkte zum einen die Benutzung der deutschen Marke Qualität ist das beste Rezept der Klägerin und nicht die Anmeldemarke. Zum anderen umfassten die weiteren vor der Beschwerdekammer vorgebrachten Gesichtspunkte weder einen Nachweis des Marktanteils noch des Umsatzes im Zusammenhang mit der Benutzung des betreffenden Zeichens, noch im Übrigen einen anderen Beweis, der den Bekanntheitsgrad dieses Zeichens in Frankreich oder die Wirkung dieses Zeichens auf die maßgeblichen Verkehrskreise belegen könnte.

72. Daher ist das auf die Bekanntheit des Zeichens gestützte Vorbringen der Klägerin als unbegründet zurückzuweisen.

73. Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Gerecht EU 13 februari 2014, zaak T-380/12 (DEMON) - dossier
Gemeenschapsmerk – Door houder van internationaal woordmerk DEMON voor waren van klasse 28 ingesteld beroep tot vernietiging van de beslissing van BHIM, houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling, waarbij verzoeksters verzoek om nietigverklaring van het beeldmerk met het woordelement Demon voor waren van klasse 9 gedeeltelijk is toegewezen.

64. À titre liminaire, il convient de relever que les parties ne contestent pas le caractère distinctif normal de la marque antérieure retenu, à bon droit, par la chambre de recours au point 28 de la décision attaquée. Cet élément doit être pris en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

65. Il y a lieu de relever également que l’argument de l’intervenante selon lequel la requérante ne fabriquerait ni ne vendrait des planches à neige n’est pas pertinent pour apprécier l’existence d’un risque de confusion en l’espèce, dès lors que, ainsi que la chambre de recours l’a établi aux points 9 à 11 de la décision attaquée sans que, par ailleurs, ce constat ait été contesté par l’intervenante devant le Tribunal, la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure n’est, en l’espèce, pas pertinente aux fins du respect de l’article 57 du règlement n° 207/2009.

66. Les « masques de ski » et « masques de snowboard », désignés par la marque contestée, et les « planches à neige », désignées par la marque antérieure, étant moyennement similaires (voir point 43 ci-dessus), et les signes en conflit étant fortement similaires (voir point 59 ci-dessus), il y a lieu de conclure, contrairement à ce que la chambre de recours a établi au point 31 de la décision attaquée, qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne ces produits, même à supposer que, comme l’intervenante le soutient, le public pertinent soit jeune et fasse preuve d’un degré d’attention élevé.

67. En revanche, s’agissant des « lunettes de sport ; lunettes de protection ; masques de protection pour activités sportives, à l’exception de ceux adaptés à un sport spécifique » visés par la marque contestée, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’absence de risque de confusion avec la marque antérieure. En effet, ainsi qu’il ressort des points 44 à 46 ci-dessus, les produits en cause ne sont que très faiblement similaires, voire ne présentent aucune similitude. Dans ces conditions, l’existence d’un risque de confusion ne peut pas être établie, malgré l’existence d’un degré élevé de similitude visuelle entre les signes et d’une identité phonétique et conceptuelle entre ceux-ci. En effet, le très faible degré de similitude entre les produits désignés ne peut être compensé par le degré élevé de similitude entre les marques.

Hof Den Haag 11 februari 2014, ECLI:NL:GHDHA:2014:245 (Stichting ROCvA tegen Investimus S.A.)
Merkenrecht. Oppositieprocedure. Investimust is rechthebbende op het Gemeenschapswoordmerk COLLEGE. ROCvA heeft een Beneluxdepot verricht van het woord-/beeldmerk TCH THECOLLEGEHOTEL. Investimus heeft oppositie [nr. 2000955] ingesteld tegen de inschrijving van het teken voor diensten in de klasse 43. Het BBIE heeft de oppositie toegewezen. RoCvA vordert succesvol een bevel tot vernietiging.

Het BBIE heeft kennelijk abusievelijk de inschrijving van het betwiste teken voor de waren en diensten in klassen 9, 16 en 41 doorgehaald, de oppositie was daartegen niet gericht. Voor wat betreft de doorhaling van de inschrijving dient de bestreden beslissing vernietigd te worden. Het hof oordeelt dat de geringe auditieve en begripsmatige overeenstemming wordt gecompenseerd door de verschillen in visueel opzicht. In dit geval kan aan het woordelement geen visuele indruk van betekenis toekomen. Er is geen sprake van overeenstemming tussen het merk en het teken. Hiermee is niet voldaan aan één van de vereisten voor toewijzing van de oppositie en wordt de oppositie alsnog afgewezen.

Waren en diensten in klassen 9, 16 en 41
6. Tussen partijen is niet in geschil dat het BBIE kennelijk abusievelijk de inschrijving van het betwiste teken voor de waren en diensten in klassen 9, 16 en 41 heeft doorgehaald, nu de oppositie daartegen niet was gericht. De bestreden beslissing dient derhalve in ieder geval vernietigd te worden voor wat betreft de doorhaling van de inschrijving van het teken voor deze waren en diensten.

Diensten in klasse 43
7. Bij de beoordeling van de vraag of het merk COLLEGE enerzijds en het teken TCH anderzijds zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten gevaar voor directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het merk en het teken bij de gemiddelde consument van de betrokken diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren. Overeenstemming tussen de merken veronderstelt in dit verband het bestaan van visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenkomst. Wanneer daarvan sprake is, dient vervolgens te worden beoordeeld of, mede in aanmerking nemend de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten, bij het publiek direct of indirecte verwarring kan ontstaan over de herkomst ervan. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Indien er geen sprake is van overeenstemming is niet voldaan aan een van de voorwaarden voor toewijzing van de onderhavige oppositie.

Het relevante publiek
8. Het BBIE heeft als uitgangspunt gekozen dat het in het onderhavige geval gaat om horecadiensten, zodat het in aanmerking komend publiek zeer breed kan zijn en dat een gemiddeld aandachtsniveau normaal geacht mag worden. Ook naar het oordeel van het hof gaat het bij de onderhavige diensten – kort gezegd hotel- en restaurantdiensten – om diensten die bestemd zijn voor het algemene (brede) publiek. Het hof is evenwel van oordeel dat het gaat om “iets luxere diensten” en dat het publiek dat daarvan gebruik maakt in het algemeen een (beperkt) onderzoek doet naar de verschillende aanbieders van die diensten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van gespecialiseerde zoekmachines op internet. Het hof zal bij zijn beoordeling dan ook uitgaan van het algemene publiek met een aandachtsniveau dat iets boven het gemiddelde aandachtsniveau ligt.

Visuele vergelijking
8. Anders dan het merk, dat een zuiver woordmerk betreft, bestaat het teken bijna geheel uit een beeldelement, te weten een donkergrijs vlak met daarin een aantal witte lijnen die, gestileerd en over elkaar geprojecteerd, de letters T, C en H vormen. Onder dit beeldelement staat in zeer kleine letters, zeker in verhouding tot het beeldelement, “THECOLLEGEHOTEL”. Voorts bestaat het woordelement door de beschrijvende term hotel en de tot het normale taalgebruik behorende woorden “the” en “college” uit een beschrijvende aanduiding voor de onderhavige diensten, namelijk een bepaald soort hotel (zoals een stadshotel , een wintersporthotel, een studenten- of jongerenhotel). Het hof wijst er in dit verband op dat ROCvA onbetwist heeft gesteld dat het BBIE het eerder door ROCvA ingediende woordmerk voor diensten in de klasse 43 (voorlopig) heeft geweigerd, omdat hij van oordeel was dat het beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. Gelet op het bovenstaande wordt naar het oordeel van het hof de merkenrechtelijk relevante totaalindruk van het teken bepaald door het beeldelement. Weliswaar moet het samengestelde teken in zijn geheel in beschouwing worden genomen, maar in dit geval kan, vanwege het ondergeschikte en beschrijvende karakter, aan het woordelement geen visuele indruk van betekenis toekomen. Gelet daarop is het hof van oordeel dat het merk en het teken in visueel opzicht van elkaar afwijken.

Auditieve vergelijking
9. De auditieve vergelijking van het merk en het teken kan slechts betrekking hebben op het woordelement van de merken, te weten “COLLEGE” en “THECOLLEGEHOTEL”. Met het BBIE is het hof van oordeel dat (de combinatie van) de letters T, C, en H in het donkergrijze vlak als gevolg van de stilering door het relevante publiek niet (direct) als zodanig zullen worden gepercipieerd, waardoor zij voor de totaalindruk in auditieve zin niet bepalend, althans van ondergeschikte betekenis zijn. Weliswaar hebben merk en teken het woord “college” gemeen, maar in het teken zal dit woord, doordat het onderdeel uitmaakt van de aanduiding “ the college hotel” op zijn Engels worden uitgesproken. Het merk, dat slechts bestaat uit het woord “college” zal in de Benelux op zijn Nederlands (of Duits) (als kɔleʒə) of op zijn Frans (als kɔlɛʒ) worden uitgesproken. Gelet daarop, alsmede op de omstandigheid dat “the college hotel” beschrijvend moet worden geacht, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van auditieve overeenstemming, althans slechts van zeer beperkte auditieve overeenstemming.

Begripsmatige vergelijking
10. Het woord “college” in het merk en het teken heeft onder meer de betekenis van universiteit of opleidingsinstituut. Het woordelement van het teken zal naar het oordeel van het hof worden opgevat in beschrijvende zin als een bepaald soort hotel (dat met een universiteit of opleidingsinstituut te maken heeft), terwijl daarvan geen sprake is bij het enkele woord “college”, waaruit het merk bestaat. Dit verklaart ook waarom het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) en het Gerecht van het Europese Hof van Justitie de door ROCvA ingestelde vordering tot nietigverklaring van het merk hebben afgewezen. Gelet daarop is naar het oordeel van het hof geen sprake van begripsmatige overeenstemming, althans slechts van zeer beperkte begripsmatige overeenstemming.

Hof van Beroep Brussel 4 februari 2014, 2013/AR/77 (Telenet N.V. tegen BBIE)
Uitspraak ingezonden door Ignace Vernimme, Stibbe.
Kleurmerk. Geen onderscheidend vermogen. Geen specifieke markt. Openbaar belang. Eiseres heeft depot verricht [nr. 1222275] van een individueel kleurmerk in de gele kleurtint 'RAL 1018' voor 'triple play' diensten. Het depot is door het BBIE geweigerd vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen, het bestaat enkel uit de kleur geel. Het hof oordeelt dat geen onderscheidend vermogen ab initio kan worden toegekend, omdat het onzelfstandige gebruik niet aannemelijk maakt dat het publiek het als herkomstteken kan opvatten. Het argument dat het een zeer specifieke, relevante markt betreft, baat niet. Vastgesteld wordt dat de dienst zich richt tot het algemeen publiek in de ruimste zin van het woord. Als wel reden bestaat onderscheidend vermogen aan te nemen, moet worden aangenomen dat een onbegrensde kleur om redenen van openbaar belang als merk moet worden geweerd op basis van de 'vrijhoudingsbehoefte'. De weigering was terecht.

37. Overigens doen de door Telenet voorgelegde bewijsstukken ook niet blijken dat zij voor het tijdstip van het depot de onbegrensde kleur als zelfstandig onderscheidend teken heeft aangewend.
Immers, in alle gevallen blijkt de betrokken kleur wel als een achtergrond gebruikt, maar tegen die gekleurde achtergrond is telkens haar maatschappelijke benaming en een specifiek logo (een vierkant lachend gezicht in rode kleur op een gele achtergrond) gebruikt, zodat geenszins voor de hand ligt dat het doelpubliek de gele kleur op zich als een herkomstteken voor de onderneming Telenet kon opvatten.
Bijgevolg kunnen uit die bewijsstukken geen relevante elementen gepuurd worden in verband met de vraag naar de incidentie van het eerder gebruik van het gedeponeerde kleurenmerk op haar onderscheidende vermogen.

 40. Wat de specificiteit van de markt aangaat, geeft het arrest-Libertel aan dat het de ‘relevante markt’ betreft, maar zonder nader aan te geven hoe de relevante markt moet worden gedefinieerd, al kan op grand van de tweede toetsingsgrond die het algemene belang betreft, worden aangenomen dat hiermee gedoeld wordt op de ‘relevante markt’ in de mededingingsrechtelijke betekenis van het woord.
Uit een door eiseres voorgelegde beslissing van dit hof kan worden afgeleid dat vooralsnog geen marktanalyse voorligt die besluit dat de ‘triple play’-diensten een dienstenmarkt op zich vormen, waaruit moet worden afgeleid dat de betrokken diensten in elk geval warden aangeboden op verschillende dienstenmarkten.

Daaronder bevinden zich in elk geval de retailmarkt voor de levering van tv-signalen, de breedbandmarkt voor toegang tot internet en de toegang tot het openbare telefoonnet. Mogelijk omvat de ‘relevante markt’ zelfs alle markten die opgesomd zijn in de bijlage bij de aanbeveling van de Europese Commissie van 17 december 2007 betreffende de relevante producten- en dienstenmarkten in de sector van de elektronische communicatie.

Zelfs indien voldaan zou zijn aan de voorwaarden om triple-play of multi-play diensten als een afzonderlijke relevante markt te behandelen, dan nog dient te warden vastgesteld dat deze dienst zich richt tot het algemeen publiek in de ruimste zin van het woord.
 
41. Zodoende kan evenmin worden aangenomen dat de in aanmerking te nemen relevante markt kennelijk specifiek is.

43. Overigens verzet ook het algemene belang zich tegen de inschrijving van het door eiseres gedeponeerde teken als merk.

Immers, het Iijdt weinig twijfel dat een merkenrechtelijke toewijzing van het gebruik van de onbegrensde kleur RAL- 1018 een ongerechtvaardigde beperking met zich brengt van een beschikbare kleur voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd, aanbieden.[..]

44. Het exclusief gebruik van een bepaalde kleur toewijzen als herkenningsfactor levert verder ook aanzienlijke beperkingen op voor de aanbieders van soortgelijke waren en diensten.[..]

48. Zodoende is er geen reden om aan te nemen dat, zelfs indien zou moeten warden aangenomen dat de door eiseres gedeponeerde onbegrensde kleur onderscheidend vermogen zou hebben - wat niet het geval is – het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zou kunnen geschonden
worden doordat de onbegrensde kleur om redenen van openbaar belang als merk wordt geweerd op basis van de ‘vrijhoudingsbehoefte’.

Rapport over de voorgestelde Gemeenschapsmerkregeling, 16 januari 2014, A7-0031/2014. - Harmonisatierichtlijn voor merkenrecht, A7-0032/2014
Wetgeving [***I Ordinary legislative procedure (first reading)]. Gemeenschapsmerkenrecht wordt EU merkenrecht. OHIM wordt 'EU IP Agency'. Governancegerelateerde zaken. Samenwerkingsmogelijkheden openhouden. Taksen en gedelegeerde wetgeving. Handhavingsmaatregelen. Inhoud:
p. 5 Draft EU Parliament Legislative Resolution
p. 90 Explanatory Statement
p. 95 Opinion of Committee on Legal Affairs on the Use of Delegated Acts
p. 138 Opinion of Committee on International Trade
p. 145 Opinion of Committee on The Internal Market and Consumer Protection

Summary 0031/2014: The long-awaited proposal for a review of the trade mark system in Europe was presented by the Commission in late March 2013 after having worked on the proposal over a period of several years. Your rapporteur is committed to working hard in order to adopt these proposals during the current legislature but wants to remind that the limited time available will not make this an easy task. The quality of the legislative process can not be compromised with and the opportunity that this revision presents to modernise the trade mark system in Europe should not be lost in order to arrive at an expedient agreement between the institutions. Nevertheless, your rapporteur has received broad support in the committee for legal affairs for an ambitious time table. The limited time that has been available to draft this report in the light of this time table will imply that this report covers most of the main issues where there is need of amendments on the commission proposal. However, your rapporteur reserves the right to come back at a later stage with additional amendments and proposals on topics that have not been included in this report.

The community trade mark system and OHIM has existed for over 15 years and it is reasonable to do a review of the existing rules to improve a system which has been a great success. During these years OHIM has grown into a well functioning and effective agency with a clear view of its mission to assist the trade mark and design community in Europe. The addition of new tasks such as the Observatory on infringements of intellectual property rights and the databases on orphan works is a proof of the trust placed in the Agency both by the co-legislators and by the commission.

The current review requires, in the view of your rapporteur, that changes to the governance of OHIM be made with a view to guaranteeing the continued independence, user-friendliness and competence that has characterised the Agency so far.

It is important to note that the Agency is neither purely a Member State, Commission nor Parliament agency but an agency of the European Union. As such some changes to the governance, notably through the guidance offered by the Common Approach on Decentralised Agencies, should be made.

The issue of the fees for European trade marks ties in closely with the capacity of the Agency to perform its duties. Here your rapporteur will thus argue that this is an issue so closely related with the core governance of the Agency and the capacity of the Agency to perform its tasks that it must be regulated in the basic act rather than through a delegated act.

On substantive law matters the Commission has proposed a number of changes, most of which your rapporteur agrees with, although there is still room for improvements.

Summary 0032/2014: The directive harmonising certain aspects of trade mark law of the Member States of the
European Union has existed for over 20 years. The present review provides an opportunity to learn from best practices and further strengthen the harmonizing aspects of substantive trade mark law and procedures used by national trade mark offices.

Your rapporteur wants to make clear from the start that this review should have as its foremost guiding principle the preservation and strengthening of the dual-level system of trade mark protection in Europe. The business community in the European Union consists of over 20 million companies with vastly differing needs. The trade mark system should be simple and flexible enough to give the users of the system access to a protection that suits their needs.

Some users want to seek the protection only in one Member State whilst some want to seek unitary protection in the 28 member states of the Union. It should however be noted that there are also many users that depend on using the national system for protection in several different Member States. This could for example be the case for users that are not able to get
an EU trade mark because of prior existing rights in one or several Member States. It could also be the very conscious choice of a company active in a small number of countries or in a border region.

In order to assist these users which are relying on the services of multiple national offices for their protection it is reasonable to harmonize procedures so that the users are not forced to deal with completely different procedural approaches in the different Member States where they wish to seek protection. Although the fees, notably at OHIM, make up an important
component of the choice of strategy for where a trade mark is registered, there are many other factors at play as well.

The focus on implementing best practices for procedures and substantive law should be to make national trade mark systems more attractive for users. For this reason it would also be reasonable to harmonize a number of additional procedural aspects that would improve the situation for users protecting their trade marks in multiple national offices.

Whilst having a generally positive outlook on harmonization it also has to be noted that some of the proposals of the Commission go too far in that they disregard the territorial nature of the protection offered. Other proposals need clarifications to ensure that important features, notably to SMEs, are preserved.

Examination of absolute grounds, Article 4(2)
This is the most obvious case where the proposal from the Commission goes to far and your rapporteur suggests deleting this provision in its entirety. The results of keeping this provision would be that the examination before a national office would be no different from the examination before the Agency. As the right awarded by a national office only concerns the territory of that Member State it would not be appropriate to require examination on absolute grounds with respect to territories which will not be covered by the trade mark anyway.

Ex officio examination of relative grounds
A number of national offices in the European Union still perform ex officio examinations of relative grounds. The Commission has presented a good case underlining the complications that this procedure entails for applicants of the system, due for example to considerable delays. It should however be noted that many offices that have abolished the ex officio examination of relative grounds still provide (ex officio) their applicants with searches and search results with regards to earlier rights as well as notifications to proprietors of earlier rights of applications that may conflict with their rights. Your rapporteur considers it perfectly possible to preserve the option for national offices to provide this examination, and combine it with the well founded proposal by the Commission to not let these examinations block the application procedure for the applicant

Enforcement measures
The Commission has proposed to introduce a provision on imports where only the consignor acts for commercial purposes and where the recipient is for example an individual citizen. Given the need to stop counterfeits the provision is welcome but it should be limited to counterfeit products.

The Commission has further proposed a provision on goods in transit. Although there is a need to stop counterfeit products entering the European internal market the proposal would also hamper legitimate international trade. Your rapporteur would thus suggest a number of changes in order to ensure a more balanced proposal.

Administrative simplification
In the view of your rapporteur there would still be room for additional proposals to strengthen the attractiveness of the national trade mark system by simplifying some procedural rules. Parties to a proceeding before a national office should for instance not be forced to designate an official address within this Member State.

Rechtbank Den Haag 15 januari 2014, voeging van HA ZA 12-812, HA ZA 12-1319 en HA ZA 12-1479 (Royal T-Stick)
Merkenrecht. Contractenrecht. RTE verhandelt theestaafjes onder de merknaam Royal T-Stick. RTE kocht de theestaafjes in bij Royal Group. De gevoegde zaken gaan over de vraag wie van de partijen de rechtmatige merkhouder is van de merkinschrijvingen voor het woordmerk of woord-beeldmerk ROYAL T-STICK. De aandeelhouders (geanonimiseerden) hebben in de periode 2007/2008 een overeenkomst gesloten op grond waarvan zij gehouden zijn de merken te registreren op naam van Royal Group, althans de aandeelhouders gezamenlijk, althans IVH. [W] c.s. vorderen nakoming door [X], [Y] en [Z] van die verplichting. Alvorens in te gaan op de vraag wie op dit moment rechthebbende(n) is of zijn op de ROYAL T-STICK merken, beoordeelt de rechtbank eerst of op die rechthebbende(n) een verplichting rust om die merken te registreren op naam van Royal Group, de vier aandeelhouders gezamenlijk of IVH.

Niet is gebleken dat er een meer omvattende afspraak tussen partijen bestond, inhoudende dat ieder van hen alle bestaande en toekomstige ROYAL T-STICK merken waarvan zij rechthebbende waren of in de toekomst zouden worden aan Royal Group, aan alle vier gezamenlijk of aan IVH dienden over te dragen. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat de overeenkomst daarnaast ook verplichtingen van [X] en [Y] jegens de overige aandeelhouders inhield. De vorderingen worden afgewezen.

6.17. De slotsom van het voorgaande is dat, in het geval [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht, de merkrechten verbonden aan CTM ~859 en IR ~868 door middel van de akte van 2 februari 2012 rechtsgeldig zijn overgedragen aan [X] en [Y] en dat die overdracht niet vernietigbaar is.

6.18. In dat geval zou [Z] vanaf 3 februari 2012 (de datum waarop de akte van 2 februari 2012 volgens [X] en [Y] is getekend) niet langer medegerechtigd zijn tot CTM ~859. [Z] heeft niet bestreden dat de op 8 juni 2012 in beslag genomen theestaafjes voorzien waren van het teken ROYAL T-STICK. Indien [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht, is er derhalve sprake van gebruik door [Z] van tekens die identiek zijn aan CTM ~859 voor identieke waren in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo, doordat [Z] de theestaafjes in de Gemeenschap had ingevoerd en ter verhandeling in voorraad had. Dat het de bedoeling was dat de in beslag genomen partij theestaafjes zou worden uitgevoerd naar een bestemming buiten de Gemeenschap doet daar niet aan af, nu de theestaafjes in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Indien [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht heeft [Z] derhalve inbreuk gemaakt op de merkrechten van [X] en [Y] op CTM ~859 op grond van artikel 9 lid 1 sub a en lid 2 GMVo door het invoeren en in voorraad hebben van de in beslag genomen partij theestaafjes. In dat geval is het door [X] en [Y] gevorderde verbod toewijsbaar jegens [Z], in zoverre dat het zal worden beperkt tot inbreuk op CTM ~859. Zoals hiervoor overwogen zal het verbod zich niet uitstrekken tot CTM ~091.

6.23. De vraag of de gevorderde verklaring voor recht jegens [X] en [Y] gegeven kan worden is afhankelijk van de vraag of [X] en [Y] een beroep kunnen doen op de akte van 2 februari 2012. Als die akte niet rechtsgeldig tot stand is gekomen zijn zij geen rechthebbende op IR ~868 geworden en is de gevraagde verklaring voor recht niet toewijsbaar. Ook voor deze vordering rust op [X] en [Y] de bewijslast ter zake de stelling dat de op de akte van 2 februari 2012 geplaatste handtekening van [Z] is. Als [X] en [Y] slagen in hun bewijsopdracht, zijn zij de rechthebbenden geworden en kan de verklaring voor recht worden toegewezen. Als zij niet slagen in die bewijsopdracht is dat niet het geval.

WIPO 3 november 2013, Case No. D2013-1603 (timbermate.com)
Domeinnaamrecht. Reverse Domain Name Hijacking. Eiseres is een Australische producent van houtvullerproducten en verkoopt dit sinds 1998 via timbermate.com.au onder het merk TIMBERMATE.  Sinds 2003 is de gewraakte domeinnaam geregistreerd door Respondent, exclusieve distributeur in de Verenigde Staten. In 2011 is de overeenkomst opgezegd en heeft Respondent de domeinnaam gebruikt voor het adverteren van haar eigen houtvuller.

Eiseres is niet overtuigend in het aantonen van registratie en gebruik te kwader trouw. Er is - onder verwijzing naar vele eerdere WIPO procedures - zelfs sprake van een reverse domain name hijacking. De klacht is door een advocatenkantoor naar voren gebracht en zij had dit moeten weten. De procedure is te kwader trouw gestart en levert misbruik van procesrecht op. De eiseres had moeten weten dat de procedure gedoemd was te mislukken en de eiseres wist dit (middels haar vertegenwoordiger - een advocatenkantoor). Die aanwijzing haalt het Panel uit het feit dat een zaak onder de IEDR Policy (Irish decision) werd aangehaald waarbij geen conjunctive requirement benodigd is, terwijl dit onder de toepasselijke UDRP wel een vereiste is. De domeinnaam wordt niet overgedragen; er is sprake van Reverse Domain Name Hijacking.

Onder E:

For a finding under this head the Panel must conclude that the Complaint was brought in bad faith whether to deprive the Respondent of the Domain Name or to harass the Respondent or for some other reason.

Is the fact that the Panel has found that the Respondent is using the Domain Name in bad faith a relevant factor? Can that fact counter-balance any bad faith intent behind the filing of the Complaint? The Panel does not believe so. Two wrongs do not make a right.

On the findings of the Panel the Complainant has brought a fundamentally misconceived Complaint. It should never have been brought. Paragraph 4(a)(iii) of the Policy calls for bad faith registration and use, yet there is no dispute that the Respondent’s registration of the Domain Name was in good faith.
(...)
Adopting that approach here, the Panel is required to choose between abuse and incompetence. In the end, the Panel concludes that when the Complaint was filed the Complainant (through its representative) knew that the Policy called for the conjunctive requirement and knew therefore that the Complainant was doomed to failure.

(...)
Accordingly, the Complainant (through its representative) was only too well aware of the conjunctive requirement and instead of citing any previous decisions on the topic under the Policy elected to cite an Irish decision, Fatboy the original B.V. v. Padraig Beirne, WIPO Case No. DIE2008-0003, a case under the IEDR Policy, which does not incorporate the conjunctive requirement.

The Panel finds that “the Complaint was brought in bad faith and constitutes an abuse of the Administrative Proceeeding”. The fact that the Domain Name is identical to the Complainant’s trade mark and that the Respondent has no rights or legitimate interests in respect of the Domain Name and that the Respondent is making bad faith use of the Domain Name does not alter the fact that under the Policy the Complaint was doomed to failure and the Complainant (through its representative) knew it.

Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2014, KGZA 12-854 (Kly Groupe S.A. tegen Sano Benelux B.V. en Sugar Power Holding B.V.)
Uitspraak ingezonden door Tjeerd Overdijk en Tessa Stallaert, Vondst advocaten.
Merkenrecht. Vormmerk. Overeenstemming. Kly Groupe is houdster van twee internationale beeldmerkregistraties en een Benelux vormmerk bestaande uit de afbeelding van de zwarte kubusvormige verpakking van groene thee (662279, 676467). Sano Benelux biedt eveneens groene thee aan en is houdster van twee Benelux beeldmerken daarvoor, met ook een zwarte kubusvormige verpakking. Kly Groupe vordert succesvol dat Sano Benelux zich van ieder gebruik van een op de verpakking van Kly Groupe gelijkende verpakking voor groene thee onthoudt.

De voorzieningenrechter [IEF 11782] overwoog dat Sano Benelux met haar verpakking "de grenzen van het toelaatbare voorshands niet heeft overschreden en nog net voldoende afstand heeft gehouden." Het hof komt tot een tegengesteld oordeel, dat ondanks de verschillen, tussen de totaalindruk opgeroepen door beide verpakkingen een zodanige overeenstemming bestaat dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan en dat derhalve de verpakking van de groene thee van Sano Benelux inbreuk maakt op het merk van Kly Groupe. De merkinbreuk is dan ook met name gelegen in het grotendeels overnemen van de combinatie van elementen die het uiterlijk van het verpakkingsmerk van Kly Groupe bepalen en niet in het gebruik van afzonderlijke elementen.

3.8 [..] Kly Groupe wijst er in dit verband terecht op dat het globale herinneringsbeeld in essentie hetzelfde is en dat de door Sano Benelux aangebrachte variaties onvoldoende opvallen. Dat een aantal van de vormgevingselementen (zoals de zwarte ondergrond, de gele omkadering en het gebruik van bepaalde beschrijvende woorden) in de branche ook door anderen wordt gebruikt leidt niet tot een ander oordeel. De combinatie van elementen zoals in het verpakkingsmerk van Kly Groupe bijeen gebracht heeft voldoende onderscheidend vermogen en Sano Benelux heeft door het overnemen van die combinatie van elementen een zodanig  verwarring wekkende gelijkenis tussen de verpakkingen doen ontstaan dat dit -naar voorlopig oordeel van het hof- merkinbreuk oplevert.

Op andere blogs:
BoelsZanders

HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-98/13 (Blomqvist tegen Rolex) - dossier
Zie eerder IEF 12577. Verzoek om een prejudiciële beslissing Højesteret, Denemarken. Auteursrecht. Merkenrecht. Koop op afstand. Douanerecht. Uitlegging van artikel 4, lid 1, van [InfoSoc-richtlijn], artikel 5, leden 1 en 3, van [Merkenrechtrichtlijn], artikel 9, leden 1 en 2, [Gemeenschapsmerkenverordening] en artikel 2, lid 1, sub b [Douaneverordening]. Maatregelen tegen het op de markt brengen van namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen – In een lidstaat wonende particulier die via internet van een in een derde land gevestigde koper een namaakhorloge voor privé-doeleinden heeft gekocht – Inbeslagneming van deze door de verkoper via de post gezonden horloge en opschorting van de vrijgave van deze horloge door de autoriteiten van deze lidstaat.

HvJ EU verklaart voor recht:

[De Douaneverordening (EG) nr. 1383/2003] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een intellectuele-eigendomsrecht op een goed dat aan een in een lidstaat woonachtige persoon wordt verkocht via een verkoopsite op internet in een derde land, op het ogenblik waarop dit goed op het grondgebied van deze lidstaat binnenkomt de bescherming wordt geboden die door voornoemde verordening aan deze houder wordt gewaarborgd louter op grond van de verkrijging van dat goed. Daartoe is niet vereist dat vóór de verkoop voor het betrokken goed tevens een verkoopaanbieding is gedaan aan of reclame is gemaakt bij de consumenten van diezelfde staat.

Gestelde vragen:

1. Moet artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, aldus worden uitgelegd dat sprake is van „distributie onder het publiek” in een lidstaat van auteursrechtelijk beschermde goederen, wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar de goederen auteursrechtelijk zijn beschermd, betaling voor de goederen ontvangt en naar de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de lidstaat waar de goederen worden geleverd?
2. Moet artikel 5, leden 1 en 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van goederen, die zijn voorzien van het merk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in de lidstaat waar het merk is ingeschreven, betaling voor de goederen ontvangt en aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
3. Moet artikel 9, leden 1 en 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat sprake is van „gebruik [...] in het economische verkeer” van een merk in een lidstaat wanneer een onderneming via een internetwebsite in een derde land een overeenkomst sluit tot verkoop en verzending van de goederen, die zijn voorzien van het gemeenschapsmerk, aan een particuliere koper met een aan de verkoper bekend adres in een lidstaat, betaling voor de goederen ontvangt en ze aan de koper op het overeengekomen adres verzendt of is het in die situatie ook een voorwaarde dat de goederen vóór verkoop te koop zijn aangeboden of daarvoor reclame is gemaakt, die is gericht of via een internetwebsite is vertoond aan consumenten in de betrokken lidstaat?
4. Moet artikel 2, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „door piraterij verkregen goederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „distributie onder het publiek” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de eerste vraag aangegeven criteria moet zijn geweest? Vijfde vraag Moet artikel 2, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, aldus worden uitgelegd dat als voorwaarde voor de toepassing in een lidstaat van de bepalingen om „namaakgoederen” buiten het vrije verkeer te houden en te vernietigen geldt dat er „gebruik [...] in het economische verkeer” in de lidstaat volgens dezelfde als de in de tweede en de derde vraag aangegeven criteria moet zijn geweest?

Op andere blogs:
1709blog Another ECJ IP Decision on customs seizures
DeClercq Arrest Europese Hof van Justitie: Aanpak van grensoverschrijdende piraterij via internet (on)mogelijk?
IPKat Rolex v Blomqvist: enough to give you a seizure
MARQUES Good news for brands as top court rules against "fakes by post" for personal use

HvJ EU 6 februari 2014, zaak C-65/12 (Leidseplein beheer tegen Red Bull) - dossier
Uitspraak ingezonden door Tobias Cohen Jehoram en Robbert Sjoerdsma, De Brauw Blackstone Westbroek en Lars Bakers, Bingh advocaten.
Prejudiciële vraag gesteld door de Hoge Raad, Nederland. Uitlegging van artikel 5, lid 2, van de eerste [Merkenrechtrichtlijn]. Aan het merk verbonden rechten. Bekend merk. Bescherming uitgestrekt tot waren of diensten die niet soortgelijk zijn. Gebruik door een derde zonder geldige reden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, waardoor hij ongerechtvaardigd voordeel kan trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk of daaraan schade kan toebrengen. Begrip geldige reden te beperkt uitgelegd. Het eerdere te goeder trouw gebruik van The Bulldog kan wel een geldige reden zijn.

HvJ EU verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 2, van de [Eerste merkenrechtrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een bekend merk uit hoofde van een geldige reden in de zin van die bepaling verplicht kan worden te tolereren dat een derde een teken dat overeenstemt met dat merk gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, indien vaststaat dat dat teken is gebruikt voordat het merk werd gedeponeerd en het gebruik ervan voor dezelfde waren te goeder trouw is. Om na te gaan of dat het geval is, dient de nationale rechter inzonderheid rekening te houden met:
– de inburgering en de reputatie van het teken bij het relevante publiek;
– de mate waarin de waren en diensten waarvoor het teken oorspronkelijk is gebruikt en de waren waarvoor het bekende merk is ingeschreven, gerelateerd zijn, en
– de economische en commerciële relevantie van het gebruik voor die waren van het teken dat overeenstemt met dat merk.

Gestelde vraag:

Moet art. 5 lid 2 van genoemde richtlijn aldus worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn, indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk, reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde(n) werd gebruikt voordat dat merk werd gedeponeerd?

Eerder verschenen:
IEF 12465 Conclusie A-G HvJ EU
IEF 10862 HR stelt prejudiciële vraag
IEF 10481 Conclusie AG
IEF 8571 Hof Amsterdam
IEF 3288 Rb Amsterdam