Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 juni 2011, LJN BQ9409 (The All Blacks (TAB) c.s. tegen Radio 538 B.V.)

Met dank aan Arnout Groen & Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap

Merkenrecht. Vorderingen obv woordmerk TURN UP THE BASS tegen woordmerk TURN UP THE BEACH (voor strandfeest). Vorderingen afgewezen: "uitburgering" / "verwatering", verwarring niet bewust gecreërd. 

Voorzieningenrechter: Dat in dit geval eerder sprake is van een slogan of leus dan van een merk heeft Radio 538 onderstreept (herkomstaanduiding r.o. 4.5). Inburgering is niet aannemelijk, want door handelen van merkhouder “niet uit te sluiten dat een bodemrechter eerder zal sprake van ‘uitburgering’ of ‘verwatering’ dan van inburgering. (r.o. 4.8)” Tevens geen onrechtmatige daad, nu geen sprake is van “bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren  van verwarring om zodoende ‘op slinkse wijze’ klanten bij de concurrent weg te lokken r.o. 4.10)”. Proceskosten ex 1019h worden beperkt tot €10.000, want “het verzamelen van producties had kunnen worden gedaan door een medewerker met een ondersteunende functie (r.o. 4.11)”.

[red. Merkenrecht] 4.5.  Op grond van het door Radio 538 gevoerde verweer – dat hierna nog nader aan de orde zal komen – is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk TURN UP THE BASS bij het relevante publiek niet als herkomstaanduiding fungeert die verwijst naar de merkhouder (of naar de licentienemers van het merk). Het relevante publiek zal TURN UP THE BASS evenmin opvatten als een aanduiding voor specifieke waren of diensten. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan TURN UP THE BASS hooguit als een beschrijvende leus of slogan worden aangemerkt die het relevante publiek in verband brengt met een muziekstroming uit een bepaalde periode (grofweg de periode 1988-1993). Dit betekent voorshands dat het merk TURN UP THE BASS, alhoewel het is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, niet de functie van een merk kan vervullen. Derhalve kan in dit geding niet worden uitgesloten dat een bodemrechter het merk van eisers nietig zal verklaren (zie artikel 2.28 BVIE). Dat in dit geval eerder sprake is van een slogan of leus dan van een merk heeft Radio 538 onderstreept aan de hand van productie 11 van eisers. Deze productie bestaat uit een vijftal flyers van TURN UP THE BASS-evenementen, georganiseerd door eisers, waarop niet alleen TURN UP THE BASS is vermeld, doch ook PUMP UP THE JAM, CAN YOU FEEL IT en SHOW ME LOVE. In zijn algemeenheid geldt dat consumenten niet gewend zijn de herkomst van waren of diensten uit slogans af te leiden.

4.6.  Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat TURN UP THE BASS door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen en op die grond de functie van een merk kan vervullen. Weliswaar is niet onaannemelijk dat (de rechtsvoorganger van) CNR in de periode 1989-1993 veelvuldig en consequent gebruik heeft gemaakt van de naam TURN UP THE BASS voor verzamel-cd’s en evenementen, maar Radio 538 heeft aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat TURN UP THE BASS al ongeveer twintig jaar door zeer veel personen en bedrijven wordt gebruikt in titels van cd’s en nummers of in het kader van feesten en evenementen. Zo heeft Radio 538 als productie 2 een groot aantal twitterberichten in het geding gebracht waaruit blijkt dat TURN UP THE BASS als verwijzing wordt gebruikt naar dancemuziek in het algemeen en niet als herkomstaanduiding voor de waren en diensten van eisers. Als productie 3 heeft Radio 538 afbeeldingen van een groot aantal cd’s in het geding gebracht die gebruik maken van de woorden TURN UP THE BASS in de titel. Als productie 4 heeft zij afbeeldingen van een groot aantal cd’s in het geding gebracht die gebruik maken van de woorden TURN UP THE …. in de titel (bijvoorbeeld TURN UP THE REGGAE, TURN UP THE MUSIC, TURN UP THE VOLUME). Als productie 5, 6 en 7 heeft Radio 538 tal van voorbeelden en flyers in het geding gebracht van evenementen met de naam TURN UP THE BASS of daarop gelijkende namen zoals RE-TURN UP THE BASS, TURN UP THE BASS TRIBUTE of TURN UP THE BASEMENT die zijn of worden georganiseerd in de periode juli 2002 tot en met juli 2011. Onder deze voorbeelden bevindt zich een evenement dat op 22 augustus 2008 is georganiseerd onder de naam TURN UP THE BEACH. Geen van deze evenementen is georganiseerd door eisers.

4.7.  Tegen inburgering pleit eveneens dat eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij in de periode 1993 tot 2008 de naam/het merk TURN UP THE BASS consequent en veelvuldig hebben gebruikt. Zij hebben naar eigen zeggen sinds 2008 een zestiental feesten georganiseerd, hetgeen vooralsnog in het niet valt bij het grote aantal andere TURN UP THE BASS-evenementen (of evenementen die gebruik maken van een soortgelijke aanduiding) waarvan Radio 538 bewijsstukken in het geding heeft gebracht.

4.8.  Tegen geen van de TURN UP THE BASS-cd’s en evenementen waarvan Radio 538 bewijsstukken in het geding heeft gebracht (de producties 2 tot en met 7) zijn eisers opgetreden, althans daarvan is in dit geding onvoldoende gebleken. Derhalve valt niet uit te sluiten dat een bodemrechter eerder zal spreken van “uitburgering” of “verwatering” dan van inburgering. Hieraan draagt bij dat TM en [eiser sub 4] samenwerken met Radio Decibel, op welke zender [eiser sub 4] een wekelijks programma verzorgt. Ook Radio Decibel maakt gebruik van de aanduiding TURN UP THE BASS en voorshands heeft Radio 538 terecht aangevoerd dat het relevante publiek bij dit gebruik niet kan zien of weten dat gebruik wordt gemaakt van het merk van eisers. Hetzelfde geldt voor de door TM en [eiser sub 4] in Panama georganiseerde feesten. Op de flyers van die feesten (zie productie 11 van eisers) wordt eveneens gebruik gemaakt van de aanduiding TURN UP THE BASS. Ook hier geldt dat het relevante publiek niet kan zien of weten dat gebruik wordt gemaakt van het merk van eisers.

4.9.  De conclusie tot zover is dat de vorderingen in dit kort geding – voor zover die zijn gebaseerd op het merk van eisers – niet kunnen worden toegewezen, nu op voorhand voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter dit merk nietig zal achten.

4.10.  Daarnaast hebben eisers zich beroepen op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad [red. arcering]). Uitgangspunt hierbij is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Dit is pas anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van verwarring om zodoende “op slinkse wijze” klanten bij de concurrent weg te lokken. In dit kader hebben eisers gesteld dat Radio 538 onrechtmatig handelt door een nagenoeg identieke naam te kiezen, voor een identiek evenement. In het kader van het merkenrecht hebben zij een aantal e-mails van derden in het geding gebracht waaruit verwarring zou moeten blijken. Bovendien hebben zij ter zitting gewezen op de volgens hen (nagenoeg) identieke wijze van presenteren van TURN UP THE BASS / TURN UP THE BEACH. Op de één na laatste pagina van de pleitnota van de raadsman van eisers zijn de twee desbetreffende logo’s afgedrukt die volgens eisers te veel op elkaar lijken en ter zitting is de radiocommercial van Radio 538 beluisterd die volgens eisers is ingesproken met eenzelfde soort stem en intonatie als in de reclame-uitingen van eisers. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit alles echter onvoldoende om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad. Na betwisting hiervan door Radio 538 is onvoldoende komen vast te staan dat de verschillende evenementen zich op dezelfde doelgroep richten en dat Radio 538 bewust zou profiteren van de bekendheid van eisers. Bovendien zijn TURN UP THE BASS en TURN UP THE BEACH niet geheel identiek. Dat verschillende derden in verwarring zijn geraakt, zoals blijkt uit de e-mails die eisers in het geding hebben gebracht, kan in het kader van het merkenrecht eventueel relevant zijn, doch is onvoldoende om van een onrechtmatige daad te kunnen spreken. De vorderingen van eisers kunnen derhalve evenmin op grond van artikel 6:162 BW worden toegewezen.

4.11.  Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Radio 538 heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op een bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten. Eisers hebben hiertegen verweer gevoerd. Dit verweer komt er onder meer op neer dat het niet nodig is geweest dat twee advocaten aan de zaak hebben gewerkt. Verder is aangevoerd dat 6,5 uur is besteed aan twee (confraternele) brieven aan de wederpartij waarin het verweer van Radio 538 is neergelegd en dat het om die reden buiten proportie is om twee keer 9 uur en 20 minuten te declareren als voorbereiding voor de zitting in dit kort geding (waar hetzelfde verweer wordt gevoerd). Tot slot is aangevoerd dat in deze zaak het verzamelen van de producties had kunnen worden gedaan door een medewerker met een ondersteunende functie. De voorzieningenrechter overweegt dat op grond van artikel 1019h Rv aanspraak kan worden gemaakt op de redelijke en evenredige kosten. Gezien het verweer van eisers is er aanleiding in dit geval de advocaatkosten te beperken tot € 10.000,-. 4.5. Op grond van het door Radio 538 gevoerde verweer (…) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk TURN UP THE BASS bij het relevante publiek niet als herkomstaanduiding fungeert die verwijst naar de merkhouder (of naar de licentienemers van het merk). Het relevante publiek zal TURN UP THE BASS evenmin opvatten als een aanduiding voor specifieke waren of diensten. Naar voorlopig oordeel van de  voorzieiningenrechter kan TURN UP THE BASS hooguit als een beschrijvende leus of slogan worden aangemerkt die het relevante publiek in verband brengt met een muziekstroming uit een bepaalde periode (grofweg de periode 1988-1993). Dit betekent voorshands dat het merk TURN UP THE BASS, alhoewel het is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, niet de functie van een merk kan vervullen. Derhalve kan in dit geding niet worden uitgesloten dat een bodemrechter het merk van eisers nietig zal verklaren (zie artikel 2.28 BVIE). (…).

Lees het vonnis hier (pdf, LJN).

Merkenrecht. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen. De komende dagen zal bespreking plaatsvinden van beslissingen die er in het bijzonder toedoen.

Tipt u ons op redactie@ie-forum.nl

BBIE 24 mei 2011, oppositienr 2004797 (Praktiker Deutschland GmbH (BUDGET) tegen BUDGET FLOORSTORE)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerk BUDGET tegen woord-/beelmerk BUDGET FLOORSTORE. Beperkte onderscheidingskracht gezien beschrijvend karakter. Vergelijking waren en diensten: beiden klasse 19 en 35. Oppositiebeslissing: Afgewezen. Merk wordt ingeschreven.

36. Door het verschil in lengte, de verschillende figuratieve elementen en bij gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen van de tekens zijn deze verschillen voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar het oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

BBIE 24 mei 2011, oppositienr. 2005133 (ARTEXIS tegen START TO RELAX)

Merkenrecht. Seriemerken. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerk ARTEXIS tegen woord-/beelmerk START TO RELAX. Oppositiebeslissing. Afgewezen. Merk wordt ingeschreven.

Visueel: zeer geringe mate overeenstemmend
Auditief: verschillend
conceptueel: verschillend
Proceseconomisch geen vergelijking waren en diensten nodig.

47. Opposant stelt dat hij houder is van meerdere merken waarin de gestileerde letter “X” voorkomt (zie punt 19), en verwijst hiervoor naar enkele prints van internetsites, al dan niet van hemzelf. Voor zover opposant hiermee zou willen betogen dat hij gebruik maakt van een seriemerk, zij opgemerkt dat uit de aard van het seriemerk voortvloeit dat aangetoond moet worden dat het in aanmerking komend publiek ook daadwerkelijk met de merken wordt geconfronteerd op de markt (zie HvJEU, Bainbridge, C-234/06, 13 september 2007 en BBIE oppositiebeslissing Gezondheid magazine voor gezond leven, 2001939, 7 april 2009). Bij gebreke van gebruik van een voldoende aantal merken die een familie of serie kunnen vormen, kan geen enkele consument immers worden geacht een gemeenschappelijk element in die familie of serie van merken waar te nemen en/of met die familie of serie een ander merkin verband te brengen dat hetzelfde gemeenschappelijke element bevat. Voor het bestaan van het gevaar dat het publiek verkeerdelijk denkt dat het aangevraagde merk behoort tot een „familie” of „serie”, is dus vereist dat de oudere merken die deel uitmaken van die „familie” of „serie”, op de markt aanwezig zijn. In dit geval heeft opposant onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een seriemerk

Lees de beslissing hier (link / pdf).
BVIE

Hof van Beroep Gent 9 mei 2011, 2010/AR/815 (Chalet Center CV tegen Woodvaria BVBA)

met dank aan Christian Dekoninck, Crowell & Moring.

Merkenrecht. Bekend merk. Oneerlijke handelspraktijken. Conflict tussen producenten van tuinhuisjes. Chalet center houder van Beneluxbeeldmerk bever in zwart-wit en woord- en beeldmerk CHALET CENTER. Woodvaria jonger beeldmerk (eekhoorngezin in kleur) en twee complexe merken "Woodvaria en Woody Wood". Bever vs. eekhoorn: Voldoende verschil visueel en begripsmatig. Geen beroep 2.10.1.c BVIE (bekend merk).

Ook geen parasitaire aanhaking ("slaafse nabootsing") noch auteursrecht op garages, chalets, tuinhuisjes e.d..

r.o. 15 (...) Het dossier van Chalet Center laat niet toe te besluiten dat een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van de Benelux, of zelfs nog maar in één van de landen ervan, haar merken kent. In deze zaak is het niet voldoende dat Chalet Center in de omgeving van de verschillende vestigingen gekend zou zijn bij een niet nader gekend gedeelte van de lokale bevolking die geïnteresseerd is in het kopen van één van de producten van de partijen. Voldoende bewijsmateriaal ontbreekt. Uit de elementen die Chalet Center inroept kan niet zonder meer de bekendheid afgeleid worden.

Nu geen van de merken van Chalet Center een bekend mer vormen binnen het Benelux-gebied is een essentiële toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20.1.c  BVI niet vervuld.

De overige toepassingsvoorwaarden van dit artikel moeten niet onderzocht worden, nu de voorwaarden cumulatief vervuld moeten zijn.

Lees het arrest hier (pdf).
Beeldmerk Bever in zwart wit: hier
Eekhoornfamilie in kleur: hier

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 7 juni 2011, nr. 3104145, houdende vaststelling van de herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2011), Stcrt. 2011, nr. 10 874. Zie hoofdstuk IE-rechten en toelichting

Het regelen van de intellectuele eigendomsrechten roept in de praktijk allerlei vragen op. De beantwoording daarvan en het omgaan met dergelijke rechten vereist zorgvuldigheid. Om die reden wordt hieronder wat uitgebreider stilgestaan bij dit onderwerp. Ook hier geldt dat men zich van te voren zich een goed beeld moet vormen van wat men precies wil bereiken met de rechten. Dan kan er ook een verantwoorde keuze gemaakt worden voor de overdracht van het intellectuele eigendomsrecht of voor een bepaald gebruiksrecht.

Rijksvoorwaarden voor opdrachtnemers, let op artikel 23 over Intellectuele Eigendomsrechten en de bijbehorende toelichting hierover van de ARVODI-2011;

• alle intellectuele eigendomsrechten op resultaten liggen bij opdrachtgever (23.1, 23.2),
• machtiging inschrijving IE in registers (23.3),
• overdracht persoonlijkheidsrechten (23.5),
• gebruik door opdrachtnemer en derdenbepaling (23.6),
• vrijwaring en ontbinding overeenkomst bij schending (23.7-23.8).

23.1 Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht, berusten bij Opdrachtgever.
Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan Opdrachtgever overgedragen, welke overdracht door Opdrachtgever reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.

23.2 Voor zover de resultaten, bedoeld in het eerste lid, tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan Opdrachtgever toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht van onbepaalde duur. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.

23.3 Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in het eerste lid, een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer Opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van Opdrachtgever aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig Opdrachtgever hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.

23.4 Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten wordt, behoudens tegenbewijs, ervan uitgegaan dat die rechten bij Opdrachtgever berusten. In alle gevallen mag Opdrachtgever het bij de Overeenkomst beoogde gebruik van de uitkomst van de resultaten maken.

23.5 Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Opdrachtnemer doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het aan zijn zijde betrokken Personeel, afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan deze personeelsleden toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.

23.6 Opdrachtnemer mag de resultaten van de verrichte Diensten in generlei vorm aan derden beschikbaar stellen, noch hierover aan derden enige inlichting te verschaffen, tenzij Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming hiervoor heeft verleend. Opdrachtgever kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden.

23.7 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot kennis, ongeoorloofde mededinging en dergelijke daaronder begrepen. Opdrachtnemer verplicht zich tot het op zijn kosten treffen van alle maatregelen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie en tot beperking van de te maken extra kosten of de te lijden schade als gevolg van bedoelde inbreuken.

23.8 Onverminderd het hiervoor bepaalde kan Opdrachtgever, indien derden Opdrachtgever ter zake van schending van intellectuele eigendomsrechten aansprakelijk stellen, de Overeenkomst schriftelijk, buiten rechte, geheel of gedeeltelijk ontbinden. Van zijn recht tot ontbinding van de Overeenkomst maakt Opdrachtgever geen gebruik dan na voorafgaand overleg met Opdrachtnemer.

Lees het complete besluit hier (link)

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juni 2011, HA ZA 09-2695 (Schoonheidsinstituut Nefertete B.V. tegen v.o.f. Bogár)

In navolging van IEF 8313, IEF 7970 en 5219.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Rechtsverwerking. Aan handelsnaam wordt immer niet de eis gesteld dat deze onderscheidend vermogen heeft. Beroep op art. 5 Hnw mogelijk, zij het dat een en ander wel gevolgen heeft voor de beschermingsomvang. Auditieve en visuele gelijkenis Beauty Center Bogár en Beauty Center Bogaard, verwarring te duchten. Vordering toegewezen obv handelsnaamrecht. Merkenrecht niet. Geen belang bij proceskostenveroordeling eerdere KG.

 Nefertete exploiteert in het winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk een schoonheidssalon annex afslankinstituut (r.o. 2.1).   Bogár exploiteert in het winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk sinds 12 november 2002 een tanning en beautysalon, aanvankelijk als eenmanszaak gebruik makend van de handelsnaam Touch of Beauty (r.o. 2.2). Nefertete komt onder meer op tegen gebruik van de handelsnaam Bogár op de website met de domeinnaam bogar.nl en tegen gebruik van de naam met grote letters op het bedrijfspand van Bogár.

Rechtsverwerking 4.7. Ten aanzien van de overeenstemming tussen beide handelsnamen heeft Bogár verder aangevoerd dat zulks wordt veroorzaakt door de elementen Bogaard en Bogár en dat, nu Nefertete tegen gebruik van de handelsnaam Bogár en Bogár Tanning & Beauty in het verleden geen bezwaar heeft gemaakt, zij haar recht heeft verwerkt op te treden tegen de handelsnaam in combinatie met de toevoegingen Beauty Center. Dit standpunt wordt niet gevolgd. Het niet optreden tegen het gebruik van de handelsnaam Bogár of Bogár Tanning & Beauty vond plaats in de periode waarin Bogár deze handelsnamen voerde. Deze namen stemmen zowel in auditief als visueel opzicht minder overeen met de naam Beauty Center Bogaard, zodat niet onbegrijpelijk is dat Nefertete zich medio 2005/2006 tegen de nieuwe handelsnaam Beauty Center Bogár, vanwege een denkelijk toegenomen verwarringsgevaar, wél is gaan verzetten. Daarbij is van belang dat het bij de beoordeling van het bestaan (en de mate) van verwarringsgevaar aankomt op de namen als geheel. Bogár mocht er daarom niet op vertrouwen dat het gedogen, door Nefertete, van het gebruik van het element Bogár als handelsnaam of als onderdeel van de handelsnaam Bogár Tanning & Beauty, eveneens betrekking zou hebben op de naam Beauty Center Bogár.

Handelsnaam 4.9. Gelet op artikel 5 Hnw is bepalend of bij het publiek verwarring te duchten is. Daarbij dient in ieder geval te worden gelet op de mate van gelijkenis, de aard van de ondernemingen en hun plaats van vestiging. Voorts gaat het, het zij herhaald, om een vergelijking tussen de beide handelsnamen als geheel. Wat de namen Beauty Center Bogár en Beauty Center Bogaard betreft is niet in geschil dat sprake is van een grote auditieve gelijkenis. Ook is sprake van een aanzienlijke visuele gelijkenis. Gelet voorts op het feit dat beide ondernemingen (volgens Nefertete inmiddels) soortgelijke diensten aanbieden en vast staat dat beide ondernemingen op slechts 200 meter van elkaar gevestigd zijn in hetzelfde winkelcentrum, is de rechtbank van oordeel dat gevaar voor verwarring bij het publiek is te duchten, zoals partijen zelf ook ter comparitie hebben erkend.

Merkenrecht 4.11. Voor zover de vorderingen ook zijn gebaseerd op het ingeroepen Benelux woordmerk (vgl. r.o. 2.4.) heeft Nefertete daarbij, voor zover de reikwijdte daarvan samenvalt met het reeds op de handelsnaamrechtelijke grondslag toe te wijzen verbod, geen belang. Voor zover de vorderingen zien op het meerdere (i.e. een verbod buiten de in r.o. 4.10. genoemde straal), worden zij afgewezen. In de eerste plaats geldt daartoe dat Nefertete niet gemotiveerd heeft gesteld waarom het gebruik van de handelsnaam van Bogár merkgebruik oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. In de tweede plaats geldt dat de ook ingeroepen grondslag van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE niet tot een andere uitkomst kan leiden dan hiervoor ten aanzien van het handelsnaamrechtelijke deel van het geschil is overwogen en beslist. De te beantwoorden voorvraag hier is immers of de gemiddelde consument een verband zou leggen tussen de handelsnaam van Bogár en het merk van Nefertete in die zin dat de handelsnaam het merk in gedachten oproept. Niet aannemelijk is geworden dat zulks buiten een straal van 5 km rondom het winkelcentrum het geval zou zijn. Daar komt bij dat Nefertete niet gemotiveerd heeft gesteld dat en waarom Bogár met haar handelsnaam buiten genoemde straal ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zodat ook deze grondslag niet tot een verdere toewijzing kan leiden dan op basis van de handelsnaamrechtelijke grondslag reeds toewijsbaar is.

4.12. Datzelfde geldt ook de meer subsidiair ingeroepen grondslag onrechtmatige daad/oneerlijke mededinging in de zin van artikel 10bis Verdrag van Parijs.

Dictum: verbiedt Bógar om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik als handelsnaam van de tekens Beauty Center Bogár en/of andere combinaties van de termen Beauty, Center en Bogár in het winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk (ZH) en een straal van 5 kilometer rondom dat winkelcentrum te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere overtreding van het verbod en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,00;

Lees de uitspraak hier (pdf)

Gerecht EU 22 juni 2011, zaak T-76/09 (Mundipharma tegen OHIM-Asociación Farmaceuticos Mundi)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Beeldmerkaanvrage FARMA MUNDI FARMACEUTICOS MUNDI (geneesmiddelen), oppositie obv Gemeenschapsmerk MUNDI PHARMA. Complementaire en subsidiaire productlijn, maakt het nog geen soortgelijke waren en/of diensten. Bevestiging gedeeltelijke afwijzing door oppositiedivisie.

29      However, even where the goods in Class 5 covered by the earlier trade mark and the ‘storage, distribution, delivery and packaging of pharmaceutical, sanitary and dietetic preparations’ services in Class 39 covered by the trade mark applied for show some kind of connection between them, in particular in so far as the manufacture and sale of those goods may also involve their storage, delivery, distribution and packaging, that fact is not sufficient for them to be considered complementary in the present case.

30      It should be noted that there is nothing in the file that invalidates the Board of Appeal’s finding, supported by OHIM in its response, that, in essence, the relevant public for ‘storage, distribution, delivery and packaging of pharmaceutical, sanitary and dietetic preparations’ is made up of professionals, while the end consumer of pharmaceutical preparations will buy them, inter alia, from a pharmacy without using those services. As has already been mentioned in paragraph 26, the applicant does not dispute the Board of Appeal’s finding that the relevant public for which the services and goods are intended is different. By definition, goods and services intended for different publics cannot be complementary (see, to that effect, easyHotel, paragraphs 57 and 58).

Lees het arrest hier (link)

HvJ EU 16 mei 2011, zaak C-429/10 P, X Technology Swiss GmbH tegen OHIM

In navolging van IEF 8912. Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Vormmerk. Gemeenschapsmerkaanvraag ‘oranje kleur van punt van sok’. Weigering inschrijving. Ontbreken van onderscheidend vermogen. Onjuiste lezing van het arrest van het Gerecht EU. Art. 4 en 7 lid 1 onder b GMVo 207/2009.

Aanvrager stelt dat Gerecht ten onrechte oordeel baseert op driedimensionaal merkaanvrage, en de strengere criteria die daarvoor gelden. Hof oordeelt dat Gerecht juist niet als driedimensioneel merk beoordeeld. Merk is niet onderscheidend omdat het aangevraagde merk samenvalt met het uiterlijk van de aangeduide waar (sokken). Klacht faalt, verwerping beroep.

37. In den Randnrn. 26 und 27 des angefochtenen Urteils hat das Gericht dieser Rechtsprechung entnommen, dass der entscheidende Gesichtspunkt, um zu bestimmen, ob ein Zeichen Unterscheidungskraft aufweise oder nicht, nicht die Einstufung des Zeichens als ein Bildzeichen, ein dreidimensionales Zeichen oder ein anderes Zeichen sei, sondern die Frage, ob das Zeichen mit dem Erscheinungsbild der betreffenden Waren selbst verschmelze oder nicht.
 

38. Anhand dieses Kriteriums hat das Gericht in den Randnrn. 28 und 29 des angefochtenen Urteils festgestellt, dass die Anmeldemarke mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware verschmelze.

39. Demnach kann die Rechtsmittelführerin nicht geltend machen, das Gericht habe bei seiner Beurteilung der Unterscheidungskraft der Anmeldemarke Anforderungen gestellt, die auf dreidimensionale Marken bezogen seien.

42. Es ist jedoch festzustellen, dass die Rechtsmittelführerin zur Stützung dieses zweiten Teils nichts vorgebracht hat, was belegen könnte, dass das Gericht Beweismittel verfälscht hat.

Lees het arrest hier (link)
GMVo 207/2009

HvJ EU 16 juni 2011, Zaak C-317/10 P (Union Investment Privatfonds GmbH tegen UniCredito Italiano SpA - OHIM)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Hogere voorziening. Hof vernietigd eerder arrest van Gerecht EU waarin oppositie is afgewezen (gevoegde zaken T‑303/06 en T‑337/06). Oppositie op grond van nationale woordmerken UNIFONDS en UNIRAK en nationaal beeldmerk UNIZINS tegen gemeenschapsbeeldmerkaanvrage UNIWEB, UniCredit Wealth Management. Terugverwijzing naar Gerecht EU (r.o. 64), want "...uit de aan het BHIM verstrekte bewijselementen niet bleek dat dit voorvoegsel [UNI] – op zich of in combinatie met andere bestanddelen – ertoe kon leiden dat het aangevraagde merk werd geassocieerd met de oudere merkenserie" (r.o. 61).

57. Zoals rekwirante en het BHIM aanvoeren, ontbreekt in het bestreden arrest om te beginnen immers volkomen een analyse van de structuur van de te vergelijken merken en van de impact van de plaats van het bestanddeel dat zij gemeen hebben, te weten het voorvoegsel „UNI”, op de mogelijke perceptie van deze merken door het relevante publiek.

61. Rekening houdend met hetgeen in de punten 52 en 57 tot en met 60 van het onderhavige arrest is uiteengezet, kon het Gerecht derhalve in punt 48 van het bestreden arrest niet geldig concluderen dat „ondanks het daadwerkelijke gebruik van de oudere merken en de aanwezigheid van het in alle betrokken merken voorkomende voorvoegsel ‚UNI’, uit de aan het BHIM verstrekte bewijselementen niet blijkt dat dit voorvoegsel – op zich of in combinatie met andere bestanddelen – ertoe kan leiden dat de aangevraagde merken met de oudere merkenserie worden geassocieerd”, en in punt 49 van datzelfde arrest, dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat tussen de conflicterende tekens gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond.

62. Hieruit volgt dat het enige middel van de hogere voorziening dient te worden aanvaard en het bestreden arrest derhalve moet worden vernietigd, zonder dat rekwirantes andere argumenten hoeven te worden onderzocht en inzonderheid uitspraak hoeft te worden gedaan over het deel van haar betoog betreffende de afwijzing van haar opposities inzake de diensten op het gebied van makelaardij en handel in onroerende goederen.

64. In casu impliceert de globale beoordeling van het gevaar voor verwarring ingewikkelde feitelijke beoordelingen ter verificatie of, zoals de kamer van beroep van het BHIM heeft geoordeeld, het gevaar bestaat dat het relevante publiek kan menen dat de aangevraagde merken deel uitmaken van de merkenserie waarop rekwirante zich beroept. Derhalve dient de zaak te worden terugverwezen naar het Gerecht voor een nieuwe uitspraak (…)

Lees het arrest hier (link).