Octrooirecht  

Gedaagden Gnanam c.s., zijn als "groep van bedrijven" - iedere vennootschap in de eigen rol - betrokken bij het op de relevante Europese markten brengen van prepaid telefoonkaarten.

De vorderingen van eiser c.s. zijn in de eerste aanleg afgewezen op de grond dat, kort gezegd, de door Gnanam c.s. toegepaste maatregelen niet beantwoordden aan de in het octrooi beschermde uitvinding. In het namens eiser c.s. ingestelde appel heeft het hof deze beslissing bekrachtigd. Hoge Raad verwerp het beroep.

Daarbij heeft het hof zich vooral laten leiden door de vaststelling dat Gnanam c.s. maatregelen zouden toepassen die beantwoordden aan een Amerikaans octrooi van welk octrooi de uitvinding uit het eiser-octrooi in het laatstgenoemde octrooi wordt "afgebakend". Als belangrijkste verschil tussen de vindingen volgens het Amerikaanse octrooi en het eiser-octrooi heeft het hof aangemerkt, dat volgens het Amerikaanse octrooi het publiek eerst contact moet zoeken met (dat wil zeggen: moet bellen naar) een externe organisatie, en pas dan de (geheime) toegangscode en het nummer van de andere partij met wie men wil bellen kan ingeven; terwijl volgens het eiser-octrooi met de twee laatste stappen kan worden volstaan, en de eerste stap - het leggen van contact met een externe organisatie - dus overbodig is. In het door Gnanam c.s. toegepaste systeem zou de bedoelde ("extra") stap wèl noodzakelijk zijn. Daarom beantwoordde het systeem van Gnanam c.s. wel aan het Amerikaanse octrooi, en (dus) niet aan het eiser-octrooi.

Het cassatiemiddel bestrijdt vooral de voor zijn beslissing door het hof gebezigde motivering, al worden op enkele punten ook rechtsklachten aangevoerd.

Alle klachten falen en de Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep. Wellicht nog het vermelden waard is r.o. 3.4.3: De rechtsklacht van dit onderdeel houdt in dat het hof ten onrechte zijn oordeel over de uitleg van het Amerikaanse octrooi heeft gebaseerd op de beschrijving van dat octrooi, in plaats van op de conclusies, verstaan in het licht van die beschrijving, althans in zijn beoordeling die beschrijving zwaarder heeft laten wegen dan de conclusies. Deze klacht mist feitelijke grondslag en kan reeds daarom niet tot cassatie leiden. Het hof heeft geoordeeld dat de conclusies van het Amerikaanse-octrooi, waarvan het in rov. 12 de eerste met zoveel woorden heeft besproken, geen dwingende chronologische volgorde voorschrijven van de beschreven handelingen en heeft zich, overeenkomstig hetgeen art. 69 EOV en art. 53 lid 2 ROW 1995 voor de bepaling van de beschermingsomvang voorschrijven, vervolgens georiënteerd op de beschrijving van dat octrooi, waarin het evenmin een dwingende volgorde van de handelingen heeft gelezen.” (AG Huydecoper stelt hierover in zijn conclusie: Het verschil dat ik bedoel wordt misschien het best geïllustreerd wanneer men zich voorstelt dat niet een octrooi, maar een tijdschriftpublicatie als onderdeel van de "bekende stand van de techniek" had moeten worden beoordeeld. Tijdschriftpublicaties hebben geen conclusies (althans: niet in de daarvoor in de octrooipraktijk gebruikelijke betekenis), en voor tijdschriftpublicaties bevat de octrooirechtelijke regelgeving ook geen regels van uitleg.  Bij beoordeling van een octrooi als onderdeel van de bekende stand van de techniek, moet dat niet anders worden uitgelegd dan een tijdschriftpublicatie: als bron van informatie, ongeacht de met het oog op de beschermingsomvang gekozen opbouw of redactie.”) Lees het arrest hier.

Tegen het octrooi is door Grodan oppositie ingesteld. Het octrooi is door de Oppositie Afdeling van het Europees Octrooibureau (EOB) in gewijzigde vorm in stand gelaten, welk oordeel door de Technische Kamer van Beroep is bevestigd.

Grodan verhandelt een steenwolmat ten behoeve van de kweek van planten onder de naam Grodan Master die volgens de productomschrijving onder meer de volgende voordelen voor de tuinder biedt: “Optimale verdeling van water over de hoogte van de mat (“droogste mat onderin”)” en “Volledige doorworteling tot bovenin, wortels minder kwetsbaar”.

Grodan vordert de nietigheid van het octrooi omdat het octrooi nieuwheid en/of inventiviteit ontbeert in het licht van een aantal voorpublicaties en voorts dat zij de uitvinding van het octrooi (openbaar) heeft voorgebruikt alsmede dat het octrooi niet nawerkbaar is.

Nieuwheid

ten aanzien van het vorogebruik oordeelt de rechtbank dat dit niet nieuwheidsschadelijk is  omdat de uitvinding niet openbaar toegankelijk is gemaakt. Vaststaat dat de matten zich bij deze proeven hebben bevonden op de privé terreinen van voornoemde kwekers, zodat niet is aan te nemen dat de vakman daarvan voldoende vrijelijk kennis heeft kunnen nemen om hem de uitvinding te openbaren. De door Grodan aangevoerde publicaties zijn niet nieuwheidschadelijk omdat kenmerk 1 van de conclusie  - vezels met dezelfde gemiddelde diameter  - er niet duidelijk uit blijkt.

Inventiviteit

Het octrooi EP 426 wat als stand van de techniek geldt,zal naar het oordeel van de rechtbank een vakman er niet toe brengen een dichtheidsgradient toe te passen. Hierbij is van belang dat de vakman nu kennelijk ook juist andere oplossingen heeft gevonden om de waterretentie in het bovenste deel van de mat te verbeteren, te weten door de mat te voorzien van een laag met zuurstofcapsules zoals in EP 0.209.958 (EP 958, zie nader hierna) of van absorberende vlokken zoals in EP 338. De Russische octrooiaanvrage SU-A- 1.161.426 leert ten slotte juist het tegengestelde van het octrooi te doen: een laag van lagere dichtheid (60-90 kg/m3) onderin en grotere dichtheid (100-130 kg/m3) onderin.

Nawerkbaarheid

De rechtbank acht voorts het betoog van Grodan dat een vakman na lezing van het octrooi niet een mat zou kunnen maken die de gewenste dichtheids- of diametergradiënt vertoont onvoldoende onderbouwd. Grodan heeft geen verklaringen van deskundigen overgelegd die haar standpunt zouden kunnen ondersteunen.

Niet-openbaar voorgebruik

Grodan kan zich naar het oordeel van de rechtbank niet bereopen op een recht van niet openbaar voorgebruik omdat  het voor een honering van dit recht  noodzakelijk is dat  het begin van uitvoering ook een vervolg heeft gekregen. Met andere woorden, er dient binnen een redelijke termijn een zekere commercialisering van de ten tijde van de prioriteitsdatum nog in een ontwikkelingsstadium verkerende F-mat plaats te hebben gevonden, wil van een recht van voorgebruik sprake zijn.

Inbreukverbod

Het door Isover gevorderde inbreukverbod ten slotte wordt toegewezen. Grodan voert aan dat haar haar product uit twee lagen bestaat, waarvan de bovenste laag een hogere dichtheid heeft dan de onderste laag. Volgens Grodan is derhalve geen sprake van een “gradiënt” in de dichtheid van de vezels maar van een (plotselinge) overgang.De rechtbank kan de juistheid van dit standpunt van Isover in het midden laten, omdat Grodan desgevraagd (zulks in verband met de hierboven genoemde argumentatie terzake de inherente openbaring) heeft aangegeven dat ook binnen die lagen een geleidelijke afname van de dichtheid van de vezels richting de zwaartekracht kan worden waargenomen. Bij deze stand van zaken dient te worden aangenomen dat van een dichtheidsgradiënt
in de zin van het octrooi sprake is (in ieder geval bij elke afzonderlijke laag), zodat dit kenmerk van conclusie 1 vervuld is te achten.

Lees von het vonnis hier

Weliswaar heeft Jazo ten pleidooie bij monde van haar octrooigemachtigde Drs. B.T. voor het eerst inhoudelijk verweer tegen de nietigheidsvordering gevoerd, doch daaraan zal wegens strijd met de eisen van een behoorlijke procesvoering worden voorbijgegaan. Nog daargelaten dat Drs. B.T. het niet nodig heeft gevonden zijn betoog in de vorm van een pleitnotitie aan de wederpartij en de rechtbank te overhandigen, zijn de betreffende verweren tardief voorgesteld, enerzijds gelet op het stadium waarin de procedure zich bevindt, en anderzijds omdat Pluijmen en de rechtbank daarop ook niet bedacht behoefden te zijn.

In de zich in het griffiedossier bevindende brief van de raadsman van Jazo, mr. J. van Rhijn, d.d. 18 juli 2005, waarin het verzoek om een pleidooi wordt toegelicht, valt immers, voor wat betreft het onderwerp van het pleidooi, uitsluitend het volgende te lezen:  ‘Cliënte zou graag in de gelegenheid worden gesteld om tezamen met haar octrooigemachtigde (die is ingeschreven bij de Nederlandse vereniging van Octrooigemachtigden) het woord te voeren en de door Pluijmen geëxploiteerde inrichting af te zetten tegen de conclusies van het octrooi. Datzelfde geldt voor de gewijzigde inrichtingen van Pluijmen. Het is de ervaring van Jazo dat een mondelinge behandeling in deze toegevoegde waarde heeft zodat over en weer vragen kunnen worden gesteld en opmerkingen kunnen worden geplaatst.’

Hieruit valt niet anders af te leiden dan dat van de zijde van Jazo het pleidooi slechts dienstbaar zou worden gemaakt aan het toelichten van de inbreukvordering en dat Jazo geen andere verweer tegen de nietigheidsvordering zou voeren dan haar beroep op artikel 76 lid 1 ROW 1995. Nu dat verweer, zoals reeds is overwogen, faalt, gelden de door Pluijmen aangevoerde nietigheidsgronden als onvoldoende weersproken.

Die gronden komen ook niet op voorhand onjuist voor, zodat de vordering tot vernietiging van het octrooi toewijsbaar is.  Bij die stand van zaken heeft Pluijmen bij de door hem gevraagde verklaring voor recht geen belang meer. De vordering zal worden afgewezen, nu inbreuk op een nietig octrooi niet mogelijk is. 

Lees het vonnis hier

Naast het woord 'post' heeft Deutsche Post zo'n 700 postgerelateerde woorden of woordcombinaties laten vastleggen, waaronder McPost, Postplus, Frankierservice, Same Day Service, Freecard, "Mit dem Frankier Service gewinnen Sie Zeit und Geld", Die gelbe, blaue, grüne, rote en schwarze Post.

De verontwaardiging is des te groter, aldus Deutsche Post, daar uit diverse onderzoeken (van onder meer Ipsos Deutschland en NFO) was gebleken dat circa 80% van de Duitsers het woord verbond met de voormalige monopolist.
Deutsche Post laat het er echter niet bij zitten. „Wir werden bis zum Bundespatentgericht und notfalls auch
weitergehen bis zum BGH”, aldus een woordvoerder. Lees hier iets meer.

In het vonnis van 6 december 2005 heeft de rechtbank Haarlem bepaald dat Pharmachemie ten onrechte een nationale registratieprocedure heeft gevolgd, en dat zij daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens MSD. Alhoewel de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (Wog) primair strekt tot bescherming van de volksgezondheid, is de rechtbank van mening dat op grond van de zogeheten ´correctie Langemeijer' MSD zich desondanks op de Wog kan beroepen. De rechtbank wijst de vordering van MSD tot een verbod aan Pharmachemie om haar product te bereiden, verkopen, af te leveren, in te voeren, te verhandelen en/of aan te bieden toe, zolang Pharmachemie daarvoor niet over een geldige registratie beschikt. De vordering van MSD tot rectificatie aan afnemers wordt echter afgewezen bij gebreke van een nadere motivering door MSD.

In de rectificatie was echter een verzoek opgenomen om de reeds geleverde producten te retourneren. De afwijzing van het verzoek om rectificatie had daarom tot gevolg dat Pharmachemie niet gehouden was een zogenaamde recall uit te voeren. Vervolgens heeft MSD een nieuw kort geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Haarlem met het verzoek Pharmachemie te veroordelen alsnog een recall uit te voeren. In haar vonnis van 23 december 2005 heeft de rechtbank Haarlem alsnog de vordering van MSD toegewezen voor een recall van de reeds geleverde producten. Inmiddels was namelijk gebleken dat Pharmachemie een grote hoeveelheid van haar product alendroninezuur had verkocht aan afnemers vlak voor het vonnis van 6 december. Dit had tot gevolg dat de afnemers een voorraad hadden van tenminste 8 weken.

"Uit het voorgaande volgt dat de uitvindingsgedachte niet wordt toegepast bij het product en de werkwijze van Orogel omdat niet is voldaan aan de maatregelen uit de conclusie dat de omhulling “zodanig is gekozen, dat de omhullingssamenstelling bij een temperatuur lager dan ongeveer 0° C in vaste toestand is, een smelttemperatuur van de orde van de omgevingstemperatuur heeft” en dat deze evenmin “door verwarming in vloeibare toestand is gebracht” voor het versproeien. Gelet op voormelde uitvindingsgedachte, kan dit een en ander niet worden gerepareerd met een beroep op weginterpreteren, zoals door Darome nog bepleit. Die maatregelen zijn immers daarmee wezenlijk voor de uitvinding van het octrooi.

Voorzover in het licht van het voorgaande ook het beroep op equivalentie niet reeds heeft te stranden, wordt overwogen dat Orogel terecht heeft aangevoerd dat niet valt in te zien welke maatregel zij zou verrichten die equivalent is te achten aan de volgens de geoctrooieerde werkwijze vereiste verwarming van de vetstof voorafgaand aan het besprenkelen. De zonnebloemolie die Orogel voor omhulling gebruikt is reeds vloeibaar bij de temperatuur van het versproeien zodat verwarming in het geheel niet nodig is. Evenmin is zonnebloemolie equivalent te achten aan de vetstof als bedoeld in het octrooi zoals volgt uit rechtsoverweging 8. Hierbij komt nog dat ook uit het octrooi blijkt dat zonnebloemolie niet zozeer sec als wel in een mengsel met andere vetstoffen dient te worden toegepast. [...]

Van belang is dat palmolie een smelttemperatuur van 35° C kent, zodat door deze olie te mengen met zonnebloemolie (smelttemperatuur -17° C, zie hiervoor) de smelttemperatuur van het mengsel als geheel omhoog gaat totdat deze kennelijk in de orde van het octrooi komt te liggen (omgevingstemperatuur). Zo zal de vakman dit een en ander opvatten en derhalve concluderen dat juist niet zonnebloemolie in zuivere vorm dient te worden toegepast. Het betoog van Darome dat zonnebloemolie en een mengsel van palmolie met zonnebloemolie voor de vakman technisch equivalent zijn, kan wellicht in zijn algemeenheid opgeld doen, maar derhalve nu juist niet binnen het kader van het octrooi.

Van inbreuk is derhalve geen sprake. [...]"

Lees hier het vonnis.

Bevoegdheid
Ten aanzien van de bevoegdheidsverweren, acht de rechtbank  zich internationaal en relatief bevoegd voor wat betreft Nederland en mogelijk grensoverschrijdend, doch hiervoor zal het eindoordeel worden aangehouden. Ook acht zij Shel in haar vorderingen op basis van het Noorse octrooi ontvankelijk.

Geldigheid
CDS heeft aangevoerd dat het octrooi nieuwheid, althans inventiviteit ontbeert. "De rechtbank overweet ten eerste dat uit géén van de door CDS overgelegde documenten een verticale komom [...] valt af te leiden die een zogenaamde schoepentoeter [...], een mistmat en openeinde wervelbuizen bevat. De uitvinding is derhalve nieuw te achten". Tevens acht de rechtbank het octrooi inventief: "Weliswaar waren zowel de mistmat (coalescer of samenvloeiingsinrichting) als de schoepentoeter reeds afzonderlijk bekend, de gedachte om die te combineren met de wervelbuizen van EP '508 in de volgorde als neergelegd in het octrooi lag niet voor de hand".

Inbreuk
Voor degenen die het niet helemaal scherp meer hebben: "Bij de beoordeling of sprake is van (letterlijke) inbreuk wordt vooropgesteld dat bij de uitleg van de conclusies van een octrooischrift, mede in het licht van beschrijving en tekeningen, onder ogen dient te worden gezien wat volgens de gemiddelde vakman die daarvan kennis neemt, voor de uitvinding waarvan de bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is – anders gezegd: wat de achter de woorden van die conclusies liggende uitvindingsgedachte is – teneinde een uitsluitend op de letterlijke betekenis van de bewoordingen gegronde en daarom voor een redelijke bescherming van de octrooihouder wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg te vermijden. De tot uitleg van de conclusies van het octrooischrift geroepen rechter zal evenwel tevens moeten beoordelen of het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoende tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meer bij de bewoordingen van de conclusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de grenzen van de door het octrooi geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel ten nadele van de octrooihouder werkt (vgl. HR 12 november 2004, NJ 2004, 674, Impro/Liko en HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391 Ciba Geigy/Oté Optics)."

"De rechtbank verwerpt het standpunt van Shell dat sprake is van letterlijke inbreuk [...]. Aldus beschouwd valt de Spiraflow-installatie niet in letterlijke zin onder het octrooi. Voor zover gelet op het voorgaande niet evenzeer het doek is gevallen voor het betoog van Shell dat van inbreuk in equivalente zin sprake is, overweegt de rechtbank als volgt.
Bepleit wordt wel dat de gehele inbreukvraag (daaronder derhalve begrepen eventuele equivalentie) dient te worden beantwoord aan de hand van het hiervoor in r.o. 14 vooropgestelde criterium ten aanzien van het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi. Niettemin lijkt uit het Impro/Liko-arrest van de Hoge Raad te kunnen worden afgeleid dat de equivalentievraag afzonderlijke beantwoording behoeft."

Equivalentie
Als de functie-wijze-resultaat-toets wordt gehanteerd kan niet tot de conclusie worden gekomen dat van een equivalente kolom sprake is.

Nu het octrooi geldig is, wordt de in reconventie gevorderde vernietiging afgewezen.

Lees hier het vonnis. (En lees vooral ook rechtsoverweging 6)