Octrooirecht  

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 25 april 2012, KG ZA 12-244 (Rhodia Chimie tegen PPG Industries Chemicals)

Uitspraak ingezonden door Klaas Bisschop en Rik Zagers, Hogan Lovells.

Een van de kernactiviteiten van Rhodia is het ontwikkelen, produceren en verkopen van geprecipiteerd silica. Het gebruik van geprecipiteerde silica's is heel divers: verminderen van rolweerstand en verbeteren van grip op nat wegdek, maar ook ter versterking van elastomeren en als schuurmiddel. PPG is één van de dochterondernemingen van de Amerikaanse PPG-Groep. De PPG-Groep is een wereldwijde leverancier van verf, coatings, optische producten, "specialty materials", chemicaliën, glas en glasvezel.

Partijen zijn al sinds 2001 in onderhandeling over EP 862. De verbodsvordering wordt, vanwege een gebrek aan spoedeisend belang, afgewezen.

4.14. Bij de beoordeling heeft de voorzieningenrechter mede in aanmerking genomen de omstandigheden welke PPG heeft genoemd onder de noemer ongeschikt voor kort geding. De voortgezette onderhandelingen, waarvan PPG stelt dat zij niet zijn afgebroken, hetgeen door Rhodia niet deugdelijk is betwist, leren dat Rhodia haar belang wil handhaven door het verkrijgen van schade- en/of licentievergoeding. De zaak lijkt ook minder geschikt voor kort geding nu Rhodia er voor heeft gekozen de levering van het bewijs van de inbreuk in handen van haar eigen partijdeskundigen te laten. Het kort geding leent zich naar haar aard niet voor aanvullende bewijslevering, bijvoorbeeld door een onderzoek door deskundigen.

Het beginsel dat de genoemde monsterneming van de eindproducten gericht zijn op de bewaring en niet op de vergaring, wordt doorbroken voorzover er geen sprake is van vertrouwelijkheid. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij voor een ieder verkrijgbare commerciële producten. Rhodia wordt veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie, PPG in de kosten in reconventie.

4.21. De voorzieningenrechter overweegt dat bewijsbeslag, monsterneming en beschrijving in beginsel bewarende maatregelen zijn, zodat de beslaglegger geen inzage heeft in bewijsmateriaal onder bewarend beslag, de beschrijving en ook geen toegang tot de monsters voor onderzoek. Inzage of toegang kan wel verkregen worden met toestemming van de rechter en ingevolge afspraak tussen partijen.

4.22. De genoemde maatregelen zijn derhalve in beginsel gericht op bewaring en niet op vergaring. De achtergrond daarvan is de bescherming van vertrouwelijke gegevens, hetgeen ook blijkt uit artikel 7 van de Handhavingsrichtlijn alsmede uit artikel 1019b lid 4 Rv. Bescherming van vertrouwelijk gegevens is in het algemeen alleen gewaarborgd door het beslagene in bewaring te houden en niet af te geven voor inzage of onderzoek. Eenzelfde verwijzing naar het waarborgen van bescherming van vertrouwelijke informatie is opgenomen onder 1019a Rv.

4.23. Genoemd beginsel wordt doorbroken voor zover er geen sprake is van vertrouwelijkheid. Dit doet zich voor bijvoorbeeld indien het gaat om voor een ieder verkrijgbare commerciële producten, zoals de door PPG aangeboden HDS-producten.

Lees  het vonnis hier (KG ZA 12-244).

Rechtbank Utrecht 18 april 2012, LJN BW3580 (Roucar Gear Technologies B.V. tegen gedaagde)

In navolging van IEF 10462. Octrooirecht, proceskostenveroordeling. Verzet in de exequaturprocedure. De rechtbank constateert dat in de eerder beschikking al een beslissing is gegeven over de proceskosten, namelijk door deze conform het liquidatietarief toe te wijzen. Gedaagde had aanspraak willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv, dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten. In deze latere procedure kan hij daarom niet alsnog vergoeding van de kosten op grond van artikel 1019h Rv vragen.

De rechtbank volgt Roucar c.s. niet in zijn verweer dat artikel 1019h Rv alleen van toepassing is op zaken waarin sprake is van een vordering strekkende tot staking van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Uit het bepaalde in artikel 1019 Rv blijkt dat artikel 1019h Rv van toepassing is op alle zaken waarin de handhaving van rechten van intellectuele eigendom aan de orde is. In de Franse procedure strekte de vordering van [gedaagde] er kennelijk toe om hem als enig eigenaar aan te wijzen van een aantal patentaanvragen en om vervolgens de schade te vergoeden die hij heeft geleden doordat Roucar c.s. hem verhinderd heeft om de registratie van internationale uitbreidingen van de aanvragen en het zoeken van partners voor de ontwikkeling van de uitvindingen en hun toepassingen normaal uit te voeren (r.o. 2.8).

Daarmee is dat een zaak die ziet op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom. Op grond van het arrest van het Hof van Justitie van 18 oktober 2011, C-406/09, geldt dit oordeel vervolgens ook voor de uit die zaak voortvloeiende exequaturprocedure. Octrooirechten behoren tot de intellectuele eigendomsrechten waarvoor een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv kan worden gevraagd, omdat deze rechten onderdeel uitmaken van de opsomming van de intellectuele eigendomsrechten in artikel 1019 Rv. De gevraagde proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv is derhalve in beginsel toewijsbaar.

2.9. Ten aanzien van de hoogte van de gevorderde kosten overweegt de rechtbank als volgt. De onderhavige zaak betreft een octrooizaak en valt derhalve niet onder de landelijk vastgestelde indicatietarieven in IE-zaken, zodat de hoogte van de opgevoerde kosten niet aan die tarieven kan worden getoetst. Wel dienen de kosten te voldoen aan het vereiste van artikel 1019h Rv dat deze redelijk en evenredig zijn, en voorts dienen de kosten gemaakt te zijn met betrekking tot de onderhavige procedure. De rechtbank constateert dat een deel van de opgevoerde kosten, die [gedaagde] heeft gespecificeerd door overlegging van productie 4, ziet op kosten die dateren van vóór het uitbrengen van de inleidende dagvaarding op 27 juli 2011. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat die kosten zien op de onderhavige procedure, zodat die kosten buiten beschouwing dienen te blijven. Voor zover de kosten zien op de afgifte van de uitvoerbaarverklaring (bij beschikking van 13 juli 2011), geldt bovendien dat in die beschikking al een beslissing over de daarvoor gemaakte proceskosten is gegeven. [gedaagde] aanspraak had willen maken op volledige proceskostenveroordeling conform artikel 1019h Rv en/of nakosten, had hij dat in die procedure moeten vorderen. Dat heeft hij evenwel (kennelijk) nagelaten.

2.10. Anders dan Roucar c.s. stelt, kan de reistijd van de advocaat van [gedaagde] vanuit Brussel naar Utrecht voor het bijwonen van de zitting in de onderhavige procedure niet als onredelijk worden aangemerkt, nu het aan een partij zelf is om te beslissen of zij haar procesadvocaat naar een zitting wil sturen, of haar behandelend advocaat. Voor het overige kunnen de gespecificeerde kosten, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de onderhavige procedure min of meer een herhaling vormt van de procedure die is geëindigd met de beschikking van 26 oktober 2011, niet als onevenredig of onredelijk worden aangemerkt.

Overzicht van ontwerp-verdragen (verdragen in voorbereiding)
Peildatum 31 maart 2012

- Besluit van de Raad van de EU houdende toekenning aan het Hof van Justitie van de EG van de bevoegdheid uitspraak te doen in geschillen betreffende het gemeenschapsoctrooi EU (Europese Unie) REF: 010891 (hier)
- Gemeenschappelijke rechtsgang; protocol EOO (Europese Octrooi Organisatie) REF: 010191
- Harmonisatie van materieel octrooirecht WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom) REF: 010282
- Overeenkomst tegen handel in namaakproducten; Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) REF: 012520
- Rechten van omroeporganisaties WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom) REF: 010606
- Verdrag inzake bescherming audiovisuele voorstellingen WIPO (Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom), Partijen bij verdrag REF: 012749
- Protocol inzake illegale handel in tabaksproducten WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) REF: 012149
Overzicht van ontwerp-verdragen , Bijlage bij kamerstukken II 23 530, nr. 93.
Voortgangsoverzicht EU dossiers
Auteursrecht, intellectueel eigendom, interne markt en digitale agenda

- Richtlijn Collectief rechtenbeheer: Muziekrechten - onlinemuziek (auteursrecht) Verwacht in 2012 Algemene regels en transparantie die gelden voor alle auteursrechtenorganisaties en specifieke regels voor licentiëring van onlinemuziek, om de digitale markt te stimuleren en meer grensoverschrijdende diensten aan te bieden aan klanten in de hele EU.

- Billijke compensatie voor reproductie van beschermde werken door natuurlijke personen voor privégebruik (thuiskopieheffing, auteursrecht) Verwacht in 2013
Bepalen dat regelingen voor billijke compensatie in het kader van de richtlijn zodanig functioneren dat rechthebbenden de verschuldigde inkomsten ontvangen zonder dat het functioneren van de interne markt voor elektronische media en uitrusting daardoor wordt belemmerd.

- Herziening van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk en van de richtlijn betreffende de aanpasssing van het nationale merkenrecht Verwacht in 2012
Het doel is de EU-verordening en de EU-richtlijn, waar passend, te verbeteren, te stroomlijnen en te moderniseren en nauwere samenwerking tot stand te brengen tussen het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM) en de merkenbureaus in de lidstaten, zodat het handelsmerkenstelsel in Europa als geheel effectiever, efficineter en samenhangender wordt.

- Handhaving van intellectuele eigendomsrechten Verwacht in 2012
De hoofddoelstelling zou zijn Richtlijn (2004/48/EG) aan te passen aan de uitdagingen van vandaag om ervoor te zorgen dat de intellectuele-eigendomsrechten in de EU daadwerkelijk en eenvormig kunnen worden beschermd, met name in een digitale omgeving.

- Online-gokken in de interne markt Verwacht in 2012
Mededeling als follow-up van het groenboek "Online-gokken in de interne markt" over het naast elkaar bestaan van nationale toezichtsmodellen en initiatieven op nationaal en EU-niveau.

- e-Justitie Verwacht in 2012
Dit initiatief zal e-Justitie-project versterken als instrument om groei en rechtszekerheid op de interne markt te bevorderen.

- Voorstel voor een richtlijn inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken (auteursrecht)  COM (2011) 289 
Behandeling in Raadswerkgroep, EP Het voorstel beoogt harmonisatie van de omgang met verweesde werken bij digitalisering en online beschikbaarstelling van auteursrechtelijk beschermde werken (tekst, beeld en audiovisueel) door bibliotheken, educatieve instellingen, archieven, musea en publieke omroepen. Verweesde werken zijn werken waarvan de rechthebbende niet bekend of niet te traceren is.

Voortgangsoverzicht EU dossiers Veiligheid, Justitie, Asiel en Migratie , bijlage kamerstukken II 32 317, nr. 116.

Hof 's-Gravenhage 17 februari 2009, zaaknr. 105.001.165 (Princo tegen Koninklijke Philips Electronics N.V.)

Uitspraak ingezonden door Frank Eijsvogels, Hoyng Monegier LLP.

Voorafgegaan door IEF 8290, IEF 4060. Nog niet eerder gepubliceerd, maar belangrijk voor de 843a Rv-jurisprudentie. Een onrechtmatige daad is een rechtsbetrekking.Vanwege een door de Europese Commissie aan Philips toegezonden comfort letter is daarvan in dit geval geen sprake. Afwijzing vordering.

Tussen partijen geldt een standaard licentieovereenkomst de "CD-WO/MO Disc Agreement" om CD-R's in Taiwan te produceren en wereldwijd te verkopen. In dit incident heeft Princo een exhibitievordering ingesteld waarbij hij, zo gesteld, "een rechtmatig belang bij de gevraagde informatie [heeft], omdat deze relevant is voor de beoordeling van het onderhavige geschil (...) terwijl het gaat om een (post)contractuele verhouding tussen partijen."

Princo legt aan haar vordering ten grondslag dat Philips deelt in de licentieopbrengsten en dat het licentieprogramma veelvuldig onderwerp van gerechtelijke procedures is geweest. Daarin ging het om de overeenstemming van het licentieprogramma met het mededingingsrecht.

Artikel 843a Rv spreekt over inzage in bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking, hieronder valt ook de onrechtmatige daad. Aangezien de Commissie aan Philips een comfort letter heeft gezonden, is er geen sprake van strijd met het mededingingsrecht en dus is er geen sprake van een onrechtmatige daad. Voorts is het onvoldoende duidelijk gemaakt waar Princo een afschrift van wenst. Aldus de minister van Justitie bij de behandeling art. 843a en 843b Rv: "slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft." Het Hof wijst de vordering van Princo af en veroordeelt Princo in de kosten.

5. Het hof merkt op dat in het hoofdgeding weliswaar de hoogte van de  licentievergoedingen aan de orde is, maar dat de vorderingen, de stellingen en het verweer niet zien op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in de Handhavingsrichtlijn. Derhalve zal worden uitgegaan van artikel 843a Rv zonder de wijziging van artikel 1019a Rv.

Bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij is
8. (...) Tussen Princo en Philips heeft een contractuele verhouding bestaan. Blijkens de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel, dat heeft geleid tot artikel  1019a in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, valt onder "rechtsbetrekking in artikel 843a Rv tevens onrechtmatig handelen van een partij. zoals hierboven onder 6 is overwogen is aan Philips een comfort letter gezonden. Bij deze stand van zaken gaat het hof er thans van uit dat naar het oordeel van de Commissie geen sprake van handelen van Philips in strijd met het Europese mededingingsrecht en dus ook niet van onrechtmatig handelen van Philips.
(...)
In dit geval is voorts naar het oordeel van het hof slechts sprake van een vermoeden van Princo (...); voor deze situatie is artikel 843a Rv niet bedoeld. Mitsdien is naar 's hofs oordeel aan het vereiste onder a) niet voldaan.

Bepaalde bescheiden
8. Princo heeft de brieven waarvan inzage althans een afschrift wenst niet met name (of met data) maar slechts met een kenmerk aangeduid. Princo heeft, gelet op de genoemde publicaties, onvoldoende duidelijk gemaakt welke licenties hij op het oog heeft en heeft ook de periode (volgens hem tot 9 februari 2006) niet duidelijk omschreven. Uit vorenstaande publicaties volgt immers dat reeds een comfort letter is verzonden eind juli 2003 na het intrekken van de klachten. Bovendien wordt aangenomen dat artikel 843a Rv geen ruimte biedt voor een "fishing expedition". Dit volgt uit de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel dat heeft geleid tot artikel 843a Rv en ook uit de mededeling van de minister van Justitie bij de behandeling in de Eerste Kamer van het wetsvoorstel, waarbij de minister erop heeft gewezen dat de exhibitieplicht van art. 843a en 843b Rv: "slaat op de situatie dat de inhoud van een schriftelijk bewijsmiddel aan een partij in beginsel wel bekend is, maar dat zij het niet in haar bezit heeft." Derhalve is aan het vereiste onder c) [red. bepaaldheid van bescheiden] niet voldaan.

Opening Speech of EPO President Benoît Battistelli, International Patent Forum 2012, 18th April 2012, London, United Kingdom.

Inhoudsopgave:
I. Introduction
II. The EPO: Recent developments
A. Strategic orientations
B. Enhancing quality
C. Enhancing efficiency
III. The EPO and the Unitary Patent
IV. Conclusion

(...) However, owing to the lack of agreement among member states on the location of the central patent court, the signing ceremony for the unitary patent system, scheduled for December 2011 in Warsaw, was cancelled.

Being a French President of a European Organisation based in Münich and addressing a qualified audience in London, you will easily understand that I will stay silent on this issue.

But I would like to give a warning anyway: whatever will be the decision on the location of the Court, please take it quickly. A great deal of energy has been engaged to obtain the current result which is positive or at least acceptable for a lot of us. Of course, it is always possible to improve but the better is the enemy of the good.

Earlier this year, the European Parliament already postponed its First Reading and the vote on the creation of the new system to an "indefinite time" in the future. Substantive misgivings are still being voiced in some quarters about the European Patent Court and the litigation arrangements, which are a fundamental element of the proposed system.

In my opinion, it is a mistake to believe that a general agreement is now reached and we can afford endless discussion on the last remaining issues.

(...)
My personal conviction is that we must move forward to the completion of the European patent system, with a unitary patent and a centralised, specialised patent court.

This, in my view, is an economic imperative. With Europe's fragmented market in innovation and IP, we are at risk of losing out to the world's other superpowers. It is time that we set aside our differences. We must focus on our needs as Europeans, and re-shape the European patent system accordingly.

Rechtbank Utrecht 8 februari 2012, LJN BW1631 (eiseres tegen The Spectranetics c.s.)

Incident tot opheffing van beslag; toepasselijk recht onrechtmatige daad; toepassing Amerikaans recht; 'punitive damages' in strijd met Nederlandse openbare orde. Bij toekomstige beslagleggingen kopie van dit vonnis overleggen.

Een octrooi voor het gebruik van lasers voor het verwijderen van blokkades van (slag)aderen, is door Pillco in licentie gegegven aan Spectranetics c.s.. De licentieovereenkomst wordt beheerst door het recht van de staat Virginia. De rapportage over en betaling van de verschuldigde licentievergoedingen vond plaats aan de general partner van Interlase, Lucre, die op de Bahamas was gevestigd. De vertegenwoordiger van Interlase was gevestigd in Georgia.

Partijen verschillen van mening over het recht dat van toepassing is op de vorderingen in conventie.

3.15.  Op grond van het voorgaande kan in ieder geval wel geconcludeerd worden dat op eventuele onrechtmatige handelingen van Spectranetics c.s. na 14 september 1998 (de datum van benoeming van de special receiver) het recht van Virginia toepassing is, en op handelingen voordien het recht van de Bahama’s of het recht van de staat Georgia.

Op de reconventionele vordering is Nederlands recht van toepassing:

3.18.  De schade waarvan Spectranetics c.s. in de hoofdzaak in reconventie vergoeding vordert, bestaat uit de kosten die zij heeft moeten maken om zich tegen de vorderingen van [eiseres] in de onderhavige procedure te verweren (waaronder advocaatkosten). Deze kosten heeft zij - zo moet vooralsnog worden aangenomen - in Nederland gemaakt, omdat zij de facturen van haar Nederlandse advocaten en overige proceskosten in Nederland heeft betaald. Daarom is op de reconventionele vorderingen Nederlands recht van toepassing.

De vorderingen tot opheffing van de beslagen worden toegewezen, omdat het zodanig onaannemelijk is dat [eiseres] naar het recht van de staat Virginia jegens Spectranetics c.s. een vordering toekomt uit onrechtmatige daad, dat de vordering - ook voor zover deze ziet op onrechtmatige handelingen van Spectranetics Corporation van na november 2003 - als ondeugdelijk moet worden aangemerkt. De rechtbank veroordeelt eiseres om bij toekomstige verzoekschriften tot beslaglegging een kopie van dit vonnis te overleggen.

Schadevergoeding 100.0000 Shekels

4.21. Voormelde conclusie geldt ook voor de bij akte van 20 juli 2011 door [eiseres] gedane vermeerdering van eis in de hoofdzaak met een bedrag van 100.000 Israelische shekels bij wijze van ‘straf-schadevergoeding’ op grond van artikel 12 van de Israëlische wet op onrechtmatig handelen in handelszaken 1999. Afgezien van het feit dat onrechtmatig handelen aan de zijde van Spectranetics c.s. vooralsnog niet is komen vast te staan, en gelet op het voorgaande dat vooralsnog moet worden geoordeeld dat het Israëlische recht niet van toepassing is, geldt dat een dergelijke vordering (strekkende tot betaling van ‘punitive damages’) in strijd is met de Nederlandse openbare orde in de zin van artikel 10:6 BW, nu dit een bovenmatige schadevergoeding zou inhouden tot een hoogte die volledig in strijd is met het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht (vgl. Tekst en Commentaar artikel 10:6 BW, aantekening 2c). Om die reden is ook deze vordering ondeugdelijk.

4.22. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering tot opheffing van de beslagen toewijsbaar is. 

Verbod beslaglegging of gebod overleggen kopie vonnis bij beslagrekest

4.25. De rechtbank constateert wel dat uit het dossier blijkt dat er sprake is van enige samenwerking tussen Fox en [eiseres] met betrekking tot het voeren van procedures tegen Spectranetics c.s. Dit valt onder meer af te leiden uit het feit dat Fox en [eiseres] hetzelfde Nederlandse advocatenkantoor hebben ingeschakeld, dat Fox aan [eiseres] volledige inzage heeft gegeven in de relevante processtukken in de gerelateerde procedure en dat de stellingen van Fox in een andere procedure volledig en letterlijk onderdeel zijn gemaakt van de stellingen van [eiseres] in deze procedure. Daarnaast is de Bonusregeling die onderwerp is van deze procedure destijds door Fox (namens Lucre) overgedragen aan [eiseres]. Gelet op het belang bij een correcte voorlichting van beslagrechters over de hiervoor geschetste achtergrond van het onderhavige geschil en het feit dat deze achtergrond in het onderhavige beslagrekest door [eiseres] onvoldoende tot uitdrukking is gebracht, acht de rechtbank voldoende aanleiding aanwezig om [eiseres] te verplichten om bij een toekomstig verzoek tot het leggen van beslag ten laste van Spectranetics c.s. een kopie van het onderhavige vonnis te overleggen. De vordering zal dan ook in zoverre worden toegewezen. De rechtbank acht wel termen aanwezig om de gevorderde dwangsom te matigen.

Rechtbank Arnhem 28 maart 2012, LJN BW1378 (De Steeg c.s. tegen Alpha Nova)

Als randvermelding, rechtspraak.nl. Samenwerkingsovereenkomst. Toerekenbare tekortkoming in de nakoming. Bestuurdersaansprakelijkheid. Onrechtmatige daad. Over een loopvloeistof die op simpele en doeltreffende wijze bepaalde stoffen van elkaar kan scheiden. Op deze wijze moest uiteindelijk een ‘kit’ worden ontwikkeld, geproduceerd en op de markt gebracht om op simpele, doeltreffende, goedkope en snelle wijze de inhoud van bepaalde stoffen uit cannabis te destilleren.

Voor zover de vordering strekt tot het verlenen van een verklaring voor recht m.b.t. de intellectuele eigendomsrechten op het octrooi, is de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd en de zaak wordt daarom in zoverre naar die rechtbank verwezen.

f. Voorts primair een verklaring voor recht dat nu Alpha Nova Diagnostics is opgehouden te bestaan, aan De Steeg c.s. de volledige (intellectueel eigendoms)rechten van het gevestigde octrooi toekomt welke door haar is betaald.

4.2. Voorop staat dan dat deze rechtbank niet bevoegd is om kennis te nemen van vordering (sub f) tot het verlenen van een verklaring voor recht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten op het octrooi. Ingevolge het bepaalde in artikel 80 Rijksoctrooiwet is de rechtbank ’s-Gravenhage bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van vorderingen met betrekking tot opeising van octrooien. De zaak zal, voor zover zij betrekking heeft op de desbetreffende vordering, worden verwezen naar de rechtbank ’s-Gravenhage ter verdere afdoening. Er is onvoldoende samenhang met de overige vorderingen om de gehele zaak te verwijzen. De overige vorderingen zullen daarom door deze rechtbank worden beoordeeld.

De rechtbank verwijst de zaak voor zover die betrekking heeft op de vordering sub f in de stand waarin deze zich bevindt naar de rechtbank ‘s-Gravenhage, ter verdere afdoening,

Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2012, HA ZA 11-1371 (JMQ Trading tegen Beckers Benelux B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Tim Smits, Koch & Van den Heuvel advocaten.

Octrooirecht. Tussenvonnis. In het kader van de overeenkomst heeft Kosta Development in opdracht van en voor Beckers B.V. een procedé ontwikkeld voor de productie van diepgevroren gepaneerde snacks en de verpakking daarvan zodat deze snacks geschikt zijn om in de magnetron te worden bereid (hierna: het procedé). Beckers B.V. is met gebruikmaking van het procedé in 2004 magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten gaan produceren en verkopen. Beckers B.V. heeft sindsdien aan Kosta Development opgave gedaan van door haar geproduceerde volumes en daarover de door Kosta Development periodiek gefactureerde royalty’s voldaan.

JMQ beroept zich in de onderhavige procedure tevens op het Europees octrooi met nummer EP 1 639 863 B1 voor een ‘microwave cooking process’.

Ook stelt zij dat de conclusies van het octrooi zien op een werkwijze die uitsluitend door de gebruiker van een magnetron wordt toegepast terwijl vaststaat dat Beckers zelf alleen de producten levert die door de eindgebruiker met gebruikmaking van een magnetron worden bereid zodat van directe octrooi-inbreuk nimmer sprake kan zijn. Tot slot betoogt Beckers dat JMQ geen feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat er wellicht sprake is van indirecte inbreuk.

Uiteindelijk wijst de rechtbank de vordering tot staking van octrooi-inbreuk af, ontbindt zij de overeenkomst en stelt de rechtbank JMQ in de gelegenheid opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty's en wettelijke rente.

4.43. De rechtbank beschikt evenwel over onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of Beckers in de periode 1 augustus 2007 tot en met 31 juli 2008 tenminste € 25.000,-- aan royalty’s heeft betaald of dat JMQ over die periode nog royalty’s verschuldigd is. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de royaltyfacturen over de betreffende periode over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan nog aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

4.45. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de door Beckers aan haar verstrekte volume opgave als hiervoor in 4.44 vermeld over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

5.1. ontbindt de overeenkomst tussen JMQ en Beckers;

5.2. veroordeelt Beckers om binnen 4 weken na betekening van het vonnis aan JMQ schriftelijk een door een externe registeraccountant goedgekeurde opgave te doen van de maandelijks omgezette hoeveelheid magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten over de periode van augustus 2008 tot en met de datum van het vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag of dagdeel dat Beckers in gebreke blijft hieraan te voldoen met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,--;

5.3. verklaart de veroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. stelt JMQ in de gelegenheid ter rolle van 30 mei 2012 een akte te nemen waarin zij de hiervoor in 4.43 en 4.45 genoemde informatie kan overleggen en zich hierover kan uitlaten, waarna Beckers de gelegenheid krijgt tot het nemen van een antwoordakte ter rolle van 13 juni 2012;

Lees het vonnis hier (grosse, schone pdf).

Hof Arnhem, nevenzittingsplaats Leeuwarden 3 april 2012, LJN BW0811 (CORAM / Geesa tegen [A] UV Techniek B.V.)

Uitleg licentieovereenkomst legionella-douchekoppen. Vernietiging van die overeenkomst op grond van dwaling.

Naar aanleiding van de publiciteit over de legionella-affaire in Bovenkarpsel in 1999 heeft geïntimeerde een ontwerp gemaakt voor een douchekop met een UV-lamp waarmee legionella kan worden bestreden. Geïntimeerde heeft deze uitvinding wereldwijd geoctrooieerd. Zij heeft een prototype van deze douchekop laten maken en een daarop betrekking hebbend informatieblad. Voor de vercommercialisering beschikte ze zelf niet over de juiste kennis, financiële middelen en schaalgrootte om zelf een risicovol ontwikkelingstraject in te gaan.

Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde. Het hof volgt de gestelde beroepen op dwaling, misbruik van omstandigheden en strijd met redelijkheid en billijkheid niet. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [met dank aan de Rechtbank Zwolle-Lelystad, LJN BW0860].

Verder in citaten:

8.  Naar het oordeel van het hof hebben [appellanten] onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit is af te leiden dat partijen, naast de licentieovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan die inhield dat [geïntimeerden] dienden bij te dragen in de kosten van de ontwikkeling van de UV handdouche. Voor die stelling is in de gedingstukken geen steun te vinden. Blijkens de gedingstukken, hetgeen door [appellanten] niet is bestreden, was het de taak van [appellante sub 2] om van het geoctrooieerde ontwerp een product te ontwikkelen dat vervolgens door [appellanten] op de markt gebracht zou worden. Door [appellanten] is evenmin bestreden dat partijen daartoe de licentieovereenkomst zijn aangegaan. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is het gegeven de strekking van de licentieovereenkomst onduidelijk wat de inhoud van zo'n samenwerkingsovereenkomst was.

11.  Nu niet is gebleken dat er naast de licentieovereenkomst tevens een (mondelinge) samenwerkingsovereenkomst tot stand is gekomen, gaat het hof voorbij aan het gestelde.

Dwaling
12.  Het geschil spitst zich voorts toe op de vernietigbaarheid van de licentieovereenkomst. [appellanten] beroepen zich op dwaling.

14.  Uit het informatieblad blijkt voldoende duidelijk dat sprake was van een idee voor een prototype dat is uitgewerkt in de vorm van een productontwerp. Het is eveneens voldoende kenbaar dat de in het informatieblad opgenomen informatie uitsluitend betrekking heeft op het daarin opgenomen prototype. Naar het oordeel van het hof hebben [geïntimeerden] voldoende onderbouwd dat de in het informatieblad opgenomen informatie juist is (zie CvD, pt. 17 - 21).Tegen de achtergrond dat het aan [appellante sub 2] was om het geoctrooieerde productontwerp verder te ontwikkelen, kan niet worden volgehouden dat [appellante sub 2] op grond van de tekst van het informatieblad in de onjuiste voorstelling van zaken is komen verkeren dat de door haar te ontwikkelen UV douche zou voldoen aan de in het informatieblad genoemde (NEN)normen.

19.  Met [geïntimeerden] is het hof van oordeel dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat de enkele omstandigheid dat [de bestuurder] in de veronderstelling verkeerde dat [de directeur] akkoord was met de beëindigingsovereenkomst dwaling oplevert, nog daargelaten dat door [appellanten] geen feiten zijn gesteld of gebleken waaruit volgt [geïntimeerden] bij [de bestuurder] de indruk hebben gewekt dat [de directeur] reeds akkoord was. [appellante sub 1] was immers geen partij was bij de beëindigingsovereenkomst waarmee de tussen [geïntimeerden] en [appellante sub 2] gesloten licentieovereenkomst werd beëindigd. Voorts is het hof met [geïntimeerden] van oordeel dat in de gegeven omstandigheden verwacht mag worden dat [de bestuurder] als directeur van [appellante sub 2] en [de directeur] als directeur van [appellante sub 1] die op haar beurt bestuurder is van [appellante sub 2], elkaar op elkaar op de hoogte houden van hun gesprekken met [geïntimeerden] Ook op die grond faalt een beroep op dwaling.

Redelijkheid & billijkheid
23. (...) Het hof merkt allereerst op dat de rechter bij toepassing van artikel 6: 248 lid 2 BW de nodige terughoudendheid zal moeten betrachten. In dat licht bezien, is het hof van oordeel dat [appellanten], mede gelet op de stellingen van [geïntimeerden] dat het de bedoeling van partijen was dat [appellante sub 2] verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de UV douche en zij verder niets verdiend hebben aan de UV douche door het uitblijven van de exploitatie daarvan, onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld die haar beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid kunnen dragen. Dit geldt temeer nu het hier een transactie betreft tussen commerciële partijen en "spijt achteraf" geen geslaagd beroep op de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid oplevert.

Inhoud licentieovereenkomst
28.  In de licentieovereenkomst wordt niet vermeld of over de eenmalige vergoeding van € 60.000,- BTW is verschuldigd. Op de twee facturen die door [geïntimeerden] krachtens artikel 4 van licentieovereenkomst aan [appellante sub 2] zijn verstuurd, is over het totale bedrag van € 60.000,- BTW in rekening gebracht. Door [appellanten] zijn, mede gelet op het feit dat de facturen zonder protest zijn voldaan, onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld die de door hen voorgestane uitleg kunnen dragen dat over de eenmalige vergoeding geen BTW is verschuldigd. Voorts stuit de desbetreffende vordering af op de verleende finale kwijting. De grief faalt derhalve.

Commentaar in´t kort van Bart Jansen, Zacco.

Octrooirecht. Niet-vertaald deel. In het kort geding Truma vs Tradekar [IEF 11112] werd, naast andere bezwaren, het niet-vertalen van het Nederlandse deel van een Europees octrooi EP 1 836 085 dat in oppositie was gewijzigd gezien als grond voor het mogelijk niet-handhaafbaar zijn van het octrooi, maar is dit terecht? Zeer strikt genomen is de beschrijving inderdaad gewijzigd, en niet tijdig ingediend. Gezien de zeer minimale wijziging vind ik de conclusie van de voorzieningenrechter echter voorbijgaan aan het belang van de octrooihouder.

Volgens art. 23(2) van het Uitvoeringsbesluit moeten binnen drie maanden na publicatie van de wijzigingen in oppositie de vertaalde conclusies worden ingediend. In de Europese register is te zien dat het gewijzigde octrooi B2 op 28 juli 2010 is gepubliceerd. In het Nederlandse register zijn op 4 augustus 2008 de oorspronkelijke vertalingen van conclusies en beschrijving ingediend, en op 25 oktober 2010 de gewijzigde conclusies binnen de termijn. De beschrijving die voor Duitstalige octrooien ook moet worden vertaald ontbreekt echter, en volgt pas op 13 maart 2012, blijkbaar naar aanleiding van de onderhavige zaak.

De octrooihouder heeft aangegeven het niet-meesturen van de vertaalde beschrijving te beschouwen als een correctie op de volledige vertaling. Inhoudelijk is er, getuige het Drückexemplar in oppositie, slechts een minimale wijziging geweest in de beschrijving: figuur 11 valt niet onder de gewijzigde conclusie, hetgeen is aangeven door ‘nicht zur Erfindung gehörenden’ aan de figuurverwijzing toe te voegen.

Het Octrooicentrum Nederland heeft blijkbaar in 2010 ook geen vormgebrek geconstateerd. Ik vind dit terecht, want feitelijk was de vertaling van de beschrijving reeds in bezit; slechts de verwijzing naar figuur 11 is veranderd. De gehele bij de uitvinding behorende beschrijving was dus feitelijk al in het register aanwezig; het uitzonderen van figuur 11 heeft hierop geen invloed. Gezien de afwezige impact op de beschermingsomvang, die toch allereerst door de conclusies bepaald is, ben ik van mening dat de voorzieningenrechter te recht in de leer is geweest. Aangezien de conclusies tijdig zijn ingediend en de aanpassing in de beschrijving slechts de conclusies volgt, lijkt de rechtszekerheid voor derden mij door de achterstallige vertaling niet geschaad; de correctie van de vertaling zou mijns inziens dan ook in de bodemprocedure gehonoreerd moeten worden.