"For the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” (Banksy)
Het EU-merk van Banksy voor een van zijn beroemdste kunstwerken, “flower thrower”, is op 14 september 2020 ongeldig verklaard door het door de Nietigheidsafdeling (Cancellation Division) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De “flower thrower” is door Banksy voor het eerst door middel van graffiti aangebracht op een garage in Jeruzalem in 2005. Het bedrijf van Banksy, Pest Control Office Limited, heeft in 2014 het merk ingeschreven in het register van de EUIPO.
Inroepen van de nietigheid “Flower thrower” merk
In 2019 startte ansichtkaarten producent Full Colour een nietigheidsactie bij het EUIPO. Volgens Full Colour was het EU “flower thrower” merk nietig omdat Pest Control limited het merk “te kwader trouw” zou hebben geregistreerd (art. 59 (1) b EUTMR. Ook zou het merk elk onderscheidend vermogen ontberen (art. 7 (1) (b) EUTMR. Tenslotte zou het merk uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 7 (1) (c) EUTMR, aldus Full Colour.
De stellingen van Full Colour
Volgens Full Colour is het merk te kwader trouw aangevraagd. Full Colour geeft als reden dat de “flower thrower” een graffiti werk betreft dat in de publieke ruimte is aangebracht, vrij kan worden gefotografeerd en zo door het publiek is verspreid. Banksy moedigde de verspreiding van het werk aan. Hi-res afbeeldingen van het werk waren via de website van Banksy te downloaden. Banksy stimuleerde het publiek het werk te gebruiken zoals het publiek dat wilde. Banksy schreef in zijn boek Wall and Piece (op de cover van dit boek staat de “flower thrower” afgebeeld) “copyright is for losers” en dat het publiek moreel en juridisch vrij moet zijn om werken die aan het publiek worden opgedrongen te reproduceren, veranderen of anderszins te gebruiken.
Volgens Full Colour wist Banksy ook ten tijde van het aanvragen van het EU-merk “flower thrower” dat het werk “flower thrower” op grote schaal werd gebruikt door een groot aantal partijen voor allerlei goederen zonder dat er een commerciële band bestaat tussen Banksy en deze partijen. Volgens Full Colour gebruikt Banksy het merk niet als merk, en wordt het niet gebruikt voor door Banksy op de markt gebrachte goederen of diensten. De enige reden waarom Banksy het EU-merk aangevraagd zou hebben, aldus Full Colour, is om het werk dat het merk vormt (“flower thrower”) via het merkenrecht tot in oneindigheid te monopoliseren. Het merkenrecht kan immers tot in oneindigheid verlengd worden, terwijl het auteursrecht slechts tot 70 jaar na de dood van de maker geldt.
De stellingen van Pest Control Office Limited
Pest Control Office Limited (de merkhouder) stelt dat Full Colour niet heeft aangetoond dat er van kwade trouw aan de kant van Pest Control Office Limited sprake zou zijn. Volgens Pest Control Office Limited zou hetgeen Banksy heeft gezegd of heeft gedaan de wet niet veranderen en hem of Pest Control Office Limited niet verbieden om rechten te claimen en bescherming te zoeken die de wet nu eenmaal biedt. Zou dit anders zijn dan zou dat onder meer in strijd zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet op grond van respectievelijk de artikelen 11 (vrijheid van meningsuiting en informatie) en 20 (Eenieder is gelijk voor de wet) van het Handvest van de grondrechten van de EU. Pest Control Office Limited haalt overweging 83 uit het arrest van het Hof van Justitie EU (HcJ-EU) (C-488/16 P) Neuschwanstein aan om te betogen dat zelfs bij het inschrijven van een merk met als doel een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager van het merk toch een legitiem doel nastreeft. Het HvJ-EU overwoog:
“83. In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 47‑49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.”
