Dossiers

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen, voor de sites dient u in te loggen:

Berichten IE 2013-9	Artikel Geen zaak? De positie van de gedaagde bij een ingetrokken (IE-)kort geding. Een pleidooi voor vergoeding van de daadwerkelijke proceskosten van de gedaagde – Daan de Lange Rechtspraak Octrooirecht Nr. 70 Rechtbank Den Haag 8 mei 2013, Cresco/Taste of Nature, IEF 12649 – met noot van P.A.C.E. van der Kooij
Mediaforum 2013 - 9	Opinie: Nico van Eijk, Over KPN en het algemeen belang Rechtspraktijk: Janneke Kohlen, Project 15: samenvoeging NMa, OPTA en CA en de stroomlijning der bevoegdheden,

Mediaforum 2013 - 9

Jurisprudentie Nr. 22 HR 14 juni 2013, Cruijff/Tirion en De Jong m.nt. G.A.I. Schuijt Nr. 23 Hof Arnhem-Leeuwaarden 2 juli 2013, NEM/Gemeente Amersfoort m.nt. L.J. Wildeboer Nr. 24 Rb. Rotterdam 14 januari 2013, X/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema Nr. 25 Vzr. Rb. Rotterdam 21 februari 2013, Loterijen/OPTA m.nt. L.P.W. Mensink en M. Zuidema

Berichten IE 2013 - 9

Rechtspraak in het kort Merkenrecht Nr. 71 Rechtbank Den Haag 18 april 2013, OO B.V./Practi comfort B.V., IEF 12581 Nr. 72 England and Wales High Court 21 mei 2013, EWHC/CH/2013/1291, Interflora Inc, c.s./Marks and Spencer PLC, c.s., IEF 12720 Nr. 73 Vzr. Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 mei 2013, European Sports Nutrition B.V./Dymatize Enterprises LLC, IEF 12686 Nr. 74 Gerecht EU 30 mei 2013, T-396/11, Ultra Air GmbH/BHIM en Donaldson Filtration Deutschland GmBH, IEF 12721 Nr. 75 HvJ EU 27 juni 2013, Zaak C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd/Ankenævnet for Patenter og Varemærker, IEF 12811 Domeinnaamrecht Nr. 76 ADR Centrum, Arbitragehof van de Tsjechische Republiek 24 mei 2013, zaaknr. 06435, Eli Lilly and Company/P Slotboom, IEF 12754

Vorige editie van deze rubriek: augustus 2013.

Rechtbank Den Haag 9 oktober 2013, HA ZA 10-2388 (Hormel tegen Dukka en Van Doorne)
Ingezonden door Jaap Bremer en Eline Schiebroek, BarentsKrans
Hormel verhandelt ingeblikt vlees onder het merk SPAM en had het woordmerk voor verschillende waren en diensten ingeschreven. Inmiddels staat het woordmerk alleen nog maar ingeschreven voor 'vlees'. Van Doorne verhandelt energiedrank onder het woordmerk SPAM. Hormel vordert onder andere een verbod tot inbreuk op haar gemeenschapsmerk SPAM. Hormel stelt dat er sprake is van verwarringsgevaar nu Dukka gebruik maakt van haar woordmerk SPAM voor soortgelijke waren of diensten. Ook vindt Hormel dat Dukka ongerechtvaardigd voordeel geniet door het merkgebruik en afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de SPAM van Hormel.

Volgens de rechter is er geen sprake van soortgelijke waren. Energiedrank en vlees zijn geen uitwisselbare of concurrerende producten, van complementaire producten is evenmin sprake. Het enkele feit dat een energiedrank tegelijkertijd kan worden geconsumeerd met vlees is onvoldoende om ze als soortgelijk te beschouwen. Verzet tegen ongerechtvaardigd voordeel en afbreuk aan de reputatie kan slechts bij bekendheid van het merk in de Gemeenschap (HvJ EU Pago). De SPAM van Hormel is bekend in de Gemeenschap nu Hormel de bekendheid in het Verenigd Koninkrijk aangetoond heeft. Dit betekent alleen niet dat de bescherming strekt tot de gehele Gemeenschap. Hormel toont niet aan dat er een lidstaat is waar zowel Hormel als Dukka het merk gebruiken. Dat de SPAM van Hormel in Monty Python wordt genoemd is onvoldoende. Ook was er bij Dukka geen sprake van depot te kwader trouw. De rechter wijst de vorderingen af.

4.4 Gelet op het Pago-arrest (HvJ EU 6 oktober 2009, C-301/07, Jurisprudentie 2009 1-09429) brengt de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in het Verenigd Koninkrijk mee dat het Gemeenschapsmerk van Hormel in aanmerking komt voor de in artikel 9 lid 1 sub c GMVo bedoelde bescherming. Anders dan Hormel heeft betoogd, betekent dat niet dat uitgegaan kan worden van de fictie dat het Gemeenschapsmerk in elke lidstaat van de Europese Unie bekend is. Het betekent slechts dat Hormel zich kan verzetten tegen gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken voor al dan niet soortgelijke waren indien door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Om de volgende redenen kan in dit geval niet worden aangenomen dat Dukka c.s. door het gebruik van het Spam-teken ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

4.7. De gestelde bekendheid van het Gemeenschapsmerk buiten het Verenigd Koninkrijk baseert Hormel voornamelijk op een sketch van Monty Python waarin het teken “spam” veelvuldig wordt genoemd. Hoewel niet is uitgesloten dat een merk bekend wordt louter via publiciteit over het merk, is de bedoelde sketch in dit geval om de volgende redenen onvoldoende om de bekendheid van het Gemeenschapsmerk in de betreffende landen te kunnen aannemen.(...)

4.13. Evenmin is er sprake van een conflict in de zin van artikel 2.3 sub c BVIE. Gelet op het gebrek aan bekendheid van het Gemeenschapsmerk van Hormel in de Benelux en het gebrek aan soortelijkheid van de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven kan niet worden aangenomen dat het gebruik van de Dukka-merken voor dranken het Gemeenschapsmerk in gedachten zal oproepen bij de gemiddelde consument in de Benelux, althans kan niet worden aangenomen dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zal worden getrokken uit of afbreuk zal worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Gemeenschapsmerk. Voor de motivering van dit oordeel kan worden volstaan met een verwijzing naar hetgeen is overwogen in rechtsoverweging 4.5 en verder van dit vonnis.

C.J. Angelopoulos, Beyond the Safe Harbours: Harmonising Substantive Intermediary Liability for Copyright Infringement in Europe, Intellectual Property Quarterly, 2013-3, p. 253-274.
Via IViR.nl:The internet has proven a convenient vehicle for the commission of unprecedented levels of copyright infringement by leagues of anonymous – and impecunious – infringers. In their quest for deep pockets and easy targets, right-holders have, in reaction, turned against the internet middlemen, attempting to hold them accountable for the wrong-doings of the small-scale offenders using their networks. As a result, the tricky issue of indirect liability has been given new urgency. With perplexed domestic courts turning to the general rules on extra-contractual liability to parse the issue, during the 90s a number of EU Member States started introducing special liability laws in order to shield the budding internet industry from legal uncertainty. (...)

It is therefore apparent that a cogent solution to the problem of intermediary liability will require significant doctrinal reform across the board of EU Member States. As a result, a gap has emerged that would be most efficiently covered with one single harmonised European solution for substantial intermediary copyright infringement than multiple national ones. Happily, such harmonisation is far from as hopeless as it is usually presented: indeed, as this article will show, although the underlying national traditions and bodies of law in tort are doubtlessly dissimilar, specifically in the area of intermediary copyright liability the rules are moving closer together and common principles are beginning to take shape beneath the national divergences.

(...) The article shall focus on the liability of internet service providers acting in their intermediary capacity for copyright infringement committed on their networks and web pages by their users. Direct liability incurred by a platform for its own harmful behaviour without third party involvement shall not be discussed, nor will the liability of users themselves for content they upload. It should be noted that, although this analysis is concerned exclusively with intermediary liability for copyright infringement, cases involving other forms of illegality will be discussed where they allow for conclusions to be drawn that can be equally applied to copyright.

Lees het gehele artikel op de website van het IViR

ALAI Executive Committee unanimously approved an ALAI REPORT and OPINION on the making available and communication to the public in the internet environment – focus on linking techniques on the Interne, Executive Committee 16 september 2013 Cartagena de Indias.
Uit de Executive Summary: The exclusive right of “making available” under the WCT and the implementing EU legislation covers the offering to the public of a work for individualized streaming or downloading; in addition, where it takes place, the actual transmission of a work to members of the public also is covered, both irrespective of the technical means used for making available. In essence, what matters is that the act (i) is performed by an individual person (ii) directly or indirectly has the distinct effect of addressing the public, irrespective of the tool used by the individual, and (iii) concerns subject matter protected by copyright or related rights.

As applied to hyperlinks, these findings lead to the following conclusions: (i) The making available right covers links that enable members of the public to access specific protected material; (ii) the making available right does not cover links that merely refer to a source from which a work may subsequently be accessed.

It is irrelevant whether the link takes the user to specific content on a third-party website, or whether the linking site retains a frame around the content, so that the user is not aware that she is accessing the content from a third-party website.

It is irrelevant whether the link takes the user to specific content on a third-party website, or whether the linking site retains a frame around the content, so that the user is not aware that she is accessing the content from a third-party website.

It is also irrelevant to the act of offering access whether the work made available through the link is itself infringing: it is the act of offering that triggers the making available right, and that act is the same whatever the copyright status of the work that is made available.

There is obviously no infringement of the “making available” right where the rightholder's decision whether and under which conditions the targeted content is made available on the internet is respected. In contrast, this means in particular that linking to targeted content infringes the “making available” right if (i) the content is initially made available without the rightholder’s consent, or (ii) technical protection measures have been circumvented or (iii) the availability of the content, even if initially disclosed over the Internet with consent, otherwise clashes with the declared or clearly implied will of the rightholder.

Accordingly, courts should not introduce a general presumption of the rightholder’s consent to further communication to the public of what initially has been posted on the Internet with the rightholder’s consent, since this would amount to introducing an exception or limitation to the right, while general exceptions to the scope of the “making available” right require legislative action. This finding does not exclude that a court may be inclined to infer such consent to permit the link based on the individual circumstances of a case.

Lees het rapport & opinie.
[redactie adviseert ook de prejudiciële vragen in Svensson en C More Entertainment te lezen in het HvJ EU overzicht auteursrecht]

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Heeft u ideeën over deze rubriek, laat het ons weten: redactie@ie-forum.nl. Ditmaal over:

A. Geboortecertificaat bewijst legitiem belang tegenover een cruisemaatschappij
B. Naam directeur Viacom wordt niet als merk gebruikt
C. Gebruik te kwader trouw is geen registratie te kwader trouw, let op: anders in .nl-domeinzaken
D. .com-klaagsite dat enkel het volledig merk bevat = legitiem belang
E. First Hotel is generiek en beschrijvend voor hoteldiensten
F. Eerder geregistreerd, actief te koop aanbieden en links naar andere diensten is geen gebruik te kwader trouw

Deze selectie is samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

DME2013-0009
aida.me > Complaint denied
A) Eiser is een cruisemaatschappij en heeft sinds mei 2005 de naam ‘Aida’ als merk geregistreerd. Verweerder heeft de domeinnaam geregistreerd op 19 december 2012 voor zijn dochter. Als bewijs wordt een geboortecertificaat overgelegd en stukken waaruit blijkt dat hij ook voor zijn andere kinderen domeinnamen heeft geregistreerd. Volgens de geschillenbeslechter heeft verweerder hiermee eigen recht en/of legitiem belang bij de domeinnaam aangetoond. De vordering wordt afgewezen.

“The Panel accepts the Respondent’s submission that he has a daughter named “Aida” and that she was born on December 15, 2010, as evidenced by the copy of the Birth Certificate (Annex 9 to the Response). The Panel also notes that the Respondent has registered domain names for each of children, namely ; ; and , which were registered respectively on September 9, 2001; September 30, 2003; February 22, 2006. The sequence and dates of registration for each of these domain names is consistent with the pattern of an individual registering domain names for each of his children.” 

D2013-1255
philippepierredauman.com > Complaint denied
B) Eiser (Philippe Pierre Dauman) is de directeur van het mediaconcern Viacom. Verweerder heeft de naam van eiser in juni 2013 als domeinnaam geregistreerd. Nu de naam van eiser niet ter onderscheiding van producten en diensten wordt gebruikt, wordt de eis afgewezen. Het enkele feit dat eiser beroemd is (bekend onder die naam) maakt daarbij niet uit.

“While the panel in each of these cases did find such rights and order transfer, in all but the first the panel expressly found that the complainant had used his or her name as an identifier of goods or services and based its finding of rights in a mark on that basis, not simply the “fame” of the complainant. An actor, author, performer, sports star, politician, or other person whose livelihood turns on personal recognition meets this criterion almost by definition. The interested public buys a book because it’s written by Jeanette Winterson, admission to a movie because Julia Roberts or Isabelle Adjani is performing, or a football jersey because it bears Dan Marino’s number. That is the rationale for the distinction drawn in the WIPO Overview 2.0 and these and other cases.2

Not all panels have followed this approach, including the Philip Berber case cited by Complainant. See, e.g., Steven Rattner v. BuyThisDomainName (John Pepin), WIPO Case No. D2000-0402. With a single exception, however, those cases were decided in the Policy’s early days, without the benefit of the development of the Consensus View through careful case-by-case analysis in many cases over many years.

This Panel chooses to follow the Consensus View, including its proviso, both to give proper deference to Policy precedent, see WIPO Overview 2.0, paragraph 4.1, and because he agrees with the reasoning expressed there and in the cases from which that reasoning was developed.

Under this test, the Complaint in this proceeding must fail. Complainant does not allege use of his name as the identifier of any particular goods or services, merely that his name is well known in the business and entertainment world. His fame is undeniable but under sound Policy precedent not by itself sufficient to establish common law rights in the name for purposes of paragraph 4(a)(i) of the Policy.”

D2013-1139
dimy.com > Complaint denied
C) Eiser, een Braziliaans bedrijf, heeft sinds 2007 (door gebruik) rechten op de naam “Dimy”. De domeinnaam is door verweerder op 16 november 2001 geregistreerd. Sinds 2008 tot moment van indienen van de eis werden onder de domeinnaam de producten van eiser weergegeven en werd er gelinkt naar websites van concurrenten van eiser. Verweerder heeft – volgens de geschillenbeslechters – overduidelijk geprobeerd om (financieel) voordeel te trekken uit het merk van eiser. Dit levert gebruik van de website te kwader trouw op. Echter nu de domeinnaam veel eerder was geregistreerd dan eiser rechten op de (handels)naam verkreeg, is er geen sprake van registratie te kwader trouw. De gevorderde overdracht wordt afgewezen. Dit zou bij een .nl-domeinnaam anders zijn. Daar is immers kwader trouw ten tijde van registratie of gebruik te kwader trouw vereist.

“For all the foregoing reasons, the Panel concludes that, although the disputed domain name has clearly been used in bad faith, it was not registered in bad faith. Accordingly the third condition of paragraph 4(a) of the Policy has not been made out.”

D2013-1112
bongrille.com; franquiabg.com; franquiabongrille.com > Complaint denied
D) Eiser is houder van het (Braziliaanse) merk “Bon Grille” sinds 1999. De websites zijn geregistreerd in 2011 en 2012. De websites zijn zogenaamde klaagsites waarop de producten van eiser worden bekritiseerd. De gevorderde overdracht wordt afgewezen nu verweerder een eigen recht/legitiem belang heeft bij de domeinnamen en er geen sprake is van kwader trouw. Het eigen recht/legitiem belang betreft de vrijheid van meningsuiting aan de zijde van verweerder. Wanneer me de websites bezoekt, is de kans klein dat men denkt dat men met eiser van doen heeft. Er is ook geen sprake van het belemmeren van (online) bereikbaarheid van eiser door het gebruik van het gehele merk in de de domeinnaam www.bongrille.com. Wanneer men deze domeinnaam intikt ziet men direct dat dit niet de website van eiser is. Wanneer men “bon grille” daarnaast intikt in een zoekmachine, komt voornoemde domeinnaam pas heel laat in de zoekresultaten voor.

“The Panel concludes that Respondent’s use of the disputed domain name <bongrille.com> does not materially obstruct access to Complainant. It is true that at least in the case of <bongrille.com> Respondent adopted the words of Complainant’s mixed mark itself as a domain name (a <trademark.com> case), and thus does cause initial confusion among Internet users. Users for the most part would only become aware that they are not visiting Complainant’s website once they arrive to view Respondent’s home page.

Many, if not most, Internet users would employ a search engine to find a website corresponding to a trademark in today’s search-engine based online culture. The Panel has conducted such searches.

Searching for “Bon Grille” in the popular search engines at “www.yahoo.com” and “www.google.com”, Respondent’s website did not appear in the first five pages of listings; however, the listing of Complainant’s “www.bongrille.com.br” website appeared first in both searches along with several later listings pointing to Complainant’s website. On the www.bing.com search, again, Complainant’s site appeared first; Respondent’s site at “www.bongrille.com” appeared only on the fourth page of listings, following further references to Complainant’s site. The visible material on the Bing browser summary listing also would, in the Panel’s view, alert users to the critical nature of the site’s content and the fact that the listed site was not Complainant’s.7”

D2013-1004
firsthotel.com > Complaint denied
E) Eiser is sinds 2002 houder van het merk “First Hotel” en exploiteert onder deze naam hotels in Scandinavië. Verweerder is gevestigd in Kroatië en gebruikt de domeinnaam sinds 2005 om door te linken naar de website www.cheaprooms.com, waarop hotelkamers worden aangeboden. De eis wordt afgewezen nu de geschillenbeslechters gebruik en registratie te kwader trouw niet aanwezig achten. De term “First Hotel” is generiek en beschrijvend voor de diensten. Daarnaast is het niet aannemelijk dat – nu eiser alleen in Scandinavië opereert – verweerder het bestaan van eiser kende ten tijde van verkrijging van de domeinnaam.

“First of all, the Panel is convinced that the term “First Hotel” is not distinctive enough to identify only one company, user or services, but is rather generic and descriptive and seems to be concerned with the first quality or first value of hotel reservations.

Based on the facts and evidence provided by the Complainant, the Respondent must not necessarily have been aware of the Complainant. In this regard, the Panel especially takes into account that the Respondent is based in Croatia and that the Complainant’s business activities are limited to Scandinavia, that the Complainant has registered trademark rights in Norway, Denmark, Sweden and Germany only, that the disputed domain name consists of the singular “First Hotel” while the Complainant seems to use only the plural “First Hotels” in commerce, that the Respondent and her husband, who was the prior owner of the disputed domain name, have been in the hotel reservations business since 1999, and that the website available at the disputed domain name has absolutely nothing in common with the Complainant’s website at “www.firsthotels.com”.

Under these circumstances, the Panel considers it more likely than not that the Respondent was in fact not aware of the Complainant and its rights in “First Hotel” and “First Hotels” at the time she became registered owner of the disputed domain name after her husband died and that the Respondent’s use of the disputed domain name is not targeting or chasing the name or trademarks of the Complainant.”

D2013-0805
parajumpers.com > Complaint denied
F) Eiser is sinds 2007 houder van het merk “Parajumpers”. Verweerder heeft de domeinnaam in 2003 geregistreerd, derhalve ver voordat eiser haar merk heeft geregistreerd. Wegens het voorgaande is er sprake van een eigen recht/legitiem belang bij de domeinnaam en geen sprake van registratie te kwader trouw. De domeinnaam wordt door eiser echter wel actief te koop aangeboden. Volgens de geschillenbeslechters is dit echter niet op zichzelf gebruik te kwader trouw. Nu de website PPC-links aanbiedt die naar websites linken die niets met eiser te maken hebben, is er van gebruik te kwader trouw geen sprake. De eis wordt afgewezen.

“The mere fact of offering the disputed domain name for sale is not in itself indicative of bad faith. The fact that the present website displays (pay per click) links to third parties related to topics such as insurance, education, job opportunities, travel, business, finance, legal, electronics and cars (i.e., no capitalization on the Complainant’s trademark) defeats in the present case the idea of bad faith use.”

Hof Amsterdam 8 oktober 2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3205 (Bert van Loo Produkties B.V. tegen Souvenirindustrie Buis B.V.)
Uitspraak mede ingezonden door Kitty van Boven, I-ee.
Zie eerder IEF 12623. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Wel auteursrecht op afbeeldingen op onderzetters. Geen auteursrecht door sterke stilering foto's op sleutelhangers. Op de afbeeldingen op onderzetters in Delftsblauw stijl rust auteursrecht. Een stijl is niet beschermd, maar met een zodanige variatie binnen de Delfsblauw stijl kan aanvaard worden dat de twee afbeeldingen auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Het op de (toeristische) markt brengen van identieke onderzetters is onrechtmatig.

Door de sterke stilering van de foto's van molens, die vereist was voor de productie van de sleutelhangers en door de wijze van afbeelding van slechts drie tulpen uit een heel veld, is de band met het oorspronkelijke werk vrijwel geheel verloren gegaan. Het eindresultaat is niet tot nauwelijks te onderscheiden van de vele andere sleutelhangers met molens en tulpen die op de Nederlandse souvenirmarkt worden gebracht. Daardoor kan niet meer kan worden gezegd dat sprake is van een intellectuele schepping waarin de persoonlijkheid van de fotograaf nog wordt weerspiegeld.

Ten aanzien van de afbeeldingen op de sleutelhangers verwerpt het hof derhalve het standpunt dat het zou gaan om auteursrechtelijk beschermde werken. Aan de sleutelhangers komt evenmin bescherming toe op grond van slaafse nabootsing.

2.8 (...) Een stijl op zich is niet beschermd en het stond de maker van de afbeeldingen enerzijds vrij in die stijl te werken maar anderzijds geeft hem dat nog geen bescherming in auteursrechtelijke zin. De maker van de afbeeldingen heeft echter binnen de beschreven stijl ook eigen keuzes gemaakt door steeds vrijwel de gehele afbeelding in blauw te schilderen, maar de gezichten en de een deel van de vrouwenkleding veelkleurig af te beelden. Verder zijn deze gezichten popperig maar het zijn geen kindergezichten. Het gaat op beide afbeeldingen om, zo lijkt het, een jong verliefd stelletje dat elkaar vanuit de ooghoeken toelonkt, op de ene afbeelding zittend op een bankje en op de andere schaatsend. Op beide afbeeldingen komt een derde adolescent voor –op de ene een jongen, op de andere een meisje- kennelijk om enige spanning aan de afbeeldingen te geven. Dat alles bijeen vormt een zodanige variatie binnen de eerder genoemde stijl dat kan worden aanvaard dat de twee afbeeldingen auteursrechtelijk beschermde werken zijn.

2.11 De conclusie van het voorgaande is dat [Y] door onderzetters in de handel te brengen voorzien van (delen van) afbeeldingen die gelijk zijn aan de afbeeldingen waarop aan [X] auteursrecht toekomt, onrechtmatig jegens deze heeft gehandeld. De gevorderde verklaring voor recht zal daarom worden toegewezen. Daarnaast dient [Y] de schade die [X] daardoor heeft geleden te vergoeden.
[X] begroot haar schade ter zake op € 8.415,-- aan nettowinst die [Y] aan haar dient af te dragen en € 4.000,-- aan verlies aan debiet, in totaal derhalve € 12.415,-- (ex btw).

2.14 Niet in geschil is dat [X] auteursrecht heeft op de foto’s die ten grondslag hebben gelegen aan de afbeeldingen op de sleutelhangers. Door de sterke stilering van de molens die vereist was in verband met de techniek van reproductie van de sleutelhangers en door de wijze van afbeelding van slechts drie tulpen uit een heel veld, is de band met het oorspronkelijke werk vrijwel geheel verloren gegaan. De keuzes die zijn gemaakt, plaatsing van de molen op de sleutelhanger en de stand van de wieken, zijn voornamelijk ingegeven door de plaats die op de reeds bestaande hanger was open gelaten en de wijze van reproductie. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop de drie tulpen op een reeds bestaand model sleutelhanger zijn afgebeeld. Het eindresultaat is niet tot nauwelijks is te onderscheiden van de vele andere sleutelhangers met molens en tulpen die op de Nederlandse souvenirmarkt worden gebracht, waardoor niet meer kan worden gezegd dat sprake is van een intellectuele schepping waarin de persoonlijkheid van de fotograaf nog wordt weerspiegeld. Ten aanzien van de afbeeldingen op de sleutelhangers verwerpt het hof derhalve het standpunt van [X] dat het zou gaan om auteursrechtelijk beschermde werken.

Uitnodiging 24 oktober 2013,(uitgesteld) Tilburg. Waar de drank rijkelijk vloeit en het bier uit de fusten blijft stromen. Waar de soep net zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend, waar klare wijn wordt geschonken en van verboden vruchten wordt gegeten: de derde editie van BourgondIEz is in aantocht!

Advocaten, merken- en octrooigemachtigden, rechters, bedrijfsjuristen, hoogleraren, overheidsdienaren en studenten met aantoonbare affiniteit met het IE-recht: zorg dat u er bij bent! Net als voorgaande jaren wordt het diner ook dit jaar weer gesponsord door IE-forum.nl.

Wanneer? 24 oktober (uitgesteld) 2013 (ontvangst 17:00 uur; aanvang openingsrede 17:30 uur)
Waar? Auberge du Bonheur, Bredaseweg 441, Tilburg.
Kosten? € 85,- (inclusief diner en drank).
Na aanmelding zijn de kosten verschuldigd, ook wanneer u niet komt.
Restitutie is niet mogelijk.
Betaling? Bij aanmelding op bankrekening 45.61.36.096 QuestIE Advocatuur B.V. te Breda o.v.v. BourgondIEz 2013 + naam deelnemer.
Inschrijven? Mail uw aanmelding naar secretariaat@questie-advocatuur.nl o.v.v. uw naam, kantoor-/bedrijfsnaam, professie, adresgegevens en aantal personen. Indien u dieetwensen heeft, vermeldt u dat dan ook in uw e-mail.

Uitnodiging: © Arnout Outhuis 2013.

Case law of the EPO boards of appeal, 7th edition september 2013.
This 1 200-page book on the case law of the EPO boards of appeal provides a wealth of useful information for everyone concerned with European patent law. The revised and expanded seventh edition was published in September 2013.

It takes account of decisions made available in writing by the end of December 2012, as well as a number of particularly important ones from the first months of 2013. It is an invaluable source of information for anyone concerned with European patent law - as are the special editions "EPO Board od Appeal Case Law" of the EPO Official Journal.

CONTENTS
Detailed table of contents
Foreword to the seventh edition
Reader's Guide
I. Patentability
II. Patent application and amendments
III. Rules common to all proceedings before the EPO
IV. Proceedings before the EPO
V. Proceedings before the Disciplinary Board of Appeal
VI. The EPO acting as a PCT authority - Euro-PCT applications
VII. Institutional matters
Table of cases
Index of cited provisions
Annexes

(order printed copy)

Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4751 (Alp Lift B.V. tegen Böcker Nederland B.V.)
Technische beperkingen van een online rectificatie. Oplossing door banner is niet gevorderd. Weigering rectificatie door uitgever. Böcker werd eerder bevolen merkinbreuk en het doen van onrechtmatige uitingen te staken. Tevens werd rectificatie op eigen website en in vakbladen bevolen (IEF 12940). Volgens Alp Lift voldoet Böcker niet aan de rectificatie door op één webpagina te rectificeren en niet middels een banner op alle webpagina's. Partijen leggen veroordeling verschillend uit, maar de gevorderde dwangsom wordt afgewezen.

De voorzieningenrechter overweegt dat een dwangsom ingevolge jurisprudentie van het Benelux-Gerechtshof niet noodzakelijkerwijs tegelijkertijd met de hoofdveroordeling behoeft te worden opgelegd. Van de gestelde onwil van Böcker is onvoldoende gebleken en daarmee de noodzaak van een financiële prikkel in de vorm van een dwangsom. Böcker heeft aangevoerd dat met de plaatsing van de rectificatie op één webpagina is voldaan aan de veroordeling, omdat dit de enige speciaal voor Böcker ingerichte Nederlandse pagina. Böcker kan niet aan de veroordeling voldoen door op alle Nederlandstalige pagina’s dit te plaatsen, omdat het technisch onmogelijk is.De vorderingen worden afgewezen.

De door Alp Lift gestelde mogelijkheid van rectificatie door middel van een banner is volgens Böcker niet relevant, omdat die niet is gevorderd. Zo is tussen partijen niet in geschil dat het niet mogelijk is om de rectificatietekst op te maken in een lettergrootte en -type dat op de site van Böcker gebruikelijk is, en tegelijkertijd te voldoen aan de voorwaarde dat die tekst tenminste tweederde van de breedte van het beeld beslaat en tenminste 20% van de hoogte. De vorderingen worden afgewezen.

4.2. Alp Lift heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Böcker niet heeft voldaan aan de veroordeling uit r.o. 7.3. van vonnis I. Zij heeft volgens Alp Lift slechts op één van de vele Nederlandstalige webpagina’s een rectificatietekst opgenomen, in plaats van op al deze pagina’s, en de tekst is bovendien ten onrechte niet in een duidelijk kader geplaatst. Alp Lift heeft Böcker bij brief van 23 juli 2013 gesommeerd alsnog volledig en correct aan vonnis I te voldoen, hetgeen – op de correctie van enkele tekstuele fouten na – niet is gebeurd. Böcker heeft Alp Lift laten weten dat het technisch onmogelijk zou zijn om aan vonnis I te voldoen, maar dat daarvan geen sprake is, blijkt volgens Alp Lift al uit de omstandigheid dat de rectificatietekst sinds 5 augustus 2013 in zoverre is aangepast, dat deze thans alsnog de vereiste minimale hoogte van 20% van het beeld beslaat en tweederde van de breedte daarvan. Een eventuele technische onmogelijkheid zou bovendien geen probleem hoeven te zijn, omdat rectificatie ook zou kunnen door middel van een automatische banner over alle Nederlandstalige pagina’s.

4.5. Overigens heeft Böcker aangevoerd dat zij met de plaatsing van de rectificatie op één webpagina heeft voldaan aan de veroordeling, omdat dit de enige speciaal voor Böcker ingerichte Nederlandse pagina van de website www.boecker-group.com is, waarnaar de website van Böcker www.boecker.nl direct doorlinkt. Voor zover de veroordeling iets anders zou inhouden, kan Böcker overigens niet aan die veroordeling voldoen, omdat plaatsing op alle Nederlandstalige pagina’s technisch niet mogelijk is. De standaardindeling van de website, die geldt voor alle (ook niet-Nederlandstalige) webpagina’s, laat dat namelijk niet toe en Böcker kan die indeling niet zelf veranderen. Volgens Böcker kan de rectificatietekst daardoor slechts in bestaande tekstblokken worden geplaatst, die niet op alle pagina’s even groot zijn en niet altijd groot genoeg. Bovendien heeft een groot deel van de pagina’s betrekking op bedrijfsactiviteiten van Böcker die niet ook door Alp Lift worden ondernomen, zodat daarop ook om die reden niet hoeft te worden gerectificeerd, aldus Böcker. De door Alp Lift gestelde mogelijkheid van rectificatie door middel van een banner is volgens Böcker niet relevant, omdat die niet is gevorderd.

4.9. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had van Böcker mogen worden verwacht dat zij de thans aangevoerde problemen ook reeds bij haar verweer in procedure I had betrokken, opdat die problemen toen hadden kunnen worden betrokken bij de beoordeling door de voorzieningenrechter in die procedure. Ook had Alp Lift beter kunnen informeren naar de uitvoerbaarheid van haar vordering. Voor die beoordeling is in de onderhavige procedure geen plaats. De voorzieningenrechter kan thans slechts beoordelen of aannemelijk is dat Böcker vrijwillig aan de veroordeling wenst te voldoen – wat die veroordeling dan ook inhoudt.

4.10. Gelet op hetgeen partijen in de onderhavige procedure naar voren hebben gebracht, is de gestelde onwil van Böcker, en daarmee de noodzaak van een financiële prikkel in de vorm van een dwangsom, onvoldoende gebleken. Tussen partijen is immers niet in geschil dat Böcker binnen zeven dagen na betekening een rectificatie heeft geplaatst, en dat zij vervolgens op verzoek van Alp Lift het lettertype en de lettergrootte heeft gewijzigd en tekstuele fouten heeft hersteld. Ook heeft Alp Lift niet betwist dat Böcker reeds op 4 juli 2013 van de uitgever van het vakblad een – zij het negatief – antwoord heeft ontvangen op haar (aldus kennelijk binnen zeven dagen na betekening gedane) verzoek de rectificatie te plaatsen in de volgende uitgave. Evenmin heeft Alp Lift betwist dat partijen alleen door middel van hun raadslieden met elkaar communiceren, hetgeen door vakantie tijdelijk werd bemoeilijkt.

4.11. De gevorderde dwangsommen zullen dan ook worden afgewezen, temeer daar daarmee ook geen duidelijkheid wordt verschaft in de juiste uitleg van de veroordeling uit vonnis I. Daardoor leidt toewijzing van de vordering er feitelijk toe, dat Alp Lift in de onderhandelingen tussen partijen over die uitleg een extra machtsmiddel in handen krijgt. In hetgeen Alp Lift aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd, ziet de voorzieningenrechter daarvoor onvoldoende aanknopingspunten.

4.12. Ook de gevorderde veroordeling tot volledige en correcte voldoening aan vonnis I zal worden afgewezen, nu het belang van Alp Lift bij die vordering, gelet op de inhoud van vonnis I, gesteld noch gebleken is.

Bijdrage ingezonden door Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan.
WIPO is druk doende Panelbeslissingen te publiceren inzake de zogenaamde Limited Right Objections (LRO) tegen aanvragen voor nieuwe generieke top level domains (de new gTLDs, bijvoorbeeld .mail, .home en .google). Zie IEF 12878 en IEF 12942 voor een overzicht van de eerste zaken die in dit kader bekend zijn gemaakt. Waar de WIPO-experts in het begin louter objections leken af te wijzen, zien we sinds kort ook toewijzingen binnen druppelen.

De LRO basis
Voor de volledigheid, LRO-beslissingen betreffen klachten tegen new gTLDs die conflicteren met, al dan niet geregistreerde, merken (of namen van intergouvernementele organisaties). Probleem: hoe vind je de balans tussen de ‘internationale’ gTLD-aanvraag en eventueel botsende nationale merkrechten? Merkregistraties zijn immers in beginsel nationaal/communautair en gelijke merken kunnen in verschillende landen door deze territoriale afbakening gelijktijdig prima naast elkaar bestaan. De aanvraag voor een internationaal te gebruiken new gTLD doorkruist deze afbakening en zorgt voor potentiële botsingen tussen merken in verschillende jurisdicties. Huis-tuin-en-keuken merkenrecht biedt volgens ICANN voor dit probleem onvoldoende soelaas. De LRO-regels stellen daarom aanvullende eisen. Iets vergelijkbaars zien we in de regels voor andere TLD’s, zoals de UDRP, die geldt voor bijvoorbeeld ‘.com’, waar ‘kwade trouw’ een aanvullend vereiste is. De LRO-regels kiezen voor een andere benadering. Een klager kan met succes een new gTLD-aanvraag blokkeren, mits deze aanvraag:

1. takes unfair advantage of the distinctive character or the reputation of the [..] mark; and/or
2. unjustifiably impairs the distinctive character or the reputation of the [..] mark; and/or
3. otherwise creates an impermissible likelihood of confusion [..]. (§3.5.2 Application Guidebook)

Hierbij introduceren met name de bestanddelen “unjustifiably” en “impermissible” een aanvullende open redelijkheidstoets. Het is bedoeling dat de expert(s) die over de LRO beslist deze normen invult door een hele waslijst aan niet-exclusieve factoren in overweging te nemen:

1. Whether the applied-for gTLD is identical or similar, including in appearance, phonetic sound, or meaning, to the objector’s existing mark.
2. Whether the objector’s acquisition and use of rights in the mark has been bona fide.
3. Whether and to what extent there is recognition in the relevant sector of the public of the sign corresponding to the gTLD, as the mark of the objector, of the applicant or of a third party.
4. Applicant’s intent in applying for the gTLD, including whether the applicant, at the time of application for the gTLD, had knowledge of the objector’s mark, or could not have reasonably been unaware of that mark, and including whether the applicant has engaged in a pattern of conduct whereby it applied for or operates TLDs or registrations in TLDs which are identical or confusingly similar to the marks of others.
5. Whether and to what extent the applicant has used, or has made demonstrable preparations to use, the sign corresponding to the gTLD in connection with a bona fide offering of goods or services or a bona fide provision of information in a way that does not interfere with the legitimate exercise by the objector of its mark rights.
6. Whether the applicant has marks or other intellectual property rights in the sign corresponding to the gTLD, and, if so, whether any acquisition of such a right in the sign, and use of the sign, has been bona fide, and whether the purported or likely use of the gTLD by the applicant is consistent with such acquisition or use.
7. Whether and to what extent the applicant has been commonly known by the sign corresponding to the gTLD, and if so, whether any purported or likely use of the gTLD by the applicant is consistent therewith and bona fide.
8. Whether the applicant’s intended use of the gTLD would create a likelihood of confusion with the objector’s mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of the gTLD. (§3.5.2 Application Guidebook)

Kortom, een prachtige ‘multiculturele’ cocktail van merkenrechtelijke factoren, die de expert(s) houvast moet bieden (maar tegelijkertijd weinig concreet voorschrijft wat nu precies ‘impermissible’ of ‘unjustifiable’ is). Dit maakt de LRO-beslissingen er niet eenvoudiger op, maar zorgt wel voor boeiende ontwikkelingen en uitkomsten.

Tot nu toe blijken de regels objectors veelal in moeilijkheden te brengen. Op hen rust namelijk de volledige bewijslast (artikel 20(c) Procedure). Het blijkt niet zo makkelijk om aan deze bewijslast voor de nieuwe LRO-regels te voldoen. Menig objector lijkt hier onderuit te gaan, vermoedelijk omdat zij vertrouwden op de hun bekende nationale stel- en bewijsplichten.¹

De eerste LRO toewijzingen
Gelukkig gaat het niet iedere keer mis. Tot nu toe zijn de volgende LRO’s toegewezen en recent gepubliceerd:

.delmonte (LRO 2013-0001)
Het Amerikaanse Del Monte treedt op tegen de aanvraag voor ‘.delmonte’ van haar licentienemer, het Europese Del Monte. De Amerikanen beschikken over verschillende internationale merken. De Europeanen stellen sinds 2011 houder te zijn van een merk in Zuid-Afrika. Twee van de expert-panelleden vinden dat sprake is van een “impermissible likelihood of confusion” en besluiten tot toewijzing van de klacht. Zij vermoeden onder andere kwade trouw aan de zijde van het Europese Del Monte bij het verkrijgen van de Zuid-Afrikaanse merken en gaan ervan uit dat de aanvraag van de gTLD in strijd is met de licentieovereenkomst. Het derde expert-panellid is het daarmee niet eens en ‘dissent’. Hij verwijst onder meer naar de hiervoor besproken bewijslastverdeling en vindt dat klager, het Amerikaanse Del Monte, had moeten aantonen dat de verkrijging van de Zuid-Afrikaanse merken door het Europese Del Monte te kwader trouw was. De overige twee expert-panelleden gingen hier van uit op basis van de gebrekkige bewijsvoering en uitleg van het Europese Del Monte.

.direct (LRO 2013-005)
De grootste satelliettelevisieaanbieder van Amerika, DirecTV, klaagt over de aanvraag van .direct, door concurrent Dish. Het expert-panel oordeelt unaniem dat de aanvraag op alle vlakken inbreuk maakt op de rechten van DirecTV. Zij overwegen dat de gTLD (.direct) overeenstemt met het merk DirecTV en te kwader trouw door Dish is aangevraagd om de bedrijfsactiviteiten van DirecTV te frustreren. Het verweer dat de gTLD een beschrijvende term betreft wordt gepasseerd, omdat de panelleden ervan overtuigd zijn dat Dish zich enkel richtte op het merk van een concurrent. Verder trekt het expert-panel de representativiteit van een door Dish overgelegd marktonderzoek in twijfel. Opvallend is dat het expert-panel geen overweging wijdt aan de bewijslastverdeling.

.weibo/.微博 (LRO 2013-0040/2013-0041)
Het Chinese Sina, aanbieder van de Twitterachtige dienst Weibo, dient een klacht in tegen de aanvragen .微博 en .weibo (de pinyin omzetting van 微博) door concurrent Tencent. Sina beroept zich op haar Chinese merken. Tencent verweert zich en stelt dat ‘weibo’ beschrijvend is voor Twitterachtige microblogdiensten. Het is onduidelijk of de term ‘weibo’ verwaterd is, of dat hier een afgeleide betekenis vanuit gaat. Twee van de expert-panelleden, beide met een Chinese achtergrond, wijzen de LRO toe. Zij zijn van mening dat zolang het merk van klager Sina niet nietig is verklaard, verondersteld mag worden dat het niet beschrijvend is. Het feit dat Tencent het teken al meerdere jaren te goeder trouw gebruikt doet hier niet aan af. Het derde expert-panellid, al wijzend op zijn onbekendheid met de Chinese taal, concludeert dat hij niet met de beslissing kan instemmen. Hij overweegt onder andere dat de voortdurende co-existentie van beide merken vragen oproept over de onderscheidingskracht van het merk. Het feit dat het merk nog niet nietig is verklaard zou onvoldoende grondslag bieden om aan te nemen dat het niet beschrijvend is. Hij gaat expliciet niet zo ver dat Sina niet aan haar bewijslast heeft voldaan, maar acht het wel noodzakelijk dat partijen aanvullende opmerkingen indienen.

Kijk op de WIPO-website voor een overzicht van andere LRO-uitspraken en nieuwe beslissingen.

Joran Spauwen

¹DotMusic Limited v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0058; DotMusic Limited v. Victor Cross, WIPO Case No. LRO2013-0062; Defender Security Company v. Baxter Pike LLC, WIPO Case No. LRO2013-0031; Defender Security Company v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0032); Coach, Inc. v. Koko Island, LLC, WIPO Case No. LRO20130-0002; Academy, Ltd, d/b/a/ Academy Sports + Outdoors v. Half Oaks, LLC, WIPO Case No. LRO2013-0003; hibi (UK) Limited v. Telstra Corporation Limited, WIPO Case No. LRO2013-0013; TLDDOT GmbH v. InterNetWire Web-Development GmbH, WIPO Case No. LRO2013-0052; AC Webconnecting Holding B.V. v. United TLD Holdco Ltd, WIPO Case No. LRO2013-0006; Latin American Telecom, LLC v. Charleston Road Registry Inc., WIPO Case No. LRO2013-0055; Biotechnology Industry Organization v. Starting Dot, WIPO Case No. LRO2013-0056; United States Postal Service v. Victor Dale, LLC, WIPO Case No. LRO2013-0047; Defender Security Company v. Baxter Pike LLC, WIPO Case No. LRO2013-0031