Hof Den Haag 26 mei 2015, IEF 14977; ECLI:NL:GHDHA:2015:1219 (Moulinsart tegen Hergé Genootschap)
Uitspraak en samenvatting ingezonden door Katelijn van Voorst, Foxwaldmeister. Auteursrecht. Contractenrecht. Zie eerder IEF 13558. Moulinsart beheert de rechten van de weduwe van Hergé (met name bekend van de strip Kuifje) op het werk van Hergé. Het Hergé Genootschap is een Hergé fanclub en geeft in dat kader publicaties uit aan haar leden. Partijen sloten in 2000 een licentieovereenkomst. In 2009 kregen partijen daarover onenigheid. Op 1 januari 2012 sloten partijen een nieuwe overeenkomst, de zogenaamde Charter-overeenkomst, die Moulinsart opzegde op 23 juni 2013.

1. Moulinsart vorderde in hoger beroep - in eerste instantie - over de periode 23 april 2009 – 1 januari 2012 een verklaring voor recht dat het Hergé Genootschap auteursrechtinbreuk maakte door haar publicaties en zij daarvoor schadevergoeding aan Moulinsart diende te betalen.
2. Daarnaast vorderde Moulinsart (bij eiswijziging in memorie van grieven) over de periode 1 januari 2012 – 23 juni 2013 een verklaring voor recht dat het Hergé Genootschap wanprestatie heeft gepleegd t.a.v. de Charter-overeenkomst en zij daarvoor schadevergoeding aan Moulinsart moest betalen.
3. En een verklaring voor recht dat het Hergé Genootschap inbreuk maakte op het merkrecht van Moulinsart op het woord/beeldmerk KUIFJE door gebruik van het domein www.kuifje.nl .
4. Na de memorie van antwoord wijzigde Moulinsart haar hier eerst genoemde vordering in een verklaring voor recht dat het Hergé Genootschap geen toestemming had om in de periode 23 april 2009 – 1 januari 2012 het werk van Hergé te gebruiken. Moulinsart lichtte toe dat zij de auteursrechtvraag niet in deze bodemzaak wenste te behandelen, maar in een – eveneens tussen partijen aanhangig – hoger beroep in een kort geding over de periode vanaf 23 juni 2013 over gestelde auteursrechtinbreuk (zie het vonnis van de voorzieningenrechter).

De vordering onder nr. 4 noemde, wijst het hof af wegens gebrek aan belang (r.ov. 16): Nu immers de auteursrechtelijke grondslag in het onderhavige geschil is geécarteerd en Moulinsart zich dus niet langer op een auteursrecht beroept, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien welk belang Moulinsart heeft bij een verklaring voor recht die er op neer komt dat HG geen toestemming had om werken uit het oeuvre Hergé openbaar te maken en/of te verveelvoudigen. In zoverre faalt grief 3 dus.

T.a.v. de vordering genummerd 3, stelde Moulinsart dat het beroep door Hergé Genootschap op dwaling tardief was, welke stelling het hof afwees (r.ov. 19.1: HG's beroep op dwaling is niet tardief want het ligt in het verlengde van hetgeen zij reeds in haar memorie van antwoord heeft aangevoerd (vgl. memorie van antwoord onder 9 e.v., 22 en 48). Daarnaast zou het naar het oordeel van het hof in strijd met de goede procesorde zijn indien HG geen beroep op dwaling zou mogen doen na de talloze eisveranderingen van Moulinsart, in het bijzonder de eiswijziging waarbij zij onverwachts de (eerder nog door haar als kern van het geschil bestempelde) auteursrechtelijke grondslag in het onderhavige geschil heeft geëcarteerd en het geschil te dezen geheel in een contractenrechtelijke sleutel heeft willen plaatsen. Daar komt bij dat HG de overeenkomst uit 1942 pas onder ogen heeft gekregen na haar memorie van antwoord (akte van 27 januari 201 5 onder 3-4).

De belangrijkste overweging en de kern van de zaak vindt u wat mij betreft in r.ov. 21, waarin het hof het beroep op dwaling door het Hergé Genootschap toewijst op de grond dat is gebleken dat Hergé de exclusieve publicatierechten op de albums van Hergé heeft overgedragen aan zijn uitgever:

18.  HG heeft zich beroepen op dwaling als vernietigingsgrond van het charter. Zij heeft in dat verband gesteld (i) dat Moulinsart tot 5 augustus 2014 in en buiten rechte heeft gesteld dat de weduwe van Hergé alle auteursrechten ten aanzien van het oeuvre Hergé bezit en dat Moulinsart al deze rechten voor haar exploiteert en beheert; (ii) dat HG het charter in juni 2012 (met ingangsdatum I januari 2012) is aangegaan in de veronderstelling dat Moulinsart daartoe de rechten (machtiging) bezat; (iii) dat aan HG op 5 augustus 2014, tijdens een zitting in een kort geding procedure tussen Moulinsart en HG voor de rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2014:11809), is gebleken dat eerdergenoemde veronderstelling onjuist is nu uit een overeenkomst uit 1942 blijkt dat Hergé de publicatierechten op de albums van de avonturen van Kuifje had overgedragen aan uitgever Casterman zodat Moulinsart niet degene is die kan beslissen wie materiaal uit de albums openbaar mag maken en dus niet (machtiging ter zake van) de in deze zaak relevante auteursrechten heeft; en (iv) dat HG het charter nooit met Moulinsart zou hebben gesloten indien zij had geweten dat Moulinsart de rechten (machtiging) niet bezat. In de door HG als productie 56/58 in het geding gebrachte overeenkomst tussen Hergé en Casterman uit 1942 wordt onder meer bepaald:

"Art. 1 - Monsieur Georges REMI concède aux Etablissements CASTERMAN le droit exclusif de publication de la série des Albums LES AVENTURES DE TINTIX, OU/C A' ET FL UPKE, GAMIXS DE BRUXELLES et autres parus ou à paraître, dont il est l auteur sous le pseudonyme de HERGE.
Art. 2 - Le droit de publication concédé s 'étendpour toutes éditions en langue française et étrangères. "

21. Moulinsart heeft de onder 18 genoemde stellingen (i), (ii) en (iv) niet betwist. Ten aanzien van stelling (iii) heeft Moulinsart de overeenkomst uit 1942 niet betwist, maar alleen opgemerkt (a) dat "aantoonbaar onjuist* is dat Hergé (een deel van) zijn auteursrechten zou hebben overgedragen aan Casterman. (b) dat aan Casterman rechten zijn overgegaan die voor deze zaak niet relevant zijn, en (c) dat deze kwestie niet in deze procedure moet worden besproken maar in de eerdergenoemde kort geding procedure die thans bij dit hof aanhangig is. Aldus heeft Moulinsart naar het oordeel van het hof gelet op hetgeen HG in dit verband naar voren heeft gebracht, stelling (iii) onvoldoende gemotiveerd betwist. In dat verband overweegt het hof dat de (door Moulinsart niet betwiste) overeenkomst spreekt over een overdracht van Hergé aan Casterman van de exclusieve publicatierechten ten aanzien van onder meer de serie albums 'De avonturen van Kuifje', zodat (ten aanzien van (a)) zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien waarom aantoonbaar onjuist zou zijn dat Hergé een deel van zijn auteursrechten heeft overgedragen aan Casterman. De door Moulinsart zelf overgelegde verklaring van mevrouw Gallimard van Éditions Casterman S.A. van 25 augustus 2014 (productie 16) bevestigt dat Hergé het exclusieve recht van publicatie van de serie albums "Les aventures de Tintin" heeft overgedragen aan Casterman. Evenmin valt (ten aanzien van (b)) zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien waarom de exclusieve publicatierechten ten aanzien van de serie albums "De avonturen van Kuifje" niet de voor deze zaak relevante rechten zijn. Ook kan het hof (ten aanzien van (c)) niet inzien waarom deze kwestie niet in de onderhavige procedure zou moeten worden besproken maar zou moeten worden doorgeschoven naar een kort geding procedure. Deze kwestie is immers - zoals Moulinsart ook ten pleidooie heeft onderkend - van primordiaal belang voor het beoordelen van het beroep op dwaling door HG.

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Op andere blogs:
DomJur
IE-Forum noot IEF 15012
Kracht advocatuur

Conclusie AG HR 29 mei 2015, IEF 14975; ECLI:NL:PHR:2015:729 (Stichting BREIN tegen Ziggo)
Websiteblocking. Rechtspraak.nl In deze zaak, waarin het gaat over website-blocking: een rechterlijk bevel tegen Ziggo en XS4ALL tot blokkade van toegang van haar abonnees tot in dit geval een BitTorrent indexsite, The Pirate Bay (TPB), concludeert de A-G in het principale cassatieberoep vragen van uitleg te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) over de vraag of TPB zelfstandig openbaar maakt en de reikwijdte van art. 26d Aw. De klachten over de door het Haagse hof aangelegde evenredigheids- en effectiviteitstoets van de gevraagde blokkademaatregel slagen. Dat geldt volgens de A-G ook voor de klacht over de subsidiaire onrechtmatigedaadsgrondslag. De klachten in het principale beroep over de bewijslastverdeling van art. 26d en het gebrek aan rekenschap door het hof van rechterlijke uitspraken in andere lidstaten van de EU die blokkering van TPB wel toestaan zijn tevergeefs voorgesteld. De klachten van de voorwaardelijk incidentele beroepen over de vraag of art. 26d Aw als rechtsgrondslag kan dienen voor de blokkade kunnen afhankelijk van het antwoord van het HvJEU op de gestelde vragen slagen. De klachten over de effectiviteit van die blokkade en de bezwaarlijkheid van de gevorderde maatregelen, waaronder grondrechtenafweging, kunnen niet tot cassatie leiden. Aan de beantwoording van de klacht van XS4ALL over de weigering door het hof van de te late IE-proceskostenspecificatietoepassing, wordt door de A-G in dit stadium nog niet toegekomen.

2.1.24. Dus hoewel ik er (inmiddels) aarzelend toe neig – met onder meer de Britse High Court, Seignette en Brein – om het handelen van BitTorrentsites als (de beheerders van) TPB als mededeling aan het publiek en dus als auteursrechtelijk voorbehouden openbaar maken van de werken zelf te bestempelen of daarmee op één lijn te stellen (waarmee de leidende rechtsklacht van onderdeel Ia zou slagen), komt het geraden voor daar eerst een prejudiciële vraag over te stellen aan het Hof van Justitie. Het lijkt me geen “acte clair” en een “acte éclairé” is het niet; de vraag kan niet zonder redelijke twijfel worden beantwoord. Vragen stellen zou volgens mij dan ook alleen al moeten met het oog op het vermijden van een “Köbler”-risico49. Hoofdvraag zou simpelweg kunnen zijn of het door (de beheerders van) TPB gehanteerde systeem waarbij TPB op haar site geen werken openbaar maakt, maar wel meta-informatie van die werken indexeert op de wijze als beschreven door het hof in rov. 1.a als hiervoor weergegeven in randnummer 1.1.1 kwalificeert als mededeling aan het publiek door TPB. Een subvraag zou kunnen zijn of althans het gegeven dat TPB bij dit stelsel een leidende/bepalende/faciliterende/organiserende/uitlokkende rol speelt, kan leiden tot de kwalificatie dat TPB doet aan “(mede-)mededeling aan het publiek”, met als consequentie dat zij naar nationaal recht ook auteursrechtelijk hoofdelijk aansprakelijk kan zijn naast de “peers” en de “seeders”. Bij Borgersbrief kunnen de advocaten van partijen dan nog input geven over de uiteindelijk te stellen vragen.

2.1.34. Een volgende subvraag dringt zich dan op bij negatieve beantwoording van de onder Ia geformuleerde prejudiciële vragen. Die vraag is of in dat geval niettemin (als het ware in uitbreiding op de Telekabel Wien-leer) een bevel tegen de providers om TPB te blokkeren in beginsel kan zijn gerechtvaardigd, omdat het als facilitatiewerk van de inbreuk door TPB aan te merken handelen in feite door de diensten van de providers mogelijk wordt gemaakt langs de lijnen van punt 32 van Telekabel Wien, zodat dit op één lijn is te stellen met de situatie dat op TPB rechtstreeks inbreukmakende werken aan het publiek zouden worden medegedeeld. Indien besloten zou worden tot het stellen van prejudiciële vragen bij onderdeel Ia, lijkt mij aangewezen dat de zo-even bedoelde volgende tweede subvraag ook meteen gesteld wordt om redenen van proceseconomie. Dat men in andere Europese landen deze horde meteen neemt, zoals Brein aanvoert, maakt volgens mij niet dat er geen redelijke twijfel bestaat op dit punt, zodat het niet stellen van vragen eerderbedoeld Köbler-risico in zich bergt. De gedachte aan deze ruime leer over maatregelen tegen tussenpersonen is te baseren op het bij herhaling in Telekabel Wien benadrukte te realiseren hoge beschermingsniveau. Zoals Brein aangeeft in haar pleitnota in cassatie nr. 48, is door het “inbouwen” van tussenschakels omzeiling van art. 26d Aw op misschien wel te eenvoudige wijze te realiseren. De provider hoeft volgens Telekabel Wien geen contractuele band met de inbreukmaker te hebben om een blokkadebevel te krijgen, omdat niets in de richtlijn “indicates that a specific relationship between the person infringing copyright or a related right and the intermediary is requires”, aldus de Engelse versie van punt 35. Je bent al tussenpersoon in de zin van art. 8 lid 3 van de richtlijn als je een “person” (bent) “who carries a third party’s infringement of a protected work or other subject-matter in a network”, zoals de Engelse versie van punt 30 luidt, waarbij inbreuk omvat “the case of protected subject-matter placed on the internet and made available to the public without the agreement of the rightholders at issue” (Engelse versie van de definitie uit punt 31). Ook is niet nodig dat wordt aangetoond dat klanten van de providers zich toegang verschaffen op de inbreukmakende website tot de illegale content.

Op andere blogs:
Domjur
Stichting BREIN
Cassatieblog

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 mei 2015, IEF 14975; ECLI:NL:GHARL:2015:3762 (Lettercombinatie hout)
Kort geding tot teruggave van in beslag genomen en in bewaring gestelde goederen en tot aanpassing van de handelsnaam. Vorderingen gedeeltelijk toegewezen. verbod tot ondernemersactiviteiten binnen Groningen en Drenthe onder de genoemde handelsnaam met lettercombinatie "hout". Appellante klaagt dat de rechtbank niet heeft toegewezen haar primaire eis dat geïntimeerde geen naam mag voeren met daarin de lettercombinatie “[naam]”. Gesteld noch gebleken is voorts dat geïntimeerde een handelsnaam gebruikt. De lettercombinatie is voldoende onderscheidend ten opzichte van appellante en de belangen zijn vooralsnog voldoende veilig gesteld.

6.8. Met grief VII klaagt [appellante] over de gedeeltelijke afwijzing van haar vordering tot het verbieden van een handelsnaam door [geïntimeerde].
Ten tijde van het geding in eerste aanleg was de handelsnaam van [appellante] “[appellante]” en die van [geïntimeerde] “[B.V. X]”.
De voorzieningenrechter heeft [appellante] verboden om “vanuit de provincies Groningen en Drenthe ondernemersactiviteiten op het gebied van het vervaardigen en/of verhandelen van houtproducten te ontplooien of voort te zetten onder enige handelsnaam met daarin voorkomende de woorden “[naam]” en “hout” en/of woordcombinaties die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen, ongeacht het hoofdlettergebruik”.
Voorts heeft de voorzieningenrechter [geïntimeerde] bevolen haar statutaire naam te wijzigen zodanig dat, ongeacht het hoofdlettergebruik, daarin de woorden “[naam]” en “hout” niet meer voorkomen en hierin ook woordcombinaties die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen niet meer voorkomen.
Tenslotte is [geïntimeerde] bevolen ervoor te zorgen dat zij in het handelsregister niet meer staat ingeschreven aan het adres [adres] te [vestigingsplaats] (het adres van [appellante]).

6.10. Het hof overweegt als volgt. Vaststaat dat [geïntimeerde] na het vonnis van de voorzieningenrechter haar statutaire naam heeft gewijzigd van [B.V. X] B.V. in [geïntimeerde] Voorts heeft [geïntimeerde] zich laten uitschrijven van het adres [adres] te [vestigingsplaats]. Gesteld noch gebleken is voorts dat [geïntimeerde] thans nog een handelsnaam gebruikt met daarin het woord “[naam]”. De lettercombinatie [geïntimeerde] is naar het oordeel van het hof voldoende onderscheidend ten opzichte van [appellante]. Naar het oordeel van het hof zijn de belangen van [appellante] aldus vooralsnog voldoende veilig gesteld. Door [appellante] is onvoldoende onderbouwd dat bij deze stand van zaken bij het publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten. Bij die stand van zaken faalt de grief.

Hof Amsterdam 19 mei 2015, IEF 14974; ECLI:NL:GHAMS:2015:1934 (Money4Wheels)
Executiegeschil. Domeinnaamrecht. Na einde van de samenwerking, staat in de vaststellingsovereenkomst dat appellant onder de naam money4wheels.com doorgaat. Bij vonnis in kort geding is geïntimeerde veroordeeld tot staking van domeinnamen met money4wheels erin. Het gebruik van de genoemde aanduidingen dient appellant te beëindigen en niet om de aanwezigheid van die aanduidingen op het internet ongedaan te maken. Appellant bevestigt dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken. De veroordeling kan niet in ruime zin worden opgevat. Er is direct opdracht gegeven aan de samenwerkende partij om vermeldingen en merk/handelsnaam te verwijderen van de site. Geïntimeerde heeft zich voldoende ingespannen om aan veroordeling te voldoen; bekrachtiging.

3.3.2. Zoals door [appellant] gevorderd, heeft de voorzieningenrechter in het vonnis van 11 juni 2013 om redenen als hiervoor onder 2.1.7 vermeld [geïntimeerde] veroordeeld om ieder gebruik van de naam Money4Wheels (en/of een afgeleide daarvan) en van de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl te staken en gestaakt te houden, alsmede om in de toekomst ieder gebruik van een domein-en/of handelsnaam, direct of indirect, met daarin een combinatie van de woorden Money4Wheels te staken en gestaakt te doen houden.
[appellant] heeft desgevraagd tijdens het pleidooi bevestigd dat hij niet heeft gevorderd de aanwezigheid van de naam Money4Wheels van het internet te (doen) verwijderen of ongedaan te maken, zodat de veroordeling dan ook niet in die (ruime, door [appellant] gewenste) zin kan worden opgevat. Daarom falen beide grieven.

3.4. (...)  Daarom is in de visie van [appellant] de conclusie van de voorzieningenrechter onjuist dat op dit moment onvoldoende duidelijk is of de gewraakte advertenties na het vonnis ondanks de inspanningen van [geïntimeerde] (met behulp van Searchtrends en Vanimedia) op het internet zijn blijven staan, dan wel dat deze later zijn geplaatst, waarbij het de vraag is of dat door [geïntimeerde] dan wel door [appellant] is gedaan (rov. 4.10).

3.4.1
Evenals in eerste aanleg is ook in hoger beroep onvoldoende duidelijk geworden wanneer en door wie de gewraakte advertenties op het internet zijn geplaatst. [appellant] heeft tijdens het pleidooi desgevraagd geantwoord dat niet valt na te gaan wanneer de advertenties zijn geplaatst. Hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd over het gebruik van metatags en de mogelijkheid deze te manipuleren vereist nader onderzoek, waarvoor de kortgedingprocedure zich niet leent. Tegen die achtergrond heeft de voorzieningenrechter terecht en op goede gronden belang gehecht aan de verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends dat zij na de uitspraak in kort geding in juni 2013 op verzoek van [geïntimeerde] alle vermeldingen van de naam Money4wheels in advertenties op websites en/of als zoekterm die verwezen naar sites van [geïntimeerde] hebben opgespoord en verwijderd evenals aan de verklaring van [A] van Vanimedia dat hij in juli 2013 op verzoek van [geïntimeerde] heeft gecontroleerd of deze inderdaad waren verwijderd. De grieven hebben geen succes.

3.6.1
Gelet op de hiervoor onder 2.1.8 tot en met 2.1.12 weergegeven correspondentie en de door [appellant] in dit hoger beroep niet weersproken verklaringen van [Y] en [Z] van Searchtrends en [A] van Vanimedia is naar het voorlopig oordeel van het hof voldoende aannemelijk geworden dat [geïntimeerde] zich wel degelijk heeft ingespannen om de veroordeling na te komen. Het hof is niet gebleken van een welbewust weigeren van [geïntimeerde] om de domeinnamen www.money4wheelsautoverpanden.nl en www.money4wheelsverpanden.nl aan [appellant] over te dragen. In dat verband verwijst het hof naar het (onherroepelijk geworden) vonnis van 11 juni 2013, waarin de voorzieningenrechter in rov. 6.7 heeft overwogen dat de vordering van [appellant] tot overdracht van voornoemde domeinnamen niet voor toewijzing vatbaar is nu deze domeinnamen niet door [geïntimeerde] (maar door een derde) zijn geregistreerd.

Op andere blogs:
DomJur

De gerenommeerde advocatenkantoren HOYNG MONEGIER en REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT (ROKH), beide gespecialiseerd in intellectuele eigendom, bundelen hun krachten en worden HOYNG ROKH MONEGIER. Dit is het resultaat van een bewezen, langdurige en gewaardeerde werkrelatie tussen de twee kantoren. We zullen in de loop van 2015 operationeel zijn.

HOYNG ROKH MONEGIER zal kantoren hebben in Amsterdam, Brussel, Düsseldorf, Madrid, Mannheim (bijkantoor) en Parijs. Ons ervaren en gedreven team bestaat uit ongeveer 100 IE-professionals, waarvan 36 partners.

In al haar vestigingen zal HOYNG ROKH MONEGIER haar cliënten van dienst zijn op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het octrooirecht en de bescherming van bedrijfsgeheimen, het merkenrecht, auteursrecht en modellenrecht, maar ook in verwante rechtsgebieden zoals farmaceutisch regulatory recht.
HOYNG ROKH MONEGIER heeft uitgebreide ervaring met grensoverschrijdende procedures inzake intellectuele eigendom.

Op het gebied van het octrooirecht ligt de focus van HOYNG ROKH MONEGIER in het bijzonder op de elektronica en telecommunicatie, geneesmiddelen en biotechnologie, en de automotive en optische technologie, met jarenlange bewezen expertise. De diensten van HOYNG ROKH MONEGIER omvatten ook alle andere technologische gebieden, waaronder mechanica, electrical engineering en chemie. Door haar zeer internationale oriëntatie, vergrote aanwezigheid in Europa en toegenomen kracht en diepgang is HOYNG ROKH MONEGIER goed voorbereid op het vertegenwoordigen van cliënten voor het toekomstige Eengemaakt Octrooigerecht (UPC). Het kantoor in Amsterdam heeft ook een octrooigemachtigdenafdeling.

Op de gebieden van het merken-, modellen- en auteursrecht biedt HOYNG ROKH MONEGIER bovendien een volledig spectrum aan diensten in verband met de handhaving, exploitatie, beoordeling en bescherming van deze IE-rechten, en loopt steeds voorop bij nieuwe ontwikkelingen. Gegeven de volledige harmonisatie van het Europese merken- en modellenrecht bevinden wij ons in een ideale positie om de belangen van onze cliënten te behartigen. HOYNG ROKH MONEGIER adviseert en vertegenwoordigt haar cliënten in vele sectoren, waaronder food & beverages, geneesmiddelen, industrieel design, media en de entertainment- en uitgeverijbranche.

Tot slot biedt HOYNG ROKH MONEGIER haar cliënten eveneens volledige ondersteuning in aan de intellectuele eigendom verwante gebieden zoals het farmaceutische regulatory recht, mededingingsrecht, oneerlijke mededinging, mediarecht, reclamerecht, verbintenissenrecht en bij het opstellen van IE-gerelateerde contracten.

"Met de krachtenbundeling van twee vooraanstaande IE-nichekantoren en onze vergrote aanwezigheid in de sterkste Europese IE-markten streven we ernaar de top IE-speler in Europa te worden", zegt Willem Hoyng, oprichter van HOYNG MONEGIER. "We kijken ernaar uit onze kennis en ervaring te bundelen met ROKH, zodat we onze cliënten de best mogelijke IE-dienstverlening kunnen bieden […]".

"We hebben REIMANN OSTERRIETH KÖHLER HAFT in 2004 opgericht omdat we onze werkomgeving destijds wilden aanpassen om in staat te zijn op een meer succesvolle wijze te werken. We wilden met name een zeer gespecialiseerd IE-nichekantoor vormen, omdat we dat model zowel voor onze cliënten als voor ons het meest overtuigend vonden. Het feit dat we inmiddels op het gebied van IE een van de topkantoren in Europa zijn geworden in de belangrijkste juridische markt in Europa, bevestigt dat onze inschatting juist was", zegt dr. Thomas W. Reimann, oprichter van ROKH. "Wij zijn verheugd nu een sterke partner in HOYNG MONEGIER te hebben gevonden, een kantoor dat onze waarden en doelen deelt. Dit stelt ons in staat een Europese speler in het IE-recht te worden, om op succesvolle wijze de toekomst mee vorm te geven voor onze cliënten."

Hieronder een selectie van de hoofdartikelen uit de vakbladen van deze maand, mede mogelijk gemaakt door Praktijkgebied IE.nl (ook via Legal Intelligence of Rechtsorde), voor de losse tijdschriftensites dient u apart in te loggen:

AMI 2015-mei/juni	BIE mei 2015	BMM Bulletin
IER 2015

AMI
Artikelen
65 Themanummer: openbaarheid van publiek bekostigde informatie en het auteursrecht
J.J.C. Kabel
68 De Open Access bepaling in het auteurscontractenrecht
D.J.G. Visser
75 Kruisende wegen – auteursrecht in het wetsvoorstel Open Overheid
R. de Beer, A. de Leeuw & M.M.M. van Eechoud
Jurisprudentie
84 Nr. 5 • HvJ EU 26 februari 2015, Christie’s France/Syndicat national des antiquaires m.nt. R.J.Q. Klomp
87 Rechtspraak in het kort, agenda en verschenen

Berichten Industriële Eigendom
Artikelen
De Grote Kamer van Beroep kiest voor een beperkte toepassing van Art. 84 EOV in oppositie
– Peter de Lange en Koen Bijvank 98
Het UPC debat – Petitie van ruim 40 academici 103
Reactie van Wouter Pors 105
Repliek van academici 108

RECTIFICATIE Aanvulling bij Rechtspraak Nr. 15 van het april-nummer 113

Rechtspraak
Octrooirecht
Nr. 20 Grote Kamer van Beroep EOB, geconsolideerde zaken G 2/12 en G 2/13, 25 maart 2015, Tomatoes II en Broccoli II, IEF 14812 (octrooieerbaarheid van het resultaat van een wezenlijk biologische werkwijze)
– met noot van P.A.C.E. van der Kooij 113

Rechtspraak in het kort

Octrooirecht
Nr. 21 Gerechtshof Den Haag 18 november 2014, Novartis/Alvogen en Focus Farma, IEF 14382, ECLI:NL:GHDHA: 2014:3611 (ingeroepen octrooi naar voorlopig oordeel nietig wegens uitbreiding van materie) 128

Nr. 22 Raad van State 18 februari 2015, Syngenta/Octrooicentrum Nederland, IEF 14669 (geen termijn verbonden aan het rechtsmiddel van art. 17 lid 2 Verordening (EG) nr. 1610/96) 129

Merkenrecht
Nr. 23 Gerecht EU 5 februari 2015, Environmental Manufacturing/OHIM, IEF 14639 (gemeenschapsmerk; relatieve weigeringsgronden; artikel 8 lid 5 GMVo; bewijs van verwateringsgevaar en gevaar voor meeliften (‘free-riding’); tardieve argumenten) 130

Nr. 24 Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015, Fuelplaza B.V./Gaos B.V., IEF 14734 (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft niet tot doel de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen; het registreren van een domeinnaam die overeenkomt met het merk van een ander levert op zichzelf geen misbruik van recht op) 131

Procesrecht
Nr. 25 Hoge Raad 13 februari 2015, Leidseplein/Red Bull II, IEF 14652 (binding verwijzingshof aan door HvJ EU aangenomen feiten?; reis- en verblijfkosten vallen onder art. 1019h Rv; ook uren van advocaat die niet heeft gepleit; vermindering opgevoerde proceskosten wegens verondersteld dubbel werk) 131

BMM
Wanneer is slaafs nabootsen onrechtmatig naar Belgisch recht
Florence van Hoestraete en Hannes Abraham

Het onderscheidend vermogen van de slaafse nabootsing
Jesse Hofhuis en Aimée van Hattum

La protection contre des look-alikes en droit luxembourgeois
Vincent Wellens

De onwettigheid van het principe 'geen bescherming zonder merkinschrijving' uit artikel 2.19.1 BVIE
Alexis Hallemans

Jurisprudentie/jurisprudence
Onder de hamer/affaires pendantes
Florence Verhoestraete
Opmerkelijk of merkwaardig/ Remarquable
Yvonne Noorlander
Bescherming in het buitenland/Protection à l'étranger
Marten Bouma

IER
IER 2015/23: Rb. Den Haag, 23-01-2015, nr. C/09/478610 / KG ZA 14-1466
IER 2015/24: Hauck/Stokke
IER 2015/25: (Pharmacosmos Holding A/S / NL Octrooicentrum)
IER 2015/26: HvJ EU, 15-01-2015, nr. C-631/13: Forsgren
IER 2015/27: Air Berlin / Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände

CBb 12 mei 2015, IEF 14967; ECLI:NL:CBB:2015:150 (X B.V. tegen AFM)
Als randvermelding. Wet op het financieel toezicht. Rectificatie. AFM heeft aan appellante een boete opgelegd wegens overtreding van de Wft. Appellante voert in hoger beroep met succes aan dat de overtreding niet door haar is begaan, en eist een rectificatie van de publicatie van het boetebesluit. Daar de Wft noch de Awb een grondslag biedt voor rectificatie van (onrechtmatige) publicatiebeslissingen kan het College niet ingaan op het verzoek om AFM te verplichten haar publicatie te rectificeren. Nu het primaire besluit zal worden herroepen is AFM op grond van artikel 8:80 Awb gehouden tot publicatie van deze uitspraak op overeenkomstige wijze als waarop zij het boetebesluit heeft gepubliceerd.

5. Met betrekking tot het verzoek van appellante tot rectificatie van de publicatie van het boetebesluit overweegt het College als volgt. Zoals overwogen in de uitspraak van het College van 12 april 2012 (ECLI:NL:CBB:2012:BW3574) maakt de beslissing tot vroegtijdige openbaarmaking van de boete op grond van artikel 1:97 Wft onlosmakelijk deel uit van het boetebesluit. Nu het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking komt, en het primaire besluit wordt herroepen, komt ook de beslissing tot vroegtijdige openbaarmaking te vervallen. Daar de Wft noch de Awb een grondslag biedt voor rectificatie van (onrechtmatige) publicatiebeslissingen kan het College niet ingaan op het verzoek om AFM te verplichten haar publicatie te rectificeren. Nu het primaire besluit zal worden herroepen is AFM op grond van artikel 8:80 Awb gehouden tot publicatie van deze uitspraak op overeenkomstige wijze als waarop zij het boetebesluit heeft gepubliceerd, zodat de herroeping van het boetebesluit op eenzelfde wijze kenbaar zal worden gemaakt als destijds het boetebesluit.

6. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen verklaart het College het beroep van appellante gegrond. Het bestreden besluit van 26 februari 2013 dient te worden vernietigd, en het primaire besluit van 31 augustus 2012 dient te worden herroepen.

Court of Appeal 28 mei 2015, IEF 14972; [2015] EWCA Civ 556 (Warner-Lambert tegen Actavis)
Met samenvatting van Rutger Kleemans, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Engeland. De Court of Appeal in London (Floyd LJ) heeft een beslissing gegeven in de zaak tussen Warner-Lambert en Actavis (pregabaline). Deze beslissing is van belang omdat – alhoewel het geen bodemzaak is maar het een door Warner Lambert ingesteld hoger beroep betreft tegen een in eerste instantie geweigerde voorlopige voorziening – de Engelse rechter in detail ingaat op (i) het gebruik van zogenaamde skinny labels, (ii) directe en indirecte inbreuk met skinny labels op tweede medische indicatie octrooien, (iii) de constructie en uitleg van Swiss-type conclusies en (iv) de feitelijke problematiek die zich voordoet bij het voorschrijven en vergoeden van geneesmiddelen met een skinny label.

De Court of Appeal kan zich niet verenigen met de eerdere beslissingen van Arnold J ([2015] EWHC 72  (Pat) van 21 januari 2015, [2015] EWCH] 223 (Pat) en [2015] EWCH 249 (Pat) van 6 februari 2015) zowel waar het betreft Arnolds motivatie met betrekking tot directe als indirecte inbreuk. Ten aanzien van indirecte inbreuk is interessant dat Floyd drie redenen geeft om de beslissing van Arnold (voorlopig) te herzien en hij verwijst naar lopende procedures betreffende hetzelfde onderwerp in Europa waaronder Nederland (voor de goede orde; ik treed zelf op in de procedure van Novartis tegen Sun waarnaar verwezen wordt – RK):

Indirect infringement

134       It will be seen that courts of two member states have, at least in provisional proceedings, granted relief to prevent what they considered to be indirect infringement of Swiss claims without any express indication of how they considered that the invention would be put into effect.   

135       I agree that there are difficulties with the indirect infringement claim for the reason which the judge gave, namely the absence of a downstream event which, as a whole, can be regarded as putting the invention into effect.   However, for three reasons, each of which is in my judgment sufficient, I would allow the indirect infringement case to go to trial.

136       The first reason is that which I have already given, namely that the courts of two EPC member states considering this same question have held that, at face value, indirect infringement can arise in these circumstances.

137       The second reason is that, if, as I have held, there is a case of  threatened or actual infringement of the process claim under section 60(1)(b), then it follows that dealings downstream in the direct product of the process are also infringements under section 60(1)(c).  Although this may not add anything to the direct infringement case, it is wrong to strike it out as a viable additional cause of action.

138       The third reason is that I consider it is arguable to say that when section 60(2) speaks of “putting the invention into effect”, it may be legitimate to look not just at whether any one person is carrying out the invention in a sense which would give rise to liability of that person for an act of infringement.  It may be that the invention is put into effect if pregabalin is manufactured by one person and supplied to another who intentionally uses it for the treatment of pain.  In those circumstances, a person who supplies pregabalin with the requisite knowledge (i.e. that prescribed in section 60(2) itself) does provide means suitable and intended to put the invention into effect, albeit by the combination of manufacturer and user, rather than by any one person alone.  It may be that this is the reasoning which underlies the decisions in the Dutch and German cases which I have referred to.

139       An analogous problem arises where one step of a two step process is carried out by A and the second step is carried out by B.  Absent a claim of joint tortfeasance, could it not be said that by supplying the result of the first step to B, A is contributing to putting the invention into effect (by A and B together)?

140       It follows that I would allow the appeal against the striking out of the section 60(2) claim.

Niettemin wordt het door Werner Lambert gevorderde voorlopige verbod geweigerd. De belangrijkste reden hiervoor is dat de NHS (National Health Service) in een separate door Warner Lambert ingestelde procedure [2015] EWCH 485 (Pat)] was veroordeeld tot het uitvaardigen van richtlijnen aan voorschrijvers op grond waarvan aannemelijk is dat gebruik van generiek pregabaline voor de geoctrooieerde indicaties voorkomen kan worden en geen inbreuk (meer) plaatsvindt.

Rutger Kleemans

Rechtbank Zwolle-Lelystad 21 november 2012, IEF 14971; ECLI:NL:RBZLY:2012:2166 (Clafis tegen Orange Engineering)
Auteursrecht. Beide partijen exploiteren een technisch projectenbureau welke zich richten op het aannemen van hooggekwalificeerde technische projecten. Clafis maakt bezwaar tegen diverse beweerdelijk misleidende reclame-uitingen; die wijst de voorzieningenrechter af. Enkel de mededelingen "wij hebben gekwalificeerde technici in dienst" en "ORANGE engineering is een onderdeel van de ORANGE Group" moeten van de website worden verwijderd . De auteursrechtelijke vordering wordt afgewezen. Een deel* van een vacaturetekst is overgenomen, maar dat voldoet niet aan het auteursrechtelijke oorspronkelijkheidsvereiste.

* "Wat vragen wij? MBO/HBO werk- en denkniveau (Civiele Techniek is een pré), kennis van diverse contractvormen en relevante werkervaring binnen het werkveld van civieltechnische projecten. Je bent communicatief vaardig"

Auteursrecht
4.4. De voorzieningenrechter volgt Clafis niet in haar standpunt dat een op de website van Orange gepubliceerde vacaturetekst ten dele rechtstreeks is overgenomen van een op de website van Clafis gepubliceerde vacaturetekst (zie r.o. 2.7 en 2.8). De vacatureteksten komen immers grotendeels niet overeen. Eén alinea die wel ten dele overeenkomt, betreft de alinea "Wat vragen wij? MBO/HBO werk- en denkniveau (Civiele Techniek is een pré), kennis van diverse contractvormen en relevante werkervaring binnen het werkveld van civieltechnische projecten. Je bent communicatief vaardig". Ten aanzien van deze passage wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet aan het oorspronkelijkheidvereiste voldaan. Op grond van artikel 1 jo. artikel 10 Auteurswet 1912 is het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtsverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen moet het werk een oorspronkelijk karakter hebben en moet de maker van het werk bij de vormgeving van het werk keuzes hebben gemaakt die subjectief bepaald zijn en die dus niet uitsluitend op objectieve vereisten van technische of praktische aard zijn gebaseerd. Het werk moet een eigen, oorspronkelijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen (Hoge Raad, 4 januari 1991, NJ 1991,608). Dat van een dergelijk oorspronkelijk karakter sprake is, heeft Clafis niet (gemotiveerd) gesteld. Op zichzelf bevat de alinea niet meer dan een opsomming van kwalificaties die bij een functie in deze sector wenselijk zijn. De alinea komt als zodanig dan ook niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking. Nu deze alinea naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen auteursrechtelijke bescherming geniet, heeft Orange in dit verband ook niet het auteursrecht van Clafis geschonden en komt de door Clafis gevorderde aanpassing van de tekst niet voor toewijzing in aanmerking.

Brief Minister BZ aan Eerste Kamer over EU-voorstel: Strategie voor een digitale eengemaakte markt COM(2015)192, Kamerstukken I 2014-2015, 22 112; 34 211 nr. GZ.
3. Nederlandse positie ten aanzien van het voorstel. a) Essentie Nederlands beleid op dit terrein. Voor het kabinet is het versterken van de digitale interne markt een prioriteit. Volgens het kabinet ligt er met name op digitaal gebied nog een groot onbenut economisch potentieel. [...] b) Beoordeling + inzet ten aanzien van dit voorstel Voor het kabinet is versterking van de digitale interne markt één van de belangrijkste prioriteiten om economische groei en werkgelegenheid in Europa te stimuleren. Juist Nederland, met zijn open economie en state of the art digitale infrastructuur, profiteert in grote mate van het realiseren van een digitale interne markt. De Strategische Agenda, zoals vastgesteld door de Europese Raad op 27-28 juni 2014,5 richt zich ook op het versterken van de digitale interne markt. Het kabinet is dan ook verheugd dat de Commissie met de digitale interne marktstrategie invulling geeft aan deze oproep. [...]

Kernpijler 1: Betere online toegang tot goederen en diensten voor consumenten en bedrijven in heel Europa.
Het kabinet steunt het uitgangspunt om de online toegang tot goederen en diensten te verbeteren. Het kabinet verwelkomt dan ook de aankondiging van maatregelen om het auteursrecht te moderniseren, de e-commerce sector te versterken en de positie van de consument te verbeteren. [...]

Nederland is verheugd dat de Commissie met voorstellen wil komen om het auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk. Het huidige systeem van uitzonderingen en beperkingen op het auteursrecht is te weinig ingesteld op nieuwe technologische ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande gebruiksmogelijkheden. Nederland pleit voor een flexibel en toekomstbestendig systeem van uitzonderingen en excepties. Daarom ziet Nederland het als een goede eerste stap dat de Commissie nu meer rechtszekerheid wil creëren voor gebruik van auteursrechtelijk materiaal voor onderzoek, onderwijs en text- and datamining. Nederland vindt het wel van belang dat er een juiste balans is tussen de gerechtvaardigde belangen van rechthebbenden enerzijds en die van gebruikers anderzijds. Verder moet goed worden onderzocht hoe grensoverschrijdende toegang tot audiovisuele content tot stand kan komen en of het auteursrecht het meest geëigende instrument is om dat te regelen. In deze afweging moeten de belangen van de audiovisuele sector en de consument worden meegenomen. Ten slotte geldt dat bij de handhaving van auteursrecht de balans moet worden gezocht tussen effectieve handhaving en de rechten en behoeften van rechthebbenden en die van anderen. Vooralsnog heeft Nederland een kritische grondhouding ten opzichte van aanpassing van het huidige handhavingsinstrumentarium. [...]

Kernpijler 2: randvoorwaarden bevorderlijk voor digitale netwerken en diensten.
[...]
Verder meent Nederland dat regelgeving inzake de aansprakelijkheid van internetproviders voor illegale activiteiten op internet niet verruimd dient te worden. Het huidig wettelijke kader biedt voldoende mogelijkheden om dergelijke activiteiten aan te pakken. Nederland onderschrijft het belang van het in internationaal en publiek-privaat verband samenwerken aan cybersecurity oplossingen, alsook goede regelgeving rondom dataprotectie. Een brede toepassing van geharmoniseerde standaarden vormt in die samenwerking een belangrijk onderdeel.

Lees het gehele document.