Met betrekking tot de gestelde inbreuk op het beeldmerk van Hugo Boss wordt als volgt overwogen. (…) De twee tekens hebben overeenkomsten: in beide figureert het woord BOSS dan wel BOS sterk dominerend terwijl bij beide woorden andere woorden met kleine letters ernaast of eronder staan. Auditief komen de dominerende elementen overeen. Visueel zijn er evenwel grote verschillen.

Indien het logo van Bombarie even groot wordt afgebeeld als dat van Hugo Boss is het woord MARK, anders dan Hugo Boss heeft gesteld, goed te zien. In dat geval vallen ook de twee ringen die de drie letters verbinden, hetgeen een onderscheidend element van het logo vormt, goed op. Ook springt direct in het oog dat onder het woord BOSS twee woorden staan – HUGO en BOSS – die over de volle breedte van het beeldmerk staan en goed leesbaar zijn, terwijl onder BOS slechts één woord staat – TROUWRINGEN – dat min of meer gecentreerd onder de O van het woord BOS staat.

Zelfs indien het logo van Bombarie klein staat afgebeeld, is duidelijk te zien dat er links naast het word BOS nog iets staat, ook al is niet steeds te zien wát er precies staat. In het beeldmerk van Hugo Boss is direct te zien dat er naast de B van BOSS niets staat. Nu het gaat om de inbreuk van een logo op een beeldmerk, zijn de visuele aspecten doorslaggevend. De visuele verschillen zijn zo groot dat niet gezegd kan worden dat er tussen het logo van Bombarie en het beeldmerk van Hugo Boss een zodanige overeenstemming is dat bij een gemiddelde consument, indien deze het logo van Bombarie onder ogen krijgt, verwarring kan ontstaan over de vraag of sprake is van een product van Hugo Boss of van Bombarie.

Voor wat betreft de gestelde inbreuk door het logo van Bombarie op de woordmerken van Hugo Boss geldt dat een logo in de eerste plaats visueel wordt waargenomen, terwijl een woordmerk met name auditief wordt geregistreerd.

Het dominerende element in het logo van Bombarie is het woord BOS. Nu het woordmerk HUGO BOSS bestaat uit twee nevengeschikte woorden waarvan het ene Hugo is, en dit woord in het logo van Bombarie niet voorkomt, kan niet gezegd worden dat sprake is van inbreuk op het woordmerk HUGO BOSS.

Het woordmerk BOSS bestaat uit één woord en dit woord komt auditief overeen met het dominerende woord in het logo van Bombarie. Hoewel bij een kleine afbeelding van dit logo niet duidelijk te zien is wat er links naast de B staat en mogelijk ook niet wat er onder het woord BOS staat, en de trouwringen tussen de letters kunnen wegvallen tegen een gekleurde achtergrond, is steeds te zien dat er in het logo meer staat dan alleen het woord BOS. Hierdoor is er geen volledige overeenstemming tussen het logo en het woordmerk. Daarbij komt dat aangenomen mag worden dat de gemiddelde consument die het woordmerk BOSS kent, weet dat dit - anders dan het woord BOS - met twee s’en wordt geschreven. De conclusie is dat het gebruik door Bombarie van het logo als weergegeven onder 1.d geen verwarringsgevaar oplevert voor de woordmerken van Hugo Boss. Het beroep op artikel 13A lid 1 onder b BMW faalt dan ook.

Hugo Boss heeft zich ook beroepen op de bescherming van artikel 13A lid 1 sub c BMW. Artikel 13A lid 1 sub c BMW heeft ook betrekking op waren die wel soortgelijk zijn, zoals in het onderhavige geval. Aan de orde is in de eerste plaats de vraag of het logo van Bombarie zodanig overeenstemt met de woordmerken en het beeldmerk van Hugo Boss dat het betrokken publiek een verband daartussen legt, ook al verwart het ze niet.

Het dominerende element in het logo van Bombarie, het woord BOS, stemt auditief overeen met het woord BOSS, het dominerende element in de merken van Hugo Boss. Zoals reeds overwogen, is dit woord in het logo van Bombarie anders vormgegeven dan het woord BOSS in het beeldmerk van Hugo Boss. Met name door het lettertype creëert dit een geheel andere uitstraling en is er onder meer daardoor geen gevaar voor verwarring. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt dit verschil evenwel ook dat het betrokken publiek bij het zien van het logo van Bombarie niet direct een verband zal leggen met de merken van Hugo Boss, zodat er geen gevaar is voor associatie.

Daarbij komt dat Bos in Nederland een gangbare achternaam is. Het woord Bos kan hier verwijzen naar vele andere mensen of bedrijven die ook Bos heten, zodat het niet direct uitsluitend in verband zal worden gebracht met een merk van Hugo Boss.

De conclusie is dat er geen sprake is van inbreuk op de merkenrechten van Hugo Boss zodat de vorderingen zullen worden afgewezen, met verwijzing van Hugo Boss in de kosten van dit geding aan de zijde van Bombarie.

Lees het vonnis hier.

Hoewel de rage daar wel aanleiding toe zou kunnen geven, bevat het liedje kennelijk toch geen persiflage of parodie daarop; het liedje en de videoclip sluiten grotendeels aan bij de sfeer van het poppetje van Interall. Dit past ook naadloos bij de uitlatingen van gedaagde; "iedereen houdt van de Wuppie en het is juist een heel leuk product en daarbij wil ik aansluiten. Ik wil de mensen vrolijk maken".

Naar het oordeel van de rechter schuilt juist daarin het risico voor aantasting van het merk. Voor het publiek zal niet gauw duidelijk zijn dat de presentatie van gedaagde geheel en al los staat van het op de markt brengen van het product van Interall; de sfeer van het liedje en de videoclip sluiten zo nauw aan bij de identiteit van het merk Wuppie en het daarmee op de markt gebracht poppetje, dat bij het publiek de indruk gewekt kan worden dat de herkomst van het poppetje en het liedje dezelfde is. Aldus zal de identiteit van het merk door de presentatie van [gedaagde] worden beïnvloed, althans is de dreiging van dat gevaar uitermate reëel. Dat zou weer betekenen dat Interall min of meer de controle over de identiteit van het merk verliest, terwijl zij als merkrechthouder bij uitsluiting van ieder ander gerechtigd is die identiteit te bepalen. Aangenomen moet worden dat genoemd artikel 13 a lid 1 onder d BMW (ook) die bescherming aan de merkrechthouder beoogt te bieden.

Lees het vonnis hier.

Na de oorlog zijn de zoons Robbert en Gerard de Graaff in de zaak gekomen. Vader Frits de Graaff had al snel in de gaten dat Gerard en Robbert samen bij elkaar laten werken niet zo’n goed plan was. Derhalve ging Gerard voor de productie en Robbert voor de verkoop in de winkel zorgen. Vanaf 1975 nam De Graaff (vader en beide zoons) de productie volledig zelf in handen.

Gerard nam in of omstreeks 1979 de sigarenfabriek van de erven Van der Brink te ‘s-Hertogenbosch over en produceerde daar voor eigen rekening (als eenmanszaak) het leeuwendeel van de inkoop van de winkel, wat neerkwam op 25% van zijn productie. Daarnaast leverde hij onder hetzelfde merk 75% van zijn productie ook rechtstreeks aan derden (exclusieve restaurants en de “betere” sigarenwinkels).

Gesteld noch gebleken is dat vader of broer Robbert daartegen bezwaar hebben gemaakt. Robbert bleef kennelijk in een vennootschap onder firma met vader Frits voor eigen rekening de winkel in Den Haag voeren, als altijd onder de naam “G. de Graaff” en met veelvuldig gebruik van het beeldmerk in de vorm van de bovenbeschreven dubbele ovaal.

Over deze vorm van informele familiale samenwerking zijn nimmer tussen betrokkenen formele afspraken vastgelegd. Gedurende korte tijd, in het begin van de zeventiger jaren, zou de firma, toen nog bestaande uit vader Frits en beide zoons, een merkinschrijving hebben gehad, maar zij heeft die laten verlopen.

In 1995 heeft broer Gerard de fabriek te s-Hertogenbosch verkocht aan Buenen. Daarbij heeft hij aan Buenen een onderhandse licentie voor het gebruik van het merk gegeven. Buenen bracht later de produktie over naar Arendonk (België). Overigens veranderde er met dit alles niets aan de gang van zaken: ook Buenen leverde een deel van zijn produktie aan Robbert voor diens winkel en een ander deel aan exclusieve derden. In 1996 overleed vader Frits. Gesteld noch gebleken is dat er bij de verdeling van diens nalatenschap iets omtrent merkrechten was geregeld. In 1999 liet Robbert het hiervoor beschreven beeld- en woordmerk met op de hoofdas het woord “Tobacconists” inschrijven bij het Benelux Merken Bureau.

Per 1 mei 2005 heeft Robbert de winkel met het door hem ingeschreven merk verkocht aan eiser, Van Horssen. Na die overname is tussen Van Horssen en Buenen onmin ontstaan over prijzen voor en kortingen op de produktie die Buenen voor de winkel te Den Haag vervaardigde. Buenen had aangekondigd niet meer aan Van Horssen te willen leveren. Ter zitting bleek dat Van Horssen naar aanleiding daarvan zijn inkoop elders had ondergebracht. Thans wil hij met een beroep op zijn ingeschreven merk ook een einde gemaakt zien aan de verkoop door Buenen van sigaren onder de naam en met het merk “De Graaff’.

Op grond van het voorgaande vordert Van Horssen een onmiddellijk ingaand verbod aan Buenen om sigaren onder het merk “De Graaff’ te verkopen

Beoordeling.

Gelijkenis: De rechter wil vooropstellen dat hij geen onderscheid zal maken tussen de twee versies van het merk, te weten: dat met op de hoofdas van de ellips het woord “Tobacconists” en dat met op de hoofdas de woorden “Heulstraat N° 27”, Beide vormen van het merk zijn zozeer op elkaar gelijkend, dat zij beschouwd moeten worden als verschijningsvormen van één en hetzelfde merk, waarbij de ene verschijningsvorm inbreuk maakt op een eventueel bestaand merkrecht op de andere verschijningsvorm.

Voorgebruik: Voorts moet vooropgesteld worden dat, hoewel merkbescherming thans, sedert 1januari 2004, uitsluitend kan worden ingeroepen door de deposant van een ingeschreven merk (art, 12 A BMW), toch aan de feitelijk voorgebruiker zekere rechten toekomen, meer in het bijzonder het recht om het merk geldig ter inschrijving te kunnen deponeren en, spiegelbeeldig, het recht om als belanghebbende de nietigheid in te roepen van een ingeschreven merk dat door een ander met voorbijgaan aan dat voorgebruik te kwader trouw is gedeponeerd (art. 1 4B jo. art. 4 sub 6 BMW). Dat deze “voorgebruiksrechten” vermogensrechten zijn, blijkt reeds uit hun overdraagbaarheid (BenGH 16-06-1995, UN AD 2360).

De rechter moet aannemen dat tot in de jaren ‘70 van de vorige eeuw deze aan het voorgebruik ontleende rechten toekwamen aan vader Frits. Gesteld noch gebleken is dat hij zijn merkrechten ooit formeel aan één van de broers Robbert of Gerard heeft overgedragen. Het gebruik door de broers berustte kennelijk op toestemming van vader Frits in het kader van de informele familiale samenwerking. En zolang vader de merkrechten niet formeel aan een rechtspersoon, vennootschap onder firma of één van de broers had overgedragen, moet aangenomen worden dat hij slechts het gebruiksrecht van het merk in de verschillende vormen van samenwerking had ingebracht en het beschikkingsrecht aan zichzelf had gehouden.

Toen vader Frits in 1996 overleed, maakten zijn aan het voorgebruik te ontlenen rechten deel uit van zijn nalatenschap en zouden deze moeten worden verdeeld. Gesteld noch gebleken is, dat die verdeling of toedeling aan één van de broers heeft plaatsgevonden. Het moet er daarom voor gehouden worden dat sedertdien de beide broers slechts gezamenlijk over de aan het feitelijk merkgebruik te ontlenen rechten konden beschikken, ook al was het ieder van hen toegestaan het merk als vanouds te gebruiken.

Dit betekent dat toen broer Gerard in 1995 de fabriek te ‘s-Hertogenbosch aan Buenen overdroeg, hij niet bevoegd was om daarbij zonder medewerking van vader Frits, die toen nog leefde, aan Buenen een licentie toe te zeggen, terwijl toen onder de Benelux-merkenwet een licentie slechts op een uitsluitend recht, dat is: een recht op een gedeponeerd merk, gevestigd kon worden (BMW-oud, art. 11).

Kwade trouw: Evenzo kan de deponering in 1999 door broer Robbert voor enkel zichzelf beschouwd worden als een depot te kwader trouw (BMW-oud, art. 4 sub 6), gelet op de aan het voorgebruik te ontlenen rechten die aan de beide broers gezamenlijk toekwamen alsook gelet op het feitelijk voorgebruik door broer Gerard en door Buenen.

Van belang is voorts dat het recht van belanghebbenden (zoals broer Gerard en Buenen) om zich op de nietigheid wegens depot te kwader trouw door Robbert te beroepen, niet is ingesteld binnen vijf jaren na het depot (BMW-oud èn nieuw, art. l4B sub 2). Dat betekent dat het ingeschreven recht niet langer op die grond vernietigd kan worden. Het betekent ook dat Van Horssen, die het recht op het merk bij overname van de winkel te Den Haag heeft meegekocht, thans uitsluitend rechthebbende op het merk is, zonder dat hij zich een licentie behoeft te laten welgevallen (BMW-nieuw, art. 11 C).

Het verweer van Buenen dat hij van die inschrijving door Robbert onkundig was en daarom niet in staat was tijdig de nietigheid ervan in te roepen, faalt. Buenen en Robbert wisten van elkaars gebruik van in wezen hetzelfde merk, maar Buenen heeft nagelaten om tijdig met betrekking tot de licentie waarvan hij zich bediende, van de in zijn ogen rechthebbende broer Gerard of van vader Frits en beide broers te verlangen dat deze(n) het merk mèt de licentie deed (deden) deponeren (BMW-oud art. 13) om vervolgens op grond van de daardoor in het leven geroepen wettelijke bescherming beider gebruik (door Buenen en door Robbert) te regelen.

De gevolgen van de omstandigheid dat Buenen de hem door enkel Gerard en dat nog slechts verbintenisrechtelijk gegeven “licentie” is gaan gebruiken zonder zich te verzekeren van de rechtsbescherming die de Benelux-Merkenwet hem had kunnen bieden, dienen voor zijn rekening te blijven.

Rechtsverwerking: Bij de behandeling ter zitting van deze zaak is genoegzaam aannemelijk geworden dat Robbert ook na zijn op 21 mei 1999 gedaan depot, het gebruik van het merk door Buenen als vanouds heeft gedoogd. Maar rechtsverwerking wegens gedogen (BMW-oud art. 1 4bis) vindt slechts plaats ten opzichte van een gedeponeerd merk.

Ook hier ontbeert Buenen rechtsbescherming omdat het merk waarvoor hij meende een licentie te hebben, niet was gedeponeerd.

Wel zijn er gerede aanwijzingen dat Van Horssen, toen hij per 1 mei 2005 de winkel aan de Heulstraat te Den Haag van Robbert overnam, wist dat Buenen onder het merk “De Graaff’ sigaren aan derden verkocht. Van Horssen’s zaak “Cuesta-Rey Cigar Shop” was immers al in maart 2005 zelf afnemer . Het is de vraag of die wetenschap van Van Horssen er niet aan in de weg staat om thans, nu er tussen hem en Buenen geschillen zijn ontstaan, het gebruik door Buenen van het merk betrekkelijk van de ene op de andere dag te verbieden. Het antwoord op die vraag vergt een onderzoek naar alle relevante omstandigheden en eerdere wetenschap van Van Horssen, waarvoor dit kort geding zich nier leent.

Het wel zeer rudimentair onderbouwde beroep van Buenen op de auteurswet en de handelsnaamwet, faalt eveneens. Het merk is niet aan de creatieve geest van Buenen ontsproten en diens gebruik van het woord “De Graaff’ als vorn van handelsnaam op zijn facturen, heeft naast de merkenrechtelijke kant van deze zaak geen zelfstandige betekenis. Het zal te zijner tijd met het merkgebruik beëindigd moeten worden.

Conclusie: De conclusie tot dusver is dat met een hoge mate van waarschijnlijkheid moet worden aangenomen dat de bodemrechter zal oordelen dat Robbert na zijn depot op 21 mei 1999 met ingang van 21 mei 2004 een niet langer aan nietigheid blootstaand uitsluitend recht op het merk heeft verkregen, dat hij per 1 mei 2005 heeft overgedragen aan Van Horssen, die thans rechthebbende is. Daarbij merkt de rechter nog op dat het merk “De Graaff ‘s-Gravenhage” zozeer verweven is met de reputatie van de winkel in Den Haag, dat gebruik voor sigaren afkomstig uit Arendonk, België licht misleidend zou kunnen worden geoordeeld (BMW-nieuw, art. 6bis lid 1 sub e).

Het door Buenen geclaimde woord-element “Tobacconist” wijst ook al op een winkel en niet op een fabriek (“Manufacturer”). Dat neemt niet weg dat de gang van zaken en de daarbij onmiskenbare elementen van gedogen zijdens de broers Robbert en Gerard in de afgelopen tien jaar, naar het oordeel van de bodemrechter met zich mee zouden kunnen brengen dat Buenen een redelijke termijn behoort te krijgen om het merk “De Graaff’ af te bouwen en een nieuw exclusief merk daarvoor in de plaats in de markt te zetten (dat is: als hij uit kostenoogpunt er niet de voorkeur aan zou geven om redelijke royalties voor een rechtsgeldige licentie te betalen).

Gesteld noch gebleken is dat een dergelijk afbouwend voortproduceren voor Van Horssen en de reputatie van de winkel in Den Haag schadelijk is: de kwaliteit van de door Buenen geproduceerde De Graaff-sigaren staat buiten kijf (en dient Buenen uiteraard te handhaven).

Op grond van het bovenstaande zal de rechter aan Buenen het gebruik van het merk verbieden met ingang 1 februari 2007, zijnde één jaar na de sommatie van 20 januari 2005 op grond van welke sommatie Buenen tot dezelfde conclusies had kannen komen als de rechter in dit vonnis deed.

Lees het vonnis hier.

For Immediate Release   July 21, 2006 202 383-7127     

HOWREY BRUSSELS ADDS TOP LIFE SCIENCES, PHARMA AND MEDIA & ENTERTAINMENT LAWYERS TO IP PRACTICE

Brussels, Belgium, July 21, 2006…Howrey’s Brussels office announced today that its expansion continues, this time adding three leading lawyers to its Brussels IP practice.  Joining the firm are Benoît Strowel, leading Life Sciences IP lawyer, Maarten Meulenbelt, a leader and expert in European Pharmaceutical law (regulatory & litigation) and also in EU procurement law, and Fabienne Brison, Professor and a leader of Media and Entertainment law. All join from NautaDutilh Brussels. 

Carl De Meyer, head of the Brussels IP practice, said, “This group adds even more depth to our IP practice specifically in three very important areas of IP law: life sciences, pharmaceuticals and media and entertainment.  In conjunction with Howrey’s existing preeminent IP and Competition practice in the US and Europe, Howrey’s Brussels practice is now fully geared to service clients’ needs and remain a leader in the cutting edge of technology.  We are very happy to welcome Benoît, Maarten and Fabienne to Howrey, as they are experts in their respective fields and we are proud to have them join the team.”

Alan Grimaldi, worldwide Co-Chair of the IP Practice, echoed De Meyer’s comments. “Over the past five years, we have had stunning success developing our IP practice in Europe.  Starting with London in 2001, Amsterdam in 2003 and Brussels and Paris only last year, we have been successful in attracting some of Europe’s leading practitioners - Professor Willem Hoyng in Amsterdam, Marina Cousté in Paris, Carl De Meyer in Brussels and now Benoît, Maarten and Fabienne.  We look forward to extending our transatlantic reach for the benefit of our clients.  These are exciting times to be at Howrey.”

Trevor Soames, Managing Partner and Head of Practice of the Competition practice in Brussels, added: “We are delighted to have them on board.  We believe that the combination of strong IP and Competition practices can only benefit our mutual clients. After the recent growth in the Competition practice, the further growth of the IP team will enhance Howrey’s ability to assist our clients to face the most challenging legal issues in a very competitive market environment”.  

Howrey has 14 offices globally with over 575 attorneys. Howrey’s IP practice currently accounts for more than 255 IP attorneys worldwide. The IP practice group has enjoyed several strong years and currently accounts for more than 40% of the firm’s total revenue.

BIOS FOLLOW; PHOTOS AVAILABLE UPON REQUEST

Benoît Strowel was Head of IP of NautaDutilh Brussels.  He is a preeminent leader in the field of life sciences, is consistently ranked among the top practitioners in his field. His practice focuses in particular on patent law and more generally all regulatory and intellectual property issues facing pharmaceutical companies. He is particularly interested in the biotech sector, and has an M.Sc. in general biochemistry and molecular biology at the School of Health and Life Sciences of King´s College, London. Benoît obtained his law degree from the University of Leuven in 1984, worked in London for five years, during which period he was admitted to practice as a solicitor in England. He joined NautaDutilh in September 1994 and became a partner in 1997. Benoît is member of AIPLA, EPLA and AIPPI.

Maarten Meulenbelt, a leader and expert in Pharmaceutical law, focuses on European law in the life sciences sector, notably regulatory affairs and competition law,  and public procurement at both the Community and national levels. Maarten graduated from the University of Utrecht in 1992. He joined NautaDutilh as a partner in March 2001 and became Head of the Life Sciences group. He is highly recommended in European Counsel’s Life Sciences Industry Report and Global Counsel’s Life Sciences Report for regulatory and competition law, in both Belgium and the Netherlands and for his EU level work. He publishes and lectures regularly on these topics in Europe and the US. Maarten is member of the editorial board of Regulatory Affairs Journal Pharma..

Fabienne Brison, Professor at Brussels’ VUB University as well as at the KUB University, teaches courses on intellectual property and the legal aspects of mass media and of information technology at the Vrije Universiteit Brussel (VUB), as well as a course on neighboring rights in the master's degree programme in intellectual property at the Katholieke Universiteit Brussel (KUB). Fabienne has advised and defended the interests of well-known artists, film and phonogram producers, music and book publishers, cable distributors, and telecommunication providers. Fabienne graduated from VUB in 1987.  In 1988, she received a DEA in Propriété littéraire, artistique et industrielle from the University of Paris II. In 1998, she completed her doctorate in law at VUB. In 1993 she was visiting scholar at the Max Planck Institüt für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht in Munich. She chairs the Belgian section of ALAI, and she is Vice President of the Council for Intellectual Property, section Copyright. In 2000, she joined NautaDutilh as of counsel.