Rechtbank 's-Gravenhage 22 augustus 2012, LJN BX6653 (eiser tegen pizzeria)

Als randvermelding. Schadestaatprocedure na arrest van Hof 's-Gravenhage. Toekenning 20% van de materiële schade. Gedaagde heeft in de aan hem toebehorende pizzeria video-opnamen gemaakt waarop tevens is te horen dat eiser bepaalde uitlatingen doet. In de hoofdprocedure is gedaagde veroordeeld tot vergoeding van schade die eiser heeft geleden doordat gedaagde deze videobeelden openbaar heeft gemaakt  [YouTube] en de videobeelden vervolgens heeft vernietigd, althans niet ter beschikking van eiser heeft gesteld. Ten tijde van het openbaar maken van de videobeelden was eiser wethouder van de gemeente Delft. Nadien is eiser veelvuldig negatief in de publiciteit gekomen.

In de schadestaatprocedure wordt geoordeeld dat geen additionele schade is opgetreden doordat gedaagde de videobeelden na de openbaarmaking heeft vernietigd c.q. eiser daarover niet de beschikking heeft gegeven, naast de schade die eiser heeft geleden door de openbaarmaking van de videobeelden zelf. De rechtbank oordeelt dat de negatieve publiciteit rondom de persoon van eiser in condicio sine qua non-verband staat met de onrechtmatige openbaarmaking van de videobeelden en als gevolg van de onrechtmatige daad aan gedaagde is toe te rekenen in de zin van artikel 6:98 BW.

Ook het feit dat eiser een goed bezoldigde dienstbetrekking is misgelopen en juridische kosten heeft moeten maken, staat in condicio sine qua non-verband met de onrechtmatige gedraging van gedaagde en is aan gedaagde toerekenbaar in de zin van artikel 6:98 BW. Onder de omstandigheden van het geval is naar het oordeel van de rechtbank sprake van tachtig procent eigen schuld. Eiser heeft immers in een openbare gelegenheid gedragingen vertoond die hem als openbaar bestuurder niet pasten, waardoor hij het risico heeft genomen dat anderen c.q. het grote publiek daarmee bekend zouden worden en hij daardoor schade zou lijden. Gedaagde dient twintig procent van de door de rechtbank begrote materiële schade aan eiser te vergoeden. De rechtbank ziet gelet op de hoge mate van eigen schuld geen aanleiding voor toekenning van immateriële schadevergoeding.

4.1. De rechtbank heeft [gedaagde] veroordeeld tot vergoeding van de schade die [eiser] heeft geleden tengevolge van het feit dat [gedaagde] - in essentie -:

(i) (een compilatie van) de bandopnamen openbaar heeft gemaakt; en

(ii) de bandopnamen heeft achtergehouden dan wel heeft vernietigd, waardoor deze niet (meer) ter beschikking stonden van [eiser];

hetgeen volgens de rechtbank een onrechtmatige daad jegens [eiser] oplevert.

Het gerechtshof heeft het vonnis in de hoofdprocedure bekrachtigd voor zover dit ziet op [gedaagde]. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van [gedaagde] vervolgens verworpen. Derhalve staat in rechte thans onherroepelijk vast dat [gedaagde] door het genoemde onder (i) en (ii) onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld en dat hij de door [eiser] daardoor geleden schade moet vergoeden. In de onderhavige procedure gaat het om de vaststelling van die schade.

4.2. In dat verband overweegt de rechtbank met betrekking tot het zojuist onder (ii) genoemde onrechtmatig handelen van [gedaagde] het volgende.

De rechtbank heeft in haar vonnis van 25 juli 2007 in dit verband overwogen dat, omdat de opnames niet meer ter beschikking van [eiser] stonden, hij zich niet, althans niet optimaal kon verdedigen tegen de publiekelijk geuite beschuldigingen van corruptie. Dat betekent dat [eiser] de schade die hij heeft geleden als gevolg van de openbaarmaking van de bandopnamen door [gedaagde] dus mogelijk had kunnen beperken. Zonder onderbouwing, die ook in de onderhavige procedure ontbreekt, valt echter niet in te zien hoe [eiser] als gevolg van het feit dat [gedaagde] de bandopnamen heeft achtergehouden dan wel opnames heeft vernietigd, waardoor [eiser] niet over de volledige bandopnamen kon beschikken, additionele schade heeft geleden, naast de schade die is opgetreden als gevolg van genoemde openbaarmaking zelf. Bovendien heeft [eiser] niet gewezen op delen van de volledige bandopnamen - die thans wel beschikbaar zijn - die zijn uitlatingen zoals te horen in de door [gedaagde] naar buiten gebrachte gedeelten daarvan in een ander daglicht stellen of de conclusies die daaruit zijn getrokken overtuigend weerleggen. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat geen additionele schade is opgetreden doordat [gedaagde] de bandopnamen heeft achtergehouden en (vervolgens) opnames heeft vernietigd.

4.3. Gezien het vorenstaande spitst het geschil zich toe op de vraag in hoeverre [eiser] door het openbaar maken door [gedaagde] van de bandopnamen c.q. een compilatie daarvan zoals onder 4.1 onder (i) genoemd, schade heeft geleden die door [gedaagde] moet worden vergoed. Daartoe dient in de eerste plaats te worden onderzocht of er oorzakelijk verband (in de zin van condicio sine qua non-verband) bestaat tussen de door [eiser] opgevoerde schadeposten en de openbaarmaking door [gedaagde]. Dat wil zeggen dat moet worden beoordeeld of de schade niet zou zijn opgetreden indien [gedaagde] niet tot openbaarmaking van de beelden was overgegaan. Als dat het geval is, bestaat er oorzakelijk verband. Indien condicio sine qua non-verband bestaat, dient te worden beoordeeld in hoeverre de schade als gevolg van de openbaarmaking aan [gedaagde] kan worden toegerekend in de zin van artikel 6:98 BW.

4.19. De rechtbank is van oordeel dat [eiser], door de door [gedaagde] opgenomen en openbaar gemaakte telefoongesprekken op deze manier te voeren, en dan nog in een voor het publiek toegankelijk restaurant, het risico heeft genomen dat anderen c.q. het grote publiek daarmee bekend zouden worden en dat hij daardoor reputatieschade zou lijden. Dat geldt ook als de opnames niet waren gemaakt en [eiser] niet bedacht had hoeven zijn op het maken van opnames. Uit de stukken blijkt dat het gedrag van [eiser] geen op zichzelf staand incident was.

4.22. Dat het veelvuldig reageren door [eiser] op de beschuldigingen aan zijn adres in de media tot extra schade heeft geleid, zoals [gedaagde] heeft betoogd, is naar het oordeel van de rechtbank niet zonder meer aannemelijk. Goed denkbaar is immers dat niet reageren door [eiser] als een erkenning van schuld zou zijn gezien, wat zijn reputatie evenzeer zou hebben geschaad en zijn kansen op de arbeidsmarkt verder zou hebben doen afnemen. Bovendien is de rechtbank van oordeel dat [eiser] voldoende pogingen heeft ondernomen om de schade te beperken door het starten van een procedure tegen [D] - in welk kader hij voormelde € 110.000,- heeft ontvangen - en door middel van juridische stappen tegen [A] en Leefbaar Delft. Gezien de uitspraak van het Gerechtshof in de procedure tegen Leefbaar Delft heeft [eiser] voorts op grond van zijn geringe proceskansen redelijkerwijs kunnen besluiten niet langer schadevergoeding van deze partij te eisen. Op deze punten wordt daarom geen eigen schuld aangenomen.

4.23. Al het vorenstaande in aanmerking nemende komt de rechtbank, gezien de ernst van de gedragingen van partijen aan beide zijden, tot het oordeel dat [eiser] overwegend eigen schuld heeft aan de toerekenbare schade die [gedaagde] hem door het openbaar maken van de opnamen heeft toegebracht, en wel voor een percentage van 80%. Onder de genoemde omstandigheden is het, anders dan [eiser] heeft betoogd, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar dat de schadevergoedingsplicht van [gedaagde] evenredig wordt verminderd.

Immateriële schadevergoeding

4.24. [eiser] heeft immateriële schadevergoeding gevorderd in de zin van artikel 6:106 BW. Op grond van hetgeen de rechtbank hiervoor onder 4.18 tot en met 4.23 heeft overwogen en alle overige omstandigheden in aanmerking genomen, komt zij tot het oordeel dat aan [eiser] naar billijkheid geen immateriële schadevergoeding toekomt. De vordering ter zake zal dan ook worden afgewezen.

4.25. De conclusie luidt dat [gedaagde] aan schadevergoeding 20% van € 148.756,88, zijnde € 29.751,38 aan [eiser] dient te betalen. Voor toepassing van een billijkheidscorrectie op grond van artikel 6:109 BW ziet de rechtbank geen aanleiding, nu gelet op al het voorgaande niet kan worden gezegd dat toekenning van de genoemde schadevergoeding in de gegeven omstandigheden tot kennelijk onaanvaardbare gevolgen zal leiden.

Op andere blogs:
MediaReport (Chantage met heimelijke beelden wethouder: 20% schade voor chanteur, 80% schade eigen schuld bestuurder)

Rechtbank Breda 5 september 2012, LJN BX6424 (Michael Miller Fabrics LLC tegen Nooteboom Textiel BV)

Uitspraak ingezonden door Luuk Jonker, Holla advocaten.

Schadestaatprocedure na vonnis [IEF 9327]) en arrest van het Hof 's-Hertogenbosch [IEF 11594]. Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden aannemelijk is.

De rechtbank heeft slechts geoordeeld dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden aannemelijk is. De stelling van MMF dat de rechtbank reeds heeft geoordeeld dat aannemelijk is dat zij schade hebben geleden, berust dan ook op een onjuiste lezing van het vonnis (r.o. 3.6). In het huidige vonnis worden alle vorderingen tot vergoeding van schade afgewezen, met veroordeling van de MMF in de proceskosten.

De rechtbank staat in rechtsoverweging 3.7 stil bij artikel 27a lid Aw die tegen de achtergrond van artikel 6:104 BW moet worden gelezen. De stelling van MMF dat voor winstafdracht ook plaats is indien zij in het geheel geen zouden hebben geleden, wordt verworpen. MMF heeft onvoldoende gesteld en aangevoerd dat het daardoor niet aannemelijk is gemaakt dat zij schade heeft geleden vanwege gederfde omzet. Zo heeft Nooteboom Textiel BV gesteld: niet blijkt dat die distributeurs stoffen met inbreukmakende dessins verkopen.

3.9. Michael Miller Fabrics c.s. hebben geen enkele feitelijke toelichting gegeven op het punt van de gevolgen van de inbreuk van Nooteboom Textiel BV voor hun verkoopcijfers. Dit, terwijl Nooteboom Textiel BV wel een gemotiveerde uiteenzetting heeft gegeven over de door partijen bediende markten. Zo heeft Nooteboom Textiel BV onder verwijzing naar haar productie 3 heeft gesteld dat zij in 16 landen actief is en dat niet blijkt dat MMF LLC c.s. zich hoofdzakelijk op de Amerikaanse markt richten en voorts via distributeurs op markten die Nooteboom Textiel BV ook bedient (...). Zij heeft daarbij verwezen naar webpagina's van MMF en haar distributeurs. Echter, zo heeft Nooteboom Textiel BV gesteld, niet blijkt dat die distributeurs stoffen met inbreukmakende dessins verkopen. Nooteboom Textiel BV heeft voorts gesteld dat MMF zich richten op de markt voor patchwork en quilten en niet op die voor modestoffen, terwijl Nooteboom Textiel BV zich juist alleen op die stoffenmarkt richt. Nooteboom heeft voorts gesteld dat de stof voor patchwork en quilten een grotere dichtheid heeft dan die voor kleding, dat de stoffenrollen andere afmetingen hebben en dat klanten die patchwork en quilten maken veelal slechts kleine hoeveelheden stof kopen in tegenstelling tot klanten die modestoffen kopen. Op grond van dit alles stelt Nooteboom Textiel BV dat sprake is van gescheiden verkoopkanalen en dat klanten van Nooteboom Textiel BV de inbreukmakende stoffen niet hebben gekocht om de reden dat deze hen aan de dessins van MMF deden denken.

Lees de grosse HA ZA 11-1268, LJN BX6424.

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: een verlopen registratie die te koop wordt aangeboden (niet per se bad faith), legitiem belang als men opteert voor een nieuwe gTLD, handelsnaam mét USA erachter voor de Amerikaanse markt (niet overgedragen), opdracht tot het online promoten van een productlijn van eiser (geen overdracht), een onvoldoende gericht marktonderzoek om recht vast te stellen (geen overdracht), bekritiserende websites over een persoon en een bank (geen overdracht) en het doorlinken van .nl-domeinnaam na eindigen van de reseller-relatie naar concurrende producten leidt wel tot overdracht. De vorige editie: WIPO-selectie juli 2012 of via dossier domeinnaamrecht (linkerkolom).

De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.

D2012-1246 risingstar.com > Complaint denied

Ongelukkige situatie. Eiser heeft sinds 2007 de merkrechten op Rising Star, bestaat al onder die naam sinds 2001. In 2006 een derde (G.S.) opdracht gegeven om de domeinnaam risingstar.com te kopen voor 5.000 dollar. G.S. laat de registratie verlopen en de domeinnaam komt weer vrij beschikbaar. Momenteel staat er een website op die verwijst naar online casino’s en werd de domeinnaam actief te koop aangeboden via een veiling. De geschilbeslechter oordeelt dat er een eigen recht en/of legitiem belang aanwezig is en dat er geen sprake van kwader trouw is. Eiser heeft o.a. onvoldoende bewezen dat de verweerder de domeinnaam heeft gekocht en thans te koop aanbiedt met eiser in het achterhoofd.

“As far as the contention of the Complainant goes, that the additional offering of the disputed domain name by the Respondent for sale indicates a non-legitimate use, the Panel shares the opinion of the Respondent that the offering of a domain for sale per se is not necessarily improper and does not make its use illegitimate (Trans Continental Records, Inc. v. Compana LLC, WIPO Case No. D2002-0105 (). Finally, the Complainant has not shown, nor is it in any way obvious that the Respondent with its use of the website under the disputed domain name is targeting the Complainant. This could only be assumed, possibly, if the website would display pay-per-click links related to the financial services industry, which is not the case here.”

“In particular, given the circumstances of the loss of the disputed domain name by the Complainant at an unspecified point of time after 2006, and the mere information that the disputed domain name was bought at an auction in 2010, and to infer from this meager information that “it seems obvious” that the Respondent bought the disputed domain name for the purpose of selling the disputed domain name to the Complainant, and to infer additionally that “these circumstances are indicating that the domain name was registered or acquired primarily for the purposes of selling the domain name to its former owner”, are conclusions that are entirely unwarranted in the absence of further evidence. Besides that, it is not obvious or conceivable that the Respondent, who according to the Response is based in Canada and Hong Kong, went to the auction with the Complainant in mind and to see if it could get a domain name that reflected the trademark or the company name of the Complainant.”

D2012-1117 aboutdotmed.com / supportdotmed.com / thedotmed.com > Complaint denied

Merk Dotmed tegen verweerder die voor de nieuwe gTLD heeft geopteerd voor .med. Legitiem belang wordt aangenomen.

The Panel accepts that Respondents’ purpose in registering the disputed domain names was to enhance its ability to communicate about its “.med Project”, in the face of competition from 3 other applicants seeking the gTLD. As it was not possible to register the precise domain name (and the related domain names and ) it was reasonable for the Respondents to adopt the textual equivalent (e.g., ), without compromising their claim to legitimate rights or interests.

D2012-1217 cloudprovider.com > Complaint denied

IT-bedrijf XXL Webhosting uit Leeuwarden. Opereert in de VS onder cloudproviderusa.com. Er is geen sprake van een merk, noch van overeenstemming. De domeinnaam is daarnaast ouder dan de naam van de eiser. In de media: hier.

“The Panel notes that local reputation might be sufficient for the purpose of establishing rights in a common law mark. However, the evidence before the Panel does not on the balance of probabilities establish that in the Netherlands alone the terms have the necessary secondary meaning. The Complainant’s statement to the effect that its name is protected by Dutch law is a bold assertion that is not substantiated. The evidence of consumer awareness and perception of the distinctiveness of “CloudProvider” or “Cloud Provider” in that country that the Complainant provides is very limited. Further, many references are to Cloudprovider.nl, and to “CloudProvider” plus device. It may be that the latter has acquired considerable distinctiveness, but the Panel is of the view that this is not sufficient for the Complainant to establish that it has relevant rights in the terms “Cloud Provider” as such.

In conclusion, because: of the inherent descriptiveness of the terms at issue; of the insubstantial nature of the evidence of secondary meaning provided; of the absence of historical data concerning the volume and extent of the service offerings of the Complainant, or of its use of the terms “Cloud Provider”; of the fact that establishing distinctiveness of a particular representation of descriptive terms is not by itself enough to establish distinctiveness of the terms not so represented; the term “CloudProvider” was commonly used by the Complainant in a particular colour and script and in combination with a particular device; and because there is no evidence before the Panel of the volume of advertising, consumption or broad consumer perception of the Complainant’s services even in the Dutch market, the Panel is not persuaded that the Complainant has established sufficient rights in the terms “Cloud Provider” for purposes of satisfying the first element of the Policy in this proceeding.”

D2012-1000 airbak.com > Complaint denied

Verweerder heeft van eiser in 2009 de opdracht gekregen om domeinnaam te registreren en website daaronder de verkoop van eisers productlijn te promoten. Ruzie tussen oprichters van eiser. Thans is er een procedure aanhangig bij de gewone rechter over rechten op de naam van eiser en rechten op de website en de domeinnaam. Er was ten tijde van de registratie sprake van goeder trouw, derhalve geen overdracht.

After careful consideration of the totality of facts and circumstances in the record, the Panel concludes that the Complainant has not satisfied its burden of demonstrating that the Respondent registered the disputed domain name in bad faith in November 2009. That is to say, the Panel is not persuaded from the record before it that the Respondent’s registration of the disputed domain name was motivated by bad faith intent to exploit or profit from the Complainant’s prospective trademark rights.

Although the Respondent’s more recent behavior, and in particular the refusal to transfer the disputed domain name to the Complainant unless paid the sum of $50,000, could be viewed as opportunistic bad faith use of the disputed domain name, the Panel is mindful that the circumstances in which the Respondent recently has found itself (namely drawn into what has become a contentious dispute between the original members of Air Bak Technologies, LLC) appear to bear little resemblance to the more collegial circumstances in which the Respondent agreed in November 2009 to provide marketing and website services for the newly formed company.

D2012-0702 bladelessfansmall.com > Complaint denied

[vergelijk D2012-0701, zie ook IEF 11669] Ventilator zonder bladen (“bladeless fan”) van Dyson. Dyson heeft echter geen rechten in de naam “bladeless fan”. Dyson heeft een tweetal retailers gevraagd wat ‘mensen’ bedoelen wanneer ze het hebben over een “bladeless fan”. Onduidelijk wat zij met ‘mensen’ bedoelen. Niet voldoende. Zaak loopt stuk op het eerste vereiste.

Although unsworn, it is open to the Panel to accept such statements as having some probative value. However, they are essentially statements of opinion as to what “people” mean when they use the term “bladeless fan” and it is far from clear just what is meant by the word “people” – whether this is a reference to other staff members in the stores, to customers, or to the public at large. Lack of clarity on this important issue makes it difficult for the Panel to assess whether the words “bladeless fan” have, and are being used with, a trade mark connotation. Both the persons providing these declarations clearly have the experience and expertise to provide meaningful opinion evidence, but for such opinion to carry weight it needs to be clear what the factual basis for it is. Furthermore, in a case such as this, opinion evidence also needed to be supplemented by evidence of actual usage by the Complainant itself, that is, evidence as to the way in which the Complainant’s products actually enter the marketplace and how they are advertised and promoted. On the material before it, however, the Panel is unable to determine whether the words “bladeless fan” have been used as a trade mark by the Complainant, rather than just as a general description of the product which is usually identified by reference to the registered trade marks DYSON or AIR MULTIPLIER.”

D2012-1295 fredelsberry.com > Complaint denied

Domeinnaam is gemaakt om Fred Elsberry (fredelsberry.org) te bekritiseren. Fred Elsberry is naam en merk. Merk is alleen niet op onderscheidendheid beoordeeld. Eiser heeft onvoldoende aangetoond dat daar sprake is van is. Derhalve loopt het stuk op het eerste punt van het UDRP.

Registration of a mark by a complainant is typically presumptive evidence that the complainant has trademark or service mark rights in the mark. See WIPO Overview 2.0, paragraph 1.6;Beyoncé Knowles v. Sonny Ahuja, WIPO Case No. D2010-1431. However, since the Georgia Secretary of State does not examine mark registrations for distinctiveness, Complainant’s registration does not give rise to this customary presumption. See Trademarks and Service Marks: Frequently Asked Questions, Georgia Secretary of State, https://sos.georgia.gov/corporations/tmfaq.htm (last visited July 23, 2012); Ga. Code Ann. § 10-1-441; WIPO Overview 2.0, paragraph 1.6; Displays Depot, Inc. v. GNO, Inc., WIPO Case No. D2006-0445. Absent an examined registration, the Policy recognizes service mark rights in a personal name if Complainant can prove that the personal name has acquired secondary meaning by being used in commerce as an indicator of source to a degree sufficient to have become associated with Complainant in the minds of the consuming public. See WIPO Overview 2.0, paragraphs 1.1, 1.6; Advance News Service Inc. v. Vertical Axis, Inc. / Religionnewsservice.com, WIPO Case No. D2008-1475.”

D2012-1230 bbvabogota.com > Complaint denied

Geschillenbeslechter is – wegens gebrek aan bewijs - zelfstandig op onderzoek uitgegaan. Eigen recht/legitiem belang is aanwezig. Bekritiserende website.

As past UDRP panel decisions have demonstrated, it is not enough to merely rely on the stated strength of a company or the international recognition of a trademark.3 The Complaint is full of bare assertions and assumptions. The evidence adduced by Complainant in support of its substantive allegations is limited to copies of the trademark registrations on which the Complaint is based, nothing else. Complainant did not even submit a screenshot of the website at the disputed domain name in order for this Panel to be able to evaluate the merits of the Complaint. On his part, Respondent makes reference to some of the specific contents of the website at the disputed domain name without supplying any evidence thereof.

As set forth in other UDRP cases, this Panel reiterates that it is not its role to look for evidence not supplied by the parties.4 Notwithstanding the aforesaid, due to the lack of evidence adduced by the parties and the lack of the corresponding certification in the Response, in this particular case this Panel decided, reluctantly, to quickly access the website at the disputed domain name.5”

.nl-domeinnamen
DNL2012-0014 swobbit.nl > Transfer

Eiser heeft het merk ‘Swobbit’. Verweerder is vroeger reseller geweest van de producten van eiser. Na eindigen relatie werd de domeinnaam www.swobbit.nl doorgelinkt naar de eigen website van verweerder waarop concurrerende producten werden verkocht. Deels om de eiser ertoe te dwingen de bij verweerder overgebleven voorraad van Swobbit terug te kopen. Dit neemt niet de kwader trouw weg. Daarom: geen eigen recht of legitiem belang en gebruik van de domeinnaam te kwader trouw.

Even so, the Panel does find that there is proof that the Respondent has used the disputed domain name in bad faith, because the Respondent has linked the disputed domain name to its website at “www.wicbv.nl” which offers products that compete with the Complainant’s products. The Respondent has also indicated that it has used the disputed domain name in order to try to force the Complainant to take back its remaining stock of SWOBBIT products, as the Complainant had allegedly breached the former distribution agreement between the parties. If the Respondent is of the opinion that the Complainant has breached the parties’ agreement and should therefore take back the remaining stock, it should make a case before a regular court. In the context of cyber squatting, the Panel is of the opinion that using the disputed domain name to enforce contractual rights unrelated to such domain name, does not take away the bad faith found to exist in using the disputed domain name for a website which offers competing products.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, zaaknr. 424957 / KG ZA 12-851 (O'Neill Europe B.V. tegen New Yorker c.s.)

Uitspraak ingezonden door Micheline Don en Helmer Klingenberg, NautaDutilh N.V..

In't kort: Auteursrecht op boardshort "The Good The Bad" van O'Neill. Inbreuk wordt aangenomen op de specifieke combinatie van vormgevingselementen als dessins, kleuren en afbeeldingen welke combinatie zonder meer kan worden aangemerkt als het resultaat van creatieve keuzes van de maker. De O'Neill-short wijkt echter aanzienlijk af van de door New Yorker gestelde vormgevingserfgoed. De mate van overeenstemming is van zodanige aard en omvang dat de totaalindrukken te weinig verschillen dat NeW Yorker een zelfstandig werk heeft geproduceerd. Er wordt van uitgegaan dat de O'Neill-short eerder op de markt was.

In Nederland dient inbreuk te worden gestaakt en ook dient de website www.newyorker.de zodanig te worden gewijzigd dat de pagina's met inbreukmakende boardshorts niet meer toegankelijk zijn voor de IP-adressen die in Nederland zijn gelokaliseerd.

Gerecht EU 5 september 2012, zaak T-497/11 (Euro-Information tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. De aanvraag van het woordmerk EURO AUTOMATIC PAIEMENT wordt afgewezen, de kamer van beroep verwerpt het beroep. Aangevoerd in dit beroep: het merk is niet beschrijvend. Het Gerecht EU komt tot dezelfde conclusie: aangetoond is dat de uitdrukking beschrijvend is voor de waren van klasse 9 (automaten, bankafschriften, etc.) en diensten van klasse 36 (banken, credit cards, e.d.) en de uitdrukking is beschrijvend in de zin van artikel 7 (1) onder c), van Verordening nr. 207/2009 en kan niet worden aangemerkt als "slechts suggestief."

72. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au regard des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que la marque demandée était descriptive des services relevant de la classe 36, tels que visés au point 4 ci-dessus.

73. Les conclusions tirées aux points 65 et 72 ci-dessus ne sauraient être remises en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’expression « euro automatic paiement » ne serait pas descriptive, mais « arbitraire » ou « simplement évocatrice », selon que les produits et les services visés par la demande de marque appartiennent, ou n’appartiennent pas, au domaine bancaire et financier.

74. En effet, il ressort de la jurisprudence que, si la description correspond à la désignation directe de l’objet, de la qualité ou des caractéristiques des produits et des services pour lesquels la marque est demandée, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, l’évocation se caractérise par l’absence d’un lien suffisamment étroit entre, d’une part, la marque demandée et, d’autre part, les produits ou les services concernés, de sorte qu’elle ne dépasse pas le domaine licite de la suggestion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2001, Sunrider/OHMI (VITALITE), T‑24/00, Rec. p. II‑449, points 22 et 24].

75. Partant, dès lors qu’il a été démontré que l’expression « euro automatic paiement » était descriptive des produits relevant de la classe 9 et des services relevant de la classe 36, ladite expression est descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et ne saurait être qualifiée de « simplement évocatrice ».

Vzr. Rechtbank Breda 4 september 2012, zaaknr. 252710 / KG ZA 12-422 (Bradford & Hamilton B.V. c.s. tegen ThoBa Services)

Uitspraak ingezonden door Rutger van Rompaey, QuestIE advocatuur.

In navolging van IEF 10111. De voorzieningenrechter beveelt staken van inbreuk op Benelux merkrecht AUSTRALIAN GOLD, ondersteund met een terugroepactie en het plaatsen van een rectificatie op de site van ThoBa www.onlinesunshop.nl. Onder last van dwangsommen. ThoBa wordt in de proceskosten veroordeelt.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage (provisioneel vonnis) 3 september 2012, KG ZA 12-905 (Sanofi SA tegen Pharmachemie/Teva Pharma en Sanofi tegen Teva Nederland)

Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC). Voor het geval het vonnis in onderhavig kort geding niet wordt gewezen vóór 1 september 2012 en Teva niet toezegt af te zullen zien van verhandeling van geneesmiddelen die irbesartan en HCTZ omvatten voor de duur van deze procedure, vordert Sanofi bij dagvaarding – naast een inbreukverbod met nevenvorderingen met betrekking tot Aanvullend Beschermingscertificaat met het nummer 990006 (hierna: ABC) – dat de voorzieningenrechter bij provisioneel vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Pharmachemie, respectievelijk Teva Nederland, verbiedt [kort gezegd] betrokken te zijn bij in het verkeer brengen op last een dwangsom. Deze provisionele vordering wordt toegewezen. De beslissing over de proceskosten worden aangehouden.

De voorzieningenrechter
3.1. verbiedt Pharmachemie en Teva Nederland met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland het in het verkeer brengen, verder verkopen, afleveren of anderszins verhandelen of voor dit een en ander (verder) aanbieden van geneesmiddelen die irbesartan en HCTZ omvatten,

3.2. veroordeelt Pharmachemie en Teva Nederland tot betaling aan Sanofi van een dwangsom van € 100.000,= voor iedere dag dat in strijd met het onder 3.1. gegeven provisioneel verbod wordt gehandeld of een dwangsom van € 5000,= per ieder individueel inbreukmakend product met betrekking waarmee de betreffende gedaagde in strijd handelt met het dit provisioneel verbod, waarbij dit provisioneel verbod van kracht zal zijn voor de duur van het kort geding, en in ieder geval tot daarin vonnis zal zijn gewezen,

Een bijdrage van Cees Mulder, Maastricht University.

De President van het Europees Octrooibureau (EOB) heeft besloten dat de lijst van octrooiverlenende instanties waartussen automatische elektronische uitwisseling van prioriteitsdocumenten plaatsvindt per 3 september 2012 (EPO OJ 8-9/2012, p. 492-493) uit te breiden met China (EPO OJ 8-9/2012).

Als een aanvrager van octrooi een Europese octrooiaanvrage indient waarbij recht van voorrang (prioriteit) wordt ingeroepen van een eerder ingediende octrooiaanvrage, dan moet de aanvrager altijd een gewaarmerkt afschrift (“certified copy”) van die eerdere octrooiaanvrage (“prioriteitsdocument”) aanleveren bij het EOB. Als hij verzuimt dat te doen, gaat het recht van voorrang voor de Europese octrooiaanvrage verloren.

Echter als de eerdere octrooiaanvrage voorkomt in onderstaand lijstje, hoeft de aanvrager geen gewaarmerkt afschrift op te vragen bij de autoriteit waar de eerdere aanvrage is ingediend, maar vraagt het EOB dit prioriteitsdocument op en voegt dit automatisch en kosteloos toe aan het dossier van de Europese octrooiaanvrage: 

• Een Europese octrooiaanvrage;
• Een international (PCT) aanvrage ingediend bij het EOB als ontvangend Bureau;
• Een Chinese, Japanse of Koreaanse octrooiaanvrage of gebruiksmodel (“utililty model”).
• Een US provisional of non-provisional octrooiaanvrage.

De automatische elektronische uitwisseling bestaat al vele jaren en is bijzonder efficiënt zowel voor de octrooiaanvragers als voor de octrooiverlenende instanties. Het zijn met name de grote octrooiverlenende instanties op de verschillende continenten die op deze wijze samenwerken.

Opvallend is dat binnen Europa de elektronische uitwisseling tussen het Europees Octrooibureau en de nationale octrooiverlenende instanties niet op gang lijkt te komen. Dit is temeer merkwaardig als men bedenkt dat bijvoorbeeld het NL Octrooicentrum nota bene is gevestigd in het gebouw van het EOB in Rijswijk en het Deutsche Patent- und Markenamt zich letterlijk op een steenworp afstand van het Isar-gebouw van het EOB in München bevindt.

Cees Mulder

Rechtbank Utrecht 22 augustus 2012, LJN BX5433 (Burg Groep B.V. tegen Vrumona B.V.)

Merkenrecht; het merk LIMO heeft geen onderscheidend vermogen voor limonadesiroop en wordt nietig verklaard op grond van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE.

Burg drijft een onderneming die zich onder meer bezig houdt met de productie van limonadesiropen. In februari 1990 heeft Burg het woordmerk LIMO gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor waren in klasse 32. Vrumona brengt o.a. de frisdrank Sisi Fruit Limo op de markt en heeft voor iedere smaak een beeldmerk gedeponeerd (TROPICAL, ORANGE, STRAWBERRY).

Volgens Burg was het merk LIMO in 1990 nog geen soortnaam of gebruikelijke benaming voor limonadesiroop. De rechtbank stelt voorop dat het woord ‘limo’ moet worden beschouwd als een voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limonade’. Het woord kan weliswaar eveneens worden gezien als afkorting voor het woord ‘limousine’, maar gelet op de aard van de waar ligt voor de hand dat de consument het woord als afkorting van het volledige woord in de eerste betekenis zal opvatten. Het woord limonade is beschrijvend voor de door Burg verkochte waar (siroop, aan te lengen met water). Er is geen sprake van onderscheidend vermogen verkregen door inburgering. De vordering wordt afgewezen en de reconventionele nietigverklaring van het woordmerk LIMO wordt toegewezen.

4.7.  Dit betekent dat in het onderhavige geval moet worden beoordeeld of de consument ten tijde van het deponeren van het merk LIMO in 1990 de door Burg onder het merk LIMO aangeboden waar zou hebben geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming.

4.8.  Volgens Burg was het merk LIMO in 1990 nog geen soortnaam of gebruikelijke benaming voor limonadesiroop. Voorts stelt zij dat zij al vele jaren, ook voorafgaande aan het depot, limonadesiropen onder de naam LIMO verkoopt en dat zij een aanzienlijk marktaandeel heeft in de markt van siropen, waardoor volgens haar moet worden aangenomen dat een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek het merk kent. Volgens Burg leent het teken LIMO zich voorts als ‘suggestive trademark’ dan wel als afkorting voor bescherming als merk, omdat het publiek bij het horen van het woord ‘limo’ niet direct de link legt met limonadesiroop, maar daarvoor een gedachtestap moet maken.

4.9.  De rechtbank stelt voorop dat het woord ‘limo’ moet worden beschouwd als een voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limonade’. Het woord kan weliswaar eveneens worden gezien als afkorting voor het woord ‘limousine’, maar gelet op de aard van de waar ligt voor de hand dat de consument het woord als afkorting van het volledige woord in de eerste betekenis zal opvatten. Het woord limonade is beschrijvend voor de door Burg verkochte waar (siroop, aan te lengen met water). Nu het merk van Burg niet meer bevat dan de voor de hand liggende afkorting van het woord ‘limo’ zal de consument het merk LIMO niet zien als een aanduiding van de herkomst van de waar, maar als een beschrijving van de inhoud van de waar. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het merk LIMO zodanig beschrijvend is dat het ieder onderscheidend vermogen mist.

4.12.  Het onder 4.9 weergegeven oordeel had alleen anders kunnen uitvallen, indien voldoende onderbouwd zou zijn gesteld dat het merk LIMO door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. Voor inburgering moet komen vast te staan dat het werk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het taalgebied binnen de Benelux waarin een weigeringsgrond voor LIMO bestaat, waarbij moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel daarvan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren (Hof van Justitie 7 september 2006, LJN:AZ2150 (Europolis). Naar het oordeel van de rechtbank heeft Burg onvoldoende gesteld om een dergelijke conclusie te rechtvaardigen. De enkele stelling dat Burg haar waren al jaren onder de naam LIMO verkoopt en een groot marktaandeel bezit, is daartoe onvoldoende, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Vrumona en mede gelet op het feit dat Burg heeft erkend dat het gestelde onderscheidende vermogen zich tot Nederland beperkt, zodat in elk geval geen sprake is van inburgering in het gehele Nederlandstalige gedeelte van de Benelux.

Hof ´s-Gravenhage 24 juli 2012 (Pfizer Health AB tegen UVIT U.A. en Pfizer Health AB tegen VGZ Zorgverzekeraar N.V.)

In navolging van IEF 10691 (Vzr. Rb. Den Haag). Octrooirecht. ABC. Geen octrooi-inbreuk of onrechtmatige daad door het organiseren van een couvertprocedure door zorgverzekeraar. Geen verhandeling anderszins.

Medio 2011 heeft UVIT / VGZ een uitnodiging doen uitgaan voor het doen van aanbiedingen onder couvert, waarbij op de lijst van geneesmiddelen, waarvoor een aanbieding kon worden gedaan, het middel latanoprost voorkwam. Latanoprost is de werkzame stof van een geneesmiddel dat onder de naam Xalatan door Pfizer en een zestal parallelimporteurs op de markt wordt gebracht. Op basis van een Europees octrooi met nummer EP 0 364 417 is aan Pfizer voor het middel latanoprost een aanvullend beschermingscertificaat (hierna: ABC) verleend, dat geldig was tot en met 17 januari 2012.

Pfizer heeft UVIT erop gewezen dat zij, door vóór de afloop van het ABC ook voor latanoprost een couvertprocedure organiseren, inbreuk maakt op dit ABC, althans onrechtmatig handelt jegens Pfizer. In een reactie heeft UVIT te kennen gegeven de termijn voor het doen van aanbiedingen voor latanoprost te zullen verlengen tot 18 januari 2012.

Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. 

4.6. Ook het sluiten van een overeenkomst met een leverancier met het oog op de levering van een bepaald geneesmiddel door de leverancier aan de apotheek en door de apotheek aan een verzekerde kan naar ’s hofs voorlopig oordeel niet worden aangemerkt als “anderszins verhandelen”. Weliswaar schept de zorgverzekeraar aldus voorwaarden voor het ter beschikking van een derde brengen van het geneesmiddel, maar daarmee verhandelt de zorgverzekeraar dat middel niet zelf. Ook koopt de zorgverzekeraar de geneesmiddelen niet (zelf) in. De wetsgeschiedenis zoals hiervoor aangehaald biedt naar ’s hofs voorlopig oordeel onvoldoende aanknopingspunten voor de opvatting dat ook het creëren van voorwaarden waaronder een voortbrengsel door een ander kan worden verhandeld onder de reikwijdte van de voorbehouden handelingen dient te worden begrepen. De omstandigheid dat UVIT/VGZ door de kick-back zelf financieel betrokken is bij zodanige (toekomstige) verhandeling leidt niet tot een ander oordeel.

5.4. Het hof is voorshands van oordeel dat met het versturen van een uitnodiging als hier aan de orde geen sprake is van het uitlokken van of aanzetten tot het plegen van octrooi-inbreuk. Zoals het hof in rov. 4.4 heeft overwogen, dient tot uitgangspunt dat de uitnodiging een algemene is, gericht aan alle bekende leveranciers met het oog op door de zorgverzekeraar voor een bepaalde periode geselecteerde geneesmiddelen, waarbij de uitnodiging mede is gericht tot eventuele octrooihouders en parallelimporteurs van een geneesmiddel dat nog octrooibescherming geniet. Van belang is voorts dat UVIT/VGZ (in procedure I) door middel van de vragen en antwoorden, met name onder 7. en 10, die voor de sluitingsdatum van inschrijving zijn gepubliceerd, aan de geadresseerden van de uitnodiging kenbaar heeft gemaakt dat UVIT/VGZ octrooirechten van derden zal respecteren en dat ook de geadresseerde leveranciers dat dienen te doen. Onder deze omstandigheden kan niet worden gezegd dat leveranciers van generieke geneesmiddelen ertoe worden uitgelokt of aangezet een aanbod te doen voor levering van geneesmiddelen met een werkzame stof die op dat moment nog onder bescherming valt. Bij een en ander kan in het midden blijven wat de interne beweegredenen van UVIT/VGZ zijn geweest om voor de afloop van het ABC latanoprost op de lijst te zetten. Immers, mocht daarbij aanvankelijk (tevens) de bedoeling hebben voorgezeten om voor het verstrijken van de beschermingsduur van het octrooi/ABC aanbiedingen van generieke leveranciers te verkrijgen – hetgeen UVIT/VGZ gemotiveerd betwist –, dan is dat in elk geval, gelet op de hiervoor weergegeven omstandigheden, voor de generieke leveranciers niet zodanig kenbaar geweest dat gesproken kan worden van uitlokken/aanzetten tot het doen van een aanbieding, zeker niet (meer) na publicatie van de vragen en antwoorden.