Vzr. Rechtbank Arnhem, beschikking van 14 juli 2009, Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen ALDI (met dank aan Claudia Zeri, Howrey).

Ex parte beschikking. Modellenrecht Auteursrecht. Eiser Philips maakt op grond van het aan haar toekomende model- en auteursrecht m.b.t. het Senseo koffiezetapparaat succesvol bezwaar tegen door de ALDI verhandelde electronische zeeppompjes (Zeepseo?).

Het verzoekschrift stelt o.a.: “12. De kenmerken die door Aldi zijn overgenomen in de vormgeving van haar product zijn bovendien geen van allen technisch bepaald. Het gaat hier om puur esthetische kenmerken, die opzettelijk zijn overgenomen teneinde aan te haken op de bekendheid van de Senseo. De ontwerper heeft, niettegenstaande een grote ontwerpvrijheid, geen onafhankelijke creatie op de markt gebracht, en in plaats daarvan gekozen om alles wat de Senseo qua vormgeving interessant maakte, over te nemen. Hiermee heeft Aldi geprofiteerd van de creativiteit van het ontwerp van de Senseo, en is dit dan ook het enige waar haar product (meer)waarde aan ontleent. “
 
De voorzieningenrecht wijst de vorderingen grotendeels toe: “Het gevorderde onder C wordt afgewezen omdat schending van art. 6:162 BW geen aanspraak op een voorziening ex art, 1019e Rv geeft. Het gevorderde onder A en B [ieder aanbod te staken, en te verbieden om op enigerlei wijze in Nederland en het overige gedeelte van de Benelux betrokken te zijn bij inbreuk – IEF] zal worden toegewezen, met dien verstande dat het gevorderde onder A en B    aldus wordt samengevoegd dat na het woord "Model" in onderdeel A de woorden "althans m.b.t. de auteursrechten van verzoekster" worden ingevoegd. Dit om te voorkomen dat één gebeurtenis, waarbij zowel sprake is van schending van een modelrecht als van een auteursrecht, zou leiden tot verbeurte van twee dwangsommen. De dwangsommen zullen worden beperkt tot een maximum van in totaal EUR 250.000,00.

Lees de beschikking hier. Oorspronkelijk verzoekschrift (met duidelijke afbeeldingen) hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, KG ZA 09-667, Handelsonderneming Kubus B.V. tegen MBrands B.V. c.s.

Kort geding. Octrooirecht. De vordering van octrooihouder is afgewezen wegens een gebrek aan nieuwheid. Voorshands wordt geoordeeld dat de octrooihouder van de gemiddelde vakman verlangd dat deze te veel elementen die niet in de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, voorkomen, moet “meelezen” op grond van (blijkbaar) algemene vakkennis

Kubus is een groothandelaar in sportartikelen op het gebied van onder meer water- en wintersport.  Daarnaast houdt Kubus zich bezig met het ontwerpen van sportartikelen. Kubus is houdster van een Nederlandse octrooi voor een “trapezehaakinrichting”. ‘MBrands is actief op het gebied van watersportartikelen en zij importreet en verkoopt onder het merk Mystic het product Clicker Nar, een trapezehaakinrichting die wordt gebruikt door wind- en kitesurfers om aan hun vest te kunnen bevestigen.

Kubus vordert – zeer kort samengevat – uitvoerbaar bij voorraad, MBrands te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi, de gebruikelijke nevenvordering en proceskostenveroordeling overeenkomstig art. 1019h Rv. MBrands verweert zich onder meer door te stellen dat conclusie 1 niet verleend had mogen worden, omdat niet is voldaan aan de eisen van nieuwheid. Volgens MBrands is conclusie 1 van het octrooi niet nieuw in het licht van een Duitse Gebrauchsmuster, aangezien de figuren 2 en 3 bij dit Gebrauchsmuster en de toelichting op deze figuren een trapezehaakinrichting openbaren die alle kenmerken van conclusie 1 heeft.

Partijen zijn verdeeld over de vraag of het Gebrauchsmuster een inrichting openbaart waarin het langsdeel in het spreidlichaam in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing die in het spreidlichaam is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen kan worden aangebracht in de koppelingsuitsparingen in het langsdeel en het spreidlichaam en in het bijzonder over de vraag of het element “een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam” in het Gebrauchmuster te vinden is.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het octrooi over deze koppelingsuitsparing in het spreidlichaam naar voorlopig oordeel onduidelijk is. Een dergelijke onduidelijkheid komt voor risico van de octrooihoudster, zoals Mbrands terecht naar voren heeft gebracht. Wel is in de hoofdconclusie aangegeven dat het om “een” koppelingsuitsparing in het spreidlichaam gaat.

Kubus heeft aangevoerd dat het Gebrauchsmuster een dergelijke koppelingsuitsparing in het spreidlichaam als bedoeld in het octrooi niet laat zien. Zij verwijst daartoe naar een passage uit de beschrijving van het Gebrauchsmuster, waarin enkel sprake zou zijn van een koppelingsuitsparing in het langsdeel (wel “36”, maar geen “16” derhalve). Kubus stelt dat, aangezien in de beschrijving geen sprake is van een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, een dergelijk element niet wordt geopenbaard in het Gebrauchsmuster. MBrands wijst er evenwel op dat – gegeven de onduidelijkheid van wat precies bedoeld wordt met koppelingsuitsparing in het spreidlichaam in het octrooi – in figuur 3 van het Gebrauchsmuster wel degelijk een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam is aan te wijzen. De voorzieningenrechter volgt hen daarin.

Het betoog van Kubus dat ruimte (F) in het Gebrauchsmuster geen koppelingsuitsparing zou zijn, omdat deze geen koppelingsfunctie zou hebben, wordt verworpen. Voorshands geoordeeld wordt hier
van de gemiddelde vakman verlangd dat deze te veel elementen die niet in de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, voorkomen, moet “meelezen” op grond van (blijkbaar) algemene vakkennis, die verder niet is onderbouwd (“uitlijnen” betekent dat twee lichamen tenminste over een gedeelte van hun contouren gelijkvormig zouden moeten zijn, “koppelen” met een koppelingspen veronderstelt dat lichamen krachten op elkaar kunnen uitoefenen via de koppelingspen).

Kubus betoogt nog dat de inrichting die het octrooi openbaart een wezenlijk andere oplossing biedt dan de inrichting volgens het Gebrauchsmuster en dat daarom het Gebrauchsmuster niet nieuwheidschadelijk kan zijn. Van belang is daarbij volgens Kubus het feit dat de vermeende verbetering van het octrooi, het voorkomen van slijtage, een wezenlijk andere inrichting zou verschaffen. Nergens wordt evenwel duidelijk gemaakt hoe de inrichting volgens het octrooi slijtage zou voorkomen, laat staan met behulp van welke elementen van conclusie 1 men tot de vermeende verbetering zou kunnen komen. Het octrooischrift biedt onvoldoende informatie om te kunnen spreken van een wezenlijk andere oplossing. Aan het betoog van Kubus wordt dan ook voorbijgegaan.

De voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande voorshands van oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat conclusie 1 het octrooi van Kubus nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. De vorderingen van Kubus zullen dan ook worden afgewezen. De overige weren van MBrands kunnen onbesproken blijven.

Kubus heeft gesteld dat MBrands de onderhavige procedure had kunnen voorkomen door met Kubus tot een minnelijke regeling te komen. Bovendien is een deel van de kosten volgens Kubus gemaakt ter voorbereiding van een mogelijke nietigheidsactie en zou door de octrooigemachtigde te veel tijd aan de zaak besteed zijn. Gezien deze omstandigheden zou het onbillijk zijn Kubus te veroordelen in de proceskosten zoals door MBrands gespecificeerd.

Deze argumentatie wordt door de rechtbank niet gevolgd. “Het kan gedaagden niet zonder meer worden tegengeworpen dat een minnelijke regeling niet haalbaar is gebleken, te meer daar voorshands wordt geoordeeld dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van Kubus nietig is. Daarnaast kan een octrooihouder die zijn octrooi jegens een concurrent inroept in redelijkheid verwachten dat deze onderzoek doet naar de geldigheid van dat octrooi en dit geldt te meer in geval van een registratieoctrooi.(…)

Kubus wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten ad EUR 31.399,30 veroordeeld.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, HA ZA 08-3401, HTS Hans Torgensen & Sønn tegen Bébécar Utilidades Para Criança S.A.

Het Noorse HTS Hans Torgensen& Sønn, fabrikant van autokinderstoeltjes, heeft een nietigheidsprcedure ingesteld tegen het NL 1020910 octrooi van Bébécar Utilidades Para Criança S.A. voor een "Kinderzitting". Het octrooi ziet op kinderstoeltjes die ergonomisch instelbaar zijn en wel zo dat met een enkele verstellingshandeling de juiste ergonomische verhoudingen tussen hoofd- en rugsteun worden verkregen.

Op basis van de door HTS aangevoerde stand van de techniek heeft het OCNL een geldigheidsadvies afgegeven . Het OCNL concludeerde dat de conclusies 1 t/m 8 (van 13) nietig zijn op basis van gebrek aan inventiviteit. De Rechtbank komt tot hetzelfde oordeel maar via een alternatieve route. De Rechtbank maakt gebruik van haar partiële vernietigingsbevoegdheid door het octrooi in de door haar geldig geachte vorm in stand te laten. Conclusies 1 t/m 8 worden vernietigd en conclusies 9 t/m 13 worden in gewijzigde vorm in stand gelaten. Daarmee komt de brede bescherming voor het ergonomisch verstelmechanisme te vervallen en ziet het octrooi nu nog op de vergrendeling van het verstelmechanisme via een handgreep in de hoofdsteun.

4.13. Bébécar heeft voor het geval de rechtbank de conclusies zoals verleend niet geheel geldig zou achten aangegeven de conclusies van het octrooi te willen beperken. Zij heeft twee sets gewijzigde conclusies voorgesteld. Ten pleidooie heeft zij gesteld zich uitsluitend nog op het eerste hulpverzoek te beroepen, voor zover nodig met de door haar voorgestelde aanvullende beperking. Voorts heeft zij zich – naar de rechtbank begrijpt primair (vergelijk paragraaf 10 van de pleitnota mr. Herschdorfer) – op het standpunt gesteld dat de rechtbank zelfstandig bevoegd is het octrooi in stand te laten in de vorm waarin deze naar haar oordeel nog wel geldig zou zijn. De rechtbank acht dat standpunt juist. Nu de rechtbank in r.o. 4.12 heeft overwogen dat het octrooi op de daar vermelde vorm geldig is te achten, behoeft het hulpverzoek van Bébécar – dat beperkter is dan de vorm waarin het octrooi naar het oordeel van de rechtbank in stand kan blijven, geen behandeling.

De interessante vraag die is opgeworpen is of het voorzienbaarheidscriterium van Spiro/Flamco ook na invoering van EPC2000 nog onverkort geldt voor NL octrooien. Partijen zijn het erover eens dat dat het geval is en de Rechtbank neemt dat dan ook tot uitgangspunt. Overigens meent de Rechtbank vervolgens dat de de voorgestelde beperking van het octrooi voorzienbaar was voor de gemiddelde vakman.

 4.14. HTS heeft – kort gezegd – gesteld dat het voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum niet voorzienbaar was dat Bébécar zich zou terugtrekken op conclusie 9 van NL 910. In dit verband zij opgemerkt dat beide partijen ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij de uit HR 9 februari 1996, BIE 1996, 94 (Spiro/Flamco) kenbare leer, ook ná het arrest HR 6 maart 2009, LJN BG7412, IEPT 20090306, IEF 7641 (Boston Scientific / Medinol) onverkort van toepassing achten op Nederlandse octrooien, zodat, nu zulks tussen partijen niet in geschil is, ook de rechtbank daarvan zal uitgaan.

4.15. Het betoog van HTS faalt. Zoals deze rechtbank al eerder heeft beslist (vgl. Rb. Den Haag 17 januari 2007, Conor / Angiotech, IEPT 20070117, IEF 3274), zal het de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk zijn dat bij ongeldigheid van de daaraan voorafgaande conclusies, instandhouding volgens een afhankelijke volgconclusie, hier conclusie 9, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten, aangewezen is. Hij zal gelet hierop ook zeer wel in staat zijn de nieuwe omvang van de door het octrooi geboden bescherming te bepalen zodat de andersluidende stelling van HTS als ongegrond wordt gepasseerd.

Aangezien beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de Rechtbank aanleiding iedere partij de eigen kosten te laten dragen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, HA ZA 07-2704, Red Bull GmbH tegen Grupo Osborne S.A. c.s.

Merkenrecht. De van de sherry bekende Osborne-stier legt het als merk voor energydrinks, samen met het woordelement TORO, af tegen de voor energydrinks bekende stier van RED BULL. Paraplumerk-verweer gaat niet op. Lijkt wellicht een voor de hand liggende uitspraak (bekend merk, overeenstemmende tekens, identieke waren), maar de (weliswaar onweersproken) 1019h proceskostenveroordeling van maar liefst  €99.591,77 doet een stevige procedure vermoeden. Een samenvatting in citaten:

Vanaf 1995 tot 2005 is Osborne opgetreden als exclusief distributeur van Red Bull in Spanje. Op 22 november 2005 heeft Red Bull de distributieovereenkomst opgezegd. Kort na de beëindiging van de distributieovereenkomst met Red Bull is Osborne gestart met de verhandeling van een energiedrank. Deze drank wordt in Spanje en Portugal op de markt gebracht in de hiernaast afgebeelde verpakking.

(…) 4.2. De rechtbank is van oordeel dat Red Bull zich in ieder geval op grond van haar onder 2.2.1 beschreven internationale beeldmerk (de enkele stier, hierna het stiermerk) kan verzetten tegen het gebruik van de in 2.6 afgebeelde tekens op de verpakking van de energy drink van Osborne omdat door dat gebruik verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

Overeenstemmende tekens: (…) 4.4. (…)  Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken dienen de afbeelding van de stier en het woordelement TORO als onderscheidende bestanddelen te worden aangemerkt Het woordelement XL (hetgeen naar het relevant publiek zal begrijpen staat voor Extra Large) is, anders dan Osborne betoogt, niet als onderscheidend aan te merken omdat het uitsluitend beschrijvend is voor inhoud of omvang van het product. Bij de bepaling van de overeenstemming zal daarom met name worden gelet op de afbeelding van de stier en het woordelement TORO. Mede door weergave van de stier in een apart kader met een van de rode basiskleur van de verpakking afwijkende achtergrondkleur, domineert dat beeldelement het teken in gelijke mate als het woordelement TORO. De rechtbank zal daarom, anders dan de kamer van beroep [BHIM oppositieprocedure – IEF] heeft geoordeeld ten aanzien van de (van dit teken afwijkende) Gemeenschapsmerkaanvrage van Osborne zoals weergegeven onder 2.4, niet minder gewicht toekennen aan het beeldelement dan aan het woordelement.

Visueel: 4.5. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het beeldelement in het teken van Osborne visueel overeen met het hierboven weergegeven stiermerk van Red Bull. In beide gevallen betreft het immers een afbeelding van een stier. Daar komt bij dat de stier op overeenstemmende wijze is afgebeeld in die zin dat de stier in beide gevallen van opzij is weergegeven en op tamelijk realistische wijze is gestileerd. De door Osborne en Menken geconstateerde verschillen wegen daar niet tegen op. (…) Wat er ook zij van die verschillen, bij de beoordeling van de mate van overeenstemming dient te worden uitgegaan van de gemiddelde consument van energiedrank en die let niet op de verschillende details van merken, zoals de door Osborne en Menken aangevoerde verschilpunten, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar. De door Osborne gebruikte woordelementen ontbreken in het stiermerk, maar dat verschil is onvoldoende om de overeenstemming tussen merk en teken op te heffen wegens de hierna te bespreken begripsmatige overeenstemming.

Conceptueel: 4.6. Ook in conceptueel opzicht stemmen het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept stier, en meer specifiek een krachtige en energieke stier. Voor wat betreft het door Osborne gebruikte teken wordt het concept opgeroepen zowel door het gebruikte beeldelement als door het woordelement TORO. De rechtbank acht aannemelijk dat een aanmerkelijk deel van het publiek in de Benelux de betekenis van dit woordelement zal begrijpen, ook omdat het door de afbeelding van een stier op weg geholpen wordt. De conceptuele tegenstellingen die Osborne en Menken, in navolging van de hiervoor onder 2.4 weergegeven beslissing en in navolging van opmerkingen van het BHIM in het kader van de op die beslissing gevolgde procedure bij het GvEA, zien tussen het merk en het gebruikte beeldelement, zoals “agressieve beweging” versus “stilte voor de storm” en “bizons in het wilde westen” versus “traditionele folklore”, wegen daar niet tegen op. Er dient immers rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. De rechtbank acht niet aannemelijk dat de gemiddelde consument op basis van dat onvolmaakte beeld een zo specifieke begripsmatige inhoud aan het merk en teken zal geven als Osborne en Menken erin zien, wat er verder ook zij van die visie. Daarnaast wijzen Osborne en Menken er in dit verband op dat Red Bull de stier op haar verpakking weergeeft in de kleur rood en in combinatie met een andere stier. Dat betoog moet worden gepasseerd omdat, zoals hiervoor reeds is opgemerkt, bij de bepaling van de mate van overeenstemming moet worden uitgegaan van het merk zoals het is ingeschreven in plaats van het merk zoals het door Red Bull wordt gebruikt.

4.7. Gegeven de visuele en conceptuele overeenstemming moet dus worden geconcludeerd dat merk en teken in sterke mate overeenstemmen. Beoordeling van de overeenstemming in auditief opzicht is niet aan de orde omdat het merk slechts bestaat uit een beeldelement.

4.8. Daarnaast is niet in geschil dat Osborne en Menken het stierteken gebruiken voor een product dat identiek is aan de waren waarvoor Red Bull het stiermerk onder meer heeft ingeschreven, te weten energy drinks.

Inherent onderscheidend vermogen: 4.9. Verder moet worden aangenomen dat het stiermerk van Red Bull inherent onderscheidend vermogen heeft. (…) Osborne en Menken betogen in die voetnoot dat er een verband is tussen de keuze voor het concept stier en het product energiedrank omdat taurine een van de hoofdingrediënten van energiedranken is en het woord “taurine” is afgeleid van het Latijnse woord voor stier, “taurus”. Voor zover al zou kunnen worden aangenomen dat het relevante publiek het Latijn beheerst en ervan op de hoogte is dat de drank taurine bevat, acht de rechtbank het genoemde verband in ieder geval te indirect om afbreuk te doen aan het onderscheidend vermogen van het stiermerk.

Bekend merk: 4.10. Daar komt bij dat tussen partijen vast staat dat het onder 2.2.3 bedoelde woord- /beeldmerk RED BULL ENERGY DRINK, waarvan het stiermerk een element vormt, zeer intensief is gebruikt en daarom een bekend merk is geworden. In het midden kan blijven of ook het stiermerk als gevolg van dat intensieve gebruik een bekend merk is geworden. In ieder geval moet op grond van dat intensieve gebruik worden aangenomen dat het onderscheidend vermogen van het stiermerk door dat gebruik is toegenomen en dat het stiermerk daarom een bovengemiddeld onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Toenemend onderscheiden vermogen: 4.11. (…) Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt namelijk dat een merk dat van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft, onderscheidend vermogen kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van het merk als deel van een ander merk (HvJ EG 7 juli 2005, C-353/03, Have a break). Gelet daarop moet worden aangenomen dat onzelfstandig gebruik van een teken dat van huis uit al wel onderscheidend vermogen heeft, zoals het gebruik van het stiermerk van Red Bull als element van het merk RED BULL ENERGY DRINK, in de gegeven omstandigheden a fortiori moet kunnen worden opgevat als merkgebruik dat het onderscheidend vermogen van het merk doet toenemen. Immers, waar het bij het gebruik van een teken zonder onderscheidend vermogen niet zonder meer voor de hand ligt dat het publiek het teken zal gaan opvatten als een aanduiding van de herkomst van waren of diensten, speelt dat bij een inherent onderscheidend merk als het stiermerk van Red Bull geen rol (vgl. r.o. 4.23 e.v. in reconventie).

Verwarringsgevaar: 4.12. Gegeven het feit dat (i) het stiermerk van Red Bull en het teken van Osborne sterk overeenstemmen, (ii) het teken van Osborne wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het stiermerk van Red Bull is ingeschreven, en (iii) het bovengemiddelde onderscheidende vermogen van het stiermerk van Red Bull, moet worden geconcludeerd dat door het gebruik van het teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het stiermerk en het teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte stierteken op zijn minst zal menen dat de energiedrink van Osborne afkomstig is van Red Bull (indirecte verwarring). Gelet daarop kunnen de overige gronden die Red Bull heeft aangevoerd voor het gestelde verwarringsgevaar onbesproken blijven.

Paraplumerk: 4.13. Het betoog van Osborne en Menken dat Osborne het stierteken gebruikt als “paraplumerk” voor al haar producten en dat dit paraplumerk bekend is bij het publiek, kan niet leiden tot een andere conclusie. Red Bull heeft er namelijk op gewezen dat voor zover het stierteken van Osborne bekend is, het bekend is bij een andere doelgroep dan het relevante publiek met betrekking tot energiedranken. Onder verwijzing naar een door Osborne en Menken in het geding gebracht artikel (productie 24) heeft Red Bull – als zodanig onweersproken – gesteld dat tot de doelgroep van de producten waarvoor Osborne het stierteken in de Benelux gebruikt, te weten Sherry en aanverwante alcoholische dranken, geen jonge consumenten behoren en dat meer dan 84% van de consumenten ouder is dan 50 jaar. Tevens heeft Red Bull onweersproken aangevoerd dat de doelgroep voor haar energiedrank juist voornamelijk bestaat uit tieners en twintigers, althans uit consumenten jonger dan 40 jaar. In het licht daarvan is niet aannemelijk dat het merk van Osborne bekend is bij het relevante publiek. De door Osborne en Menken overgelegde pagina’s uit een “consumenten onderzoek” van Wine Intelligence (productie 8), waaruit volgens Osborne en Menken volgt dat 61% van de Nederlandse bevolking het stierteken associeert met Osborne, kan niet leiden tot een andere conclusie, reeds omdat Osborne en Menken geen inzicht hebben gegeven in de doelgroep en opzet van dat onderzoek.

Vernietiging voorraad: 4.20. De gevorderde vernietiging van de eventueel door Osborne en Menken in de Benelux in voorraad gehouden inbreukmakende producten komt voor toewijzing in aanmerking. Het verweer dat Osborne en Menken niet te kwader trouw zijn, kan in dit verband worden gepasseerd. Kwade trouw is geen vereiste voor toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van artikel 2.22 lid 1 BVIE. Het verweer dat de vernietiging in dit geval disproportioneel is, moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Gegeven het feit dat de verhandeling van de producten, waaronder mede begrepen de export van de producten, zal worden verboden, valt zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet in te zien dat die producten nog van significante waarde zijn voor Osborne en Menken. Ook het verweer van Osborne dat zij geen voorraad in de Benelux aanhoudt, kan niet leiden tot afwijzing van deze vordering jegens haar. Osborne en Menken hebben immers zelf aangevoerd dat de rol van Menken uitsluitend lijdelijk is. Teneinde discussie te voorkomen over de vraag of de bij Menken in voorraad gehouden producten een voorraad van Osborne of een voorraad van Menken zijn, zal de vordering jegens beiden worden toegewezen.

Normaal gebruik BULL: 4.23. Het betoog van Osborne en Menken dat Red Bull het merk alleen heeft gebruikt in combinatie met het woord Red, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan Osborne en Menken menen, is voor de weerlegging van een beroep op vervallenverklaring niet vereist dat het betreffende merk zelfstandig is gebruikt. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bevat, in navolging van artikel 10 lid 1 van de Merkenrichtlijn (richtlijn 2008/95/EG, hierna: MRl), geen beperking in die zin. Het vereist enkel “normaal gebruik” van het merk en daartoe volstaat dat het merk is gebruikt overeenkomstig zijn voornaamste functie, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax, r.o. 36).

4.24. Naar het oordeel van de rechtbank voldoet het bedoelde gebruik van het woord BULL op de producten van Red Bull en in de reclame-uitingen van Red Bull aan de eis dat het dient ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de producten van Red Bull. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat namelijk vast dat het merk BULL inherent onderscheidend vermogen heeft en dat het dus geschikt is om de herkomst van die waren aan te duiden. Gelet daarop moet worden aangenomen dat het publiek het gebruik van het woord BULL zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren. Dat het woord uitsluitend wordt gebruikt in combinatie met het woord RED doet daar niet aan af. Immers valt niet in te zien dat de enkele toevoeging van het woord RED afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van het merk BULL.

Lees het vonnis hier.

Prof. mr. Charles Gielen, NautaDutilh: Noot voor Ars Aequi onder Intel/Intelmark en L'Oreal/Bellure.

"Beide arresten gaan over de bescherming van bekende merken tegen, wat ik nu maar kort aanduid als niet-verwarringsbescherming.

(…) De hier besproken arresten geven na Chevy, Davidoff/Gofkid en adidas/Fitnessworld een aardig totaalbeeld van de niet-verwarringsbescherming. Het gaat dan in het bijzonder om de beoordelingscriteria van het verband tussen merk en teken dat reeds in Chevy en adidas/Fitnessworld  aan de orde was. Verder gaat het om de betekenis van de inbreukcriteria ongerechtvaardigd voordeel trekken uit en afbreuk doen aan onderscheidend vermogen en reputatie en worden er regels gegeven omtrent het bewijs hiervan. In L'Oreal/Bellure wordt dan nog ingegaan op het gebruik van merken in vergelijkingslijsten.

(…) Deze noot is lang uitgevallen, maar het leek goed om beide arresten samen te behandelen, omdat zij een belangrijke stap vormen bij mogelijkheden van de houders van bekende merken om zich te wapenen tegen andere gedragingen dan het veroorzaken van verwarringsgevaar, zoals die zijn gegeven door art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn."

Lees de gehele noot hier.

Rechtbank Middelburg, 22 april 2009, LJN: BJ2415, [Naam eiseres] Vloerdecor V.O.F. tegen [naam gedaagde] Kunststofvloeren V.O.F.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Doorlinken domeinnaam is in Middelburg wel handelsnaamgebruik. “De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.”

Eiseres verkoopt en monteert kunststofvloersystemen. Zij heeft een woordmerk in 1996 ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau. Ook heeft zij die naam als handelsnaam geregistreerd bij de KvK. Gedaagden, die ook kunststofvloeren verkopen, hebben een domeinnaam die lijkt op de domeinnaam van eiseres laten registreren en die doorverwijst naar gedaagdes eigen website. Eisers vorderen gedaagden hoofdelijk te gebieden de domeinnaam aan eisers over te dragen en gedaagden te gebieden ieder gebruik van het woord zoals in de handelsnaam van eisers als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen te staken en gestaakt te houden. De vorderingen worden toegewezen.

“In casu presenteren gedaagden zich via internet met de betreffende handelsnaam, althans een zeer daarop gelijkende naam, en eisers presenteren zich met die handelsnaam via vermelding van de naam op briefpapier en enveloppen, zoals blijkt uit de producties bij de dagvaarding. De door gedaagden gebruikte domeinnaam, die grotendeels overeen stemt met de handelsnaam van eisers, is weliswaar niet de naam van de website van gedaagden, maar dient wel als directe doorgeleiding naar die website. Voorshands kan dan ook worden geconcludeerd dat gedaagden de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ mede gebruiken als naam waaronder zij hun onderneming drijven.
Ten aanzien van het gebruik van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres] vloerdecor’ door eisers wordt nog opgemerkt dat het feit dat zij zich ook nog onder een andere handelsnaam, namelijk [tweede naam eiseres], presenteren niet af doet aan het gebruik als handelsnaam van de naam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloerdecor’.
Dat eisers zich kunnen beroepen op een oudere handelsnaam staat vooralsnog als onweersproken vast.

Voorts dient voor een succesvol beroep op artikel 5 van de Handelsnaamwet sprake te zijn van verwarringsgevaar tussen beide ondernemingen. Ook daarvan is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake. Daartoe wordt overwogen dat het onderscheidende element in de handelsnaam van eisers de combinatie van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ en ‘vloer’ is. Door eisers is onweersproken gesteld dat de gangbare aanduiding voor dit soort vloeren ‘vlokkenvloer’ of ‘chipsvloer’ is, zodat de benaming ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ geen algemeen gebruikelijke aanduiding is voor dergelijke vloeren.
Het gevaar voor verwarring wordt verder versterkt doordat beide ondernemingen hetzelfde soort product verkopen (kunststofvloeren) en bij elkaar in de buurt gevestigd zijn (Goes en Oudenbosch), waardoor aangenomen moet worden dat zij in ieder geval deels hetzelfde afzetgebied hebben.

Gelet op het vorenstaande concludeert de voorzieningenrechter dat het gebruik door gedaagden van de domeinnaam ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren.nl’ in strijd met het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet geschiedt.
De vordering tot overdracht van de domeinnaam is dan ook toewijsbaar als passende wijze van beëindiging van de inbreuk.
Ook de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van de woorden ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloer’ en ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]vloeren’ als handelsnaam en domeinnaam voor het aanprijzen en in de handel brengen van vloeren en vloersystemen is gelet op hetgeen hierboven is overwogen op grond van het in artikel 5 van de Handelsnaamwet toewijsbaar. Voor zover de betreffende vordering strekt tot het staken en gestaakt houden van het woord ‘[naam gebruik bedrijfsnaam eiseres]’ [confetti - IEF]  zal deze worden afgewezen, nu dit woord onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en een algemene term is waar eisers geen rechten op kunnen doen gelden.”

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 10 juli 2009, LJN: BI2335, G-Star International Ltd. c.s. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. (incl. conclusie A-G Verkade)

Update: Zie Herstelarrest Hoge Raad, 4 september 2009, IEF 8167.

Merkenrecht. Verzet door merkhouder (G-Star) tegen verkoop parallel geïmporteerde producten G-star en tegen gebruikmaking van het gemeenschapsbeeldmerk ‘G-star Original Raw Denim’ (het logo op het afgebeelde t-shirt)  in een folder van de Makro. Rechtbank en hof (IEF 4544) wezen de vorderingen van G-Star eerder af, de Hoge Raad verwerpt het beroep van G-Star tegen deze uitspraken.

Deze zaak ligt in het verlengde van de bekende arresten HvJ EG 4 november 1997, C-337/95, NJ 2001, 132 (Dior/Evora) en 23 februari 1999, C-63/97 NJ 2001, 134 (BMW/ Deenik). Daarin kende het Hof aan de outsider/wederverkoper van door de merkhouder (in de EU) rechtmatig in het verkeer gebrachte goederen, in het verlengde van de vrijheid van wederverkoop, ruime maar niet onbeperkte reclamemogelijkheden toe. Merkhouder G-Star leest die arresten zo dat daarin geoordeeld (althans niet uitgesloten) is, dat van het merk in reclame-uitingen uitsluitend gebruik mag worden gemaakt voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waren. Die noodzaak is er volgens G-Star (in elk geval) niet voor gebruik van haar beeldmerk, zodat Makro in haar reclame had moeten volstaan met het gebruik van het woordmerk. De Hoge Raad is het daar niet mee eens.

3.5 Uitgangspunt bij de beoordeling van deze klachten is dat ingevolge art. 7 lid 2 van de Richtlijn 89/104/EEG, art. 13 lid 2 van de Verordening 40/94/EG en art. 2.23 lid 3 BVIE wederverkoop van een product dat door of met toestemming van de rechthebbende in de EER in het verkeer is gebracht, onder het daarmee verbonden merk vrij is, tenzij er voor de houder gegronde redenen zijn zich tegen verdere verhandeling te verzetten. Ingevolge de door het hof vermelde rechtspraak van het HvJEG houdt dit voor de wederverkoper ook de vrijheid in om de verhandeling van dit merkartikel met gebruikmaking van het merk bij het publiek aan te kondigen met dien verstande dat de wederverkoper de verplichting heeft loyaal te handelen tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

Van gegronde redenen zich tegen het gebruik van het merk te verzetten zal voor de merkhouder sprake kunnen zijn als, zeer kort samengevat, (i) de wederverkoper het merk zo gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat een commerciële band tussen hem en de merkhouder bestaat, of (ii) op een wijze die niet overeenstemt met de in de branche van de wederverkoper gebruikelijke wijze van adverteren, dan wel (iii) op een zodanige wijze dat de merkhouder kan aantonen dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk in het reclamemateriaal van de wederverkoper de reputatie van het merk ernstig schaadt. Bij een product of merk met een luxueus en prestigieus imago moet het gerechtvaardigd belang van de merkhouder om beschermd te worden tegen een wijze van reclame maken door de wederverkoper die de reputatie van het merk zou kunnen schaden, worden afgewogen tegen het gerechtvaardigd belang van de wederverkoper om de producten te kunnen doorverkopen met gebruikmaking van de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze van adverteren. Hoewel het hof van oordeel was dat de merken van G-Star geen luxueus en prestigieus imago hebben, heeft het, zoals uit de hiervoor in 3.3 weergegeven overwegingen blijkt, het merkgebruik aan al deze maatstaven getoetst en is het tot de slotsom gekomen dat het gebruik van het woord- en beeldmerk van G-Star door Makro deze toetsing kan doorstaan. Dit oordeel wordt in de onderdelen niet als zodanig bestreden.

3.6 Anders dan de onderdelen betogen bestaat voor een verdergaande toetsing, in het bijzonder aan de maatstaf dat het gebruik van het merk door de wederverkoper noodzakelijk moet zijn, geen rechtsgrond. Voor het bestaan van de "leidende gedachte" als bedoeld in onderdeel 1.1 is geen steun te vinden in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel. Niet in te zien valt dat deze jurisprudentie ruimte zou laten voor de noodzakelijkheidseis die G-Star gesteld wil zien. Deze eis volgt niet uit de algemene loyaliteitseis zoals deze door het HvJEG nader is ingevuld. Zij is niet in overeenstemming met het uitgangspunt in de jurisprudentie van het HvJEG omtrent de uitputtingsregel dat de erkende wederverkoper vrij is het merk te gebruiken mits dit - kort gezegd - geen afbreuk doet aan de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder. In die jurisprudentie is geen enkel aanknopingspunt te vinden voor de in de onderdelen besloten liggende opvatting dat het gebruik van het merk door de erkende wederverkoper terughoudender zou moeten zijn dan dat van de niet erkende wederverkoper. Uit hetgeen in het arrest Dior/Evora (rov. 37) is overwogen volgt immers juist dat door het maken van een dergelijk verschil de doelstelling van de uitputtingsregel in gevaar kan worden gebracht, hetgeen veeleer ertoe noopt de niet erkende wederverkoper ten aanzien van het gebruik van het merk niet aan strengere regels te binden dan de wel erkende. De in het middel subsidiair voorgestane opvatting dat voor het gebruik van het beeldmerk wel een zwaardere toets moet worden aangelegd, kan evenmin worden aanvaard. Voldoende is dat het gebruik van een beeldmerk door een wederverkoper van waren ten aanzien waarvan het merkrecht is uitgeput, wordt getoetst aan de eisen die in de rechtspraak van het HvJEG zijn ontwikkeld voor de "gegronde redenen", zoals hiervoor in 3.5 samengevat.
Bij gebreke van redelijke twijfel over de uitleg van het te dezen van toepassing zijnde gemeenschapsrecht, behoeven over dit een en ander ook geen prejudiciële vragen te worden gesteld aan het HvJEG.
Beide onderdelen zijn dus tevergeefs voorgesteld.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 9 juli 2009, KG ZA 09-1213 SR/PvV, Vereniging Buma & Stichting Stemra tegen Stichting Commerciële Omroep Exploitatie ZuidHolland (SCOEZH) & Fresh FM (met dank aan Marina Benassi, Buma Stemra).
 
Auteursrecht. Webcasting gericht op Nederland. Geschil tussen Buma en Fresh FM, volgens Buma ‘een tegendraadse omroep’, over het betalen van Buma-vergoedingen voor radio, webcasting en feesten. De rechtbank oordeelt dat Fresh FM m.b.t. de radiouitzendingen inmiddels geen betalingsachterstand meer heeft en daarmee dus geen inbreuk maakt op de het Buma-repertoire (‘auteursbeschermde muziekwerken’), maar dat zij door haar webcasting, ondanks, of beter: door de huidige, overeenkomst met PRS, en op enkele feesten nog wel zonder toestemming werken van bij de Buma aangesloten auteurs openbaar maakt of heeft gemaakt.

4.4. Ten aanzien van de webcasting wordt overwogen dat niet is betwist dat op de 9 muziekkanalen op de website van Fresh FM muziekwerken van bij Buma c.s. aangesloten auteurs zijn te horen. Evenmin is in geschil dat het openbaar maken en verveelvoudigen van die muziekwerken niet valt onder de bij de overeenkomst van 18 juni 2008 verleende toestemming. Voor zover Fresh FM c.s. zich voor die toestemming beroept op de licentie die door PRS voor webcasting is verleend wordt op grond van de gedingstukken vastgesteld dat door PRS aan Fresh FM c.s. alleen een licentie is verleend voor het grondgebied van het Verenigd Koninkrijk. Voor webcasting gericht op Nederland, waarvan in het onderhavige geval naar voorlopig oordeel sprake is nu bezoekers van de desbetreffende website in het Nederlands worden uitgenodigd om de muziekkanalen te beluisteren en niet is betwist dat de reclame op de muziekkanalen eveneens in het Nederlands is, is door PRS derhalve geen toestemming verleend. Bij gebreke van enige toestemming voor het gebruiken van de muziekwerken via de webcasting. is het gevorderde verbod tot het openbaar maken van die muziekwerken toewijsbaar.

4.5. Nu Fresh FM c.s. niet beschikt over een toestemming voor het gebruiken van de auteursbeschermde muziekwerken via webcasting zal tevens het voorschot op de daarmee samenhangende schadevergoeding worden toegewezen. Het in dat verband door Buma c.s. gevorderde bedrag van  €1.392.40 komt niet onjuist voor. Aan deze veroordeling zal evenwel de voorwaarde worden verbonden dat Fresh FM  c.s. dit bedrag niet aan Buma c.s. is verschuldigd indien zij binnen twee weken na de betekening van dit vonnis aan Buma  c.s.. aantoont dat PRS, met terugwerkende kracht vanaf mei 2009, ook een licentie verleend heeft voor webcasting door Fresh FM  c.s. gericht op Nederland en dat de voor die licentie verschuldigde vergoeding aan PRS is voldaan. Voor deze voorwaarde wordt aanleiding gezien nu van de zijde van Buma c.s.. ter terechtzitting is verklaard dat zij er geen bezwaar tegen heeft indien Fresh FM c.s. een en ander met PRS zou regelen.

4.6. Ook voor de feesten in het kader van het 10-jarige bestaan van Fresh FM c.s. geldt dat niet betwist is dat daaraan dj's meewerken die zijn aangesloten bij Buma  c.s. en dat voor het openbaar maken van hun muziek toestemming van Buma c.s.. is vereist. Evenmin is in geschil dat het openbaar maken van die muziek niet valt onder de bij overeenkomst van 18 juni 2008 verleende toestemming. Ook daarvoor is dus een aanvullende toestemming vereist.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 10 juli 2009, 2009, 07/13288, Ajax Brandbeveiliging B.V. tegen Ansul B.V. (met dank aan Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten).

Merkenrecht. Arrest inzake Ansul/Ajax. Na ruim 14 jaar komt de procedure Ansul/Ajax tot een einde.
 
Het Hof Amsterdam besliste op 26 juli 2007 na terugverwijzing door de Hoge Raad dat Ansul in de jaren 1989-1994 normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk MINIMAX en dat dit gebruik als ‘werkelijk’ gebruik kan worden bestempeld (IEF 4482). De klachten in deze tweede cassatie kunnen volgens de Hoge Raad niet tot cassatie leiden  en nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling (81 RO).

Lees het arrest hier. Inmiddels ook op rechtspraak.nl, inclusie clonclusie AG: BI3401.

Kamerstukken II 2008/09, 24095, nr. 245. Frequentiebeleid; Motie die ertoe strekt rol en functioneren toezichthouders telecommunicatie en media in kaart te brengen, en mogelijkheden tot samenwerking en fusie te verkennen

Motie van de leden Van Dam en Elias: Overwegende, dat de markten voor telecommunicatie en media steeds sterker convergeren;overwegende, dat convergentie van het toezicht op deze markten dan ook voor de hand zou liggen; constaterende, dat het kabinet er desondanks voor kiest alles bij het oude te laten;

overwegende, dat er meerdere toezichthouders actief zijn op de markten voor telecommunicatie en media, zoals de OPTA, het Commissariaat voor de Media, het Agentschap Telecom, het College van Toezicht Auteursrecht en anderen;

verzoekt de regering een brief waarin de rol en het functioneren van alle toezichthouders op het gebied van telecommunicatie en media in kaart worden gebracht en waarin de mogelijkheden van nauwere samenwerking en op langere termijn fusie van toezichthouders op dit gebied worden verkend

Lees de motie hier.