Rechtbank 's-Gravenhage 19 december 2012, zaaknr. 407402 / HA ZA 11-2675 (Vereniging BUMA-Stichting Stemra tegen Souren) (EN)
Uitspraak ingezonden door Anja Kroezen, Buma Stemra.
Zie ook IEF 12159 en het dossier 'nederland.fm'. Het Nederland.fm-vonnis is inmiddels vertaald in het Engels. Lees hieronder de belangrijkste overwegingen uit het vonnis in het Engels.

4.5 The radio streams are presented to the users of Souren's websites as a result of Souren's intervention, making the musical works these include accessible to a public other than the public which Buma/Stemra intended when it granted the radio stations permission for the use of those musical works. This is because Souren's websites are different audio-visual products than the radio station's websites and they therefore have a different public. In addition to this, it has been established that Buma/Stemra was not targeting the users of Souren's websites when it granted the radio stations permission to communicate the musical works to the public. Buma/Stemra has explicitly submitted that the license which it grants radio stations does not entail permission for the use of the radio streams as part of third parties' websites. In this connection, Buma/Stemra for example referred to the information which it publishes on the use of radio broadcasts on internet (Buma/Stemra's exhibit 16), in which it distinguishes between the fees for radio stations and the fees for radio portals. Souren has insufficiently disputed the accuracy of that claim. When questioned on this subject during the hearing of the parties, Souren declared that he had no information on the licence agreements between Buma/Stemra and the radio stations.

4.14 The District Court is aware that the way in which Souren's modus operandi has been formulated could raise eyebrows, from a copyright perspective, on the interpretation of the term 'communication to the public' in the sense of article 3 of the Copyright Directive (Directive 2001/29/EC). When questioned on this subject during the hearing of the parties, Souren declared that he would therefore like the District Court to refer questions to the European Court of Justice for a preliminary ruling. The District Court will however not do so in this case and has also decided not to wait for the answers to the questions recently referred to that Court by a Swedish court of appeal (Svea Hovrätt) in a case which is in some respect comparable (Request for a preliminary ruling of 18 September 2012, C466/12, Svenson et al - Retriever Sverige). This is because, during the hearing of the parties, Buma/Stemra explicitly declared that it dit not wish the District Court to refer such questions, as it wanted a quick decision. That interest should have priority in this case.

Plechtige zitting 4 juli 2013, nr. 85/13 - persbericht
Uit het persbericht: Na de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, op 1 juli 2013, hebben de vertegenwoordigers van de lidstaten van de Europese Unie bij besluit van 1 juli 2013 de heer Siniša Rodin voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 6 oktober 2015 tot rechter in het Hof van Justitie en mevrouw Vesna Tomljenović voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 31 augustus 2013 tot rechter in het Gerecht benoemd.

Curriculum vitae van de nieuwe rechters
Siniša Rodin
geboren in 1963; afgestudeerd aan de universiteit van Zagreb (licentiaat in 1986, maîtrise in 1991 en doctoraat in 1995); L.L.M. van de University of Michigan Law School (1992); Fulbright Fellow en Visiting Scholar aan de Harvard Law School (2001-2002); gasthoogleraar aan de Cornell Law School (2012); adjunct-hoogleraar en eerste adjunct-hoogleraar (1987-1998); docent (19982001) en hoogleraar (1999-2013) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Zagreb; bekleder van de Jean Monnet-leerstoel en bekleder van de Jean Monnet-leerstoel ad personam (2006-2013); lid van de Kroatische commissie voor grondwetsherziening, voorzitter van de werkgroep toetreding tot de Europese Unie (2009-2010); lid van het Kroatisch team dat de onderhandelingen over de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie heeft gevoerd (2006-2011); auteur van verscheidene publicaties.

Vesna Tomljenović
geboren in 1956; gediplomeerde van de universiteit van Rijeka (Maîtrise 1979) en van de universiteit van Zagreb (LL.M., 1984; doctoraat in de rechtswetenschap, 1996); assistent-hoogleraar (1980-1998), adjunct-hoogleraar (2003-2009) en hoogleraar (2009-2013) aan de rechtenfaculteit van de universiteit van Rijeka; adjunct-hoogleraar aan de economische faculteit van de universiteit van Rijeka (1990-2013); voorzitter van de Kroatische vereniging voor vergelijkend recht (2006-2013).

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van 33 oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE serie april 2013.

Hof van Beroep Brussel 26 juni 2013, zaaknr. 2012/AR/2164 (Protea Biopharma tegen BBIE)
Merkenrecht. Afwijzing. Eiseres heeft het woordmerk 4ME gedeponeerd voor farmaceutische en medische producten/diensten. Het BBIE weigert de inschrijving omdat het beschrijvend van aard is, "het kan immers dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de waren; de spellingswijze heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op".

Geklaagd wordt over de beperkte motivering van de voorlopige weigeringsbeslissing, deze is nauwelijks meer dan met een stereotiepe formule waarmee wordt verwezen naar de verdragsregels die de absolute weigeringsgronden bepalen. Daaraan wordt voorbij gegaan. Het besluit luidt dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten. De gemiddelde consument in de Benelux voldoende is vertrouwd is met de Engelse taal om 4ME na vertaling te vatten in hun gewone betekernis.

Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelfs zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’. De vordering wordt verworpen.

23. Zodoende, zelfs indien de definitieve weigeringsbeslissing ontoereikend is gemotiveerd, dan nog kan de BOlE tijdens de rechtspleging voor het hof alle relevante feiten en beschouwingen aanvoeren dat staving van het standpunt dat de absolute weigeringsgronden zich tegen de inschrijving van het merk verzetten. Zou de BOlE die pertinente feiten en verdragsregels niet aanvoeren, dan zou het hof dit ambtshalve dienen te dien indien het de overtuiging is toegedaan dat er effectief een absolute weigeringsgrond voorhanden is.

32. Het door eiseres gedeponeerde teken is samengesteld uit één cijfer en twee letters, die geheel tegen elkaar zijn geschoven, zonder enige ornamentele component, achtergrond of kleur. Het vertoont geen enkel opvallend visueel kenmerk en kan niet anders worden gepercipieerd dan in een verbaal cognitieve context. Het kan na perceptie niet anders worden geduid dan door het uit te spreken. Dat die perceptie ook voor ogen stond bij de keuze van het teken, moge ook blijken uit het feit dat de drie tekens (4, M en E) zonder meer tegen elkaar werden geschoven, zodat ze ook als één geheel worden voorgesteld.

33. Uit één en ander volgt dat de onderscheidende kracht van het teken 4ME moet worden beoordeeld vanuit zijn verbaal cognitieve perceptie door het doelpubliek.
(...)
Evenwel ziet die bewering over het hoofd dat wanneer het doelpubliek met een dergelijk verbaal cognitief teken wordt  geconfronteerd en er geen enkele andere aandachtstrekker mee verbonden is, het precies zal trachten er een uitspreekbare betekenis aan te geven.

34. Het Iijdt geen twijfel dat de gemiddelde consument op het territorium van de Benelux voldoende vertrouwd is met de Engelse taal om die woorden na vertaling te vatten in hun gewone betekernis. Daarenboven kent ook in de Benelux de ‘sms-taal’ of ‘chat-taal’ ruime verspreiding, waardoor verschillende woorden, al dan niet gecombineerd met cijfers, worden afgekort tot één letter en die aldus samengevoegde tekens een zinsdeel of zelft zin uitdrukken. In dit geval zal het doorsnee publiek in het teken een Engelse afkorting herkennen en het percipiëren als ‘for you’, vertaald als ‘voor u’ of ‘pour toi’.
Dit zal des te meer het geval zijn, nu, zoals verweerster aangeeft, de afgekorte woordterm ‘4me’ in vele combinaties wordt gebruikt door ondernemingen die heel verschillende waren of diensten aanbieden.

36. Het besluit luidt dan dat 4ME als teken volkomen banaal is en niets ongewoons heeft ten aanzien van de betrokken waren en diensten waardoor het deze zou kunnen doen herkennen als afkomstig van de onderneming van eiseres.

Maandelijks publiceren we een overzicht van personalia-berichtgeving die eerder in het kort nieuws voorbij is gekomen.

Jurist Alberty Kattenberg verlaat na 22 jaar Boekverkopersbond, treedt af als counsel en treedt toe tot Bousie advocaten
Alberty Kattenberg, tot voor kort de huisjurist van de Koninklijke Boekverkopersbond, en Bousie advocaten hebben besloten de handen ineen te slaan. Op 1 juli 2013 treedt Alberty toe tot Bousie advocaten, als zogenaamde of counsel. Hij zal als jurist verbonden zijn aan Bousie advocaten.

Rik Geurts naar Van Iersel Luchtman advocaten
Per 1 juli 2013 stapt Rik Geurts over van QuestIE Advocatuur naar het Noord-Brabantse Van Iersel Luchtman Advocaten om daar als partner de sectie IE & ICT te versterken. Na een loopbaan als onderzoeker bij het Institute for Law and Technology aan de Universiteit van Tilburg, ging Geurts eerst aan de slag als advocaat bij een groot Nederlands advocatenkantoor. In 2010 stond hij aan de wieg van nichekantoor QuestIE, waar hij zich toelegde op de advisering rond ICT-zaken. Geurts brengt zijn praktijk onder bij Van Iersel Luchtman Advocaten, zodat hij zijn cliënten voortaan ook op andere gebieden kan bedienen.

Anouk Siegelaar neemt namens de BNO zitting in bestuur Pictoright
Anouk Siegelaar, jurist bij de BNO, maakt sinds 3 juni deel uit van het bestuur van Pictoright. Met haar benoeming volgt zij namens de BNO Rob Huisman op in het bestuur van de auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland. Pictoright int jaarlijks de collectieve rechten voor makers en verdeelt deze vervolgens onder hen. Ontwerpers en illustratoren van werken die voorkomen in boeken, tijdschriften, kranten, cd/dvd/blueray-hoesjes, of op televisie kunnen zich kosteloos bij Pictoright aanmelden voor een eventuele vergoeding. Enige voorwaarde is dat de maker zelf de rechten heeft. Als je rechten overdraagt, maak dan een voorbehoud voor de collectieve rechten.

Hugo Atzema en Mathieu Paapst verbonden aan ICTRecht
Per 1 mei zijn Hugo Atzema en Mathieu Paapst verbonden aan juridisch adviesbureau ICTRecht.nl.

Hugo Atzema werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht. In 2012 heeft hij aan de Rijksuniversiteit Groningen de master Recht & ICT (Informaticarecht) afgerond. Zijn scriptie schreef hij over de Cookiewet waarin hij onder andere in ging op het verschil tussen de Britse en de Nederlandse implementatie van de Europese cookieregels. Over dit onderwerp is ook een publicatie verschenen van zijn hand in het Tijdschrift voor Internetrecht.

Naast interesse in cookies heeft Hugo een brede interesse op het gebied van IT en recht. Hij zal zich binnen ICTRecht met name bezighouden met cloudrecht.

Tevens vanaf mei is Mathieu Paapst als wetenschappelijk adviseur verbonden aan ICTRecht. Daarbij richt hij zich op ICT-aanbestedingen en -inkoop, auteursrecht, privacyrecht, en bestuurskundige onderzoeksvragen. Mathieu is tevens werkzaam als universitair docent bij het Centrum voor Recht en ICT van de Rijks­unive­rsiteit Groningen. Hij is veran­twoor­delijk voor onderwijs en onderzoek op het gebied van inter­netrecht, internet governance, infor­matie­manag­ement en digitale overheid.

In zijn wetenschappelijk onderzoek staan de lever­ancie­rsona­fhank­elijk­heid en de inter­opera­bilit­eit binnen de digitale wereld centraal. Hij onderzoekt dit zowel op het gebied van ICT- aanbestedingen alsook op het gebied van internet governance. Hij promoveerde in januari 2013 op een multi­disci­plinair onderzoek naar de doorw­erking van open ICT-beleid binnen de aanbestedingspraktijk. Hij is Fellow bij OpenForum Academy, bestuurslid van Internet Society (ISOC), en expert voor de ICT-branche bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

BBIE Richtlijnen oppositie, versie 1 juli 2013. (franstalig)
Deze richtlijnen zijn bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het BVIE, het Uitvoeringsreglement en de regels van de DG.

Deze richtlijnen bevatten een gedetailleerde toelichting bij de behandeling van de opposities. Het doel is met name de gebruiker over de administratieve procedure te informeren, het verloop van de procedure uiteen te zetten en nadere toelichting over een aantal inhoudelijke aspecten te verschaffen.

Zoveel mogelijk wordt de volgorde van het Uitvoeringsreglement en het Verdrag aangehouden, waarbij onderwerpen vanuit verschillende oogpunten belicht worden. Dit document is dan ook bedoeld als naslagwerk bij specifieke vragen over de oppositieprocedure. Hoofdstuk 13 (Verloop procedure) geeft een samenvatting van het verloop van de procedure en is in die zin op te vatten als een algemeen hoofdstuk.

De richtlijnen zijn nadrukkelijk bedoeld als een toelichting op de werkwijze van het Bureau en zijn ondergeschikt aan de teksten van het Verdrag, het UR en de regels van de DG, deze blijven derhalve leidend. Indien een wijzigingen van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: “BVIE”) dan wel het Uitvoeringsreglement (hierna: “UR”) het
noodzakelijk maakt om de richtlijnen aan te passen, dan zal er een nieuwe versie van de Richtlijnen gepubliceerd worden. Op de website van het Bureau is altijd de meest recente versie te vinden, met waar nodig een toelichting inzake een eventuele overgangsregeling.

Een bijdrage van Machteld Robichon, SOLV.
Mediarecht. Citaatrecht. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft vorige week aan de Tweede Kamer een voorstel tot wijziging van de Mediawet gezonden.

Interessant in dit voorstel is de voorgenomen wijziging van artikel 5.4 eerste lid Mediawet, de zogenaamde ‘flitsenregeling’. De flitsenregeling houdt kortgezegd in dat aanbieders van omroepdiensten, tegen betaling, gebruik mogen maken van korte fragmenten (90 seconden) van evenementen van groot belang waarvan de exclusieve rechten bij een andere omroepdienst liggen. De fragmenten mogen alleen gebruikt worden voor algemene nieuwsprogramma’s.

De voorzieningenrechter oordeelde in een procedure die de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (“ROOS”) tegen Eredivisie Live had aangespannen dat het recht in artikel 5.4 lid 1 Mediawet niet tevens het recht inhoudt om het beeldmateriaal uit te zenden [red. ECLI:NL:RBUTR:2010:BM4200]. ROOS mocht dus wel de korte fragmenten van voetbalwedstrijden opvragen, maar voor daadwerkelijke uitzending was toestemming nodig van Eredivisie Live. Deze toestemming werd niet verleend.

Volgens de Staatsecretaris is deze uitleg van de rechter niet in overeenstemming met de wet, en om ‘aan deze onduidelijkheid een einde te maken’ wordt de zinsnede ‘en mag deze verspreiden’ toe gevoegd aan het wetsartikel.

‘Aldus wordt ondubbelzinnig duidelijk gemaakt dat artikel 5.4 zowel een recht op toegang tot korte fragmenten biedt als een recht op het gebruik daarvan.’

Na invoering van deze wijziging zullen omroepdiensten dus met een beroep op artikel 5.4 eerste lid MW korte fragmenten kunnen opvragen en uitzenden. Hiermee zullen de regionale omroepen alsnog de beoogde fragmenten kunnnen laten zien. De flitsenregeling is dan geen dode letter meer.

Machteld Robichon

BGH 13 december 2012, I ZR 23/12 (Bolerojäckchen)
Uitspraak getipt door Bartosz Sujecki, Boels Zanders.
Duitsland. Ongeregistreerd gemeenschapsmodel. Fashion. In het kort: De partij die zich beroept op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel draagt de bewijslast dat zij rechthebbende is. Het feit dat zij het model openbaar heeft gemaakt, is geen vermoeden dat zij tevens rechthebbende is.

15. c) Entgegen der Ansicht der Revision kommt es für die Frage, wer Inhaber des nicht eingetragenen Geschmacksmusters ist, nicht darauf an, wer es erstmalig der Öffentlichkeit innerhalb der Union im Sinne des Art. 11 GGV zugänglich gemacht hat. Der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung ist nichts dafür zu entnehmen, dass das Recht an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht dem Entwerfer, sondern demjenigen zusteht, der es der Öffentlichkeit innerhalb der Union erstmalig zugänglich gemacht hat.

16. d) Zugunsten desjenigen, der das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster erstmals im Sinne des Art. 11 GGV zugänglich gemacht hat, streitet auch keine Vermutung, rechtmäßiger Inhaber zu sein.

17. aa) Eine solche Vermutung ergibt sich nicht aus Art. 17 GGV. Die Bestimmung sieht eine Vermutung nur zugunsten desjenigen vor, der als Inhaber eingetragen oder - vor der Eintragung - in dessen Namen die Anmeldung eingereicht worden ist.

18. Die Vorschrift ist auf das nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auch nicht entsprechend anwendbar (vgl. Ruhl aaO Art. 11 Rn. 10; Auler in Büscher/Dittmer/Schiwy aaO Art. 17 GGV Rn. 1; Rother aaO S. 85, 91). Sie knüpft an den für Registerrechte typischen Anmelde- und Eintragungsvorgang an, den es bei dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht gibt. Der Anmeldung und Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann die Offenbarung im Sinne des Art. 11 GGV in ihrer Bedeutung auch nicht gleichgesetzt werden. Die Offenbarungshandlung erlaubt keinen Rückschluss auf die Inhaberschaft an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster, weil sie von jedem beliebigen Dritten - auch von einem Händler, der die dem Klagemuster entsprechenden Waren in sein Sortiment aufnimmt - vorgenommen werden kann. Die Offenbarungshandlung nach Art. 11 GGV setzt nicht die Angabe desjenigen voraus, der die Rechte an dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Anspruch nimmt. Insoweit unterscheidet sich Art. 11 GGV von den Vermutungstatbeständen des § 10 UrhG und des Art. 15 RBÜ, die eine Urheberbezeichnung erfordern

23. 2. Das Berufungsgericht hat rechtsfehlerfrei angenommen, die Klägerin habe nicht bewiesen, dass ihre Arbeitnehmerinnen M., E. und W. das Klagemuster entworfen hätten. (...)30. (...) Zur Verteilung der Beweislast für die Inhaberschaft an einem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist die richtige Anwendung des Unionsrechts derart offenkundig, dass kein Raum für einen vernünftigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Rechtsfrage bleibt (st. Rspr.; vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 16 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.). Diesem Ergebnis steht auch nicht die Entscheidung der Rechtbank 's-Gravenhage (Urteil vom 7. Januar 2005 - KG 04/1369, oben Rn. 19) entgegen. Es handelt sich um eine Entscheidung eines erstinstanzlichen Gerichts in einem Verfügungsverfahren, in der Art. 85 Abs. 2 Satz 1 GGV eine Vermutungswirkung im Hinblick auf die Rechtsinhaberschaft nur beiläufig und ohne weitere Begründung entnommen wird.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:
A) Airbus / OHMI (NEO) - Bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw te toetsen
B-C) GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes / american blend sur fond bleu / rouge) - Beperkt onderscheidend vermogen ouder merk; totaalindruk geldt ook voor blauw en rood
D) Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN) - Aanvullende overwegingen kunnen niet leiden tot vernietiging
E) ALOA vs ALOHA 100% Natural

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-236/12 (Airbus / OHMI (NEO))  - dossier
A) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1387/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 23 februari 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de onderzoeker om het woordmerk „NEO” in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 7, 12 en 39. Het beroep wordt gedeeltelijk afgewezen. De kamer van beroep heeft haar bevoegdheid overschreden door ambtshalve opnieuw de absolute weigeringsgronden te toetsen.

25 Het is juist dat verzoekster in de onderhavige zaak beroep tot nietigverklaring van de beslissing van de onderzoeker in haar geheel heeft ingesteld bij de kamer van beroep, maar dit neemt niet weg dat de kamer van beroep volgens artikel 59, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 enkel rechtmatig uitspraak kon doen over verzoeksters vorderingen voor zover die door de lagere instantie waren afgewezen.

26 Hieruit volgt dat de kamer van beroep haar bevoegdheid, zoals die is gedefinieerd in artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 juncto artikel 59, eerste zin, van deze verordening, heeft overschreden doordat zij de gemeenschapsmerkaanvraag met betrekking tot de in deze aanvraag vermelde diensten ambtshalve opnieuw aan de absolute weigeringsgronden van artikel 7 van verordening nr. 207/2009 heeft getoetst, en zij heeft vastgesteld dat het aangevraagde merk ter aanduiding van die diensten elk onderscheidend vermogen miste in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van deze verordening.

67 Aangezien het eerste middel, dat op schending van artikel 64, lid 1, en artikel 59 van verordening nr. 207/2009 is gebaseerd, gegrond is, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd voor zover daarbij is vastgesteld dat het aangevraagde merk beschrijvend van aard is en elk onderscheidend vermogen mist in de zin artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 2, van verordening, nr. 207/2009, wat de diensten van klasse 39 betreft, waarvoor inschrijving door de onderzoeker was toegestaan. Aangezien de andere middelen ongegrond zijn, moet het beroep voor het overige worden verworpen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-78/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE brunes)) - dossier
B) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk dat de woordelementen „LIBERTE brunes” bevat, voor waren van de klassen 25, 30 en 34, strekkende tot vernietiging van beslissing R 2109/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 december 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende weigering van inschrijving van dat merk in het kader van de oppositie van de houder van de communautaire woord- en beeldmerken die de woordelementen „LA LIBERTAD” bevatten, voor waren van de klassen 14 en 34. Het beroep wordt afgewezen. Een beperkt onderscheidend vermogen van een ouder merk kan alsnog tot verwarringsgevaar leiden, doordat de tekens en de waren overeenstemmen.

51 Zu dem Vorbringen, das Wort „LIBERTAD“ sei ein Begriff der spanischen Alltagssprache und weise daher eine geringe Kennzeichnungskraft auf, ist festzustellen, dass die geringe Kennzeichnungskraft einer Marke in Bezug auf die von dieser Marke erfassten Waren zu beurteilen ist. Im vorliegenden Fall ist der Begriff „LIBERTE“ für die betreffenden Waren nicht beschreibend und steht mit diesen in keinem unmittelbaren Zusammenhang, wie die Beschwerdekammer ebenfalls in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung konstatierte. Folglich ist dieses Vorbringen nicht begründet.

52 Jedenfalls steht die Anerkennung einer nur geringen Kennzeichnungskraft der älteren Marke nicht der Feststellung entgegen, dass im vorliegenden Fall Verwechslungsgefahr besteht. Zwar ist die Kennzeichnungskraft der älteren Marke bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, doch stellt sie nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar. Auch im Fall einer älteren Marke mit nur geringer Kennzeichnungskraft kann deshalb insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen und der Waren Verwechslungsgefahr bestehen (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM], T‑134/06, Slg. 2007, II‑5213, Randnr. 70 und die dort angeführte Rechtsprechung).

53 Nach alledem ist der einzige Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-205/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond bleu))  - dossier en Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-206/12 (GRE / OHMI - Villiger Söhne (LIBERTE american blend sur fond rouge))  - dossier

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-106/12 (Cytochroma Development / OHMI - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN))  - dossier
D) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „ALPHAREN” voor waren van klasse 5 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R1235/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 2 december 2011 houdende verwerping, voor de tweede maal, van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van de nationale woordmerken „ALPHA D3” voor waren van klasse 5 is ingesteld, na de gedeeltelijke vernietiging van de aanvankelijke beslissing bij het arrest van het Gerecht van 9 februari 2011 in zaak T-222/09, Ineos Healthcare/BHIM - Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN). Het beroep wordt toegewezen. De beslissing is volledigheidshalve aangevuld met overwegingen, deze aanvullende overwegingen kunnen niet tot de vernietiging leiden.

55 First, however, it is apparent from paragraph 59 of the contested decision that, according to the Board of Appeal, the information filed solely by the parties in the proceedings which led to the 2009 decision, together with the information filed by Teva in reply to the Board of Appeal’s communication, was sufficient for it to rule on the similarity of the goods at issue, with no need to rely on the documents discovered through its own preliminary investigation.

56 Secondly, that finding is borne out by paragraphs 65 to 78 of the contested decision, from which it is clear that, for the purposes of assessing the similarity of the goods at issue, the Board of Appeal did not rely on the information which had made the 2009 decision unlawful. It follows that the Board of Appeal’s considerations in paragraphs 42, 47 and 58 of the contested decision must be regarded as having been included for the sake of completeness.

58 Consequently, the present plea must be rejected as ineffective.

59 It follows from all of the foregoing that the contested decision must be annulled.

Gerecht EU 3 juli 2013, zaak T-243/13 (Warsteiner/OHMI (ALOHA 100% NATURAL)) - dossier
E) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met de woordelementen „ALOHA 100 % NATURAL” voor waren van klasse 32 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1058/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 maart 2012 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „ALOA” voor waren van klasse 32. Het beroep wordt afgewezen, omdat er verwarringsgevaar bestaat.

38 Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass zum einen die in Rede stehenden Waren identisch sind und zum anderen die einander gegenüberstehenden Zeichen insgesamt ähnlich sind. Insbesondere weisen diese Zeichen einen gewissen Grad an visueller Ähnlichkeit, der zumindest als ein mittlerer Grad eingestuft werden kann, und einen erhöhten Grad an klanglicher Ähnlichkeit auf. Im Übrigen ist daran zu erinnern, dass das Wort „ALOHA“, das das dominierende Element der angemeldeten Marke bildet, die ältere Marke vollständig wiedergibt und bloß den zusätzlichen Buchstaben „H“ enthält, der nicht geeignet erscheint, beim relevanten Publikum eine hinreichende Wirkung zu erzeugen.

Supreme court of appeal of South Africa 28 februari 2013, 187/12 [2013] ZASCA 3 (Adidas AG and Another v Pepkor Retail Ltd)
Zie eerder IEF 10695. Merkenrecht. "Passing off". Adidas beroept zich op haar bekende drie parallelle strepenmerk. Pepkor gebruikt twee of vier parallelle strepen op haar sportschoenen.

Het gebruik van twee en vier evenwijdige strepen op schoenen wordt als merkgebruik aangemerkt en niet als versiering of ter verfraaiing. Het is niet ontoelaatbaar dat Adidas de omvang van haar merkrechten oprekt. Het feit dat het drie-strepen-merk van Adidas zo bekend is, vergroot het verwarringsgevaar.

De tekens van Pepkor, bestaande uit twee brede strepen, zijn overduidelijk anders en niet verwarringwekkend gelijk aan de merken van Adidas. Twee schoenen van Pepkor met vier strepen erop maken wel inbreuk op de merkrechten en het wordt Pepkor verboden om deze schoenen aan te bieden alsof zij van Adidas af (kunnen) komen.

[11] The first appellant alleged that the respondent was infringing its rights in terms of s 34(1)(a) of the Act by using two and four parallel stripes of a particular configuration on six different items of sporting footwear, which included five trainers and one soccer boot5 and are depicted in the schedule at the end of this judgment.6 These are -
(1) The LDS Sports shoe bearing four stripes (annexures TB8 and AA16); [red. niet toegestaan]
(2) The Mens’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB9 and AA17); [red. niet toegestaan]
(3) The soccer boot bearing four stripes (annexures TB10, AA18 and AA19); [red. wel toegestaan]
(4) The Boys’ ATH Leisure shoe bearing four stripes (annexures TB11, AA20 and AA21); [red. wel toegestaan]
(5) The ‘Hang Ten’ shoe bearing two stripes (annexures TB12, AA22 and AA23); [red. wel toegestaan]
(6) The ‘Girls Must Have’ shoe bearing two stripes (annexures TB13, AA24 and AA25). [red. wel toegestaan]

[25] When making the comparison it is permissible to refer to the trademarks as they are applied to the appellants’ sporting footwear. When this is done, it is immediately apparent, on first impression, that the four stripe marks on the respondents soccer boot (TB10) and the respondent’s Boys ATH Leisure Shoe (TB11) and the two stripe marks on the respondent’s ‘Hang Ten’ sports shoe (TB12) and the respondent’s ‘Girls Must Have’ shoe (TB13) are not similar to the first appellant’s trademarks and consequently that there is no likelihood of deception or confusion. That leaves the four mark stripe on the LDS Sportshoe (TB8) and on the Men’s ATH Leisure Shoe (TB9).

[34] It will be convenient to deal first with the alleged passing off of the ‘Hang Ten’ and ‘Girls Must Have’ shoes as the Superstar shoe. The most prominent feature of the Superstar shoe is obviously the three stripe trade mark. In my view the two stripe marks on the respondent’s shoes, which are widely spaced, are clearly different from the stripes on the Superstar shoes and are not confusingly similar to the appellants’ trade mark. In addition the Superstar shoe prominently features the adidas name and trefoil device on the back of the heel , the tongue of the shoe and the insole, while the respondent’s shoes prominently feature the ‘Hang Ten’ and ‘actif’ trademarks on the back of the heel, the tongue of the shoe and on the insole. The marks on the respondent’s shoes therefore clearly identify the products in such a way that the notional purchaser of the shoes would not be misled. The appellants have therefore not made out a case of passing off in respect of the Superstar shoe.

[39] (...) The order of the court a quo dismissing the application with costs is set aside and replaced by the following order:
‘(a) The respondent is interdicted and restrained from infringing the first applicant’s rights acquired by the registration of trade-marks numbers 1957/01959, 1995/12283, 1980/6446 and 2000/18582 (‘the registered trademarks’) by using in the course of trade in relation to goods for which the registered trademarks are registered, a mark consisting of four parallel stripes of a colour or material different from the colour or material of the footwear, and on the outside of the uppers of the footwear, to which they are applied, as represented in annexures TB8 and TB9 to the founding affidavit of Timothy George James Behean (‘the infringing marks’) or any other mark so nearly resembling the registered trademarks as to be likely to deceive or cause confusion as contemplated in s 34(1)(a) of the Trade Marks Act 194 of 1993 (‘the Act’);

Lees de uitspraak hier (pdf)