Have a break...
Een opmerkelijke uitspraak. Nestlé heeft in het Verenigd Koninkrijk de slagzin “Have a break… have a Kit Kat” ingeschreven. Later doet zij een aanvraag voor het merk HAVE A BREAK. Concurrent Mars stelt oppositie in, zich beroepend op art. 3 lid 1 sub b van Richtlijn 89/104.
Uiteindelijk weet de rechter in hoger beroep het ook niet meer en stelt de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie: “Kan een merk onderscheidend vermogen in de zin van art. 3 lid 3 van richtlijn en art. 7 lid 3 van de Verordening verkrijgen na of ten gevolge van het gebruik van dat merk als deel van of in samenhang met een ander merk?”
Het Hof heeft slechts 33 overwegingen nodig en vindt van wel.
26. Wat de verkrijging van het onderscheidend vermogen door gebruik betreft, moeten de betrokken kringen de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeren op basis van het gebruik van het teken als merk (arrest Philips, reeds aangehaald, punt 64).
27. Om te kunnen voldoen aan laatstgenoemde voorwaarde, die in het hoofdgeding aan de orde is, hoeft het merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, niet noodzakelijkerwijs zelfstandig te zijn gebruikt.
28. Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bevat immers geen beperking in die zin en doelt enkel op „het gebruik dat [...] is gemaakt” van het merk.
29. De uitdrukking „gebruik van het teken als merk” moet derhalve aldus worden begrepen dat zij enkel betrekking heeft op het gebruik van het teken met het oog op de identificatie door de betrokken kringen van de waar of de dienst als afkomstig van een bepaalde onderneming.
30. Een dergelijke identificatie, en dus de verkrijging van onderscheidend vermogen, kan zowel voortkomen uit het gebruik, als deel van een ingeschreven merk, van een element van dit laatste, als uit het gebruik van een afzonderlijk teken in samenhang met een ingeschreven merk. In de twee gevallen is het voldoende dat de betrokken kringen de waar of de dienst die wordt aangeduid met het enkele merk waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, ten gevolge van dit gebruik daadwerkelijk percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.
31. Er zij aan herinnerd dat alle factoren moeten worden onderzocht waaruit kan blijken dat het merk geschikt is geworden om de betrokken waar of dienst te identificeren, en dat bij deze beoordeling rekening kan worden gehouden met onder meer het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de omvang van de investeringen die de onderneming heeft gedaan voor de promotie ervan, het aandeel van de betrokken kringen dat op basis van het merk de waar of de dienst identificeert als afkomstig van een bepaalde onderneming, alsmede de verklaringen van kamers van koophandel en industrie of van andere beroepsverenigingen (arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punten 49 en 51).
32. Derhalve moet de prejudiciële vraag aldus worden beantwoord dat een merk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn kan verkrijgen ten gevolge van het gebruik van dit merk als deel van of in samenhang met een ingeschreven merk.
Het aandachtsniveau van een motorrijder
Arrest van het Gerecht van eerste aaanleg, T-385/03 (Miles International / OHMI - Biker Miles (Biker Miles) Op grond van haar woordmerk MILES, ingeschreven voor "kledingstukken, waaronder sportkleding" van klasse 25 heeft Miles International met succes opppositie ingesteld tegen de inschrijving van het beeldmerk "BIKER MILES" voor de waren van klasse 25.
De Tweede kamer van Beroep heeft het beroep van Biker Miles toegewezen. Zij is van mening dat "de betrokken consumenten bijzonder belang hechten aan het functionele karakter van deze speciale kledingstukken en aan de erdoor verschafte veiligheid, en dat zij dus blijk geven van een verhoogd aandachtsniveau". Bovendien acht zij de tekens verschillend.
Het GvEA denkt hieranders over. Hoewel het juist is dat het aandachtsniveau van de betrokken consument kan varieren naar gelang van de soort waren of diensten waar het om gaat, gaat dat argument hier niet op omdat "uit de omschrijving van de waren in de inschrijvingsaanvraag kan evenwel niet worden afgeleid dat de kledingstukken waarop de aanvraag betrekking heeft, naast de functie ervan kenmerken bezitten waardoor zij zich onderscheiden van kledingstukken in het algemeen".
Kortom: nu Biker Miles haar aanvraag niet heeft beperkt tot specifieke kleding heeft de betrokken consument geen hoog aandachtsniveau. Het GvEA heeft bovendien geoordeeld dat er sprake is van overeenstemming. Het woordelement "MILES" is het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk en is identiek aan het merk MILES. De les is: schrijf het (Gemeenschaps)merk niet zomaar in, maar denk goed na over de omschrijving van de waren en dienstenklassen. Een te ruime omschrijving kan nadelig uitpakken. Lees arrest.
Faits divers
Geluid eendengekwaak toch geen merk. Bejaarde kaper. Mad Bat. De langste, hardste bedden…Lees erover in de nieuwste editie van de Shield Mark Nieuwsbrief (met bronvermelding).
Ondertussen in Irak
Tussen alle berichten over zelfmoordaanslagen en ontvoeringen, nu eens goed (IE-)nieuws uit Irak. Informatieve e-mail van Iraaks merkenbureau: Iraq- Re- organizing the Trademark Office
Dear Sirs,
According to the Council of Ministers, a decision was issued as of 30 May 2005, in which the TMO came under the custody of the Ministry of Industries,while earlier it was a separate organization.Accordingly, the filing procedure is suspended until the transfer of the files. As far as renewals are concerned, and since the grace period is only onemonth, the Trademark Office receives the applications but no official fees are paid.
Further developments will be reported to you soon.
Ondertussen in Irak
Iraq- Re- organizing the Trademark Office
Dear Sirs,
According to the Council of Ministers, a decision was issued as of 30 May 2005, in which the TMO came under the custody of the Ministry of Industries,while earlier it was a separate organization.Accordingly, the filing procedure is suspended until the transfer of the files. As far as renewals are concerned, and since the grace period is only onemonth, the Trademark Office receives the applications but no official fees are paid.
Further developments will be reported to you soon.
2 op de 4500… het valt wel mee
Een mooi stukje op Molblog over een interview dat Carp heeft gehouden met Sander van der Laan, de commercieel directeur van Albert Heijn. Twee voor de hand liggende vragen en eveneens voor de hand liggende antwoorden uit het interview, dat overigens ook te beluisteren is:
Carp: Ook bij huismerkproducten botsen jullie met leveranciers. Verpakkingen lijken zo op elkaar dat de consument het verschil tussen A-merken en jullie huismerk niet meer kan zien, is de klacht.
Van der Laan: ‘Het verhaal dat wij A-merken zouden kopiëren is absoluut onwaar, we proberen dwars door categorieën heen ons huismerk neer te zetten, met een eigen logo, schrijfstijl en kwalitatieve uitstraling. Maar soms zijn er vaste codes. Paprikachips zit bijvoorbeeld altijd in een blauwe zak. Lays zit toevallig ook in een blauwe zak. Kopiëren we Lays? Helemaal niet, maar als je paprikachips in een gele zak stopt, raakt de klant volledig in de war.’
Carp: Een mooi verhaal, maar Unilever stapte naar de rechter en kreeg in twee van de dertien gevallen gelijk. De rechter zei verder: het is aannemelijk dat Albert Heijn ook met overige verpakkingen de grens van het toelaatbare heeft opgezocht.
Van der Laan: ‘Nee, de rechter heeft gezegd dat er van onze 4500 huismerkproducten, waarvan er uiteindelijk dertien op tafel zijn gekomen, in twee gevallen inbreuk was gepleegd op het merkrecht. Het is geen wiskunde, dus als je in de beleving van de rechter twee foutjes maakt op 4500 cases, valt het allemaal wel mee.’
Het is maar hoe je het bekijkt inderdaad.
Primeur
Het heeft even geduurd, maar de eerste (gepubliceerde) oppositiebeslissing van het BMB is een feit. Sinds de invoering van het oppositiesysteem bijna 2 jaar geleden, heeft het tot op heden niet bepaald storm gelopen bij de oppositieafdeling. De Belgische onderneming Etex Group tekent bezwaar aan tegen het beeldmerk ETEC van de gelijknamige vennootschap, voor althans de waren en diensten in de klassen 2, 17, 19 en 37 (samengevat: bouwmaterialen, isolatiemateriaal, en isolatiewerkzaamheden). Oppositie is gebaseerd op twee eerdere Benelux woordmerken ETEX, betrekking hebbend op de klassen 17 en 19. Een van deze twee merken wordt wegens niet-gebruik buiten beschouwing gelaten bij de oppositie.
"80. Gezien de hoge mate van overeenstemming tussen de tekens op visueel en fonetisch vlak en de vastgestelde identiteit respectievelijk soortgelijkheid tussen de waren en diensten is er voor de klassen 2, 17, 19 en 37 sprake van een gevaar voor verwarring."
Oppositie wordt geheel toegewezen. Lees beslissing hier.
Ander BX nieuws: Het jaarverslag 2004 van het BMB is ook beschikbaar als pdf
zelf thuis kopieëren 2: het vonnis
Met dank aan Dirk Visser van KlosMorelVos&Schaap: Vonnis kort geding St. De Thuiskopie tegen ArenCa. President Rechtbank Den Haag, 29 juni 2005. 'Zo baanbrekend blijkt het vonnis niet te zijn, omdat in casu de blanco dragers zich al in Nederland bevonden. Het probleem in geval van echte import is daarmee dus nog niet beoordeeld.' Vonnis hier. Eerder bericht hier.
Volledig Weggestemd
Nog geen bericht van de EU zelf, maar diverse media berichten dat het EP de Richtlijn Computer Geïmplementeerde Uitvindingen (sotware-octrooien, eerdere berichten hier)) heeft weggestemd.
De stemming vond vandaag plaats om 12.00 in Straatsburg..
18 parlementariërs hadden geen mening, 14 stemden voor en 648 stemden tegen. De uitslag van de stemming betekent een voorlopig einde van het software-octrooi in de Europese unie. Een eventuele nieuwe of herziene richtlijn zal in ieder geval nog jaren op zich laten wachten. EP hier. Mediaberichtgeving hier.
