HvJ EU 4 februari 2016, IEF 15675; ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan tegen Breiding)
Merkenrecht. Artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [Gemeenschapsmerkenverordening] moet aldus worden uitgelegd dat de licentiehouder een vordering kan instellen wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk waarop de licentie betrekking heeft, hoewel deze licentie niet in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven.

Gestelde vragen [IEF 14945] :

1) Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register [...] een vordering wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk instelt?

2) Zo ja, staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van [de] verordening [...] in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht (,Prozessstandschaft’)?”

The consultation document Rules on Court fees and recoverable costs comprises two options for a revised Rule 370, a table of fees, a scale of ceilings for recoverable costs and an Explanatory Note. Responses are to be sent to the Secretariat before 31 July (there is no guarantee that responses received after this date will be taken into consideration). In order to facilitate the processing of the submissions received the members of the Preparatory Committee would be grateful if responses are sent in English.

The Committee shall only consider contributions from stakeholders and other interested parties whose identity can be established and who can be contacted at least via e-mail. Contributors who represent organisations are requested to indicate so. If not, their contributions shall be considered to have been made in a personal capacity. Personal data (such as name and address of the contributor, name and type of the organisation, name of the contact person etc.) shall be kept only for the purpose of the consultation and may be used by the Committee for activities related to the consultation. Personal data shall not be given to third parties and shall be destroyed once the analysis of the consultation is completed.

The fee structure for the Unified Patent Court will comprise fixed fees and, for certain actions, an additional value based fee. The fee levels proposed are the lowest that will enable eventual sustainability of the Court.

As well as proposing fee levels, the consultation also addresses a number of points including:

support for small and medium sized enterprises (SMEs), not for profit organisations and certain other bodies as set out in the Agreement by providing two possible options;

• the threshold at which a value-based fee will be payable; and
• a scale of ceilings for recoverable costs.

Comments are welcome on any aspect of the proposal and will be considered by the Preparatory Committee and its appropriate Working Groups prior to publication of an agreed fee structure.

Tolhuistuin, IJpromenade 2, Amsterdam. De Europese Commissie heeft op 9 december j.l. haar visie gepresenteerd in een Mededeling "naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten." In de mededeling presenteert de Commissie een plan voor acties op korte termijn, worden voorstellen gedaan en wordt een lange termijnvisie gegeven. Er zijn 3 pijlers te onderscheiden te weten het toegankelijk maken van auteursrechtelijk beschermde content in de hele Europese Unie, ervoor zorgen dat uitzonderingen aansluiten bij een digitale en grensoverschrijdende omgeving en het tot stand brengen van een goed werkende markt voor auteursrechten. In het kader van de eerste pijler ligt er een voorstel voor een verordening op het gebied van portabiliteite van online-content diensten.

Genoeg stof dus voor deze middag om over van gedachten te wisselen. Vanzelfsprekend komt het Ministerie van Justitie aan het woord om haar kijk op het een en ander aan te geven en zal er met diverse stakeholders worden gediscussieerd over de ins en outs van de mogelijke plannen zie: https://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm; https://www.mr-online.nl/snelrecht/ie/28533-netflix-kan-straks-mee-op-vakantie

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht en Carmen Hermes, Een kort commentaar op artikel 4 lid 1 onder i tot en met k, en artikel 5 lid 3 onder c van de nieuwe Merkenrichtlijn, IEF 15672; IEFbe 1685.
AKD. Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Merkenrichtlijn op 13 januari 2016 is het nationale- en Europese merkenrecht voor een belangrijk deel gelijkgetrokken. De nieuwe Merkenrichtlijn is onder meer verrijkt met een aantal absolute weigeringsgronden. De volgende weigeringsgronden zullen in deze bijdrage kort door ons worden besproken:
•    Oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen (artikel 4 lid 1 onder i en artikel 5 lid 3 onder c);
•    Traditionele aanduidingen voor wijn (artikel 4 lid 1 onder j);
•    Gegarandeerde traditionele specialiteiten (artikel 4 lid 1 onder k).

Dezelfde weigeringsgronden zullen in de gewijzigde Uniemerkverordening worden opgenomen.

Bovengenoemde weigeringsgronden zijn absolute weigeringsgronden waaruit volgt dat het in het algemeen ontoelaatbaar wordt geacht dat merken worden ingeschreven die een oorsprongsbenaming, geografische aanduiding, traditionele aanduiding of gegarandeerde traditionele specialiteit bevatten. De bepalingen dienen dan ook het algemeen belang. Genoemde aanduidingen worden in het merkenrecht dus niet gezien als een ouder recht waarmee kan worden opgetreden tegen jongere merkinschrijvingen (en dus als relatieve weigeringsgrond). Zij dienen primair om bij het publiek misleiding omtrent de herkomst tegen te gaan.

De toegevoegde waarde van de weigeringsgronden
Oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen
De absolute weigeringsgrond op basis van beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen is in het merkenrecht niet volkomen nieuw. Verordening 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (“de Gemeenschapsmerkenverordening”) voorziet met artikel 7 lid 1 onder k immers reeds in een soortgelijke absolute weigeringsgrond. Deze bepaling zal in de Uniemerkverordening die op 23 maart 2016 in werking treedt slechts beperkt tekstueel worden gewijzigd. Ook artikel 22 van het TRIPS-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling ter bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen.

Opmerkelijk is overigens dat de weigeringsgrond in de nieuwe Merkenrichtlijn zowel als absolute weigeringsgrond (artikel 4 lid 1 onder i) alsook als relatieve weigeringsgrond (artikel 5 lid 3 onder c) wordt vermeld.

De Merkenrichtlijn 2008/95 en het nationale merkenrecht, zoals neergelegd in het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) kenden tot op heden geen specifieke weigeringsgrond voor merken die een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bevatten. In het nationale recht moest men het tot op heden doen met artikel 2.4 sub b BVIE dat bepaalt dat een merk zal worden geweigerd wanneer het merk het publiek kan misleiden omtrent de plaats van herkomst.

Of een merk dat een geografische benaming bevat (per definitie) misleidend is – in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van de merkenrichtlijn 89/104 (voorloper van Richtlijn 2008/95) – wanneer het niet voldoet aan de productspecificaties van de beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding, is een vraag die voor gedistilleerde dranken (dus niet voor oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen) in 2011 aan het Hof van Justitie is voorgelegd [Hof van Justitie EU 14 juli 2011, IEF 9945 (BNIC)].  Helaas is het antwoord op deze vraag door het Hof van Justitie bij die gelegenheid onbeantwoord gelaten.

Naast de weigeringsgrond voor misleidende merken kunnen de artikelen 2.11 lid 1 onder c en 2.28 lid 1 onder c BVIE mogelijk ook soelaas bieden. Deze artikelen bepalen dat “tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van plaats van herkomst”, als merk geweigerd worden, of indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden. Nu geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen in de regel de plaats van herkomst van een landbouwproduct zullen aanduiden, kan hiermee mogelijk ook worden opgetreden tegen merkaanvragen en –registraties die overeenstemmen met dergelijke geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen [Zie onder meer: artikel 8 lid 4 van de richtlijnen van het BBIE, Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht, pagina 231, HvJ 4 mei 1999, IEF 2814, IER 1999, 165 (Windsurfing Chiemsee), waarin het Hof nadere aanwijzingen gaf voor de aanvaardbaarheid van geografische aanduidingen als merk.]. 

Buiten de merkenwetgeving zij nog verwezen naar de Verordening 1151/2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (“Verordening kwaliteitsregelingen”) en de Verordening 491/2009 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (“GMO Verordening”).

In de Verordening kwaliteitsregelingen treft men in artikel 14 een beperking aan, voor wat betreft het inschrijven van oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen als merk. Een merkaanvraag zal krachtens artikel 14 niet tot registratie leiden wanneer het aangevraagde merk een geregistreerde oorsprongsaanduidingen of geografische aanduidingen bevat en de merkaanvraag betrekking heeft op hetzelfde producttype, voor zover het gebruik van dat merk zou indruisen tegen artikel 13, lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen. Artikel 13 lid 1 beschermt oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen tegen verschillende gevallen waarin bij de verhandeling van een product uitdrukkelijk of impliciet wordt verwezen naar een geografische aanduidingen in omstandigheden waarin hetzij het publiek kan worden misleid of minstens ertoe kan worden gebracht, een gedachteassociatie te maken met betrekking tot de oorsprong van het product, hetzij de marktdeelnemer ten onrechte kan profiteren van de reputatie van de betrokken geografische aanduiding.

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in Artikel 118 terdecies van de GMO-Verordening.

Al met al is de uitbreiding van de Merkenrichtlijn met de absolute weigeringsgrond op basis van oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen dus geen verrassing.
Traditionele aanduidingen voor wijn
De absolute weigeringsgronden voor merken die traditionele aanduidingen voor wijn bevatten is evenmin een verrassing. Artikel 7 lid 1 onder j van de Gemeenschapsmerkenverordening bepaalt reeds dat merken niet ingeschreven – en indien reeds ingeschreven nietig verklaard – kunnen worden indien de wijnen een geografische aanduiding ter benoeming van de wijnen bevatten of uit een dergelijke aanduiding bestaan. Artikel 23 van het TRIPs-Verdrag formuleert een vergelijkbare bepaling. Ook in het BVIE bestond reeds een absolute weigeringsgrond van gelijke strekking. In artikel 2.4 sub g van het BVIE is bepaald dat geen recht op een merk wordt verkregen indien het een inschrijving van een merk voor wijnen betreft die geografische aanduidingen ter benoeming van die wijnen bevatten.

Voor zowel de Gemeenschapsmerkhouder als voor de Benelux-merkhouder verandert er met de komst van deze bepaling dus niets.

Gegarandeerde traditionele specialiteitenTot slot is in het nieuwe artikel 4 lid 1 onder k ook een weigeringsgrond opgenomen voor merken die overeenstemmen met een gegarandeerde traditionele specialiteit. Deze weigeringsgrond was tot op heden noch terug te vinden in de Gemeenschapsmerkenverordening, noch in de merkenrichtlijn en het BVIE.

Vraagtekens kunnen gesteld worden bij de reikwijdte van deze bepaling. De wetgever lijkt door de wijze van formuleren van de weigeringsgrond mogelijk een resultaat te hebben geschapen dat niet in lijn is met haar bedoelingen. Artikel  4 lid 1 onder k bepaalt “dat geweigerd dienen te worden merken die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien”. Er staat dus uitdrukkelijk niet dat geweigerd worden, merken die overeenstemmen met een benaming van een gegarandeerde traditionele specialiteit. Uitsluitend indien merken van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge de Uniewetgeving of internationale overeenkomsten, is conform de tekst de weigeringsgrond van toepassing.

Eerder merkten wij reeds op dat artikel 14 en artikel 13 lid 1 van de Verordening kwaliteitsregelingen een bepaling bevat die betrekking heeft op de verhouding tussen merkaanvragen en beschermde geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Deze bepalingen hebben echter geen betrekking op gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Gegarandeerde traditionele specialiteiten worden wel beschermd krachtens de Verordening kwaliteitsregelingen (namelijk in artikel 18). Maar deze bepaling specificeert uitsluitend wanneer een gegarandeerde traditionele specialiteit bescherming kan genieten en laat zich niet uit over de vraag hoe wordt omgegaan met merkaanvragen van een datum gelegen na de registratie van de gegarandeerde traditionele specialiteit. De expliciete bepaling op basis waarvan merkaanvragen dienen te worden geweigerd in het geval van een oudere gegarandeerde traditionele specialiteit ontbreekt derhalve.
Ook het TRIPs-Verdrag biedt – anders dan voor beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn – niet uitdrukkelijk bescherming aan gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Hier dient overigens wel te worden opgemerkt dat een merkinschrijving (die overeenstemt met een gegarandeerde traditionele specialiteit) mogelijk wel nog steeds kan worden geweigerd op de grond dat het merk beschrijvend (als een aanduiding van soort of een ander kenmerk van de waar) of misleidend is. Immers, een traditionele gegarandeerde specialiteit komt volgens artikel 18 van de Verordening kwaliteitsregelingen slechts voor registratie in aanmerking “indien hij een specifiek product of levensmiddel beschrijft” waarbij de naam “traditioneel moet zijn gebruikt om het specifieke product aan te duiden, of het traditionele karakter of de specificiteit van het product aanduidt”. De reeds bestaande weigeringsgronden in de merkenwetgeving (artikelen 2.4 sub b en 2.11 lid 1 sub c BVIE) zouden dus uitkomst kunnen bieden. Deze oplossing verdient echter niet bepaald de schoonheidsprijs.

Conclusie
Nu de Uniewetgever de weigeringsgronden voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten heeft opgenomen in de nieuwe Merkenrichtlijn worden de absolute weigeringsgronden voor de gemeenschapsmerken en de nationale merken gelijkgetrokken. Dat is goed nieuws. Voor de weigeringsgronden die betrekking hebben op beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn geldt dat deze weigeringsgronden wel reeds aanwezig waren (bv. in de Verordening kwaliteitsregelingen) en directe werking hadden in het nationale recht, maar dat het logisch is dat ook in de merkenwetgeving nu een bepaling is opgenomen over de ontoelaatbaarheid van deze merken. Dat is immers de meest voor de hand liggende plaats. Voor de houders van een Benelux-merk zal er met de komst van de nieuwe Merkenrichtlijn voor wat betreft de absolute weigeringsgronden van artikel 4 lid 1 i en j weinig veranderen.

Of de wetswijziging ook in voldoende mate bescherming biedt aan gegarandeerde traditionele specialiteiten, is nog de vraag. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat de wetgever voor traditionele gegarandeerde specialiteiten een andere bescherming voor ogen heeft gehad dan voor beschermde oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen voor wijn. Desalniettemin lijkt de formulering van de weigeringsgrond van artikel 4 lid 1 onder k weinig behulpzaam nu de toelaatbaarheid (en de weigering) van een merkaanvraag in dit artikel afhankelijk wordt gesteld van het bestaan van (andere) Uniewetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij is die in weigering van de merkaanvraag voorziet. Nu een dergelijke expliciete bepaling niet voorhanden is, zal mogelijk moeten worden teruggegrepen op de weigeringsgronden voor beschrijvende of misleidende merken.

Conclusie AG HvJ EU 4 februari 2016, IEF 15671; ECLI:EU:C:2016:73 (Hansson tegen Jungpflanzen Grünewald)
Prejudiciële vragen gesteld over de passende vergoeding bij inbreuk op communautair kwekersrecht. Obtentions végétales [IEF 14563] Schadevergoeding – Forfaitair bedrag – Hypothetische licentievergoeding – Winst die inbreukmaker heeft genoten – Artikel 14 – Vergoeding van gerechtskosten en andere kosten. Conclusie AG:

1. Artikel 94, lid 1, van verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht moet in die zin worden uitgelegd dat het bedrag van de passende vergoeding overeenkomt met het bedrag van de licentievergoeding dat de inbreukmaker had moeten betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht wanneer hij hem toestemming had gevraagd om het beschermde ras te exploiteren, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval die omzichtig handelende contractpartijen normaliter in aanmerking zouden hebben genomen. Het staat aan de nationale rechter die omstandigheden te bepalen en het bedrag van de passende vergoeding in overeenstemming daarmee vast te stellen. In de uitoefening van die beoordelingsvrijheid kan hij met name de tijd in aanmerking nemen die verstreken is sinds het plegen van de handelingen, door het bedrag van de passende vergoeding te verhogen met vertragingsrente.

2.      Noch artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten schrijft de nationale rechter voor, bij de vaststelling van het bedrag van de passende vergoeding het bedrag van de licentievergoeding die in bestaande licentiecontracten voor het beschermde ras op de betrokken markt is overeengekomen, te vermeerderen met een forfaitaire toeslag. Deze bepalingen verbieden die rechter echter niet om op die wijze te werk te gaan, voor zover hij dit geschikt acht voor de begroting van het bedrag van de vergoeding die de inbreukmaker had moeten betalen indien hij de rechthebbende toestemming had gevraagd het beschermde ras te exploiteren, rekening houdend met alle omstandigheden van het geval die omzichtig handelende contractpartijen normaliter in aanmerking zouden hebben genomen. In het kader van artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94 mag een dergelijke forfaitaire toeslag echter niet met een ander oogmerk worden toegepast.

3.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48 schrijft de nationale rechter voor, het bedrag van de schadevergoeding die tot compensatie van de volledige door de rechthebbende geleden schade dient, vast te stellen op basis van het bedrag van de licentievergoeding die is overeengekomen in bestaande licentiecontracten voor het beschermde ras op de betrokken markt. Deze bepalingen verbieden die rechter echter niet, een dergelijke licentievergoeding als grondslag voor de berekening van die schadevergoeding te gebruiken en haar eventueel aan te passen wanneer hij dat passend acht voor het herstel van de door de rechthebbende als gevolg van de inbreuk werkelijk geleden schade.

4.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 13, lid 1, van richtlijn 2004/48 schrijft de nationale rechter voor dat hij, indien hij besluit de schadevergoeding die tot compensatie van de volledige door de rechthebbende geleden schade dient, vast te stellen op basis van het bedrag van de licentievergoeding die in bestaande licentiecontracten voor het beschermde ras op de betrokken markt is overeengekomen, dit bedrag te verhogen met een forfaitaire toeslag. Die bepalingen verbieden die rechter echter niet op deze wijze te werk te gaan wanneer hij dat passend acht voor het herstel van de schade die de rechthebbende door de inbreuk werkelijk heeft geleden. Een dergelijke forfaitaire toeslag mag echter niet met een ander oogmerk worden toegepast.

5.      Artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 dient in die zin te worden uitgelegd dat door de inbreukmaker gemaakte winst geen schade vormt die de rechthebbende heeft geleden en waarvan hij krachtens deze bepaling vergoeding kan vorderen bovenop de betaling van een passende vergoeding krachtens artikel 94, lid 1, van die verordening. De nationale rechter kan evenwel rekening houden met het bedrag van die winst bij de begroting van de schade die de rechthebbende heeft geleden en dienovereenkomstig bij de vaststelling van het bedrag van de schadevergoeding.

6.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 14 van richtlijn 2004/48 verzet zich tegen bepalingen van nationaal recht volgens welke de rechthebbende de kosten van een kortgedingprocedure in verband met een inbreuk niet kan terugvorderen, ook niet indien hij vervolgens in de bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld.

7.      Noch artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94, noch artikel 14 van richtlijn 2004/48 verzet zich tegen bepalingen van nationaal recht volgens welke de rechthebbende geen vergoeding kan eisen voor de tijd die hij heeft besteed aan de voorbereiding van een gerechtelijke procedure ter verkrijging van compensatie van een inbreuk.”

Gestelde vragen IEF 14563:

1. Dient bij de vaststelling van de „passende vergoeding” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, sub a, van verordening (EG) nr. 2100/941 moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, uitgaande van het gebruikelijke recht dat op hetzelfde grondgebied in een marktconforme licentie wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 aangeduide handelingen, bijkomend steeds globaal een bepaalde „inbreuktoeslag” te worden begroot? Volgt dit uit artikel 13, lid 1, tweede volzin, van de handhavingsrichtlijn?
2. Dient bij de vaststelling van de „passende vergoeding” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, sub a, van verordening nr. 2100/94 moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, uitgaande van het gebruikelijke recht dat op hetzelfde grondgebied in een marktconforme licentie wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 aangeduide handelingen, in het concrete geval aanvullend rekening te worden gehouden met de volgende overwegingen respectievelijk omstandigheden, als factoren die de vergoeding verhogen:
a) de omstandigheid dat het bij het litigieuze ras waarop inbreuk is gemaakt, gedurende de doorslaggevende periode ging om een ras dat op de markt op grond van bijzondere eigenschappen over een unieke positie beschikte, wanneer het marktconforme licentierecht wordt bepaald door middel van licentieovereenkomsten die zijn gesloten en afrekeningen die zijn vereffend met betrekking tot het litigieuze ras;

Indien in het concrete geval rekening kan worden gehouden met deze omstandigheid:
Is een verhoging van de vergoeding alleen toelaatbaar wanneer de kenmerken waardoor het litigieuze ras een unieke positie heeft, zijn vermeld in de beschrijving van het kwekersrecht?
b) de omstandigheid dat het litigieuze ras op het tijdstip van de introductie van het inbreukmakende ras op de markt reeds met groot succes op de markt was gebracht, waardoor de inbreukmaker kosten voor de eigen introductie op de markt van het inbreukmakende ras heeft bespaard, wanneer het marktconforme licentierecht wordt bepaald door middel van licentieovereenkomsten die zijn gesloten en afrekeningen die zijn vereffend met betrekking tot het litigieuze ras;
c) de omstandigheid dat de omvang van de inbreuk op het litigieuze ras, in de tijd en met betrekking tot de verkochte aantallen, bovengemiddeld was;
d) de overweging dat de inbreukmaker – anders dan een licentienemer – niet moet vrezen dat hij het licentierecht betaalt (en niet kan terugvorderen), hoewel het litigieuze ras, waartegen een nietigheidsprocedure wordt gevoerd, later nietig wordt verklaard;
e) de omstandigheid dat de inbreukmaker – anders dan bij licentienemers gebruikelijk was – niet verplicht was om per kwartaal af te rekenen;
f) de overweging dat de houder van het kwekersrecht het inflatierisico draagt, hetgeen zich doet gevoelen door het feit dat de handhaving van het recht een aanzienlijke periode bestrijkt,
g) de overweging dat de houder van het kwekersrecht ten gevolge van de noodzaak om een rechtsvordering in te stellen – anders dan het geval is wanneer hij inkomsten verkrijgt uit het verlenen van licenties op het litigieuze ras – geen rekening kan houden met de inkomsten die zijn verkregen uit het litigieuze ras;
h) de overweging dat de houder van het kwekersrecht bij een inbreuk op het litigieuze ras zowel het algemene, met een gerechtelijke procedure verbonden procesrisico draagt, alsook het risico om bij de inbreukmaker uiteindelijk niet met succes ten uitvoer te kunnen leggen;
i) de overweging dat de houder van het kwekersrecht bij een inbreuk op het kwekersrecht door het eigenmachtige optreden van de inbreukmaker de vrijheid wordt ontnomen om te beslissen of hij de inbreukmaker eigenlijk wel wil toelaten om het litigieuze ras te gebruiken?

3. Dient bij de vaststelling van de „passende vergoeding” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 1, sub a, van verordening nr. 2100/94 moet betalen aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, ook rekening te worden gehouden met een rente op de jaarlijks verschuldigde vergoeding tegen een gebruikelijke moratoire rentevoet, wanneer ervan moet worden uitgegaan dat bedachtzame contractpartijen in een dergelijke rente zouden hebben voorzien?

4. Dient voor de berekening van „alle andere door de inbreuk veroorzaakte schade” die een inbreukmaker overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 moet vergoeden aan de houder van een communautair kwekersrecht, omdat hij, zonder daartoe gerechtigd te zijn, de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 genoemde handelingen verricht, het gebruikelijke recht dat op hetzelfde grondgebied in een marktconforme licentie wordt gevraagd voor de in artikel 13, lid 2, van verordening nr. 2100/94 aangeduide handelingen, als berekeningsgrondslag te worden gebruikt?

5. Ingeval vraag 4 bevestigend wordt beantwoord:
a) Dient bij de berekening van „alle andere schade” op grond van een marktconforme licentie overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 in het concrete geval aldus rekening te worden gehouden met de onder 2. a) tot en met 2. i) vermelde overwegingen respectievelijk omstandigheden en/of de omstandigheid dat de houder van het kwekersrecht ten gevolge van de noodzaak om een rechtsvordering in te stellen, gedwongen is om in de gebruikelijke mate persoonlijk tijd te besteden om de inbreuk te onderzoeken en om zich met de zaak bezig te houden, en om in voor inbreuken op het kwekersrecht gebruikelijke mate onderzoeken naar de inbreuk op het kwekersrecht te verrichten, dat deze een toeslag op het marktconforme licentierecht rechtvaardigen?
b). Dient bij de berekening van „alle andere schade” op grond van een marktconforme licentie overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 steeds globaal een bepaalde „inbreuktoeslag” te worden begroot? Volgt dit uit artikel 13, lid 1, tweede volzin, van de handhavingsrichtlijn?
c). Dient bij de berekening van „alle andere schade” op grond van een marktconforme licentie overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 rekening te worden gehouden met een rente op de jaarlijks verschuldigde vergoeding tegen een gebruikelijke moratoire rentevoet, wanneer ervan moet worden uitgegaan dat bedachtzame contractpartijen in een dergelijke rente zouden hebben voorzien?
6. Dient artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 aldus te worden uitgelegd dat de winst van de inbreukmaker „andere schade” in de zin van deze bepaling is, die kan worden geëist in aanvulling op een passende vergoeding overeenkomstig artikel 94, lid 1, van verordening nr. 2100/94, of is overeenkomstig artikel 94, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 2100/94 verschuldigde winst van de inbreukmaker bij foutief gedrag enkel als alternatief voor de passende vergoeding overeenkomstig artikel 94, lid 1, verschuldigd?
7. Staat de schadevordering overeenkomstig artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 in de weg aan nationale bepalingen volgens welke de houder van het kwekersrecht, die in een procedure van voorlopige maatregelen wegens een inbreuk op het kwekersrecht bij gewijsde is verwezen in de kosten van die procedure, niet kan eisen dat deze kosten worden vergoed met een beroep op materieel recht, zelfs wanneer hij een later bodemgeding wegens dezelfde inbreuk op het kwekersrecht heeft gewonnen?
8. Staat de schadevordering overeenkomstig artikel 94, lid 2, van verordening nr. 2100/94 in de weg aan nationale bepalingen volgens welke de benadeelde geen vergoeding kan eisen voor de eigen tijd die hij heeft besteed aan de buitengerechtelijke en gerechtelijke afwikkeling van een schadevordering, buiten de strikte grenzen van de kostenbegrotingsprocedure, voor zover de bestede tijd niet meer dan gebruikelijk is?

Ter nagedachtenis aan John J. Allen, afgelopen jaar met zijn gezin omgekomen in de MH17-vliegramp, heeft NautaDutilh afgelopen vrijdag aangekondigd jaarlijks een beurs te zullen gaan uitreiken: NautaDutilh has established an annual scholarship in memory of John Allen, who died together with his family in the flight MH17 tragedy on 17 July 2014. Using John's talent as an inspiration, we would like to help promising law graduates develop and excel in the field of intellectual property law. Zie voor meer informatie.

• The John J. Allen Scholarship is intended to provide financial support for the recipient's participation in an LL.M. or PhD programme in intellectual property law.
• Holders of an LL.M. in Dutch law with exceptional legal talent and a demonstrated interest in IP are invited to apply for the scholarship. Applications must be submitted no later than 31 March 2016 to recruitment NautaDutilh: secretariatrecruitment@nautadutilh.com.

Important dates

• 31 March 2016 : application deadline
• 11 - 30 April 2016 : interviews with selected applicants
• 1 – 10 May 2016 : recipient to be notified
• 17 July 2016 : formal announcement and presentation to recipient

How to apply?
The application must include the following documents, all in Dutch:
1. Motivation letter addressed to Ms Anne Marie Verschuur at NautaDutilh
2. Curriculum vitae
3. Two letters of reference from academic staff of an educational institution or an employer
4. Photocopies of relevant diplomas and transcripts
5. Other relevant documents as available, in particular master's thesis and internship assessments
6. Financial plan
7. Study or research plan
Please send the above documents electronically to recruitment NautaDutilh: secretariatrecruitment@nautadutilh.com.

Zie voor meer informatie.

Vzr. Rechtbank Noord-Nederland 3 februari 2016, IEF 15670 (Hof audio-licht-beeld tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Jarl Koning, Trip Advocaten & Notarissen. Merkenrecht. Handelsnaam. Auteursrecht. Domeinnaam. Gedaagde houdt zich onder de naam HOF bedrijfsmatig bezig met dienstverlening op het gebied van audio, licht en beeld, waarbij hij een logo is gaan gebruiken dat enige verwantschap vertoont met het logo dat eiseres in de afgelopen jaren gebruikte. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik door gedaagde van de handelsnamen waarin HOF voorkomt schending van artikel 5 Hnw oplevert. Daarnaast maakt gedaagde op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE merkinbreuk. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres foto’s heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij tevens auteursrechtinbreuk. Ook wordt domeinnaamoverdracht bevolen.

Handelsnaam
4.10. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in casu sprake van een zodanig geringe afwijking tussen de in geding zijnde handelsnamen dat bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. In dit verband speelt een rol dat beide ondernemingen in dezelfde regio op een soortgelijk vakgebied werkzaam zijn en zich (deels) richten tot hetzelfde publiek.
4.11. Bij het oordeel dat verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is, hecht de voorzieningenrechter geen overwegende betekenis aan het verschil tussen beide namen in die zin dat eiseres soms de toevoeging 'audio-licht-beeld' gebruikt en gedaagde de toevoegingen 'eventsupport', 'eventsupport  & AV', 'AV' en 'Pro'. Juist vanwege de grote bekendheid van de naam HOF is dit het kenmerkend element van beide handelsnamen. Ook indien en voor zover het relevante publiek het verschil tussen beide ondernemingen onderkent, acht de voorzieningenrechter het gevaar alleszins aanwezig dat men desalniettemin een band van economische of juri disc he aard veronderstelt (indirecte verwarring).
4.12. In de gegeven omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat het gebruik door gedaagde van handelsnamen waarin de naam HOF voorkomt, voor het vakgebied waarop gedaagde thans werkzaam is, schending oplevert van het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Merkrecht
4.17. Ingevolge artike12.20 lid l.a BVIE kan de merkhouder (in casu eiseres) optreden tegen gebruik van een met zijn merk identiek teken voor identieke waren of diensten. Onder identiek teken moet worden verstaan wanneer het zonder wijziging oftoevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (vgl. Hvr EU 20 maart 2003, IER 2003,237). Nu het dominerende bestanddeel van de door beide partijen gebruikte tekens HOF is, terwijl de verschillen - eiseres gebruikt naast HOF als toevoeging drie rode bollen en gedaagde gebruikt voor de letter 0 in HOF een rode kleur en in het midden van die 0 een rode stip, alsmede onder de naam HOF in een veel kleiner lettertype de woorden 'Eventsupport  & AV' - zo gering zijn dat deze aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.
4.18. Zoals hiervoor ook is overwogen worden de merken van partijen gebruikt voor werkzaamheden die liggen op het zelfde danwel een soortgelijk terrein als waarop eiseres werkzaam is. Beide merken zijn daarnaast ingeschreven in de klassen 35 en 42. De diensten van partijen komen dan ook in ieder geval voor een gedeelte met elkaar overeen.
4.19. Gelet op het voorgaande maakt gedaagde inbreuk op het merkrecht van eiseres, waartegen eiseres kan optreden op grond van artikel 2.20 lid 1.a BVIE.

Auteursrecht
4.21. Niet weersproken is dat de foto's door gedaagde zijn gemaakt. Evenmin is weersproken dat dat heeft plaatsgevonden tijdens het dienstverband van gedaagde bij eiseres. Ingevolge artikel 7 Auteurswet (Aw) wordt de werkgever als maker van in dienstbetrekking vervaardigde werken (in casu de foto's) aangemerkt. Eiseres heeft dan ook het uitsluitend recht om de foto's openbaar te maken en te verveelvoudigen. Doordat gedaagde zonder toestemming van eiseres die foto's heeft gebruikt ten behoeve van zijn website, heeft hij inbreuk gemaakt op de auteursrechten van eiseres.

Domeinnamen
4.22. Zoals hiervoor is vastgesteld heeft gedaagde in 2006 alle activiteiten van zijn toenmalige bedrijf (alle activa en passiva) ondergebracht in de besloten vennootschap van eiseres Hof Audio-Licht-Beeld BV. Nu daaromtrent geen andersluidende afspraak is  gemaakt, zijn onder de activa begrepen de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.hofeventsupport.nl. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de omstandigheid dat bij de overschrijving van de domeinnaam www.hof.nl naar een andere registrar op 10 augustus 2009 gedaagde als directeur heeft aangegeven dat eiseres houder is van deze domeinnaam. Verder is niet betwist dat de kosten van deze domeinnaam na 2006 steeds door eiseres zijn betaald. In  dit verband is komen vast te staan dat indertijd abusievelijk is verzuimd de domeinnaam www.hof.nl over te dragen aan de vennootschap van eiseres.
4.23. Gelet op het vorenoverwogene dient de eigendom van de domeinnamen www.hof.nl en www.eventsupport.nl te worden overgedragen aan gedaagde.

Bijdrage ingezonden door Joost Becker, Dirkzwager. Het auteursrecht ontwikkelt zich op Europees vlak steeds sneller. Het werk-begrip is al langer, sedert het Infopaq-arrest uit 2009, geharmoniseerd. Ook de rechten van rechthebbenden op hun werken om die te reproduceren, distribueren en mee te delen aan het publiek zijn nadien (zeer vergaand) geharmoniseerd. Een vraag die de gemoederen in Nederland al enige tijd bezighoudt, zeker na het Art & All Posters-arrest uit 2015, is of ook het recht van de auteursrechthebbende om bewerkingen toe te staan of te verbieden is geharmoniseerd. In 2012 heb ik dat reeds verdedigd. Het Hof Den Haag werpt in een zeer recent arrest (zie IEF 15663) over de bescherming van software een nieuw licht op deze vraag.

De zaak gaat kort gezegd over software voor tankkaarten voor diplomaten, waarmee voor een bepaald volume btw- en accijnsvrij brandstof kan worden gekocht bij bepaalde oliemaatschappijen. Forax heeft met behulp van bepaalde TrAX-software enkele bestaande diplomatenaccounts van DC overgenomen. DC beschuldigt Forax ervan hierbij inbreuk te maken op de auteursrechten van DC op de DC-Customized Software, door de TrAX-software te gebruiken.

Het Hof Den Haag bespreekt de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC, mede gegrond op de Auteurswet (Aw) en de Auteursrechtrichtlijn (ARl), en maakt daarbij – terecht – een onderscheid tussen het software-auteursrecht en het reguliere auteursrecht. Het software auteursrecht bestaat kort gezegd uit het computerprogramma met voorbereidend materiaal, en het reguliere auteursrecht beschermt andere werken die kunnen samenhangen met de software, zoals de look & feel van de grafische gebruikersinterface.

Nadat het Hof heeft vastgesteld dat zij de kwestie naar Nederlands recht moet beoordelen, volgt er meteen een – algemeen - oordeel over het bewerkingsrecht onder het reguliere auteursrecht:

’4.3 Bij de auteursrechtelijke grondslag van de vorderingen van DC c.s. gaat het onder meer om het bewerkingsrecht dat is vastgelegd in artikel 12 BC en dat voor het Nederland recht is geregeld in artikel 13 Aw. De in het kader van dit artikel aan te leggen toets is of de auteursrechtelijk beschermde trekken van het oorspronkelijke werk worden overgenomen (zie o.m. rov. 4.2(e) van HR 12 april 2013, NJ 2013, 502 ‘Stokke/Fikszo’), met dien verstande dat bij de hier aan de orde zijnde terreinen van industriële vormgeving en TV-formats tevens naar de totaalindruk moet worden gekeken. De SoftwareRl voorziet in artikel 4 lid 1 b) in een communautair bewerkingsrecht voor specifiek het software-auteursrecht. In de Arl is het bewerkingsrecht niet met zoveel woorden genoemd. Het is evenwel niet uit te sluiten dat voor het reguliere auteursrecht het bewerkingsrecht geacht moet worden in de Arl besloten [te] liggen, gezien

- de – in onder meer punt 189 van het arest van het HvJEU van 4 oktober 2011 in de zaken C-403/08 en 429/08 (‘Premier League/Murphy’) neergelegde uitgangspunten dat de ARl moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van de BC en dat de lidstaten dienen te voldoen aan de artikelen 1-21, dus ook artikel 12, daarvan, in samenhang beschouwd met de eerste zinsnede van punt 27 van het arrest van het HvJEU van 22 januari 2015 in de zaak C-419/13 (‘Allposters’), waaruit zou kunnen worden afgeleid dat het HvJEU zich tot uitleg van artikel 12 BC bevoegd acht;

- het feit dat de ARl in artikel 5 lid 3k voorziet in een beperking op de in die richtlijn bedoelde rechten voor parodieën, hetgeen – omdat parodieën uit bewerkingen bestaan (vgl. punt 33 van HvJEU 03-09-204, zaak C-201/13 ‘Suske & Wiske’) – impliceert dat het bewerkingsrecht tot de in die richtlijn bedoelde rechten behoort;

- de omstandigheden dat voor het software-auteursrecht het bewerkingsrecht al expliciet is geharmoniseerd.’

Volgens het Hof Den Haag is er geen reden om aan te nemen dat, indien het bewerkingsrecht ook in de ARl zou zijn geharmoniseerd, daarbij een ander criterium zou gelden dan het in Nederland gehanteerde – en volgens het Hof ook bij het bewerkingsrecht van de SoftwareRl toepasselijk te achten – criterium op basis van de auteursrechtelijk beschermde trekken.

Zo te lezen is het Hof Den Haag het ermee eens om ook de Europese harmonisatie van het bewerkingsrecht aan te nemen. Ik zou hieraan willen toevoegen dat de bepalingen over distributie in de Auteursrechtrichtlijn deze ruimte mogelijk ook laten. Daarnaast geldt dat in artikel 2 van de Auteursrechtrichtlijn het de rechthebbende is toegestaan om ‘gedeeltelijke’ reproducties van werken toe te staan of te verbieden. Ten slotte heeft het Hof van Justitie in de ook door het Hof Den Haag aangehaalde SAS/WPL-arrest in 2012, over de reproductie van de gebruikshandleiding bij software, geoordeeld:

‘ 67. Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden, cijfers of wiskundige concepten kan de auteur op een originele wijze uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat – de gebruikshandleiding van het computerprogramma – komen dat een intellectuele schepping vormt (zie in dit zin arrest Infopaq International, reeds aangehaald, punt 45).

68. Het staat aan de verwijzende rechter om na te gaan of de reproductie van deze elementen neerkomt op het reproduceren van de uitdrukking van de eigen intellectuele schepping van de auteur van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruikshandleiding voor het computerprogramma.

69. In dit verband dient de reproductie van deze elementen van de gebruikshandleiding voor een computerprogramma op dezelfde wijze aan richtlijn 2001/29 te worden getoetst, of het nu om de ontwikkeling van een tweede programma dan wel om de gebruikshandleiding voor dit programma gaat.’

Volgens het Hof van Justitie moet dus telkens beoordeeld worden of de reproductie de uitdrukking vormt van de eigen intellectuele schepping van de auteur. Daarbij lijkt het (ook) te gaan om wat wij in Nederland bewerkingen noemen, en niet alleen slechts om één-op-één overnames van beschermd materiaal.

Met dit oordeel lijkt het Hof Den Haag – in Nederland – een belangrijke stap te zetten om ook het bewerkingsrecht Europees geharmoniseerd te krijgen. Indien dat inderdaad juist is, is het uiteindelijk aan het Hof van Justitie EU, als hoogste bevoegde uitleg-rechter van de Auteursrechtrichtlijn, om een oordeel te geven welke inbreuk-criterium hiervoor precies geldt. Het Hof Den Haag is op dit punt van oordeel dat ‘uit het bewerkingsrecht [volgt] dat de auteursrechthebbende immers het recht verschaft om zich te verzetten tegen vereenvoudigingen van het werk in gewijzigde vorm’ en dat de beschermingsomvang van werken niet beperkt is tot de exacte (in dit geval in de DC-Functional Design 14.1) gebruikte bewoordingen. DC beriep zich er op dat haar functionele specificaties waren beschermd door het reguliere auteursrecht.

Uit een in casu overgelegde rapportage blijkt dat ten belope van 11,83% er overnames zijn terug te vinden (‘letterlijk of in enigszins gewijzigde vorm’), waarbij in aanmerking wordt genomen dat het hier losse fragmenten betreft uit het DC-Functional Design 14.1 en niet op elkaar aansluitende fragmenten die samen een langere tekst vormen, die deels ook banaal en triviaal zijn. Het Hof Den Haag overweegt dat om inbreuk te kunnen aannemen er is vereist dat deze losse fragmenten van het DC-Functional Design 14.1 ieder een eigen intellectuele schepping opleveren, of met andere woorden, een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat wordt in casu niet aangenomen. Het Hof Den Haag oordeelt mede daarom dat van inbreuk geen sprake is: de Forax-software wordt niet als een bewerking gezien. Ook ontlening wegens voldoende overeenstemming wordt om die reden niet aangenomen.

Concrete toepassing van het bewerkings-criterium op de casus DC/Forax leidt er uiteindelijk toe dat de auteursrechtelijke grondslag faalt. Het is mij niet bekend of er cassatie-beroep zal worden ingesteld, maar ik kan mij voorstellen dat over het bovengenoemde oordeel prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie zullen worden gesteld.

Joost Becker, advocaat auteursrecht

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 13 januari 2016, IEF 15667; eerder als: IEFbe 1682 (Inbev tegen Aldi)
Merkenrecht. Aldi is overgeschakeld naar een geheel nieuwe aankleding en opmaak voor de blikken, flessen en verpakkingen van haar bierproduct Buval. Volgens de stakingsrechter maakt Buval inbreuk op het beeldmerk Jupiler in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, door het op de markt brengen van en reclame maken voor Buval-bier. De stakingsrechter beveelt Buval om elk gebruik van het logo voor Buval bier op flessen en verpakkingen en in reclame te staken op straffe van een dwangsom.

5.1 Gebruik in het economisch verkeer
21. Brouwerij Martens maakt dus, net zoals Aldi, wel degelijk een gebruikt van de gelaakte tekens in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

5.2 Dezelfde waren
23. Aangezien identiteit soortgelijkheid overtreft, is aan deze voorwaarde voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 c BVIE voldaan.

5.3 Relevante publiek
29. De stakingsrechter besluit dat plisbier een gangbaar consumptiegoed is zodat het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde consument die geacht wordt normaal geïnformeerd te zijn en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

5.4 Er is sprake van een ouder bekend merk
36. De stakingsrechter besluit dat gelet op de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van de merken, de omvang van de door eisende partij gedane investeringen (publiciteitskosten) om haar merken te promoten en de proportie van het relevante publiek dat de betrokken diensten identificeert als zijnde afkomstig van een bepaalde onderneming, de merken van eisende partij bekende merken zijn voor de waren waarvoor ze zijn ingeschreven, te weten bieren.

5.5 Het aangevochten teken is identiek aan of stemt overeen met het oudere merk
45. Er kan niet ernstig betwist worden dat het relevante publiek een verband zal leggen of een samenhang zal zien tussen de merken van eisende partij en het teken gebruikt door verwerende partijen. Het is voldoende aannemelijk dat het gewraakte teken van verwerende partijen de merken van eisende partij in gedachten op roept (verwarring of het risico op verwarring is geen vereiste voor de toepassing van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE)

46. Deze conclusie dringt zich des te meer op in het licht van de reeds gedane vaststelling dat de merken van eisende partij bekende merken zijn. Een gebrek aan identiteit tussen merk en teken wordt gecompenseerd door de bekendheid en de onderscheidende kracht van de merken (er bestaat een onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren).

5.6 Het gebruik van het aangevochten teken trekt ongerechtvaardigd voordeel
50. De stakingsrechter besluit dat er in casu een reëel risico is op verwatering van het ingeroepen merk bestaat. Verwatering (alleen) volstaat opdat de hier besproken toepassingsvoorwaarde van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE zou voldaan zijn.

5.7 De inbreukmaker heeft geen geldige reden om gebruik te maken van het aangevochten merk.
51. Aldi en Brouwerij Martens roepen geen geldige reden in, zodat zij zich aldus niet beroepen op deze verschoningsgrond.

7. Het beschikkend gedeelte
Op grond van de bovenstaande overwegingen neemt de stakingsrechter volgende beslissing. De stakingsrechten verleent akte aan de vrijwillige tussenkomst van de N.V. Miller Graphics. De stakingsrechter verklaart de vordering van eisende partij ontvankelijk en gegrond in de volgende mate. De stakingsrechter zegt dat het op de markt brengen van en het reclame maken voor Buval-bier met het volgende logo (…) inbreuk uitmaakt op de merken van eisende partij, meer in het bijzonder het Benelux beeldmerk nr. 893358, inde zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De stakingsrechter beveelt verwerende partij om elk gebruik van het volgend logo voor het Buval bier (…) op flessen en verpakkingen en in reclame te staken op straffe van een dwangsom van 250 euro per individuele onvertreding vanaf de tiende werkdag na betekening van het vonnis.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 15 december 2015, IEF 15665; C-689/15 (W F Gözze Frottierweberei et Gözze)
Via minbuza.nl: Prejudiciële vragen over de [gemeenschapsverordening] en [merkenrichtlijn]. Verzoeksters (producent respectievelijk zaakvoerder) zijn actief in de textielproductie. Het gaat in deze zaak om handdoeken welke zij voorzien van een hangetiket met tekst en een beeldmerk (gestileerde bloem van de katoenplant in groen/wit). Verweerster Verein Bremer Baumwollbörse is een in 1872 opgerichte belangenvereniging van kantoenhandelaren in de rechtsvorm van een economische vereniging. Zij is houdster van een op 22-06-2007 aangevraagd gemeenschapsbeeldmerk (gestileerde bloem van de katoenplant in zwart/wit) dat op 22-05-2008 is ingeschreven, onder meer voor weefsels en textielproducten. Zij verleent licenties voor gebruik van het teken aan bedrijven in de textielsector waarvoor de producten van die bedrijven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen.

Verweerster heeft het recht dit te controleren maar in de praktijk komt dat slechts in uitzonderlijke gevallen voor (verweerster kon slechts één voorbeeld noemen waarin een licentieneemster een aanmaning werd gegeven, omdat het teken was gebruikt voor een product dat volledig uit polyacryl bestond.). Steekproefsgewijze controle is niet aangetoond. Verweerster heeft het Landgericht verzocht verzoeksters te veroordelen tot staking, informatieverstrekking en schadevergoeding, welke eis is toegekend op grond van verwarringsgevaar. Verzoeksters hebben tegen dat oordeel hoger beroep ingesteld.

Voor de verwijzende DUI rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) hangt de uitspraak op dit beroep af van de vraag of bij het gebruik van een individueel merk als een keurmerk sprake kan zijn van een gebruik als merk in de zin van Vo. 207/2009. Het verschil zit hier enkel in de gebruikte kleuren (groen/wit en zwart/wit). RL 2008/95 vermeldt het ‘garantiemerk’ en machtigt de nationale wetgevers hierover regelingen vast te stellen. De DUI wetgever heeft in de DUI merkenwet de inschrijving van een collectief merk voor het onderscheid van waren naar kwaliteit mogelijk gemaakt. De verwijzende rechter wijst op rechtspraak van het BHIM en het Gerecht dat keurmerken niet worden beschermd door Vo. 207/2009. Voor erkenning van de merkenrechtelijke bescherming van keurmerken zou het publiek echter moeten kunnen uitgaan van een gecontroleerde kwaliteit. Wanneer dat niet het geval is kan dat leiden tot ‘oneerlijke handelspraktijken’ in de zin van RL 2005/29. Het mededingingsrecht voorziet echter alleen in een verbod van het concrete gebruik, niet in de schrapping van een merk. Hij legt de volgende vragen aan het HvJEU voor:

1. Kan bij het gebruik van een individueel merk als keurmerk sprake zijn van een gebruik als merk in de zin van de artikelen 9, lid 1, en 15, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk voor de waren waarvoor het wordt gebruikt?

2. Bij een bevestigend antwoord op de eerste vraag: moet een dergelijk merk overeenkomstig artikel 52, lid 1, onder a), juncto artikel 7, lid 1, onder g), nietig of met overeenkomstige toepassing van artikel 73, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk vervallen worden verklaard wanneer de merkhouder niet door regelmatige kwaliteitscontroles bij zijn licentienemers waarborgt dat de kwaliteitsverwachtingen die het publiek aan dit teken verbindt, juist zijn?