E.J. Louwers, Belang en risico’s intellectueel eigendom te veel onderschat, Het Financieele Dagblad 01 september 2012.

Bijdrage ingezonden door Ernst-Jan Louwers, Louwers IP|Technology Advocaten.

Management voorkomt met goed beheer veel ellende. Rechten van intellectueel eigendom bepalen in toenemende mate de waarde van ondernemingen. Zo beleefde Samsung een heel slechte week toen een Amerikaanse jury in Californië bepaalde dat het octrooien van Apple heeft geschonden en het design van de iPhone en de iPad heeft geïmiteerd. Samsungs tegenaanklachten werden verworpen. Ikea verkocht een paar weken geleden vanuit Liechtenstein zijn merken aan zijn Nederlandse holding voor de lieve som van € 9 mrd.

Intellectueel eigendom is ook van strategisch belang. Zo verloor Nespresso in Duitsland recentelijk een procedure over octrooibescherming van de bekende cups. Het raakt daarmee zijn monopolie kwijt. Ook op nationaal niveau vinden stevige vechtpartijen plaats als onderdeel van de strijd om marktaandeel. Niettemin blijven het bewustzijn en het management van die rechten dramatisch achter.

Iedere onderneming en zelfs iedere non-profitorganisatie of (semi)overheid heeft intellectueeleigendomsrechten of aanverwante rechten. Ze hebben ten minste een handelsnaam, een geregistreerd of niet-geregistreerd merk en een internetdomeinnaam.

Gaandeweg genereren organisaties voorwerpen waarop intellectueel eigendom rust of kan worden aangevraagd. Denk aan octrooien, modelrechten en auteursrechten. Vooral bedrijven in de industriële, innovatieve en creatieve hoek en IT hebben snel van doen met geregistreerde of niet-geregistreerde uitvindingen, knowhow, design, software of andere creaties. Zelfs daar ontbreekt het bewustzijn van de rechtenpositie vaak volledig. De rechten zijn verborgen en verspreid aanwezig, zonder dat iemand zich om het management daarvan bekommert. Grote organisaties zoals Philips, ASML, DSM en AkzoNobel onderkennen het belang en hebben veel specialisten en juristen in dienst om de rechten te managen. Het midden- en kleinbedrijf en zelfs grotere organisaties nemen onverantwoorde risico’s en raken achterop doordat zij hun zaken niet op orde hebben.

Aandacht en management van intellectueel eigendom zijn ook belangrijk voor verantwoord ondernemen, risk management en governance. Uit de praktijk blijkt steeds weer dat de intellectueeleigendomsrechten in de risicodragende bv of werkmaatschappij berusten. Daarmee neemt de onderneming een onnodig en onverantwoord risico. We zitten nu allemaal in economisch slecht weer. De een heeft daar meer last van dan de ander. Maar in iedere onderneming, groot of klein, kan iets verkeerd gaan waardoor de onderneming het hoofd niet boven water kan houden.

Het is doodzonde als alle rechten in handen van de curator vallen. Kapitaal gaat dan verloren en het bemoeilijkt een doorstart. Daar staat het management te weinig bij stil. Doorgaans is het verstandig de rechten buiten de risicodragende werkmaatschappij te houden en zo nodig over te dragen naar een andere vennootschap. Overdracht moet wel tijdig en op de juiste wijze gebeuren, omdat een curator deze anders eenvoudig kan terugdraaien. Zo moet een waardering plaatsvinden om de overdracht tegen een reële prijs te laten plaatsvinden en de geldigheid van de transactie zeker te stellen. Bovendien is begeleiding door een deskundig fiscalist van groot belang, mede met het oog op de fiscale gevolgen en stimuleringsregelingen.

Goed management begint met bewustwording en inventarisatie. Dat kan zich zelfs direct in klinkende munt uitbetalen: zinloze patenten in stand houden kost ieder jaar veel geld. Tijd dus voor een grote schoonmaak, gevolgd door structureel management van de rechten en contracten. Niemand zit te wachten op slechte weken à la Samsung.

Mr. Ernst-Jan Louwers is advocaat bij Louwers IP|Technology Advocaten te Eindhoven.

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat ACTA terug is als CETA, kamerbrief DGBI-I&K / 12107117.

Vraag 3 Ziet u het als uw plicht om de Tweede Kamer expliciet voor te lichten wanneer passages uit de weggestemde ACTA in een andere vorm op (dreigen te) duiken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ten aanzien van de informatievoorziening aan uw Kamer is het gebruikelijk dat internationale onderhandelingen ten behoeve van een handelsovereenkomst vertrouwelijk zijn: dergelijke onderhandelingen hebben tot doel om een gedeeld resultaat te bereiken en vereisen enige mate van vertrouwelijkheid opdat iedere partij zich vrij voelt om toezeggingen te doen en/of opties uit te proberen alvorens definitief met een overeenkomst in te stemmen.

Bij dit proces wordt de Kamer op gebruikelijke wijze betrokken. Dit houdt in dat voorafgaand aan een Europese handelsraad, de Kamer een bewindspersoon kan spreken over de lopende onderhandelingen. Het kabinet informeert vanzelfsprekend de Kamer ook, bijvoorbeeld door middel van de geannoteerde agenda van de handelsraad. Na afronding van de onderhandeling krijgt het nationale parlement in geval van akkoorden waar sprake is van gemengde competentie (deels nationaal, deels Europees) de gelegenheid zich uit te spreken over het verdrag in de ratificatieprocedure.

Vraag 4
Zijn er momenteel andere verdragen (in voorbereiding) waarin passages zijn opgenomen die (qua betekenis of impact) met de ACTA overeenkomen? Kunt u dit antwoord toelichten?

Er zijn op dit moment geen met ACTA vergelijkbare verdragen in onderhandeling.

Antwoord
Er zijn op dit moment geen met ACTA vergelijkbare verdragen in onderhandeling.

Vanzelfsprekend wordt wel onderhandeld met verschillende (groepen van) landen over een vrijhandelsakkoord waar intellectuele eigendom één van de onderwerpen is. De onderhandelingen met Singapore worden naar verwachting dit jaar afgerond en volgend jaar waarschijnlijk die met Maleisië en India. Voor een volledig overzicht van de vrijhandelsakkoorden en de stand van zaken verwijzen wij naar de website van de Europese Commissie – DG Trade5. De bepalingen over handhaving van intellectuele eigendomsrechten zijn niet nieuw, maar in lijn met eerder overeengekomen regelgeving binnen de Europese unie en internationale verdragen, zoals de TRIPS-overeenkomst6 en diverse auteursrechtverdragen van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom7. De Nederlandse wetgeving is daar uiteraard ook mee in overeenstemming.

Vraag 5
Welke stappen gaat u nemen om te voorkomen dat er ACTA-achtige verdragen worden ontwikkeld? Gaat u deze ontwikkelingen de pas afsnijden door aan te geven dat Nederland dit niet wil of door bijvoorbeeld te werken aan het dusdanig bestendigen van internetvrijheid zodat initiatieven als de ACTA bij voorbaat kansloos zijn?

Antwoord
Zoals wij uw Kamer eerder hebben aangegeven, hebben wij de wens van uw Kamer ten aanzien van ACTA meegegeven aan de Europese Commissie. Nu het Europees Parlement tegen ACTA heeft gestemd en ook diverse parlementen van
andere lidstaten hebben aangegeven geen goedkeuring aan ACTA te willen geven, verwachten wij geen nieuwe ACTA-achtige verdragen die ook op Nederland van toepassing zouden zijn.

Mocht er een nieuw initiatief met betrekking tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten komen, dan zal dat voorstel door de alsdan zittende regering op zijn inhoud worden beoordeeld en zal uw Kamer bij dit proces op de
gebruikelijke wijze worden betrokken. Ten aanzien van de ontwikkelingen en initiatieven van de regering op het gebied van internetvrijheid verwijzen wij naar brieven aan uw Kamer van 10 april 2012 en 10 juli 2012.

Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling, Kamerstuk 33365-(R1987) nr. 2. - complete dossier (Memorie van Toelichting, Advies RvS en nader rapport)

ARTIKEL I

Artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding “1.” geplaatst.
2. In het eerste lid (nieuw) vervalt “uitsluitend”.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het recht, bedoeld in artikel 53a, strekt zich evenmin uit over handelingen met
biologisch materiaal die dienen tot het kweken of ontdekken en ontwikkelen van nieuwe
plantenrassen.

Commentaar in't kort van Bart Jansen, Zacco Netherlands B.V..

In het octrooi-arrest Meyn - Linco Food Systems [red. IEF 11426] is beargumenteerd dat het voor een slachtmachine met inspectie-systeem inventief zou zijn om bij inspectie karkas en ingewanden van elkaar te scheiden.

Het hoofdargument (dat in dit geval niet slaagde) was dat ten tijde van de aanvraag een wettelijk verbod bestond om karkas en ingewanden te scheiden, waardoor de imaginaire 'vakman' niet op het idee zou komen deze stap uit te voeren. Is het innovatief om iets te doen wat niet mag? Is de fictieve vakman een potentiële boef, en zal hij geneigd zijn met technocratische oogkleppen op het verbod negeren als dit maar voldoende technische voordelen biedt?

Ik ben het eens met de overwegingen in het arrest dat het bestaan van een wettelijk verbod voor de vakman niet relevant is om een bepaalde technische oplossing te overwegen. Technische voordelen zijn in principe tijdloos, wettelijke voorschriften vaak tijdelijk en slechts plaatselijk van kracht. De wetgeving kan in de loop der jaren veranderen waardoor een verbod komt te vervallen, of hij zou met zijn 'criminele' activiteiten kunnen uitwijken naar een land waar men nog nooit van een dergelijk verbod gehoord heeft. Wat echter in Meyn - Linco Food Systems niet aan bod lijkt te zijn gekomen (op basis van het arrest), dat aan een verbod een technische overweging ten grondslag kan liggen.

Het bewuste verbod diende om te garanderen dat een geïnspecteerd deel herleidbaar is naar het bijbehorende karkas, zodat het risico minimaal is dat afgekeurde karkassen onbedoeld in de stroom van goedgekeurde karkassen belanden. Het is aannemelijk dat in de praktijk technische voordelen te behalen zijn door de delen te scheiden, bijvoorbeeld omdat dit inspectie sneller of handiger maakt, maar brengt met zich mee dat extra maatregelen nodig zijn om zeker te zijn bij welk karkas de geïnspecteerde ingewanden horen.

Uit het bovenstaande lijkt het toch aannemelijk dat er in dit geval inderdaad technische overwegingen zijn om karkas en ingewanden voor inspectie aan elkaar te laten, omdat dit een zeer eenvoudige manier is om verwarring van goedgekeurde en afgekeurde karkassen te voorkomen. Er is dus in dit geval uit het verbod een technisch argument af te leiden dat het scheiden van ingewanden en karkas minder aantrekkelijk maakt. Het ook in het arrest aangehaalde Grover Harben octrooi, waarin het scheiden van karkas en ingewanden voorafgaand aan inspectie al wordt gezien, maakt het echter waarschijnlijk dat in dit geval uiteindelijk dezelfde conclusie zou worden getrokken.

Conclusie: val onze brave vakman niet lastig met wetten en regels, maar vergeet niet dat wetten en regels technische gronden kunnen hebben die het gedrag van de vakman wel degelijk kunnen beïnvloeden.

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 14 september 2012, zaaknr. 425814 / KG ZA 12-905 (Sanofi S.A. tegen Pharmachemie B.V. en Teva Pharma) en 426135 / KG ZA 12-928 (Sanofi S.A. tegen Teva Nederland B.V.)

In't kort: Aanvullend Beschermingscertificaat. Het combinatie-ABC 990006 ziet op irbesartan, desgewenst in de vorm van een zout en/of een hydraat, en hydrochloorthiazide (ook wel aangeduid als HCTZ) en is van kracht tot en met 14 oktober 2013. Het basisoctrooi EP0454511: N-gesubstitueerde heterocyclische derivaten, de bereiding hiervan, farmaceutische preparaten die deze bevatten.

Teva stelt dat het combinatie-ABC nietig is en voert daartoe navolgende gronden aan:

i) het combinatie-ABC is verleend in strijd met artikel 3(a) van de (destijds geldende) Verordening (EG) nr. 1768/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (hierna: ABC-Verordening) omdat (a) het product niet wordt beschermd door EP 511 en (b) het ABC is afgegeven in strijd met het doel en de strekking van de ABCVerordening;
ii) het combinatie-ABC zou zijn verleend in strijd met artikel 3(c) van de ABC-Verordening omdat voor irbesartan eveneens met EP 511 als basisoctrooi reeds een ABC was afgegeven;
iii) EP 511 ontbeert inventiviteit.

Aanvullend criterium: In de ABC-Verordening noch in de uitspraken van het Europese Hof van Justitie is evenwel een aanwijzing te vinden voor de door Teva bepleite regel dat los van toetsing aan de vereisten van artikel 3 ABC-Verordening, als aanvullend criterium heeft te gelden dat een ABC in overeenstemming dient te zijn met doel en strekking van de ABC-Verordening.

Een ABC per product per basisoctrooi:

4.19 De voorzieningenrechter merkt voorts op dat algemeen wordt aangenomen dat uit het in 1995 gewezen Biogen-arrest de regel volgt dat (slechts) één ABC kan worden verkregen per product per basisoctrooi. Gelet op het feit dat het in die zaak ging om één geneesmiddel dat door meerdere basisoctrooien wordt beschermd (waarvoor verschillende octrooihouders afzonderlijke ABC’s hadden aangevraagd) en niet om een basisoctrooi dat meerdere producten in de zin van de ABC-Verordening beschermt, kan uit de door het HvJ EU gebruikte formulering dat “voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat [mag] worden afgegeven” naar voorlopig oordeel niet worden geconcludeerd dat deze regel zonde meer van toepassing is op een basisoctrooi dat meerdere producten onder bescherming stelt (zoals EP 511).

Er wordt Pharmachemie en Teva Nederland bevolen geen inbreuk te maken op de combinatie-ABC van Sanofi. Tevens wordt ook opgave door registeraccountant en een brief aan alle afnemers toegewezen, onder last van dwangsommen.

In citaten:
ad i) artikel 3 (a) ABC-Verordening

4.11. Het standpunt van Teva dat de afgifte van het combinatie-ABC in strijd zou zijn met doel en strekking van de ABC-Verordening, omdat de tweede marktvergunning (voor de combinatie) ten opzichte van de marktvergunning voor irbesartan – die volgens Teva ook al (mede) zag op de verhandeling van de combinatie van irbesartan met HCTZ – in wezen slechts de toedieningsvorm in één tablet toevoegt, kan niet als juist worden aanvaard. Dat is alleen al zo omdat – naar Teva erkent – het combinatiepreparaat irbesartan / HCTZ volgens de definitie van “product” in de zin van de ABC-Verordening heeft te gelden als een ander product (en niet slechts als andere toedieningsvorm) dan irbesartan, waarvoor ook een aparte marktvergunning is vereist. De verwijzing door Teva naar paragraaf 11 van het Explanatory Memorandum – waarin is opgemerkt dat een nieuwe toedieningsvorm van hetzelfde product geen aparte ABC rechtvaardigt – kan haar derhalve niet baten, nu het in het onderhavige geval gaat om een ander product. Dat in de marktvergunning voor irbesartan (onder dosering) is vermeld dat bij onvoldoende therapeutisch effect naast irbesartan tevens een ander anti-hypertensief middel, in het bijzonder een diureticum zoals HCTZ, kan worden toegevoegd, maakt dit niet anders. Die vermelding maakt immers niet dat de marktvergunning voor irbesartan tevens heeft te gelden als marktvergunning voor de combinatie met HCTZ en evenmin dat het combinatieproduct niet langer zou hebben te gelden als ander product in de zin van de ABC-Verordening.

ad ii) artikel 3 (c) ABC-Verordening

4.16. Onder verwijzing naar het Medeva-arrest [hier]van het HvJ EU, de conclusie van A-G Trstenjak bij dat arrest en het doel en de strekking van de ABC-Verordening stelt Teva dat het slechts mogelijk is één ABC per basisoctrooi te verkrijgen. Nu EP 511 ook als basisoctrooi is aangemerkt voor het – eerder verkregen en inmiddels vervallen – mono-ABC, is het combinatie-ABC volgens Teva nietig.

4.19. De voorzieningenrechter merkt voorts op dat algemeen wordt aangenomen dat uit het in 1995 gewezen Biogen-arrest de regel volgt dat (slechts) één ABC kan worden verkregen per product per basisoctrooi. Gelet op het feit dat het in die zaak ging om één geneesmiddel dat door meerdere basisoctrooien wordt beschermd (waarvoor verschillende octrooihouders afzonderlijke ABC’s hadden aangevraagd) en niet om een basisoctrooi dat meerdere producten in de zin van de ABC-Verordening beschermt, kan uit de door het HvJ EU gebruikte formulering dat “voor ieder basisoctrooi niet meer dan één certificaat [mag] worden afgegeven” naar voorlopig oordeel niet worden geconcludeerd dat deze regel zonder meer van toepassing is op een basisoctrooi dat meerdere producten onder bescherming stelt (zoals EP 511).

4.22. De Haagse rechtbank heeft recent het voornemen kenbaar gemaakt prejudiciële vragen voor te leggen aan het HvJ EU in twee (bestuursrechtelijke) zaken.[red. zie IEF 11581] Hoewel de feiten in beide zaken enigszins afwijken van die in het onderhavige kort geding, zou het oordeel van het HvJ EU in die zaken van belang kunnen zijn voor de thans voorliggende vraag. Gelet op het spoedeisend karakter van de onderhavige zaak en de verwachting dat een oordeel van het HvJ EU niet binnen afzienbare tijd zal worden gegeven ligt het niet in de rede dat oordeel af te wachten.

4.23. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ziet de voorzieningenrechter in de onderhavige zaak geen aanleiding af te wijken van de in elk geval tot het Medeva-arrest gevolgde – en in sommige jurisdicties ook nadien gevolgde5 – bestendige lijn dat het aantal ABC’s is beperkt tot één per product per basisoctrooi. De verlening van het mono-ABC doet aan de geldigheid van het combinatie-ABC voorshands dan ook niet af.

4.26. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het hanteren van definities, zoals de in artikel 1 van de ABC-Verordening gegeven definitie voor “product”, met zich brengt dat bij grensgevallen sprake kan zijn van situaties waarin verlening van een ABC – of juist weigering ervan6 – niet direct in overeenstemming lijkt met doel en strekking van de ABCVerordening. In de ABC-Verordening noch in de uitspraken van het Europese Hof van Justitie is evenwel een aanwijzing te vinden voor de door Teva bepleite regel dat los van toetsing aan de vereisten van artikel 3 ABC-Verordening, als aanvullend criterium heeft te gelden dat een ABC in overeenstemming dient te zijn met doel en strekking van de ABCVerordening. Nu naar voorlopig oordeel aan de vereisten van artikel 3 ABC-Verordening is voldaan, ziet de voorzieningenrechter derhalve voorshands geen aanleiding te veronderstellen dat het combinatie-ABC een nietigheidsaanval wegens strijd met de ABCVerordening in een bodemprocedure niet zou overleven.

ad iii) is EP511 nietig wegens gebrek aan inventiviteit?

4.34. De stelling van Teva dat uit de aanvrage onvoldoende van enig werkelijk technisch effect (onderbouwing van de werkzaamheid van de gevonden verbindingen) blijkt en dat onderbouwing daarvan na de datum van indiening – zoals op verzoek van de Examiner is gebeurd – ontoelaatbaar zou zijn, wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel was het voor de gemiddelde vakman uit het octrooi (respectievelijk het prioriteitsdocument of de aanvrage) – waaronder in het bijzonder de in 2.5 hiervoor geciteerde passages – voldoende aannemelijk dat het voordelig is om (onder meer) irbesartan toe te passen bij de behandeling
van hypertensie. Het is volgens vaste (EOB-) rechtspraak niet nodig dat op de prioriteitsdatum reeds een volledige experimentele onderbouwing daarvan beschikbaar is en wordt beschreven. Dit zou anders kunnen zijn, bijvoorbeeld indien er gerede twijfel zou zijn over de vraag of het gestelde effect inderdaad met irbesartan kan worden behaald, of indien duidelijk zou zijn dat het octrooi in feite op speculatie berust. Dat irbesartan werkzaam is (gebleken), is door Teva niet gemotiveerd bestreden en van speculatie door de
octrooihouder is naar voorlopig oordeel geen sprake.

Dictum:
verbiedt Pharmachemie en Teva Nederland met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland inbreuk te maken op het combinatie-ABC (Aanvullend Beschermingscertificaat ABC 990006);

Rechtbank 's-Gravenhage 5 september 2012, zaaknr. 393434 / HA ZA 11-1397 (Abercrombie & Fitch c.s. tegen Effort Trust, [B], [K] en [S])

Merkenrecht. Counterfeit. Europees verbod (in het incident). Normaal merkgebruik: Internetverkoop is reële commercialisatie.

Eisers zijn ontwerpers en producenten van vrijetijdskleding en hebben diverse merken geregistreerd.  A&F constateerde dat de Europese markt werd overspoeld met grote partijen van duizenden counterfeit A&F kledingstukken, die wat het uiterlijk betreft (vrijwel) identiek zijn aan de originele A&F kledingstukken. Op deze kledingstukken zijn zonder toestemming van A&F tekens zoals “ABERCROMBIE”, “HOLLISTER” en “A&F”, alsmede logo’s en andersoortige afbeeldingen die identiek zijn aan de door A&F gebruikte logo’s aangebracht (hierna: “counterfeit A&F kleding”).

A&F is de counterfeit A&F kleding op het spoor gekomen toen in 2009 in verschillende winkels in Oostenrijk counterfeit A&F kleding werd aangetroffen. Diverse van de betreffende winkels hebben de counterfeit kleding gekocht van Maratex. Maratex heeft op haar beurt de counterfeit kleding gekocht van ICT, Donna Sui, Bakker en Van Klaveren.

In het incident:
5.15. Het verbod zal worden opgelegd op grondslag van de door A&F ingeroepen Gemeenschapsmerken. Het verbod zal ingevolge artikel 103 GMVo van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat.

In reconventie / normaal gebruik
5.27. A&F betwist dat zij haar merken niet reëel commercieel zou hebben geëxploiteerd in de Benelux en Europa. Ter onderbouwing heeft zij omzetcijfers overgelegd van haar webwinkels voor de merken (...) uitgesplitst per Benelux land en per jaar van 2002 tot en met 2011 (...).

5.28. Van Klaveren en Effort Trust hebben deze opgave niet betwist. Naar oordeel van de rechtbank geldt ook internetverkoop als reële commercialisatie van waren onder het merk. De merken zijn dan ook niet rijp voor verval en er is geen aanleiding deze door te halen. De vorderingen in reconventie zullen worden afgewezen.

Dictum in het incident:

I. beveelt Bakker en Van Klaveren te gehengen en te gedogen dat een door A&F aan te wijzen registeraccountant binnen 48 uur na betekening van dit vonnis, door middel van tussenkomst van Agin Pranger deurwaarders en/of DigiJuris, een kopie verkrijgt van de op 5 oktober 2010 in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten, zoals nader bepaald onder 5.20 van dit vonnis, teneinde de aard en de omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding dan wel winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door Bakker en Van Klaveren aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

II. beveelt gedaagden sub 2, 4 en 5 tot het binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis, aan een door A&F aan te wijzen registeraccountant een kopie te verstrekken van fysieke en digitale bestanden en documenten van gedaagden met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aan- en verkoopprijzen, data, en afnemers niet zijnde consumenten, teneinde de aard en omvang van de gepleegde inbreuk en onrechtmatige daad en de hoogte van de door A&F in de hoofdzaak te vorderen schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen, een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag dat door deze gedaagden aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

III. beveelt Bakker en Van Klaveren om onmiddellijke na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Abercrombie & Fitch Europe SA in Europa en elk onrechtmatig handelen jegens A&F te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en/of verhandelen, alles in de ruimste zin van het woord, van inbreukmakende A&F kleding, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000 voor iedere dag, dan wel € 5.000 voor ieder product waarmee – ter keuze van A&F – door gedaagden na betekening van dit vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

IV. bepaalt dat de accountant inzage zal nemen in af te geven kopie administraties en bescheiden en met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijkheid van informatie zijn bevindingen zal rapporteren aan A&F. Zijn rapportage zal voor zover noodzakelijk kopieën omvatten van relevant geachte bescheiden;

Rechtbank 's-Gravenhage 12 september 2012, zaaknr. 359451 / HA ZA 10-609 (Bos Nieuwerkerk B.V. tegen Sontech Lawaaibestrijding)

Auteursrecht. Werk/bouwtekeningen. Eiser vordert betaling van facturen en stelt een auteursrechtinbreuk voor het tonen van werktekeningen. Het betrof levering en montage van 6 dempers. Bij de plaatsing van de dempers door Bos Nieuwerkerk is gebleken dat er een fout in de tekeningen zat, waardoor deze aangepast moesten worden. Door de foutieve informatie in de tekeningen waren de door derden (Enalco) geproduceerde dempers ook niet goed. Enalco was ingezet omdat Bos niet in staat was deze in de door Sontech gewenste termijn te leveren.

Door de werktekeningen van de dempers aan Enalco te tonen of in gebruik te geven, maakt - aldus Bos - inbreuk op het auteursrecht. Veronderstellenderwijs echter ervan uitgaande dat op de tekeningen auteursrechten rusten en deze aan Bos Nieuwerkerk toekomen, kan nog immer niet tot inbreuk worden geconcludeerd. Bos Nieuwerkerk baseert haar betoog erop dat dezelfde fout is overgenomen als in de tekeningen stond, zodat die tekeningen moeten zijn gebruikt of getoond aan Enalco.

De betaling van facturen wordt toegewezen, de auteursrechtelijke vordering wordt afgewezen.

Auteursrecht

4.9. Bos Nieuwerkerk stelt voorts dat Sontech inbreuk op haar auteursrechten ter zake de werktekeningen van de dempers heeft gemaakt door deze aan Enalco te tonen of in gebruik te geven om de door Enalco te leveren dempers te maken. Veronderstellenderwijs echter ervan uitgaande dat op de tekeningen auteursrechten rusten en deze aan Bos Nieuwerkerk toekomen, kan nog immer niet tot inbreuk worden geconcludeerd. Bos Nieuwerkerk baseert haar betoog erop dat dezelfde fout is overgenomen als in de tekeningen stond, zodat die tekeningen moeten zijn gebruikt of getoond aan Enalco. Ook zou Sontech dit in feite in emails al hebben toegegeven. Dit betoog moet stranden omdat geenszins is uit te sluiten op basis van hetgeen in de procedure is ingebracht dat Sontech, dat wil zeggen de heer Smulders, slechts de (foutieve) maatvoeringen aan Enalco heeft doorgegeven, zoals hij ter comparitie heeft verklaard. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien dat slechts het doorgeven van één of meer maatvoeringen op een tekening al tot een overeenstemmende totaalindruk zou leiden tussen de tekeningen van Bos Nieuwerkerk enerzijds en de tekeningen respectievelijk dempers gemaakt door Enalco anderzijds, zoals vereist om van auteursrechtinbreuk te kunnen spreken. De rechtbank laat nog daar dat evenmin door Bos Nieuwerkerk voldoende duidelijk is gemaakt, tegenover de ontkennende stellingen van Sontech, dat het hierbij zou gaan om niet-technisch bepaalde maatvoeringen in die tekeningen. Zodoende is niet vast komen te staan dat van inbreuk op enig auteursrecht sprake is en moeten de vorderingen ter zake worden afgewezen.

Vzr. Rechtbank Arnhem 14 september 2012, LJN BX9527, zaaknr. 232452 / KG ZA 12-407 (Bosma-Controls tegen Sinfra en Siral)

Uitspraak ingezonden door en met begeleidend commentaar van Jaap Kronenberg, Dirkzwager advocaten & notarissen.

Gaat om vraag of er slaafs is nagebootst inzake een koppelstuk voor ombouw van 1-pijps naar 2-pijpsbalgengasmeter. Zo’n koppelstuk wordt ook wel een “Hertengewei” genoemd (als je het omdraait lijkt het een beetje op een hertengewei). De Voorzieningenrechter doet de zaak af door te oordelen dat er geen verwarringgevaar is omdat de inkopers van netbeheerders van het gasnetwerk (het relevante publiek) een deskundig en bovengemiddeld geïnformeerd publiek zijn, die ook geringe verschillen in de producten zullen opmerken en begrijpen als kenmerken van een ander product.

In rechtsoverweging 4.9 worden de verschillen beschreven, waaronder het gebruik van ander materiaal (messing in plaats van gietijzer), conische vorm van de armen in plaats van een verdikking, andere vormgeving drukmeetnippel, verschil in aantal zegelogen en het feit dat op het koppelstuk van gedaagden met grote letters de naam Siral staat vermeld en op het koppelstuk van eiseressen, in niet goed waarneembare kleine letters, BK staat.

Gelet op deze verschillen moet volgens de rechter, mede gelet op de specifieke markt en de aanwezigheid van maar twee aanbieders worden aangenomen dat er geen verwarringgevaar te duchten is (zie 4.10).

4.9. Hoewel de totaalindruk van beide producten qua bouwvorm en uiterlijke verschijning, kleur en techniek wel heel veel van elkaar weg heeft, bestaan er anderzijds de nodige verschillen tussen deze producten. Om te beginnen is de hertengewei-koppeling uitgevoerd in gietijzer terwijl het Siral-koppelstuk bestaat uit messing, waardoor het Siral-koppelstuk een duidelijk waarneembaar ander voorkomen heeft qua kleur en qua structuur van het materiaal, dat door het kleurverschil van de gebruikte materialen ook nog eens wordt geaccentueerd. Verder is de conische vorm van de armen van het Siral-koppelstuk vloeiend, terwijl in de armen van het hertengewei-koppelstuk een in het oog springende verdikking is aangebracht. Hoewel de drukmeetnippel in het Siral-koppelstuk op dezelfde plaats is aangebracht als in het hertengewei-koppelstuk, is de drukmeetnippel in het Siral-koppelstuk wel op duidelijk afwijkende wijze vormgegeven. De drukmeetnippel van het Siral-koppelstuk is langer en bovenop de arm geplaatst terwijl de drukmeetnippel van hertengewei-koppelstuk korter is en in de arm is gemonteerd. Daarnaast heeft het Siral-koppelstuk maar twee zegelogen, terwijl het hertengewei-koppelstuk er vier heeft. En in de laatste maar niet minste plaats staat op het Siral-koppelstuk in grote letters de merknaam “Siral” prominent afgebeeld op een in het oog springende plaats, terwijl op het hertengewei-koppelstuk in niet goed waarneembare kleine lettertjes de merknaam “BK” is vermeld.

4.10. Gelet op deze verschillen tussen de producten van partijen moet gezien de specifieke markt, het beperkte aantal deskundige gegadigden op de markt en de aanwezigheid van slechts twee aanbieders op die markt, voorshands worden aangenomen dat er bij het relevante publiek geen verwarring valt te duchten tussen de koppelstukken van partijen. De netbeheerders moeten in staat worden geacht om gelet op hun kennis en deskundigheid op grond van de hiervoor omschreven verschillen tussen beide producten deze concurrerende producten duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden.
Dit betekent dat reeds vanwege het ontbreken van verwarringsgevaar bij het relevante publiek er geen sprake is van onrechtmatige slaafse nabootsing, zodat Sinfra en Siral met het op de markt aanbieden van het Siral-koppelstuk niet onrechtmatig handelen jegens Bosma en BK-Formteile. Dat Sinfra en Siral door het uitbrengen van het Siral-koppelstuk een aandeel verwerven van een interessante markt, waarop Bosma en BK-Formteile voorheen de enige aanbieder waren, mag zo zijn, maar het betreden van die markt ook met nabootsing van een product van de concurrent (dat niet door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd) is niet onrechtmatig zolang geen verwarringsgevaar aanwezig is, ook niet indien daarmee geprofiteerd wordt van inspanningen van de ander om het product te ontwikkelen. De vorderingen van Bosma en BK-Formteile zullen dan ook worden afgewezen.

Lees de grosse KG ZA 12-407, LJN BX9527.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 11 september 2012, zaaknr. 406267 / KG ZA 12-609 (Finstral AG tegen Maurice)

Domeinnaamrecht. Verwijzing naar WIPO bona fide refererend merkgebruik (Oki Data).

Finstral voert sinds 1969 de handelsnaam voor kunststof kozijnen en heeft sinds 2011 een internationaal beeld/woordmerk. Als sinds 2008 hebben gedaagden domeinnamen zoals finstralkozijn.com, finstralkunststofkozijn.nl. Alle domeinnamen leiden naar dezelfde website. De website vermeldt ten tijde van de mondelinge behandeling "SALES Nederland levert Finstral", "Wij maken geen onderdeel uit van het Finstral Concern" en "Deze website is geen eigendom van Finstral. Wij zijn uitsluitend leverancier van Finstral".

4.9. (...) Uitgaande van de feitelijke situatie met betrekking tot de websites zoals die was ten tijde van de mondelinge behandeling, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat op grond van voormelde omstandigheden geen sprake is van handelsnaamgebruik. De domeinnamen worden aldus immers niet gebruik als aanduiding van de onderneming en ook niet als zodanig door het relevante publiek opgevat. De vordering, voor zover gegrond op artikel 5 HNW stuit reeds hierop af.

Er kan geen sprake zijn van verwarring aangezien er sprake is van refererend merkgebruik. De criteria voor bonafide refererend merkgebruik conform WIPO louislatour.nl [IEF 11137] worden aangehaald, Er is niet op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de aantrekkingskracht en reputatie van de Finstral producten.

4.11. (...) Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is ter zitting genoegzaam gebleken dat gedaagden de producten van Finstral bij Finstral Duitsland inkopen en via parallelimport middels België daadwerkelijk op de Nederlandse markt verkoper, waarmee aan de eerste voorwaarde is voldaan (...). Dat de website nauwkeurig aangeeft wat de relatie met de merkhouder is, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - zij het sedert kort - genoegzaam gebleken uit de op de website vermeldt de teksten [zoals geciteerd], zodat eveneens aan de derde voorwaarde is voldaan. Mitsdien moet worden vastgesteld dat gedaagden niet op onrechtmatige wijze profiteren van de aantrekkingskracht en reputatie van de Finstral producten.

Op andere blogs:
DomJur 2012-891 (Finstral AG – [X] en [Y])

In navolging van IEF 11409 [Raad en Parlement eens over openbaarmaking verweesde werken]

Uit't persbericht: Photos, films or poems protected by copyright but whose right holders cannot be found could be made available to the public across the EU, under new legislation approved by Parliament on Thursday. The directive will allow anyone to access so-called orphan works, taking forward the project of making Europe's cultural heritage available online.

The text, approved by 531 votes to 11, with 65 abstentions, and informally agreed by Parliament and Council, aims to make it safer and easier for public institutions such as museums and libraries to search for and use orphan works.

Today, digitising an orphan work can be difficult if not impossible since, in the absence of the right holder, there is no way to obtain permission to do so. The new rules would protect institutions that use orphan works from future copyright infringement claims.

"Diligent" searches to protect copyright
Under the new rules, a work would be deemed to be "orphan" if a "diligent" search made in good faith failed to identify or locate the copyright holder. The legislation lays down criteria for carrying out such searches.

Works granted orphan status would be then be made public, for non-profit purposes only, through digitisation. A work deemed to be "orphan" in any one Member State would then qualify as "orphan" throughout the EU. This would apply to any audiovisual or printed material, including a photograph or an illustration embedded in a book, published or broadcast in any EU country.

Compensation if copyright holder shows up
MEPs agreed that the right holder should be entitled to put an end to the orphan status of a work at any time and claim appropriate compensation for the use made of it.

They nonetheless inserted a provision to protect public institutions from the risk of having to pay large sums to authors who show up later. Compensation would have to be calculated case by case, taking account of the actual damage done to the author's interests and the fact that the use was non-commercial. This should ensure that compensation payments remain small.

At the insistence of MEPs, the text includes an article to allow public institutions to generate some revenue from the use of an orphan work (e.g. goods sold in a museum shop). All of this revenue would have to be used to pay for the search and the digitisation process.

Procedure: Co-decision (Ordinary Legislative Procedure), 1st reading agreement

Op andere blogs:
Sirius Legal (Nieuwe Europese richtlijn in wording biedt eindelijk oplossing voor verweesde werken (orphan works))