Vzr. Rechtbank Leeuwarden 11 juli 2012, LJN BX2239 (OP=OP Partijgroothandel B.V. tegen OP en TOP V.O.F. c.s.)

Merkenrecht. Op = Op exploiteert de franchiseformule 'Op = Op Voordeelshop', die voornamelijk drogisterijartikelen verkoopt. Op = Op is houdster van het Benelux beeldmerk die de woordelementen Op = Op Voordeelshop bevat. Op & Top heeft in 2010 een warenhuisformule overgenomen. Op het dak van een van de winkels staat vanaf 1989 een metershoog logo, welke lijkt op die van Op = Op. In de Op & Top winkels worden naast drogisterijartikelen ook andere artikelen verkocht.

De voorzieningenrechter oordeelt dat er geen sprake is van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op. Bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen zal geen verwarring ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie. Er is volgens de voorzieningenrechter niet gebleken dat Op & Top ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk. Dit is onvoldoende met concrete feiten onderbouwd. Er is geen sprake van onrechtmatig handelen aan de zijde van Op & Top. De voorzieningenrechter wijst de vordering af.

4.10. Gelet op voorgaande feiten en omstandigheden is naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van gelijkenis of overeenstemming tussen het door Op & Top gebruikte teken en het beeldmerk van Op = Op waardoor bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van drogisterijartikelen verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Daar komt nog bij dat het assortiment en de prijsstelling van de beide winkels duidelijke verschillen vertonen. Er is derhalve geen sprake van een inbreuk die onder het bereik van art. 2.20 lid 1, aanhef en onder b BVIE valt.

4.11. Niet blijkt, noch is voldoende met gestelde feiten onderbouwd dat Op = Op in de Benelux een bekend merk is. Dat door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk dan wel dat dit gebruik afbreuk zou kunnen doen aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie, bijvoorbeeld door verwatering van het merk, is ook niet gebleken. Evenmin zijn voldoende concrete feiten gesteld die dat oordeel zouden kunnen dragen. De in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE genoemde grond voor merkinbreuk doet zich derhalve niet voor.

4.12. Op = Op stelt dat Op & Top jegens haar onrechtmatig handelt door slaafse nabootsing van het beeldmerk. Dit is door Op & Top betwist. Ter zitting heeft Op = Op aangevoerd dat het voor de hand ligt dat een consument de winkel van Op & Top verwart of associeert met de winkel van Op = Op, dat zij zich niet aan de indruk kan onttrekken dat Op & Top daar bewust op heeft aangestuurd en dat Op & Top kennelijk wil meeliften op de naamsbekendheid van Op = Op. Met het enkel doen van deze suggesties heeft Op = Op haar stelling dat Op & Top haar beeldmerk slaafs heeft overgenomen, niet aannemelijk weten te maken. Van onrechtmatig handelen van de zijde van Op & Top is dan ook geen sprake.

Kantonrechter Breda, sector kanton 18 juli 2012, zaaknr. 711770 CV EXPL 12-2508 (Eiseres tegen gedaagden)

Uitspraak ingezonden door Janouk Kloosterboer, QuestIE Advocatuur.

Auteursrecht. Persoonlijkheidsrecht.

Betreft een fotozaak van een fotografe tegen twee rappers en hun management. De zaak heeft betrekking op een youtubefilmpje van de rappers, waarin een foto van de eiseres te zien is. Zij vordert gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding. Het verweer van gedaagden is niet meegenomen in de beoordeling, omdat conclusie van gedaagden retour is gezonden wegens niet ondertekenen daarvan. Hierop hebben gedaagden niet gereageerd. De gevorderde imagoschade van eiseres wordt afgewezen.

De kantonrechter oordeelt dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van eiseres en wijst een schadevergoeding van € 5.000,- toe.

2.3 Gedaagden zijn op 30 mei 2012 in rechte verschenen. Nu door de gedaaden ingediende conclusie niet ondertekend was, heeft de griffier de conclusie aan gedaagde sub 1 retour gezonden met de mededeling dat deze ondertekend ingediend diende te worden op de rolzitting van 13 juni 2012. Vervolgens hebben gedaagden ter rolzitting van 13 juni 2012 niet meer gereageerd. De vordering van eiseres is door gedaagden derhalve niet weersproken.

2.4 Nu de vordering de kantonrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, zal deze worden toegewezen, met dien verstande dat de gevorderde imagoschade zal worden afgewezen, nu deze onvoldoende is onderbouwd door eiseres.

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht.
Een ingezonden pleidooi / column van Roland Wigman, Versteeg Wigman Sprey advocaten.

Scene 25-1. D/I* Gerechtsgebouw, zittingzaal. De advocaat van de debuterende romanschrijver W. heeft zojuist gepleit voor ontbinding van de exploitatieovereenkomst tussen uitgever en schrijver wegens onvoldoende exploitatie door de uitgever. Aan het woord is de advocaat van de uitgever.

Edelachtbare,

Het boek van W. verkoopt niet. Laat ik – voor nu – meegaan met de stelling van mijn confrère dat het verleende (auteurs)recht niet voldoende geëxploiteerd wordt, in de zin dat het weinig tot niets oplevert.

Voor u ligt dan de vraag of het feit dat het aan W. toekomende auteursrecht niet in voldoende mate wordt geëxploiteerd, is te wijten aan (i) – het gebrek aan inspanningen van de zijde van mijn cliënte, dan wel (ii) - het gevolg is van het feit dat W.'s werk zo slecht is dat het geen afnemers vindt.

U zult begrijpen dat mijn cliënt van mening is dat het laatstgenoemde zich hier voordoet. De recensies zijn zonder uitzondering vernietigend en het publiek wil het werk niet. Misschien moet W. wel ander werk zoeken [noot: Hij zou zich misschien rekenschap moeten geven van hetgeen Prof. Visser schrijft over goede en slechte auteurs: Visser, D.J.G., Alle auteurs krijgen recht op een billijke vergoeding, NJB 2011, p. 2017 - 2021].

Als productie 1 is een specificatie overgelegd van alle inspanningen en moeite die mijn cliënte zich heeft getroost om het boek van W. onder de aandacht van het publiek te brengen. Als productie 2 zijn de verschenen recensies overgelegd.

Mijns inziens is met een en ander gegeven dat de onvoldoende exploitatie is toe te rekenen aan W., de maker, in de zin van art. 25e lid 1 Aw.

Natuurlijk zal mijn confrère de vraag opwerpen waarom mijn cliënte het werk, als het zo slecht is, dan toch heeft uitgegeven. Wel nu, de wondere wegen van de lezende consument zijn ondoorgrondelijk. Ware die wegen vooraf te kennen: iedere uitgever zou uitsluitend bestsellers uitgeven. Ook in dit geval was er hoop dat een groep lezers zich aangesproken zou voelen door het werk van W. Niet iedereen immers leest Proust of Kant.

Het oordeel van de consument is hard: dertig verkochte exemplaren.

Laat ik hier ook vooruitlopen op hetgeen mijn confrère ongetwijfeld zal betogen. Indien het werk zo slecht is dat het geen afnemers trekt, waarom verzet mijn cliënt zich dan tegen ontbinding van de exploitatieovereenkomst?

Het redigeren van de tekst, het zetten van de tekst, het drukken (papier, inkt) en het binden van het werk hebben de nodige investeringen gevergd. Daar komen bij: de kosten van het omslagontwerp, het verzenden van present en recensie exemplaren, advertentie en overige marketing kosten, zie productie 1 (mijn cliënt heeft nagenoeg met iedere recensent geluncht – niet uit een voorliefde voor een goede en voedzame lunch, maar uitsluitend om de recensent tot – bij voorkeur positieve – recensie van het werk van W. te bewegen. De bonnetjes zitten bij de productie.) en de inslag- en opslagkosten bij zowel het Centraal Boekhuis als bij cliënt zelf.

Mijn cliënte aanvaardt dat deze 'flop' voor haar rekening en risico is. Zij wenst haar verliezen niet op W. af te wentelen – hoe redelijk dat ook zou zijn. Zij verlangt wel, in alle redelijkheid, dat zij de kans behoudt om deze verliezen nog goed te maken.

Indien W. onverhoopt (maar zeer gewenst) een goed boek mocht schrijven en publiceren en mogelijk, zo nog mooier, een prijs zal winnen, zal ook het onderhavige werk weer afnemers vinden (al was het maar uit nieuwsgierigheid voor W.'s vroegere werk). Het is immers ook Saramago overkomen. Zijn werken werden – hier in Nederland - slechts aan anderhalve man en een paardenkop verkocht. Na twintig jaar noeste arbeid was daar de Nobelprijs voor de literatuur. De gehele voorraad kon zo weer in de verkoop en werd ook daadwerkelijk afgenomen. Beeldt u eens in dat W. de Nobelprijs voor de literatuur wint: wellicht zit er dan nog een tweede druk in!

Maar zelfs de eerste druk zal mijn cliënte niet kunnen (uit)verkopen indien thans de overeenkomst wordt ontbonden.

* D/I staat voor Dag/ Interieur
Reageren op/in deze serie? redactie@ie-forum.nl

Kritische kanttekeningen bij conservatoire beslagen op software ex art. 28 Aw. (Eerder verschenen in Tijdschrift voor Internetrecht, nr. 3 juni 2012)

Bijdrage van Fulco Blokhuis, Boekx Advocaten.

Steeds vaker vragen rechthebbenden toestemming om beslag te leggen op inbreukmakende software die bij een derde staat; bijvoorbeeld een server met inbreukmakende p2p software, een gameserver of een website van een ondernemer verwikkeld in een conflict, waarbij in alle gevallen de server bij een hostingprovider staat. Bij het leggen van het beslag gaat een website tijdelijk uit de lucht en is er sprake van bijvangst (materiaal waarop volgens het verlof geen beslag kan worden gelegd). De beslagsyllabus (v 2011) schrijft voor dat er geen gelijktijdig conservatoir bewijsbeslag (art. 1019b-1019d Rv) en/of beslag tot afgifte bij derden (28 Auteurswet) gelegd kan worden. Toch is dit vaak wel het geval. Daarnaast wordt een beslag ex art. 28 Aw ook gebruikt om de waarborgen van het bewijsbeslag omtrent privacy te omzeilen. Al met al genoeg redenen om de beslagpraktijk ex art. 28 Aw eens goed tegen het licht te houden. In dit artikel zullen diverse vragen worden behandeld die een beslaglegger en Voorzieningenrechter (zouden) moeten beantwoorden om eventueel tot een rechtsgeldig beslag ex art. 28 Aw te kunnen komen; vragen over jurisdictie en toepasselijk recht, de vraag of software überhaupt kan worden beslagen, en de proportionaliteitstoets. Daarnaast bespreek ik aspecten bij een forensische kopie en wordt er een korte vergelijking gemaakt met het bewijsbeslag.

Lees het hele artikel hier.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 18 juli 2012, zaaknr. 40434/KG ZA 12-485 (Eiser c.s. tegen Nope is Dope B.V. c.s.)

Uitspraak én samenvatting ingezonden door Bert Gravendeel, Gravendeel Advocaten.

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Domeinnamen.

In de onderhavige zaak heeft één van de eisers enkele merken in licentie gegeven aan één van de gedaagden, op voorwaarde dat hij een aandeel zou verwerven van 33% in het aandelen pakket van de betrokken gedaagde. Het aandeel verwerft hij niet en verwerving na 3 jaar in het licht van de huidig zaak wordt in kort geding als onvoldoende spoedeisend geoordeeld. Eiser stelt dat later een van de andere gedaagden de merkrechten wegens een vervalste akte heeft doen overdragen. Dit komt niet voldoende vast te staan, omdat de originele akte nergens is te vinden en aan relevant grafologisch onderzoek niet kan worden toegekomen. De andere eiser is auteursrechthebbende op het logo dat in meerdere van de genoemde merken is opgenomen. Eiser heeft de met de merknaam overeenstemmende domeinnaam nopeisdope.com, die op naam stond van één van gedaagden, zonder titel overgedragen aan de andere eiser na bedreigingen. Eiser vordert om als bewindvoerder ex art 710 Rv bij de werkmaatschappij Nope Is Dope BV te worden aangesteld, maar dit wordt door de voorzieningenrechter afgewezen. De vordering in reconventie tot staking van het gebruik van de merken en handelsnaam Nope Is Dope en overdracht van het domein nopeisdope.com wordt toegewezen aan gedaagden.

De voorzieningenrechter beveelt eiser c.s inbreuk op de merkrechten en de handelsnaam te staken en gestaakt te houden, beveelt eiser c.s. de domeinnaam nopeisdope.com ter vrije beschikking van Nope Is Dope c.s. te stellen. De proceskosten worden gematigd en deels gecompenseerd.

Merkinbreuk
6.5.2 Gelet hierop is niet met de in kort geding vereiste mate van zekerheid vast te stellen aan wie de merkrechten toebehoren. Binnen dit kort geding, waarbinnen voor verdere bewijsvoering gen plaats is, in het kader van de belangenafweging terughoudendheid geboden met het treffen van voorlopige voorzieningen die vergaande negatieve consequenties kunnen hebben voor de bedrijfsvoering van partijen, waaronder het veroorzaken van blijvende schade. Dat het niet gebruik kunnen maken van de merkrechten A tot en met E voor NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., ernstige schade met zich meebrengt is evident. Nope is Dope B.V. maakt sinds haar oprichting in september 2009 veelvuldig gebruik van haar (licentie)rechten op de merken A tot en met E bij het promoten van de door Nope is Dope B.V. georganiseerde (dans)evenementen en de verkoop van tickets ten behoeve van die evenementen. Hiermee heeft NID c.s. voldoende aannemelijk gemaakt een zwaarwegend beland te hebben bij de merkrechten A tot en met ter uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van Nope is Dope B.v.. Eiser c.s. heeft een redelijk, zwaarwegend belang bij de merkrechten op A tot en met onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt. Weliswaar heeft eiser ter zitting verklaard zo'n drie keer -met gebruik van zijn merkrechten- bedrijfsactiviteiten te hebben ontplooid, maar eiser c.s. heeft hier geen stukken van overlegd. Voorts kan in de geschetste situatie niet worden uitgesloten dat het door eiser c.s. gebruiken van voornoemde merkrechten voor het ontplooien van soortgelijke bedrijfsactiviteiten als Nope is Dope B.V. als onrechtmatig handelen van eiser c.s. jegens Nope is Dope B.V. gekwalificeerd moet worden. Daar komt bij dat de rechten van de licentienemer niet zonder omstandigheden zal de voorzieningenrechter zodanige voorzieningen treffen die er op neerkomen dat de bestaande situatie gehandhaafd wordt tot in de bodemprocedure hierover is beslist, dan wel partijen anderszins tot en vergelijk zijn gekomen. Het onder I primair in reconventie ten aanzien van de merkrechten A tot en met E zal daarom als na te melden worden toegewezen, onder afwijzing van het onder 3 in conventie gevorderde ten aanzien van de merken A, B, D en E. De meegevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. Nu noch NID c.s., noch eiser c.s. aannemelijk heeft gemaakt dat de andere partij inbreuk maakt op de merkrechten F en G, en ook overigens niet is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE, zullen de vorderingen onder 3 in conventie en onder I primair in reconventie voor zover die zien op F en G worden afgewezen.

6.5.3 Gelet op het onder 6.5.2 overwogene zal de vordering onder 4 in conventie worden afgewezen omdat deze vordering ziet op logo's die tevens zijn aan te merken als beeldmerken en over deze beeldmerken is onder 6.5.2 reeds geoordeeld. De vraag of de -als productie 21 door eiser c.s. overgelegde- akte van overdracht auteursrechten d.d. 12 april 2006 tussen derde en eiser echt dan wel vervalst is kan mitsdien onbesproken blijven.

Handelsnaam
6.8 (...) Tussen partijen is niet in geschil dat Nope is Dope B.V. de handelsnaam Nope is Dope sinds haar oprichting op 2 september 2009 gebruikt voor haar bedrijfsactiviteiten en de website. Eiser heeft onvoldoende onderbouwd en aannemelijk gemaakt dat hij onder de naam Nope is Dope deelneemt aan het economisch verkeer, waarbij materieel voordeel wordt beoogd en waarmee hij in min of meer blijvend verband naar buiten toe optreedt. Hiermee voldoet eiser c.s. niet aan artikel 1 van de Handelsnaamwet.

Domeinnaam
7.3 De voorzieningenrechter stelt (...) dat voorshands voldoende aannemelijk is dat Nope is Dope B.V. rechthebbende is op de domeinnaam nopeisdope.com. Tussen partijen is voorts niet in geschil dat Nope is Dope B.V. tot voor kort de domeinnaam nopeisdope.com in gebruik had en dat eiser c.s. deze domeinnaam, middels het wijzigen door eiser van de inloggegevens, zich heeft toegeëigend. Eiser c.s. heeft dit zelf ter zitting erkend. De voorzieningenrechter kwalificeert dit handelen als domeinkaping. Dat NID c.s., meer in het bijzonder Nope is Dope B.V., hierdoor grote schade kan lijden is evident. De weigering van eiser c.s. om de domeinnaam toegankelijk te maken en over te dragen aan NID c.s. maakt daarom naar voorlopig oordeel inbreuk op de rechten die NID c.s. op de website kan doen gelden. Hiermee ligt de vordering onder V in reconventie, voor zover die ziet op de domeinnaam nopeisdope.com, als na te melden voor toewijzing gereed, met dien verstande dat het onder V i)primair gevorderde, gezien de door de voorzieningenrechter op dat punt te betrachten terughoudendheid, niet wordt toegewezen. De onder V gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd. De vordering onder IV in reconventie zal niet afzonderlijk worden toegewezen omdat NID c.s. de onder IV in reconventie gevorderde handelingen zelf in haar macht heeft op het moment dat de domeinnaam nopeisdope.com aan haar te vrije beschikking staat.

Op andere blogs:
DomJur (nummer 2012-873)

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-376/11 (Pie Optiek) - perscommuniqué

Prejudiciële beslissing ingediend door het Hof van Beroep te Brussel (België).

In navolging van IEF 11265 (Concl. A-G). Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Lastgeving (eigen naam, maar voor rekening van een ander). Uitleg van de woorden: 'licentiehouders van oudere rechten'. Het Hof EU benadrukt dat houders van oudere rechten tijdens de 'Sunrise Period' slechts één of meer domeinnamen in het .eu-domein kunnen laten registreren wanneer zij hun vestigingsplaats, hoofdbestuur, hoofdkantoor of woonplaats in de Unie hebben. Licentiehouders van oudere rechten zijn slechts registratiegerechtigd wanneer zij aanwezig zijn op het grondgebied van de Unie en in plaats van de houder beschikken over het oudere recht.

Antwoord van het Hof EU:

Artikel 12, lid 2, derde alinea, van verordening (EG) nr. 874/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van regels met betrekking tot het overheidsbeleid voor de toepassing en werking van het .eu-topniveaudomein en de beginselen inzake registratie, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” niet doelen op een persoon die door de houder van het betrokken merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van deze houder, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met bedoeld merk, zonder evenwel gemachtigd te zijn dat merk commercieel te gebruiken in overeenstemming met de eigen functies ervan.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 12, lid 2, van verordening [nr. 874/2004] aldus worden uitgelegd dat in een situatie waarin het betrokken oudere recht een merkrecht is, de woorden „licentiehouders van oudere rechten” kunnen doelen op een persoon die door de houder van het merk uitsluitend is gemachtigd om, in eigen naam maar voor rekening van de licentiegever, een domeinnaam te registreren die gelijk is aan of overeenstemt met het merk, of, zonder evenwel gemachtigd te zijn om het merk voor andere doeleinden te gebruiken of om het teken als merk te gebruiken, bijvoorbeeld voor het in de handel brengen van waren of diensten onder het merk?

2) Zo ja, moet artikel 21, lid 1, sub a, van verordening nr. 874/2004 dan aldus worden uitgelegd dat „een recht of gewettigd belang” eveneens bestaat indien de „licentiehouder van oudere rechten” de .eu-domeinnaam in eigen naam maar voor rekening van de houder van het merk heeft geregistreerd, wanneer laatstgenoemde niet voldoet aan de eisen van artikel 4, lid 2, sub b, van verordening [nr. 733/2002]?

Op andere blogs:
IPKat (Pie in the eye: Non-EU companies suffer .EU domain name blow)

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, zaaknr. 339611/HA ZA 09-1922 (Thane Direct Company c.s. tegen Robba B.V.)

In navolging van IEF 10083.

Merkenrecht. Auteursrecht. Compensatie proceskosten. Thane is merkhouder van het Beneluxwoordmerk Slim 'n Lift  en van Gemeenschapswoordmerk Orbitrek. Robba biedt figuurcorrigerende onderkleding en fitnessapparatuur aan onder de naam Slim 'n Lift Supreme Body Suit resp. Orbitrac, met gebruik van een foto afkomstig van de website van Thane. In het tussenvonnis heeft de rechtbank bepaald dat er sprake is van gedeeltelijke merkinbreuk op het Beneluxmerk. De rechtbank heeft het gevorderde verbod op het Gemeenschapsmerk en het auteursrecht op de foto toewijsbaar geoordeeld. De gevorderde winstafdracht is afgewezen. Aan Thane is gelegenheid geboden de schadevergoeding te onderbouwen, deze heeft Thane vervolgens ingetrokken. Thane heeft verzocht eindvonnis te wijzen met veroordeling van Robba in de proceskosten.

In de onderhavige zaak oordeelt de rechtbank dat er reden bestaat voor compensatie van de proceskosten. Dit omdat de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is toegewezen en Thane op bepaalde punten in het ongelijk is gesteld, dan wel haar vordering heeft ingetrokken.

De rechtbank verbiedt Robba inbreuk te maken op de merken en het auteursrecht van Thane Direct op last van een dwangsom.

2.6. Nu in deze procedure de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk slechts gedeeltelijk is komen vast te staan en Thane juist op de punten, die partijen voorafgaand aan de procedure verdeeld hielden, in het ongelijk wordt gesteld of zij zelf haar vordering heeft ingetrokken, bestaat reden, zoals Robba bepleit, voor compensatie van de proceskosten.

2.7. De gevorderde opgave van informatie met betrekking tot verkochte inbreukmakende producten wordt afgewezen. Bij deze opgave heeft Thane geen belang nu geen winstafdracht zal worden bevolen. Thane heeft daarnaast de met een verklaring van registeraccountant Oomen onderbouwde stelling van Robba, dat zij wel heeft aangeboden, maar niet daadwerkelijk inbreukmakende producten heeft ingekocht en verkocht, onvoldoende gemotiveerd bestreden. Voor zover al is verkocht, zijn de producten bovendien
aan particulieren verkocht. De gevorderde informatie is daarom evenmin zinvol om verdere inbreuken te voorkomen. Thane heeft ook in zoverre geen belang bij deze vordering.

2.8. In het tussenvonnis is overwogen dat het gebruik van de tekens ‘Slim & Lift Supreme Body Suit’ niet, zoals Thane heeft gesteld, als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE1 kan worden aangemerkt omdat geen verwarringsgevaar bestaat. Daaraan is toe te voegen dat al om dezelfde reden het gebruik van die tekens niet kan worden verboden op grond van de gestelde onrechtmatige daad (oneerlijke concurrentie).

Rechtbank 's-Gravenhage 18 juli 2012, zaaknr. 404808/HA ZA 11-2524 (Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen Digi Pres Group S.P. Zoo)

Octrooirecht. Rechtbank onbevoegd.

Philips is houdster van een aantal essentiële octrooien met betrekking tot DVD-technologie, onder meer van het Poolse nationale octrooi PL 183099. Digipres vervaardigt en verkoopt onder meer DVD-ROM en DVD-video disks. Partijen hebben op 1 januari 2010 een licentieovereenkomst gesloten met betrekking tot onder meer voornoemd octrooi, waarin aan Digipres de vervaardiging in Polen en de wereldwijde verhandeling van DVD-disks werd toegestaan. Digipres is in gebreke gebleven met betaling van de verschuldigde royalty's. Zij heeft op 24 december 2010 een verzoek ingediend bij het Poolse octrooibureau tot nietigverklaring van het octrooi. Op 27 juni 2011 is Philips een bodemprocedure begonnen bij de rechtbank in Warschau.

De rechtbank oordeelt dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de in de hoofdzaak ingestelde vorderingen van Philips. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen gaat niet op. De rechtbank stelt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, deze moet echter zijn oordeel over de inbreuk aanhouden totdat de buitenlandse rechter heeft beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

De rechtbank verklaart zich onbevoegd en veroordeelt Philips in de proceskosten.

4.3. De forumkeuze in de DVD-overeenkomst is ruim geformuleerd: “any dispute […] in connection with this agreement […]”. Door de inbreukprocedure bij de Poolse rechter aan te brengen, heeft Philips, zoals artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst haar toestaat, het forum voor beslechting van de geschillen tussen partijen gekozen. Zonder nadere motivering, die ontbreekt, ziet de rechtbank geen aanleiding Philips te volgen in haar stelling dat een geschil over de vraag, of het Digipres is toegestaan DVD’s in Polen te verhandelen na de door Philips gestelde en door Digipres betwiste beëindiging van de DVDovereenkomst, niet onder de forumkeuze valt. Een redelijke uitleg van artikel 11.7 van de DVD-overeenkomst brengt met zich mee dat, zoals Digipres heeft aangevoerd en Philips ook niet betwist, die keuze moet gelden voor alle geschillen tussen partijen die verband houden met de DVD-overeenkomst. Het geschil over de vraag of het Digipres is toegestaan thans nog in Polen DVD’s te verhandelen houdt daarmee zonder twijfel verband, zoals ook daaruit blijkt dat Digipres in de inbreukprocedure in Polen de rechtsgeldige opzegging van de DVD-overeenkomst door Philips betwist.

4.4. De stelling van Philips dat zij genoodzaakt was de inbreukvordering bij de Poolse rechter aan te brengen – waarmee zij kennelijk wil betogen dat van enige keuze van een forum om die reden geen sprake is – gaat niet op. Uit het arrest Roche-Primus II (HR 30 november 2007, LJN: BA9608) volgt dat een inbreukvordering bij de Nederlandse rechter aanhangig kan worden gemaakt ook al wordt de geldigheid van het octrooi bestreden, zij het dat deze zijn oordeel over de inbreuk zal moeten aanhouden totdat door de buitenlandse rechter is beslist op de gestelde nietigheid van het octrooi.

HvJ EU 19 juli 2012, zaak C-130/11 (Neurim Pharmaceuticals tegen Comptroller-General of Patents)

Prejudiciële vragen gesteld door Court of Appeal (Engeland & Wales).

In navolging van IEF 11264 (Concl. A-G). Octrooirecht. ABC.

In 't kort: Geen ABC voor geneesmiddel met werkzame stof op basis van latere vergunning, wanneer basisoctrooibescherming zich niet uitstrekt tot eerdere vergunning in de zin van artikel 4 EG Vo 469/2009.

Antwoord van het Hof EU:

1) De artikelen 3 en 4 van verordening (EG) nr. 469/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen, moeten aldus worden uitgelegd dat, in een geval zoals in het hoofdgeding aan de orde is, het enkele bestaan van een vergunning voor het in de handel brengen die eerder voor het geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik is verkregen, er niet aan in de weg staat dat een aanvullend beschermingscertificaat wordt afgegeven voor een andere toepassing van hetzelfde product waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven, mits deze toepassing binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi op basis waarvan de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is ingediend.

2) Artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 moet aldus worden uitgelegd dat deze bepaling verwijst naar de vergunning voor het in de handel brengen van een product dat binnen de beschermingssfeer valt van het basisoctrooi waarop de aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat is gebaseerd.

3) De antwoorden op de vorige prejudiciële vragen luiden niet anders indien, in een situatie zoals die van het hoofdgeding, waarin twee geneesmiddelen waarvoor opeenvolgende vergunningen voor het in de handel brengen zijn verkregen, dezelfde werkzame stof bevatten, voor de tweede vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, of indien het product waarop de eerste vergunning voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking had, binnen de beschermingssfeer viel van een ander octrooi, dat toebehoorde aan een andere houder dan de aanvrager van het aanvullende beschermingscertificaat.

Prejudiciële vragen:
1) Moet artikel 3, sub d, van verordening (EEG) nr. 1768/92 [thans verordening (EG) nr. 469/2009] (hierna: ‚ABC-verordening’) in gevallen waarin voor een geneesmiddel met een bepaalde werkzame stof een vergunning voor het in de handel brengen (A) is verleend, aldus worden uitgelegd dat deze vergunning in de weg staat aan de afgifte van een aanvullend beschermingscertificaat op basis van een latere vergunning voor het in de handel brengen (B) van een ander geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, wanneer de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming in de zin van artikel 4 zich niet uitstrekken tot het in de handel brengen van het product dat valt onder de eerdere vergunning voor het in de handel brengen?

2) Indien een aanvullend beschermingscertificaat kan worden afgegeven, hebben de woorden ‚de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Gemeenschap’ in artikel 13, lid 1, van de ABC-verordening dan steeds betrekking op een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel dat binnen de grenzen van de door het basisoctrooi verleende bescherming valt in de zin van artikel 4?

3) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien de eerdere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor diergeneeskundig gebruik voor een bepaalde indicatie en de latere vergunning voor het in de handel brengen is verleend voor een geneesmiddel voor menselijk gebruik voor een andere indicatie?

4) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien voor de latere vergunning voor het in de handel brengen een volledige aanvraag voor het in de handel brengen vereist was overeenkomstig artikel 8, lid 3, van richtlijn 2001/83/EG (voorheen een volledige aanvraag op grond van artikel 4 van richtlijn 65/65/EEG)?

5) Maakt het voor het antwoord op de vorige vragen verschil indien het product waarop vergunning (A) voor het in de handel brengen van het desbetreffende geneesmiddel betrekking heeft, binnen de beschermingsomvang valt van een ander octrooi waarvan de geregistreerde houder een ander is dan degene die het aanvullende beschermingscertificaat aanvraagt?

Gerechtshof Amsterdam 17 juli 2012, zaaknr. 200.093.647/10 (Eiser tegen Gedaagde)

Uitspraak ingezonden door Mira Herens, NVJ Advocaten.

In navolging van IEF 9762. Auteursrecht op foto's. Plaatsen van foto's op website.

Eiser is professioneel fotograaf en heeft foto´s gemaakt van de handen van een derde die werkzaam is als osteopaat. Deze derde heeft met toestemming van eiser deze foto´s openbaar gemaakt op haar website met daarbij een copyright vermelding. De betreffende foto´s zijn zonder toestemming van eiser openbaar gemaakt op de website van gedaagde, die eveneens werkzaam is als osteopaat. De website van gedaagde is door Studio Royaal geactualiseerd, die de bewuste foto´s op www.osteopaat.org heeft geplaatst.

Het hof stelt vast dat er sprake is van een auteursrechtinbreuk door gedaagde. Het hof oordeelt dat gedaagde een professionele ondernemer is en dat hij een onderzoeksplicht heeft naar de auteursrechtelijke herkomst van de foto´s, waaraan niet is voldaan. Hierdoor heeft gedaagde bewust het risico van auteursrechtinbreuk genomen en aldus verwijtbaar gehandeld. Hieraan doet niet af dat gedaagde de foto´s direct nadat eiser hem aansprakelijk had gesteld van zijn website heeft verwijderd. Met betrekking tot het vaststellen van de schadevergoeding, oordeelt het hof dat het niet relevant is welke afspraken eiser met de derde heeft gemaakt.

Het hof vernietigt het vonnis in eerste aanleg en veroordeelt gedaagde tot het betalen van schadevergoeding ad € 5000 aan eiser en tot vergoeding van de proceskosten.

Auteursrechtinbreuk
3.3.3 Dit verweer treft geen doel. Zoals eiser terecht stelt, vereist de Auteurswet voor inbreuk geen opzet of kwade trouw. Evenmin stelt de Auteurswet vormvereisten voor het ontstaan of handhaven van auteursrecht zoals het vermelden van de naam van de maker bij de foto's. Gedaagde is een professionele ondernemer zodat van hem mocht worden verwacht dat hij zich ervan had vergewist of de onderhavige foto's auteursrechtelijk beschermd zijn en wie de maker is van de desbetreffende foto's alvorens tot openbaarmaking daarvan over te gaan. Aan deze onderzoeksplicht heeft gedaagde niet voldaan. Onbestreden is immers dat gedaagde voorafgaand aan de plaatsing van de foto's op zijn website noch met eiser noch met de derde contact heeft opgenomen. Indien hij contact zou hebben gezocht met de derde, die in zijn visie immers als auteursrechthebbende had te gelden, zou hij -gelet op haar in het geding gebrachte verklaring (productie 1 bij conclusie van repliek)- vernomen hebben dat eiser auteursrechthebbende op de bedoelde foto's is. Door niet aan zijn onderzoeksplicht te voldoen, heeft Konings bewust het risico van auteursrechtinbreuk genomen en aldus verwijtbaar gehandeld.

3.3.4 Aan het voorgaande doet niet af dat gedaagde de foto’s direct nadat hij door eiser aansprakelijk was gesteld van zijn website heeft verwijderd. Derhalve slagen de hierboven besproken grieven.

Schadevergoeding
3.4.2 Gelet op de aard van de overtreding en de overige omstandigheden zoals hiervoor vermeld, waaronder begrepen de niet betwiste stelling van eiser dat hij bij gevraagde toestemming doorgaans een bedrag van € 599,- per foto vraagt en het feit dat eiser zijn vordering zoals die uit de Algemene Voorwaarden van de Fotografenfederatie zou volgen heeft gematigd, acht het hof een vergoeding van € 5000,- toewijsbaar met inachtneming van hetgeen omtrent schadebegroting is bepaald in artikel 6:97 BW. In dat bedrag is schadevergoeding wegens het ontbreken van toestemming en van naamsvermelding begrepen. In het kader van de begroting van de schade is, anders dan gedaagde betoogt, niet relevant welke afspraken eiser met de derde heeft gemaakt en evenmin dat eiser de door hem verrichte werkzaamheden pas op 28 december 2009 aan de derde heeft gefactureerd. Derde heeft immers de foto's openbaar gemaakt met toestemming van eiser waarmee de rechtsverhouding tussen hen essentieel verschilt van die tussen eiser en gedaagde. Grief 4 slaagt dus eveneens.

Op andere blogs:
NVJ (NVJ verheugd met uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam)