HvJ EU 17 januari 2012, zaak C-302/10 (Infopaq II tegen Danske Dagblades Forening)

Infopaq I: IEF 8070 ("Elf woorden"). Vergelijk met Conclusie AG in DR TV2 Danmark, IEF 10787. Wanneer is er sprake van vastlegging van voorbijgaande aard?

Het hof verklaart voor recht:

1) Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij moet aldus worden uitgelegd dat in het kader van een zogenoemd „data-captureprocedé” verrichte tijdelijke reproductiehandelingen als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn,
– voldoen aan de voorwaarde dat deze handelingen een integraal en essentieel onderdeel van een technisch procedé moeten vormen, ondanks het feit dat zij aan het begin en aan het einde van dit procedé worden verricht en menselijke tussenkomst vereisen;

– voldoen aan de voorwaarde dat de reproductiehandelingen als enig doel moeten hebben, rechtmatig gebruik van een werk of van beschermd materiaal mogelijk te maken;
– voldoen aan de voorwaarde dat deze handelingen geen zelfstandige economische waarde mogen bezitten, wanneer enerzijds door het verrichten van die handelingen geen extra winst kan worden gemaakt die boven op de winst komt die uit het rechtmatige gebruik van het beschermde werk wordt gehaald, en anderzijds de tijdelijke reproductiehandelingen niet op een wijziging van het werk uitlopen.
2) Artikel 5, lid 5, van richtlijn 2001/29 moet aldus worden uitgelegd dat in het kader van een zogenoemd „data-captureprocedé” verrichte tijdelijke reproductiehandelingen als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, moeten worden geacht te voldoen aan de voorwaarde dat de reproductiehandelingen geen afbreuk mogen doen aan de normale exploitatie van het werk en de wettige belangen van de rechthebbende niet onredelijk mogen schaden, wanneer zij voldoen aan alle voorwaarden van artikel 5, lid 1, van deze richtlijn.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-2161 (Tempur c.s. tegen The Energy+ Company)

Bodemzaak / executie in navolging van IEF 9300 (Vzr). Executieprocedure. Er wordt een verklaring voor recht gegeven dat niet, althans niet volledig aan het vonnis is voldaan.

Merkenrecht. Reclamerecht. Adwords. Metatags. Geschil tussen eiser Tempur en gedaagde, die voor de verkoop van haar matrassen gebruik maakt van de adwords ‘tempur’ en ‘tempoer’. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van adwords moet worden aangemerkt als vergelijkende reclame en dat een merkhouder zich niet op grond van haar merkrechten kan verzetten tegen die reclame, voor zover die voldoet aan de in artikel 6:194a Lid 2 BW genoemde voorwaarden. De bodemrechter geeft (zoals gevorderd) de verklaring voor recht en er zijn dwangsommen verbeurd.

4.3. verklaart voor recht dat Energy+, door het direct en indirect via derden (doen) gebruiken van de Tempur-merken en daarmee overeenstemmende tekens (waaronder ‘tempoer’, ‘temper’, ‘temper foam’, ‘Temper schuim’, ‘Tempur schuim’ en ‘Tempur materiaal’) op internet, waaronder het gebruik van de voornoemde Tempur-merken en daarmee overeenstemmende tekens op de websites www.energy-plus.info en www.medi-active.nl, als zoekwoord(en) in het kader van (een) zoekmachineadvertentiedienst(en) op internet, in zoekmachineadvertenties, als metatag(s), in domeinnamen en in vergelijkingslijsten, een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, inbreuk maakt en heeft gemaakt op de Tempur-merken, alsmede dat Energy+ zich schuldig maakt en heeft gemaakt aan misleidende reclame en ongeoorloofde vergelijkende reclame en ook overigens onrechtmatig jegens Tempur handelt en heeft gehandeld een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding;

4.10. verklaart voor recht dat Energy+ niet, althans niet volledig aan het vonnis van 20 december 2010 (nr. 380445 / KG ZA 10-1425) heeft voldaan, meer specifiek dat Energy+ niet, althans niet tijdig en volledig aan de veroordeling onder 5.2. van het genoemde vonnis heeft voldaan door het gebruik van de aanduidingen ‘Temper schuim’, ‘Tempur schuim’, en Tempur materiaal’, een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, en dat op grond van deze verzuimen Energy+ - een bedrag aan dwangsommen is verbeurd van € 10.000,-- per dag dat zij na 30 december 2010 in gebreke is gebleven aan voornoemde veroordelingen van het voornoemde vonnis te voldoen;

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-1251 (Minigrip Nederland B.V. tegen Reclosable Packaging Europe B.V.)
Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Minigrip Europe is houdster van diverse MINIGRIP-merken voor een sluitsysteem voor plastic zakjes. RPE verkoopt machines voor de verwerking van voorgevormde zakken. Daarnaast verkoopt zij zakken ten behoeve van deze machines. Deze zakken betrekt zij onder meer van een Indiaas bedrijf Swiss Pack Pvt. Ltd. (hierna: Swiss Pack). In juli 2010 is Minigrip gestuit op de website www.minigrip.co.nl en heeft een offerte aangevraagd en ontvangen.

Minigrip handhaaft dat RPE met het reageren op haar verzoek om een prijsopgave en door het (tevens) richten van het emailbericht aan info@minigrip.co.nl, inbreuk op de MINIGRIP-merken heeft gemaakt.

Echter uit de overlegde informatie volgt niet dat RPE deze website voert of anderszins bij het bestaan of de inhoud ervan betrokken is. Het bepaald niet foutloze Nederlands op deze website (dat naar de rechtbank veronderstelt het resultaat is van een vertaalmachine) is een aanwijzing dat RPE geen bemoeienis met deze website heeft gehad.

Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat niet is vast komen te staan dat RPE de MINIGRIP-merken heeft gebruikt voor waren of diensten zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub a, b of c BVIE, zodat merkinbreuk op de voornoemde gronden niet kan worden aangenomen.

4.6. Met RPE is de rechtbank van oordeel dat het aldus, naar aanleiding van een verzoek van degene aan wie de desbetreffende email is gericht, reageren op een verzoek om prijsopgave, nog geen gebruik van de MINIGRIP-merken inhoudt. Uit de overgelegde informatie over de website www.minigrip.co.nl blijkt dat op die website inderdaad het teken “Minigrip” voorkomt maar uit de op de website gepresenteerde informatie volgt niet dat RPE deze website voert of anderszins bij het bestaan of de inhoud daarvan betrokken is. Het bepaald niet foutloze Nederlands op deze website (dat naar de rechtbank veronderstelt het resultaat is van een vertaalmachine), is een aanwijzing dat RPE geen bemoeienis met deze website heeft gehad. Zoals Minigrip ter comparitie heeft bevestigd, komt RPE op deze website in het geheel niet voor. Uit de door Minigrip overgelegde informatie over de website (onder 2.6 hiervoor samengevat) blijkt niet dat RPE iets met deze website van doen heeft. In haar verzoek om een prijsopgave te doen, gebruikt Minigrip de MINIGRIP-merken niet. Ook in het emailbericht waarmee dit verzoek door Swiss Pack aan RPE wordt doorgezonden worden de MINIGRIP-merken niet gebruikt. In haar prijsopgave (kennelijk verzonden vanuit haar eigen domein rpebv.nl) gebruikt RPE de MINIGRIP-merken evenmin. Wel wordt in de onderwerpregel van dit emailbericht verwezen naar “Minigrip”, maar uit de context – een reactie bestaande uit een prijsopgave voor stazakken op verzoek van Minigrip – lijkt eerder te volgen dat hiermee verwezen wordt naar degene ten behoeve van wie prijsopgave wordt gedaan, te weten Minigrip. In ieder geval valt hieruit niet zonder nadere onderbouwing – die niet gegeven is – af te leiden dat sprake is van merkgebruik. Dat RPE haar reactie aan Minigrip met haar prijsopgave (met hetzelfde bericht) ook aan info@minigrip.co.nl heeft gezonden, is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als gebruik door RPE van de MINIGRIP-merken voor waren of diensten.

4.7. Voor zover Minigrip (impliciet) stelt dat RPE iets te maken zou hebben (gehad) met, of op enigerlei wijze verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat haar naam of adres op websites van anderen door die anderen genoemd worden, geldt dat zij in het licht van RPE’s gemotiveerde betwisting van betrokkenheid daarbij of verantwoordelijkheid daarvoor geen, althans onvoldoende, onderbouwing aan haar stellingen op dit punt heeft gegeven. Bovendien volgt uit hetgeen Minigrip heeft gesteld nog niet dat er daardoor door RPE inbreuk op de MINIGRIP-merken zou zijn gemaakt. Op slechts één van de vele door Minigrip overgelegde prints van websites worden én RPE genoemd én “Minigrip”-zakken aangeboden. Het gaat hier om de website www.plasticziplockbags.net waar allerlei verschillende ziplock bags – onder andere “Minigrip Bags” – worden genoemd. RPE wordt op deze website genoemd als één van de contacten in de Europese Unie. Volgens Minigrip staat deze website op naam van een Indiase partij. Dat RPE verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze website zou zijn, wordt door Minigrip niet gesteld noch volgt dat uit de overgelegde stukken. Overigens volgt uit de wijze waarop RPE wordt vermeld op deze website – zonder meer – nog niet dat er sprake is van merkgebruik door RPE. 4.8. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat niet is vast komen te staan dat RPE de MINIGRIP-merken heeft gebruikt voor waren of diensten zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub a, b of c BVIE, zodat merkinbreuk op de voornoemde gronden niet kan worden aangenomen. Door Minigrip is niet gesteld dat er sprake zou zijn van gebruik van de merken anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat de door Minigrip aangevoerde feiten en omstandigheden evenmin kunnen leiden tot de vaststelling dat RPE de MINIGRIP-merken zou hebben gebruikt als bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub d BVIE, zodat ook op die grond geen inbreuk kan worden aangenomen. Minigrips vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-2158 (Dirx Drogisterijen B.V. tegen Sporttrading Holland B.V.)

Na de eerdere (dubbele) vrijwaringsprocedure IEF 9704.

(Gemeenschaps)merkenrecht. Inbreuk op kleding. Sporttrading levert aan Dirx Drogisterijen. Sporttrading vordert succesvol dat haar wordt toegestaan de vennootschap naar vreemd recht Ressokd-Rings S.L. gevestigd te Elche, Alicante, Spanje in ondervrijwaring op te roepen.

4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in (onder)vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen.

4.2. Sporttrading heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de vrijwaringszaak voor haar nadelig zou uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Ressokd-Rings S.L. De incidentele vordering moet derhalve worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

4.3. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Rechtbank 's-Gravenhage 18 januari 2012, HA ZA 11-2462 (Novartis/Ciba Vision tegen Friederichs B.V.)

In het kort: Vrijwaringsprocedure. Friederichs wordt toegestaan haar leverancier in vrijwaring op te roepen.

Novartis c.s. houdt zich bezig met de productie, de verkoop en de wereldwijde marketing van onder meer contactlenzen en is houdster van een aantal Gemeenschapsmerken AIR OPTIX voor waren in klasse 9 (optische toestellen en instrumenten, optische lenzen, contactlenzen).

Friederichs houdt zich onder meer bezig met de handel van producten voor opticiens. Zij verhandelt onder meer contactlenzen onder het merk AIR OPTIX. Via de website www.optitradeonline.nl heeft Friederichs volgens Novartis c.s. AIR OPTIX contactlenzen aangeboden die afkomstig zijn van buiten de EER. Friederichs vordert, succesvol, dat haar leverancier uit het Verenigd Koninkrijk, Saurus Ltd., in vrijwaring wordt opgeroepen.

4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Friederichs heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Saurus Ltd. De incidentele vordering Friederichs toe te staan Saurus Ltd. in vrijwaring op te roepen moet dan ook worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

4.3. De rechtbank zal de termijn voor het in vrijwaring oproepen bepalen op de door Friederichs verzochte twaalf weken, nu deze termijn voor het betekenen van de dagvaarding en het verkrijgen van bewijs daarvan in de gegeven omstandigheden niet onredelijk voorkomt. Het bezwaar van Novartis c.s. dat een dergelijke termijn tot onnodige vertraging in de procedure zal leiden wordt verworpen. Het belang van Friederichs bij vrijwaring rechtvaardigt enige vertraging, terwijl het bij deze rechtbank van kracht zijnde landelijk rolreglement voldoende waarborgen biedt om verdere vertraging te voorkomen.

4.4. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

Lotte Anemaet, 'Respecteer onze rechten, frameanalyse van het Nederlandse debat over het illegaal downloaden binnen het auteursrecht, Universiteit Leiden 2011.

Op donderdag 27 mei 2010 werd in De Balie in Amsterdam een verkiezingsdebat georganiseerd over auteursrecht, internet, privacy en informatievrijheid: het Grote Download debat.

Aanleiding voor het debat was destijds het plan om downloaden uit illegale bron te verbieden en de Thuiskopie heffing op blanco CD’s en DVD’s af te schaffen. Auteursrecht op internet: wordt het ‘heffen’ of ‘handhaven’, of allebei, of geen van beide? Wat willen de belanghebbenden? Wat wil de politiek? Wat kan internationaal-juridisch?

Downloaden is nog steeds zeer actueel en de retorica en ‘framing’ spelen ook nu een grote rol. Deze scriptie, getiteld ‘Respecteer onze rechten’ van Lotte Anemaet bevat een interessante frameanalyse van het Nederlandse debat over het illegaal downloaden binnen het Auteursrecht. Sprekers proberen het publiek van hun standpunt te overtuigen. De scriptie gaat in op de vraag welke retorische middelen toegepast worden om het ‘respect’ frame te bewerkstelligen.

Inhoudsopgave:
1. Inleiding
2. Het niet-fysieke intellectuele eigendomsrecht
3. Ethische visies
4. Overtuigingskracht in discussies
5. Analysemodel
6. Resultaten
   6.1 Ot van Dalen, Bits of Freedom
   6.2 Tim Kuijk, Stichting BREIN
   6.3 Leah Postma, Consumentenbond
   6.4 Niels Aalberts, Kyteman
   6.5 Erwin Angad-Gaur, Platform Makers
7. Discussie en besluit

Lees de scriptie hier.

Gerecht EU 25 januari 2012, zaak T-332/10 (Viaguara tegen OHIM/Pfizer) (frans/pools) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager voor het gemeenschapswoordmerk VIAGUARA (klasse 32,33 - drank) komt in de oppositieprocedure Pfizer tegen als houdster van gemeenschapswoordmerk VIAGRA (klasse 5 - pharmaceutische middelen). De oppositieafdeling wijst de oppositie af, kamer van beroep vernietigt deze beslissing en wijst merkaanvraag af. Als middel wordt nu aangevoerd dat er een onjuiste beoordeling van het verband tussen de merken bestaat.

Het gerecht EU verwerpt het beroep en houdt deze beslissing in stand.

Er is - uitzonderlijk voor het Gerecht EU - een persbericht: The sign "VIAGUARA" cannot be registered as a Community trade mark for drinks Use of that sign is likely to take unfair advantage of the distinctive character or repute of the trade mark VIAGRA .

79 Dans ces circonstances, la chambre de recours a correctement conclu à l’existence d’un risque qu’un profit indu soit tiré sans juste motif du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Enfin, force est de constater, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 50 de la décision attaquée, que la requérante n’a invoqué aucun juste motif pour l’utilisation de la marque demandée, ce qu’elle a, au demeurant, admis lors de l’audience. Cette conclusion ne saurait être infirmée par les affirmations de la requérante, lors de l’audience, selon lesquelles les arguments qu’elle aurait invoqués concernant l’emploi du suffixe « guara » aux fins de désigner la plante « guarana » qui est un composant de ses boissons (voir points 44 et 65 ci-dessus) pourraient être interprétés comme constituant un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, d’autant plus que cette justification n’a pas été invoquée expressément, dans le cadre de la procédure d’opposition, comme constituant un juste motif pour l’usage de la marque demandée et que, en tout état de cause, elle ne couvre pas l’utilisation du préfixe « via ».

Hof van Cassatie van België 15 september 2011, nr. C.07.0447.N (D.Engels tegen Daewoo)

In navolging van IEF 9326 (BenGH).

België. Merkenrecht. Kan de houder van een vervallen merk bescherming genieten op grond van andere wettelijke bepalingen, in het bijzonder artikel 10bis Unieverdrag? Het BenGH oordeelt dat de inschrijving als merk een voorwaarde vormt voor de ontvankelijkheid van alle aanspraken op bescherming van een als merk beschouwd teken.

4. Het Benelux-Gerechtshof heeft in het dictum van zijn arrest van 23 december 2010 verklaard voor recht: “artikel 12 BMW, enerzijds, artikel 2.19, lid 1, BVIE, anderzijds, in samenhang gelezen met artikel 4.8 BVIE, moeten zo worden uitgelegd dat de houder van een merk dat op grond van het eenvormige Beneluxrecht vervallen is, geen bescherming kan verlangen tegen het enkele gebruik van dat teken door een onderneming die verwarring sticht door dat teken te gebruiken”.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum:  Het Hof verwerpt het cassatieberoep.

Lees het BenGH-arrest hier (tweetaling, Frans/Nederlands) of  hier (Nederlands). Eerdere conclusie AG hier.

Vzr. Rechtbank Zwolle 24 januari 2012, LJN BV1721 (Studio Light tegen Find IT Media)

Inbreuk op auteursrecht en slaafse nabootsing van 3d-wenskaarten.

Zowel Studio Light als Find It Media exploiteren een groothandel in (onder andere) "selfmade kaarten". Sedert april 2010 geeft Studio Light een serie boekjes uit, door haar aangeduid als "Mini Pyramids". Find It Media geeft ook sedert 2008 vergelijkbare boekjes uit, in die zin dat daarmee ook kaarten kunnen worden gemaakt door de plaatjes uit deze boekjes uit te knippen en zodanig op elkaar te plakken dat een gelaagd effect ('3D-effect') ontstaat.

a. rust er een auteursrecht op de lay-out; JA
b. is Studio Light de auteursrechthebbende; JA
c. maakt Find It Media door de uitgave van haar A6-boekjes inbreuk op het auteursrecht van Studio Light. JA

Dat per element, op detailniveau, er sprake is van verschillen doet er niet aan af of er auteursrechtelijke inbreuk wordt gepleegd. Daar bovenop wordt ook nog eens slaafse nabootsing aangenomen.

Ad a.
4.2.2. In dit verband moet eerstens worden opgemerkt dat uit de aard van de zaak, het betreft hier een lay-out die in meerdere boekjes van Studio Light terugkomt, voor de vraag wat voor bescherming in aanmerking komt, anders dan Find It Media stelt, het noodzakelijk is een vergelijking te maken tussen de verschillende A6-boekjes van Studio Light. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat van een auteursrecht sprake is gelet op de volgende elementen, die - anders dan Find It Media heeft betoogd - in onderlinge samenhang moeten worden bezien: (...)

Uit het aantal, de keuze en de plaats van voormelde elementen blijkt in voldoende mate van een creatieve, scheppende arbeid, die - wederom anders dan Find It Media heeft betoogd - dermate afwijkt van de (oudere) A5-boekjes van Find It Media dat geen afbreuk wordt gedaan aan de oorspronkelijkheid en eigenheid van het werk. Immers, geen van de hierboven genoemde elementen, met uitzondering van de nummering van het boekje, komt overeen met de A5-boekjes van Find It Media.

Find It Media heeft voorts gesteld dat Studio Light niet voldoende heeft onderbouwd dat de lay-out van de omslagen van A6-boekjes van Studio Light een persoonlijk karakter heeft.

De voorzieningenrechter volgt Find It Media hierin niet. Studio Light heeft in voldoende mate gewezen op - onder andere - de verschillende hierboven vermelde elementen en de samenhang daartussen. Daaruit blijkt, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, voldoende van een persoonlijk karakter. Meer behoefde van Studio Light in dit verband niet verwacht te worden.

Ad.b.
4.3.2.  Artikel 4 Auteurswet bepaalt, voor zover van belang, dat "behoudens bewijs van het tegendeel" degene die op het werk als zodanig is aangemerkt, voor maker wordt gehouden. Studio Light heeft erop gewezen dat op de achterzijde van haar A6-boekjes is vermeld: "(c)2010: Produced in Holland by: Studio Light b.v." en heeft daarmee voldoende onderbouwd dat zij auteursrechthebbende is, temeer nu Find It Media heeft nagelaten (een begin van) een aanwijzing voor "het tegendeel" naar voren te brengen.

Ad. c.
4.4.2.  Met Studio Light is de voorzieningenrechter van oordeel dat de door Find It Media gebruikte lay-out in haar A6-boekjes dermate veel gelijkenis vertoont met de (auteursrechtelijk beschermde) lay-out van de A6-boekjes van Studio Light dat een inbreuk voldoende aannemelijk is geworden.

Zoals hiervoor is opgemerkt betreft het hier een auteursrecht dat rust op de lay-out van de A6-boekjes, welk auteursrecht kan worden afgeleid uit de overeenkomsten van haar verschillende door Studio Light in het geding gebrachte A6-boekjes. Daardoor snijdt het eerste hierboven aangeduide verweer van Find It Media geen hout.

De inbreukmakende overeenstemming bestaat er, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, uit dat de A6-boekjes van Find It Media alle onder 4.2.2 genoemde elementen bevatten (met uitzondering van de vermelding van het thema in de onder 4.2.2 genoemde cirkel), waardoor de totaalindrukken van de litigieuze A6-boekjes een treffende gelijkenis vertonen.

Dat per element, op detailniveau, van verschillen sprake is, doet aan het voorgaande niet af. Het tweede hierboven aangeduide verweer faalt derhalve eveneens.

Voldoende aannemelijk is geworden dat een gemiddelde normaal oplettende consument de A6-boekjes van Find It Media voor die van Studio Light zal houden.

Slaafse nabootsing
4.5.2.  Gelet op deze toetsingsmaatstaf is de uitgave van de litigieuze A6-boekjes door Find It Media jegens Studio Light - naast de inbreuk die deze boekjes maken op het auteursrecht dat Studio Light heeft op de lay-out van haar A6-boekjes - in strijd met de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer in acht is te nemen en om die reden onrechtmatig. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat sprake is van een dermate grote gelijkenis tussen de A6-boekjes van Studio Light en die van Find It Media dat verwarring is te duchten en voorts dat Find It Media deze verwarring kan voorkomen door, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid, voor een afwijkende, niet verwarringscheppende lay-out te kiezen. Voormelde gelijkenis blijkt, naar het voorshandse oordeel van de voorzieningenrechter, uit de omstandigheid dat Find It Media in haar A6-boekjes de elementen genoemd in 4.2.2 (met uitzondering van de vermelding van het thema in de aldaar aangeduide cirkel) heeft overgenomen.

Gerecht EU 24 januari 2012, zaak T-260/08 (Indo Internacional tegen OHIM/Visual)

Kort: Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het woordmerk VISUAL MAP (klasse 44) komt in de oppositieprocedure het Franse woordmerk VISUAL tegen. De oppositieafdeling wijst de aanvraag in haar geheel af. Het beroep wordt verworpen. Het ingeroepen middel is: "geen verwarringsgevaar".

Gerecht EU stelt vast dat de Board of Appeal correct heeft geoordeeld betreft het verwarringsgevaar. De beslissing zegt niet dat het teken onderscheidend of niet-beschrijvend is, of dat het publiek het niet zal begrijpen. Er wordt geen monopolie gecreeërd voor het teken "VISUAL" ondanks het eerder ingeschreven beeldmerk (door aanvrager), omdat daarmee geen verwarring wordt veroorzaakt. Het Gerecht EU wijst het beroep af.

51      In that regard, and without its being necessary to rule on the admissibility of that decision, it must first be noted that there is no contradiction between that decision and the decision which is contested in the present case. Indeed, the contested decision, contrary to what is claimed by the applicant, in no way states that the term ‘visual’ has distinctive, or non-descriptive, character, or that that term would not be understood by the relevant public.

52      Secondly, it must be held that, while it is true that the parties to the proceedings, Visual and Indo Internacional, and the earlier mark on which the opposition is based, VISUAL, are the same in both cases, the fact none the less remains that the mark and the services in respect of which registration is sought are at least different in part from those in issue in the case which gave rise to the Opposition Division’s decision of 18 November 2008. In the present case, the mark applied for is the word mark VISUAL MAP and the services for which the registration had been sought are in Class 44, whereas, in the case which gave rise to the Opposition Division’s decision of 18 November 2008, the mark applied for was the figurative mark VISUAL MAP DEVELOPER and the goods in respect of which registration had been sought were in Classes 9 and 10.

53      Thirdly, it must be noted that, contrary to what is claimed by the applicant, the Opposition Division’s decision of 18 November 2008 demonstrates that no monopoly on the use of the term ‘visual’ was granted to Visual by the contested decision. Indeed, the applicant was able to register the figurative mark VISUAL MAP DEVELOPER because that sign featured, in the view of the Opposition Division, sufficient differences vis-à-vis the sign VISUAL to exclude any likelihood of confusion.

54      In the light of all the foregoing, the single plea, and therefore the present application, must be dismissed as being unfounded.