Gerechtshof ’s-Gravenhage, 1 februari 2011, HA ZA 04-2493, D. tegen V. (met dank aan Lars Bakers, Bingh Advocaten)

1019h proceskosten. Incidenten in IE-zaken kunnen voor eigen rekening komen.
Incident betreffende de verhouding behandelend advocaat en procesadvocaat, waarin het hof oordeelt dat er i.c. geen ruimte is voor een 1019h proceskostenveroordeling m.b.t. het incident, nu bij het incident zelf geen enkel aspect van handhaving van intellectuele eigendom is betrokken. Dat de hoofdzaak wel intellectueel eigendomsrechtelijk van aard is doet daar niet aan af. 

12. D. verzoekt veroordeling van V. in de kosten van dit incident op de voet van artikel 1019h Rv., op de grond dat de hoofdzaak handhaving van rechten van intellectuele eigendom betreft. Het hof zal dit verzoek afwijzen en de proceskosten conform het liquidatietarief begroten. Het onderhavige incident betreft immers uitsluitend de ontvankelijkheid van het hoger beroep op een zuiver procesrechtelijke grond, waarbij geen enkel aspect van handhaving van intellectuele eigendom is betrokken. Nu de proceskosten in het incident afzonderlijk van de hoofdzaak worden begroot ziet het hof ook geen aanleiding om de aard van de hoofdzaak daarbij te betrekken.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-3222, Eiser tegen Gedaagde

Merkenrecht. Tussenvonnis. Bodemprocedure na redelijk complexe procesvoorgeschiedenis met o.a. voegings- en zekerheidsincidenten (zie hier voor eerdere uitspraken, voorzover gepubliceerd). Eiser vordert inbreukverbod, gedaagde stelt dat het Kamal-merk van eiser te kwader trouw is gedeponeerd, althans dat het beroep van eiser op het Kamal-merk moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Over dat laatste oordeelt de rechtbank als volgt:

4.1. In het midden kan blijven of de inschrijving van het Kamal-merk nietig is wegens een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE. [Gedaagde] heeft ter comparitie verklaard geen beroep meer te doen op de nietigheid van het Kamal-merk omdat DAI geen partij meer is in deze procedure na de niet-ontvankelijkverklaring van DAI in de gevoegde nietigheidsprocedure. Daarmee zou, volgens [gedaagde], niet meer zijn voldaan aan de in artikel 2.28 lid 3 BVIE gestelde eis dat de nietigheid van een merk wegens een depot te kwader trouw alleen kan worden ingeroepen als de in artikel 2.4 sub f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt.

4.2. Hoewel [gedaagde] de nietigheid van het Kamal-merk niet meer inroept [nu de eerdere gevoegde gestelde eerdere merkhouder DAI geen partij meer is in deze procedure - IEF ], stelt hij zich nog wel op het standpunt dat het Kamal-merk te kwader trouw is gedeponeerd. Hij betoogt dat de gestelde kwade trouw meebrengt dat het beroep van [eiser] op het Kamal-merk in deze procedure moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Dat betoog kan niet slagen.

Daargelaten dat [eiser] de kwade trouw uitdrukkelijk betwist, kan de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouder in het kader van een nietigheids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belangen van derden die niet aan de procedure deelnemen (Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, Algemeen deel onder 5 en toelichting bij artikel 14 van die – op dit moment niet meer geldende – wet, waarop artikel 2.28 lid 3 BVIE is gebaseerd). Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure betrokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken.

Verdere beslissing aangehouden. Gedaagde wordt toegelaten bewijs te leveren dat de producten voorzien van het Kamal-merk die onderdeel uitmaakten van de door de douane tegengehouden zending, eigenlijk door eiser zelf zijn ingevoerd, zij het in een container die voor gedaagde was bestemd (partijen werkten eerder samen). Eiser wordt opgedragen te bewijzen dat gedaagde producten voorzien van het Kamal-merk heeft geleverd aan winkeliers in Den Haag. 

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-4075, Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH tegen Maxim Markenproducte GmbH & Co KH

Merkrecht. Non-usus. Sigaretten. Eiser Reemtsma vordert doorhaling van gedaagdes MAGNUM-sigarettenmerken in de Benelux wegens niet-normaal gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Vordering toegewezen. Geen beroep op heilung. “(…) het gebruik [hoeft] niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk te zijn, omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen. (…) die omstandigheid [geldt] nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.” Uitgebreide bespreking van de relevante jurisprudentie m.b.t. normaal gebruik:

4.3. Dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt van de MAGNUM-merken in de Benelux, staat als onweersproken vast. (…)

4.4. Het beroep van Maxim op heilung van de MAGNUM-merken in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE slaagt niet. Maxim verwijst in dit verband ten eerste naar de besprekingen en correspondentie die zij vanaf 2002 heeft gevoerd met Upper Ten. Het gebruik van het merk in dat kader kan echter niet worden gekwalificeerd als normaal gebruik. Normaal gebruik van een merk veronderstelt immers dat het merk wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde producten (vgl. HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Daarvan is geen sprake bij het noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouder en een (kandidaat-)licentienemer.

4.5. Ten tweede baseert Maxim haar beroep op heilung op de in rechtsoverweging 2.7 beschreven verkoop aan Terzi. De rechtbank is met Reemtsma van oordeel dat dit gebruik op de sigarettenmark zo beperkt is dat het niet kan worden gekwalificeerd als normaal gebruik van het merk. Het gebruik is namelijk in alle opzichten beperkt. Er is slechts één partij geleverd aan één afnemer in één lidstaat. Bovendien is de met de verkoop van die partij behaalde omzet zeer gering gelet op het feit dat sigaretten massaproducten zijn die normaal juist in zeer grote aantallen worden verhandeld. (…)

4.6. Het betoog van Maxim dat de geringe omzet onder het merk in dit geval commercieel gerechtvaardigd is omdat het om een test pilot zou gaan, slaagt niet. In het midden kan blijven of het feit dat de eerste verkoop een test pilot was, de geringe omvang van die partij rechtvaardigt. Het rechtvaardigt in ieder geval niet dat het lange tijd bij die ene verkoop is gebleven. Blijkens de stellingen van Maxim is het uitblijven van merkgebruik na de test pilot een bewuste keuze geweest van De Jaegher. De Jaegher wilde volgens Maxim een aanpassing in de accijnswetgeving afwachten alvorens het product grootschalig op de markt te brengen. Als gevolg daarvan is er vanaf de verkoop in januari 2007 tot het moment van dagvaarden door Reemtsma in november 2008 niets verkocht. Pas na dagvaarding in januari 2009 volgt een tweede test, waarvan de omzet nog geringer was dan de eerste, te weten slechts € 1.696,00. Gelet op die lage frequentie en geringe omvang, en de daarvoor door Maxim gegeven verklaring, kan niet worden volgehouden dat het gebruik van de MAGNUM-merken gerechtvaardigd is om voor de door die merken beschermde waren marktaandelen te verkrijgen, laat staan om marktaandelen te behouden. In feite volgt uit de eigen stellingen van Maxim dat de reële commerciële exploitatie van de MAGNUM-merken nog moet beginnen. Het gebruik in de relevante periode kan daarom niet worden aangemerkt als normaal in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE (vgl. HvJ EG 27 januari 2007, C-259/02, LJN BA9355, La Mer, r.o. 26).

4.7. Het betoog van Maxim dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie zou volgen dat een gering gebruik van het merk kan volstaan als normaal gebruik, kan niet leiden tot een ander oordeel. Het Hof van Justitie heeft overwogen dat het gebruik niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk hoeft te zijn omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, LJN AP5273, Ansul/Ajax, r.o. 37). Zoals hiervoor is vastgesteld, geldt die omstandigheid nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.

4.8. Ook de verwijzing van Maxim naar het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Sidoste-Bonnie Doon (HR 23 december 2005, LJN AU2850) gaat niet op. Daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer het gaat om merkgebruik door een nieuwkomer op de markt, slechts beperkte betekenis toekomt aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten. In deze zaak worden de geringe aantallen echter niet zozeer gedicteerd door de marktomstandigheden, maar door de eigen keuze van Maxim en haar licentienemers om (i) gedurende twaalf, respectievelijk negentien jaar na de inschrijving van de MAGNUM-merken geen enkel product op de markt te brengen, (ii) vervolgens slechts een kleinschalige test pilot te organiseren en (iii) die test
pilot dan, hoewel naar eigen zeggen succesvol, niet te laten opvolgen door een daadwerkelijke marktintroductie.

4.9. De verwijzing naar het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Vitafruit (GEA 8 juli 2004, T-203/02, bekrachtigd door HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04) kan Maxim evenmin baten. Weliswaar werd in die zaak normaal gebruik aangenomen op basis van een geringe omzet, maar in die zaak ging het, zoals het Gerecht had vastgesteld, om een serie van tien verkopen die op een vrij constante wijze waren gerealiseerd gedurende een periode van meer dan elf maanden. De feiten in die zaak wijken dus wat betreft zowel de frequentie, als de duur van de onder het merk verrichte commerciële inspanningen af van de onderhavige zaak. Om dezelfde reden gaat de vergelijking met het oordeel van het hof ’s-Gravenhage in de zaak Playboy-Laporte (3 april 2008, LJN BL0849) mank. In die zaak was de frequentie en duur van het merkgebruik aanzienlijk hoger, respectievelijk langer dan in onderhavige zaak. Het hof had vastgesteld dat het aangevallen merk regelmatig was gebruikt in de periode 1983-1989.

4.10. Voor zover Maxim met haar verwijzing naar de verandering van de accijnswetgeving heeft willen betogen dat zij een geldige reden in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft voor het niet normaal gebruiken van de MAGNUM-merken, treft dat betoog geen doel. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers dat alleen
sprake is van een geldige reden bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken (HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, Häupl-Lidl). Maxim heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de bedoelde accijnswetgeving een rechtstreeks verband houdt met de MAGNUM-merken en dat die wetgeving het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maakt. De enkele stelling dat die regelgeving bepaalde types verpakkingen onevenredig belast, is onvoldoende. Daargelaten dat Maxim niet heeft gespecificeerd op welke regels zij doelt, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er een verband bestaat tussen aan verpakkingen relateerde regels en de MAGNUM-merken en dat een onevenredige belasting van bepaalde types verpakkingen gebruik van de MAGNUM-merken onmogelijk of onredelijk maakt. Daar komt bij dat Maxim de bedoelde wetgeving alleen heeft aangevoerd als verklaring voor de lange tijd tussen de test pilot in 2007 en de verkoop in 2009. Gesteld noch gebleken is dat de bedoelde wetgeving ook de reden is dat tot 2007 geen enkele verkoop onder de MAGNUM-merken is gerealiseerd.

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de MAGNUM-merken vervallen moeten worden verklaard voor zover die betrekking hebben op de Benelux. De vordering van Reemtsma zal dus worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage, beschikking van 1 februari 2011, zaaknr. 200.057.983/01, Leno Merken B.V. tegen Hagelkruis Beheer B.V. (ONEL tegen OMEL). (Met dank aan Arnaud Bos, Onel Trademarks)

Merkenrecht. Eindbeschikking na tussen beschikking van 30 november 2010 (IEF 9250), waarbij partijen de gelegenheid werd geboden nader in te gaan op de door het hof voorgestelde prejudiciële vragen. Na aanvullingen en opmerkingen van partijen ‘acht het hof het noodzakelijk na te melden prejudiciële vragen van uitleg voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie’ :

1. Moet artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 20712009 inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat als normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk volstaat gebruik ervan binnen de grenzen van één enkele lidstaat, mits dit gebruik, ware het een nationaal merk, in die lidstaat als normaal gebruik wordt aangemerkt (vgl. Joint Statement nr. 10 bij artikel 15 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 en de Opposition Guidelines van het BHIM)?

2. Indien het antwoord op vraag 1 ontkennend luidt, valt bovenomschreven gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer aan te merken als normaal gebruik binnen de Gemeenschap als bedoeld in artikel 15 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009?

3. Indien gebruik van een Gemeenschapsmerk binnen één enkele lidstaat nimmer als normaal gebruik binnen de Gemeenschap is aan te merken, welke eisen moeten dan bij de beoordeling van een normaal gebruik binnen de Gemeenschap aan de territoriale omvang van het gebruik van een Gemeenschapsmerk - naast de andere factoren - worden gesteld?

4. Of moet - anders dan het bovenstaande - artikel 15 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk aldus worden uitgelegd dat bij de beoordeling van normaal gebruik binnen de Gemeenschap volledig wordt geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de afzonderlijke lidstaten (en bij voorbeeld wordt aangeknoopt bij marktaandelen (productmarkt/geografische markt))?

Lees de beschikking hier.

Karakter van een aanspraak? Sterk merk voor meisjes? Voor wie aanwezig was bij het IE-diner, vorige week donderdag, en het halve of zelfs het hele diner wezenloos naar de geschreven amuse met IE-cryptogrammen heeft zitten staren: hier zijn de oplossingen. Eindelijk. Met dank aan de cryptofactor, een serieuze non-féminieme contemporain.

Voor wie niet aanwezig was en zich er alsnog aan wil wagen, eerst alleen de cryptogrammen. De oplossingen volgen daaronder, na ‘lees verder’.

• Merkenvermoeidheid (10)
• Sterk merk voor meisjes (7)
• Bevriend vaktijdschrift (3)
• Benelux-vereniging (10)
• Jan als medium (5)
• Hormonaal Europees instituut (3)
• Persoonlijke gewoonte waarvoor veel geoorloofd is (5+7)
• Bijzonder vaktijdschrift (3)
• Het werk van Wikileaks (14)
• Zo te horen een verfraaiing van de IE (4)
• Karakter van een aanspraak (7)
• IE-coryfee ondanks vele dwarsliggers (5)
• Lintjes kunnen toekennen (14+8)
• Oude regelgeving inzake tweedehandsautohandel (3)
• Heimelijk gedane zaken (4)
• (Geen) oud begrip in het octrooirecht (9)
• Buitenlands vaktijdschrift (3)
• Creatieve arbeid (4)

Oplossingen:

• Merkenvermoeidheid (10): UITPUTTING
• Sterk merk voor meisjes (7): VERKADE
• Bevriend vaktijdschrift (3): AMI
• Benelux-vereniging (10): ASSOCIATIE
• Jan als medium (5): KABEL
• Hormonaal Europees instituut (3): EPO
• Persoonlijke gewoonte waarvoor veel geoorloofd is (5+7): EIGEN GEBRUIK
• Bijzonder vaktijdschrift (3): BIE
• Het werk van Wikileaks (14): OPENBAARMAKING
• Zo te horen een verfraaiing van de IE (4): CIER
• Karakter van een aanspraak (7): KENMERK
• IE-coryfee ondanks vele dwarsliggers (5): SPOOR
• Lintjes kunnen toekennen (14+8): ONDERSCHEIDEND VERMOGEN
• Oude regelgeving inzake tweedehandsautohandel (3): BMW
• Heimelijk gedane zaken (4): ACTA
• (Geen) oud begrip in het octrooirecht (9): NIEUWHEID
• Buitenlands vaktijdschrift (3): IER
• Creatieve arbeid (4): WERK

Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 februari 2011, HA ZA 08-1329, Toyota Motor Company tegen Special Car Imports c.s (met dank aan Wouter Seinen en Marcoline van der Dussen, CMS  Derks Star Busmann)

Merkenrecht. Parallelimport. Toyota maakt bezwaar tegen de verhandeling van parallelgeïmporteerde Toyota’s door gedaagde, Daarnaast vordert Toyota een gebruiksverbod voor en afgifte van de voorraad kentekenplaathouders waar gedaagde als voormalig erkend Toyota dealer nog over beschikt. Merkinbreuk door import en gebruik plaathouders (‘indruk van commerciële band’) aangenomen. Geen verbod op ‘assistentie bij import’.

4.4, Het betoog van CSIS dat een aantal erkende Nederlandse Toyota dealers ook Toyota modellen aanbieden die volgens Toyota niet meer in de EER mogen worden verhandeld, kan niet leiden tot een ander oordeel. De  toestemming van de merkhouder moet namelijk specifiek betrekking hebben op de exemplaren waarvoor een beroep op de uitputting is gedaan (HvJ EG 1 juli 1999, C-173/98, Sebago). Uit de stelling dat sommige erkende dealers - in strijd met hertbeleid van Toyota – bepaalde auto’s aanbieden volgt niet dat Toyota instemt met het in de handel brengen in de EER van alle auto's van dat type door derden. Laat staan dat daaruit met zekerheid kan worden afgeleid dat Toyota afstand heeft gedaan van haar recht om zich te verzetten tegen het in de handel brengen van die auto's.

(…)

4.6. Het verbod op het verlenen van assistentie bij de import door derden zal worden afgewezen. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat deze vordering uitsluitend betrekking heeft op het verlenen van de assistentie als zodanig en niet op het gebruik van het merk in bijvoorbeeld reclame voor die assistentie of zakelijke correspondentie over die assistentie. De enige vraag die in dit verband moet worden beantwoord is dus of Toyota zich kan verzetten tegen het verlenen van assistentie aan een derde die een Toyota-auto invoert in de EER zonder toestemming van Toyota.

4.7. De rechtbank begrijpt dat Toyota in dit verband heeft willen betogen dat CSIS zo nauw betrokken is bij de import door derden dat de import moet worden aangemerkt als een gezamenlijke handeling van CSIS en de derde. Dat betoog moet als onvoldoende gemotiveerd worden verworpen. Toyota heeft namelijk niet inzichtelijk gemaakt op wleke wijze CSIS derden assisteert bij de invoer, zodat niet kan worden beoordeeld hoe nauw zij daarbij betrokken is.
 
4.8. Voor zover Toyota subsidiair heeft willen stellen dat CSIS door het verlenen van de assistentie geen inbreuk maakt, maat wel onrechtmatig jegens Toyota handelt kan dat niet leiden tot toewijzing van het verbod. Als onweersproken staat vast dat de derden waaraan CSIS assistentie verleent, particulieren zijn die zelf geen inbreuk maken op de merkrechten van Toyota omdat zij niet optreden in het economische verkeer. Dat die derden anderszins onrechtmatig jegens Toyota handelen is niet gesteld, laat staan voldoende gemotiveerd. Gelet daarop valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat het verlenen van assistentie aan particulieren bij de import, onrechtmatig is jegens Toyota.

4.10. (…) Daargelaten of er sprake kan zijn van uitputting als een kentekenplaathouder met het Gemeenschapsmerk wordt aangebracht op en auto die niet met toestemming van Toyota in het verkeer is gebracht in de EER, moet worden aangenomen dat Toyota gegronde redenen in de zin van artikel 13 lid 2 GMVo heeft om zich tegen dit gebruik van haar Gemeenschapsmerk te verzetten. Toyota heeft namelijk aangevoerd dar de afbeelding van het Gemeenschapsmerk op de kentekenplaathouder van een door CSIS verhandelde auto bij het publiek de indruk kan wekken dar er een commerciële band bestaat tussen Toyota en CSIS en meer specifiek dat CSIS een erkende Toyota-dealer is. Dat heeft CSIS niet weersproken . Daarom moet de rechtbank de mogelijkheid van die indruk als een vaststaand feit aannemen. Dat feit is een gegronde reden voor verzet. (…)

Lees het vonnis hier.

Fromageries BEL S.A. benadert u voor een advies over het recentelijke gebruik van haar merk en logo door derden. Beoordeel de uiting naar Nederlands recht.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 28 januari 2011, KG ZA 10-807, Horeca Groothandel Ebo van de Bor Nijkerk B.V. tegen Horecagroothandel Van den Bor B.V. (met dank aan Bertil van Kaam, Van Kaam Advocaten).

Handelsnaamrecht. Auteursrecht. Merkenrecht. Familiegeschil. Aanverwant en voormalig aandeelhouder van het eisende familiebedrijf begint in dezelfde regio een soortgelijke groothandel onder dezelfde familienaam. Twist over het gebruik van de handelsnaam Van den Bor,  het (bijna merkenrechtelijke) auteursrecht op het logo en het voor-voorgebruikte merk. Vorderingen toegewezen, gedaagde handelt in strijd met artikel 5 Hnw, artikel 13 Aw (met betrekking tot beide logo’s)  en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Aflopen non-concurrentiebeding betekent nog niet dat de intellectuele eigendomsrechten op de familienaam ook gebruikt mogen worden.

Handelsnaamrecht: 4.1 1. De door Van den Bor BV gebruikte variaties van de handelsnaam waarin de naam Van den Bor voorkomt, wijken, voor zover ze niet identiek zijn, maar in geringe mate af van de door Ebo van den Bor BV gebruikte handelsnamen. (…) Ze zijn dus actief op dezelfde markt en handelen nagenoeg in dezelfde producten en zijn als zodanig ook directe concurrenten van elkaar. Daarnaast hebben beide ondernemingen dezelfde statutaire vestigingsplaats (Nijkerkerveen) en houden beide ondernemingen dicht bij elkaar in dezelfde gemeente (Nijkerk) kantoor.

4.12. (…)  Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen Ebo van den Bor BV en Van den Bor BV. In het kader van dit kort geding is door Ebo van den Bor BV door overlegging van diverse producties voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat het gevaar voor verwarring zich ook daadwerkelijk herhaaldelijk heeft gerealiseerd. Dit leidt tot  de conclusie dat Van den Bor BV haar handelsnaam/handelsnamen waarin de naam Van de 1 Bor voorkomt, voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw. Daaraan doet niet af dat Van den Bor de geslachtsnaam is van de natuurlijke personen achter Van den Bor BV. I 1

Auteursrecht: 4.14. (…) Van den Bor BV erkent juist dat het Ebo-logo auteursrechtelijke bescherming geniet, maar betwist dat Ebo van den Bor BV de auteursrechthebbende is. Van den Bor BV stelt dat de maker van dat logo Eddy van den Bor is, die ten tijde van het ontwerpen daarvan niet heeft gehandeld voor Ebo van den Bor BV, zodat het auteursrecht op dat logo hem toekomt en niet Ebo van den Bor BV. Ebo van den Bor BV kan dus geen auteursrechtelijke bescherming inroepen met betrekking tot dat logo, aldus Van den Bor BV.

4.16. Dat Ebo van den Bor BV het Ebo-logo naar buiten toe heeft gebruikt voor haar waren en diensten en tot op zekere hoogte nog gebruikt, is niet betwist. Daarmee heeft Ebo van den Bor BV het logo openbaar gemaakt. Nu gesteld noch aannemelijk is geworden dat die openbaarmaking zonder vermelding van een natuurlijk persoon als maker van het logo onrechtmatig is, dient voorshands Van den Bor BV als de maker van en dus auteursrechthebbende op dat logo te worden aangemerkt. Dit betekent dat het uitsluitend recht om het Ebo-logo openbaar te maken en te verveelvoudigen toekomt aan Ebo van den Bor BV.

4.17. Ebo van den Bor BV stelt dat Van den Bor BV gebruik maakt van twee logo's, het onder 2.10 getoonde Van den Bor-logo en het onder 2.13 getoonde Asiatico logo, die inbreuk maken op haar auteursrecht op het Ebo-logo, omdat die logo's een ongeoorloofde bewerking of nabootsing van het Ebo-logo zijn.

4.21. De creatieve keuzes en dus de auteursrechtelijk beschermde elementen in het Ebo-logo zijn naar het oordeel van de voorzieningenechter de geel-groene kleurstelling van het logo, bestaande uit een gele bol met witte uitsparingen van plantenmotieven met daar doorheen in grote groene letters de ondernemingsnaam, en daaronder een golvende groene "bannier" met daarop in het wit de plaats van vestiging. Deze auteursrechtelijk beschermde elementen in het Ebo-logo zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter in de beide logo's van Van den Bor BV terug te vinden, waardoor de totaalindruk van die logo's sterk overeenstemt met die van het Ebo-logo, zodat de beide logo's een ongeoorloofde bewerking of nabootsing zijn, die niet als een nieuw oorspronkelijk werk kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13 Aw. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.25. (…) Ook in dit Asiatico-logo is de kleurstelling, het lettertype, de afmetingen en onderlinge verhoudingen van diverse onderdelen, met uitzondering van de (hande1s)naam van de onderneming die door de gele bol heen is geschreven, nagenoeg identiek aan die van het Ebo-logo. Bij de vergelijking van alle elementen van het hierboven afgebeelde Asiatico-logo met het hierboven afgebeelde Ebo-logo is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een overeenstemmende totaalindruk, ondanks het verschil in de door de gele bol heen gedrukte (hande1s)naam. Dit betekent dat ook dit Asiatico-logo van Van den Bor BV inbreuk maakt op het auteursrecht van Ebo van den Bor BV op het Ebo-logo. 

Merkenrecht: 4.32. (…) Nu daarnaast Ebo van den Bor BV ook onbetwist heeft gesteld dat zij in Nederland marktleider is op het gebied van oriëntaalse en mediterrane horecaproducten, een grote en gerenommeerde onderneming is en een groot klantenbestand heeft in Nederland en België, is voorshands aannemelijk dat de woordmerken Van den Bor en Ebo van den Bor een voldoende onderscheidend vermogen hebben ter onderscheiding van de waren en diensten (…).

4.35. (…) Ook al zou Van den Bor BV voorgebruiker zijn van het teken Van den Bor als merk, dus ter onderscheiding van soortgelijke waren of diensten, dan nog is er geen sprake van een depot te kwader trouw door Ebo van den Bor BV, omdat thans voldoende vast staat dat Ebo van den Bor BV al vóór Van den Bor BV gebruik maakte van de tekens Van den Bor en Ebo van den Bor ter onderscheiding van haar waren of diensten, als merk dus, en daardoor dus aangemerkt kan worden als "voor-voorgebruiker". Indien de deposant (in casu Ebo van den Bor BV) in verhouding tot de voorgebruiker (in casu Van den Bor BV) als de eerste gebruiker van het merk (de voor-voorgebruiker) kan worden aangemerkt, maakt deze geen misbruik door het merk alsnog te deponeren. In dat geval is er voor de voorgebruiker geen grond om zich te beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant/voor-voorgebruiker (zie BenGH 25 juni 2004, IER 2004, p. 342, "Winner Taco/El Taco").

Domeinnaam: 4.43. Voor de volledigheid merkt de voorzieningenrechter op dat ook het gebruik van de domeinnaam www.vandenbor.eu door Van den Bor BV een inbreuk maakt op de woordmerken van Ebo van den Bor BV, omdat in de domeinnaam het teken Van den Bor is om de website in het economisch verkeer te gebruiken ten einde informatie te verstrekken over de door haar aangeboden soortgelijke oriëntaalse en mediterrane horecaproducten en dus ter onderscheiding van de door haar geleverde waren of diensten. Mede gelet op hetgeen hiervoor onder 4.41 en 4.42 is overwogen moet worden geoordeeld dat bij het gebruik van deze domeinnaam bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.44. Uit het voorgaande volgt genoegzaam dat Van den Bor BV in strijd handelt met artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (…).

Non-concurrentiebeding: 4.46. Allereerst wordt opgemerkt dat Van den Bor BV geen partij is bij het non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding betreft een overeenkomst tussen een aantal natuurlijke personen van de familie Van den Bor en Ebo van den Bor BV. Van den Bor BV kan daar niet zonder meer aanspraken aan ontlenen. Afgezien daarvan blijkt uit de tekst van het non-concurrentiebeding niet dat Ebo van den Bor BV na de ommekomst van de driejaarsperiode haar bescherming op grond van het handelsnaamrecht, auteursrecht en merkenrecht heeft prijsgegeven. Enige verwijzing naar deze intellectuele eigendomsrechtenbescherming is niet te vinden in het non-concurrentiebeding. Dat in het non-concurrentiebeding zou moeten worden ingelezen dat Ebo van den Bor BV na de termijn van drie jaar elke bescherming heeft opgegeven, en dus ook de bescherming die haar toekomt op grond van de intellectuele eigendomsrechten, heeft Van den Bor BV niet concreet onderbouwd en is onvoldoende aannemelijk geworden. Bovendien heeft Ebo van den Bor BV ter zitting verklaard dat met het non-concurrentiebeding niet de bedoeling was om afstand te doen van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten, maar dat het juist de bedoeling was gedurende drie jaar een verdergaande bescherming te krijgen dan alleen de bescherming op grond van de intellectuele eigendomsrechten, in de zin dat een algemeen verbod zou gelden voor ondergetekenden voor elk gebruik van de naam Van den Bor in combinatie met bepaalde activiteiten. Van den Bor BV heeft deze uitleg van Ebo van den Bor BV niet gemotiveerd weersproken. Het hiervoor genoemde verweer van Van den Bor BV faalt derhalve.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Alkmaar, 28 januari 2011, KG ZA 11-40, Stichting Wij Willen Zon tegen Met De Zon B.V. c.s. (met dank aan Joep Meddens, Höcker Advocaten).

Reclamerecht. Gedaagde Met De Zon (MDZ) was (een van de) installateur(s) van zonnepanelen van eiser, Stichting Wij Willen Zon (WWZ). Inmiddels adverteert gedaagde op een wijze die eiser beschouwt als onrechtmatig. "(7 redenen waarom u voor Met De Zon moet kiezen (en niet voor de collectieve inkoopactie van Wij Willen Zon).” 

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eiser toe. De uitingen zijn misleidend en MDZ maakt misbruik van het gewekte vertrouwen. “Door klanten te benaderen met communicatie die erop gericht was de interesse in de aanbieding van WWZ orn te vormen naar een interesse in de producten die zijzelf op de markt bracht, heeft WWZ de grenzen van de geoorloofde concurrentie overschreden.” Bestuurdersaansprakelijkheid: “De onrechtmatigheid is zo fors dat kan worden gezegd dat hem een ernstig verwijt treft.

Misleidende reclame: 4.7 (…) “Punt 4: Wij leveren het systeem met een A-Merk omvormers, zoals SMA en Mastervolt. Wij Willen Zon levert B-merk omvormers.” (…) wordt geoordeeld dat MDZ verzuimd heeft duidelijk te maken dat WWZ ook pakketten levert met een A-merk omvormer. In zoverre is de vergelijking te algemeen weergegeven. Verder wordt bewust gebruik gemaakt van de tegenstelling A-merk / B-merk, die geschikt zou kunnen zijn om enige associatie met mindere kwaliteit op te roepen. Op die manier wordt het effect van de hierna te behandelen punten van (naar zal blijken) misplaatste vergelijking versterkt.

Punt 6: “Wanneer de Wij Willen Zon actie afgelopen is en de stichting zichzelf opheft, kunnen de klanten nergens meer heen voor garantie en service. MetDeZon staat altijd voor u klaar.” De mededeling wekt ten onrechte de suggestie dat er rekening mee moet worden gehouden dat de stichting zich zal opheffen, waardoor klanten met lege handen zouden lijven staan bij klachten. Door WWZ is nadrukkelijk betwist dat zij het voornemen heeft zichzelf op te heffen. Tegenover die betwisting heeft MDZ deze eventualiteit niet concreet kunnen maken. Om die reden dient zij zich van de betrokken mededeling te onthouden.

Punt 7: “U hoeft bij ons geen extra verzekeringen af te sluiten bij aankoop van het pakket om toekomstige garantieverplichtingen af te dekken. Dit is bij Wij Willen Zon wel het geval.” Ook deze mededeling is te ongenuanceerd. Door WWZ is nadrukkelijk betoogd dat het afsluiten van een verzekering geen verplichting is maar dat dit optioneel is. (…) Kortom: MDZ is op twee punten over de schreef gegaan.

Oneerlijke concurrentie: 4.9 Schouten heelt betoogd dat hij WWZ heeft laten weten niet langer te willen meedoen, zodra hij kennis kreeg van de wijze waarop WWZ de garantieverplichtingen bij het pakket wilde vormgeven. Tegenover de betwisting hiervan door WWZ is echter niet aannemelijk geworden dat hij zich (voldoende) heeft ingespannen om zijn bezwaren bij WWZ duidelijk over het voetlicht te brengen, of dat hij er zich voor heeft beijverd dat de vermelding van zijn website op de website van WWZ zo spoedig mogelijk zou worden geëlimineerd. Kennelijk heeft hij zijn energie vanaf begin december gericht op het maximaal vormgeven van zijn nieuwe rol, die van concurrent. Hij heeft op die manier misbruik gemaakt van het eerder bij WWZ gewekte vertrouwen dat hij zou samenwerken.

4.10 Het is immers dankzij dat vertrouwen dat WWZ de mogelijkheid heeft geopend dat potentiële klanten die zich op basis van interesse voor de WWZ-actie bij haar op de website meldden, via de op de website geplaatste link naar de MDZ-website konden doorklikken, om zich vervolgens op basis van interesse voor het kennelijk gezamenlijk verzorgde pakket in het klantenbestand van MDZ te laten opnemen, Daarbij kon men op de website van MDZ ook aangeven of men belangstelling had om de nieuwsbrief van MDZ te ontvangen. Door onder die omstandigheden simpelweg van rol te verwisselen en deze klanten te benaderen met communicatie die erop gericht was de interesse in de aanbieding van WWZ om te vormen naar een interesse in de producten die zijzelf op de markt bracht, heeft WWZ de grenzen van de geoorloofde concurrentie overschreden.

Bestuurder in privé: 4.11  Niet in geschil is dat S. de meerderheid van de aandelen in MDZ houdt en enig bestuurder is. Gelet op zijn opstelling ter zitting is niet overdreven te stellen dat hij feitelijk de vennootschap is. De hiervoor onrechtmatig geachte gedragslijn is door hem bedacht en verdedigd en hij, en hij alleen, is in staat om die gedragslijn om te buigen tot één die binnen de grenzen van het toelaatbare blijft. Verder is de onrechtmatigheid zo fors dat kan worden gezegd dat hem een ernstig verwijt treft.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Groningen, 28 januari 2011, KG ZA 10-472,  Koops tegen Nieuwenhuis (met dank aan Vivienne Verlinden-Masson, Plas Bossinade).

Handelsnaamrecht. Eiser  koopt na faillissement de handelsnamen, logo’s domeinnamen et cetera van verhuisbedrijf Nieuwenhuis en registreert zelf het woord/beeldmerk. Na bezwaar van eiser tegen het gebruik van de naam Nieuwenhuis door de voormalige directeur en naamgever van de gefailleerde verhuizer, die onder de naam Verhuisbedrijf B[...] Nieuwenhuis een nieuw verhuisbedrijf was begonnen, komen partijen overeen dat gedaagde verder zal gaan onder een nieuwe naam In casu stelt eiser dat gedaagde in strijd handelt met de onthoudingsverklaring door bij de nieuwe handelsnaam ook de eigennaam Nieuwenhuis te gebruiken. De vorderingen worden toegewezen. Het eventuele beschrijvende, verwijzende karakter van de domeinnaam Nieuwenhuis voor verhuizingen komt niet ter sprake.

4.6. De werking van artikel 5 Hnw kan meebrengen dat een ondernemer niet zijn eigennaam mag gebruiken als handelsnaam voor zijn onderneming. Een ondernemer die een kruideniersbedrijf wil beginnen onder de naam "Albert Heijn" is dat op grond van artikel 5 Hnw niet toegestaan, ook al is dat de eigen naam van de ondernemer. Wel toegestaan is het normale gebruik van de eigen naam ter identificatie van de persoon die de onderneming drijft. Zo zal bijvoorbeeld toegestaan zijn briefpapier waarop is vermeld de handelsnaam "Supermarkt ... ..." en de naam van de "eigenaar: Albert Heijn". In een dergelijk geval dient de eigen naam overigens niet zo prominent te worden vermeld dat deze het meest in het oog springt.

(…)

4.8. Hoewel de in geding zijnde handelsnamen, te weten 'Nieuwenhuis Verhuizingen' enerzijds en ' Verhuisbedrijf Allround B[…] NIEUWENHUIS en ' VERHUISBEDRIJF B[…] NIEUWENHUIS'' anderzijds, niet geheel identiek zijn, is de voorzieningenrechter van oordeel dat zij in een zodanig geringe mate van elkaar afwijken, dat bij het relevante publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Daarbij acht de voorzieningenrechter van belang dat beide ondernemingen op dezelfde markt - te weten het verhuisbedrijf - en in dezelfde regio werkzaam zijn en zich richten tot hetzelfde publiek.

4.9. De voorzieningenrechter is in de gegeven omstandigheden van oordeel dat het gebruik van de handelsnamen ' Verhuisbedrijf Allround B[…]  NIEUWENHUIS' en 'VERHUISBEDRIJF B[…]  NIEUWENHUIS' - in het algemeen de combinatie van de naam "Nieuwenhuis met "verhuisbedrijf”of "verhuizingen” of iets dergelijks een schending van artikel 5 Hnw oplevert.

4.10. Het vorenoverwogene brengt ten aanzien van het door Nieuwenhuis in zijn tuin geplaatste bord - waarop de combinatie "Allround Verhuizingen" en "Berend Nieuwenhuis" is vermeld - óf de naam "B[…] Nieuwenhuis" blijft staan en "Allround Verhuizingen" verwijderd wordt óf de naam "Allround Verhuizingen" blijft staan en " B[…]  Nieuwenhuis" wordt verwijderd. In het eerste geval moet ook een eventuele vlag - in de nabijheid van bedoeld bord - met de aanduiding "erkende verhuizers" "Top movers" of enige andere vermelding van verhuizingen of iets dergelijks worden verwijderd.

Lees het vonnis hier.