Vzr. Rechtbank Utrecht, 13 november 2009, KG ZA 09-932, B.V. Kunststoffenindustrie Attema tegen OBO Betterman B.V. (met dank aan Sjors Pranger, Hekkelman Advocaten),

Slaafse nabootsing. Standaardisatiewens. Merkenrecht. Vorderingen afgewezen. “Voldoende aannemelijk wordt dan ook geacht dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komend publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het reeds bestaande plattebuissvsteem, en voorts dat de OBO Bettermann verweten nabootsing van de afwerking en maatvoering juist die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk maakt.” Merkteken O25 maakt geen inbreuk op woordmerk P25.

Slaafse nabootsing: 4.8. Het is voldoende aannemelijk dat het P25 installatiekanaal met de daarbij behorende onderdelen van Attema een eigen positie op de Nederlandse markt inneemt en enig onderscheidend vermogen heeft. (…)

4.9. Tussen partijen is niet in geschil dat het door OB0 Bettermann aangeboden installatiekanaal nagenoeg identiek is aan het P25 installatiekanaal van Attema. Het enige zichtbare verschil is dat in de binnenzijde van het P25 installatiekanaal van Attema "Attema" staat en dat in de binnenzijde van het door OBO Bettermann aangeboden installatiekanaal "OBO" staat. De totaalindruk van de beide producten is dezelfde, zodat voldoende aannemelijk is dat er sprake is van nabootsing. (…)

4.10. OB0 Bettermann heeft zich in dit verband beroepen op het arrest van de Hoge Raad van 12 juni 1970 (NJ 1970,434), waarin is bepaald dat nabootsing van een product van een ander, voor zover nodig om tegemoet te komen aan bij een deel van de afnemers bestaande wensen ten aanzien van uiterlijk of eigenschappen van een product - daaronder begrepen de wensen die verband houden met de behoefte aan standaardisatie - op zichzelf niet onrechtmatig is jegens de fabrikant van het nagebootste product, ook al zou die nabootsing verwarring over de herkomst van het product kunnen wekken. 

OBO Bettermann heeft in dat verband gesteld dat er onder de installateurs die met installatiekanalen werken grote behoefte is aan standaardisatie in die zin, dat er behoefte is aan installatiekanalen die kunnen worden aangesloten op de voor de het P25 installatiekanaal passende 'tules' bij contactdozen en op de door Attema aangeboden hoekstukken, van een andere fabrikant, naar de voorzieningenrechter aanneemt tegen een lagere prijs. 

Dat die behoefte bestaat, is door Attema naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet voldoende gemotiveerd weersproken. Attema heeft de behoefte aan standaardisatie weliswaar betwist, maar zij heeft zelf in haar stellingen juist de uitwisselbaarheid van de beide installatiekanalen en het feit dat de onderdelen van haar plattebuissysteem nu op een goedkoper, vrijwel identiek installatiekanaal kunnen worden aangesloten benadrukt, zij het ter onderbouwing van het door haar gestelde onrechtmatige handelen. Mede gelet op hetgeen Attema over haar marktpositie en de bekendheid van het plattebuissysteem heeft aangevoerd, kan aangenomen worden dat een deel van de potentiële afnemers van installatiekanalen beschikt over bepaalde onderdelen van het plattebuissysteem van Attema en zich bij de aankoop mede daardoor laat leiden. 

Voldoende aannemelijk wordt dan ook geacht dat bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komend publiek behoefte bestaat aan compatibiliteit en uitwisselbaarheid met het reeds bestaande plattebuissvsteem, en voorts dat de OBO Bettermann verweten nabootsing van de afwerking en maatvoering juist die compatibiliteit en uitwisselbaarheid mogelijk maakt. Dat betekent dat voorshands moet worden geoordeeld dat, ook al zou de gelijkheid van de beide producten tot verwarring kunnen leiden, geen sprake is van onrechtmatig handelen door OBO Bettermann jegens Attema door de nabootsing van het P25 installatiekanaal. Ook de daarop gestoelde vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

Merkenrecht: 4.3. Attema is houdster van het woordmerk "P25". Dit merk is ter onderscheiding van het door haar aangeboden installatiekanaal gedeponeerd. Vaststaat dat OBO Bettermann zowel onder de benaming (het teken) "WDK 025" als onder de benaming (het teken) "025" haar installatiekanaal in Nederland op de markt aanbiedt. Zij gebruikt deze tekens dus in het economisch verkeer voor dezelfde waren, en zelfs voor hetzelfde product, als waarvoor Attema haar woordmerk deponeerde. Het teken dat OBO Bettermann daarbij gebruikt - nu uitgaande van 025 - vertoont overeenkomsten met het merk van Attema in die zin, dat het ook bestaat uit een letter gevolgd door het getal 25. Daarmee is echter naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake van een zodanige gelijkenis dat het publiek een verband kan leggen tussen het merk en het teken. 

Het relevante publiek bestaat, gelet op hetgeen partijen daarover hebben aangevoerd, hoofdzakelijk uit in Nederland werkzame professionele installateurs. Dat onder dat publiek verwarring te duchten is over de herkomst van de installatiekanalen die OB0 Bettermann onder de naam 025 op de markt brengt in die zin, dat de indruk kan ontstaan dat ook de 025 installatiekanalen door Attema zijn geproduceerd en/of dat de 025 installatiekanalen behoren tot het totale systeem van Attema, waarvoor een keurmerk is afgegeven, is niet voldoende aannemelijk geworden. Eventuele verwarring wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorkomen doordat in de installatiekanalen van OBO Bettermann "OBO is afgedrukt, terwijl in de P25 installatiekanalen van Attema "Attema" staat. 

Dat installateurs bij hun bestellingen en inkoop desalniettemin vanwege de voor de benaming gebruikte combinatie van een letter gevolgd door het getal 25, kunnen denken dat de installatiekanalen 025 afkomstig zijn van Attema en/of behoren tot het plattebuissysteem van Attema is niet voldoende aannemelijk. Daarbij is van belang dat de bewuste installatiekanalen 25 mm breed zijn en het niet ongebruikelijk is om technische onderdelen aan te duiden met - onder meer - een verwijzing naar de maat daarvan. 

4.4 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Attema niet wordt gevolgd in haar stelling dat OBO Bettermann door het gebruik van het teken 025 inbreuk maakt op de rechten die zij houdt voor het merk P25, en dat haar vorderingen voor zover die daarop gebaseerd zijn niet kunnen worden toegewezen. 

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 december 2009, KG ZA 09-1258, X & Tower Benelux B.V. tegen Henk Schram Meubelen B.V.

Auteursrecht. Werkgeversauteursrecht op meubellijn. Inbreuk aangenomen. Geen belang bij verdere beoordeling modelrechtelijke grondslag nu (o.a.) geen verbod met werking buiten Nederland is gevorderd. In citaten:

Subjectieve vormgevingselementen: 4.3. Aan Schram kan worden toegegeven dat in elk geval een aantal van de meubelen behorend tot de Tegal-lijn wat betreft maatvoering en positionering van kastdeurtjes, laden en/of open vakken niet aanmerkelijk afwijkt van soortgelijke meubelen die reeds sinds jaar en dag verkrijgbaar zijn. Het auteursrecht ziet niet op het ontwerp voor dergelijke algemene basisvormen, die hoofdzakelijk zijn ingegeven door de functie van de meubelen, zoals bijvoorbeeld open vakken in een TV meubel, laden in een ladenkast en vier poten met een tafelblad voor een tafel. Dat neemt evenwel niet weg dat naar voorlopig oordeel aan de Tegal-meubelen ook subjectieve elementen zijn te herkennen die wel voldoen aan de eis dat zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Deze subjectieve vormgevingselementen betreffen in elk geval het toegepaste materiaal (teak met grey wash afwerking), de robuuste handgrepen, de dikke poten en brede buitenranden om de panelen, de toepassing van groeven in de kastdeuren, zijkanten en bovenblad met een op gelijke hoogte (of diepte) liggend paneel, alsmede het willekeurige gebruik van ‘dingkliks’ uitsluitend voor de sier. Deze specifieke combinatie van subjectieve vormgevingselementen geven de meubelen een robuuste uitstraling en maken dat het beeld ontstaat dat het traditionele meubelen betreft die zijn vervaardigd van hergebruikt (oud) hout. Aldus is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het ontwerp voor de meubelen behorend tot de Tegal-lijn in hun geheel beschouwd auteursrechtelijke bescherming genieten.

Inbreuk: 4.4. (…) Deze elementen maken dat de totaalindruk die wordt gewekt door de meubelen uit de Kapar-lijn dezelfde is als die gewekt door de meubelen uit de Tegal-lijn. Daaraan kan niet voldoende afdoen dat bij de Kapar-meubelen het paneel aan de zijkanten en kastdeuren niet gelijkliggend maar dieper liggend is en dat de buitenranden die om de panelen heen liggen in de hoeken geen verstek verbinding hebben. De toepassing van dieperliggende panelen wekt immers geen andere globale indruk dat de gelijkliggende panelen, terwijl de afwijkende hoekverbinding evenmin voldoende in het oog springend is.

4.9. Concluderend stelt de voorzieningenrechter vast dat het ontwerp voor de meubelen behorend tot de Tegal-lijn auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat de meubelen uit de Kapar-lijn inbreuk maken op deze auteursrechten.’ 

Dienstverband: 4.10. Schram heeft betwist dat het auteursrecht op het ontwerp voor de meubelen behorend tot de Tegal-lijn bij X zou berusten, zoals in de dagvaarding vermeld. Tower heeft erkend dat dit onjuist is, nu X weliswaar de meubelen heeft ontworpen, maar hij dit heeft gedaan in dienstverband van Tower en dit tot zijn opgedragen werkzaamheden behoorde. Dat de ontwerptekeningen voor de meubelen van de Tegal-lijn niet de naam van X vermelden, maar wel het logo van Tower, onderstreept dat. Aldus komen de auteursrechten op de meubelen ingevolge artikel 7 Aw aan Tower toe. Daaruit volgt dat X niet ontvankelijk is in zijn vorderingen.

Verbod voor Nederland: 4.12. Aangezien het door Tower c.s. gevorderde verbod reeds toewijsbaar is op grond van het aan Tower toekomende auteursrecht op de ontwerpen voor de Tegal-meubelen en zij geen verbod met werking buiten Nederland heeft gevorderd, heeft zij – nu zij evenmin afzonderlijk belang daarbij heeft gesteld – geen belang bij beoordeling van de modelrechtelijke grondslag voor deze vordering en evenmin bij een beoordeling van het gesteld onrechtmatig handelen wegens slaafse nabootsing dat zij mede aan haar vordering ten grondslag had gelegd.

Lees het vonnis hier.

GVEA, 10 december 2009, zaak T-27/09, Stella Kunststofftechnik GmbH tegen OHIM / Stella Pack sp

Gemeenschapsmerk. Vervallenverklaring Gemeenschapswoordmerk STELLA. Samenloop met eerder ingeleide, op dit merk gebaseerde oppositieprocedure leidt niet tot niet-ontvankelijkheid.

37. Gelet op die overwegingen heeft de kamer van beroep in punt 14 van de bestreden beslissing terecht geoordeeld dat de mogelijkheid die eenieder wordt geboden om een vordering tot vervallenverklaring in te stellen op grond dat een merk niet is gebruikt, volledig los stond van eventuele parallelle oppositieprocedures waarin het in de vordering tot vervallenverklaring aan de orde zijnde gemeenschapsmerk zou zijn betrokken. Verzoeksters betoog dat de vordering tot vervallenverklaring van een merk niet-ontvankelijk is wanneer daaraan voorafgaand een oppositieprocedure op basis van dit merk is ingeleid die bij de indiening van deze vordering nog steeds loopt, moet dus worden afgewezen.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 9 December 2009, T-486/08, Liz Earle Beauty Co. Ltd tegen OHIM.

Gemeenschapsmerk. Gedeeltelijke weigering registratie Gemeenschapswoordmerk SUPERSKIN. Niet beschrijvend voor alle cosmeticaproducten. 

37. (…)  The sign at issue will immediately be perceived by the relevant public, without further thought, as designating goods and services which have as their intended purpose high-quality skin, that is to say, beautiful and/or healthy skin.

44. Accordingly, as regards perfumes, nail and hair care preparations, deodorants, dentifrice, hair colouring preparations, hairspray, eyecare preparations, nail varnish, nail varnish remover, artificial nails, hygienic care and cosmetic treatments for the hair, the descriptiveness of the mark applied for is not sufficiently pronounced for the relevant public to perceive immediately, without further thought, a description of the category of goods and services concerned or one of their characteristics. However, as regards the other goods and services conceived, the Court finds that the mark applied for is descriptive for the purposes of Article 7(1)(c) of Regulation No 40/94.

Lees het arrest hier.

GvEA, 9 december 2009, zaak T-484/08, Longevity Health Products, Inc tegen OHIM / Merck KGaA

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordemrk KIDS VITS o.g.v. oudere Gemeenschapswoordmerken VITS4KIDS (vitaminen). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

38. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer angesichts der Identität oder Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und der großen Ähnlichkeit der betroffenen Marken in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung zu Recht entschieden, dass die Gefahr von Verwechslungen der beiden Marken für die angesprochenen Verkehrskreise nicht ausgeschlossen werden könne.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Rotterdam, 9 december 2009, HA ZA 08-791, Minimax GmbH & Co tegen Ansul B.V. (met dank aan Gijsbert Brunt, Wenckebach Bax Brunt). 

Merkenrecht. Het merkenrechtelijk legendarische merk MINIMAX (zie, recentelijk, Hoge Raad, 10 juli 2009, 2009, IEF 8057) wordt in nieuwe procedure alsnog vervallen verklaard. Nieuwe NEN-norm is geen geldige reden voor niet-gebruik. Stelselmatige en bewuste misleiding door Ansul: (herhalings)merkdepot te kwader trouw verricht.109h proceskosten: €30.000,-

5.6. Er kan van worden uitgegaan dat Ansul na (november) 1988 geen nieuwe draagbare brandblussers met het merk op de markt heeft gebracht. In dit geding staat niet vast in hoeverre Ansul voordien dergelijke brandblussers op de markt had gebracht die waren geproduceerd in de periode van 1 januari 1978 tot (november) 1988.

Geen normaal merkgebruik: 5.7. Aangenomen dat de vaststelling van hof Amsterdam juist is, zou volgens de overgangsregeling in de periode 2003 tot en met 2006 nog onderhoud hebben kunnen worden verricht aan draagbare brandblussers met het merk die waren geproduceerd in de jaren 1984 - 1986 en die toen ook op de markt waren gebracht. Minimax heeft echter gemotiveerd bestreden dat dergelijk onderhoud in de periode 2003/2006 is verricht. Zij verwees daarbij onder meer herhaaldelijk naar een passage in de pleitnota van Minimax's raadsman van 1 november 2006 (procedure Ajax-Ansul), waarin wordt gesteld dat "de Minimax-toestellen tot en met 2002 in de markt [zijn] aangetroffen (zij het natuurlijk in steeds mindere mate)". (…)  Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat in de periode 2003 tot en met 2007geen normaal merkgebruik heeft plaatsgevonden door onderhoud aan draagbare blustoestellen met het merk.

Geen geldige reden: 5.8. Ansul heeft subsidiair naar voren gebracht dat zij voor het niet-gebruik van het merk voor het plegen van onderhoud aan draagbare blustoestellen een geldige reden had, te weten de invoering van de nieuwe (overheids)norm NEN 2559, die vanaf 1 januari 2004 verhinderde dat onderhoud werd verricht aan draagbare blustoestellen die ouder waren dan 20 jaar. Omdat Ansul al lang (na 1986) geen draagbare blustoestellen onder het merk meer produceerde, kon Ansul na 1 januari 2007 haar merk niet meer gebruiken door het verrichten van onderhoud van die toestellen.

5.9. De rechtbank verwerpt dit verweer. Allereerst kan worden opgemerkt dat de nieuwe NEN-norm merkgebruik voor oude draagbare blustoestellen door het verrichten van onderhoud niet (meteen) onmogelijk maakte: er was immers een overgangsregeling die dat onderhoud aan oude blustoestellen nog enige tijd toestond. Ansul heeft ook gesteld dat zij van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt en tot in 2006 nog blustoestellen uit 1986 onderhield. Zoals hiervoor is overwogen, moet evenwel ervan worden uitgegaan dat in de overgangsperiode - die deels samenviel mat het in deze procedure centraal staande tijdvak 200312007 - geen normaal merkgebruik door onderhoud van draagbare blustoestellen heeft plaatsgevonden. (…)  en heeft Ansul ervan afgezien een nieuwe typegoedkeuring aan te vragen doch heeft zij besloten haar draagbare blustoestellen met een andere typegoedkeuring te gaan produceren en op de markt te gaan brengen onder het merk "Ansul". Aan de oudere blustoestellen onder het merk MINIMAX kon nog wel onderhoud worden gepleegd, maar kennelijk - zie het citaat uit de pleitnota onder 5.7 - was dit in 2002 een aflopende zaak. Het niet-gebruiken van het merk voor onderhoud van draagbare blustoestellen is aldus terug te voeren op de eigen ondernemersbeslissingen van Ansul omstreeks 1986. Daarmee is er geen sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 2.26 lid 2 aanhef en onder a BVIE.

(…) 5.14. Op de juistbedoelde prijslijsten komt een schuimwagen (Minimax) AW-130 niet voor, alleen een schuimwagen 45 ltr. RVS, zonder merkaanduiding. Mede gelet op de door Minimax voor het pleidooi (als productie 34d) overgelegde foto en de factuur aan Total d.d. 14 mei 2003 (Ansul producties 13a en 19a) neemt de rechtbank aan dat Ansul de schuimwagen met het typenummer AW-130 heeft geleverd onder het merk "Ansul". Ook de bewering van Ansul dat de schuimwagen AW-130 onder het merk MINIMAX werd verkocht (in 2003 en 2004) is derhalve onwaar.

Stelselmatige bewuste misleiding / kwade trouw: 5.16. De rechtbank acht de stelselmatige bewuste misleiding door Ansul in deze procedure buitengewoon ernstig en in flagrante strijd met art. 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet hierop neemt de rechtbank aan dat Ansul in de jaren 2003 tot en met 2007 geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk voor de verkoop of het onderhoud van verrijdbare blustoestellen, ook niet voor de Minimax 3050. Tevens wordt aan de handelwijze van Ansul de gevolgtrekking verbonden dat haar (herha1ings)merkdepot van 24 juli 2003 te kwader trouw is verricht (art. 2.4 aanhef en onder f BVIE), namelijk niet met de intentie om het merk normaal te gebruiken doch uitsluitend om te verhinderen dat Minimax - die het merk buiten de Benelux rechtmatig voert - dit ook in de Benelux gaat gebruiken. Dit merkdepot behoort daarom nietig te worden verklaard.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 10 december 2009, LJN: BK6060, Strafzaak reclame softdrugs.

Reclamerecht. Strafrecht. Visitekaartjes met daarop de naam en het internetadres van die coffeeshop en voorzien van een routebeschrijving naar die coffeeshop. Een aanprijzende boodschap met betrekking tot softdrugs levert een uiting op als bedoeld in artikel 3b Opiumwet.

“Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor onder 3 heeft overwogen is de rechtbank van oordeel dat de tekst op de in de kelder en de publieksruimte inbeslaggenomen kaartjes dient te worden aangemerkt als een uiting die er kennelijk op is gericht om de verkoop van softdrugs te bevorderen. Immers, het betreft hier een reclame-uiting waaruit kan worden afgeleid dat het om een verkooppunt van softdrugs gaat en waarbij tevens informatie wordt gegeven over de locatie van dit verkooppunt. Dat op het kaartje geen adres is vermeld, acht de rechtbank niet doorslaggevend; aan de hand van de plattegrond die is afgedrukt op de achterkant is de locatie van de coffeeshop immers eenvoudig te bepalen. Bovendien was het adres via de vermelde website eenvoudig te achterhalen.

Van de partij (van ongeveer 17.000) visitekaartjes stonden ongeveer 100 kaartjes op de bar van de coffeeshop. Deze waren voor de klanten van de coffeeshop waarneembaar, terwijl het de bedoeling was dat deze kaartjes door de klanten werden meegenomen naar elders. Aldus is, volgens de hiervoor onder 3 weergegeven redenering, sprake geweest van een begin van ‘openbaarmaking’ van de gehele aangetroffen partij visitekaartjes in de zin van artikel 3b Opiumwet en derhalve van een strafbare poging daartoe.”

Lees het vonnis hier.    

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 10 december 2009, KG ZA 09-1484, Cars Jeans & Casuals B.V. tegen C&A Nederland

Merkenrecht. Eiser Cars Jeans maakt op grond van haar Benelux- en Gemeenschapsmerken CARS (voor kleding) bezwaar tegen gebruik door C&A van de aanduiding CARS in reclame met betrekking tot merchandisekleding van de Disneyfilm “CARS”.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe, zij het met mate: “Het moet voorshands, als aangegeven, geoorloofd worden geacht op andere wijze te refereren naar thematische kleding geïnspireerd op de Disney-animatiefilm "Cars" en bij die verwijzing ook de elementen "Cars" en/of "Cars jeans" te hanteren – alleen niet "sec" op de wijze als door C&A gedaan in haar "back to school"-folder uit juli 2009.”

4.3. Cars Jeans legt aan haar vorderingen in de eerste plaats onder meer art. 9(1)(a) GMVo ten grondslag (hierna ook: "sub a"). De daarop gestoelde vordering is naar voorlopig oordeel (net) toewijsbaar als hierna aangegeven, waartoe als volgt wordt overwogen.

(…)

4.8. De voorzieningenrechter volgt Cars Jeans voorshands in haar stelling dat C&A deze tekens in haar folder gebruikt als merk. Daartoe is redengevend dat het relevante publiek naar voorlopig oordeel de aanduidingen als herkomstaanduiding kan opvatten, nu er in de folder sprake is van gebruik van identieke tekens "Cars" en "Cars jeans" ter aanduiding van kleding die kan worden gekocht bij C&A (zonder verdere, meteen duidelijk genoeg in het oog springende, beschrijvende referenties als bijvoorbeeld "Walt Disney"1). Anders dan C&A stelt kan dit gebruik van de tekens door C&A in de gewraakte folder zodoende afbreuk doen aan merkfuncties. Dat het publiek de aanduidingen mogelijk (mede) als verwijzing naar de Disney-film zal (kunnen) opvatten, staat daaraan niet in de weg. Bovendien is voorshands oordelend geen sprake van een uitzondering (vgl. art. 12 (b) GMVo (gebruik van aanduidingen inzake kenmerken van de waren)) die het geoorloofd maakt de tekens in kwestie te gebruiken op de wijze zoals is gebeurd in de C&A folder. Er bestaat geen noodzaak de tekens op precies deze manier "beschrijvend" als verwijzing naar de Disney-film – dus als "kenmerken van de waar" – te gebruiken, nu C&A daarvoor voldoende acceptabele alternatieven tot haar beschikking heeft2 3. Van een andere toepasselijke uitzonderingsgrond is evenmin gebleken. Dat dit op een lijn zou zijn te stellen met gebruik als versiering, zoals C&A aanvoert, wordt verworpen. Ook de andere arresten waar C&A zich op beroept, maken dit naar voorlopig oordeel niet anders; deze betreffen geen ter zake relevante vergelijkbare gevallen.

4.9. Een – in primaire sleutel gevorderd – inbreukverbod "sub a" ligt daarmee voor toewijzing gereed. Het verbod wordt evenwel uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van de specifiek in de betreffende folder gehanteerde wijze van gebruik van “Cars” en/of “Cars jeans” door C&A in reclameuitingen, nu het onderhavige geschil zich op dit gebruik heeft toegespitst en het oordeel van de voorzieningenrechter tot dit gebruik beperkt is. Het moet voorshands, als aangegeven, geoorloofd worden geacht op andere wijze te refereren naar thematische kleding geïnspireerd op de Disney-animatiefilm "Cars" en bij die verwijzing ook de elementen "Cars" en/of "Cars jeans" te hanteren – alleen niet "sec" op de wijze als door C&A gedaan in haar "back to school"-folder uit juli 2009.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 8 december 2009, zaaknr. HD 200.025.077, Bacardi And Company Limited c.s. tegen F. Loendersloot Warehousing B.V. c.s. (met dank aan Gerard van der Wal & Freya van Schaik, Houthoff Buruma)

Merkenrecht. Parallelimport. Bewijsbeslag. Gedeeltelijke vernietiging vonnis waarvan beroep (Vzr. Rechtbank Breda, 13 januari 2009, IEF 7476).  Geen merkinbreuk door douane-entreposeur, ook niet na UDV/Brandtraders. Geen indruk van een materieel verband in het economisch verkeer. Informatie door bewijsbeschermende maatregelen verkregen mag niet achteraf worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid van die bewijsbeschermende maatregelen.

In kort geding heeft de Rechtbank Breda de vorderingen van douane-entreposeur Loendersloot c.s. tot herziening van het bij haar gelegde verlof beschrijving, monsterneming en conservatoir beslag bij en ongedaanmaking van de gevolgen ervan toegewezen, aangezien er  geen sprake was van merkinbreuk omdat zuivere transitohandel (opslag en doorvervoer) van niet-communautaire goederen over her grondgebied van de EER niet inbreukmakend is.

Het Hof oordeelt in hoger beroep allereerst dat de opgeheven beslagen niet zullen herleven, nu vaststaat dat de goederen zich niet meer onder de belagende bevinden. Daarnaast oordeelt het hof dat de informatie die Bacardi door middel van bij Loendersloot getroffen bewijsbeschermende maatregelen heeft verkregen, niet achteraf mag worden gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid van die bewijsbeschermende maatregelen:

4.6.4. Een uitzondering dient echter te worden gemaakt voor de informatie die juist door de gewraakte maatregelen ie verkregen. Die informatie mag niet worden meegenomen in het kader van de beoordeling van de rechtmatigheid van de getroffen maatregelen. Het kan immers niet zo zijn dat een partij die bewijsbeschermende maatregelen treft en - geconfronteerd met door de wederpartij in een kort geding aangevoerde feiten en omstandigheden op grond waarvan de maatregelen niet getroffen hadden mogen worden - de resultaten van de litigieuze maatregelen gebruikt ter onderbouwing van de rechtmatigheid daarvan,

Met betrekking tot de gestelde merkinbreuk heeft Bacardi niet aannemelijk gemaakt dat entrepothouder Loendersloot - die alleen goederen van anderen opslaat in haar douane-entrepot - zelf bestrokken is bij merkinbreuk:

4.6.6. Aan het voorgaande doet niet af dat Bacardi in haar  verzoekschriften niet Van Caem maar Loendersloot als wederpartij heeft genoemd. Een merkhouder kan immers bewijsbeschermende maatregelen (doen) treffen ten aanzien van mogelijk inbreukmakende goederen ongeacht: de vraag of die goederen zich onder de vermeende inbreukmaker bevinden. Indien die goederen zich onder een derde bevinden van wie niet vaststaat dat deze op zijn beurt inbreuk maakt, staat dat niet aan bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van die goederen in de weg.

4.6.7. Of Bacardi voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot zelf ook inbreuk maakt op Bacardi’s merkenrechten is wel relevant voor de vraag over welke goederen de gevraagde maatregelen zich mogen uitstrekken. Zou Loendersloot zelf (ook) inbreuk maken op de merkenrechten van Bacardi dan wel daarop dreigen te maken, dan zou dat bewijsbeschermende maatregelen ten aanzien van alle zich onder Loendersloot bevindende Bacardi-producten kunnen rechtvaardigen.  rechtvaardigen.

4.6.8. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft Bacardi dit echter niet aannemelijk gemaakt. Loendersloot heeft gemotiveerd weersproken dat zij inbreuk maakt op de merkenrechten van Bacardi en, meer in het bijzonder, dat zij in merkenrechtelijke zin gebruik maakt van de merken van Bacardi. Zij heeft onderbouwd aangevoerd dat zij uitsluitend de Bacardi-producten in opdracht van derden opslaat in haar douane-entrepot dan wel vervoert naar andere douane-entrepots, doch deze nooit zelf in de EER in het vrije verkeer brengt. Loendersloot- heeft zich in dit verband tevens beroepen op uitspraken van het Benelux Gerechtshof (Hagens, Jacobs/Niemeyer, BenGH 29 juni 1982, NJ 1982, 624; kort gezegd; een bloot vervoerder van gemerkte waren maakt geen gebruik van de merken) en van het Hof van Sustitie van de Europese Gemeenschappen (Class/SKB, HvJ EG 18 oktober 2005, IER 2006, 8;  kort gezegd: geen merkinbreuk bij binnenkomst in de Gemeenschap onder de regeling extern douanevervoer of de regeling douane-entrepot).

4.6.9. Bacardi heeft in een reactie daarop verwezen naar twee uitspraken (UDV/Brandtraders HvJ EG 19 februari 2009 en Red Bull/Winters  Rb den Haag 7 oktober 2009, IEPT20091007) en aangevoerd dat die uitspraken laten zien dat de door Loendersloot aangehaalde uitspraak Jacobs/Niemeyer achterhaald is. Dit beroep gaat echter naar het oordeel van het hof niet op omdat de rol van Loendersloot (en van de bloot vervoerder Hagens in Hagens, Jacobs/Niemeyer) een andere is dan die van Brandtraders (die als commissionair van de verkoper overeenkomsten sloot voor rekening van de verkoper maar op eigen naam) en die van Winters (die van een derde afkomstige blikjes met daarop het teken van een ander veilde en die gevulde blikjes voorzien van de vermelding van Winters als producent weer afleverde bij die derde). De rollen van Brandtraders en van Winters waren zodanig dat bij het betrokken publiek de indruk kon ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestond tussen Brandtraders en de door haar (voor rekening van de verkoper) verkochte waren respectievelijk Winters en de gewraakte blikjes. Bacardi heeft niet gesteld en het is niet aannemelijk geworden, dat in casu bij het betrokken publiek de indruk bestaat dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen Loendersloot en de door anderen, waaronder Van Caem, in het verkeer gebrachte Bacardi-producten.

4.6.10 Los van het voorgaande geldt dat ingevolge de uitspraak in Class/SKB van merkenrechtelijk gebruik geen sprake is zolang de goederen op het grondgebied van een lid-staat verblijven als niet-communautaire goederen waarop de regeling extern douanevervoer of het stelsel douane-entrepot van toepassing is. Bacardi heeft niet weersproken dat daarvan in ieder geval ten aanzien van een deel van de bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten sprake is. Tenslotte kan zonder nadere toelichting die ontbreekt de enkele vermelding door Loendersloot van bij haar opgeslagen Bacardi-producten in haar voorraadadministratie en op haar facturen niet als gebruik van de Bacardi-merken in de zin van artikel 2.20 BVIE worden gekwalificeerd.

4.6.11. Het voorgaande betekent dat naar het voorlopig oordeel van het hof Bacardi niet aannemelijk heeft gemaakt dat Loendersloot in merkenrechtelijke zin gebruik heeft gemaakt van de Bacardi-merken en inbreuk heeft gemaakt of dreigt te maken op de merkenrechten van Bacardi (…). 

Het Hof beveelt Bacardi voor geen enkel doel gebruik te maken van de opgemaakte beschrijving behalve voor zover die beschrijving betrekking heeft op Bacardi-producten waarop Van Caem ten tijde van die beschrijving rechthebbende was.

4.6.13. Het voorgaande betekent dat de door Bacardi verzochte beschrijving en monsterneming had moeten worden beperkt tot bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-producten waarop Van Caem rechthebbende was. (…)

4.6.15. De slotsom is dat Bacardi terecht beschrijving en monsterneming heeft doen uitvoeren van bij Loendersloot opgeslagen Bacardi producten waarop Van Caem rechthebbende was en dat de grieven 3,4,5 en 7 in zoverre slagen, Het beroepen vonnis zal op dit punt worden vernietigd en de in het dictum daarvan onder 8.1 gegeven beslissing zal met inachtneming van het voorgaande worden gewijzigd. Omdat Loendersloot onweersproken heeft gesteld dat de in december 2008 genomen en na het beroepen vonnis weer teruggegeven monsters zich niet meer onder haar bevinden zal het hof het onder 8.2 gegeven dictum niet wijzigen. Voor zover het om bij Loendersloot opgeslagen Bacardi-produkten gaat waarop niet van Caem rechthebbende is blijft het in conventie gewezen dictum in stand. (…)

Lees het arrest hier.

Korte notitie Rechtbank Arnhem, sector civiel, december 2009: Benoeming deskundige in merken- en reclamezaken. 

Bijlage: Reglement voor versneld procederen in merken- en reclamezaken in de rechtbank Arnhem.

“In sommige procedures over merkinbreuk laat de merkrechthebbende een marktonderzoek uitvoeren om aan de hand daarvan aan te tonen dat er sprake is van een merkinbreuk. Veelal laat de andere partij dan ook een marktonderzoek uitvoeren om daarmee aan te tonen dat er van zo’n merkinbreuk juist geen sprake is. In de jurisprudentie ziet men regelmatig dat de rechter beide marktonderzoeken tegen elkaar wegstreept en op basis van een eigen analyse van de feiten een beslissing over de gestelde merkinbreuk neemt. Dat tegen elkaar wegstrepen van elkaar tegensprekende marktonderzoeken is niet ideaal. In dit memo worden drie mogelijkheden besproken om het marktonderzoek in de rechtszaal beter tot zijn recht te laten komen. In reclamezaken kunnen dezelfde problemen ontstaan ten aanzien van overgelegde marktonderzoeken. Wat hierna wordt voorgesteld voor merkenzaken geldt ook voor reclamezaken.

Lees de volledige notitie en de bijlage hier.