Rechtbank Amsterdam, 19 augustus 2009, LJN: BJ7584, Costume National Distribution S.R.L. tegen Velvet Uomo B.V.

Merkenrecht, althans, een alinea merkenrecht in zaak over schending van exclusiviteitsafspraken in de modebranche. “Verwachtingen die aan een exclusiviteitsafspraak kunnen worden ontleend, kunnen niet zodanig ver strekken dat van de wederpartij uit hoofde van deze afspraak ook verlangd kan worden dat deze optreedt richting derden.”

6.14.  Subsidiair heeft Velvet nog gesteld dat Costume National haar exclusiviteitsafspraak ook zou hebben geschonden indien niet zal komen vast te staan dat zij de kleding aan Senza heeft geleverd. In de modebranche is het immers gebruikelijk, aldus Velvet, dat tegen mogelijke inbreuken op merkenrecht actief wordt opgetreden. De rechtbank deelt dit standpunt van Velvet niet. Het moge dan zo zijn dat in de modebranche actief wordt opgetreden ter handhaving van eigen rechten, dit betekent niet automatisch dat een derde partij daaraan eveneens rechten kan ontlenen. De rechtbank is van oordeel dat de verwachtingen die aan een exclusiviteitsafspraak kunnen worden ontleend, niet zodanig ver kunnen strekken dat van de wederpartij uit hoofde van deze afspraak ook verlangd kan worden dat deze optreedt richting derden. Feiten of omstandigheden die dit in deze zaak anders zouden kunnen doen zijn, heeft Velvet niet gesteld.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 26 augustus 2009, KG RK 09-2267, Bose Corporation c.s. tegen Foka B.V.

Merkenrecht. Ex parte. Inbreuk op Gemeenschapsmerken Bose door verhandeling van namaak Bose-hoofdtelefoons, -verpakkingen en –garantiebewijzen door Foka. Weigering om onthoudingsverklaring af te geven maakt onherstelbare schade bij uitstel aannemelijk. Pan-Europees verbod.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de op de Foka-hoofdtelefoon en verpakking aangebrachte tekens gelijk zijn aan dan wel op verwarrende wijze overeenstemmen met de aan verzoekster sub 2 toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer gebruikt worden voor dezelfde waren als die waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. De voorzieningenrechter acht het bovendien aannemelijk dat door het gebruik van de tekens verwarring bij het publiek kan ontstaan.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder randnummer 11 is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Bose zal veroorzaken. De voorzieningenrechter begrijpt uit hetgeen verzoeksters bij monde van hun advocaat telefonisch nog hebben gesteld dat een verbod voor de gehele Gemeenschap wordt verzocht. Het op de Gemeenschapsmerken gebaseerde verzoek zal daarom en met inachtneming van het bepaalde in artikel 103 lid 2 GMVo voor de gehele Gemeenschap worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

2.4. Het voorgaande brengt mee dat verdere verhandeling van de in het verzoekschrift beschreven hoofdtelefoons en verpakkingen zal worden verboden in de gehele Gemeenschap, waaronder in Nederland.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 2 september 2009, KG RK 09-2315, The Polo/Ralph Lauren Company tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V.

Merkenrecht. Ex parte. Inbreuk op Gemeenschapsbeeldmerk en Beneluxwoordmerk POLO door verhandeling pantalons met teken ‘Polo’  en gebruik van Polo-logo in advertentie (folder tijdelijke aanbieding). Pan-Europees verbod.

2.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het op de door Makro verhandelde pantalons aangebrachte teken ‘Polo’ gelijk is aan het Benelux woordmerk POLO en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven. Derhalve is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

2.3. Het door Makro in haar advertentie gebruikte POLO TEAM-logo met afbeelding van een galopperend paardje met een ruiter erop stemt naar voorlopig oordeel overeen met het aan Ralph Lauren toebehorende Gemeenschapbeeldmerk. Een van de onderscheidende elementen van dit teken is immers, net als het Gemeenschapsbeeldmerk, een afbeelding van een paardje met een ruiter. Ook al is de overeenstemming beperkt, gelet op de gestelde bekendheid van het merk en het feit dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt voor identieke waren als waarvoor het merk is ingeschreven, kan worden aangenomen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daar komt nog bij dat het ook in het logo gebruikte element POLO overeenstemt met een ander merk van Ralph Lauren, hetgeen het risico op verwarringsgevaar vergroot. Gelet op dit een en ander is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo.

2.4. Ten slotte – en in het verlengde van het vorenstaande – moet naar voorlopig oordeel ook worden aangenomen dat door het gebruik van het teken ‘Polo Team’, waarmee de pantalons in de advertentie worden aangeduid, bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan met het Benelux woordmerk POLO. Derhalve is naar voorlopig oordeel evenzeer sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVI

Lees de beschikking hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 30 september 2009, HA ZA 08-3656, Eiser, h.o.d.n. Designer Art India tegen Gedaagde

Niet-ontvankelijkheid na uitblijven zekerheidsstelling eiser. Geen 1019h-proceskosten bij gebreke van een voldoende specificatie.
 
2.1. De rechtbank verklaart [eiseres] niet ontvankelijk in haar vorderingen, aangezien zij de bij incidenteel vonnis van 1 april 2009 bevolen zekerheid niet heeft gesteld of heeft doen stellen.

2.2. [Eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Volgens opgave van [gedaagde] bedragen de proceskosten € 7.236. Gelet op de betwisting door [eiseres] van de hoogte van deze kosten en gelet op het feit dat [gedaagde] slechts voor een deel van die kosten (€ 4.2373,25) een – summiere – toelichting heeft verschaft, waarin weliswaar het gehanteerde uurtarief en het aantal aan de zaak bestede uren, maar geen concrete omschrijving van de verrichte werkzaamheden wordt gegeven, zullen de proceskosten bij gebreke van een voldoende specificatie overeenkomstig het liquidatietarief worden begroot.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 6 oktober 2009, zaak C-301/07, PAGO International GmbH tegen Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Merkenrecht. Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als "bekend merk" in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 94/40/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (GMV)(1), wanneer het slechts in één lidstaat "bekend" is?

Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: is een slechts in één lidstaat "bekend" merk in deze lidstaat krachtens artikel 9, lid 1, sub c, GMV beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd?"

26. Bijgevolg moet de verwijzende rechter op basis van de gegevens in het hoofdgeding nagaan of het betrokken gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn.

27. Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 28).

28. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29).

29. Daar het in casu gaat om een gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, vonnis in incident van 30 september 2009, HA ZA 09-2117, Stichting De Thuiskopie tegen Leli Holding B.V.

Auteursrecht. Voeging in Thuiskopie-zaak. “4.1. (…) Naar het oordeel van de rechtbank voldoet de incidentele vordering aan het bepaalde in artikel 222 Rv. De onderhavige zaak en de Dexxon-procedure zijn beide voor dezelfde rechter aanhangig. Beide zaken zijn daarenboven aan elkaar verknocht, aangezien zij beide betrekking hebben op dezelfde vermeend frauduleuze handelingen en de daaruit voortvloeiende vorderingen. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, vonnis in incident van 30 september 2009, HA ZA 09-1951, Makaan Pacific PTY Ltd tegen ACM Products B.V.

Octrooirecht. Zekerheidsstelling en vrijwaring. Eiser stelt in hoofdzaak dat gedaagde schikkingsovereenkomst m.b.t. gestelde inbreuk op EP voor an improved golf club organizer zou hebben geschonden. Im casu dient (de buitenlandse) eiser zekerheid te stellen en mag gedaagde advocaten in vrijwaring oproepen. “Het valt, gelet op hetgeen ACM heeft gesteld met betrekking  tot de verrichtingen van Timmers en Donckers-Corten niet uit te sluiten dat ACM, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Timmers, Donckers-Corten en/of Corten Advocaten.  

4.2. (…) Makaan heeft weliswaar verhaalsinformatie verschaft, doch heeft niet aannemelijk gemaakt dat de door haar bedoelde gelden te zijner tijd ook daadwerkelijk zullen kunnen dienen als (voldoende) verhaalsmiddel voor de door Makaan aan ACM verschuldigde proceskosten, mocht Makaan in het ongelijk worden gesteld. Ten eerste kan de aanspraak die Makaan op de gelden stelt te hebben niet dienen als verhaalsmogelijkheid, omdat de onderhavige procedure mogelijk juist mede op die aanspraak van Makaan ziet. Als Makaan ten aanzien van die aanspraak in het ongelijk zou worden gesteld, dan vervalt de verhaalsmogelijkheid waarop artikel 224 lid 2 aanhef en onder c Rv betrekking heeft, juist vanwege Makaan’s ongelijk. Ten tweede is het bedrag in kwestie aanmerkelijk lager dan de door ACM gevraagde zekerheid. Ook de uitzondering onder c is derhalve niet van toepassing. Bijgevolg is Makaan verplicht tot het stellen van zekerheid, zoals te doen gebruikelijk is door middel van een onherroepelijke afroepgarantie van een gerenommeerde Nederlandse bank op de gebruikelijke garantievoorwaarden.

4.3. De verplichting tot het stellen van zekerheid is, anders dan Makaan stelt, niet afhankelijk van de kans op succes in de hoofdzaak. Er is dan ook geen grond om de zekerheid wegens de volgens Makaan geringe kans van slagen te beperken of de beslissing over de te stellen zekerheid aan te houden. Ook de in het kader van een schikkingsovereenkomst tussen partijen gemaakte afspraken over proceskosten zijn niet van invloed op (de hoogte van) de te stellen zekerheid. De te stellen zekerheid heeft, anders dan Makaan stelt, betrekking op de volledige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Naar het oordeel van de rechtbank is, ook in het licht van ACM’s gemotiveerd onderbouwing en gezien de aard van de zaak, de hoogte van de proceskosten redelijkerwijs te begroten op EUR 70.000,-. De te stellen zekerheid zal dan ook op dat bedrag worden bepaald.

(…) 4.7. ACM stelt dat zij Timmers, Donckers-Corten en Corten Advocaten aansprakelijk kan stellen voor schade die zij in het geval van een ongunstige uitkomst van de hoofdzaak zal lijden, omdat zowel Timmers als Donckers-Corten tekort zijn geschoten in hun verplichtingen jegens ACM. Het valt, gelet op hetgeen ACM heeft gesteld met betrekking tot de verrichtingen van Timmers en Donckers-Corten niet uit te sluiten dat ACM, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Timmers, Donckers-Corten en/of Corten Advocaten.

Lees het vonnis hier.

Charissa Koster versterkte Ruig & Partners met ingang van 1 oktober 2009 als Media, IE & ICT partner. Met haar komst zal de intellectuele eigendoms- en ICT praktijk van het kantoor worden uitgebreid en zal het Haagse kantoor binnenkort tevens een tweede vestiging openen in Amsterdam.Charissa Koster is advocaat sinds 1999. Ze houdt zich vooral bezig met intellectueel eigendomsrecht en ICT, met een focus op de media-, communicatie- en entertainmentbranche. Charissa werkte een aantal jaren bij Kalff Katz & Koedooder, tussendoor breidde ze haar ICT kennis uit door voor een Amerikaans beursgenoteerd ICT bedrijf te werken, waarna ze in 2006 de overstap maakte naar Bousie advocaten.

Stijn Debaene vervoegt de Brusselse vestiging van Field Fisher Waterhouse Brussel als vennoot. Stijn komt van Allen & Overy,  tesamen met medewerker Hakim Haouideg. Stijn vervoegt FFW om de Brusselse Intellectuele Eigendom (“IE”) praktijk verder te ontwikkelen, daarbij nauw samenwerkend met FFW’s IE-praktijken in Londen, Parijs en Hamburg. Zijn praktijk behelst octrooi-, merken-, auteursrechten- en oneerlijke handelspraktijken geschillen. Daarnaast adviseert hij aangaande de IE-aspecten van fusies en overnames, onderzoek & ontwikkeling en andere IE-gevoelige overeenkomsten. Hij heeft een bijzondere expertise in de farmaceutische sector. 

Artikel in Adformatie n.a.v. de, overigens succesvol verlopen, promotie van Tobias Cohen Jehoram (De Brauw, Blackstone Westbroek), afgelopen vrijdag in Utrecht. In dit artikel formuleert de jonge doctor het wat minder wetenschappelijk: “Behalve de eerdere genoemde twee vliegen in één klap (nieuw handboek en promotie), slaat Cohen Jehoram nóg een slag. Hij gebruikt het handboek ook als vehikel om zijn onvrede te uiten over een aantal zaken.

Cohen Jehoram gebruikt voor juristen ongebruikelijke taal: ‘Het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter die dat uniforme recht moet uitleggen, die maakt er een zootje van!’ Het hof redeneert volgens Cohen Jehoram in veel gevallen naar de gewenste uitkomst toe en onderweg laat het zich niet veel gelegen liggen aan de structuur van de wetgeving. Die wet staat als een huis. Het is een logisch systeem dat netjes op elkaar aansluit. Cohen Jehoram gebruikt het gebouw als metafoor: ‘Op het moment dat je daar een raar balkonnetje aan gaat hangen, zit dat wel vast, maar het moet op een gegeven moment gestut worden.”

(…) Om merkenrecht als kansspel te kwalificeren, vindt Cohen Jehoram wat ver gaan maar hij stelt wel vast dat je als bedrijf een specialist nodig hebt om een weg te banen door het mijnenveld dat het geworden is. De promovendus: ‘Ik heb vanmorgen een sessie gehad met cliënten, om ze de structuur van het inbreukartikel uit te leggen. Die zaten daar allemaal met open mond te luisteren. En dat zijn gespecialiseerde bedrijfsjuristen! Het is bloody ingewikkeld gemaakt. Het is een gemiste kans dat het zo abstract is gemaakt. Het wettelijke systeem dat er was, was heel goed doordacht. Zonde gewoon.’ (Adformatie 40/ 2 oktober 2009). 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 30 september 2009, HA ZA  07-2305, 08-2393, 08-2421, 08-2756, 08-2757, 08-2759, Mundipharma Pharmaceuticals B.V. diverse gedaagden.

Octrooirecht. 52 pagina’s om eerst even voor jezelf te lezen. Twee EP’s met betrekking op formuleringen voor gereguleerde afgifte van oxycodon of een zout daarvan, zoals oxycodon hydrochloride (pijnbestrijding). Mundipharma stelt zich op het standpunt dat generieke producten van gedaagden vallen onder de beschermingsomvang van de octrooien.

9.49 Terzake van EP 730 is een oppositieprocedure aanhangig waarin het octrooi door de Oppositie-Afdeling niet ongewijzigd in stand is gelaten. Mundipharma is van die beslissing in beroep gegaan en heeft verschillende hulpverzoeken ingediend. Aldus is thans minst genomen in enige mate onzeker of en zo ja met welke conclusies de verlenende instantie in München EP 730 uiteindelijk in stand zal laten. De rechtbank acht het daarom opportuun om de beslissing terzake van de geldigheid van en inbreuk op dit octrooi aan te houden en gebruikmakend van haar discretionaire bevoegdheid ingevolge artikel 83 lid 4 ROW de hoofdzaak in zoverre te schorsen, totdat in oppositie tegen EP 730 in kracht van gewijsde is beslist.

9.50 In aanmerking genomen de vaststelling door de rechtbank dat de Generieke producten vallen binnen de beschermingsomvang van conclusie 6 van EP 730 zoals verleend, welke conclusie naar het oordeel van de rechtbank bovendien geldig is te achten, heeft Mundipharma voldoende belang bij toewijzing van het door haar gevorderde provisionele verbod dat gelding zal hebben totdat in de hoofdzaak bij eindvonnis is beslist.

(...) 9.91 De gevorderde verklaring voor recht dat de Generieke producten inbreuk maken op EP 246 zoals geldig geacht, is jegens Ratiopharm c.s. toewijsbaar, evenals het op dat octrooi gebaseerde inbreukverbod.

Lees het vonnis hier.