GvEA, 16 december 2008, zaak T-86/07 Deichmann-Schuhe / OHMI - Design for Woman (DEI-tex tegen DEITECH) (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerk - Beroep, ingesteld door de houder van het nationale en internationale beeldmerk "DEI-tex" voor waren van klasse 25, kleding, tegen de beslissing van het OHIM waarbij verzoeksters oppositie tegen de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk "DEITECH" voor waren van de klassen 18 en 25 is afgewezen. Gerecht vernietigt de beslissing van het OHIM gedeeltelijk, nu volgens het Gerecht toch bewezen is dat het oudere merk voor schoenen is gebruikt.

 „64. Insgesamt geht aus den von der Klägerin beigebrachten Beweismittel, die sich auf keine der übrigen von den älteren Marken erfassten Waren („Bekleidungsstücke und Kopfbedeckungen“) beziehen, somit hervor, dass die Benutzung der älteren Marken hier in Übereinstimmung mit der angeführten Rechtsprechung (siehe oben, Randnr. 36) nicht nur symbolischen Charakter aufweist und nicht allein das Ziel verfolgt, die durch die Marken begründeten Rechte zu wahren. Somit hat die Klägerin die Ernsthaftigkeit der Benutzung der älteren Marken bezüglich Schuhen rechtlich hinreichend nachgewiesen.

65. Daraus folgt, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht entschieden hat, dass der Nachweis dieser ernsthaften Benutzung hinsichtlich Schuhen nicht erbracht sei.

66. Daher greift der erste Klagegrund durch, und die angefochtene Entscheidung ist aufzuheben, soweit darin entschieden wurde, dass die ernsthafte Benutzung der älteren Marken hinsichtlich Schuhen nicht nachgewiesen worden sei. Unter diesen Umständen besteht keine Veranlassung, den zweiten Klagegrund zu prüfen, mit dem geltend gemacht wird, es liege Verwechslungsgefahr vor, was zu beurteilen Sache des HABM ist.“

Lees het arrest hier.

GvEA, 16 december 2008, gevoegde zaken T-225/06, T-255/06, T-257/06 en T309/06, Budjovický Budvar tegen OHIM / Anheuser-Busch.

Gemeenschapsmerkenrecht.  Aanvragen voor gemeenschapswoord- en beeldmerk BUD door Anheuzer-Busch. Oppositie door Angstgegner Budvar op grond van de  beschermde oorsprongsbenaming ‘bud’. Arrest van 36 pagina’s over het gebruik van en de rechten die ontleend kunnen worden aan beschermde oorsprongsbenamingen. Oppositie afgewezen door OHIM. Het Gerecht wijst het beroep van Budvar toe en vernietigt de beslissingen van het OHIM. Een hele korte samenvatting in citaten:

“33. In de vier beslissingen (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de kamer van beroep allereerst opgemerkt dat Budvar zich ter onderbouwing van haar opposities niet meer op het internationale beeldmerk nr. 361 566, maar enkel op de benaming van oorsprong „bud” leek te beroepen.

Oorsprongsbenaming: “97. Gelet op deze elementen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door te oordelen dat, ten eerste, het krachtens het bilaterale verdrag beschermde ingeroepen oudere recht – volgens de door de kamer van beroep gehanteerde definitie – geen „benaming van oorsprong” was, en, ten tweede, dat de vraag of het teken BUD met name in Oostenrijk als een beschermde benaming van oorsprong werd aangemerkt, „van ondergeschikt belang” was, en door te concluderen dat een oppositie op die basis niet kon slagen.

Gebruik oorsprongsbenaming: (…) 163. De doelstellingen en voorwaarden die verbonden zijn aan het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk verschillen evenwel van die betreffende het gebruik in het economisch verkeer van het teken bedoeld in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, inzonderheid wanneer het, zoals in casu, gaat om een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong of een uit hoofde van het bilaterale verdrag beschermde benaming van oorsprong.

166. (....) kunnen in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 de rechten die uit sommige tekens voortvloeien, niet teloorgaan, ondanks het feit dat deze tekens niet „normaal” zijn gebruikt. In dit verband zij erop gewezen dat een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong niet kan worden geacht een soortnaam te zijn geworden, zolang zij als benaming van oorsprong wordt beschermd in het land van oorsprong. Bovendien blijft de door een benaming van oorsprong verleende bescherming verzekerd, zonder dat tot hernieuwing ervan hoeft te worden overgegaan (artikel 6 en artikel 7, lid 1, van de Overeenkomst van Lissabon). Dit betekent niet dat het mogelijk is een uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingeroepen teken niet te gebruiken. De opposant mag zich evenwel beperken tot het bewijs dat het betrokken teken is gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, zonder daarom in de zin en volgens de voorwaarden van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22 van verordening nr. 2868/95 te hoeven bewijzen dat dit teken normaal is gebruikt. Elke andere uitlegging zou erop neerkomen dat op de tekens bedoeld in artikel 8, lid 4, de voorwaarden worden toegepast die specifiek voor merken en de omvang van hun bescherming gelden. Hieraan moet worden toegevoegd dat de opposant in het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, anders dan bij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ook moet aantonen dat het teken in kwestie hem volgens het recht van de betrokken lidstaat het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 168. Gelet op deze elementen heeft de kamer van beroep blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting door de gemeenschapsrechtelijke bepalingen betreffende het „normale” gebruik van het oudere merk naar analogie toe te passen, inzonderheid teneinde – afzonderlijk voor Oostenrijk, Frankrijk, Italië en Portugal – uit te maken of de betrokken tekens in het economisch verkeer waren gebruikt. De kamer van beroep had moeten verifiëren of de door Budvar tijdens de administratieve procedure overgelegde elementen erop wezen dat de betrokken tekens waren gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer, ongeacht het grondgebied waar zij werden gebruikt. Toch kan deze methodologische fout van de kamer van beroep enkel tot de vernietiging van de bestreden beslissingen leiden indien Budvar het bewijs had geleverd dat de betrokken tekens in het economisch verkeer werden gebruikt.

169. Dienaangaande moet worden benadrukt dat de oppositie volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is gebaseerd op een in het economisch verkeer „gebruikt” teken. Anders dan Anheuser-Busch stelt, volgt uit deze bepaling niet dat de opposant moet aantonen dat het betrokken teken is gebruikt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag. Zoals voor oudere merken kan hoogstens worden geëist dat, om te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt, het teken in kwestie vóór de publicatie van de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken is gebruikt.

(…) 175. Voorts kan een aanduiding die de geografische herkomst van een product aangeeft, zoals een merk in het economisch verkeer worden gebruikt (zie in die zin arrest Hof van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02). Dit betekent daarom niet, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissingen beweert, dat de betrokken benaming „als een merk” zou zijn gebruikt, en derhalve haar primordiale functie verliest. Deze conclusie staat los van het door de kamer van beroep aangevoerde feit dat Budvar eveneens houdster is van een merk BUD, dat overigens geen deel uitmaakt van het juridische of feitelijke kader van het onderhavige geschil. Voor de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volstaat de vaststelling dat het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen teken in het economisch verkeer wordt gebruikt. Het feit dat dit teken gelijk is aan een merk, betekent nog niet dat het niet wordt gebruikt in het economisch verkeer. Bovendien moet worden vastgesteld dat het BHIM en Anheuser-Busch niet duidelijk preciseren hoe het teken BUD „als een merk” zou zijn gebruikt. Inzonderheid blijkt uit niets dat de op de betrokken producten aangebrachte vermelding „bud” meer naar de commerciële oorsprong van het product zou verwijzen dan naar de geografische oorsprong ervan, zoals Budvar stelt. Bovendien moet worden opgemerkt dat de etiketten van de betrokken producten, zoals deze uit het dossier van het BHIM blijken en zoals ter terechtzitting is bevestigd, onder de vermelding „bud” ook de naam van de producerende onderneming aangeven, in casu Budjovický Budvar.

(…) 177. Gelet op het voorgaande en rekening houdend met de door Budvar aan het BHIM overgelegde documenten moet worden geoordeeld dat, anders dan de kamer van beroep heeft geconcludeerd, Budvar het bewijs heeft geleverd dat de betrokken tekens in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 in het economisch verkeer zijn gebruikt.

Rechten o.g.v. oorsprongsbenaming: (…) 188. In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de oppositie ook moest worden afgewezen op grond dat Budvar niet had aangetoond dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van de term „bud” – als merk – in Oostenrijk of in Frankrijk te verbieden.

(…) 192. In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep enkel naar de in Oostenrijk en in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissingen heeft verwezen voor haar conclusie dat Budvar niet had bewezen dat de betrokken tekens haar het recht verleenden om het gebruik van een later merk te verbieden. Ook al zijn de in de betrokken landen gewezen rechterlijke beslissingen, zoals hierboven in herinnering is geroepen, van groot belang, moet toch rekening ermee worden gehouden dat in casu geen enkele in Oostenrijk of in Frankrijk gewezen rechterlijke beslissing gezag van gewijsde heeft verkregen. In die omstandigheden mocht de kamer van beroep zich voor haar conclusie niet uitsluitend op deze beslissingen baseren. De kamer van beroep had eveneens rekening moeten houden met de door Budvar ingeroepen bepalingen van nationaal recht, de Overeenkomst van Lissabon en het bilaterale verdrag daaronder begrepen. In dit verband zij opgemerkt dat Budvar zich met betrekking tot Frankrijk bij het BHIM op verschillende bepalingen van de code rural, van de code de la consommation en van de code de la propriété intellectuelle heeft beroepen. Met betrekking tot Oostenrijk beschikte het BHIM over de tot dan in deze lidstaat gewezen rechterlijke beslissingen en daardoor dus ook, anders dan Anheuser-Busch stelt, over de rechtsgrondslag voor de door Budvar krachtens het ingeroepen nationale recht ingestelde beroepen. Voorts heeft Budvar in de loop van de procedure bij het BHIM verklaard dat zij op grond van artikel 9 van het bilaterale verdrag het recht had, rechtstreeks beroep bij de Oostenrijkse rechterlijke instanties in te stellen. Bovendien heeft Budvar in het kader van haar oppositie de bepalingen van de Oostenrijkse regelgeving inzake merken en oneerlijke mededinging uiteengezet.

(…) 199. Om alle voorgaande redenen moet worden geoordeeld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door geen rekening te houden met alle relevante elementen, feitelijk en rechtens, teneinde uit te maken of het recht van de betrokken lidstaat in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 Budvar het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

(…) 201. Gelet op alle voorgaande overwegingen moet het tweede onderdeel van het enige middel, en dus het enige middel en het beroep in hun geheel, worden toegewezen.

202. Bijgevolg moeten de bestreden beslissingen worden vernietigd.”

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 16 december 2008, zaak C-73/07, Tietosuojavaltuutettu tegen Satakunnan Markkinapörssi Oy en Satamedia Oy (prejudiciële vragen van de Korkein hallinto-oikeus (Finland))

Uitlegging van richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Toepassingsgebied. Verzameling, publicatie, doorgifte en behandeling van openbare gegevens over het belastbaar inkomen en vermogen van natuurlijke personen in het kader van een SMS-dienst

Het Hof van Justitie (Grote kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 3, lid 1, van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer gegevens over het inkomen uit arbeid en kapitaal en over het vermogen van natuurlijke personen:

– op basis van openbare documenten van overheidsinstanties worden verzameld en met het oog op openbaarmaking bewerkt,

– in alfabetische volgorde en naar inkomenscategorie, in de vorm van uitvoerige, per gemeente gerangschikte lijsten als drukwerk openbaar worden gemaakt,

– op een cd-rom ter verwerking voor commerciële doeleinden worden verstrekt,

– in het kader van een sms-dienst worden gebruikt, waarbij gebruikers van een mobiele telefoon na verzending van een sms met de naam en de woonplaats van een bepaalde persoon naar een bepaald nummer, als antwoord gegevens over het inkomen uit arbeid en kapitaal van deze persoon alsook over zijn vermogen kunnen verkrijgen,

dit moet worden beschouwd als „verwerking van persoonsgegevens” in de zin van deze bepaling.

2) Artikel 9 van richtlijn 95/46 moet aldus worden uitgelegd dat de in vraag 1, sub a tot en met d, bedoelde activiteiten, die betrekking hebben op gegevens afkomstig uit documenten die volgens de nationale wetgeving openbaar zijn, moeten worden beschouwd als verwerking van persoonsgegevens „uitsluitend voor journalistieke doeleinden” in de zin van die bepaling, indien die verwerking als enig doel heeft de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën. Het staat aan de nationale rechter om te beoordelen of dit het geval is.

3) De verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in vraag 1, sub c en d, betreffende bestanden van de overheid met persoonsgegevens die enkel informatie bevatten welke reeds als zodanig is gepubliceerd in de media, valt binnen de werkingssfeer van richtlijn 95/46.”

Lees het arrest hier. Persbericht HvJ hier.

Vzr. rechtbank Rotterdam, 12 december 2008, Ex parte beschikking in de zaak Kamer van Koophandel Nederland tegen Kantoor voor Klanten B.V.B.A. & Sandd B.V. (met dank aan Olaf van Haperen, Lawton).

Rotterdamse ex parte. Merkenrecht, Auteursrecht. Handelsnaamrecht. Verzoek toegewezen. Gedaagde Kantoor voor Klanten verstuurt facturen voor ‘Bijdrage KvK handelsregister’ en maakt daarmee inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de (echte) KvK, de Kamer van Koophandel. 

Interessant is dat dit ex parte richt zich mede richt tot postbezorger SANDD, die ook na kennisgeving en sommatie niet vrijwillig wilde meewerken aan het verzoek van de (echte) KvK om de verzendingen, Sandd had nog ongeveer 350.000 facturen liggen, te staken, de facturen  af te geven en de administratie m.b.t. deze verzendopdracht over te leggen.

Lees de beschikking hier. Berichtgeving in de media hier (o.a. over het ontslag van een waarschuwende postbode), persbericht SANDD  (o.a. over het ontslag van een stickerplakkende postbode) hier. Waarschuwing KvK, met afbeelding nepfactuur hier.

District Court of The Hague, 15th of December 2008, KG ZA 08-1322, G-Star International B.V. vs. Pepsico INC.

Trademark law. The The Hague district courts vision on the Intel ruling by the European Courts of Justice (EcJ). G-Star objects to PEPSI-RAW based its EU trademark RAW. Claims denied. Interesting case, the EcJ’ s interpretation is too strict; this ruling too is relatively strict.

“4.9. Partly in connection with the above it has become plausible that G-Star will be able to prove in proceedings on the merits that the relevant section of the public will link the G-Star trade marks to Pepsi RAW as used by PepsiCo. Such linking - viz. that the relevant section of the public, when seeing the Pepsi RAW sign being used, associates it with the G-Star RAW trade marks without likelihood of confusion being required - is considered even more unlikely since in the preliminary opinion of the court and in spite of arguments of G-Star which partly point in a different direction, the goods concerned are (virtually all) clearly non-similar goods (cf. paras 49 to 55 of the Intel judgment, also in connection with the reputation issue of the G-Star RAW trade marks that are invoked, see above para 4.7). PepsiCo rightly alleges that the market surveys carried out by G-Star did not concern this issue. Otherwise, too, the court holds the preliminary opinion that G-Star has not made a sufficiently plausible case on this issue, even though G-Star did state, so the interim injunction judge understands, that it views this issue in particular also in connection with what it calls the "crossovers - co-branding" practised by it; collaboration with other trade mark proprietors resulting in RAW-Cannondale bicycles, RAW-Defender Landrovers, RAW-Secco Prosecco, RAW Ferry (boat in Amsterdam canals), RAW Arne Jacobson chair, RAW Billiard and G-Star Raw Nights (parties) - with in any case the G-Star RAW trademark being used as well in each case except for the Landrover, the chair and the Prosecco, so it appears. G-Star alleges that the RAW trade marks are lifestyle trade marks which stand for a certain non-conformist, adventurous, daring, "out of the ordinary" lifestyle and target a young, trendy public, which Pepsi RAW [sic! translator] allegedly also targeted or started targeting with its Pepsi RAW. One should not lose sight of the fact that the existence or otherwise of such a link must be assessed globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case (para 62 Intel). In the absence of such a link in the mind of the public, there is no "sub c" infringement (Intel para 31). But even if such a link should be likely, partly because of the co-branding and the other circumstances mentioned, then merely this link alone is not sufficient to make the invocation of "sub c" infringement successful (cf. para 32 Intel).  

 

4.10. In the preliminary opinion of the court there is no proof of (prima facie) evidence that by its use of the Pepsi RAW sign PepsiCo is taking unfair advantage of or causing detriment to the distinctive character or the repute of G- Star's trade marks and this, so the Intel judgment shows (paras 32, 37, 38 and 71), is required for the successful invocation of the "sub c" ground. This issue must also be assessed globally in the same sense as stated above in para 4.9 (para 79 Intel). The Court of Justice makes strict demands where it states clearly that the circumstances that a) the earlier trade mark has a huge reputation for certain specific goods (namely jeans) and b) those goods or services are not similar or not similar to a substantial degree to the goods or services of the challenged sign (in the present case: soft drink) and c) the earlier mark is unique in respect of any goods or services (as in the case of [intel], which as stated is not the case for [raw]) and d) said sign brings to mind the earlier mark, are not sufficient proof in the sense referred to here.  

 

4.11. According to paras 38 and 39 of that judgment the minimum requirement for assuming that such unfair advantage is being taken (called "latching onto" by G- Start) is that G-Star must prove that there are elements based on which it can be concluded that there is a serious risk that such an injury will occur in the future. It is the preliminary opinion of the court that the allegations G-Star has put forward so far do not justify such a conclusion. The allegation that the RAW element is the "DNA for G-Star" and that G-Star could actually be equated with RAW is relevant only in the sense that this must be so in the perception of this element of the relevant section of the public. G-Star has failed to demonstrate sufficiently that this section of the public will so strongly perceive this element in this sense argued by G-Star, that this will push the usual meaning of the adjective "raw" so much into the background in the context of the Pepsi RAW sign as to constitute proof of the serious risk referred to above. Apart from the grievances referred to in para 4.12, no further substantiated facts have been alleged or emerged in this respect and that does not suffice in the preliminary opinion of the court. It must be borne in mind that G-Star does not have the exclusive right to target a young (and therefore at the same time partly trendy and non-conformist ) public. Such targeting has already been a constant for a very long time in Pepsi's generally known publicity (accessible to the public via the Internet), with inter alia the following striking examples: "Now It's Pepsi, for Those Who Think Young" (early 19sixties), "Pepsi, The Choice of a New Generation" (1984) and "GeneratioNEXT" (1997).  

 

4.12. Insofar as detriment to distinctive character is the steppingstone for G-Star, it is so that according to the Intel judgment proof of such detriment requires evidence of a change in the economic behaviour of the average consumer of G-Star clothes and related products and services as a result of the use of Pepsi RAW, or a serious likelihood that such a change will occur in the future (para 77 Intel). This, too, is a fairly high hurdle and it is the preliminary opinion of the court that insufficient real evidence has been put forward in this case to clear it. In fact the only available evidence at present is an alleged concern felt by some G-Star retailers and their reported expressions of similar concerns by some consumers. It is striking that this seems to occur mainly in Scandinavia, where Pepsi RAW is not on the market, and hardly at all in any country in which Pepsi RAW was launched early this year, as PepsiCo rightly alleges. PepsiCo rightly raises questions about these alleged murmurings from the market. The court rejects G- Star's presenting this as proof of confusion (written summary of oral argument by Hoyng, Nos. 86 et seq.), which according to Intel makes infringement a given. The same applies to G-Star's allegation that this constitutes "clear proof" in the aforementioned sense and that it is "clear" that this would result in changed commercial behaviour of consumers. It is the preliminary opinion of the court that all this is definitely insufficient.

 

4.13. It is the preliminary opinion of the court that insufficient prima facie evidence has been provided for the allegation that - in addition to the alleged trade mark infringement - PepsiCo has been unlawfully latching onto the reputation of G- Star and its "RAW concept" as G-Star calls it. It has been insufficiently refuted that the use of the adjective 'raw' in present-day trendy usage has acquired an accepted descriptive meaning as outlined above in para 4.7. It is the preliminary opinion of the court that it is not unlawful for PepsiCo to use the word in this sense in its publicity. Insufficient prima facie evidence has been provided in these interim injunction proceedings of G-Star's allegation that such use injures its "RAW crossover concept"."

Read the entire judgment here.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 12 december 2008, KG ZA 08-731, Team Forward B.V. tegen Vero Sales B.V. (met dank aan Hemke. de Weijs, Nysingh)

Merkenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht, ongeoorloofde mededinging en misleidende mededeling.
 
Team Fourward B.V., handelende onder de naam Carspotter, exploiteert een sms-dienst waarbij geïnteresseerden een nummerbord kunnen smsen en tegen betaling de waarde en de mogelijkheden van een auto per sms ontvangen. Vero Sales c.s., biedt onder de naam Huisspotter een vergelijkbare dienst aan, maar dan met betrekking tot huizen. Carspotter maakt onder andere bezwaar tegen het overnemen van en aanleunen tegen allerlei onderscheidingstekens van Carspotter door het gebruik van onder andere de naam Huisspotter, de huisstijl, waaronder de kleurencombinatie zwart-wit-rood, sterk gelijkende slogans en een televisiecommercial en het gebruik van het woord SPOT in een SMS.

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem oordeelt dat Vero Sales c.s. inbreuk maken op de handelsnaam Carspotter (en dat zij het bestanddeel ‘spotter’ niet meer mogen gebruiken in hun nieuwe handelsnaam’) en auteursrechtinbreuk maken op de televisiecommercials en onrechtmatig handelen jegens Carspotter. De wijze waarop Vero Sales c.s. hun sms-dienst aanbieden, vormt een misleidende mededeling in de zin van artikel 6:194 sub i BW. De merkenrechtvorderingen gebaseerd op een beeldmerk worden afgewezen net als de auteursrechtvorderingen ten aanzien van de slogans. De voorzieningenrechter wijdt auteursrechtelijke opmerkingen aan de huisstijl (“look and feel”) en het format van de televisiecommercials. Vero Sales c.s. worden o.a. gelast te rectificeren in een landelijk dagblad en op hun website en de proceskosten ad 15.325,80 te betalen.

Ten aanzien van het auteursrecht oordeelt de voorzieningenrechter:

“4.11. Voorop wordt gesteld dat de zes televisiecommercials en de drie radiocommercials van Team Fourward zijn opgebouwd volgens een telkens terugkerend vast patroon zoals hiervoor onder 2.5 en 2.6 is weergegeven. Dit telkens terugkerende vaste patroon kan worden aangemerkt als een format. De commercials zijn te beschouwen als de uiterlijke verschijningsvorm van bet format. Om die reden worden de commercials en het format hier tezamen besproken.

4.12. Anders dan het format op zichzelf hebben de daaraan ontleende 'commercials naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter een eigen oorspronkelijk karakter en dragen zij het persoonlijk stempel van de maker. Er is sprake van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. De commercials van Carspotter, die allen volgens een vast patroon zijn opgebouwd, zijn veelvuldig heeft uitgezonden. Bij de televisiecommercials gaat het daarbij met name om de volgende steeds terugkerende elementen:

(1) de opdringerige journalist die iemand overvalt;
(2) de prikkelende vraag die wordt gesteld naar de prijs;
(3) het nietszeggende antwoord dat daarop volgt;
(4) de harde voice over die vervolgens de oplossing aandraagt; en
(5) de afsluiting waarbij de door de voice over aangedragen oplossing nog eens met groteletters in beeld wordt gebracht, in combinatie met
(6) de wijze van filmen,
(7) de sfeer en
(8) de korte dialogen.

Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat de commercials van Team Fourward een vorm hebben die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen (vergelijk Hoge Raad 30 mei 2008, RvdW 2008, 567). Aan het voorgaande doet niet af dat de zes commercials van Team Fourward onderling niet identiek zijn. De hiervoor geschetste, van belang zijnde elementen komen immers wel in alle commercials terug. Dit betekent dat de televisie-commercials van Team Fourward voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen.
4.19 (…) De totaalindrukken die beide commercials maken verschillen te weinig om te oordelen dat de commercial van Vero als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.”

Ook oordeelt de voorzieningenrechter dat er inbreuk op de handelsnaam Carspotter wordt gemaakt: 

“4.25 De voorzieningenrechter stelt vervolgens vast dat de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam Carspotter. Het kenmerkende deel van beide namen lijkt te zijn ‘spotter’.

4.27 Voorshands geoordeeld doet zich in de onderhavige zaak niet de situatie voor dat een zuiver beschrijvend woord als handelsnaam wordt gebruikt. De handelsnaam van Team Fourward is samengesteld uit de Engelse woorden  ‘Car”en een vervoeging van “spotten”. Dit zijn weliswaar gewone Engelse woorden maar door de combinatie van deze woorden– met de vervoeging van ‘spotten’ tot ‘spotter’ is een niet zuiver beschrijvend en uniek woord ontstaan voor de door Team Fourward aangeboden dienst, te weten het per sms opvragen van informatie over een specifieke auto. Er is derhalve geen sprake van monopolisering door Team Fourward van een louter beschrijvende handelsnaam.

4.28. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk geworden dat er verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is in de zin van artikel 5 Hnw. Zoals hiervoor reeds is overwogen wijkt de handelsnaam Huisspotter slechts in geringe mate af van de handelsnaam Carspotter. Daarnaast richten beide ondernemingen zich via internet en televisie op geïnteresseerden in het gehele Nederlandse taalgebied, zodat niet van belang is dat partijen in verschillende plaatsen zijn gevestigd. Voorts is de aard van de ondernemingen identiek, te weten het aanbieden van een sms-dienst voor het opvragen van bepaalde specifieke informatie. Verder heeft Vero zelf een persbericht laten uitgaan met als kop "Carspotter maakt weg vrij voor Huisspotter", zodat het publiek al snel denkt dat Carspotter haar diensten heeft uitgebreid met informatie over huizen. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, heeft Team Fourward voldoende aannemelijk gemaakt met het overleggen van een aantal e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Huisspotter en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Carspotter. Ten slotte valt uit de website www.huisspotter.nl nergens af te leiden wie er schuilgaat achter Huisspotter. Dit leidt tot de conclusie dat Vero haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.”

De voorzieningenrechter concludeert dat Vero Sales c.s. onrechtmatig handelen jegens Carspotter.

“4.36 Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan met inachtneming van hetgeen hiervoor is overwogen, in onderlinge samenhang bezien, geen andere conclusie worden getrokken dan dat er sprake is van een in hoge mate overeenstemmende totaalindruk tussen de aangeboden sms-dienst van Carspotter en die van Vero. Daarbij is voldoende aannemelijk geworden dat Vero er welbewust voor heeft gekozen om de wervingskracht van ‘Carspotter’ aan te tasten, althans te gebruiken ten gunste van de wervingskracht van ‘Huisspotter’. Vero heeft daarmee nodeloos verwarring gesticht bij het publiek, althans heeft zij de uniforme uitstraling van Team Fourward doen verwateren. Dit terwijl Vero zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de door haar aangeboden sms-dienst op de hiervoor geschetste punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan. Dat het verwarringsgevaar zich reeds daadwerkelijk heeft verwezenlijkt, blijkt uit door Team Fourward overlegde e-mailberichten van mensen die vragen/klachten hebben over de sms-dienst van Vero en zich daarvoor hebben gewend tot de klantenservice van Team Fourward. De handelwijze van Vero kan dan ook als ongeoorloofde mededinging en daarmee als onrechtmatig jegens Team Fourward worden aangemerkt. Bovendien levert de wijze waarop Vero haar sms-dienst aanbiedt voorshands geoordeeld een misleidende mededeling op in de zin van artikel 6:194 sub i BW. Nergens valt uit af te leiden wie er daadwerkelijk schuilgaat achter 'Huisspotter', terwijl Vero met haar sms-dienst zeer nauw aanleunt tegen de sms-dienst van Team Fourward. De vermoedelijke verwachting van een gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument tot wie de sms-dienst zich richt is dan ook dat 'Huisspotter' een onderdeel is van 'Carspotter', dan wel daaraan gelieerd is.”

Lees het vonnis hier (inmiddels in de schone pdf van de Rechtbank Arnhem zelf).

Vzr. Rechtbank Zutphen, 12 december 2008, LJN: BG6686,  Wegener Huis-Aan-Huismedia B.V. tegen Stichting Veluws Bureau Voor Toerisme,

Titelrecht? Beëindiging samenwerking tussen uitgever en VVV van een recreatiekrant voor de Veluw. VVV gaat verder met nieuwe uitgever en mag dit in de openbaarheid brengen. Niet aannemelijk dat oude uitgever het exclusieve recht heeft op "recreatiekrant" en op "de Veluwe".
 
“4.6.  Bij de beoordeling van de vordering onder 4. is van belang dat SVBT de bereidheid heeft uitgesproken om de exclusiviteit van Wegener op de titel "de Recreatiekrant Veluwe" te eerbiedigen omdat zij onderkent dat in de rechtspraak wordt aangenomen dat het gebruiken van een verwarrende titel onder omstandigheden in strijd kan worden geoordeeld met de maatschappelijke normen, die in het economisch verkeer betamelijk zijn.
Voor zover Wegener vordert dat het SVBT zal worden verboden om de titel "Recreatiekrant deVeluwe.nl" te gaan gebruiken, zal deze vordering worden afgewezen. Met SVBT wordt geoordeeld dat Wegener niet het alleenrecht toekomt op het bestanddeel "de Recreatiekrant" nu dit een beschrijvende onderdeel van de titel is, te vergelijken met bijvoorbeeld "Modekrant", "Lichtkrant" of "Advertentiekrant". Voorts heeft Wegener niet betwist dat "deVeluwe.nl" de handelsnaam van SVBT is, zoals reeds is overwogen onder 4.3.
Ook zal SVBT niet worden verboden om de titel "VVV Recreatiekrant Veluwe" te gaan voeren. Het dient de VVV, die aan deze nieuwe krant gaat meewerken, in beginsel te worden toegestaan dat zij haar eigen naam in de titel van deze krant gaat gebruiken. Voor zover Wegener meent dat zij op grond van artikel 2.2 in de in 2002 gesloten overeenkomst, zoals hiervoor onder 2.3 vermeld, het alleenrecht op het logo heeft, heeft zij niet aannemelijk gemaakt dat zij daarmee rechten kan doen gelden op de naamsaanduiding VVV. Ook komt Wegener niet het alleenrecht toe op "De Veluwe" dan wel "Veluwe" nu dit de geografische aanduiding is van het gebied waarvoor de krant zal worden uitgegeven.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 8 december 2008, LJN: BG6701, Stichting Mineral Wool Association Benelux tegen Hapeja B.V

Reclamerecht. Ongeoorloofde vergelijkende/misleidende reclame m.b.t. werking van isolatiefolie in vergelijk tot glas- en steenwol.

“Op vordering van een samenwerkingsverband van Nederlandse en Belgische producenten van glas- en steenwol, verbiedt de voorzieningenrechter de Nederlandse distributeur van multireflecterende isolatiefolies om omtrent Triso Super 9+, alsmede met Triso Super 9+ vergelijkbare producten met een andere naam zoals Triso Super 9MAX, claims te (laten) doen en reclame te (laten) maken waarin wordt gesteld of gesuggereerd dat Triso Super 9+ en 9MAX een R-waarde, Eth-waarde of ThE-waarde hebben van 5,6 m2.K/W alsmede dat zij thermisch gelijkwaardig zijn aan of vergelijkbaar met 224 mm traditionele dikke isolatie, en/of andere mededelingen of suggesties van gelijke strekking te doen, zulks in het bijzonder, maar niet uitsluitend, op Bouwbeurzen, vakevenementen en open dagen.

Toewijzing van de verdergaande maatregelen die eiseres heeft gevorderd acht de voorzieningenrechter niet geboden, nu op voorhand niet uit te sluiten valt dat in een bodemprocedure gedaagde haar claim omtrent de isolatiewaarde van de door haar verhandelde isolatiefolies wel naar objectieve maatstaven genoegzaam zal kunnen onderbouwen.”

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 13 mei 2008, LJN: BD5794, VOF h.o.d.n. GALL & GALL tegen Geïntimeerden

Handelsnaamrecht. Doorgaand gebruik na verkoop van handelsnaam en (gedeelte) klantendatabestand. Wanprestatie. 

“4.12 Met betrekking tot de beide andere onderdelen van de post waar het hier om gaat, de handelsnaam en het klantendatabestand, overweegt het hof het volgende. Voor de overdracht van deze beide onderdelen geldt dat exclusiviteit een essentieel element is. Wanneer de verkoper van een handelsnaam deze na de overdracht toch zelf blijft gebruiken, heeft hij zich deze zonder enig recht opnieuw toegeëigend. Een dergelijke schijnoverdracht kan niet worden beschouwd als een voldoen aan de verplichting die uit de koopovereenkomst voortvloeit: in feite heeft [geïntimeerde sub 1 c.s.] de handelsnaam dus niet geheel overgedragen, hoewel zij daartoe uit hoofde van de koopovereenkomst wel gehouden was. Of [appellante sub 1 c.s.] al dan niet van plan was de handelsnaam zelf te gaan gebruiken en of zij al dan niet (veel) nadeel heeft ondervonden van het voortgezet gebruik van de handelsnaam door [geïntimeerde sub 1 c.s.] doet bij dit alles niet ter zake. Het gaat de verkoper immers niets aan wat de koper met het door hem gekochte wenst te doen.

4.13 Voor de overdracht van het klantendatabestand geldt in grote lijnen hetzelfde. Vast staat dat [geïntimeerde sub 1 c.s.] onder die naam een mailing heeft verzonden naar een aantal adressen die ook voorkomen in het overgedragen klantendatabestand. Volgens [geïntimeerde sub 1 c.s.] is het aan [appellante sub 1 c.s.] om een vergelijking te maken tussen de mailinglist en het klantendatabestand (mva/mvg punt 31), maar dat verweer gaat niet op. [geïntimeerde sub 1 c.s.] heeft het klantendatabestand aan [appellante sub 1 c.s.] verkocht, zodat uitsluitend deze gerechtigd was ten behoeve van de onderneming van het bestand gebruik te maken. Wanneer er sprake was van een zekere overlap tussen persoonlijke en zakelijke relaties in het klantendatabestand, had het op de weg van [geïntimeerde sub 1 c.s.] gelegen deze van de verkoop uit te zonderen. Wanneer [geïntimeerde sub 1 c.s.] derden wilde benaderen in verband nieuwe initiatieven op het gebied van de wijnhandel, waartoe zij op zichzelf gerechtigd was gezien het ontbreken van afspraken op dat punt, diende zij zich ervan te vergewissen dat zij daarbij geen adressen gebruikte die zij juist aan [appellante sub 1 c.s.] had verkocht. Het gebruik van een dergelijk klantendatabestand dient na de verkoop ervan in zijn geheel voorbehouden te zijn aan de koper. Doordat de verkoper een aantal adressen ervan alsnog gebruikt, is aan de koper in feite niet het volledige en exclusieve gebruik geleverd.

4.14 Het hof deelt op grond van deze overwegingen de conclusie van de rechtbank dat [geïntimeerde sub 1 c.s.] met betrekking tot de onderdelen handelsnaam en klantendatabestand jegens [appellante sub 1 c.s.] wanprestatie heeft gepleegd en dat deze van een zodanige ernst is dat deze de gedeeltelijke ontbinding van de koopovereenkomst op deze onderdelen rechtvaardigt.”

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank 's-Hertogenbosch, 12 december 2008, KG ZA 08-716, Fith B.V. tegen fitt.company  B.V. (met dank aan Aron Das Gupta, Van Mens & Wisselink)

Handelsnaamrecht. Gedaagde maakt middels het  gebruik van de (jongere) handelsnaam fitt.company inbreuk op de (oudere) handelsnaam Fith van eiseres. Het gebruik van de handelsnaam fitt.company is in verband met de overeenkomende aard van beide ondernemingen, de overeenkomende klantenkring, de overlappende regio's waarin partijen werkzaam zijn, de auditieve gelijkenis en de daardoor te duchten verwarring (welke zich in de praktijk reeds heeft gerealiseerd), een inbreuk in de zin van art. 5 van de Handelsnaamwet. Proceskosten conform vordering: Euro 7.021,80.

“4.4. Voldoende aannemelijk is dat cliënten van Fith en Fitt.Company - hoewel wellicht voldoende deskundig - niet in staat zullen zijn de verschillen tussen de door partijen gedreven ondernemingen te onderscheiden De klantenkring van beide partijen bestaat voor het grootste gedeelte uit overheidsinstanties - zoals bijvoorbeeld gemeenten en het UWV - en private verzekeraars, waarbij beide partijen zich in de "aanbestedingmarkt"' bevinden en beide ondernemingen diensten op het gebied van onder andere re-integratie, detachering, outplacement- en loopbaanbegeleiding aanbieden. Beide ondernemingen opereren bovendien gedeeltelijk in dezelfde regionen. Daarnaast is het niet onaannemelijk dat, hoewel daarover strikte instructies zijn gegeven, de naam van Fitt.Company jn het dagelijks gebruik zal worden afgekort tot 'Fitt" waardoor beiden namen auditief hetzelfde zijn.”

Lees het vonnis hier.