Toch oppassen
Dirk Visser,Klos Morel Vos & Schaap, Reactie op de reactie van Ebba Hoogenraad op de reactie van Dirk Visser op een interview met Ebba Hoogenraad in de Adformatie.
“O2 heeft duidelijk gemaakt dat het merkgebruik in vergelijkende reclame voortaan moet worden gekwalificeerd als gebruik ex artikel [5 lid ] 1 sub b Merkenrichtlijn. En uit O2 blijkt dat de merkhouder NIET op basis van zijn merkrecht kan optreden als geen sprake is van verwarring. Dit is zo, ONGEACHT of de vergelijkende reclame voldoet aan de regels uit de Reclamerichtlijn. Dus ook als sprake is van ‘oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van een merk’ ex sub h Reclamerichtlijn, is er géén merkinbreuk. Zelfs niet als door het ‘spelen met het merk’ oneerlijk voordeel wordt verkregen. Dat merkinbreuk toch nog om de hoek komt kijken, inclusief volledige proceskostenveroordeling, zoals Dirk Visser stelt, lees ik niet uit O2, integendeel”, aldus Ebba Hoogenraad in reactie op mijn reactie op haar uitspraken in Adformatie (eerdere berichten vanaf hier).
Ebba Hoogenraad heeft gelijk, voor zover het over een ‘onbekend’ merk gaat. Merkgebruik in vergelijkende reclame moet blijkens O2 inderdaad worden gekwalificeerd als gebruik ex artikel 5 lid 1 sub b Merkenrichtlijn, als het een ‘onbekend’ merk betreft. Bij vergelijkende reclame met onbekende merken zal, als er geen sprake is van verwarring, een volledige proceskostenveroordeling niet meer mogelijk zijn, ook niet als van ‘oneerlijk voordeeltrekken’ sprake is.
Maar het ‘voordeel trekken uit de bekendheid’ gebeurt naar zijn aard in de praktijk nu juist meestal met bekende merken.
Als de vergelijkende reclame een bekend merk betreft, is artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn van toepassing en dus ons art. 2: 20 lid 1 sub c BVIE. Dan is verwarringsgevaar geen vereiste en zou het ‘oneerlijk voordeeltrekken’ van de reclamerichtlijn (artikel 3 bis sub h, art 6: 194a sub g BW) wel weer kunnen samenvallen met het ‘ongerechtvaardigd voordeel’ trekken van artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn (art. 2: 20 lid 1 sub c BVIE). Daar lees je in O2 inderdaad niets over, omdat die vraag niet aan de orde was, maar het is m.i. wel zo.
Bij vergelijkende reclame met bekende merken is via art. 5 lid 2 Merkenrichtlijn het merkenrecht weer wel van toepassing (ook als er geen sprake is van verwarring): als niet voldaan is aan de vereisten van de reclamerichtlijn kan er weer wel sprake zijn merkinbreuk en dus van een volledige proceskostenveroordeling.
What about counterfeiting?
Speech Charlie McCreevy, Empowering consumers by promoting access to the 21st Century Market. eBay's Call for Action on access to on-line markets European Parliament (24 juni)
"What then about counterfeiting? I suppose it was to be expected that the burgeoning online market place was always going to attract fraudsters. Criminals who lure naïve consumers into buying counterfeit and pirated goods. Crooks who take advantage of the internet to cross normal borders through online channels, and who know they can get away with it. Well it's time that they stopped getting away with it. We've got to hit them where it hurts with fines, with penalties, and using all the legal tools at our disposal. This is clearly in the interests of all concerned - whether they are consumers, legitimate businesses or brand owners.
Indeed now, perhaps more than at any other time over the last couple of years, we all need to work to build confidence in our single market. Because a single market where criminals go unchecked will not promote people's confidence in the European Union.
At the recent hearing on counterfeiting and piracy that the Commission held jointly with the European Parliament, I suggested we should find a way forward in combating the use of the internet to increase counterfeiting and piracy. I would like to see industry take the lead in a drive to combat this phenomena.
Industry has the inherent knowledge to identify fake products and to unearth production and distribution networks. The brand owners and platforms should unite in the fight by developing ways and means, on the basis of voluntary agreements, for example.
I would like to see a stake holder forum which could develop a potential inter-industry agreement to lay down minimum common best practices and establish collaboration mechanisms between relevant stakeholders. The Commission stands ready to play a facilitator role in this work and will be inviting expressions of interest from all stakeholders.
I firmly believe that brand owners, online platforms and consumers have a common interest in jointly finding a common solution to the problems caused by the sale of counterfeit goods over the internet. We cannot underestimate the role that such voluntary agreements could play in the fight against counterfeiting and the promotion of online services. Let's face it. Unless solutions are found, then the pressure for legislation at EU level is inevitably going to build up. There is a window of opportunity to show that the industry is willing and capable of stepping up to the mark and finding solutions."
Lees hier de gehele speech.
Wisselwerking mededingingsrecht en auteursrechten
Kamerstukken II 2007/08, 31200 XIII, nr. 65. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008 ; Brief van de minister van Economische Zaken over onderzoek wisselwerking mededingingsrecht en auteursrechten.
"Het onderzoek dat ik voornemens ben te laten uitvoeren ziet echter niet op de financiële positie van CBO’s [collectieve beheersorganisaties]. Het toezicht op de financiële positie van exclusief belaste CBO’s is immers al geregeld in de Wet Toezicht. Dit toezicht wordt door het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Toezicht verbreed en versterkt. Er komt een nieuwe verplichting voor deze organisaties om een doelmatig financieel beleid te voeren. Hiertoe wordt in het voorgestelde nieuwe artikel 2 bepaald dat voor het bieden van inzicht in het algemene en financiële beleid vereist is dat de beheersorganisaties een jaarrekening en een jaarverslag opstellen. Voorts zullen onder andere de bezoldiging van bestuurders, de beheerskosten, de tarieven, de tariefgrondslagen, de gehanteerde kortingsregelingen en de statuten openbaar gemaakt moeten worden.
Op grond van de Wet Toezicht ziet het CvtA er op toe dat de CBO’s aan hun verplichtingen voldoen. Het herziene toezicht gaat zowel exclusief aangewezen CBO’s als organisaties van vrijwillig collectief beheer omvatten. Tot die tijd zijn de vrijwillige organisaties gehouden tot inachtneming van een op 3 april 2008 in werking getreden gedragscode (zie bijlage). De Vereniging Voice ziet toe op naleving van de gedragscode."
Lees de brief hier
Verhuisbericht & aanwas
IE/IT-nichekantoor Louwers IP/Technology Advocaten is met ingang van 30 juni 2008 gevestigd aan het adres Ten Hagestraat 5 in hartje Eindhoven. Met de recente aanwas van Femke Vos bestaat het kantoor nu uit vier advocaten en twee secretaressen.
Lees hier meer.
Uit illegale bron
Reacties op Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 juni 2008, HA ZA 05-2233, ACI Adam B.V. c.s. (20 eisers) tegen Stichting De Thuiskopie c.s (IEF 6341).
Arnoud Engelfriet: "Het was wellicht aardig geweest als de rechtbank had toegelicht waarom en met welk punt van de toets er dan strijd zou zijn. Zeker nu de minister zelf heeft aangegeven dat er wel degelijk gedriestaptoetst is."
[Over de thuiskopie uit digitale bron] werden in juli vorig jaar kamervragen gesteld. Toen antwoordde de minister dat deze toets wel degelijk toegepast was: “De drie-stappen-toets is bij de vormgeving van de thuiskopieregeling in acht genomen en ligt besloten in de voorwaarden die aan de inroepbaarheid van de privékopie-exceptie worden gesteld (Kamerstukken II 2002- 2003, 28 482, nr. 5, blz. 18).”
Lees hier meer.
Evert van Gelderen: “Ik vraag me af of deze redenering op kan gaan. De rechtbank overweegt namelijk (punt 3) dat door het bepalen van een vergoeding voor het downloaden van illegaal materiaal, daarmee de handeling niet legaal wordt. Terwijl eerst gezegd wordt dat de thuiskopievergoeding gaat om compensatie van een beperking van het auteursrecht (zie punt 1). Dit rijmt niet met elkaar. Het gaat immers niet om een beperking van het auteursrecht, in die zin dat de betreffende thuiskopie gemaakt mag worden zonder toestemming van de rechthebbende. Dat mocht immers nu juist niet!
Het downloaden van illegaal materiaal zou gezien moeten worden als een inbreuk op het auteursrecht en niet als een beperking. De thuiskopievergoeding ziet echter niet op inbreuken, maar op bij wet voorziene beperkingen door de (legale) thuiskopie. Met andere woorden: is downloaden van illegale content geen thuiskopie, dan ook geen thuiskopievergoeding.”
Lees hier meer.
Witheet
Gerechtshof Amsterdam, 26 juni 2008, LJN: BD5538, Media Plus V.O.F. Connie Breukhoven-Witteman.
Het Gerechtshof Amsterdam heeft het vonnis van de voorzieningenrechter inzake de vorderingen van een bekende televisiepersoonlijkheid tegen ZIJonline bekrachtigd. Het op de website geplaatste artikel waarin de betrokkene van prostitutie wordt beticht is onrechtmatig .
“4.7 Op grond van dit alles concludeert het hof dat de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld dat Media Plus cs onrechtmatig hebben gehandeld jegens Breukhoven en dat hij hun terecht heeft bevolen de publicatie van de website te verwijderen, een rectificatie te publiceren en Google en Yahoo opdracht te geven tot verwijdering van de publicatie uit hun zoekmachines. Naar het oordeel van het hof zijn de opgelegde dwangsom, het daarbij vastgestelde maximum alsmede de opgelegde duur van de plaatsing van de rectificatie passend. Daarbij heeft het hof alle omstandigheden, waaronder de aard, de ernst en de duur van in ieder geval drie uren van de inbreuk (drie uur volgens de memorie van grieven onder 33, zes uur volgens de pleitnota van Media Plus cs in eerste aanleg onder 20) en de snelle verspreiding van informatie op het internet in aanmerking genomen.
In het licht van al die omstandigheden acht het hof het ook voldoende aannemelijk dat Breukhoven in een bodemprocedure voor geleden schade wegens onrechtmatige daad – ongeacht een eventuele schending van het portretrecht [zie ook vonnis rb, LJN BA5286 ] – een bedrag van € 10.000,- toegewezen zal krijgen, zodat dit bedrag terecht in dit kort geding is toegewezen. Dat een zelfde bedrag tegen Witheet is toegewezen doet hieraan niet af. Dat betrof nu eenmaal een andere publicatie, die op eigen merites is beoordeeld in het geding voor zover dat tussen Breukhoven en Witheet werd gevoerd.”
Lees het arrest hier.
Spelen of oppassen?
Mr. Ebba Hoogenraad, Hoogenraad & Haak: Spelen of oppassen? Reactie op Mr Dirk Visser, 20 juni, het blijft oppassen.
Teruggekeerd van een paar dagen vrij lees ik het bericht van Prof Mr Dirk Visser over het interview met ondergetekende in Adformatie over de gevolgen van het O2-arrest van het Hof van Justitie voor de reclamebranche. [zie IEF 6308]
Natuurlijk heeft Dirk Visser gelijk dat in de wet staat dat vergelijkende reclame alleen is toegestaan als deze geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of ander onderscheidend kenmerk van een concurrent (Reclamerichtlijn artikel 3 bis sub h, art 6: 194a sub g BW).
O2 heeft duidelijk gemaakt dat het merkgebruik in vergelijkende reclame voortaan moet worden gekwalificeerd als gebruik ex artikel 1 sub b Merkenrichtlijn. En uit O2 blijkt dat de merkhouder NIET op basis van zijn merkrecht kan optreden als geen sprake is van verwarring. Dit is zo, ONGEACHT of de vergelijkende reclame voldoet aan de regels uit de Reclamerichtlijn. Dus ook als sprake is van ‘oneerlijk voordeel ten gevolge van de bekendheid van een merk’ ex sub h Reclamerichtlijn, is er géén merkinbreuk. Zelfs niet als door het ‘spelen met het merk’ oneerlijk voordeel wordt verkregen. Dat merkinbreuk toch nog om de hoek komt kijken, inclusief volledige proceskostenveroordeling, zoals Dirk Visser stelt, lees ik niet uit O2, integendeel.
Zoals ik aan de journalist van Adformatie heb gezegd – alsook in mijn annotatie in IER onder het O2-arrest - is de logische consequentie dat artikel 3 bis sub h Reclamerichtlijn niet meer ‘merkenrechtelijk’ is gekleurd. Het vereiste van ‘oneerlijk voordeel’ wordt voortaan naar het zich laat aanzien ingekleurd door de onrechtmatigheidscriteria.
De hamvraag wordt wat rechters gaan doen. Gaat de rechtspraak over artikel 2.20 sub d BVIE nu klakkeloos worden toegepast op de sub h-toetsing? Of krijgt het een eigen kleuring? Het gebruik van beeldmerken in zuivere vergelijkende reclame is voortaan toegestaan. Het ‘spelen’ met beeldmerken in een voor het overige zuivere vergelijkende reclame (niet kleinerend, niet misleidend, geen verwarring) is makkelijker geworden.
Het zou mij niet verbazen als ‘oneerlijk voordeel’ uit 6:194a sub g BW restrictief gaat worden uitgelegd. Met dito minder kans op een op het reclamerecht gebaseerde veroordeling.
Ik verwijs verder naar mijn noot onder het HvJEG O2-arrest, dat zal worden gepubliceerd in het eerstkomende nummer van IER, half augustus 2008 (IER no 4).
EH.
Convergeren
Kamerstukken II 2007/08, 26643, nr. 126 en Bijlagen. Beleidsbrief Convergentie: de consument aan het roer in veranderende markten voor ICT, telecommunicatie en audiovisuele media (bijlage bij 26643, nr. 126).
De ICT-sector, de telecommunicatiesector en de audiovisuele (content)industrie groeien steeds meer naar elkaar toe. Op delen vloeien zij samen tot één ‘multimediasector’. Over deze ontwikkeling, die ook wel convergentie wordt genoemd heeft staatssecretaris Heemskerk, mede namens de Minister van OCW vorige week een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. De brief is een korte samenvatting van een uitgebreide analyse die in de bijlage staat en geeft aan wat de gevolgen zijn van convergentie voor de consument en de markt en welke rol de overheid hierbij voor zichzelf ziet.
Kenmerkend voor convergentie is dat diensten toegankelijk zijn via verschillende vaste of draadloze netwerken en te ontvangen zijn met meerdere multifunctionele apparaten. Steeds vaker kiest de consument zelf op welk moment, via welk netwerk en met welk apparaat hij een dienst wil ontvangen.
Doe het zelf (af)
Gerechtshof Amsterdam, 26 juni 2008, zaaknrs. 106.003.119 en 106.004.021, Homer TLC Inc. & Home Depot U.S.A. Inc. tegen Demp B.V. (met dank aan Marlou van de Braak, De Brauw Blackstone Westbroek).
Merkenrecht. Tussenarrest in geschil over de merken THE HOME DEPOT en THE HOME STORE. Op twee procedurele punten wordt alvast een beslissing genomen.
Demp heeft "zekerheidshalve" tot driemaal toe appel ingesteld tegen hetzelfde vonnis (tussentijds appel, gewoon appel en incidenteel appel). Demp is al eerder niet-ontvankelijk verklaard in het tussentijds appel en het Hof volgt de redenering van Homer dat dit in strijd is met de goede procesorde. Demp wordt nu ook niet-ontvankelijk verklaard in haar incidenteel appel, nu dit van een later datum is dan het gewone appel.
Demp wordt voorts in het ongelijk gesteld waar zij vordert dat de zaak in conventie naar de Rechtbank 's-Gravenhage verwezen had moeten worden, omdat de Rechtbank Utrecht niet bevoegd zou zijn. De Rechtbank Utrecht had zich namelijk eerder onbevoegd verklaard kennis te nemen van de vorderingen van Demp in reconventie, nu deze zagen op de nietigheid van de gemeenschapsmerken van Homer, maar had de zaak in conventie, zo te lezen aangaande de nietigheid van de Beneluxmerken van Demp, aan zich gehouden. Het Hof oordeelt dat de Rechtbank Utrecht wel bevoegd was de zaak in conventie te beoordelen.
Wat de inhoud van de zaak betreft wil het Hof door partijen nog nader geïnformeerd worden over de stand van zaken in de parallelle Duitse procedure bij het Bundesgerichtshof.
Lees het arrest hier.
Wel illegaal
Het Parool bericht: "Downloaden wel illegaal. Tot nu toe was downloaden op zich niet illegaal, een uitspraak van de rechter verandert de zaak. Foto GPD/Phil NijhuisAMSTERDAM - Het downloaden van films en muziek is wel degelijk illegaal. Mensen die zich hieraan schuldig maken, overtreden volgens een uitspraak van de Haagse rechter de wet. Tot nu was downloaden op zich niet illegaal. Internetters mochten voor eigen gebruik films en muziek via internet ophalen, ook al werd die illegaal aangeboden.”
(…) Volgens deskundigen betekent de uitspraak dat iedereen die een liedje of een film downloadt, daarvoor strafrechtelijk vervolgd kan worden. Met het vonnis in de hand kunnen de piratenjagers van Brein bovendien civiele zaken aanspannen tegen downloaders en hun internetaanbieders.”