“Teneinde het in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 bedoelde risico beter te kunnen afbakenen, zij erop gewezen dat de eerste functie van een merk ontegenzeglijk een „herkomstaanduidende functie” is. Niettemin fungeert een merk eveneens als middel waarmee andere boodschappen worden overgedragen, betreffende onder meer de eigenschappen of de bijzondere kenmerken van de waren of diensten die het aanduidt, of de beelden en gewaarwordingen die het oproept, zoals bijvoorbeeld luxe, levensstijl, exclusiviteit, avontuur, jeugd. In die zin heeft het merk intrinsiek een eigen economische waarde, los van de waarde van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. De betrokken boodschappen die met name door een bekend merk worden overgedragen of ermee worden geassocieerd, verlenen dit merk een bijzondere waarde die bescherming verdient, te meer omdat de bekendheid van een merk meestal het resultaat is van aanzienlijke inspanningen en investeringen van de houder ervan. Op die manier waarborgt artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 dat een bekend merk wordt beschermd ten opzichte van iedere aanvraag van een gelijk of overeenstemmend merk, die afbreuk zou kunnen doen aan het imago ervan, ook al zijn de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten niet analoog aan die waarvoor het bekende oudere merk is ingeschreven.” (35)    

“Deze voorwaarde [moet] in drie afzonderlijke typen van risico’s worden opgesplitst, namelijk dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk, ten eerste, afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, ten tweede, afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, of, ten derde, ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk wordt getrokken. Gelet op de formulering van artikel 8, lid 5 volstaat het voor de toepasselijkheid van deze bepaling dat één van deze risico’s voorhanden is.” (36)

“Het risico van verwatering lijkt in beginsel evenwel minder groot indien het oudere merk bestaat uit een term die een eigen betekenis heeft en daardoor, onafhankelijk van het erdoor gevormde oudere merk, ruim verspreid is en vaak wordt gebruikt. In een dergelijk geval is het minder waarschijnlijk dat het overnemen van de betrokken term door het aangevraagde merk tot verwatering van het oudere merk zal leiden. Zo heeft het Gerecht in het arrest SPA-FINDERS  geoordeeld dat aangezien „spa” een gangbare term is ter aanduiding van, bijvoorbeeld, de Belgische stad Spa of het Belgische autocircuit van Spa-Francorchamps of, in het algemeen, van oorden voor hydrotherapie zoals Turkse baden of sauna’s, de kans dat aan het onderscheidend vermogen van het merk SPA afbreuk wordt gedaan door een ander merk dat eveneens het woordelement „Spa” bevatte, klein leek.” (38)     

“Wat vervolgens het risico betreft dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oudere merk, zij opgemerkt dat van die afbreuk sprake is wanneer de waren of diensten waarop het aangevraagde merk doelt, op zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek kunnen appelleren dat de aantrekkingskracht van het oudere merk erdoor vermindert. Het risico daartoe kan met name bestaan wanneer deze waren of diensten een kenmerk of een eigenschap bezitten die mogelijkerwijs een negatieve invloed op het imago van een bekend ouder merk uitoefenen doordat dit merk gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk.” (39)    

“(…) Het [ongerechtvaardigd voordeel] betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld. (40)  

“ Op basis van de voorgaande overwegingen kan het verschil tussen het risico van ongerechtvaardigd voordeel in de zin van artikel 8, lid 5 en het gevaar voor verwarring als volgt worden samengevat: er is sprake van verwarringsgevaar wanneer de relevante verbruiker kan worden aangetrokken door de waren of diensten die door het aangevraagde merk worden aangeduid, omdat hij meent dat het gaat om waren of diensten met dezelfde handelsoorsprong als die van het oudere merk dat gelijk is aan of overeenstemt met het aangevraagde merk. Het risico dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk is daarentegen aanwezig wanneer de verbruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien.” (42)   

“(…) Gelet op de overwegingen van het arrest General Motors, punt 47 supra (punt 30), die in casu naar analogie van toepassing zijn, is het mogelijk dat, met name in het geval van een oppositie die berust op een merk dat een uitzonderlijk grote reputatie heeft, de niet-hypothetische kans dat het aangevraagde merk in de toekomst afbreuk doet aan of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het in oppositie aangevoerde merk zo voor de hand liggend is dat de opposant daartoe niet enig ander feitelijk gegeven hoeft aan te voeren of te bewijzen. Er mag evenwel niet van worden uitgegaan dat dit altijd het geval is.” (48)   

 “(…) Deze [aanzienlijke] reclame-inspanning volstaat op zich evenwel niet als bewijs dat er een risico bestond dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit of afbreuk zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, in de zin van artikel 8, lid 5 en is in casu dus niet relevant.” (53)

“(…) Verzoekster lijkt zowel in haar opmerkingen voor het BHIM als in haar verzoekschrift de begrippen bekendheid van een merk te verwarren met het eventuele prestige of de bijzondere kwaliteiten ervan. Er kan evenwel niet van worden uitgegaan dat elk bekend merk - louter wegens de bekendheid ervan - een imago van prestige of superieure kwaliteit oproept. Bijgevolg is in de bestreden beslissing terecht geen rekening gehouden met het prestige dat beweerdelijk met het oudere merk is verbonden.” (58)     

“(…) gaat het om het gevaar dat de associatie van het bekende oudere merk met waren of diensten die worden aangeduid door het aangevraagde merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met dit merk, tot gevolg heeft dat het wordt aangetast, omdat de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten een kenmerk of een bijzondere eigenschap bezitten waardoor het imago van het bekende oudere merk negatief kan worden beïnvloed.” (66)     

“(…) Het loutere bestaan van een verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten is toereikend noch doorslaggevend. Het bestaan van een dergelijk verband vergroot weliswaar de kans dat het publiek, dat met het aangevraagde merk wordt geconfronteerd, eveneens aan het oudere merk denkt, maar deze omstandigheid volstaat op zich niet om de aantrekkingskracht van het oudere merk te verminderen. Dit laatste kan slechts het geval zijn indien komt vast te staan dat de door het aangevraagde merk aangeduide diensten kenmerken of eigenschappen vertonen die potentieel de reputatie van het oudere merk aantasten. Dat bewijs is in casu evenwel niet geleverd.” (67)    

“Het gevaar dat uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken, kan zich daarentegen slechts voordoen indien het relevante publiek, zonder de herkomst van de door de conflicterende merken aangeduide diensten te verwarren, door de software van Elleni Holding bijzonder zou worden aangetrokken, enkel omdat deze wordt aangeduid door een merk dat gelijk is aan het bekende oudere merk VIPS.” (71) 

“(…) Zoals de kamer van beroep terecht heeft verklaard, volstaat het verband tussen de door de conflicterende merken aangeduide diensten op zich niet. Om te concluderen dat door het gebruik van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, ook al is er geen gevaar voor verwarring inzake de commerciële herkomst van de betrokken diensten, moet immers het bewijs worden geleverd dat het aangevraagde merk wordt geassocieerd met positieve eigenschappen van het oudere merk dat gelijk eraan is, welke eigenschappen zouden kunnen leiden tot duidelijke exploitatie of duidelijk meeliften door het aangevraagde merk.” (72)  

Lees het arrest hier.

Gelet op het voorgaande wordt dan ook niet aannemelijk geacht dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering aan hem wordt voorgelegd, TSFO zal verbieden de afbeelding met de “S” te gebruiken nu TSFO erin is geslaagd aannemelijk te maken dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering door TSFO wordt ingesteld, het depot van RS van haar merk zal vernietigen op grond van kwader trouw aan de zijde van RS.

De vordering zal dan ook reeds hierom worden afgewezen zodat de verdere stellingen en weren geen bespreking meer behoeven . RS zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van TSFO.” (4.11 - 4.13).

Wat betreft de richtlijnconforme proceskosten oordeelt de rechter:

“RS heeft zich niet verweerd tegen toewijzing van dergelijke kosten doch heeft de juistheid van de door TSFO overgelegde specificatie in twijfel getrokken. RS heeft hierbij echter volstaan de specificatie in algemeen gestelde bewoordingen te betwisten zonder dat zij nader heeft aangegeven welke posten in de specificatie niet juist zijn. Aan deze betwisting zal dan ook voorbij worden gegaan. De door TSFO opgevoerde BTW zal evenwel worden niet worden toegewezen aangezien TSFO deze kosten kan verrekenen.”(4.15)

Lees het vonnis hier.

The report aims to ensure that national judicial authorities will always be able to impose sufficiently serious penalties by setting out minimum levels for the upper limits on punishments imposed by national law. In cases of serious crimes committed by a criminal organisation, the maximum penalty must be at least €300 000 and/or four years' imprisonment. The same applies where the offences carry a health or safety risk. For less serious infringements, the maximum penalties should include criminal and civil fines of at least €100 000. In some cases, remedies can include the seizure and destruction of counterfeited goods.

A series of provisions on investigations was also approved. Member States are asked to ensure that the possibility of initiating investigations is not dependent on a formal accusation, at least when acts were committed in the territory of the Member State. Moreover, EU countries, if the directive is adopted, would have to allow holders of violated intellectual property rights to assist investigations undertaken by joint investigation teams.

The proposed directive reflects the Commission's interpretation of the European Court of Justice’s judgment of 13 September 2005. According to the Commission, this ruling allows for measures under the Community method to insist on criminal sanctions, when these are required for the effective implementation of Community law.  This view is contested by those who believe criminal law cannot be a competence of the Community - but amendments rejecting the entire proposal on this basis were defeated in the vote.

Lees het bericht ook hier.

Het hof is van oordeel dat met de reclameuitingen niet aan de minimumvoorwaarde is voldaan dat voor de consument voldoende duidelijk dient te zijn welke vergelijking in een concreet geval wordt gemaakt (4.3). Er worden door UPC geen wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van de betrokken diensten genoemd, in elk geval niet voor zover het KPN betreft, zodat het voor de consument onmogelijk is enigerlei rationele afweging te maken en de inhoud van de reclameuitingen te controleren. Van een zakelijke en neutrale vergelijking is aldus het hof geenszins sprake. “Voor zover (nog) van enigerlei vergelijking zou kunnen worden gesproken, is deze lacuneus en subjectief gekleurd. Reeds dit maakt de reclameuitingen misleidend.” (4.4)

Volgens het hof is de slogan “geen KPN meer nodig” niet meer dan een op zichzelf staande uitroep, waarmee UPC heeft willen bewerkstelligen dat klanten van KPN hun abonnement opzeggen en overgaan naar UPC. “Gelet op de negatieve inhoud van deze (enkele) uitroep is het hof van oordeel dat daarmee tevens de goede naam van KPN wordt geschaad en dat UPC zich onnodig kleinerend uitlaat over het merk “KPN” en de diensten en activiteiten van KPN.” UPC had kunnen volstaan met de mededeling dat een afzonderlijke, vaste (traditionele/analoge) telefoonaansluiting niet meer nodig was. Daar komt bij dat ook KPN zelf de mogelijkheid van digitale telefonie aanbiedt zonder apart abonnement voor de vaste lijn. Door het gebruik van de slogan “geen KPN meer nodig” wordt de (onterechte) suggestie gewekt dat KPN die mogelijkheid niet heeft. (4.5)

“Bovendien impliceert het gebruik van het merk “KPN” op de wijze zoals dat in de reclameuitingen plaatsvindt (…) dat dit UPC een oneerlijk voordeel oplevert, omdat zij zonder enige concrete onderbouwing de suggestie bij het publiek wekt dat haar betrokken producten kwalitatief veel beter zijn dan die van KPN, waarmee tevens afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van (het merk) KPN.” (4.6).

Een beroep door UPC op de door artikel 10 EVRM gewaarborgde vrijheid van meningsuiting was tevergeefs. (4.8) Het hof komt UPC ten aanzien van één van de 12 grieven tegemoet. Het hof is het met UPC eens dat het door de voorzieningenrechter gegeven bevel om “iedere inbreuk op de merkrechten van KPN N.V.” gestaakt te houden te algemeen en te vergaand is, omdat dit verbod neerkomt op een de facto verbod op ieder gebruik van het merk “KPN” door UPC. Het bevel zou volgens het hof zo kunnen worden gelezen dat “(ook) ieder (toekomstig) gebruik van het merk “KPN” door UPC in vergelijkende reclame een inbreuk zou vormen op de merkrechten van KPN N.V., hetgeen (…) onjuist is.” (4.10)

Het hof laat de vraag of in het onderhavige geval sprake is van inbreuk op de merkrechten van KPN N.V. buiten bespreking, omdat KPN zelf bij gelegenheid van de pleidooien heeft gesteld dat het haar (enkel) erom gaat een verbod te verkrijgen ten aanzien van de reclameuitingen, welk verbod reeds kan worden gebaseerd op de schending van de in artikel 6:194a lid 2 BW vervatte norm.

Lees het vonnis hier. Eerder bericht: IEF 2507 (17 augustus 2006).