Visueel gewijzigd
Drie IE-websites die recentelijk een make-over blijken te hebben ondergaan:
- Mooi is de website van het Benelux Gerechtshof nog niet, maar stuitend lelijk (sorry, maar het was helaas niet anders) is de site in ieder geval niet meer. Bekijk de nieuwe site hier.
- Ook de website van de Aippi is esthetisch opgewaardeerd, mooi op tijd voor het Zeist Symposium van volgende week. Inhoudelijk is er zo te zien niets veranderd. Bekijk de site hier.
- De BMM heeft zich eveneens visueel aangepast. "Gebruik de site als eerste kennismaking met het merkenrecht en raadpleeg een van de leden voor aanvullende informatie." Bekijk de site hier.
Terugwerkende krachten
Gerechtshof Arnhem, 13 februari 2007, rolnummer 2006/132 KG. Test & Drive V.O.F. c.s. tegen Veka Best Verkeersleermiddelen (met dank aan Arjan Maes, Dommerholt Advocaten).
Interessant executiegeschil in auteursrechtzaak. Procesrecht, dwangsommen, geen terugwerkende kracht verklaring 260 Rv. (“De voorlopige voorziening verliest haar kracht wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen die termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient.”)
Test & Drive is in 2005 veroordeeld tot het ontoegankelijk maken en drie maanden ontoegankelijk houden van haar internetproducten en de internetproducten waarbij zij betrokken is, met de bepaling dat deze producten niet weer toegankelijk zullen zijn voordat het inbreukmakend materiaal (leerproducten en proefexamens) en aanvullend inbreukmakend werk uit de internetproducten is verwijderd. Test & Drive heeft aan deze eis onvoldoende gehoor gegeven (“het had op haar weg gelegen om “ontoegankelijk maken in zo absolute zin na te streven, hetgeen is nagelaten.”). Eiser Veka Best heeft geen eis in hoofdzaak ingesteld, waarop gedaagde Test & Drive de 260 Rv. verklaring heeft ingediend.
Veka Best vordert dwangsommen van Test & Drive en Test & Drive start een executiegeschil tegen Veka Best. De Voorzieningenrechter Zwolle –Lelystad wijst de vordering van Test & Drive tot staken van executie af en in hoger beroep wordt Test & Drive door het Hof Arnhem opnieuw in het ongelijk gesteld. Het interessantste onderdeel van het arrest gaat over artikel 260 lid 2 Rv (Eiser Vekja Best heeft
Test & Drive heeft gesteld dat het eerder tussen partijen gewezen kort gedingvonnis haar kracht had verloren, omdat zij een verklaring had ingediend in de zin van artikel 260 lid 2 Rv. Test & Drive zou geen dwangsommen meer verschuldigd zijn, ook al waren deze dwangsommen al verbeurd vóór het moment dat zij de verklaring indiende.
Als deze stelling gevolgd zou worden, dan zou een verklaring ex artikel 260 Rv dus terugwerkende kracht hebben: achteraf zijn de verbeurde dwangsommen dan toch niet verschuldigd, omdat het vonnis haar werking met terugwerkende kracht verloren heeft.
Het Gerechtshof te Arnhem is het ook op dit punt niet met Test & Drive eens. De verklaring ex artikel 206 Rv heeft volgens het Hof géén terugwerkende kracht. De reeds verbeurde dwangsommen blijven verbeurd.
Lees het arrest hier (inclusief vonnis in eerste aanleg).
Het derde niveau van handhaven
Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2007, KGZA 07-136. Remco van den Heuvel tegen Van den Heuvel Bouw B.V.
Van den Heuvel (‘Remco’ in het vonnis) is eerder, in een kantonprocedure tegen Van den Heuvel Bouw B.V. (‘Van den Heuvel Bouw’) verboden om nog langer gebruik te maken van de handelsnaam ‘VDH Bouw’. Remco is door de kantonrechter een termijn gegund van een maand om zijn briefpapier aan te passen.
Van den Heuvel is van mening dat Remco niet volledig aan het vonnis heeft voldaan, omdat na het verstrijken van de termijn van een maand de door Remco geregistreerde domeinnaam www.vdhbouw.nl nog bereikbaar is. Remco blijkt echter vóór het verstrijken van de termijn zijn provider al te hebben verzocht om de domeinnaam onmiddellijk op te heffen. Na ommekomst van de termijn bleek dit echter nog niet gebeurd te zijn. Van den Heuvel Bouw blijft desondanks volharden in het vorderen van dwangsommen en legt beslag teneinde deze beweerdelijk verbeurde dwangsommen te innen.
In het executiegeschil oordeelt de Voorzieningenrechter dat de executie gestaakt dient te worden. De rechter vindt onder meer van belang dat de domeinnaam niet in de eerdere procedure ter sprake lijkt te zijn gekomen, althans dat volgt niet uit het eerdere vonnis. Het ging toen om het briefpapier en het logo. Verder is volgens de rechter van belang dat Remco afhankelijk was van de provider en dat hij deze voor het verstrijken van de termijn heeft verzocht om de domeinnaam onmiddellijk door te halen.
Tenslotte is nog interessant dat de Voorzieningenrechter de nakoming van een verbod in 3 niveaus indeelt. Bij niveau 3 is het de vraag of er nog wel aanspraak kan worden gedaan op dwangsommen en of er dan wellicht nadere actie van de zijde van de eiser vereist is:
“Het gaat zodoende in de eerste plaats om een verbod op bepaalde (actieve) handelingen. Dat is in feite te duiden als een eerste niveau van nakoming door de veroordeelde, waarbij het bij niet nakoming niet snel in ernst kan worden betwijfeld dat dit niet onder het verbod zal vallen. (…)Niettemin kan onder het verbod ook een nalaten zijn te scharen, zoals het nalaten een handelsnaam in het register te doen wijzigen of bijvoorbeeld nalaten de naam op een gevel aan te passen. Dat is te beschouwen als een tweede niveau van nakoming van het verbod. (…) Ook hier zal in de regel niet snel twijfel bestaan dat dit onder het verbod valt, maar twijfel zal ontstaan bij zorg die verder afligt van hetgeen dadelijk voor de hand ligt. (…)
Nog weer een duidelijke stap verder weg ligt derhalve het verwijt onvoldoende te hebben aangedrongen op spoed bij de desbetreffende derde, zoals in dit geval door Van den Heuvel Bouw BV wordt gemaakt. Dit zou kunnen worden gezien als een derde niveau van nakoming van het verbod. Bij dit niveau van nakoming acht de voorzieningenrechter het ten algemene de vraag of een redelijke uitleg van het verbod met zich moet brengen dat aan alle gevallen van niet correcte nakoming in een dergelijk afgeleid niveau de zware sanctie van het verbeuren van dwangsom verbonden moet zijn. Hoe verder een (beweerdelijke) overtreding in dat derde niveau afdaalt, hoe eerder de vraag gerechtvaardigd zal zijn of geen aanvullende vorderingen of acties van de zijde van de oorspronkelijke eiser benodigd zijn (dat hoeft niet altijd een nieuwe procedure te zijn; het kan ook voldoende zijn de veroordeelde te wijzen op het ontstane probleem en daarvoor een redelijke termijn te stellen), alvorens dwangsommen worden verbeurd.”
Lees het vonnis hier.
Aanwijzing van de voorwerpen
Niet alleen advocaten werken door tijdens de wintersportvakantie: (Koninklijk) Besluit van 17 februari 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, Lech, 17 februari 2007.
Met dit besluit worden, overeenkomstig artikel 16c, zesde lid, Auteurswet, de voorwerpen aangewezen die bestemd zijn voor de reproductie van beschermde werken, om deze ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven. (…) Fabrikanten en importeurs zijn over de aangewezen voorwerpen een billijke vergoeding aan Stichting De Thuiskopie verschuldigd. (…) . Het besluit is ingegeven door de omstandigheid dat, zowel in de brief van de minister van Justitie aan de Tweede Kamer van 31 januari 2006 als tijdens het mondelinge vragenuur op 10 oktober 2006, is aangegeven dat uitbreiding van het stelsel niet aan de orde kan zijn zolang niet duidelijk is waartoe de aangekondigde en door Nederland bepleite initiatieven van de Europese Commissie zullen leiden, en zolang het onderzoek van het College van Toezicht bij Stichting De Thuiskopie niet definitief is afgerond
Op de volgende voorwerpen, bestemd om een werk ten gehore te brengen, te vertonen of weer te geven, rust een vergoeding, als bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912:
Audio analoog, Video analoog, Minidisk, Audio cd-r/rw, Data cd, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-RAM, HI MD, Losse geheugenkaarten/flash memory.
Lees het besluit en de toelichting hier. Eerder bericht hier.
Nogmaals het arrest Opel
Geert Theuws (Howrey LLP): Nogmaals het arrest Opel (C-48/05). Kort commentaar bij HvJ EG, 25 januari 2007, zaak C 48/05 (Adam Opel AG tegen Autec AG).
“Er is reeds het nodige gezegd over het arrest Opel van 25 januari 2007 (C-48/05). Zie Klos , Overbeek, alsmede (kort) Gielen & Verschuur . Anders dan Klos lees ik in de overwegingen van het Hof geen versluierde formulering dat er sprake moet zijn van verwarringsgevaar onder artikel 5 lid 1 sub a. Ik lees in het arrest een bevestiging dat een merkhouder ook via sub a kan optreden, indien het gebruik van het bestreden teken géén afbreuk doet aan de herkomstfunctie van zijn merk; namelijk in het geval de overige functies van het merk in het geding zijn. Derhalve een zelfstandige “lid 2” bescherming onder sub a voor identieke waren. Het Hof bevestigt nu wat hij in zijn arrest Arsenal reeds heeft geïmpliceerd.”
Lees het gehele commentaar hier. Lees Opel-Autec hier en Arsenal hier.
Prepublicatie noot NJ
Charles Gielen: Noot, zoals deze in de NJ zal worden gepubliceerd, inzake HR 17 oktober 2006, nr. 02220/05, Canomatic. (Strafkamer).
“Het verbaast dus niet dat er weinig rechtspraak in strafzaken over de handhaving van intellectuele eigendomsrechten is. In de onderhavige zaak is voor de toepassing van art. 337 Sr (in het bijzonder het eerste lid onder d) een belangrijke beslissing gegeven en wel op twee punten; in de strafkamer van de Hoge Raad zat voor de gelegenheid zelfs de civilist Mr. E.J. Numann.”
Lees de gehele noot hier. Lees een eerder bericht en het arrest hier.
Loutere nevenschikking
GvEA, 6 maart 2007, zaak T-230/05, Golf USA, Inc. tegen OHIM (nog geen Nederlandse versie beschikbaar).
Beroep tegen weigering registratie van het woordmerk GOLF USA als Gemeenschapsmerk voor (golf)kleding (25), (golf)sportartikelen (28) en golfwinkeldiensten (35).
Het aardige van GveA en HvJ arresten is dat ze vrijwel altijd een opsomming bevatten van alle relevante wet-, regelgeving en jurisprudentie. Handig voor wie, in dit geval, nog eens wil nalezen hoe het ook al weer zat met het weigeren van beschrijvende merken.
Het zal niet verbazen dat het Golf USA het ook in Luxemburg niet redt. Het merk is beschrijvend voor de klassen 28 en 35 en niet-onderscheidend voor klasse 25. “The present case is one of mere juxtaposition or lack of a link between the terms, rather than a linguistic ‘error’ strictly speaking. Such a minimal and imperceptible phonetic difference cannot have any influence on the perception created by the two terms which make up the mark applied for and is thus not likely to obscure the message clearly and directly conveyed by those terms.” (50)
Het argument dat registratie niet heel erg is, omdat de bescherming heel beperkt is en het voor iedereen eigenlijk wel duidelijk is dat de termen Golf en USA publiek bezit zijn, gaat niet op. In de praktijk zou dat alleen maar tot onduidelijkheid leiden.
“The scope of the exclusive right of the proprietor of the mark therefore extends beyond the use of the mark in the narrow sense, since it also encompasses terms that entail a likelihood of confusion with that mark. In the present case, it appears at least possible, if not likely, in the case of a registration of the mark applied for, that prudent enterprises which are active in the golf field will choose to avoid using a combination of the terms ‘golf’ and ‘USA’ in order to avoid any risk of making themselves liable towards the proprietor of the GOLF USA trade mark. The argument that the availability of each of the components of the mark applied for is not affected by the registration of that latter mark is therefore unfounded.” (33)
Bovendien is ‘golf’ niet, zoals de deposant stelt, een zodanig ruim begrip dat het niet beschrijvend kan zijn voor de desbetreffende waren en diensten:
“In the present case, given that the descriptive character of the term ‘USA’ is not contested in the context of this plea, it needs to be investigated whether such a link exists between the term ‘golf’ and the goods and services concerned, which, in the present case, are those in Classes 28 and 35, since the Board of Appeal did not find that such a link exists for the goods covered by Class 25. In Class 28, the goods concerned are golf equipment and, in Class 35, the services concerned are the retail sale of that equipment. From the point of view of the consumers of those goods and services, namely golf players, there is, therefore, a direct link between the component ‘golf’ of the mark applied for and the goods and services for which registration of that mark was sought. It follows that the term ‘golf’ is descriptive in relation to the goods and services at issue, which cannot be called into question by the allegedly general character of the term ‘golf’.” (36) I
“The link between the indication given by the sign and the nature of the goods and services concerned in Classes 28 and 35 respectively is sufficiently direct for the reference consumer to perceive the descriptive message contained in the sign and for that message to override the sign’s ability to indicate the commercial origin of the goods and services. In addition, (…) in the context of the present case, that the consumer concerned might understand the sign GOLF USA as an indication that the goods and services at issue come from the United States. The applicant has not contested the existence of that risk.” (37)
Het merk is niet alleen beschrijvend in de zin van 7(1)(c) (en dus niet onderscheidend) voor de klassen 28 en 35, maar ook niet onderscheidend (want mogelijk beschrijvend) in de zin van 7(1)(b) voor klasse 25:
“By reason of its descriptiveness the mark applied for is therefore necessarily devoid of any distinctive character in respect of Classes 28 and 35 and it is not necessary to examine that point individually.” (45)
“(…) Since the goods in Class 25 do not have a specific use they may also be used for playing golf even though they are not explicitly intended for that purpose. Second, the ‘USA’ component of the mark applied for may be used to designate the geographical origin of the goods or of the undertaking which produces or markets them. The components of the mark applied for are thus descriptive, respectively, of a possible use and of the origin of the goods in question. That finding is valid for the whole of the Community since it is not necessary to have a command of the English language to be able to understand the meaning of those terms. As regards the combination of the two terms, that combination does not contain, in relation to the components taken separately, any additional element capable of giving it distinctive character. (49)
“In particular, although the term ‘golf USA’ does not conform to linguistic rules, in that it cannot be used, as such, in a correct English sentence, it is nevertheless very close and, phonetically speaking, it is identical to certain expressions which are commonly used to indicate that something originates from the United States. (…) Seen from that perspective, the present case is one of mere juxtaposition or lack of a link between the terms, rather than a linguistic ‘error’ strictly speaking. Such a minimal and imperceptible phonetic difference cannot have any influence on the perception created by the two terms which make up the mark applied for and is thus not likely to obscure the message clearly and directly conveyed by those terms.” 50
It follows that the sign GOLF USA remains devoid of any distinctive character.
De deposant doet nog een beroep op artikel 15 EVRM, maar ook dat wordt afgewezen.
“The applicant maintains, first, that OHIM has already registered several marks which are similar and also comprise the word ‘golf’ placed before or after the name of a town or country. The refusal to register the mark applied for despite OHIM’s practice to the contrary is arbitrary and therefore constitutes an infringement of Article 14 of the ECHR, which prohibits any discrimination. Second, the applicant points out that the mark applied for has already been registered as a national mark in four Member States and in Benelux.”(55)
Het argument gaat niet op, rechtspraak en rechtszekerheid zouden zeer onzeker worden als mogelijk incorrecte eerdere en mogelijk incorrecte latere beslissingen elkaar zouden beïnvloeden.
“It is clear from the case-law that observance of the principle of equal treatment must be reconciled with observance of the principle of legality, according to which no person may rely, in support of his claim, on unlawful acts committed in favour of another. ” (60)
“It should be pointed out that the Community trade mark regime is an autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it; it applies independently of any national system. Nevertheless, registrations already made in Member States are a factor which, without being decisive, may be taken into account for the purposes of registering a Community trade mark. Those registrations may thus provide analytical support for the assessment of an application for registration of a Community trade mark. (…) However (…) such registrations cannot be binding on it in circumstances in which it considers that the sign applied for is in conflict with the absolute grounds for refusal laid down in Regulation No 40/94.” (62, 63, 64)
Ook van inburgering, in a substantial part of the Community, is geen sprake: “It follows that the Board of Appeal did not err in its assessment that the applicant had not met the requirement of proving that the mark has become distinctive in a substantial part of the Community in consequence of the use which has been made of it.” (85)
Het beroep wordt afgewezen.
Lees het arrest hier.
De Grosheide Tapes
'De implicaties voor het auteursrechtelijk werkbegrip van het Endstra-arrest'. CIER lezing Prof. Mr. F.W. Grosheide, woensdag 28 maart, 16:00 tot 18:00 uur, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Drift 9 te Utrecht. Voor CIER lezingen worden 2 NOvA-punten toegekend. De lezing is voor een ieder gratis toegankelijk.
Eerst even voor jezelf lezen
- Gerechtshof Arnhem, 13 februari 2007, rolnummer 2006/132 KG. Test & Drive V.O.F. c.s. tegen Veka Best Verkeersleermiddelen (met dank aan Arjan Maes, Dommerholt Advocaten).
Executiegeschil. Appellanten hebben in prima en in appel betoogd dat aan de verklaring ex artikel 260 lid 2 Rv terugwerkende kracht toekomt. Dat zou dan ook gevolgen moeten hebben voor de tussen betekening van het veroordelend vonnis en de afgelegde verklaring verbeurde dwangsommen. Het Hof Arnhem verwerpt die die stelling.
Lees het arrest (inclusief vonnis in eerste aanleg) hier.
- Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 maart 2007, KG ZA 07-136. R. van den Heuvel tegem Van den Heuvel Bouw B.V.
“Zodoende moet worden beoordeeld of Remco in ernst kon betwijfelen, mede gelet op de gronden waarop het verbod werd gegeven, dat zijn opzegging aan zijn provider Hostway voor afloop van de termijn van één maand als vervat in het verbod, een overtreding van het verbod zou opleveren. Bij dit een en ander zal er met partijen vanuit worden gegaan dat het voeren van de domeinnaam www.vdhbouw.nl als zodanig inderdaad gebruik als handelsnaam vormt. Anders gezegd, de in dit executiegeschil te beantwoorden vraag is of Remco ervan uit mocht gaan dat wat hij had gedaan om de website te beëindigen voldoende nakoming van het verbod opleverde. De voorzieningenrechter acht dat het geval, waarbij de volgende omstandigheden in aanmerking zijn genomen.”
Lees het vonnis hier.
schroeven en moeren auteursrecht
Rechtbank 's-Gravenhage 27 februari 2007 (bij vervroeging), KG ZA 07-117, Hendriks Stalen Bekistingtechniek B.V. tegen Konosch Nederland B.V.
Zeer lezenswaardig vonnis over de vraag of het ontwerp voor de wandbekisting een auteursrechtelijk beschermd werk is. Tevens rijst ambtshalve de vraag, of dit wel een zaak betreffende handhaving van een recht van intellectuele eigendom in de zin van de Handhavingsrichtlijn met de daarbij behorende kostenveroordeling betreft, nu er geen auteursrechtelijk werk wordt gezien in het ontwerp.
Hendriks vordert onder meer een auteursrechtinbreukverbod op het ontwerp voor haar Hebewa 04 wandkist en een verbod tot slaafse nabootsing daarvan. De rechtbank stelt dat het ontwerp voor de wandbekisting van Hendriks geen auteursrechtelijk beschermd werk is: "Dergelijke producten kunnen weliswaar een eigen karakter hebben, doordat constructeurs daarvan te maken hebben met deels tegenstrijdige technische eisen en daarbij keuzes moeten maken die tot op zekere hoogte een subjectief karakter dragen. Maar dat neemt niet weg dat in zeer overwegende mate het ontwerp voor betonbekistingswanden technisch is bepaald. Een "schroeven en moeren" auteursrecht kennen wij volgens de heersende opvatting niet in Nederland. Anders gezegd: De vormgeving van de bekisting vloeit vrijwel uitsluitend voort uit de wens of noodzaak zekere technische effecten te bewerkstelligen. Daar dienen tevens onder te worden begrepen wettelijke beveiligingseisen en zaken als gebruiksvriendelijkheid en arbeidsergonomie bij zowel stortgebruik, als bij op- en afbouw, als bij transport van de kisten."
De rechtbank vervolgt: "Hendriks' betoog ten faveure van het aanmerken van de Hebewa 04 als auteursrechtelijk werk scharniert om een aantal beweerdelijk onderscheidende uiterlijke kenmerken van haar wandkist die zowel afzonderlijk, als qua totaalindruk een auteursrechtelijk relevant eigen karakter en een persoonlijk stempel voor de vormgeving ervan zouden opleveren. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake", zelfs niet als wordt afgedaald naar een betrekkelijk detailniveau, aldus de rechtbank.
Op grond van het voorgaande kan ook de vordering op de grondslag van slaafse nabootsing niet worden toegewezen.
Met betrekking tot de Handhavingsrichtlijnconforme proceskostenveroordeling overweegt de rechtbank als volgt: "Omdat voorshands geen auteursrechtelijk werk wordt gezien in het ontwerp voor de Hebewa 04, is ambtshalve de gedachte opgekomen of dit wel een zaak betreffende handhaving van een recht van intellectuele eigendom in de zin van de Handhavingsrichtlijn betreft, zodat bij een kostenveroordeling desgevorderd conform die richtlijn dient te worden toegewezen. Die vraag wordt voorshands bevestigend beantwoord, nu inzet is schending van een ingeroepen auteursrecht, welke vordering evenwel vervolgens wordt afgewezen – betrekkelijk toevallig in dit geval wegens het slagen van het verweer dat een voor een auteursrechtelijk werk vereist eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, ontbreekt. Inzet van de zaak was auteursrechtinbreuk. Behoudens hier niet aan de orde zijnde gevallen van misbruik van recht, is het geschil daarmee te duiden als een zaak van handhaving in de zin van bedoelde richtlijn geworden."
Lees het vonnis hier.