‘Het enkele feit dat er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat volstaat bijgevolg niet om te besluiten dat het gebruik van deze aanduiding in het economisch leven niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken. De kans dat er een of andere fonetische overeenstemming bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven merk en een aanduiding van de plaats van herkomst in een andere lidstaat, is immers reeds aanzienlijk in een Gemeenschap van vijftien lidstaten met een grote taalkundige verscheidenheid, en zal nog groter worden na de volgende uitbreiding.’ (Ov. 25).

‘Artikel 6, lid 1 sub b [Merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat, wanneer er auditief verwarringsgevaar bestaat tussen een in een lidstaat ingeschreven woordmerk enerzijds, en een aanduiding, in het economisch verkeer, van de plaats van herkomst van een product afkomstig uit een andere lidstaat anderzijds, de merkhouder het gebruik van de herkomstaanduiding krachtens artikel 5 [Merkenrichtlijn] slechts kan verbieden indien dit gebruik niet in overeenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel. In dat verband dient de nationale rechter over te gaan tot een algemene beoordeling van alle omstandigheden van de zaak.’ (Dictum).

‘Voor deze rechter zouden met betrekking tot drank in flessen met name onder meer de vorm en de etikettering van de fles in aanmerking te nemen omstandigheden vormen, meer in het bijzonder om te beoordelen of de producent van de drank met de geografische herkomstaanduiding daden van oneerlijke mededinging stelt ten aanzien van de merkhouder.’ (Ov. 26).

‘Gelet op de presentatie van het woord Arsenal en op de andere ondergeschikte vermeldingen op de betrokken waren […], kan het gebruik van dit teken de indruk doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen deze waren en de merkhouder.

Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door het bericht aan de kraam van Reed, dat de betrokken producten geen officiële waren van Arsenal FC zijn […]. Gesteld al dat een derde in een procedure wegens merkinbreuk een dergelijk bericht als verweer zou kunnen aanvoeren, dient immers te worden vastgesteld dat in casu niet kan worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat zij door Reed zijn verkocht en de kraam met dit bericht hebben verlaten, in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC.’ (Ov. 56 en 57).

‘In een situatie die niet onder artikel 6 lid 1 [Merkenrichtlijn] valt en waarin een derde in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan een geldig ingeschreven merk gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk is ingeschreven, kan de merkhouder zich in een geval als in het hoofdgeding aan de orde is, overeenkomstig artikel 5, lid 1, sub a, van de richtlijn tegen dit gebruik verzetten. Aan deze conclusie wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.’ (Dictum).

De Engelse verwijzingsrechter weigerde de uitspraak toe te passen, omdat het HvJ EG zelf de feiten anders was gaan vaststellen (High Court 12 december 2002). Het Court of Appeal volgde (de feitenvaststelling van) het HvJ EG wél (Court of Appeal 21 mei 2003).

‘Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is in omstandigheden als beschreven in het verwijzingsarrest een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a [Merkenrichtlijn].

De artikelen 5 tot en met 7 [Merkenrichtlijn] staan de merkhouder niet toe een derde te verbieden, van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop of de reparatie en het onderhoud van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.’ (Dictum).

‘De voorwaarde ten slotte, dat het gebruik van het merk in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel moet zijn, brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder tot uitdrukking, overeenkomend met die welke voor de wederverkoper geldt, wanneer hij andermans merk gebruikt om de wederverkoop van waren voorzien van dit merk aan te kondigen.’ (Ov. 61).

‘De artikelen 5 en 7 [Merkenrichtlijn] moeten aldus worden uitgelegd, dat wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, het een wederverkoper niet alleen vrijstaat deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen.

Een merkhouder kan zich niet met een beroep op artikel 7, lid 2, van [Merkenrichtlijn] ertegen verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt.

De artikelen 30 en 36 EG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat de houder van een merkrecht of een auteursrecht zich niet ertegen kan verzetten, dat een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de beschermde producten, deze laatste op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van deze producten voor dat doel de reputatie ervan ernstig schaadt.’ (Dictum).

‘Een lidstaat die gebruik maakt van de keuzemogelijkheid geboden door artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], moet de betrokken specifieke bescherming in geval van gebruik door een derde van een jonger merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het ingeschreven bekende merk, verlenen zowel voor niet-soortgelijke waren of diensten als voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor het bekende merk is ingeschreven.’

‘De bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] stelt niet voorop dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komend publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt.’

‘Het feit dat een teken door het in aanmerking komend publiek als versiering wordt opgevat, staat op zich niet in de weg aan de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn] wanneer het teken en het merk nochtans een zodanige mate van overeenstemming vertonen dat dit publiek een verband tussen beide legt. Vat dit publiek het teken echter naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering op, dan legt het publiek logischerwijs geen verband met een ingeschreven merk, zodat in dat geval een van de voorwaarden voor de bescherming uit hoofde van artikel 5, lid 2 [Merken-richtlijn] niet is vervuld.’ (Dictum).

‘Artikel 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], moet aldus worden uitgelegd, dat een ingeschreven merk slechts in aanmerking komt voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn, wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn.

In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn.’ (Dictum).

‘Wanneer de nationale rechter aan het einde van zijn onderzoek tot de slotsom komt, dat zowel ten aanzien van het publiek als ten aanzien van het grondgebied aan de bekendheidsvoorwaarde is voldaan, zal hij de tweede voorwaarde van artikel 5, lid 2, van de richtlijn moeten onderzoeken, te weten dat er zonder geldige reden afbreuk wordt gedaan aan het oudere merk.

Dienaangaande geldt: hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk zijn, des te gemakkelijker zal de afbreuk kunnen worden vastgesteld.’ (Ov. 30).

‘De artikelen 4, lid 4, sub a, en 5, lid 2 [Merkenrichtlijn], dienen aldus te worden uitgelegd, dat zij de lidstaten de bevoegdheid laten om voor een ingeschreven bekend merk in een specifieke bescherming te voorzien, wanneer het jongere merk of teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dit ingeschreven merk, bestemd is om te worden gebruikt of wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of soortgelijk zijn aan die waarvoor bedoeld merk is ingeschreven.’ (Dictum).

Bij de uitleg van artikel 5, lid 2 van de richtlijn mag niet uitsluitend worden uitgegaan van de bewoordingen ervan, maar dat ook de algemene opzet en de doelstellingen van de regeling waarvan deze bepaling deel uitmaakt, in de beschouwing moeten worden betrokken. Het artikel kan niet aldus worden uitgelegd, dat bekende merken minder bescherming zouden genieten wanneer een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt, dan wanneer een teken voor
niet-soortgelijke waren of diensten wordt gebruikt.’ (Ov. 24-25).

‘Op dit punt is voor het Hof niet ernstig betwist, dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten.’ (Ov. 26).

Het hof overweegt hierover het volgende.

Het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de BTMW bevat in artikel II de volgende bepaling van overgangsrecht: "Artikel 4 en artikel 15, zoals deze luiden na het tijdstip van inwerkingtreding van dit Protocol zullen niet van toepassing zijn op rechten die voortvloeien uit een voor dat tijdstip verricht depot van een tekening of model of van het voor genoemd tijdstip voor het Beneluxgebied uit een internationaal depot voortvloeiend recht; op rechten die voortvloeien uit vóór dat tijdstip verrichte depots blijven artikel 4 en artikel 15 van toepassing, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van dit Protocol."

Met deze bepaling hebben de Benelux-wetgevers gebruik gemaakt van de uitzonderingsmogelijkheid die door artikel 11 lid 8 van de Modellenrichtlijn wordt geboden. Deze bepaling luidt: "Elke lidstaat kan in afwijking van de leden 1 tot en met 7 bepalen dat de weigerings- of nietigheidsgronden die in die lidstaat gelden vóór de datum waarop de bepalingen ter uitvoering van deze richtlijn in werking treden, van toepassing zijn op vóór die datum ingediende aanvragen om inschrijving en op de inschrijvingen die daaruit voortvloeien."

In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Beneluxlanden bij het Protocol wordt artikel II van de overgangsbepalingen als volgt toegelicht:
"(…)  Het zou in strijd zijn met de rechtszekerheid en rechtvaardigheid om bestaande rechten te ontnemen. Ditzelfde geldt voor de nieuwe of gewijzigde nietigheidsgronden die zijn opgenomen onder artikel 4 onder a, b, c en d en artikel 15, onder 1a, b en c. Daarom is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van artikel 11, achtste lid, van de richtlijn om deze nietigheidsgrond buiten toepassing te laten voor modellen die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde BTMW reeds gedeponeerd waren, ook als de inschrijving van dat depot plaatsvindt na inwerkingtreding. Dit is neergelegd in artikel II van de overgangsbepalingen."

Deze overgangsbepaling vindt in dit geval toepassing, aangezien het modeldepot van HL Display waar het in deze zaak om gaat, dateert van vóór de inwerkingtreding van de nieuwe BTMW op 1 december 2003.

Door geïntimeerde is opgemerkt dat artikel II niet van belang is voor de vraag die nu aan de orde is omdat artikel 2 BTMW niet wordt genoemd in deze overgangsbepaling. Op zich is dit laatste juist, maar dat betekent niet dat artikel II niet mede betrekking heeft op artikel 2 BTMW. Immers, naar het bepaalde in artikel 2 BTMW wordt verwezen in artikel 15 BTMW onder 1c en blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar geldt voor artikel 15 onder 1a, b en c hetzelfde als voor de nieuwe voorwaarde van een eigen karakter, namelijk dat het in strijd met rechtszekerheid en rechtvaardigheid zou zijn om bestaande rechten te ontnemen.

De strekking van de overgangsbepaling is dan ook kennelijk om voor reeds gedeponeerde modellen geen andere invulling van artikel 2 BTMW te doen ontstaan.

De consequentie hiervan is niet alleen dat in deze zaak de oude tekst van artikel 2 lid 1 BTMW geldt maar ook dat deze niet richtlijnconform uitgelegd dient te worden. Zou dat laatste wel worden gedaan, dan zou via een dergelijke interpretatie aan artikel 2 BTMW een inhoud worden gegeven die gelet op het voorgaande nu juist niet is beoogd.

Partijen verschillen verder van mening over de vraag of het model zoals dit door HL Display is gedeponeerd al dan niet onder de uitsluiting van artikel 2 lid 1 BTMW (oud) valt (technisch effect).

(…) Op grond hiervan is het hof met HL Display van oordeel dat de verschillende aspecten van het model zoals het is gedeponeerd, bezien in hun onderlinge samenhang, niet noodzakelijk zijn voor het technisch effect van het model als geheel. Dat geldt in het bijzonder voor het meest kenmerkende aspect van het uiterlijk van de labelhouder van HL Display, de kwartronde vorm, die beschouwd kan worden als uitdrukking van een esthetische vormgeving en niet (alleen) als technisch bepaalde vorm. Het gegeven dat HL Display voor de labelhouder een octrooi-aanvraag heeft ingediend, staat aan dit oordeel niet in de weg aangezien dat gegeven op zich niet leidt tot een andere beoordeling ten aanzien van de vereisten die de BTMW aan een model stelt. De conclusie is dat het gedeponeerde model in aanmerking komt voor bescherming ingevolge de BTMW.

Zowel voor het gedeponeerde model van HL Display als voor de Expo-strip geldt dat het kwartronde vooraanzicht beschouwd kan worden als het aspect van de labelhouder dat het meest in het oog springt. Het uiterlijk van de labelhouder wordt er voor een belangrijk deel door bepaald. (…) geïntimeerde had voor het uiterlijk van de door haar ontwikkelde labelhouder een ander uiterlijk kunnen kiezen (het technische aspect) en ook een ander uiterlijk moeten kiezen (vanwege het modelrecht van HL Display). Het hof komt dan ook tot dezelfde conclusie als de rechtbank, namelijk dat geïntimeerde met de Expo-strip inbreuk maakt op het modelrecht van HL Display.

Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met dien verstande dat in onderdeel V van het dictum in conventie tweemaal in plaats van 'bruto' gelezen dient te worden 'netto';

Lees het arrest hier.

Voor zover partijen, met name De Volkskrant, bezwaren aanvoeren tegen de wijze waarop de deskundige aannames en begrippen uit de (micro)economie aan die methode ten grondslag heeft gelegd, zien zij naar het oordeel van het hof eraan voorbij dat de deskundige geen volgens alle regels van de (micro)economie verantwoorde berekening heeft willen maken, maar slechts bij die discipline te rade is gegaan om tot een methodiek te komen waarmee het honorarium kan worden vastgesteld.

Een redelijk honorarium is echter niet zonder meer hetzelfde als het honorarium dat in de gegeven omstandigheden, kort gezegd, had kunnen worden bedongen, dus het honorarium dat De Volkskrant nog bereid zou zijn geweest te betalen. Voor de vaststelling daarvan heeft het hof ook de bijzondere omstandigheden waarin het hergebruik plaatsvond in aanmerking te nemen. Het hof acht daarbij het volgende van belang.

Er was sprake van een nieuwe ontwikkeling (zolang loopt de zaak dus al, IEF), die zich - in elk geval ten aanzien van het gebruik van internet - in een experimentele fase bevond. De mogelijkheden van dat gebruik en de toegevoegde waarde en opbrengst van het hergebruik van publicaties waren niet ten volle te overzien. Wel had De Volkskrant kosten te maken om het gebruik te ontwikkelen, Het ligt in de rede dat De Volkskrant, maar ook Stam, in die experimentele fase daarmee rekening zouden hebben gehouden bij de vaststelling van het honorarium. Gelet op de financiële last die een vergoeding ineens van 20 procent van het oorspronkelijke honorarium voor De Volkskrant zou hebben meegebracht, valt dan ook niet aan te nemen dat een - in die experimentele fase - dergelijke vergoeding zou zijn overeengekomen.

Anderzijds neemt het hof evenmin aan dat De Volkskrant louter het oog zou hebben gehad op de kosten en opbrengsten op de korte termijn. Het gebruik van met name het internet dient mede om het eigen dagblad te presenteren en onder de aandacht te brengen. Daarnaast zag met name de ontwikkeling van het gebruik van internet op de langere termijn. De Volkskrant kan bovendien geacht worden er belang bij te hebben gehad om de verschenen publicatie zo compleet mogelijk op het internet en cdrom te presenteren. Het ontbreken van de publicaties van een recensent als Stam is dan een gemis.

Dat geldt temeer waar het hier gaat om filmrecensies, dus publicaties die voor een breder publiek gedurende langere tijd van betekenis blijven om te worden geraadpleegd. Daarbij komt dat — niet enkele publicaties maar - alle filmrecensies van Stam voor De Volkskrant in de periode van maart 1994 tot en met september 1998, 392 in totaal, via het internet voor ieder toeganke1ijk zouden worden gemaakt. Als dan met de deskundige moet worden aangenomen dat een redelijk honorarium voor het hergebruik van de filmrecensies in beginsel een eenmalige betaling van 20 procent van het oorspronkelijke honorarium is, dan is het niet aannemelijk dat De Volkskrant voor het verkrijgen van de toestemming van Stam niet méér zou hebben willen betalen dan de in het algemeen aan de freelancers aangeboden 2 procent over het in het voorafgaande jaar verdiende honorarium, wat neerkomt op een eenmalige betaling van 2 procent van het oorspronkelijke honorarium. Wel, acht het hof het aannemelijk dat De Volkskrant zich jegens Stam geen te grote afwijking van dat aanbod had kunnen en/of willen veroorloven.

In het licht van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden gaat het hof ervan uit dat De Volkskrant (nog) bereid zou zijn geweest Stam een jaarlijkse vergoeding aan te bieden, welke vergoeding voor Stam (nog) zou zijn geweest, van 6 procent van het oorspronkelijke honorarium, wat betreft het hergebruik op internet. Voor het hergebruik op cd-rom kan het hof daarvan niet uitgaan, nu dat in wezen een vorm van archivering was, ter vervanging van de microfiche, ten behoeve van een beperkt publiek, zoals De Volkskrant onweersproken heeft uiteengezet.

In zoverre volgt het hof evenals partijen - de deskundige niet, die uitgaat van een honorarium voor generiek hergebruik. Het hof zal voor het hergebruik op cd—rom een vergoeding aanhouden van 1 procent van het oorspronkelijke honorarium. De vergoeding over de jaren 1994-1996 voor het hergebruik op internet en cd—rom komt dan in totaal op 7% van het oorspronkelijke honorarium en de vergoeding Over de jaren 1997-1999 voor het hergebruik op internet op 6% van het oorspronkelijke honorarium.

De conclusie is dat de uiteindelijk als honorarium aan Stam te betalen vergoeding lager is dan de rechtbank heeft vastgesteld. Het vonnis waarvan beroep moet worden vernietigd voor zover het betreft de hoogte van de aan Stam toegewezen vergoeding.

Lees het vonnis hier. Lees de interpretatie van de NVJ hier.