De vordering van BenQ wordt afgewezen. BenQ stelt dat de gegeven volmacht niet toereikend zou zijn voor Sisvel om namens de octrooihouders op te treden. De rechtbank acht echter dat Sisvel nadrukkelijk en onherroepelijk gemachtigd krachtens procesvolmacht is en dat dit een erkende figuur is volgens vaste rechtspraak in Nederland.

Voorts acht BenQ dat het naar Nederlands recht onmogelijk zou zijn om conservatoir beslag tot afgifte te leggen ex art. 70 lid 6 ROW 1995. Dat wordt voorshands eveneens onjuist geoordeeld, zoals blijkt uit de uitvoerige overweging onder 4.4.

Nu de geldigheid-s en inbreukvragen aangaande de octrooien materieel uitdrukkelijk niet ter discussie staan (hierop wordt in de bodemprocedure nader ingegaan), wordt ervan uitgegaan dat de telefoons vanwege de MP3 functionaliteit inbreuk maken op de voorshands geldig te achten octrooien. Het beslag is aldus rechtsgeldig gelegd, voor zover daaraan octrooi-inbreuk ten grondslag is gelegd.

BenQ stelt tevens dat het beslag 'onnodig respectievelijk disproportioneel' is. De rechtbank acht de belangen van de octrooihouders aanmerkelijk groter dan die van BenQ. "Bij die stand van zaken kan Sisvel worden gevolgd in haar stelling dat het op de markt komen van de telefoons, die in het onderhavige geding geachte moeten worden inbreuk te maken op de octrooien, een onaanvaardbaar precedent zou vormen ten opzichte van derden die wel, teneinde de octrooien te respecteren, een licentievergoeding betalen en de overige licentievoorwaarden accepteren. Alleen al om die reden is het belang van Sisvel niet te begroten op het bedrag van de gederfde licentievergoeding. Het belang bij BenQ tot uitlevering aan haar klanten is uiteindelijk te herleiden tot een zuiver financieel belang, dat onvoldoende opweegt tegen het belang van Sisvel om effectief tegen inbreuk te kunnen optreden."

De rechtbank volgt de Staat in haar stelling dat zij nodeloos in deze procedure is betrokken. Vrijgave tegen een zekerheidstelling is in de gegeven omstandigheden op grond van de APV helemaal niet mogelijk en aldus niet onrechtmatig.
Lees het vonnis hier.

In het vonnis van 22 maart 2006 is aan de orde of Apotheek Mierlo-Hout de vaststellingsovereenkomst heeft overtreden door alsnog een tweetal verpakkingen met in totaal 265 "finasteride complex capsules" af te leveren, en de hoogte van de contractuele boete die Apotheek Mierlo-Hout daarbij heeft verbeurd. De crux ligt daarbij in de uitleg van de boeteclausule op grond waarvan Apotheek Mierlo-Hout een boete van 5000 Euro verbeurt voor "ieder product (tablet/capsule)" waarmee zij de verplichting in de vaststellingsovereenkomst niet nakomt. Merck vindt dat deze clausule zo moet worden uitgelegd dat Apotheek Mierlo-Hout 5000 Euro verbeurt per tablet of capsule waarmee zij de vaststellingsovereenkomst overtreedt en komt zo tot een vordering van 265 capsules X 5000 Euro = 1.325.000 Euro. Apotheek Mierlo-Hout stelt  zich naast een aantal andere verweren op het standpunt dat een dergelijke uitleg van de overeenkomst in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

De rechtbank stelt Merck in het gelijk in die zin dat zij van mening is dat er sprake is van een overtreding van de vaststellingsovereenkomst. Aan het beroep van Apotheek Mierlo-Hout op de apothekersexceptie en op de nietigheid van de octrooien gaat de rechtbank voorbij, omdat Apotheek Mierlo-Hout deze verweren door het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst al heeft prijsgegeven.

De rechtbank beoordeelt de vraag hoe de vaststellingsovereenkomst moet worden uitgelegd aan de hand van de redelijkheid en billijkheid, en komt dan tot het oordeel dat de overeenkomst in redelijkheid niet zo kan worden uitgelegd dat een contractuele boete van 5.000 Euro wordt verbeurd per tablet/capsule waarmee de overeenkomst wordt overtreden. In het licht van de omstandigheden waaronder het boetebeding tot stand is gekomen en de hoogte van een dwangsom die in dit soort gevallen gebruikelijk is, vindt de Rechtbank het onwaarschijnlijk dat door partijen bedoeld is dat de boete van 5.000 Euro per tablet of capsule verbeurd zou worden.   

Bij de berekening van de verbeurde boete gaat de Rechtbank daarom uit van de gebruikelijke aflevering van Finasteride als kaalheidmiddel door Apotheek Mierlo-Hout van 90 tabletten. Omdat Apotheek Mierlo-Hout één keer een aflevering van 90 capsules heeft gedaan en één keer een aflevering van 175 capsules, komt de Rechtbank tot een totaal van drie overtredingen van de vaststellingsovereenkomst. Apotheek Mierlo-Hout wordt veroordeeld tot betaling van een boetebedrag van 15.000 Euro aan Merck.

Lees het vonnis hier.

Zij stelt daartoe dat de licentieovereenkomst inmiddels door haar is beëindigd en dat voormelde flesjes rum bevatten die niet van haar afkomstig is. Bharat c.s. voeren aan dat de flesjes rum van SAB bevatten en dat zij gerechtigd zijn de door SAB geleverde rum onder de Mariënburg-merken te verkopen, ongeacht of de licentieovereenkomst inmiddels is geëindigd, nu partijen niet zijn overeengekomen dat de voorraad binnen een bepaalde periode moet zijn verkocht.

SAB stelt zich op het standpunt dat Bharat c.s. na het einde van de overeenkomst niet meer gerechtigd waren de Mariënburg-merken te gebruiken, ook niet voor door SAB geleverde rum. Het Gerechtshof is van mening dat – nu de overeenkomst geen regeling op dit punt bevat – Bharat c.s. geen gebruik meer mogen maken van het merk:

“In artikel 11 B BMW is bepaald dat het uitsluitend recht op een merk kan worden ingeroepen door de merkhouder tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake onder meer de duur daarvan en de waren waarvoor de licentie is verleend.

Nu de overeenkomst geen regeling bevat over het gebruik van de merken na beëindiging van de overeenkomst, moet naar het voorlopig oordeel van het hof, behoudens wellicht bijzondere omstandigheden waaromtrent niets is gesteld, worden aangenomen dat Bharat c.s. niet gerechtigd zijn de merken te gebruiken na beëindiging van de overeenkomst en zij dus merk- en handelsnaaminbreuk plegen als zij gebruik maken van de merken en de handelsnaam nadat de licentieovereenkomst is geëindigd. Het hof heeft hierbij mede in aanmerking genomen dat uit de overeenkomst valt af te leiden dat naast de koopprijs (waarvan de betaling is geregeld in artikel 10) voor de in bulk te leveren rum, op grond van artikel 6 voor het gebruik van de merken een aparte licentievergoeding verschuldigd is per in de handel te brengen fles, welke vergoeding niet verschuldigd is als geen gebruik wordt gemaakt van de merken. Voorts merkt het hof op dat SAB in eerste aanleg (vergelijk punt 10 van haar pleitnota van 3 juni 2004) heeft aangeboden het eventuele restant van de door haar geleverde rum terug te kopen.”

In het tussenarrest van 17 november 2005 bepaalt het Gerechtshof dat een comparitie zal plaatsvinden. Het Gerechtshof wil – kort gezegd - weten of Bharat c.s. nog rum van SAB op voorraad heeft. Het Gerechtshof is van mening dat SAB geen belang heeft bij een inbreukverbod, omdat Bharat c.s. geen voorraad meer lijkt te hebben. Vóór de comparitie is er tussen partijen een vonnis gewezen in de bodemprocedure. Het Gerechtshof sluit – op basis van de huidige jurisprudentie – aan bij het vonnis in de bodemprocedure:

“Voorafgaand aan de comparitie heeft SAB het tussen partijen in de bodemzaak gewezen vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 28 september 2005 toegezonden. Daarbij zijn Bharat c.s. bevolen elke inbreuk op de aan SAB toekomende Benelux merkenrechten SAB, MARIËNBURG en MARIËNBURG RUM te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van SAB (op de handelsnaam SAB) is in de bodemzaak afgewezen, waarbij het hof opmerkt dat dit van weinig praktisch belang is, nu de rechtbank heeft overwogen dat Bharat c.s. door het in casu verweten gebruik van het woord SAB (op de dop van de rumflessen) inbreuk maken op het beeldmerk SAB (van SAB. Tevens zijn de in kort geding gevorderde twee (in hoger beroep resterende) nevenvorderingen in het vonnis in de bodemzaak (onder d. en g.) toegewezen als omschreven in het dictum van dat vonnis. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Bharat c.s. zijn van het vonnis in hoger beroep gekomen.

Indien in kort geding moet worden beslist op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, dient de kort-gedingrechter in beginsel zijn vonnis af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in de overwegingen of in het dictum van het vonnis en ongeacht of dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan (vergelijk HR 19mei 2000, NJ 2001, 407).”

Lees het vonnis hier en het arrest
hier. Lees het vonnis van 28 september 2005 hier.

Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor strafbare directe- en/of indirecte octrooi-inbreuk? SKB heeft, zoals gezegd, mede ICC aangesproken. De grondslag daarvoor is volgens de Rechtbank civielrechtelijke aansprakelijkheid van ICC vanwege medeplegen van een strafbare directe- en/of indirecte octrooi-inbreuk, door de enkele registratie voor paroxetinepreparaat, waarvan de vermeende inbreukmaker een afgeleide registratie heeft ontvangen van ICC. Is dat onrechtmatig?

“Als enige grondslag voor haar eisen in conventie tegen ICC voert SKB aan dat ICC een registratie voor een paroxetinepreparaat heeft verkregen en FAL DUIVEN en Centrafarm van deze registratie afgeleide registraties heeft laten verwerven. Nu althans FAL DUIVEN directe en/of indirecte octrooiinbreuk zou plegen, hetgeen een strafbaar feit oplevert, is aldus strafrechtelijk sprake van medeplichtigheid daaraan door ICC, hetgeen weer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid van ICC zou leiden volgens SKB. Voor zover de rechtbank dit kan volgen, beroept SKB zich met deze stellingen blijkbaar op een civielrechtelijke onrechtmatige daad bestaande uit schending van een wettelijk voorschrift.

De rechtbank verwerpt dit. Het enkele houden van een registratie is civielrechtelijk niet onrechtmatig. Zelfs als veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat sprake is van octrooiinbreuk door FAL DUIVEN, is vervolgens door SKB omtrent ICC onvoldoende gesteld met betrekking tot het voldaan zijn aan de vereisten voor civielrechtelijke onrechtmatige daad om tot enige toewijzing jegens ICC te kunnen komen. Alle vorderingen tegen ICC in conventie zullen dan ook worden afgewezen.”

Reconventionele eis tot nietigverklaring niet ontvankelijk. FAL Duiven heeft - bij conclusie - een eis tot nietigverklaring van NL ‘248 ingesteld als reconventionele eis. Pas bij een latere conclusie heeft FAL Duiven een advies van het Octrooicentrum Nederland ingediend in de zin van artikel 76 lid 1 ROW 1995. Te laat, volgende de Rechtbank. De Rechtbank geeft aan hoe het wél had gemoeten. Ook is er nog een uitweg: de Rechtbank mag wel acht slaan op het verweer in conventie dat het octrooi nietig is en daarom geen sprake is van inbreuk:

“Op grond van art. 76 lid 1 ROW 1995 is degene die bij het instellen van een eis tot nietigverklaring van een Nederlands registratieoctrooi geen advies van het Bureau (Octrooicentrum Nederland) overlegt, niet ontvankelijk. FAL heeft dit niet gedaan en SKB heeft zich op de betreffende niet ontvankelijkheid beroepen.

Dit verweer van SKB slaagt. De eis in reconventie (waar bedoeld wettelijk voorschrift in weerwil van de stellingen van FAL ook voor geldt) is ingesteld bij conclusie van 10 december 2003 en het advies van het Bureau is pas bij repliek in reconventie van 12 mei 2004 ingebracht, hetgeen te laat is. In afwijking van de rechtspraak waar FAL te dezen een beroep op doet, is in het onderhavige geval geen sprake van een aanvankelijk wel tijdig ingebracht advies, dat in een latere fase van de procedure is aangevuld met een tweede advies. Ook het vonnis van deze recht bank van 28 juli 2004 (BIE 2005/13), waar FAL zich bij pleidooi op heeft beroepen, maakt dit niet anders. In die zaak was in reconventie geen vernietiging gevorderd, maar een verklaring voor recht van non-inbreuk wegens beweerdelijke nietigheid, hetgeen iets anders is. Het is een procedurele keuze van FAL geweest om niet de (koninklijke) weg te bewandelen van het entameren van een separate nietigheidsprocedure na ontvangst van het advies van het Bureau op 1 april 2004, waarna vervolgens voeging zou hebben kunnen worden gevraagd met de onderhavige zaak. Deze keuze moet voor haar rekening komen, de wettelijke eis biedt – wat daar ook verder van zij – niet de door FAL bepleite ruimte. Nu heeft SKB immers pas bij dupliek in reconventie inhoudelijk op het nietigheidsadvies kunnen reageren en zodoende een schriftelijke ronde gemist.

Iets anders is dat in conventie tevens als non-inbreukverweer van de verste strekking wordt gevoerd dat NL '248 nietig is. Met betrekking tot dat verweer in conventie heeft naar het oordeel van de rechtbank in deze gewone rolzaak (derhalve geen procedure volgens het versneld regime in octrooizaken) te gelden dat geen wettelijke of procedurele beletsels bestaan daar wel acht op te slaan. Bij antwoord in conventie/eis in reconventie heeft FAL immers haar nietigheidsargumentatie gesubstantieerd door verwijzing naar haar verzoekschrift ex art. 84 ROW 1995, dat bij die conclusie als productie is ingebracht. In conventie heeft derhalve een integraal debat omtrent de geldigheid van NL '248 plaats kunnen vinden – en ook plaats gehad.”

Automatische octrooi-inbreuk? Een laatste zeer interessant punt. De Rechtbank oordeelde in deze zaak dat er geen sprake is van inbreuk op NL’248: het anhydraat-octrooi. In de procedure komt vervolgens ter sprake dat in medicijntabletten een omzetting kan plaatsvinden van anhydraat in de hemihydraatvorm. Deze omzetting kan plaatsvinden door seeding (lees r.o. 2.13 voor een uitleg over seeding) of bij het slaan van tabletten. Voor de hemihydraat-vorm heeft SKB het octrooi EP ‘403. De Rechtbank beoordeelt de juridische implicaties. Is er sprake van octrooiinbreuk op EP403 door de omzetting in de octrooirechtelijk beschermde vorm? Antwoord: nee:

“Bepaald niet uit te sluiten valt, dat in de aldus gefabriceerde paroxetine tabletten een omzetting van het thermodynamisch minder stabiele anhydraat plaatsvindt in de stabielere hemihydraatvorm ten gevolge van seeding verschijnselen en/of bij het slaan van tabletten, dat geschiedt onder (grote) druk. Dit betreft volgens de huidige inzichten immers een blijkbaar inherente eigenschap van de anhydraat pseudopolymorf (en) ná het beschikbaar komen, door synthese, van de thermodynamisch stabielere PHH. Het laatste deel van voorbeeld 8 uit EP '403, weergegeven in 2.2., wijst daar ook op. Uiteindelijk moet dit fenomeen worden toegeschreven aan het bestaan van het door SKB gesynthetiseerde PHH. Het is de vraag wat dit juridisch voor implicaties heeft.

Verscheidene rechters in binnen en buitenland hebben zich inmiddels gebogen over deze octrooirechtelijk betrekkelijk nieuwe problematiek (vgl. bijv. het in 2.13. opgenomen eerste citaat van Judge Gajarsa daaromtrent). Daarbij is tot verschillende oplossingen gekomen.

Judge Gajarsa schaart dit in zijn eerder aangegeven concurring opinion naar Amerikaans recht onder de noemer van "octrooieerbare materie" met de redenering dat – kort gezegd – materie die zichzelf spontaan in de natuur vormt zonder menselijk ingrijpen, niet octrooieerbaar is. Hij geeft het tot de verbeelding sprekende voorbeeld van seeding met "blauwe maïs" (pp. 25-26):

Paroxetine hemihydrate is presumably a synthetic compound, created by humans in a laboratory, never before existing in nature, that is nevertheless capable of "reproducing" itself through a natural process. (…) This crystalline compound raises a question similar to one that might arise when considering the invention of a fertile plant or a genetically engineered organism, capable of reproduction, released into the wild. Consider, for example, what might happen if the wind blew fertile, genetically modified blue corn protected by a patent, from the field of a single farmer into neighboring cornfields. The harvest from those fields would soon contain at least some patented blue corn mixed in with the traditional public domain yellow corn – thereby infringing the patent. The wind would continue to blow, and the patented crops would spread throughout the continent, thereby turning most (if not all) North American corn farmers into unintentional, yet inevitable, infringers. (…) The implication – that the patent owner would be entitled to collect royalties from every farmerwhose cornfields contained even a few patented blue stalks – cannot possibly be correct.

Deze concurring opinion dient de rechtbank tot inspiratie voor de onderhavige inbreukvraag. De conclusies van EP '403 zien in algemene zin, ongeclausuleerd, op PHH – derhalve met inbegrip van hemihydraat dat "spontaan" gevormd wordt door omzetting van (niet langer octrooirechtelijk beschermd) PHA ten gevolge van seeding en/of uitoefening van hoge drukkrachten, zoals die bij het slaan van tabletten.

Anders gezegd: Daar valt ook hemihydraat onder dat ten gevolge van een inherente en (inmiddels) niet (geheel) te vermijden eigenschap van "octrooivrij" anhydraat vanuit dat anhydraat "spontaan" in hemihydraat is omgezet. Die onder normale condities (inmiddels) blijkbaar onvermijdelijke (gedeeltelijke) omzetting wordt veroorzaakt door het bestaan zelf van hemihydraat, een synthetische uitvinding van SKB. Zoals een niet-inventieve variant op de stand van de techniek geen inbreuk kan vormen op een later octrooi (bekend als de Gillette-doctrine), zo valt de uit de anhydraat vorm A of vorm Z (dat tot het publieke domein moet worden gerekend en dat FAL DUIVEN derhalve vrij was te produceren) omgezette hemihydraat vorm niet onder latere octrooibescherming voor hemihydraat in het algemeen. In de visie van Gajarsa zou voor een juiste hemihydraat claim, bijvoorbeeld, een disclaimer voor uit anhydraat (in essentie ten gevolge van seeding en/of toepassing van hoge druk) omgezet hemihydraat moeten zijn opgenomen, in welk geval evenmin sprake zou zijn van inbreuk. In die zin is inderdaad sprake van "eigen schuld" van SKB, zoals FAL het (met inbegrip van de aanhalingstekens) bij repliek in reconventie onder 60 en 61 uitdrukt. In de sleutel van evenbedoelde Gillettedoctrine kan het beter een "rechtvaardiging" genoemd worden om het uit de stand van de techniek bekende PHA toe te passen, dat niet vervolgens door het hemihydraat-octrooi kan worden verboden.

Zodoende wordt op geen van de conclusies van EP '403 inbreuk gemaakt door FAL DUIVEN, omdat FAL DUIVEN door het gebruik van octrooivrij anhydraat en het aldus toepassen van de stand van de techniek onvermijdelijk inbreuk zou gaan maken op het latere hemihydraatoctrooi. Naar het oordeel van de rechtbank kan dat niet juist zijn. Evenmin is aan de voorwaarden voor indirecte octrooi-inbreuk voldaan (anhydraatkristallen zijn geen middelen betreffende een wezenlijk bestanddeel van de op hemihydraat ziende uitvinding in de zin van art. 73 lid 1 ROW
1995).

Daarbij komt dan ook nog dat in deze procedure door SKB geen afdoende bewijs is bijgebracht dat de van FAL DUIVEN afkomstige tabletten inderdaad hemihydraat bevatten, omdat dit alleen op voldoende te achten wijze is aangetoond voor van Centrafarm afkomstige tabletten. Maar zelfs indien daaraan zou worden voorbij gegaan op grond van het in deze procedure bijgebrachte materiaal dat bij het hanteren van PHA (inmiddels) onvermijdelijk deels PHH zal ontstaan, moeten de inbreukvorderingen van SKB stranden op het vorenoverwogene. Aan nadere bewijslevering op dit punt wordt dan ook niet toegekomen.”

Lees het vonnis hier.