Drie mannen
Uit de Telegraaf van vandaag: “De 'Toppers' alias René Froger, Gerard Joling en Benjamin Gordon, zijn boos. Er bestaat namelijk een parodie op het drietal: Topperz.” De advocaat van organisator van 'Toppers in concert' heeft de parodisten inmiddels gesommeerd de aanduiding niet meer te gebruiken. Volgens het bericht ontspringen drie andere mannen die zichzelf 'De Woppers' “voorlopig de dans omdat zij niet de toevoeging 'in concert' gebruiken.” Lees hier iets meer.
De Vliegende Pauw
Rechtbank Rotterdam, 8 maart 2006, Haw Par Corporation Ltd & Novum Pharma B.V. tegen Flying Peacock Baynath B.V, S. Baynath V.O.F. & Rangoon Chemical Works Pvt. Ltd. Over Tiger Balsem, rechtsverwerking, voor-voor gebruik, soortnamen, woordenboekmerken, associatie en Singaporees auteursrecht. Haw Par heeft verschillende Beneluxmerken op haar naam staan m.b.t. haar tijgerbalsem producten. Zo is Haw Par onder meer rechthebbende op de woordmerken TIGER en TIGER BALM uit 1978 en 1987. Daarnaast is Haw Par rechthebbende op de beeldmerken “TIGER TRADE MARK TJAP HARIMAU”, “RENNENDE TIJGER”, “TIGER BALM TIGER SINGAPORE”, “TIGER BALM ROOD ROUGE” en “TIGER BALM WIT BLANC”. Ook heeft Haw Par de zeshoekige vorm van het potje met de ronde deksel als vormmerk geregistreerd op 21 december 1995. Voornoemde merken komen voor op de potjes balsem van Haw Par.
Novum Pharma is de distributeur van Haw Par in de Benelux. Gedaagden houden zich kort weergegeven bezig met import en export van balsem voor onder meer spierverzorging. Sinds 1989 verkopen gedaagden het producten FLYING PEACOCK Balsem (rood en wit). Rangoon is de Indiase producent van de FLYING PEACOCK Balsem en de leverancier van Baynath C.S.
Haw Par en S. Baynath kennen elkaar van een eerdere procedure. Zo is S. Baynath bij vonnis van 29 november 1988 in kort geding veroordeeld ieder gebruik van de tekens “Tijgerbalsem” en “Tiger Balm”, “Flying Tiger Balm” en de rennende tijger te staken en gestaakt te houden. Op 10 juli 1989 heeft S. Baynath het woordmerk “FLYING PEACOCK BALM” en het beeldmerk “FLYING PEACOCK” geregistreerd. Deze registraties zijn vervallen op 10 juli 1999. Op 27 juni 2002 heeft S. Baynath het woordmerk “FLYING” en het beeldmerk “FLYING PEACOCK” geregistreerd.
Haw Par komt in deze procedure op tegen het gebruik van potjes balsem door gedaagden die tekens c.q. vormen bevatten die identiek zijn dan wel overeenstemmen met haar merken. Bovendien roept zij haar auteursrechten op haar potjes balsem in tegen gedaagden. Baynath verweert zich met een beroep op rechtsverwerking, depot te kwader trouw, dat de aanduiding tijgerbalsem zou zijn geworden tot een soortnaam, dat beschermingsomvang gering geacht zou moeten worden. Deze verweren treffen geen doel.
Volgens de rechtbank komt Baynath geen beroep toe op artikel 14bis, lid 1 BMW, omdat vaststaat dat Baynath C.S.op het moment van beide depots van de Peacock merken op de hoogte was van de voor 1989 door Haw Par geregistreerde merken (woordmerk Tiger Balm en het beeldmerk van de rennende tijger) en het gebruik daarvan door Haw Par c.s.
Zou er sprake zijn van inbreukmakende overeenstemming tussen de Tiger merken en Peacock merken dan zijn de laatste te kwader trouw gedeponeerd.
Ook een beroep op artikel 6:2 BW slaagt niet. Het enkele feit dat Haw Par c.s. tussen september 1990 en juni 2002 geen rechtsmaatregelen meer heeft genomen tegen het gebruik door Baynath c.s. van de tekens, afbeeldingen en vormen, is onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat een beroep van Haw Par c.s. op de door haar gepretendeerde merk- en auteursrechten in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Er zijn geen andere bijkomende omstandigheden gesteld of gebleken.
Haw Par is voor voorgebruiker zodat van een te kwader trouw geen sprake is. “Uit de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties, in het bijzonder uit de door haar overgelegde advertenties in tijdschriften en kranten en een drietal brieven afkomstig van Nederlandse drogisterijen die haar producten verkopen, is genoegzaam gebleken dat - anders dan door Baynath c.s. is betoogd - Haw Par c.s. het zeshoekige potje reeds vóór 1989 zowel buiten als binnen de Benelux heeft gebruikt en is blijven gebruiken, zodat Haw Par c.s. als voor-voorgebruiker heeft te gelden.”
De Tiger merken zijn bekende merken. De rechtbank overweegt als volgt. “Voorop staat dat het merk ‘Tiger Balm’ als fantasienaam voor spierverzorgende producten van huis uit zonder meer onderscheidend vermogen toekomt. Dit is op zichzelf ook niet betwist door Baynath c.s. Voorts mag op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties als vaststaand worden aangenomen dat Haw Par c.s. de door Haw Par geregistreerde merken, waar van aanvang af het element “Tijger” onderdeel uitmaakt, sinds lange tijd en op grote schaal gebruikt, zowel buiten als binnen de Benelux, en meer in het bijzonder dat de verpakkingen hetzelfde zijn gebleven. Uit de door Haw Par c.s. overgelegde stukken is verder genoegzaam gebleken dat van een aanzienlijke afzet op de Nederlandse markt kan worden gesproken. Ook is uit de in het geding gebrachte producties genoegzaam gebleken van investeringen door Haw Par c.s. om het product binnen en buiten de Benelux bekendheid te geven.”
Het woordmerk Tiger Balm is niet tot soortnaam geworden. Het enkele feit dat tijgerbalsem in de Dikke van Dale is omschreven als een balsem tegen stijve en vermoeide spieren en het merkteken ontbreekt is volgens de rechtbank daarvoor onvoldoende. Vaststaat dat Haw Par optreedt tegen inbreuken. Baynath heeft geen andere feiten en omstandigheden aangevoerd die het tegendeel aantonen.
De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van overeenstemming tussen het teken FLYING PEACOCK BALM en de woordmerken TIGER en TIGER BALM. Wel acht de rechtbank overeenstemming aanwezig tussen de door Baynath gebruikte afbeeldingen en de geregistreerde beeldmerken van Ha Par, voorzover het gaat om het gebruik van een bewegend dier in combinatie met de kleurstellingen en de lay-out op de verpakkingen.
“Bij een globale beoordeling van de totaalindruk acht de rechtbank de punten van overeenstemming duidelijk meer in het oog springend dan de aanwezige verschillen, nu deze totaalindruk met name wordt bepaald door het geheel van de karakteristieke vlakverdeling, de oosterse sfeer oproepende blauwe sierranden in combinatie met de gouden kartels boven en onder de rechthoek, waarbinnen een zich van rechts naar links bewegend dier is afgebeeld. In combinatie met de overeenstemmende opvallende kleur oranje als achtergrond bij de verpakkingen van rode balsem maakt dit dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, in ieder geval zodanig dat zowel visueel als begripsmatig de indruk wordt gewekt dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn, waarmee het verwarringsgevaar voor de rode balsem is gegeven.”
Ook bij geen gevaar voor verwarring kan volgens de rechtbank sprake zijn van inbreukmakende overeenstemming. “De mate van overeenstemming tussen de afbeeldingen op de bovenzijde van het omdoosje en op de deksel van het glazen potje van Baynath c.s. enerzijds en het beeldmerk als door Haw Par c.s. geregistreerd onder nummer 584234 anderzijds acht de rechtbank niet zodanig dat verwarring is te duchten. Dit is met name het gevolg van het feit dat hier op de door Baynath c.s. gebruikte afbeeldingen de vier bewegende dieren in de halve ovalen rondom de cirkelvormige afbeelding en ook de blauwe zuilen ontbreken. Daarnaast is sprake van een andere achtergrondkleur in de middencirkel (oranje respectievelijk wit bij de verpakkingen van Baynath c.s. en rood in het merk van Haw Par c.s.). Dit neemt evenwel niet weg dat ook hier de karakteristieke punten van overeenstemming, het gebruik van de goudkleurige kartelrand rondom de cirkel met middenin de van rechts naar links bewegende dieren en de aanduiding van het merk in zwarte letters in de buitenbovencirkel, overheersen. Dit laatste leidt er toe dat bij een globale beoordeling van de totaalindruk de mate van overeenstemming voldoende moet worden geacht om de conclusie rechtvaardigen dat het betrokken publiek een verband zal leggen tussen de gebruikte tekens en het merk (associatie).”
Baynath verweert zich tevergeefs dat voor de beoordeling van de mate van overeenstemming het vormmerk niet relevant zou zijn, omdat het potje pas zichtbaar is nadat deze is uitgepakt faalt. ‘Post sale confusion’ speelt ook een rol bij de beoordeling. De consument die het potje uit de verpakking haalt kan alsnog in verwarring raken over de herkomst. De rechtbank neemt verwarringsgevaar aan, omdat het dominante bestandeel (zeshoekige vorm) van de potjes nagenoeg indentiek zijn.
Ook de verweren dat Haw Par geen verwarring zou hebben aangetoond, en dat hiervan geen sprake zou kunnen zijn, omdat de producten via gescheiden verkoopkanalen worden aangeboden, falen. De merken van Haw Par zijn bekende merken waardoor indirecte verwarring al voldoende is om inbreuk aan te nemen. Volgens de rechtbank is hiervan sprake.
Inbreuk op auteursrecht wordt afgewezen, omdat de verpakking in Singapore voor het eerst is openbaargemaakt en de daar geldende beschermingstermijn (50 jaar) is verlopen. De verpakking van Haw Par dateert uit 1934.
Lees het vonnis hier.
Ausländische Plagiate
Die Welt bericht in majeur: Lange haben die Brauer darum gekämpft, jetzt scheint ihr Ziel in greifbarer Nähe: Der Begriff "Bayerisches Bier" soll künftig von der Europäischen Union geschützt werden. Die EU-Außenminister bewilligen voraussichtlich am heutigen Montag eine entsprechende Verordnung. Ausländische Plagiate des bayerischen Traditionsprodukts sollen danach verboten werden. Wie beim Champagner steht die Bezeichnung für die Herkunft. "Bayerisches Bier" darf nur im Freistaat gebraut werden. Der Gerstensaft wäre damit die 13. geschützte Spezialität im Freistaat”
Nu.nl bericht ïn mineur: “Bavaria bier moet waarschijnlijk zijn naam veranderen. Hoewel Bavaria als merknaam is gedeponeerd, blijkt het strijdig met EU-regels voor beschermde streeknamen. Bavaria is de Latijnse en Engelse naam voor Beieren, de Duitse staat rond München. Minister Veerman (Landbouw) kwam maandag in Brussel vergeefs op voor het Brabantse bierbedrijf. Hij stemde als enige tegen een nieuwe versie van de EU-regels voor geografische aanduidingen.” De tegenstem van Veerman had echter geen effect, omdat alle andere ministers voor stemden. "Het kan niet zo zijn dat een gerenommeerd bierbedrijf zijn geregistreerde naam moet veranderen voor een streek", zei Veerman na afloop. "Het druist in tegen elk redelijk rechtsgevoel."
Maar volgens Die Welt valt het wel mee voor Bavaria: "Die skandinavischen Länder hatten darauf beharrt, dass "Bayerisches Bier" in ihren Sprachen als "Gattungsbezeichnung" gelte. Dieses Argument wischte die Europäische Kommission vom Tisch, gewährte jedoch Ausnahmen. Das als EU-Marke eingetragene Bier "Bavaria" der gleichnamigen niederländischen Brauerei behält danach seinen Namen. Die Brauerei darf aber keine falsche Herkunft vortäuschen, wie dies bei weiß-blau gestalteten Ettiketten der Fall wäre." Artikel in Die Welt hier. Nu.nl hier. Persbericht Raad van Ministers hier.
Kleine Bill
Het ANP bericht vandaag dat “ KPN wil dat Tele2 onmiddellijk stopt met de reclamecampagne rond bokser Small Bill over bellen via internet. Vrijdag eiste het bedrijf in kort geding bij de voorzieningenrechter in Haarlem een verbod op de campagne. Volgens KPN maakt het Zweedse bedrijf in de reclame een prijsvergelijking die misleidend is voor de consument.” Lees hier meer.
Zoek de verantwoordelijke
BN/DeStem bericht dat “persfotograaf Albert Seghers uit Clinge 900 euro wil hebben van RTL en anders daagt hij de zender voor de rechter. In Jensen! werd Seghers’ foto van vishandelaar Mangnus uit Kapellebrug getoond met het commentaar: ‘Jaap Jongbloed heeft een nieuwe baan gevonden.’ Seghers vindt dat inbreuk is gepleegd op zijn auteursrecht en hij voelt zich moreel geschaad door de grap. „Ik ben het beu. Ik investeer in dure camera’s en computers en zij jatten gewoon mijn foto. Ze hadden vooraf mijn toestemming moeten vragen en aan bronvermelding moeten doen.”
Het artikel richt zich verder op de vraag wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is. Volgens Seghers’ advocaat, F. de Vleesschauwer uit Terneuzen, probeert RTL de claim af te schuiven op producent Eyeworks , ‘H. Hermans’, die een maandelijkse juridisch rubriek heeft in het fotografietijdschrift Focus, wijst RTL aan als verantwoordelijke partij, maar RTL vindt weer dat Eyeworks verantwoordelijk is: „Als er iets mis is met een product wat Albert Heijn verkoopt, dan is niet de supermarkt verantwoordelijk, maar de fabrikant van het product. Eyeworks had dus moeten checken of er auteursrechten op de foto zaten.“ Eyeworks heeft de zaak in behandeling en geeft nog geen commentaar. Lees hier iets meer.
De Brief (ander adres)
Rechtbank Amsterdam, 6 en 16 maart 2006, 336376/KG 06-363 AB. Tele2 - KPN Telecom (Met dank aan Mélanie Loos, Clifford Chance).
In aansluiting op dit bericht over vonnis in de zaak Pretium tegen KPN, nu het het vonnis in de inhoudelijk overeenstemmende zaak tussen Tele2 en KPN over 'de Brief'.
Op grond van het besluit van de OPTA was Tele2 gehouden haar klanten tijdig te informeren over de invoering van CPS. Daarbij diende de klanten op zijn minst een opt-out termijn te worden gegund. "Gezien deze eisen had van Tele2 een brief aan haar klanten mogen worden verwacht waarin helder uiteen werd gezet dat vanaf 8 maart 2006 ook de 0800 en 0900 nummers en de voicemail voor vast telefonie via Tele 2 zouden gaan lopen, behalve als klanten er de voorkeur aan zouden geven voor die diensten bij KPN te blijven, in welk geval zij dat via een meegestuurde antwoordkaart tijdig konden laten weten."
Tele2 stuurt echter een brief waarin centraal staat dat de klanten één rekening voor alle gesprekskosten krijgen. "Dat mag zo zijn, maar het leidt de aandacht af van het punt waar het in de opt-out brief over zou moeten gaan [...]", aldus de rechtbank. "Al met al is aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat Tele2 met de brief van 31 januari 2006 niet behoorlijk aan de door de OPTA gestelde eisen heeft voldaan en in zoverre onrechtmatig jegens KPN heeft gehandeld".
In plaats van Tele2 aan te spreken op de opt-out brief, heeft KPN gereageerd met de Brief, waarmee zij het volgens de rechtbank nog een stuk bonter maakt dan Tele2. "Tele2 heeft terecht betoogd dat de gemiddelde geïnformeerde omzichtige en oplettende gewone consument [...] in de brief van KPN (de Brief) twee boodschappen zal lezen, namelijk dat per 8 maart 2006 de VoiceMail zal komen te vervallen, met alle gevolgen van dien [...] en dat dit alleen te voorkomen is door voor alle telefoongesprekken weer over te gaan naar KPN."
De inhoud van de Brief wordt misleidend geacht en het verzenden daarvan onrechtmatig jegens Tele2. Lees het vonnis hier.
De gewraakte brieven
Gerechtshof Amsterdam, 9 maart 2006. Merck Sharp en Dohme tegen Pharmachemie B.V. Farmaceuten Merck Sharp & Dohme (MSD) en Pharmachemie treffen elkaar weer eens bij de rechter. Deze keer in Amsterdam.
Impliciete vergelijkende reclame. Pharmachemie, een generieke producent, heeft van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, registraties verkregen voor de generieke variant van het merkgeneesmiddel Fosamax van MSD, voor zowel een 10 mg als een 70 mg product. Zoals in eerdere berichtgeving vermeld (zie hier), had MSD rond de tijdspanne van de verlening van de registraties van Pharmachemie zich door middel van brieven tot groothandels en apothekers gewend en deze gewezen op mogelijke nadelen verbonden aan het voorschrijven en het gebruik van recent geregistreerde varianten van Fosamax. Op het moment van het versturen van de brieven had Pharmachemie haar producten nog niet op de markt gebracht. Dit is kort na de gewaakte brieven van MSD gebeurd.
In het vonnis van 23 september 2005 oordeelde de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem dat de brieven van MSD als vergelijkende reclame te beschouwen waren en tevens op verschillende punten misleidend waren. MSD werd geboden om haar onrechtmatige mededelingen te rectificeren. MSD heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis. Echter daarbij haalt MSD volledig bakzijl: het Hof bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter.
In de gewraakte brieven van MSD werden geen namen van de generieke producten of van Pharmachemie zelf genoemd, maar werd gerefereerd naar “generieke varianten van Fosamax”. Aangezien echter met name de registraties van Pharmachemie (een belangrijke speler op de generieke geneesmiddelenmarkt en concurrent van MSD) ten tijde van de brieven van MSD de aandacht van de aangeschreven marktpartijen zullen hebben getrokken, is terecht aangenomen dat sprake was van (impliciete) vergelijkende reclame. Het Hof acht het voldoende aannemelijk dat de aangeschreven partijen wisten welk generiek geneesmiddel werd bedoeld, ondanks het feit dat Pharmachemie’s producten op dat moment nog niet op de markt waren gebracht.
Het Hof bekrachtigt tevens het oordeel van de voorzieningenrechter dat de uitingen onvolledig en derhalve misleidend zijn. Het feit dat MSD, als aanbieder van de vergelijkende reclame, op het moment van het versturen van de gewraakte brieven niet over alle relevante informatie beschikte komt voor risico van MSD, en doet aan haar verwijtbaarheid niets af. “Het is in beginsel aan degene die zich van vergelijkende reclame bedient om ervoor te zorgen dat hij over alle relevante informatie beschikt en niet te lichtvaardig tot het afbreken / verdachtmaken van het product van zijn concurrent overgaat.” Door tevens te stellen dat “uit studies is gebleken…” was het voor de aangeschreven marktpartijen des te onduidelijker dat het zou gaan om een mening van MSD.
De door MSD overgelegde rapporten, ter onderbouwing van haar standpunt met betrekking tot de veiligheid van Pharmachemie’s producten, waren niet voldoende doorslaggevend aangezien het CBG zelf aandacht aan deze aspecten en eigenschappen van Pharmachemie’s producten had besteed.
De uitlatingen met betrekking tot de verpakkingen van de generieke varianten worden door het Hof op voorhand als subjectieve niet controleerbare vergelijkende uitlatingen gekwalificeerd aangezien MSD deze onvoldoende feitelijk had onderbouwd.
Door het feit dat Pharmachemie op 30 september 2005 de registratie voor haar 70 mg product had doorgehaald, is Pharmachemie’s belang niet vervallen. Niet alleen beschikt Pharmachemie nog over een registratie voor haar 10 mg product, Pharmachemie heeft in december 2005 haar 70 mg alsnog geregistreerd en op de markt gebracht. Derhalve heeft Pharmachemie nog steeds belang bij de door de voorzieningenrechter geboden rectificaties van MSD.
Lees het arrest hier.
Vir
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 februari 2006, 04/1096. Glaxo Group Ltd c.s. tegen Asklepios V.O.F. c.s. Merkenrecht, parallelhandel geneesmiddelen.
Vast staat dat Glaxo aidsremmende geneesmiddelen, te weten Epivir, Combivir en Trizivir, vervaardigt en dat zij een partij aidsremmende geneesmiddelen bij de vestiging (distributiecentrum) van het Glaxo-concern in Evreux (Frankrijk) heeft afgeleverd teneinde deze vanuit Frankrijk te doen verschepen naar Afrika en te leveren aan AAA in het kader van een humanitair programma en dat een deel van die partij geneesmiddelen vanuit Evreux is geleverd aan Pharma-Lab, een in Frankrijk gevestigde groothandel.
Voorts staat vast dat Asklepios aidsremmende geneesmiddelen van Glaxo heeft verkocht en geleverd aan (in elk geval) in Duitsland en Nederland gevestigde afnemers.
Het Hof beantwoordt de vraag of er sprake is van uitputting indien een merkhouder (Glaxo) merkgoederen via een vestiging van de merkhouder binnen de EER (zonder de goederen aan deze vestiging te verkopen) aan een derde (AAA) buiten de EER levert. Het antwoord is nee.
“Wanneer de merkhouder goederen, die in de EER door hem (rechtmatig) zijn vervaardigd en van zijn merk zijn voorzien, in de EER aan een derde verkoopt, brengt hij deze “in de handel” in de zin van artikel 7, lid 1 van de Merkenrichtlijn en van artikel 9 lid 1 van de Verordening en “in het verkeer” in de zin van artikel 13A lid 9 BMW.
Aangaande de aflevering door Glaxo te Evreux overweegt het hof het volgende. Het gaat hier om in een lidstaat (Verenigd Koninkrijk) in de EER (rechtmatig) vervaardigde geneesmiddelen van Glaxo, die zijn verkocht aan een in Afrika gevestigde derde (AAA); de geneesmiddelen zijn vervoerd naar een tot hetzelfde Glaxo-concern behorende vestiging in een andere lidstaat (Frankrijk) om te worden verscheept naar Afrika. Gesteld noch gebleken is dat Glaxo deze geneesmiddelen aan de vestiging in Evreux heeft verkocht. Bovendien is het de vraag of deze Glaxo-vestiging als derde is te beschouwen (vgl. het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 30 november 2004, zaak 0-16/03, inzake Peak Holding).
In zoverre is er sprake van doorvoer als bedoeld in artikel 30 EG-Verdrag (hierna: EG) hetgeen naar het oordeel van het hof niet valt aan te merken als het in de EER in de handel (of in het verkeer) brengen van die geneesmiddelen (arrest van het Hof van Justitie EG van 23 oktober 2003, zaak 0-115/02, inzake Rioglass S.A.). De door Askiepios gestelde en door Glaxo betwiste omstandigheid dat Glaxo later heeft besloten in Evreux afgeleverde geneesmiddelen, die volgens haar (Asklepios) bestemd waren voor afzet op de Europese markt, voor een deel in te zetten voor het humanitaire programma in Afrika maakt dit oordeel niet anders. Uit het arrest inzake Peak Holding volgt immers dat de (aanvankelijke) bestemming van de goederen niet van doorslaggevend belang is bij de beoordeling of goederen al dan niet in de EER in de handel zijn gebracht.”
Schadevergoeding: Asklepios stelt dat zij geen schadevergoeding zou hoeven betalen, omdat zij niet wist dat ze inbreuk maakte op de merkenrechten van Glaxo. Het Hof ziet dat – op basis van de toepasselijke regelgeving en de huidige jurisprudentie - anders:
“Met betrekking tot de inbreuk op een Gemeenschapsmerk (hof: zoals Trizivir) bepaalt artikel 14, lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk dat de rechtsgevolgen van een Gemeenschapsmerk uitsluitend worden beheerst door de genoemde verordening en dat daarnaast bij inbreuk op een Gemeenschapsmerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing is overeenkomstig Titel X.
Artikel 98 (dat van die titel deel uitmaakt) bepaalt dat, wanneer een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op een Gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, zij de gedaagde verbiedt de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden; voorts, dat zij tevens maatregelen treft overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd, alsmede dat de rechtbank het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, toepast van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken zijn verricht.
Artikel 13.A BMW bepaalt ten aanzien van BMB-merken (zoals Epivir en Combivir), voor zover van belang:
“4. Onder dezelfde voorwaarden als in het eerste lid bedoeld kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door het gebruik als bedoeld in het eerste lid lijdt.
5. Naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, kan de merkhouder een vordering instellen tot het afdragen van ten gevolge van dit gebruik genoten winst alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande; indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is of de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij die vordering af.”
Artikel 45, lid 1 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS-Agreement) luidt:
“De rechterlijke autoriteiten hebben de bevoegdheid de inbreukmaker te gelasten aan de houder van het recht een toereikende schadevergoeding te betalen ter compensatie van de schade die de houder van het recht heeft geleden wegens een inbreuk op zijn recht uit hoofde van de intellectuele eigendom door een inbreukmaker die wist of redelijke gronden had om te weten dat hij inbreuk pleegde.”
Hoewel volgens de arresten van het Hof van Justitie EG van 23november1999, 0-149/96 inzake Portugal/Raad en van 14 december 2000, zaken 0-300/98 en 0-392/98, inzake Dior/Tuk en Layher/Assco, NJ 2001, 403 de bepalingen van de WTO-overeenkomst en van het TRIPS-Verdrag niet van dien aard zijn dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht rechtstreeks kunnen beroepen, volgt uit laatstgenoemd arrest dat, wanneer het een gebied betreft waarop het TRIPS- Verdrag van toepassing is en de Gemeenschap reeds regelend is opgetreden, zoals het geval is met het merkenrecht, de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten, wanneer zij met toepassing van hun nationale recht (voorlopige) maatregelen treffen ter bescherming van rechten die tot dat gebied behoren, krachtens het gemeenschapsrecht hun nationale regels zoveel mogelijk moeten toepassen in het licht van de bewoordingen en het doel van de desbetreffende bepaling van het TRIPS.
Het vorenstaande brengt mee dat, anders dan Asklepios betoogt, voor aansprakelijkheid voor schadevergoeding niet is vereist dat handelaar die van een merk voorziene waren invoert en in de handel brengt in de EER, weet dat hij inbreuk pleegt.
Het hof merkt nog op dat ook de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (PbEG van 30 april 2004, L 157/45), die binnen twee jaren na inwerkingtreding moet zijn geïmplementeerd, in het kader van schadevergoeding spreekt van de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.” (vet door EvG)
Winstafdracht: Glaxo dient aan te tonen dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte om winstafdracht te kunnen bewerkstelligen. Het Hof houdt de zaak daartoe aan:
“Ingevolge artikel 13.A, lid 5 BMW en artikel 2.21 van het nog niet van kracht zijnde Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, waardoor de BMW zal worden vervangen, wijst de rechter een vordering tot winstafdracht af indien hij van oordeel is dat het gebruik (van het merk) niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven.
De vorderingsmogelijkheid is opgenomen om te voorkomen dat de pleger van moedwillige inbreuk ondanks een rechterlijke veroordeling baat uit zijn onrechtmatig handelen trekt. (Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij het Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 1992).Voor kwade trouw is naar ‘s hofs oordeel in elk geval vereist dat Asklepios wist dat zij inbreuk maakte.
In dit verband wordt nog opgemerkt dat het TRIP5-Verdrag geen rechtstreeks toepasbare bepaling omtrent winstafdracht bevat (zie artikel 45, lid 2).
Thans uitgaande van de huidige stand van de verdragswetgeving wordt Glaxo verzocht - in verband met haar vordering tot winstafdracht - bij akte nader in te gaan op de mogelijke kwade trouw van Asklepios en aan te geven of, en zo ja op welke wijze zij eventueel bewijs wenst te leveren.”
Lees het arrest hier.
Marie Wie?
Gerechtshof 's-Gravenhage, 23 februari 2006, Ipko-amcor tegen Marie-Claire Album S.A. Lezenswaardig vonnis over bekende merken, TRIPS en geen TRIPs, wel inbreuk, geen nietigheid, geldende merken en geldende redenen.
Marie-Claire Album (MCA) heeft in 1956 het merk MARIE*CLAIRE internationaal geregistreerd, met gelding voor de Benelux, voor, kort gezegd, tijdschriften. In 1967 heeft MCA het merk MARIE-CLAIRE internationaal geregistreerd, met gelding voor de Benelux, onder meer voor waren in de klassen 16 en 25 (tijdschriften en kleding).
Ipko heeft in 1992 het teken MARIE CLAIRE als Benelux-woordmerk gedeponeerd voor waren in klasse 25: lingerie, pantynylons, kousen, sokken, ondergoed. De inschrijvingen zijn tijdig verlengd. Sedert medio 2001 heeft Ipko (opnieuw) panty's, onder- en badmode onder het teken MARIE CLAIRE in de Benelux op de markt gebracht. Daarnaast heeft zij onder het teken MARIE CLAIRE gadgets verspreid en heeft zij een folder "MARIE CLAIRE even bijpraten" uitgegeven.
Inbreuk.
Voor wat betreft de inbreukvordering stelt Ipko ten eerste dat zij een geldige reden heeft in de zin van artikel 13A lid 1 sub c BMW, omdat zijn een geldig merk heeft. Het Hof gaat daar niet in mee:
"Ook als sprake zou zijn van een geldig merkrecht van Ipko, levert dat enkele feit geen geldige reden voor het gebruik op. Niet gesteld of gebleken is dat voor Ipko een zodanige noodzaak bestond juist het teken MARIE CLAIRE te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet kon worden verwacht dat zij zich van dat gebruik zou onthouden."
Ipko stelt daarnaast dat het MARIE CLAIR merk van MCA niet als bekend merk dient te worden gezien. Het Hof is van mening dat er sprake is van een bekend merk en wijst in dat verband op jurisprudentie over op welk moment het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld: op het moment dat bescherming wordt ingeroepen:
"In het kader van een inbreukvordering moet het onderscheidend vermogen van het merk worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen, derhalve in 2000, en in de periode daarna. Het gaat dus niet, zoals Ipko stelt, om bekendheid van het merk op het moment dat zij (Ipko) het vermeend inbreukmakende teken heeft gedeponeerd (in 1992) of voor het eerst is gaan gebruiken (in 1995 of 1996)."
Vervolgens is de vraag of Ipko ongerechtvaardigd voordeel heeft getrokken uit of dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van MCA.
"Het hof is van oordeel dat, gelet op de omstandigheden dat:
- het merk MARIE CLAIRE van MCA als een bekend merk moet worden aangemerkt,
- de zaken waarvoor het merk MARIE CLAIRE van MCA en het teken van Ipko worden gebruikt, bestemd zijn voor dezelfde doelgroep, namelijk (modebewuste) vrouwen,
- het door Ipko gebruikte teken vrijwel exact gelijk is aan de MARIE CLAIRE merken en
- de wijze waarop Ipko zich heeft gepresenteerd aansluit bij het luxe imago van het tijdschrift MARIE CLAIRE,
ervan kan worden uitgegaan dat door het gebruik van het teken MARIE CLAIRE door Ipko ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de MARIE CLAIRE merken van MCA."
In het licht van het bovenstaande is het Hof van oordeel is dat Ipko inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1, sub c, BMW heeft gemaakt op de merkrechten van MCA en dat het inbreukverbod terecht is toegewezen.
Nietigheid.
Maar dan is de rechtbank er nog niet. MCA heeft verder nietigverklaring van Ipko’s Benelux-depot uit 1992 gevorderd op grond van artikel 14B, lid 2, juncto artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag (bekende merken).
(NB: Het Hof overweegt dat MCA waarschijnlijk op deze bepalingen een beroep heeft gedaan en niet op artikel 4 lid 6 BMW (depot te kwader trouw), omdat de termijn van 5 jaar, zoals genoemd in artikel 4 lid 6 BMW, ten tijde van dagvaarding al was verstreken.)
De rechtbank heeft de vordering van MCA toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat aan artikel 16 TRIPs rechtstreekse werking toekomt, het merk MARIE CLAIRE van MCA in 1992 een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag was, dat het merk van Ipko te kwader trouw is gedeponeerd en dat aan de in artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag vermelde eisen is voldaan.
Ipko komt op tegen deze overwegingen van de Rechtbank. Het Hof gaat uitgebreid in op deze kwestie:
- Geen rechtstreeks beroep op TRIPs:
"De bepalingen van het TRIPS-verdrag zijn niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen. Op terreinen waarop de Gemeenschap regelgevend is opgetreden, zoals op het gebied van het merkenrecht, moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten (wel) hun nationale recht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van het TRIP's-verdrag toepassen (vergelijk HvJEG 14december2000, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk en Assco/Layer) en 13 september 2001, IER 2001, 59 (Route 66)."
- Artikel 4 lid 5 BMW in samenhang gelezen met TRIPS geldt ook voor niet-soortgelijke waren. Ook geldt dat er sprake kan zijn van een algemeen bekend merk als deze bekend is binnen een bepaalde sector van het publiek:
"Gelet op voormelde bepalingen in het TRIPS-Verdrag, is het hof van oordeel dat voor merken, gedeponeerd/ingeschreven na inwerkingtreding en toepassing van de bepalingen van het TRIPS-Verdrag (de uiterste datum als bedoeld in artikel 65, lid 1, TRIPS-verdrag), derhalve na 1 januari 1996, geldt dat artikel 4 lid 5 BMW aldus moet worden uitgelegd dat ook het depot/de inschrijving van een merk voor niet-soortgelijke waren nietig kan worden verklaard en ook sprake is van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek."
- Artikel 4 lid 5 BMW mag voor merken die zijn ingeschreven/gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van TRIPS niet zo worden uitgelegd dat het ook voor niet- soortgelijke waren geldt:
"In dit geval gaat het echter om de nietigverklaring van een in 1992 gedeponeerd merk.
Het hof stelt voorop dat een grondbeginsel van overgangsrecht is dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen. Hiermee acht het hof in strijd om in dit geval artikel 4 lid 5 BMW in overeenstemming met artikel 16 TRIPS-Verdrag uit te leggen als dat ertoe zou leiden dat een in 1992 rechtsgeldig verkregen merkrecht alsnog op grond daarvan komt bloot te staan aan nietigverklaring.
In inbreukzaken heeft het heeft het Hof van Justitie bepaald dat het TRIPS- verdrag van toepassing is in geval van een conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer de verweten handelingen hebben plaatsgevonden voor 1 januari 1996, maar zijn voortgezet na 1 januari 1996 (Route 66 / Budweiser).
Nu in casu de verweten handeling, het depot in 1992, zich geheel en al vóór 1996 heeft voorgedaan is naar het oordeel van het hof lid 1 van artikel 70 van toepassing en legt het TRIPS-verdrag geen verplichtingen op.
Het hof zal derhalve bij de beoordeling van de vraag of het ten name van Ipko ingeschreven Benelux-depot (uit 1992) nietig is op grond van artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag artikel 16 TRIPs-Verdrag buiten beschouwing laten.
Ook na uitsluiting van TRIPS blijven de volgende vragen staan:
1. Kan op grond van artikel 4 lid 5 BMW ook het depot/de inschrijving van een
merk voor niet-soortgelijke waren (als waarvoor het algemeen bekende merk is ingeschreven, wordt gebruikt of algemeen bekend is) nietig worden verklaard?
2. Is er ook sprake van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek?
Artikel 6bis Unieverdrag verplicht de landen der Unie tot nietigverklaring van depots van merken die verwarring kunnen wekken met een algemeen bekend merk dat wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. In dit artikel wordt niet gesproken over soortgelijke of niet- soortgelijke waren of diensten. Op zichzelf is de tekst van artikel 6bis Unieverdrag niet bepalend nu dit verdrag een minimumbescherming biedt en het de landen der Unie vrij staat een verdergaande bescherming te bieden.
Het hof is van oordeel dat het criterium "verwarring stichten" in artikel 4 lid 5 erop wijst dat beoogd is bescherming te bieden tegen depots voor soortgelijke waren. In het systeem van de BMW wordt in het algemeen voor bescherming van een merk tegen gebruik of depot voor niet-soortgelijke waren vereist dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (in de oude BMW)schade kan worden toegebracht.
Ook in artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag, dat de bescherming van artikel 6bis Unieverdrag uitbreidt tot depots voor niet- soortgelijke waren, is vereist dat schade wordt toegebracht, terwijl artikel 6bis Unieverdrag, dat slechts beschermt tegen depots voor soortgelijke waren, voor nietigverklaring (slechts) het kunnen wekken van verwarring vereist. Het hof gaat er dan ook van uit - hoewel daarover door rechters ook wel anders is geoordeeld — dat ten aanzien van vóór 1996 verrichte depots slechts nietig kan worden verklaard het depot/de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk voor soortgelijke waren."
Nu het algemeen bekende merk zijn bescherming ontleent aan zijn algemene bekendheid, het gaat om de waren waarvoor het merk algemeen bekend is, althans de waren door het gebruik waarvan het merk algemeen bekend is geworden.
In casu is er volgens het Hof echter geen sprake van soortgelijke waren:
"Het hof is van oordeel dat MCA onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat haar merk in 1992 algemeen bekend was als merk voor kleding en er dus hooguit sprake kan zijn van algemene bekendheid voor tijdschriften en dat panty's, ondergoed en badmode (waarvoor Ipko haar merk heeft gedeponeerd), gelet op de verschillen in aard, bestemming en gebruik van de waren, niet soortgelijk zijn aan tijdschriften.
Gelet op het bovenstaande komt de gevorderde nietigverklaring op grond van artikel 14B, lid 2 juncto artikel 4 lid 5 BMW al niet voor toewijzing in aanmerking omdat het merk van Ipko niet gedeponeerd is voor soortgelijke waren"
Hoewel reeds op grond van het bovenstaande het beroep op nietigheid faalt, overweegt het hof nog het volgende ten overvloede. Zowel in artikel 4, lid 5, BMW als in artikel 6bis Unieverdrag wordt geen definitie gegeven van het begrip "algemeen bekend merk".
Het hof is van oordeel dat het daarbij, vóór de toepasselijkheid van het TRIPS- verdrag, ging om bekendheid bij de overgrote meerderheid van het algemene publiek en enkel bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen onvoldoende is."
MCA heeft tenslotte gesteld dat het merk van Ipko nietig moet worden verklaard op grond van artikel 14A, lid 1, sub e (voorheen c), juncto artikel 4, lid 2 BMW, omdat het tot misleiding van het publiek kan leiden. Het Hof oordeelt dat er dit artikel niet ziet op "misleiding" ten aanzien van de herkomst van een bepaalde onderneming. Daar is de verwarring voor:
“Merken zijn in deze zin misleidend indien zij bij het publiek niet met de werkelijkheid overeenkomende voorstellingen wekken omtrent de aard, (geografische) herkomst, samenstelling of andere kenmerken van de waren. MCA heeft gesteld dat misleiding met name, doch niet uitsluitend, zal plaatsvinden omtrent de aard, de hoedanigheid en de herkomst van de betrokken waren, nu het publiek — ten onrechte afgaande op het kwalitatieve imago en de reputatie van het beroemde merk van MCA — onjuiste verwachtingen zal koesteren omtrent de aard en de hoedanigheid van die waren en hun herkomst. Aan de stelling van MCA dat sprake zou zijn van misleiding omtrent de aard of de hoedanigheid van de waren gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij.
Het hof is van oordeel dat gelijkenis met een merk van een derde in beginsel geen misleiding in de zin van artikel 4, lid 2 BMW kan opleveren. Het wekken van een onjuiste indruk omtrent de herkomst uit een bepaalde onderneming wordt van oudsher verwarring genoemd. Bescherming tegen die verwarring is mogelijk door een beroep op artikel 14B juncto artikel 3, lid 2 BMW. Met “herkomst” in de zin van artikel 4, lid 2, BMW wordt bedoeld: geografische herkomst.
Gelet op het bovenstaande faalt het beroep op nietigheid wegens misleiding.”
Het Hof houdt de zaak nog aan ten aanzien van een aantal nevenvorderingen.
Lees het arrest hier.
En voor in het weekend
Verse en minder verse rechtspraak (Met dank aan het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage):
1- Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 oktober 2003, LJN: AS4824, BK-00/00153. Loonbelasting. Navordering. Vergoeding voor populariteits- en portretrechten van profvoetballers behoort tot het loon. Boete wegens opzet (hier).
2 - Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 23 februari 2006, Ipko-amcor tegen Marie-Claire Album S.A. Merkenrecht (hier).
3 - Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 december 2005, Bond van medewerkers in het Notariaat tegen Monkey-IT V.O.F. Handelsnaamrecht, domeinnaam denotarisklerk.nl (hier).
4 - Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 februari 2006, Bond van medewerkers in het Notariaat tegen Monkey-IT V.O.F. Handelsnaamrecht, domeinnaam denotarisklerk.nl (hier).
5 - Gerechtshof ’s-Gravenhage, 17 november 2005, Suriname Alcoholic Beverages tegen Bharat B.P.L. & Son V.O.F. Merkenrecht(hier).
6 - Gerechtshof ’s-Gravenhage, 26 januari 2006, Suriname Alcoholic Beverages tegen Bharat B.P.L. & Son V.O.F Merkenrecht(hier).
7 -Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 februari 2006, 04/1096. Glaxo Group Ltd c.s. tegen Asklepios V.O.F. c.s. Merkenrecht, parallelhandel geneesmiddelen. Lees het arrest hier.
8 -Rechtbank Rotterdam, 8 maart 2006, LJN: AV5289. Haw Par Corporation Limited c.s. Tegen Flying Peacock Baynath B.V. c.s. Merkenrecht, Geen sprake van verwording tot soortnaam en/of verlies van onderscheidend vermogen. Lees het vonnis hier
