Geen gesloten systeem
Gerechtshof ’s-Gravenhage, 23 februari 2006, rolnr. 05/366. Habasit AG tegen Rexnord Flattop Europe B.V. Octrooirecht. (Met dank aan Klos Morel Vos en Schaap)
Over een EP voor een modulaire radiale transportband, maar vooral over het systeem van incidentele vorderingen.
In dit incident gaat het over de vraag of een verzoek aan de rechter om op grond van artikel 83 lid 4 ROW 1995 de (inbreuk)zaak aan te houden tot er in oppositieprocedure bij het EOB over de geldigheid van het octrooi is beslist, wel als een 'incidentele vordering' kan worden aangemerkt.
Schorsing ex. Artikel 83 lid 4 betreft een discretionaire bevoegdheid die de rechter ambtshalve kan gebruiken, maar ook een partij kan de rechter verzoeken van die bevoegdheid gebruik te maken. Daartoe volstaat een schriftelijk verzoek bij conclusie of memorie of een mondeling verzoek bij pleidooi, maar dat neemt niet weg dat het een partij vrij staat zodanig verzoek te doen bij incidentele conclusie of memorie.
Er is geen sprake van een gesloten systeem van incidentele vorderingen. Incidentele vorderingen hebben gemeen dat daarop wordt beslist voordat over de hoofdzaak wordt voortgeprocedeerd (209 Rv). Zij leiden tot een incident, met bijbehorende vertraging van de rest van de procedure tot gevolg.
Het Hof vindt dat de uitoefening van deze discretionaire bevoegdheid in dit geval zozeer is verweven met de behandeling van de hoofdzaak, dat daarmee niet te verenigen valt dat de schorsing van de hoofdzaak in dit stadium van de procedure wordt uitgesproken. Over het schorsingsverzoek kan daarom niet eerder worden beslist dan wanneer de hoofdzaak is uitgeprocedeerd. Lees het arrest hier.
Netjes Handhaven
Vandaag gepubliceerd op rechtspraak.nl: Gerechtshof 's-Gravenhage, 10 november 2005, LJN: AV2646, 05/969. De Staat Der Nederlanden Tegen Diverse tabaksfabrikanten. Hoger beroep in deze zaak. Procesrechtelijk heel interessant, nu alleen even de reclamerechtelijke overwegingen.
“Van het in artikel 5, lid 1 van de Tabakswet gegeven algemene verbod van elke vorm van reclame of sponsoring van tabaksproducten zondert artikel 5, lid 3, sub b uit: "de reguliere presentatie van de te koop aangeboden tabaksproducten door middel van het tonen daarvan in een gesloten verpakking tegen een neutrale achtergrond en de normale prijsaanduiding daarvan in tabaksverkooppunten (...)"
Het hof leest in de bepaling, in samenhang met de daarbij gegeven toelichting, dat niet verboden is tabaksproducten in tabaksverkooppunten te presenteren, indien dat maar geschiedt in een gesloten verpakking, tegen een neutrale achtergrond en met een normale prijsaanduiding, en zolang die presentatie regulier is, dat wil zeggen dat die niet afwijkt van de gebruikelijke presentatie in de afgelopen jaren.
Agio c.s. hebben met door de Staat niet bestreden fotomateriaal van presentaties van sigarendoosjes op dispensers in de periode vóór, zowel als in de periode na de invoering van de nieuwe Tabakswet, voldoende aannemelijk gemaakt dat die vorm van presentatie na de invoering van de wet niet is gewijzigd, zeker niet in de zin dat die wervender zou zijn dan tevoren.
De Staat heeft niet gesteld dat het hier gaat om "rare stuntachtige uitstalmethode". Het hof acht daarom het (met materiele strafsancties) handhavend optreden tegen die presentatie in strijd met de Tabakswet en dus onrechtmatig.
Dat het door de Staat behartigde belang van de volksgezondheid zwaar weegt is uiteraard juist maar even vanzelfsprekend is dat de Staat dat belang niet kan behartigen door een handhavingspraktijk die strijdig is met de wet.” Lees het arrest hier.
Hetzelfde liedje
Standaardbericht bij iedere nieuwe Idols-serie: “Woedend zijn ze bij het managementbureau dat de kandidaten voor Idols begeleidt. Het bedrijf, The Entertainment Group, heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Brabantse onderneming Mijn Sleutel. Het bedrijf uit Brabant heeft, zo bleek afgelopen week, de internetdomeinen van Ellen, Floortje, Aaron en Christon geclaimd voor internet.
Tot grote verbazing van het bedrijf uit Hilversum. “Weggekaapt”, roept een woordvoerder van The Entertainment Group dan ook. “Een slimmigheid”, roept een ander over de zaak. “Die namen kunnen geld waard zijn.” Het kort geding dient aanstaande donderdag om half twee op de rechtbank in Arnhem.” Lees hier eventueel iets meer. Sluit wel mooi aan bij dit eerdere bericht.
Het Leesmap-argument
Het ANP bericht dat Adam Curry en Patricia Paay een kort geding hebben aangespannen tegen roddelblad Weekend. Het tijdschrift zou in de editie van 18 januari foto's hebben gepubliceerd waarvan het auteursrecht bij Curry ligt. Weekend rectificeerde nadat Curry had laten weten dat er sprake was van inbreuk op de auteurs- en portretrechten van het gezin. Het Showbizpaar eist echter ook dat alle exemplaren van Weekend worden teruggehaald, zodat ze niet in de leesmap terechtkomen, een nieuwe rectificatie en 10.000 euro schadevergoeding. De zaak dient dinsdag voor de Rechtbank Amsterdam. Lees o.a. hier meer.
Terug in Den Haag
Rechtbank 's-Gravenhage, 23 februari 2006, KG ZA 06-166. Cordis Europa B.V. tegen Schneider GmbH. Nederlandse stent-soap. Partijen zijn na een avontuurtje in Assen (hier) en Leeuwarden (hier) weer terug in Den Haag, bij hun eigen octrooirechter.
Nu zou Cordis niet voldaan hebben aan het bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording over de met de octrooi-inbreuk genoten winst. Na afloop van het eerste executiegeschil is het vonnis van 8 juni 2005 opnieuw door Schneider aan Cordis betekend op 17 oktober 2005. Hoewel Cordis binnen twee maanden rekening en verantwoording heeft afgelegd, is de Voorzieningenrechter het met Schneider eens dat de door Cordis binnen de gestelde termijn overgelegde verklaring niet voldoet aan het bevel.
Cordis vordert, kort weergegeven, onder meer dat het Schneider wordt verboden rechtsmaatregelen, waaronder executiemaatregelen tegen Cordis te treffen ten aanzien van het bevel tot rekening en verantwoording. Schneider vordert in reconventie, kort weergegeven, onder meer een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording conform het bevel uit het vonnis uit 8 juni 2005 op straffe van dwangsommen.
Volgens Schneider had Cordis niet alleen rekening en verantwoording moeten afleggen ten aanzien van een berekening van de winst van de binnenbuis, maar ook van de gehele ingreepkatheter, waardoor dwangsommen verbeurd zouden zijn. Cordis heeft zich op het standpunt gesteld dat voor de opgave alleen de winstcijfers met betrekking tot de binnenbuis zouden moeten meetellen, omdat de overige onderdelen van de ingreepkatheter al bekend waren in de periode voorafgaand aan de indiening van het Europees octrooi.
De Voorzieningenrechter stelt eerst vast dat in dit kortgeding niet behoeft te worden beslist op de vraag of het uitgangspunt van Cordis dan wel van Schneider juist is. Uit het vonnis blijkt dat de Voorzieningenrechter in beide standpunten wel iets ziet. Zo kan het volgens de Voorzieningenrechter onjuist zijn om de inbreukwinst te beperken tot die genoten op de binnenbuis, omdat het octrooi ziet op een ingreepkatheter en niet op een daarvan deeluitmakende tweelagige binnenbuis en de betreffende ingreepkatheters ook als geheel met die binnenbuizen zijn verkocht. Anderzijds acht de Voorzieningenrechter het denkbaar dat ook de argumenten van Cordis die pleiten voor proportionele causaliteit bij de gederfde winstberekening bij octrooi-inbreuken niet kansloos zijn.
Volgens de Voorzieningenrechter kan deze controverse in dit kort geding echter blijven rusten “omdat naar voorlopig oordeel op zichzelf uit becijferingen volgens de systematiek van Cordis ook meteen te halen is wat de winst betreffende de gehele ingreepkatheters zou moeten zijn. Dan behoeft immers alleen maar de door Cordis opgevoerde inbreuk: “production cost inner body / production cost product” uit de berekening te worden geschrapt.”
Hiermee is de zaak echter nog niet afgedaan. De Voorzieningenrechter oordeelt namelijk dat de door Cordis verschafte rekening en verantwoording van de gederfde winst “in het algemeen beschouwd niet voldoet aan de aan een rekening en verantwoording van inbreukwinst te stellen eisen.” De Voorzieningenrechter stelt met behulp van de Dikke van Dale vast dat onder “rekening” wordt verstaan een “staat waarop naar debet en credit aangetekend wordt wat iemand aan de houder van die staat betalen moet of bij hem tegoed heeft” en onder “verantwoording” “rekenschap, rechtvaardiging, uitleg”. De voorzieningenrechter acht het in dit kortgeding beslissend dat Cordis “in haar becijferingen in feite slechts een winstcijfer per product als gegeven opvoert, zonder inzichtelijke cijfermatige onderbouwing, zodat daardoor niet kwantitatief en onvoldoende kwalitatief inzichtelijk wordt gemaakt hoe dat gegeven tot stand is gekomen.”
Cordis heeft in haar verklaring de volgende uitleg gegeven. “Similar principles [sc. Accounting principle according to which the profit of a given component is assumed to be proportionate to the cost of the component] are applied to both sales profits and manufacturing profits. De Voorzieningenrechter zegt hierover het volgende: “Voor zover dit al iets over de wijze van totstandkoming van de winstcijfergrootheid uit de rapportage zou zeggen, is daarmee in ieder geval geen verifieerbare inzichtelijkheid verschaft die mag worden verlangd bij een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording van inbreukwinst.”
Ook de accountantsbrief vindt de Voorzieningenrechter niet toereikend: “We have (…) verified (…) manufacturing profit calculation ( and) sales profit calculation.”
Volgens Schneider en (ook de Voorzieningenrechter) had Cordis bijvoorbeeld aan haar rekening- en verantwoordingsverplichting kunnen voldoen aan de hand van de meest gebruikelijke methode van het (minstgenomen) verschaffen van omzetcijfers minus kostencijfers (met een uiteenzetting en kwantificering van de in acht genomen kostenposten) waaruit de behaalde winst dan volgt.
De Voorzieningenrechter komt dan ook terecht tot de volgende conclusie: “Door alleen een winstcijfer per ingreepkatheter als gegeven uitkomst van een (be)rekening te verschaffen, zonder op voldoende te achten wijze kwalitatief en kwantitatief uiteen te zetten hoe dat tot stand is gekomen, is niet voldaan aan het vereiste dat rekening en verantwoording aan een rechthebbende als Schneider dié informatie moet verschaffen, die de rechthebbende in staat stelt de afgelegde rekening en verantwoording te controleren op juistheid van de verstrekte gegevens.”
“Van een partij als Cordis moet onder de werking van art. 70 lid 4 ROW 1995 worden verlangd dat zij aan de rechthebbende een voldoende verifieerbaar inzicht verschaft in haar berekeningen van de met de octrooi-inbreuk genoten winst”.
De Voorzieningenrechter wijst de vordering in conventie af. In reconventie beveelt de Voorzieningenrechter Cordis rekening en verantwoording af te leggen ook ten aanzien van de winst behaald met ingreepkatheters als geheel. De Voorzieningenrechter spreekt opnieuw het bevel uit zoals verwoord in de bodemprocedure van 8 juni 2005 en bepaalt dat onder vigeur van het in kortgeding op te leggen bevel niet langer tevens dwangsommen worden verbeurd op grond van rekening en verantwoordingsbevel uit het bodemvonnis. De geldvordering wijst de Voorzieningenrechter af omdat Schneider geen spoedeisend belang heeft gesteld. Lees het vonnis hier.
Opleuken
“Niemand weet wanneer hij dood gaat. Maar als je aan de beurt bent, wil je dan afscheid nemen met een kop koffie en een plakje cake? Met een uitvaartverzekering van Nationaal Spaarfonds bepaal je zélf hoe: bijvoorbeeld met een knalfeest met jouw muziek of de laatste rit in een vette auto!”
Onder de naam PimpMyGrave werd dit nieuwe product van Nationaal Spaarfonds geïntroduceerd, waarmee de jongere consument verleid moet worden haar begrafenis alvast een persoonlijke tint te geven. Totdat MTV aan de bel trok: de muziekzender maakte bezwaar en claimde het alleenrecht op de aanduiding PIMP MY… In aansluiting daarop heeft Nationaal Spaarfonds besloten de naam te wijzigen in -het eigenlijk veel creatievere- CanYouDigIt?
Overigens linkt de domeinnaam www.pimpmygrave.nl nog wel steeds door naar de site van Nationaal Spaarfonds. Lees hier en hier iets meer. Eerder soortgelijk bericht hier.
Schoon & Fris
GvEA, 21 februari 2006, zaak T-214/04. The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd tegen OHIM / The Polo - Lauren Co. LP. Diverse schoonmaakmiddelen zijn wel soortgelijk en het Gerecht zet de eerdere gedeeltelijke weigering om in een gehele weigering. Naam Poloclub is natuurlijk geen herkomstaanduiding. (Nog geen Nederlandstalige versie)
Aanvraag gemeenschapsbeeldmerk met het woordbestanddeel ‘ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB’. Oppositie op basis van oude nationale word- en beeldmerken met het woordbestanddeel ‘POLO’. Oppositie betreft klasse 3 (o.a. parfum).
The First Board of Appeal found, in essence, that there was a likelihood of confusion between the trade mark applied for and the earlier figurative trade mark registered in the United Kingdom for the following goods: ‘cleaning preparations, dentifrices, perfumery, aftershave, preparations for hair, shampoo, soaps, essential oils, cosmetics, hair lotion, deodorants, eau de toilette, body sprays, bath oils, bubble bath, shower gel’. On the other hand, according to the Board of Appeal, there was no likelihood of confusion for the following goods: ‘bleaching preparations and other substances for laundry use, polishing, scouring and abrasive preparations’.
It is important, first, to point out that, by taking the figurative element as the dominant element of the trade mark sought, the Board of Appeal did not in the least ignore, in the comparison of the two signs from the visual point of view, the verbal element of that mark. In making that comparison the Board of Appeal expressly took into account the way in which the words were written. The Board of Appeal also correctly took the figurative element as the dominant element of the mark sought. It is certainly the polo player, that is to say the figurative element, which gives that mark its distinctiveness and which will be the most easily remembered by consumers. By contrast, the verbal element of the mark sought, consisting of six words written in relatively small characters which are, because of their position in the roundel, particularly difficult to read, is negligible in the overall impression produced by that mark. In addition, the presence of the verbal element in the form of a roundel only emphasises the figurative element of that mark, with the result that the latter’s dominance is strengthened.
Secondly, the applicant’s argument that the reference made, in the contested decision, to the arbitrary nature of the mark takes no account of the fact that it is a mark of origin, identifying those products as originating from The Royal County of Berkshire Polo Club. In that regard, it must be observed that the Board of Appeal had observed that the figurative element of the mark sought, taken as the dominant element of that mark, was arbitrary in relation to the goods for which that mark was sought. That observation is entirely correct, since it cannot be denied that the concept of the sport of polo deriving from the mark sought has no connection with the goods in Class 3 for which registration of the Community trade mark was applied for. It follows that the question whether the contested decision took account of the fact that it was a mark of origin is irrelevant to the resolution of this dispute.
Thirdly, the Court considers that the argument that, were it not to be annulled, the Board of Appeal’s decision would have the effect of according the intervener an unfair and unjustifiable monopoly over the polo player device, and would enable it to prevent any later application containing a similar logo cannot be accepted. It must be observed, in that regard, that the Board of Appeal was entirely correct in maintaining that the device of a polo player is intrinsically highly distinctive in relation to the Class 3 goods for which registration of the mark is sought and which are currently covered by the earlier UK registration because, in relation to those products, the device of a polo player is an image with high imaginative content. Such a device must be regarded as arbitrary for the goods in question and deserves to be protected against subsequent applications depicting confusingly similar devices. Indeed, the advantage of the legal regime of the Community trade mark lies precisely in the fact that it enables holders of an earlier trade mark to oppose the registration of later marks which take unfair advantage of the distinctiveness or repute of the earlier trade mark. Hence, far from according an unfair and unjustifiable monopoly to the proprietors of an earlier mark, that regime enables those proprietors to protect and exploit the substantial investment made to promote their earlier mark.
Finally, the applicant’s argument that the Board of Appeal substituted for the test of likelihood of confusion between the marks in question a test based on the assumed degree of similarity between the marks must also be rejected as unfounded. The existence of a likelihood of confusion between the marks in question was correctly established by the Board of Appeal, since it took into account, in its analysis, all the factors relevant to the circumstances of the case: the partial identity or similarity of the goods, the visual and conceptual similarities between the signs, the enhanced distinctiveness, both inherent and through use, of the polo player device in the intervener’s trade mark and the existence of a family of trade marks belonging to the intervener linked to the concept of polo for goods in Class 3.
By asking the Court, first, to alter the Board of Appeal’s decision in so far as it rejected the opposition concerning bleaching preparations and other substances for laundry use and polishing, scouring and abrasive preparations, and, secondly, to uphold the opposition for all the goods covered by the application for the Community trade mark, on the basis both of the earlier trade mark registered in the United Kingdom under No 657 864 and of the other earlier trade marks, the intervener is making use of the opportunity afforded to it by Article 134(3) of the Rules of Procedure to seek, in its response, a form of order altering the decision of the Board of Appeal on a point not raised in the application.
In such a case, the other parties may, under Article 135(3) of the Rules of Procedure, within a period of two months of service upon them of the response, submit a pleading confined to responding to the form of order sought for the first time in the intervener’s response. Neither OHIM nor the applicant made use of that opportunity. By contrast, at the hearing both the applicant and OHIM gave their views on the intervener’s application. In that context, the applicant invited the Court to reject that application as unfounded. OHIM addressed only the part of the application concerning the rejection by the Board of Appeal of the opposition in respect of bleaching preparations and other substances for laundry use, and polishing, scouring and abrasive preparations. It pointed out that it shared, in that regard, the intervener’s approach.
It must be noted, first of all, that, while it is true that most of the goods covered by the earlier figurative trade mark registered in the United Kingdom under No 657 864 are used solely as beauty or personal hygiene products, the same cannot be said for soaps, which have a dual function. Even if soaps are used to wash the body and give it an agreeable scent or aspect, it is none the less true that, as the Board of Appeal failed to point out in paragraph 22 of the contested decision, they are also used as housekeeping products. In that respect they are comparable to bleaching preparations and other substances for laundry use, as well as to cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations. It follows that a similarity exists between, on the one hand, soaps covered by the earlier figurative mark registered in the United Kingdom under No 657 864, and, on the other hand, bleaching preparations and other substances for laundry use, and polishing, scouring and abrasive preparations, for which registration is applied for by the applicant. Taking account of that similarity, the likelihood of confusion found by the Board of Appeal extends also to bleaching preparations and other substances for laundry use and to polishing, scouring and abrasive preparations, with the result that the Board of Appeal’s decision must be annulled in part inasmuch as it did not refuse the application for registration of the Community trade mark for those goods. Under Article 63 of Regulation No 40/94, it is for OHIM to take the measures entailed by such partial annulment.
In so far as concerns the intervener’s application for the opposition to be upheld on the basis of its earlier trade marks other than that registered in the United Kingdom under No 657 864, it is appropriate to observe that such an application could, at the very most, lead to the same result as does the preceding paragraph, that is to say to the outright refusal of the application for the Community trade mark for the goods in Class 3.
The Court annuls the contested decision in so far as it allows the registration for the benefit of The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd of the trade mark application for the following goods in Class 3: bleaching preparations and other substances for laundry use, and polishing, scouring and abrasive preparations. Lees het arrest hier.
Schrikkelbericht (3)
Kamervragen nr. 2050608730, 2e Kamer. Vragen van het lid Örgü (VVD) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van der Laan, over de vertoning van televisie-uitzendingen van het WK-voetbal in cafés. (Ingezonden 24 februari 2006). Eerder berichten hier.
1 Heeft de stichting Videma onlangs een brief gestuurd aan alle cafés in Nederland, in welke brief deze organisatie een vergoeding vraagt voor de vertoning van televisie-uitzendingen in de horeca? Zo ja, deed deze organisatie dat verzoek mede namens de publieke omroep?
2 Deelt u, mede in het licht van de motie Örgü/Van Dam, de mening dat horecabezoekers niet met dergelijke extra kosten voor de programma’s van de publieke omroep mogen worden geconfronteerd?
3 In hoeverre is het betalen van auteursrechten voor het vertonen van sportuitzendingen van de publieke omroep in de horeca waar geen toegangsgelden worden gevraagd, strijdig met de Wet op de naburige rechten?
4 Op welke wijze zult u de betrokken partijen, in het bijzonder de publieke omroep, ervan overtuigen dat het vragen van een vergoeding voor vrij toegankelijke vertoningen van (sport)uitzendingen van de publieke omroep in de horeca een ongewenste ontwikkeling is?
Aangepast portret
Tentamenvraag: Benoem en bespreek alle IE- en informatierechtelijke aspecten van deze casus:
Justitie heeft een schilderij van de Leidse kunstschilder Justus Dick Bakhuizen van den Brink in beslag heeft genomen en wil dat vernietigen. Op het doek staat bankdirecteur Jan van den Bosch van de Fortisbank uit Leiden afgebeeld als duivel.
In opdracht van de vrouw van de bankdirecteur schilderde Bakhuizen van den Brink in eerste instantie een keurig portret. De week nadat Van den Bosch het 1.800 euro kostende schilderij met zijn vrouw had opgehaald, liet de directeur echter weten van de koop af te zien. Volgens de kunstenaar vond hij het te duur. Bovendien zou het schilderij onverkoopbaar zijn, omdat niemand Van den Bosch aan de muur zou willen.
“Na een tijdje ergerde Bakhuizen van den Brink zich zo aan het schilderij dat bij hem in het atelier stond, dat hij er wat veranderingen op aanbracht. Hij voorzag het hoofd van Van den Bosch van twee horentjes, schilderde een galgje op het doek, een omgekeerd kruis en drie zessen, het getal van de duivel. Een foto van het aangepaste portret liet hij achter bij de Fortis Bank in Leiden. Het portret zelf hing hij voor het raam van zijn atelier.
De directeur deed hierop aangifte bij de politie die vervolgens het gewraakte schilderij in beslag nam. Vrijdag moet Bakhuizen van den Brink bij de officier van justitie komen. Hij kan dan waarschijnlijk de affaire afkopen met een boete of een taakstraf als hij instemt met de vernietiging van zijn kunstwerk. De kunstschilder heeft laten weten daar zeker niet mee in te stemmen. Bankdirecteur Van den Bosch wilde geen reactie geven.” (Telegraaf via Fok)
De Rechter
Nuttige triviale kennis voor vooral merkenjuristen: Bij de globale beoordeling van merken dient de rechter hersenhelft te worden ingeschakeld. “De linker hersenhelft is expressief: daar zetelt bij de meeste mensen het spraak- en taalvermogen. De rechterhelft is een stille waarnemer. Die brengt de wereld om ons heen in kaart, en herkent bijvoorbeeld gezichten. De linkerhelft is de probleemoplossende helft die op de details let. De rechter verwerkt het globale beeld.” (NRC zaterdag j.l.)