"For the past few months I’ve been making stuff for the sole purpose of fulfilling trademark categories under EU law,” (Banksy)
Het EU-merk van Banksy voor een van zijn beroemdste kunstwerken, “flower thrower”, is op 14 september 2020 ongeldig verklaard door het door de Nietigheidsafdeling (Cancellation Division) van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De “flower thrower” is door Banksy voor het eerst door middel van graffiti aangebracht op een garage in Jeruzalem in 2005. Het bedrijf van Banksy, Pest Control Office Limited, heeft in 2014 het merk ingeschreven in het register van de EUIPO.

Inroepen van de nietigheid “Flower thrower” merk

In 2019 startte ansichtkaarten producent Full Colour een nietigheidsactie bij het EUIPO. Volgens Full Colour was het EU “flower thrower” merk nietig omdat Pest Control limited het merk “te kwader trouw” zou hebben geregistreerd (art. 59 (1) b EUTMR. Ook zou het merk elk onderscheidend vermogen ontberen (art. 7 (1) (b) EUTMR. Tenslotte zou het merk uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (art. 7 (1) (c) EUTMR, aldus Full Colour.

De stellingen van Full Colour

Volgens Full Colour is het merk te kwader trouw aangevraagd. Full Colour geeft als reden dat de “flower thrower” een graffiti werk betreft dat in de publieke ruimte is aangebracht, vrij kan worden gefotografeerd en zo door het publiek is verspreid. Banksy moedigde de verspreiding van het werk aan. Hi-res afbeeldingen van het werk waren via de website van Banksy te downloaden. Banksy stimuleerde het publiek het werk te gebruiken zoals het publiek dat wilde. Banksy schreef in zijn boek Wall and Piece (op de cover van dit boek staat de “flower thrower” afgebeeld) “copyright is for losers” en dat het publiek moreel en juridisch vrij moet zijn om werken die aan het publiek worden opgedrongen te reproduceren, veranderen of anderszins te gebruiken.

Volgens Full Colour wist Banksy ook ten tijde van het aanvragen van het EU-merk “flower thrower” dat het werk “flower thrower” op grote schaal werd gebruikt door een groot aantal partijen voor allerlei goederen zonder dat er een commerciële band bestaat tussen Banksy en deze partijen. Volgens Full Colour gebruikt Banksy het merk niet als merk, en wordt het niet gebruikt voor door Banksy op de markt gebrachte goederen of diensten. De enige reden waarom Banksy het EU-merk aangevraagd zou hebben, aldus Full Colour, is om het werk dat het merk vormt (“flower thrower”) via het merkenrecht tot in oneindigheid te monopoliseren. Het merkenrecht kan immers tot in oneindigheid verlengd worden, terwijl het auteursrecht slechts tot 70 jaar na de dood van de maker geldt.

De stellingen van Pest Control Office Limited

Pest Control Office Limited (de merkhouder) stelt dat Full Colour niet heeft aangetoond dat er van kwade trouw aan de kant van Pest Control Office Limited sprake zou zijn. Volgens Pest Control Office Limited zou hetgeen Banksy heeft gezegd of heeft gedaan de wet niet veranderen en hem of Pest Control Office Limited niet verbieden om rechten te claimen en bescherming te zoeken die de wet nu eenmaal biedt. Zou dit anders zijn dan zou dat onder meer in strijd zijn met de beginselen van vrijheid van meningsuiting en gelijkheid voor de wet op grond van respectievelijk de artikelen 11 (vrijheid van meningsuiting en informatie) en 20 (Eenieder is gelijk voor de wet) van het Handvest van de grondrechten van de EU. Pest Control Office Limited haalt overweging 83 uit het arrest van het Hof van Justitie EU (HcJ-EU) (C-488/16 P) Neuschwanstein aan om te betogen dat zelfs bij het inschrijven van een merk met als doel een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager van het merk toch een legitiem doel nastreeft. Het HvJ-EU overwoog:

“83. In dat arrest, waarnaar het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest verwijst, heeft het Hof immers met betrekking tot de bedoeling van de aanvrager op het tijdstip van indiening van een Uniemerkaanvraag in wezen geoordeeld dat zelfs in het geval waarin hij een teken aanvraagt met als enige bedoeling, een concurrent die een overeenstemmend teken gebruikt oneerlijk te beconcurreren, niet kan worden uitgesloten dat de aanvrager met de inschrijving van dit teken een legitiem doel nastreeft. Het Hof heeft gepreciseerd dat dit onder meer het geval kan zijn wanneer de aanvrager op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag weet dat een derde – een nieuwkomer op de markt – van dat teken wil profiteren door de presentatie ervan na te bootsen, hetgeen de aanvrager doet besluiten om dit teken te doen inschrijven teneinde het gebruik van deze presentatie te beletten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, punten 47‑49). Derhalve vloeit uit dat arrest niet voort dat de beoordeling van de kwade trouw noodzakelijkerwijs moet berusten op de middelen die zijn aangewend om een dergelijk doel te bereiken.”

In deze bijzondere tijd past een bijzonder aanbod. Onlangs maakten we bekend dat deLex in november start met de serie Kunst & IE, een serie flitsseminars over de juridische, praktische en IE-aspecten van het maken, verhandelen en verzamelen van kunst.

Een belangrijk - en immer actueel - onderwerp in deze serie is de restitutie van kunst. Op woensdag 25 november gaan René Klomp en Fred Hammerstein dieper op dit onderwerp in. Daarbij komen onder meer belangrijke beslissingen van de Restitutie Commissie aan de orde.

Wilt u dit seminar online volgen, of live aanwezig zijn? Lees hier meer, of meld u meteen aan via info@delex.nl.

Alle seminars vinden plaats tegen de achtergrond van een internationale groepsexpositie bij Pulchri Studio in Den Haag. Hier bespreken diverse experts verschillende actuele onderwerpen, vanuit verschillende invalshoeken.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 19 oktober 2020, IEF 19507; C/10/604415 / KG ZA 20-845 (RPM tegen Philip Morris) RPM is een groothandelaar in onder meer sigaretten, likeuren en medische hulpmiddelen. Philip Morris is een internationaal opererende tabaksproducent en heeft beslag laten leggen op een container met tabaksticks - orginele merkgoederen die afkomstig zijn van Philip Morris - op een vrachtschip met als bestemming de Filippijnen. RPM vordert opheffing van het beslag. Philip Morris stelt dat het gaat om een partij die nergens anders dan in Armenië op de markt gebracht mag worden. RPM wil echter niet meewerken aan vervoer naar Armenië. Philip Morris wijst op de dubieuze weg die de partij tabaksticks tot nu toe heeft gevolgd en meer in het bijzonder op feiten en omstandigheden rondom het vervoer van de partij naar de Filipijnen. Daarnaast wijst zij op gebreken in de stukken die twijfels doen ontstaan ten aanzien van de stelling van RPM dat zij eigenaar van de partij is en dat de partij een T 1-status heeft. Geoordeeld wordt dat niet zonder meer kan worden uitgesloten dat de vrees van Philip Morris dat de partij uiteindelijk bestemd is om, zonder haar instemming, elders op een markt te worden gebracht wat inbreukmakend handelen oplevert, gerechtvaardigd is. De proceshouding van RPM heeft aan dit oordeel bijgedragen. De vordering van RPM wordt afgewezen.

Rechtbank Den Haag 30 september 2020, IEF 19505, IT 3280; ECLI:NL:RBDHA:2020:9999 (Stichting de Thuiskopie tegen Imation) Thuiskopievergoeding. Vervolg op het tussenvonnis van 13 februari 2019. Zie eerder [IEF 17161], [IEF 16925], [IEF 16637], [IEF 14984] en [IEF 13010].  In deze uitspraak worden twee zaken behandeld: de incassozaak tussen Thuiskopie en Imation en de restitutiezaak tussen Imation en Thuiskopie en de Staat. In de incassozaak vordert Thuiskopie een bedrag aan niet betaalde thuiskopievergoeding. In de restitutieprocedure vordert Imation restitutie van te veel betaalde thuiskopievergoeding. Imation stelt dat zij op drie gronden (de A-grond, B-grond en C-grond) in strijd met artikel 5 lid 2 Arl teveel thuiskopieheffing heeft betaald.

De vorderingen van Imation slagen, maar De Thuiskopie hoeft de onverschuldigd betaalde thuiskopievergoeding niet terug te betalen, omdat dit zou leiden tot ongerechtvaardigde verrijking. De rechtbank oordeelt dat Imation de heffingen heeft verdisconteerd in haar prijzen en dat De Thuiskopie de ontvangen bedragen gereparteerd heeft aan de door haar vertegenwoordigde rechthebbenden. Terugbetaling van het onverschuldigd betaalde zou dan leiden tot een verarming van De Thuiskopie en tot een verrijking van Imation (rov. 3.27 – 3.32). Omdat Imation haar betalingen had ingehouden wordt Imation ook veroordeeld tot alsnog betaling van een deel van hetgeen zij had ingehouden (rov. 3.90).

In de restitutieprocedure wordt voor recht verklaard dat de Staat onrechtmatig heeft gehandeld jegens Imation en wordt veroordeeld tot een schadevergoeding een schadevergoeding gelijk aan 59% van de door Imation voor cd’s aan Thuiskopie betaalde thuiskopievergoeding en 54% van de door Imation voor dvd’s betaalde thuiskopievergoeding (rov. 3.33 – 3.87).

Rechtbank Den Haag 30 september 2020, IEF 19504, IT 3281; ECLI:NL:RBDHA:2020:10057 (Stobi c.s. tegen de Staat en Stichting de Thuiskopie) Thuiskopieheffing. Vervolg op het tussenvonnis van 13 februari 2019 [IEF 18234]. Deze procedure gaat over de Nederlandse thuiskopieregeling in een tijdvak van 12 jaar. Na een uitvoerig onderzoek van over en weer in het geding gebrachte rapporten luidt de conclusie dat het thuiskopiëren in Nederland afneemt. De schade voor rechthebbenden in de jaren 2013-2015 is afgenomen van € 24 miljoen tot € 18 miljoen. Tegen de achtergrond van het afnemende kopieergedrag en de vastgestelde schade is een totaal beoogd incassobedrag van rond de € 40 miljoen te hoog. Thuiskopie wordt veroordeeld de onverschuldigd betaalde bedragen terug te betalen. Het gaat om meer dan 40% van hetgeen er ooit aan Stichting De Thuiskopie betaald is.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 8 oktober 2020, IEF 19502; ECLI:NL:RBAMS:2020:4908 (IBTT tegen Dromenjager) Mededingingsrecht. Merkenrecht. Kort geding. IBTT is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerpen en produceren van pluche knuffels voor verschillende merken. Dromenjager is merkhouder van de Benelux en Europese woord- en beeldmerken Woezel & Pip. Zij verleent licenties aan verschillende partijen die Woezel & Pip producten op de markt brengen. Partijen hebben een licentieovereenkomst gesloten. Op basis van die overeenkomst wordt het IBTT verboden de producten via Kruidvat te verkopen. IBTT vordert primair Dromenjager te veroordelen de verkoop van de voorraad van IBTT aan Kruidvat toe te staan, aangezien de bepalingen uit de licentieovereenkomst waarop Dromenjager zich beroept in strijd zijn met artikel 101 VWEU en artikel 6 Mededingingswet. Partijen staan in een verticale verhouding tot elkaar. Uit de Groepsvrijstelling en de Richtsnoeren volgt dat indien sprake is van een ‘hardcore’ beperking de overeenkomst niet valt onder de Groepsvrijstelling. Op basis van het Expedia-arrest moet ervan worden uitgegaan dat een hardcore beperking moet worden aangemerkt als een merkbare beïnvloeding, waardoor de de minimis-mededeling niet van toepassing is. De bepalingen in de licentieovereenkomst zijn ‘hardcore’ beperkingen. Ook gaat het om beperkingen op de kring van klanten aan wie IBTT mag leveren. De conclusie is dan ook dat de bestreden licentievoorwaarden in strijd zijn met artikel 101 VWEU en derhalve nietig zijn. De verkoop van de knuffels aan Kruidvat is toegestaan.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 10 september 2020, IEF 19503; ECLI:NL:RBAMS:2020:4618 (Eisers tegen Sony Music NL) Kort geding. Naburige rechten. Licentieovereenkomst. Eiser 2 is een muzikant en Eiser 1 is het platenlabel dat de muzikant heeft opgericht. In 2013 is de muzikant doorgebroken met een single. Een Duitse producer heeft de track geremixt. De muzikant en Sony Music hebben vervolgens een licentieovereenkomst gesloten voor zowel de single, als de remix. Partijen raken in geschil over de afrekening van royaltyvergoedingen en geïnde naburige rechten. Sony Music heeft volgens eisers niet voldaan aan haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Yesterday Dutch radio and television broadcaster AVROTROS broadcasted the first part of the long expected and prestigious series ‘Vliegende Hollanders’ (‘Flying Dutchmen’ or is it ‘Turbulent Skies’?) which has already received big applause in the press. The series covers the apparently difficult relationship between Anthony Fokker, famous Dutch aircraft manufacturer, and Albert Plesman, founder of KLM Dutch Royal Arlines (KLM). Fokker, eager to become KLM’s preferred supplier of aircrafts after the first World War, Plesman striving for KLM to become a major player in commercial international aviation.

There is a special reason for me to look forward to the series. In 1989 Willem Hoyng advised me to write a doctorate about private international law and intellectual property, a field which seemed to be rather underexplored and apparently (on first sight) not a ‘happy marriage’ in that it did not gave rise to a lot of case law.

Although I unfortunately did not succeed (due to various reasons I shall not elaborate about) the subject still intrigues me after so many years. In 1989 the Dutch Supreme Court (Hoge Raad) confirmed in the Interlas/Lincoln case that a Dutch court may grant injunctions ‘vis-à-vis’ infringements of intellectual property rights occurring abroad (of course provided such infringements are present according to the applicable law or laws, for example if intellectual property rights are involved obtained on a country by country basis). Until then such an explicit decision of the Hoge Raad had been non-existent. Seen in retrospective the decision can be also awarded an extraterritorial effect itself: it was a perfect ‘signboard’ to attract a substantive and continuous stream of international intellectual property litigation to the Netherlands. The Netherlands is still considered to be an attractive country for starting such proceedings.

De vertegenwoordigers van producenten en importeurs van consumentenelektronica (NLdigital, NLconnect, TechniekNederland, FIAR CE en STOBI) hebben minister Dekker gevraagd om het huidige thuiskopiesysteem onder de loep te nemen, zo meldt NLdigital. De brancheverenigingen vinden dat de bescherming van auteursrechten via deze regeling steeds meer uit de pas loopt met de technische en economische realiteit. De directe aanleiding voor de oproep is de vaststelling van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding [IEF 19499].

De Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding (SONT) heeft de hoogte van de nieuwe tarieven voor de thuiskopievergoeding vastgesteld voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Het aantal kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken dat door consumenten voor privégebruik wordt gemaakt, is de afgelopen jaren gestegen. Dit vertaalt zich in hogere tarieven voor onder meer mobiele telefoons. Voor andere dragers zoals tablets en wearables gaat de vergoeding om dezelfde reden omlaag. Ook is een korting in de vergoeding voor refurbished apparaten afgesproken.

Het nieuwe tarievenbesluit van de SONT is het resultaat van onderhandeling tussen vertegenwoordigers van enerzijds rechthebbenden en anderzijds fabrikanten en distributeurs van de hardware via welke de thuiskopievergoeding wordt geïnd. Het besluit is ditmaal bij meerderheid (zij het de kleinst mogelijke) vastgesteld. De onderhandelaars laten zich leiden door ontwikkelingen in het consumentengebruik van apparaten (‘voorwerpen’) die het mogelijk maken auteursrechtelijk beschermde werken te kopiëren voor eigen gebruik. Daartoe wordt doorlopend gebruikersonderzoek uitgevoerd door Kantar Public. Het onderzoek houdt rekening met nieuwe technologische en juridische ontwikkelingen in Nederland en de EU en betrekt zo spoedig mogelijk nieuwe voorwerpen en gebruikswijzen.