Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 november 2015, IEF 15471; ECLI:NL:RBZWB:2015:7266 ([verdachte])
Strafrecht. Bewezenverklaring van (medeplegen van) handel in merkvervalste goederen, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie waarvan verdachte de leider was. Bewijs rechtmatig verkregen. Aangiftes merkhouders bruikbaar. Geen gevangenisstraf wegens overschrijding van de redelijke termijn en feit dat verdachte alweer ruim 3 jaar op vrije voeten is en geen justitiecontacten meer heeft gehad. Onvoorwaardelijke gevangenisstraf gelijk aan voorarrest (105 dagen), 180 dagen voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd van 3 jaar, 240 uur taakstraf en geldboete van € 10.000.

Rechtbank Den Haag 18 november 2015, IEF 15470; ECLI:NL:RBDHA:2015:13222 (Crocs tegen Real SB Warenhaus)
Gemeenschapsmerk. Bevoegdheidsincident. Bevoegdheid ogv 97 lid 5 GMVo, 82 lid 5 GModVo en 7 lid 2 EEX-II Vo door invoer in Nederland. Crocs vordert een inbreukverbod tegen Real. Real stelt dat de Nederlandse rechter onbevoegd is. De rechter wijst dit verweer af. De goederen zijn aangetroffen door de douane in Nederland, wat leidt tot een inbreuk op artikel 9 GMVo en een dreigende inbreuk in Nederland. Dat de goederen voor winkels in Duitsland bestemd zijn doet niet af aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen.

4.2. Crocs heeft gesteld dat Real inbreuk maakt op haar merkrechten door invoer van goederen die merkinbreuk maken. Uit de dagvaarding blijkt voorts dat de goederen waarvan Crocs stelt dat deze inbreukmakend zijn, door de douane in Nederland zijn aangetroffen. Invoer is op grond van artikel 9 GMVo een aan de merkhouder voorbehouden handeling. Er is derhalve sprake van een dreigende inbreuk in Nederland. Dit leidt ertoe dat de Nederlandse rechter internationaal bevoegd is. Die bevoegdheid is op grond van artikel 97 lid 5 jo. 98 lid 2 GMVo beperkt tot de dreigende inbreuk in Nederland.

4.3. Dat de goederen bestemd zijn voor winkels in Duitsland en Real geen winkels in Nederland heeft, zoals zij stelt, leidt niet tot een ander oordeel. Nog afgezien van de door Crocs aangevoerde omstandigheid dat Real onderdeel is van een concern waartoe ook rechtspersonen behoren die wel vestigingen in Nederland hebben, is het enkele invoeren (evenals uitvoeren) een aan een merkhouder voorbehouden handeling.

4.4. Het voorgaande geldt evenzeer voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op het Gemeenschapsmodelrecht. De rechtbank verwijst naar artikel 82 lid 5 GmodVo. Op grond van artikel 83 lid 2 GmodVo is ook deze bevoegdheid beperkt tot de inbreuk in Nederland.

4.5. De rechtbank is op grond van artikel 7 lid 2 Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX II-Vo) eveneens bevoegd ter zake de auteursrechtelijke vorderingen. Gezien de vastgestelde dreiging van invoer en in het verkeer brengen in Nederland vormt Nederland het “handlungsort”, de plaats waar de schadeveroorzakende feiten zich dreigen voor te doen.

4.6. Wat betreft de slaafse nabootsing is eveneens gesteld dat een onrechtmatige verhandeling in (onder meer) Nederland dreigt. De rechtbank is daarom ter zake deze vorderingen eveneens bevoegd op grond van artikel 7 lid 2 EEX II-Vo.

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 14 oktober 2015, IEF 15469; ECLI:NL:RBNHO:2015:10330 (Lichtfabriek Haarlem tegen Goudse Lichtfabriek)
Handelsnaam. Vaststellingsovereenkomst. Lichtfabriek Haarlem komt in rechte op tegen de handelsnaam als gevoerd door de Goudse Lichtfabriek op grond van haar oudere handelsnaamrechten. Zij vordert dat de Goudse Lichtfabriek het voeren van de handelsnaam Lichtfabriek in alle vormen staakt. Anders dan Lichtfabriek Haarlem beweert, oordeelt de rechter dat zij gebonden is aan de vaststellingsovereenkomst. De rechtbank komt echter tot de conclusie dat de Goudse Lichtfabriek niet is nagekomen en zij wordt geboden dit alsnog te doen. De vorderingen worden deels toegewezen.

4.2. Nu Lichtfabriek Haarlem onderbouwd stelt dat zij ten gevolge van het gebruik dat LF Gouda maakt van de naam ‘(De) Lichtfabriek (Gouda)’ wordt geconfronteerd met derden die haar onderneming met die van LF Gouda verwarren, heeft Lichtfabriek Haarlem voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde geboden. De gevorderde dwangsom is zodanig nauw verwant met de gevorderde geboden, dat Lichtfabriek Haarlem ook voldoende spoedeisend belang heeft bij deze nevenvordering.

Handelsnaaminbreuk
4.4. Lichtfabriek Haarlem erkent dat partijen ter beëindiging van hun handelsnaamgeschil een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten, waarvan de inhoud is vervat in de e-mail van mr. Wiegerinck aan mr. Rutte van 21 april 2015 en die is bevestigd in de e-mails van mr. Rutte van 23 april 2015, respectievelijk 1 mei 2015 (verder: de vaststellingsovereenkomst). Zij stelt evenwel dat zij de vaststellingsovereenkomst bij dagvaarding heeft vernietigd, aangezien deze tot stand is gekomen onder invloed van bedrog dan wel ten gevolge van dwaling. Lichtfabriek Haarlem betoogt in dit kader dat zij bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst een - bewust door LF Gouda bewerkstelligde - verkeerde voorstelling van zaken had, aangezien zij niet wist dat wijziging van de naam van de Facebookpagina van LF Gouda niet meer mogelijk was.

4.5. De voorzieningenrechter acht het, gelet op de betwisting daarvan door LF Gouda, niet aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat sprake is van bedrog door LF Gouda, of dwaling aan de zijde van Lichtfabriek Haarlem. LF Gouda wijst er immers terecht op dat partijen bij de totstandkoming van de vaststellingsovereenkomst rekening hebben gehouden met de mogelijkheid dat de naam van de Facebookpagina niet aangepast kon worden. Dit blijkt uit de e-mails van 10 april 2015, 21 april 2015 en 23 april 2015, waarin is vermeld: “Voor zover aanpassing niet mogelijk zou zijn, dient de pagina c.q. het account te worden verwijderd en een nieuwe te worden aangemaakt” respectievelijk “Toewijzing van het verzoek is vrijwel zeker. Onverhoopte afwijzing staat niet in de weg aan de betrachtte inspanning en een bereikte regeling”. Van dwaling is dan ook geen sprake geweest. Daarnaast blijkt nergens uit dat LF Gouda op voorhand wist dat Facebook een verzoek tot naamswijziging zou weigeren. Gelet hierop kan Lichtfabriek Haarlem niet worden gevolgd in haar standpunt dat zij bewust door LF Gouda in de valse veronderstelling is gebracht dat de naam van de Facebookpagina gewijzigd kon worden.

4.6. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Lichtfabriek Haarlem gebonden is aan de vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst hebben partijen afspraken gemaakt over het handelsnaamgebruik van LF Gouda. Lichtfabriek Haarlem kan zich dan ook niet, in afwijking van de vaststellingsovereenkomst, zonder meer op de Handelsnaamwet beroepen. De vordering onder I zal daarom worden afgewezen.

Website
4.11. Het gebruik van de term ‘De Lichtfabriek’ in de informatieve teksten op de website kan strikt genomen zo gelezen worden dat wordt verwezen naar de locatie waarin het door LF Gouda geëxploiteerde restaurant gevestigd is. Doordat de naam LF Gouda echter nagenoeg niet voorkomt op de website, de locatie steevast met een hoofdletter wordt aangeduid, en het woord ‘Lichtfabriek’ nodeloos opvallend wordt gebruikt (het tabblad ‘LICHTFABRIEK’ links bovenaan elke pagina zou ook de naam ‘Locatie’ kunnen hebben en het woord “DE LICHTFABRIEK” zou niet op elke pagina in grote witte letters hoeven te worden vermeld), is het naar het oordeel van de voorzieningenrechter aannemelijk dat een bezoeker van de website denkt dat de onderneming van LF Gouda als handelsnaam ‘de Lichtfabriek’ voert en dat deze onderneming het logo ‘LF’ heeft. De voorzieningenrechter is dan ook van oordeel dat LF Gouda in strijd met de overeenkomst op haar website de term ‘de Lichtfabriek’ gebruikt als verwijzing naar haar onderneming. Aldus schiet LF Gouda toerekenbaar tekort in de nakoming van de overeenkomst.

Facebook en Twitter
4.19. De voorzieningenrechter is van oordeel dat LF Gouda is tekortgeschoten in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. In de eerste plaats kan, anders dan LF Gouda betoogt, niet worden geconcludeerd dat LF Gouda zich heeft ingespannen om de naam van haar Facebookpagina te wijzigen. Uit het door LF Gouda overgelegde verzoek tot naamswijziging blijkt slechts dat Facebook niet heeft ingestemd met een naamswijziging op grond van een verkeerde spelling. Niet valt uit te sluiten dat Facebook, indien zij op de hoogte zou worden gesteld van het handelsnaamgeschil c.q. de vaststellingsovereenkomst, wél zou meewerken aan een (tweede) naamswijziging. Ten tweede heeft LF Gouda onvoldoende onderbouwd dat er geen andere mogelijkheden zijn om alsnog tot naamswijziging te komen. Tot slot heeft zij nagelaten het gebruik van de naam ‘De Lichtfabriek Gouda’ op Facebook te staken door een nieuwe Facebookpagina te starten onder de naam LF Gouda.

4.20. Ten aanzien van Twitter geldt het volgende. LF Gouda erkent dat zij ook na het sluiten van de overeenkomst op twitter het account LF Gouda@goudselichtfbrk gebruikt. Zij stelt zich evenwel op het standpunt dat dit gebruik in overeenstemming is met de vaststellingsovereenkomst. Zij voert daartoe enerzijds aan dat het woord ‘goudselichtfbrk’ niet het woord ‘lichtfabriek’ bevat, en anderzijds dat zij met het woord ‘goudselichtfbrk’ alleen verwijst naar de locatie van haar onderneming. Dit verweer faalt. Voor een ieder is duidelijk dat met de letters ‘fbrk’ het woord ‘fabriek’ wordt bedoeld. LF Gouda gaat daar zelf ook van uit; zij voert immers aan dat dit woord verwijst naar de locatie van haar onderneming. Daarnaast verwijst de term ‘LF Gouda@goudselichtfbrk’ niet naar de locatie, maar naar de twitteraar die de tweet heeft geplaatst, LF Gouda. Dit gebruik is onder de vaststellingsovereenkomst dan ook niet toegestaan.

Het lichtbord
4.26. Ook met betrekking tot het lichtbord kan de vordering tot correcte en volledige nakoming van de overeenkomst derhalve worden toegewezen. Overigens betekent dit niet zonder meer dat LF Gouda het lichtbord dient te verwijderen. Op grond van de overeenkomst is handhaving van het lichtbord immers toegestaan indien voor derden duidelijk is dat niet de onderneming, maar de locatie wordt aangeduid. Dit kan LF Gouda ook bewerkstelligen door in haar restaurant duidelijk te maken dat de naam van het restaurant LF Gouda is, bijvoorbeeld door gebruik van deze naam bij de voordeur en op menukaarten.

Rechtbank Rotterdam 25 november 2015, IEF 15468; ECLI:NL:RBROT:2015:8646 (Recom tegen Newcorp c.s.)
Merkenrecht. Geen beeldmerkinbreuk vanwege instemming merkhouder met fabricage zonnepanelen [vgl. IEF 14721]. Of er ook toestemming was voor invoer behoeft niet te worden onderzocht, nu het gaat om niet-communautaire goederen. Tussen partijen staat immers vast dat de zonnepanelen niet-communautaire goederen zijn die nog niet in het vrije verkeer van de EU zijn gebracht. Er is onrechtmatig douanebeslag gelegd, deze dienen te worden vrijgegeven en de schade dient te worden vergoed.

5.2. De rechtbank verklaart voor recht dat:
( a) Recom met het handelen zoals omschreven in de conclusie van eis in reconventie
onrechtmatig heeft gehandeld en handelt jegens APL doordat Recom misbruik maakt van Verordening 608/2013;
( b) het door Recom gepretendeerde merkrecht “Recom” de ‘lien’ van APL op de twee door
haar vervoerde containerladingen zonnepanelen tot zekerheid van de betaling door de
‘Merchant’ van de overeengekomen container demurrage vergoeding en de door APL
gemaakte wegtransport kosten, surveykosten en opslagkosten niet inperkt, anders dan
de consequentie dat bij executie van de ‘lien’ van APL de zonnepanelen niet op de
Europese markt mogen worden gebracht;

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2015, IEF 15468 (Linkkers tegen PriHealth)
Uitspraak ingezonden door Koen Konings, ZENN Advocatuur. Auteursrecht. Software. 843a Rv. 1019i Rv. Zie eerder IEF 14016. Linkkers implementeert ondersteuning in de huisartsenpraktijk. PriHealth ontwikkelt maatwerksoftware voor de zorg. In eerste aanleg vorderde Linkkers al inzage in bescheiden waaruit (mede)auteursrecht op softwareapplicatie ZorgIQ zou blijken. PriHealth stelt dat Linkkers niet ontvankelijk is in hoger beroep. Het Hof gaat hier niet in mee en oordeelt dat vanwege het karakter van 843a Rv het kort geding moet worden aangemerkt als de eis in de hoofdzaak als bedoeld in 1019i Rv. De vordering tot afgifte en inzage wordt echter wederom afgewezen. De grieven falen en het bestreden vonnis wordt bekrachtigd.

4.4 Naar het oordeel van het hof is Linkkers ontvankelijk in het door haar ingestelde hoger beroep. In een geval als dit is het bewijsbeslag gelegd teneinde daarvan afschrift en inzage te kunnen verkrijgen in een op artikel 843a Rv gebaseerde (vervolg)procedure. De uitoefening van het in artikel 843a Rv bedoelde recht op inzage - mits aan de daarvoor gestelde vereisten is voldaan - is mede erop gericht een partij in de gelegenheid te stellen haar proceskansen in te schatten alvorens een (bodem)procedure in te stellen. Met het karakter van deze specifieke voorlopige maatregel past het dan ook niet te verlangen dat al vóór de inzage is verkregen een inbreukprocedure wordt gestart. In dit geval dient dan ook het onderhavige-(hoger beroep in) kort geding te worden aangemerkt als eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv.

4.6 Het hof overweegt verder als volgt. Voor een gemeenschappelijk auteursrecht is vereist dat de bijdrage van de medeauteur van dien aard is, dat deze heeft bijgedragen tot de auteursrechtelijk beschermde inhoud (trekken) van het uiteindelijke werk. Dat een partij inhoud heeft ingebracht in een uiteindelijke applicatie, is op zichzelf nog niet voldoende om daarop een gemeenschappelijk auteursrecht te baseren. De bijdrage van de (beweerdelijke) mede-auteur moet eraan hebben bijgedragen dat het eindproduct voldoet aan het oorspronkelijkheidsvereiste voor een auteursrechtelijk werk. Dit vereiste houdt in dat het werk een eigen intellectuele schepping van de maker(s) vormt, zoals bedoeld in HvJEU 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465 (lnfopaq 1) en HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY1533 (Hauck/Stokke)).

4.7 Uit de eigen stellingen van Linkkers blijkt dat zij een vergelijking wenst te maken van het door haar ingebrachte materiaal met (de onderliggende stukken van) het door PriHealth op de markt gebrachte eindproduct (Zorg-IQ). Het gaat volgens Linkkers om het gebruik door PriHealth van "door Linkkers bedachte en door Linkkers aangedragen, van hardcopy in digitale vorm omgezette benaderingen, stroomlijnen en stroomdiagrammen, behandelstappen, protocollen en vragenlijsten" (memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel hoger beroep, onder 5). Van Linkkers mocht - zeker gezien het gemotiveerde verweer van PriHealth op dat punt - worden verwacht zoveel mogelijk toe te lichten en te onderbouwen welke auteursrechtelijk relevante (creatieve) inbreng Linkkers heeft gehad bij de samenwerking met PriHealth. Linkkers heeft evenwel niets getoond van de gestelde hard copy noch enige (voldoende) nadere toelichting gegeven van (het auteursrechtelijke karakter van) haar inbreng bij de samenwerking. Zo valt op dat ook van de enige concreet benoemde ingebrachte 'hard copy'-het 'Handboek POH-GGZ' van Linkkers-ook in hoger beroep geen exemplaar is overgelegd, terwijl PriHealth reeds in eerste aanleg heeft betwist dat dit handboek voldoet aan de eisen voor een auteursrechtelijk werk. Linkkers heeft ook niet toegelicht waarom inbreng van de zich bij haai bevindende hard copy niet van haar zou kunnen"worden gevergd. Zij heeft zich in hoger beroep opnieuw slechts op het standpunt gesteld dat dit voorafgaand aan de inzage niet van haar kan worden verlangd en, zo begrijpt het hof, slechts in samenhang met de stukken waarvan inzage wordt verlang zou kunnen worden beoordeeld of die inbreng (waaronder de gestelde 'hard copy') auteursrechtelijk relevant is. Dit laatste valt evenwel niet in te zien, terwijl dat Linkkers niet ervan behoefde te weerhouden het zich bij haar bevindende materiaal, dat zij wenst te vergelijken met de stukken van PriHealth, in deze procedure over te leggen of ter zitting te tonen. Ook de (aard, inhoud en omvang van de) inbreng die en "- toen zij nog toegang tot de ontwikkelomgeving hadden - in het programma hebben aangepast en aangevuld" (pleitnota in hoger beroep 5. 7) heeft Linkkers in het geheel niet nader geconcretiseerd of toegelicht, waartoe het verweer_ van PriHealth echter wel aanleiding gaf. De bij memorie van grieven als productie 3 overgelegde (summiere) toelichting is door PriHealth (memorie van antwoord, productie 2) puntsgewijs en gemotiveerd betwist, waarop Linkkers vervolgens (bij pleidooi) niet meer is teruggekomen. Ten slotte heeft Linkkers niet (voldoende) betwist dat het bij de informatie over de zorgpaden, waarover Linkkers PriHealth heeft geïnformeerd, gaat om als zodanig niet auteursrechtelijk beschermde informatie. De omstandigheid dat Linkkers, naar zij stelt, 65 uur heeft meegewerkt aan het onderhavige project, is ook niet voldoende om daarop in het kader van deze 843a Rv-procedure een voldoende aannemelijke aanspraak als mede- auteursrechthebbende te kunnen baseren.

Voorz. NL Rechtbank van Koophandel Brussel 6 november 2015, IEF 15466 (Gold Meat Belgium tegen Leyco)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen normaal gebruik beeldmerk. Vervallenverklaring. Gold Meat is houdster van het beeldmerk Pickanterie. Waar eerst Gold Meat leverancier van pikanterie aan Delhaize was, werd begin 2015 deze positie overgenomen door Leyco. Gold Meat vordert dat Leyco het gebruik van het beeldmerk staakt. De voorzitter oordeelt het beeldmerk vervallen wegens gebrek aan normaal gebruik. De vorderingen worden afgewezen.

24. Uit de van het dossier blijkt dat Gold Meat op haar internet-pagina's enkel de omschrijvende woorden "pickanterie” of "Pick'antede" gebruikt, maar niet haar beeldmerk, om pickanterie aan te duiden (zie stukken C1 en C2 bundel Delhaize). Dat wordt bevestigd door het merendeel van de stukken die Gold Meat zelf voorlegt waarin geen enkele keer het beeldmerk voorkomt:
(…)
AI die stukken hebben gemeen dot er nergens gebruik wordt gemaakt van het litigieuze beeldmerk. Ze bevatten Iouter een verwijzing naar het soortproduct pickanterie (zoals bijvoorbeeld ook naar kipkap wordt verwezen), overigens zonder dat zelfs maar wordt bewezen dat dat woord - laat staan her beeldmerk - op de producten zelf werd aangebracht.

25. Het gebruik van de woorden "pickanterie" of "Pick'anterie" is geen normaal gebruik van het beeldmerk, noch is het gebruik van een gewijzigd teken een normaal gebruik van het beeldmerk.

26. Het beeldmerk PICK'ANTERIE bevat eveneens belangrijke figuratieve elementen. Die figuratieve elementen domineren her beeldmerk en het zijn bijgevolg die figuratieve elementen die ervoor zouden kunnen zorgen dat her merk eventueel voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk ingeschreven te zijn voor vleesproducten en met name pikanterie. De eenvoudige vermelding van de woord "Pickanterie" en/of "Pick'anterie" ter aanduiding van de pickanterie kan dus bezwaarlijk gelden als een normaal gebruik van het litigieuze beeldmerk.

27. Maar ook het gebruik van een gewijzigd teken kan niet gelden als een normaal gebruik van her Iitigieuze beeldmerk, zoals blijkt uit de geciteerde rechtspraak.

30. Het bewijs van een normaal gebruik moet objectief en concreet worden geleverd: "Het bewijs van her normaal gebruik dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen.“

Dit afdoend gebruik moet worden bewezen aan de hand van concrete objectieve elementen over "de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van bet gebruik.

Het normale gebruik van een merk kan "niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens (...) worden aangenomen, doch moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van bet merk op de betrokken markt bewijzen.

De Rechtbank van koophandel te Gent oordeelde aldus dat het merk POWERROOF moest worden doorgehaald omdat "Uit de door verweerster voorgelegde stukken blijkt dat verweerster bet merk Powerroof gebruikt in haar catalogi, folders en promotiemateriaal zonder dat verweerster een daadwerkelijke commercialisering van de waren op de markt aantoont (...).,,

De loutere publicatie van het litigieuze beeldmerk van Gold Meat in vier advertenties in vaktijdschriften en her gebruik van de drie etiketten bij een etiketcontrole tonen geenszins een daadwerkelijke commercialisering aan van de waren onder dat beeldmerk en gelden niet als een normaal gebruik. Her enige gebruik dat Gold Meat heeft gemaakt in de relevante periode strookt niet met de voornaamste functie van het merk, die erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben.

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 november 2015, IEF 15465; ECLI:NL:RBDHA:2015:13782 (Agfa Graphics tegen FujiFilm Manufacturing)
Octrooirecht. Spoedeisend belang. Agfa is houdster van EP 327. Er is een CTP-overeenkomst tussen partijen overeengekomen, op grond waarvan beide partijen voor een bepaalde pool van octrooien zes licentieopties kunnen uitoefenen. Volgens Agfa valt EP 327 niet onder de overeenkomst. Fuji bestrijdt dit, maar zegt momenteel geen gebruik te willen maken van haar optierecht. Drukplaten worden sinds 2005 op de markt gebracht, maar tot mei 2013 heeft Agfa gewacht om Fuiji aan te spreken. Agfa begint een procedure tegen Fuji op grond van inbreuk op EP 327. De rechter oordeelt dat er geen spoedeisend belang aan de zijde van Agfa bestaat nu zij niet voortvarend gehandeld heeft. De voorzieningen worden afgewezen.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat Fuji de drukplaten waar het in dit kort geding over gaat reeds sinds 2005 op de markt brengt en dat sindsdien geen wezenlijke verandering in de werkzaamheid van de platen heeft plaatsgevonden (Agfa stelt ook dat de platen alle om dezelfde reden inbreuk maken). Agfa heeft evenwel tot mei 2013 gewacht alvorens zij Fuji aansprak, zonder overigens adequaat toe te lichten dat en waarom de drukplaten van Fuji op EP 327 inbreuk zouden maken (vgl. 2.7.). Agfa heeft geen, althans onvoldoende rechtvaardiging voor dit tijdverloop gegeven. Naar voorlopig oordeel is niet aannemelijk dat Agfa, naar zij stelt, zich eerst in 2013, in het kader van een (inbreuk)procedure tegen een derde (zie 2.4.), is gaan realiseren dat Fuji’s drukplaten onder de beschermingsomvang van EP 327 vallen. De procedure tegen die derde was reeds in 2008 gestart en daarin is voor Nederland in januari 2013 door het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan. Het geding in feitelijke instanties was derhalve in mei 2013 ruimschoots doorlopen. Bovendien zijn de onderzoeksmogelijkheden van Agfa niet afhankelijk van hetgeen zich in andere inbreukprocedures afspeelt. Dat zij van onderzoek heeft afgezien vanwege een, naar Agfa stelt maar Fuji betwist, onjuiste mededeling over de daglichtstabiliteit op het etiket van de Fuji-drukplaten waardoor Agfa ‘jarenlang op het verkeerde been [is] gezet’ wordt voorshands niet aannemelijk geacht. Fuji heeft er in eerste termijn terecht op gewezen dat Agfa zelfs met intern marketingmateriaal van Fuji uit 2011 op de proppen komt waarin aangegeven wordt dat de Fujiplaten wèl tegen wit (dag)licht kunnen (productie EP30) zodat Agfa volgens Fuji heeft geweten hoe het met de daglichtstabiliteit zat. Dit laatste heeft Agfa in tweede termijn ook niet weersproken. Evenmin wordt aannemelijk geacht dat Agfa aanvankelijk dacht dat de PLE- en PJE-platen geen inbreuk zouden maken omdat de octrooien vereisen dat de verhoging van de oplosbaarheid van de belichte delen van de platen door een niet-chemische verandering wordt veroorzaakt en van MDDS ten onrechte werd gedacht dat de ontleding daarvan een substantiële bijdrage aan het beeldvormend mechanisme zou leveren, althans dat dit Agfa van onderzoek zou hebben weerhouden; Fuji heeft er nog op gewezen dat de door Agfa aangesproken partijen in de in 2.4. bedoelde procedure een zelfde stof hadden.

4.9. Los van het voorgaande geldt dat Agfa ook na mei 2013 allerminst voortvarend heeft gehandeld. Nadat Fuji in juni 2013 op de brief van Agfa had gereageerd heeft Agfa gedurende een half jaar geen nadere stappen ondernomen. Tussen januari 2014 en mei 2014 is er vervolgens wel gecorrespondeerd tussen partijen, maar zonder uitzicht op een concreet resultaat op korte termijn. Agfa heeft vervolgens wederom tien maanden gewacht met het bij deze rechtbank aanhangig maken van VRO-bodemprocedures ter zake van onder meer EP 327. Agfa heeft niet inzichtelijk gemaakt dat zich vervolgens – vijf (!) maanden nadien – omstandigheden hebben voorgedaan die ertoe hebben geleid dat het belang bij optreden in rechte spoedeisend is geworden. Dat de inbreukprocedure tegen de derde partij en het daarin spelende beroep op de ongeldigheid van EP 327 eerst in juli 2015 door een uitspraak van de Hoge Raad definitief werd beslist, kwalificeert niet als zodanige omstandigheid. In januari 2013 was reeds door de hoogste feitelijke instantie over de geldigheid van het octrooi beslist en, uitgaande van de regel dat de voorzieningenrechter zijn oordeel dient af te stemmen op de uitspraak in de bodemprocedure, heeft Agfa niet inzichtelijk gemaakt waarom het desondanks noodzakelijk was de uitspraak van de Hoge Raad af te wachten.

Vzr. Rechtbank Den Haag 27 november 2015, IEF 15464 (I4F tegen Unilin)
Uitspraak mede ingezonden door Wouter de Jong, Freshfields Bruckhaus Deringer. Octrooirecht. Internationale bevoegdheid. I4F is houdster van EP 724. Later heeft zij octrooi aangevraagd voor Click4U. Unilin stelt dat deze laatste aanvraag inbreuk maakt op haar octrooi EP 341. Omdat volgens I4F EP341 nietig is, vraagt zij Unilin te verklaren deze niet tegen haar in te roepen, wat Unilin afwijst. I4F vordert vernietiging van het Nederlandse deel voor EP 341. Nu Liechtenstein geen EU-lidstaat is en geen partij is bij het EVEX-Verdrag zijn beperkingen in beginsel niet van toepassing op vorderingen. Echter de rechtbank oordeelt zichzelf niet bevoegd. I4F wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen.

4.5. Voor zover voor vorderingen B de geldigheid van buitenlandse delen van EP 341 moet worden beoordeeld, bestaat gezien de artikelen 24 lid 4 EEX II-Vo respectievelijk artikel 22 lid 4 EVEX-Verdrag geen bevoegdheid voor de hoofdprocedure. Nu Unilin in Nederland is gevestigd en derhalve een reële band als bedoeld in het arrest HvJEG 17 november 1998 (C-391/95, Van Uden - Decoline, r.o. 40) geacht kan worden aanwezig te zijn, kan de bevoegdheid in dit kort geding echter worden gebaseerd op artikel 35 EEX IIVo. Het bepaalde in artikel 24 lid 4 EEX II-Vo verzet zich daar niet tegen omdat slechts een voorlopige inschatting van de geldigheid van het buitenlandse deel van het octrooi wordt gemaakt (vergelijk HvJEU 12 juli 2012, C-616/10, Solvay - Honeywell, r.o. 51). Aan te nemen is dat hetzelfde geldt voor de verhouding tussen artikel 31 EVEX-Verdrag en artikel 22 lid 4 EVEX-Verdrag.

4.6. Met partijen is ter zitting gesproken over de betekenis van het slot van overweging 33 van de considerans van de EEX II-Vo, in het bijzonder of gezien deze overweging het voorgaande anders zou moeten worden beoordeeld. De overweging luidt:
Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht dat bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moet het vrije verkeer ervan worden gewaarborgd krachtens deze verordening. Voorlopige en bewarende maatregelen die door een gerecht als hierboven bedoeld zijn gelast zonder dat verweerder is gedaagd te verschijnen, mogen evenwel niet worden erkend en ten uitvoer gelegd, tenzij de beslissing waarin de maatregel is vervat, vóór de tenuitvoerlegging aan de verweerder is betekend. Dit laat de erkenning en tenuitvoerlegging van dergelijke maatregelen krachtens nationaal recht onverlet. Wanneer voorlopige en bewarende maatregelen zijn gelast door een gerecht van een lidstaat dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, moeten de gevolgen van de maatregelen krachtens deze verordening worden beperkt tot het grondgebied van die lidstaat.

4.7. Uit de context van de overweging blijkt echter dat de in de laatste zin bedoelde beperking ziet op de erkenning en tenuitvoerlegging van de maatregelen. De beperking is aangebracht in artikel 2 onder a EEX II-Vo dat bepaalt dat voor de toepassing van hoofdstuk III (erkenning en tenuitvoerlegging) het begrip „beslissing” (slechts) voorlopige en bewarende maatregelen omvat die zijn gelast door een gerecht dat overeenkomstig de verordening bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen. Artikel 31 EEX-Vo oud, thans 35 EEX II-Vo, is echter ongewijzigd gebleven.

4.8. Gezien artikel 2 onder a EEX II-Vo zal bij toewijzing van vorderingen B het gelaste verbod niet – in ieder geval niet op basis van de verordening - buiten Nederland kunnen worden erkend en tenuitvoergelegd. Dat laat onverlet dat bevoegdheid van deze rechtbank bestaat dergelijke maatregelen te gelasten en dat als gevolg in voorkomend geval door Unilin verbeurde dwangsommen in Nederland op haar kunnen worden verhaald.

4.9. Voor vorderingen C geldt dat geen bevoegdheid kan worden aangenomen om deze maatregelen te gelasten omdat zij een inmenging vormen in de rechtsmacht van het buitenlandse gerecht en daarmee de toepassing van de bevoegdheidsregels van de EEX IIVo worden ingeperkt (vergelijk HvJEG 27 april 2004, C-159/02, Turner - Grovit, r.o. 27, 29 en 31).

4.10. Nu Liechtenstein geen EU-lidstaat is en geen partij is bij het EVEX-Verdrag zijn beperkingen als hiervoor besproken in beginsel niet van toepassing op vorderingen D. Deze rechtbank is bevoegd om van de hoofdzaak kennis te nemen en derhalve eveneens om voorlopige grensoverschrijdende maatregelen te treffen die zien op het Liechtensteinse deel van EP 341. Indien ook voor Liechtenstein zou moeten worden aangenomen dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is over de geldigheid van het daar van kracht zijnde deel van EP 341 te oordelen, geldt zoals hiervoor is overwogen dat zulks niet in de weg staat aan een voorlopige inschatting van de geldigheid van het octrooi in dit kort geding.

Rechtbank Limburg 25 november 2015, IEF 15463 (Smartvital tegen Gezondheid aan Huis)
Uitspraak ingezonden door Rens Jan Kramer, Boels Zanders. Vergelijkende reclame. Smartvital verkoopt voedingssupplementen onder de naam LTO3. Gezondheid aan Huis biedt in haar webshop voedingssupplementen aan waarbij zij vergelijkende reclame tussen LTO3 en Orkestra gebruikt. Smartvital vordert dat Gezondheid aan Huis elke vergelijking tussen LTO3 en Orkestra staakt. De rechter beoordeelt per uiting en komt tot de slotsom dat Gezond aan Huis de vergelijkende reclame deels moet staken.

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van misleidende (vergelijkende) reclame, moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de reclame zich richt of die zij bereikt, de zogeheten "maatman". Van misleidende reclame zal met name sprake kunnen zijn indien de reclame onjuiste of onvolledige mededelingen bevat. De feitelijke vaststelling dat sprake is van een onjuiste of onvolledige mededeling brenb echter noá niet mee dat deze ook misleidend is. Daartoe is nodig dat de mededeling de maatman misleidt of kan misleiden en door haar misleidende karakter zijn economische gedrag kan beïnvloeden. Een mededeling kan daarom pas als misleidend worden gekwalificeerd, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid van materieel belang is voor de beslissing van de maatman om al dan niet tot de desbetreffende rechtshandeling (in dit geval: de aanschaf van LT03) over te gaan. [n dat geval is immers redelijkerwijs aannemelijk dat de onjuistheid of onvolledigheid het economisch gedrag van de maatman kan beïnvloeden. Het gaat er dus om dat de onjuistheid of onvolledigheid van voldoende materieel belang is om de maatman te misleiden en of de mededeling op zichzelf beschouwd een misleidend karakter heeft. De voorzieningenrechter zal de vordering met inachtneming van deze uitgangspunten beoordelen.

De mededeling dat Orkestra goedkoper is dan LT03
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de mededeling dat Orkestra goedkoper is, misleidend is voor de maatman consument, omdat deze geen objectieve vergelijking van de prijs inhoudt. Gelet op de hoeveelheid bij beide producten genoemde werkzame stof LTheanine waarvan zowel Orkestra als LT03 100 milligram per capsule bevat en het aantal capsules per potje is LT03 objectief gezien goedkoper dan Orkestra. De omstandigheid dat Orkestra op basis van de respectievelijk door de producenten van LT03 en Orkestra gegeven doseringsadviezen goedkoper is in gebruik, maakt dit niet anders. Tussen partijen is immers niet in geschil dat voor zowel LT03 als Orkestra geldt dat het van de subjectieve beleving van de consument afhankelijk is aan welke dosering hij behoefte heeft. Het betoog dat de totale hoeveelheid werkzame stof ín Orkestra groter is dan in LT03, zodat (ook) op basis daarvan kan worden gesteld dat Orkestra verhoudingsgewijs goedkoper is, kan evenmin tot een ander oordeel leiden, aangezien de producten niet exact dezelfde werkzame stoffen bezitten zodat op basis daarvan geen objectieve vergelijking kan worden gemaakt tussen de totale hoeveelheid werkzame stof per capsule in relatie tot de prijs. Gelet hierop is de vergelijking tussen Orkestra en LT03 voor zover deze inhoudt dat Orkestra goedkoper is dan LT03 niet geoorloofd.

De mededeling dat bij Orkestra veel lagere dosis benodigd zou zijn dan bij LT03
De voorzieningenrechter heeft de mededeling dat bij Orkestra een lagere dosis benodigd zou zijn dan bij LT03 niet in de thans ter beoordeling voorliggende reclame dan wel in de beantwoording van door consumenten gestelde vragen aangetroffen, zodat de vordering van Smartvital B.V. ten aanzien van dit onderdeel niet slaagt. Voor zover Smartvital B.V. het oog heeft op de weergave van de door de producenten van LT03 en Orkestra gegeven doseringsadviezen slaagt haar vordering evenmin. Zonder nadere toelichting, die Smartvital B.V. niet heeft gegeven, valt niet in te zien dat en op grond waarvan de zakelijke weergave van de doseringsadviezen op zichzelf misleidend in de zin van artikel 6:194 BW dan wel anderszins in strijd is met artikel 6:194a BW.

De mededeling dat (enkel) Orkestra een vegetarische capsule bevat
De voorzieningenrechter is van oordeel dat de mededeling "vegetarische capsule" onder het kopje voordelen van Orkestra misleidend is, nu deze mededeling ten onrechte de suggestie wekt dat alleen Orkestra een vegetarische capsule bevat, terwijl Smartvital B.V. onweersproken heeft gesteld dat LT03 eveneens een vegetarische capsule heeft. In dit verband overweegt de voorzieningenrechter dat Gezondheid Aan Huis B.V. in het kader van haar verweer op dit punt weliswaar erop heeft gewezen dat Orkestra een vegetarisch product is, omdat er geen visolie of visgelatine in is verwerkt, terwijl LT03 wel bestanddelen van vis bevat, maar dit verweer slaagt niet aangezien de aanduiding capsule in het normale taalgebruik (uitsluitend) betrekking heeft op het omhulsel en niet (ook) op de inhoud daarvan. De vergelijking tussen Orkestra en LT03 is op dit punt dan ook niet geoorloofd.

De mededeling dart de werkzame stof Omega-3 uit Marine Phytoplankton veel beter wordt opgenomen dan de "normale visolie uit Omega-3” of krillolie
De voorzieningenrechter is van oordeel dat voor de mededeling dat de werkzame stof Omega-3 uit Marine Phytoplankton veel beter wordt opgenomen dan de "normale visolie omega-3" of krillolie, zoals verwoord in antwoord op een van de door consumenten gestelde vragen, geldt dat deze niet wordt gedaan in het kader van een vergelijking van Orkestra met LT03. Gelet hierop is ten aanzien van deze mededeling dan ook geen sprake van vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW. In zoverre slaagt de vordering dan ook niet. Voor zover Smartvital B.V. betoogt dat deze mededeling, hoewel deze niet in het. kader van vergelijkende reclame wordt geuit, dient te worden verwijderd omdat het een misleidende mededeling in de zin van 6:194 BW betreft, gaat de voorzieningenrechter daaraan voorbij aangezien Smartvital B.V. op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat deze mededeling misleidend is.

De mededeling dat Gezondheid aan Huis sinds 2013 leverancier is van LTO3
De voorzieningenrechter begrijpt dat Smartvital B.V. het oog heeft op de in de reclame opgenomen zin "Sinds 2013 is LT03 van Herb-e-Concept onderdeel van ons assortiment." Ook voor deze mededeling geldt dat deze niet als vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW kan worden beschouwd, zodat de vordering tot verwijdering op basis van deze grondslag niet toewijsbaar is. De voorzieningenrechter acht de mededeling evenmin misleidend in de zin van artikel 6:194 BW, aangezien Gezondheid Aan Huis B.V. onweersproken heeft gesteld dat zij LT03 ook nadat Smartvital B.V. de levering aan haar heeft gestaakt, nog steeds verkoopt.

Slotsom
Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering tot verwijdering van de (vergelijkende) reclame voor Orkestra toewijsbaar is voor zover deze betrekking heeft op het verwijderen en verwijderd houden van de mededeling dat Orkestra goedkoper is dan LT03 en de mededeling dat Orkestra een vegetarische capsule bevat, daarbij suggererend dat LT03 geen vegetarische capsule heeft. Gezondheid Aan Huis B.V. mag vergelijkende reclame maken tussen Orkestra en LT03, mits deze reclame voldoet aan de daaraan in artikel 6:194a BW gestelde eisen. Het ligt op de weg van Gezondheid Aan Huis B.V. om zich rekenschap te geven van die eisen en die eisen na te leven. De vordering om alle vergelijkingen te verwijderen zal daarom worden afgewezen. Om dezelfde reden zal eveneens de vordering om Gezondheid aan Huis B.V. te veroordelen tot een eventueel vervangende vergelijkende reclame voor publicatie ter goedkeuring aan Smartvital B.V. voor te leggen worden afgewezen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 november 2015, IEF 15462;ECLI:NL:GHARL:2015:8854 (All Round tegen Simstars)
Uitspraak ingezonden door Nanda Ruyters en Lotte van Gorp, BRight Advocaten. Slaafse nabootsing. All Round vordert staking van de productie en verkoop door Simstars van inbreukmakende sieraden. Tegen eventuele slaafse nabootsingen heeft All Round met succes in rechte opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz en de auteursrechtinbreuken van Kannai, maar het ging om andere hangers. All Round heeft vier ondernemingen een sommatie gestuurd, waarna deze de verhandeling staakten. Deze initiatieven zijn onvoldoende om slaafse nabootsingen aan te nemen en moeten voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing blijven. De rechtbank wijst de vordering af vanwege onvoldoende onderscheidend vermogen. Het hof wijst de grieven van All Round af en bekrachtigt de eerdere vonnissen [IEF 13915].

4.6. Het hof overweegt hierover als volgt. Het betoog van All Round kan in zoverre worden gevolgd dat bij het bepalen van de eigen plaats van de “Mi Moneda” hanger op de markt, de op de markt aanwezige producten van anderen dan die van Simstars die moeten worden beschouwd als onrechtmatige, slaafse nabootsingen van de “Mi Moneda” hanger niet tot het zogenaamde “Umfeld” dienen te worden gerekend. De slaafse nabootsing van dergelijke producten van derden behoeft niet te zijn vastgesteld bij rechterlijke uitspraak en kan aannemelijk worden gemaakt in de procedure tegen de gedaagde. Daarvoor dient de eiser wel te stellen en bij betwisting aannemelijk te maken dat de producten van deze derden op grond van de in 4.4. genoemde criteria moeten worden aangemerkt als slaafse nabootsingen van zijn product en bovendien dat de eiser zich voldoende heeft ingespannen om de verhandeling op de Nederlandse markt van de nabootsingen te doen beëindigen door het verzenden van sommaties of het aanhangig maken van verbodenvorderingen. All Round heeft noch voldaan aan de eerste voorwaarde, noch aan de tweede. Haar uitwerking van de stelling dat de genoemde hangers slaafse nabootsing zijn, is ten aanzien van Eligio Moneda, Desir, Dyki en MyWatch te summier. Wat betreft de tegen de eventuele slaafse nabootsingen genomen acties heeft All Round zich er op beroepen dat zij in rechte met succes is opgetreden tegen de onrechtmatige gedragingen van Dutch Designz B.V. en de auteursrechtinbreuken van Kannai International B.V., maar daarbij ging het niet om de hier bedoelde hangers. All Round heeft voorts betoogd dat zij aan vier ondernemingen een sommatie heeft gestuurd in verband met slaafse nabootsingen van haar munten en haar hangers, waarna deze ondernemingen de verhandelingen van de producten hebben gestaakt. Slechts één van deze brieven heeft kennelijk betrekking op een van de hier bedoelde hangers, te weten de Eligio Moneda; voor de overige brieven is dat onduidelijk nu All Round daarover niets heeft gesteld. Deze initiatieven zijn onvoldoende om van de overige vijf in 4.5 genoemde producten, die op de markt worden gebracht door ondernemingen die All Round kennelijk nog niet heeft aangeschreven, te kunnen aannemen dat zij als slaafse nabootsingen voor de beoordeling van het onderscheidende vermogen buiten beschouwing moeten blijven. Nu All Round niet heeft betwist dat de hangers vergelijkbaar zijn met de “Mi Moneda”-hanger (integendeel dat juist heeft bevestigd door te stellen dat het ging om nabootsingen) en onvoldoende heeft betwist dat deze in februari 2012 al op de markt waren, is de slotsom dat de “Mi Moneda”-hanger geen onderscheidend vermogen en geen eigen plaats op de markt had, toen Simstars de “Nikki Lissoni”-hanger in februari 2012 op de markt bracht.

Lees de uitspraak (pdf/html)