Tijdens het jaarlijkse Symposium "Intellectuele Eigendom" in het Hotel Figi in Zeist dat de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) organiseert, is de VIE-prijs 2013 voor een publicatie op het gebied van de Intellectuele Eigendom of het ongeoorloofde mededingingsrecht uitgereikt.

De jury bestaande uit voorzitter Mr. Josine Fasseur-Van Santen, Gerechtshof Den Haag, Prof. Mr. Charles Gielen, Nauta Dutilh en Universiteit Groningen en Dr. Jeroen den Hartog, Hoyng Monegier en, bij gelegenheid, Prof. Mr. Dirk Visser heeft de VIE-prijs dit jaar uitgereikt aan twee winnaars:

Robbert Sjoerdsma voor zijn bijdrage in het BMM Bulletin getiteld 'Meten is weten Waar op te letten bij het gebruik van marktonderzoeken in merkenzaken voor het BHIM?' en Jurre Reus voor zijn bedrage in de IER getiteld ´De Bescherming van IE-rechten op platforms voor user-generated content - in hoeverre is een maatregel tot preventief filteren mogelijk'.

Gerecht EU 13 maart 2013, zaak T-553/10 (Biodes / OHMI - Manasul Internacional (FARMASUL))

Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de aanvrager van het beeldmerk met het woordelement „FARMASUL” voor waren van de klassen 5, 30 en 31, en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1034/20091 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 3 september 2010 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van de nationale beeldmerken met de woordelementen „MANASUL” en „MANASUL ORO” voor waren van de klassen 5, 30 en 31.

Het Gerecht EU wijst het beroep af. Gezien de auditieve en visuele gelijkenis, de overeenstemming in waren en diensten en het onderscheidend vermogen kan er verwarringsgevaar worden vastgesteld. Het woordelement "Farma" van het merk FARMASUL is beschrijvend voor de waar, het betreft echter het dominante woordelement "sul". Het achtervoegsel "sul" is in beide merken „FARMASUL” en „MANASUL” aanwezig. Niet de term "Farma", maar het achtervoegsel "sul" domineert het aangevraagde merk en leidt tot de conclusie dat sprake is van verwarringsgevaar met het oudere beeldmerk.

79. Dans la décision attaquée, la chambre de recours, au vu de l’identité ou de la similitude des produits couverts par les signes en conflit, des similitudes visuelles et phonétiques entre ceux-ci, de l’absence de possibilité de comparaison conceptuelle entre ceux-ci et du caractère distinctif élevé acquis par la renommée de la marque antérieure, a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit (point 51 de la décision attaquée). En particulier, la chambre de recours a conclu que les éléments verbaux primeraient sur les éléments figuratifs et seraient donc les éléments dominants desdits signes. Les signes seraient perçus et mémorisés par le public pertinent par leurs éléments verbaux. En outre, le suffixe « sul » de la marque demandée serait son élément dominant, son préfixe « farma » étant descriptif des produits désignés (point 34 de la décision attaquée).

81. L’OHMI estime qu’il existe un risque de confusion entre les signes en conflit, les produits couverts par lesdits signes étant identiques ou très similaires, les signes étant similaires visuellement et phonétiquement et la marque antérieure ayant acquis un caractère distinctif élevé en Espagne. Le suffixe « sul » serait l’élément dominant et distinctif de la marque demandée. Concernant le caractère distinctif du suffixe « sul », l’OHMI fait valoir que la requérante n’aurait pas établi l’utilisation généralisée de marques contenant ce suffixe sur le marché pertinent, à savoir en Espagne. L’intervenante allègue également l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

83. Il en résulte que ce n'est pas le terme « farma », mais le suffixe « sul », non descriptif et distinctif, qui domine l'élément verbal de la marque demandée, qui, à son tour, domine la marque demandée.

Op andere blogs:
MARQUES (General Court: Farmasul v. Manasul)

Programma  / inschrijven

Op woensdag 13 maart 2013 zal het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom plaatsvinden in Zeist dat de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI) organiseert in samenwerking met de Orde van Octrooigemachtigden, de Licensing Executives Society (LES), de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM), de Vereniging voor Mededingingsrecht en de Vereniging voor Auteursrecht.

Voor leden VIE/AIPPI/mee-organiserende verenigingen: € 235,00. Op vertoon van een (kopie) van een collegekaart zijn studenten tegen een gereduceerd tarief welkom (€135 ipv €235).

Inschrijven link
Waar Hotel Figi, ZEIST
Wanneer 13 maart 2013, 9:30 - 17:20
Prijs voor leden VIE/AIPPI/mee-organiserende verenigingen: € 235,00. Op vertoon van een (kopie) van een collegekaart zijn studenten tegen een gereduceerd tarief welkom (EUR 135 ipv EUR 235).
Programma
09.30 Ontvangst
10.00 Opening door de dagvoorzitter – Drs Koen Bijvank, Vereenigde
10.05 - 10.35 Introductie juridisch kader rondom downloadverboden
Prof. Dr. Bernt Hugenholtz, Universiteit Amsterdam
10.35 - 11.20 Business models op het internet
Niels Aalberts, Friendly Fire B.V.
11.25 - 11.45 Koffiepauze
11.45 - 12.30 Cross border jurisdiction in IP cases
Mr. Richard Ebbink, Brinkhof
12.30 - 12.45 Uitreiking van de VIE-prijs
Jury: voorzitter Mr. Josine Fasseur-Van Santen, Gerechtshof Den Haag,
Prof. Mr. Charles Gielen, Nauta Dutilh en Universiteit Groningen,
Dr. Jeroen den Hartog, Hoyng Monégier
12.45 - 13.45 Aperitief en lunch
13.45 - 14.30 How to successfully license IP portfolios
Ir. Joost Bekkers, Philips Intellectual Property & Standards
14.30 - 15.00 Koffiepauze
15.00 - 17.00
Sessie I (joint program with AIPPI US division of AIPLA)
Voorzitter Drs Koen Bijvank, Vereenigde
Topic 1: Patentable subject-matter
US speaker Joerg-Uwe Szipl, Griffin & Szipl, PC
NL speaker Mr Francisco Fernandez y Branas, European Patent Office
Topic 2: Trade secrets
US speaker Joseph Calvaruso, Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP
NL speaker Mr. Wouter Pors, Bird & Bird

Sessie II (debat): Het nationale merk
Voorzitter Mr. Peter Blok, Rechtbank Den Haag
Debater I Mr. Josine van den Berg, Klos Morel Vos & Schaap
Debater II Mr. Ilja Morée, De Brauw Blackstone Westbroek

Sessie III (debat): Slaafse nabootsing
Voorzitter Mr. Tanja Tanja-Van den Broek, Gerechtshof Den Haag
Debater I Mr. Annemarie Verschuur, Nauta Dutilh
Debater II Mr. Arvid van Oorschot, Freshfields Bruckhaus Deringer

17.00-17.20 Plenaire samenvatting debatten
17.20 Sluiting door de voorzitter en aansluitend borrel

Vzr. Rechtbank Den Haag 7 maart 2013, zaaknr. C/09/436173 / KG ZA 13-102 (Advance Magazine Publishers en Condé Nast Publications tegen Remark en Booking The Stars B.V.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Celebrity endorsement en merkgebruik. Toerekenbaarheid van uitingen.

Advance Magazine is een uitgeverij met dochter Condé die sinds 1892 VOGUE uitgeeft. Advance is houdster van verschillende woord- en beeldmerken. Remark drijft een groothandel in lichamelijke verzorging. Eén van haar merken / handelsnaam is VOGUE (COSMETICS) Exclusive. Booking the Stars is een boekingsbureau voor onder meer presentatoren en artiesten voor uiteenlopende evenementen en biedt ook zogeheten celebrity endorsement, waarbij een bekend persoon wordt gekoppeld aan een merk of product teneinde promotie te maken voor het merk of product.

“Vogue is voor mij, eh .. , dat is begonnen voor mij als een magazine. Zo ken ik Vogue. Ik hou gewoon heel erg veel van fashion, van mode, ik lees Vogue van voor naar achter van achter naar voor en daarnaast straalt dat echt uit wat ik eigenlijk ook een beetje probeer te zijn. En dat komt met het merk Vogue Exclusive heel erg naar voren ook. Het is gewoon een heel mooi en heel... het is gewoon een heel mooi merk.”

In maart 2012 heeft Advance geconstateerd dat Remark X als celebrity endorser heeft ingeschakeld voor de promotie van haar lijn VOGUE Exclusive. Advance heeft Remark gemeld dat zij artikel 2 van de overeenkomst schendt doordat de celebrity endorser van VOGUE Exclusive verwijst naar het tijdschrift van VOGUE Magazine, zie onder meer bovenstaand citaat.

Advance legt aan haar vordering tot een verbod op schending van de overeenkomst ten grondslag dat Remark handelt in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit artikel 2 van de overeenkomst en dat de uitingen van Booking the Stars en
X zijn verricht in het kader van hun celebrity endorsement overeenkomst met Remark, zodat deze uitingen aan Remark zijn toe te rekenen op grond van artikel 6:172 BW. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar.

Remark dient schending van overkomst te staken, door het persbericht rondom Vogue Exclusive en de promotiefilm niet te gebruiken. Remark dient tevens inbreuk op het merk VOGUE (PROMOTIONS) te staken en gestaakt te houden.

 

Wanprestatie / Promotiefilm
5.8. Het verweer van Remark dat uit de promotiefilm duidelijk blijkt dat er reclame wordt gemaakt voor producten van Remark, omdat de directeur van Remark in de promotiefilm in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van Remark vertelt over de cosmeticaproducten van het merk VOGUE, slaagt evenmin. Naar voorlopig oordeel brengt die omstandigheid niet mee dat Remark refereert aan het tijdschrift VOGUE op een wijze die toegestaan is op grond van artikel 2 van de overeenkomst. Dat artikel bepaalt dat Remark niet mag refereren aan het tijdschrift VOGUE en een redelijke uitleg van de overeenkomst brengt mee dat die bepaling ook uitingen omvat waarin het merk VOGUE van Remark en haar producten worden genoemd of getoond.

Wanprestatie / Advertentie Grazia, Radiocommercial
5.10. Advance heeft ter onderbouwing van deze stelling aangevoerd dat het onderwerp mode sinds jaar en dag centraal staat in het tijdschrift VOGUE en dat het tijdschrift VOGUE zeer invloedrijk is in de mode wereld, zodat door gebruik van het merk VOGUE op een manier dat het relevante publiek een verband legt met mode, indirect wordt verwezen naar het tijdschrift VOGUE. Naar voorlopig oordeel is dit onjuist. Uit de tekst van de overeenkomst volgt dat het Remark niet is toegestaan direct of indirect te verwijzen naar het tijdschrift VOGUE en andere publicaties van Advance. Het is voorshands niet aannemelijk geworden dat het de bedoeling van de bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken partijen is geweest dat Henkel (en daarmee nu Remark) zich ook verplichtte niet te verwijzen naar de belangrijkste onderwerpen die in die publicaties aan bod komen of dat Advance artikel 2 van de overeenkomst in redelijkheid zo ruim mocht begrijpen. Had Advance dit bedoeld, dan had het op haar weg gelegen dit expliciet op te nemen in de overeenkomst. Daarbij is van belang dat huidverzorgings- en parfumproducten enerzijds en mode anderzijds dicht tegen elkaar gelegen markten zijn. Het voorgaande betekent dat, anders dan Advance meent, het Remark in beginsel vrijstaat het woord ‘mode’, ‘fashion’, of mode-gerelateerde termen te gebruiken, te refereren aan het onderwerp mode en te verwijzen naar een mode- of stijlicoon ten behoeve van de marketing van haar producten, zolang zij daarbij niet verwijst naar Advance of haar publicaties.

I.a Wanprestie Remark door uitingen Booking the Stars?
5.11. Naar voorlopig oordeel brengt een redelijke uitleg van de overeenkomst mee dat uitingen van derden die in opdracht van Remark promotie maken voor de producten van Remark ook onder de verplichtingen van Remark op grond van de overeenkomst vallen. Immers, de overeenkomst zou een dode letter worden als de verplichtingen van Remark geen schendingen van de overeenkomst zouden omvatten, uitgevoerd door derden in haar opdracht. Uitingen die Booking the Stars in opdracht van Remark heeft verricht zijn daarom op grond van de overeenkomst aan Remark toerekenbaar. De voorzieningenrechter zal daarom nagaan in hoeverre de uitingen van Booking the Stars in opdracht van Remark zijn verricht en, zo ja, of die uitingen in strijd zijn met de overeenkomst. Het beroep van Advance op artikel 6:172 BW is hierbij niet van toepassing, alleen al omdat dat ziet op aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden van vertegenwoordigers, niet op wanprestatie.

I.b Wanprestatie Remark door uitingen X?
5.16 (...) Daarvoor is echter voorshands oordelend wel vereist dat het om uitingen gaat waarbij het voor het publiek duidelijk is dat X die in haar hoedanigheid van het gezicht van VOGUE Exclusive naar buiten brengt, of dat het publiek haar uitsluitend of in de eerste plaats ziet als het gezicht van VOGUE Exclusive en niet meer in de eerste plaats als actrice, presentatrice, model of ontwerpster. In de bewuste uitingen wordt er niet op gewezen dat X ‘het gezicht van’ VOGUE Exclusive is. Voorts is niet aannemelijk geworden dat het publiekX bij al haar uitingen in de eerste plaats als het gezicht van VOGUE Exclusive beschouwt. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat Remark - bij monde van X - heeft verwezen naar het tijdschrift VOGUE en kunnen deze uitingen van X op sociale media niet aan Remark worden toegerekend.

I.c Tussenconclusie wanprestatie Remark
II. Onrechtmatige daad Booking the Stars en X
5.21. Advance heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat Booking the Stars en X onrechtmatig jegens haar handelen, door zich niet te houden aan de overeenkomst. Booking the Stars en X zijn echter niet aan de overeenkomst gebonden. Van onrechtmatig handelen door bewust mee te werken aan schending van de overeenkomst door Remark is voorshands oordelend evenmin sprake. Uit het voorgaande volgt dat uitsluitend het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive’ en de promotiefilm schendingen van de overeenkomst vormen. Booking the Stars en X hebben deze uitingen verricht, danwel daaraan bijgedragen, voordat Advance hen had gewezen op de overeenkomst, zodat niet aannemelijk is dat zij bewust meewerkten aan schending van de overeenkomst door Remark.

III. Merkinbreuk
5.28. Nu Remark merkinbreuk maakt door de openbaarmaking van de promotiefilm en het persbericht ‘lancering VOGUE Exclusive, is het door Advance gevorderde merkinbreukverbod ten aanzien van Remark toewijsbaar.
5.29. Booking the Stars enX hebben geen inbreuk gemaakt op merkrechten van Advance. Daarom faalt ook het beroep van Advance op artikel 6:172 BW (of 6:171 BW). Die artikelen vereisen immers een ‘fout’ van Booking the Stars en/of X, die dan tevens een onrechtmatige daad van Remark zou kunnen vormen. Van een fout in de zin van deze bepalingen door Booking the Stars en/of X is bij gebreke van een merkinbreuk echter geen sprake.

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 maart 2013 C/09/433647 / KG ZA 12-1438 Basil B.V. tegen Burgers Lederwarenfabriek Wijchen B.V.)

Uitspraak ingezonden door Thera Adam-van Straaten, Kneppelhout & Korthals N.V..

Auteursrechten. Niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrechten, slaafse nabootsing. Beslagrecht (beperkt).

Basil ontwikkelt en verkoopt fietsmanden onder het merk BASIL (Denton, Dorset, Dalton-fietsmandenserie). Burgers is eveneens actief in de handel in artikelen voor rijwielbranche, waaronder fietsmanden (Java, Sabah en Bali- de New Looxs fietsmandenserie). Naar aanleiding van een emailcorrespondentie heeft Basil de Douane verzocht op de treden in de zin van art. 5 Anti-Piraterij Verordening.

Burgers wordt niet gevolgd in haar betoog dat Basil slechts uit het Umfeld reeds verschillende bekende elementen heeft samengevoegd en dat daardoor de Denton te weinig oorspronkelijk zou zijn. Keuzes kunnen ook bestaan in het op een bepaalde manier combineren van (deels) al bekende elementen. De conclusie luidt dat naar voorlopig oordeel de (relatief lage) drempel voor auteursrechtelijke bescherming (net) wordt gehaald. Van een inbreuk door New Looxs' Java op de Basil Denton is sprake in het geval (zie r.o. 4.14 e.v.). Er is geen inbreuk door de Sabah en Bali met respectievelijk de Denton en Dalton (4.15, 4.16).

De overige aangedragen grondslagen te weten het niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht en slaafse nabootsing, bieden Basil slechts bescherming tegen namaak / één-op-één kopie, maar daarvan is geen sprake.

Er is onduidelijkheid over de precieze inhoud van de container met de beslagen zaken, waarin zich mogelijk een nieuw, enigszins gewijzigde uitvoering van de Java bevindt, en Basil heeft voldoende belang bij afgifte van de zaken. Dit wordt beperkt tot maximaal drie exemplaren van ieder daarin voorkomend model New Looxs Java. Een verschillende kleur wordt tevens als een ander model aangemerkt. De voorzieningenrechter gebiedt de staking van inbreuk in de EER en recall-actie en plaatsing van dat bericht op haar website gedurende 4 weken.

4.14. Voorshands oordelend is daarvan sprake. Ook de New Looxs Java bezit twee lederen banden die het deksel aan de achterzijde met de rieten mand verbinden en kennen een vormgeving die overeenstemt met die van de Basil Denton; zij zijn immers voorzien van, per band, twee opvallende kruissteken. Ook de lederen band die is bevestigd aan de voorkant van het deksel en die doorloopt naar de voorzijde van de mand, kent een dergelijke kruissteek. Op de plaats waar het oog van de verticale band samenvalt met het op de voorzijde van de mand aangebrachte kruisslotje, loopt, net als bij de Basil Denton, een horizontale band, waarop, aan weerszijden van de verticale band, twee kruissteken zijn aangebracht. De mand van Burgers verschilt alleen hierin dat de beide zijkanten van de mand geen handvat kennen dat van een (PU-)lederen omhulsel is voorzien, terwijl de onderzijde van het handvat niet recht maar iets rond loopt. Deze verschillen zijn evenwel niet zodanig dat zij zorgen voor een afwijkende, niet met Basil Denton overeenstemmende, totaalindruk. Dat New Looxs Java slechts zes staanders telt, zoals Burgers nog heeft aangevoerd, maakt dit niet anders. Hetzelfde geldt voor het gebruik van echt leer ten opzichte van PU. De conclusie is dan ook de New Looxs Java inbreuk maakt op het auteursrecht ten aanzien van de Basil Denton.

4.19. Nu hiervoor de New Looxs Java voorshands inbreukmakend is geoordeeld en derhalve van de vereiste rechtsbetrekking kan worden uitgegaan, heeft Basil op zich rechtmatig belang bij afgifte voor zover dit kan dienen tot staving van de gestelde inbreuk. De vraag kan echter worden gesteld welk belang Basil daarbij nog heeft nu zij die inbreuk in dit geding, mede aan de hand van een model van het inbreukmakende product, al genoegzaam heeft onderbouwd. Ter zitting is echter verwarring ontstaan over de precieze inhoud van de container met de beslagen zaken. Burgers heeft bij monde van haar statutair directeur Z aanvankelijk verklaard dat zich in de container slechts modellen bevinden van de New Looxs Java en de New Looxs Sabah in een ‘black-wash’ uitvoering, terwijl Basil aan de hand van de foto’s van de douane in de veronderstelling verkeert dat het om alleen bruine modellen zou gaan. Bij dit alles komt dat Burgers ter zitting ook nog een nieuwe, enigszins gewijzigde uitvoering van de New Looxs Java in een zwarte kleurstelling heeft laten zien, die Basil nog niet eerder had gezien en waarvan onduidelijk is of dit model zich ook in de beslagen partij bevindt. Onder die omstandigheden heeft Basil naar voorlopig oordeel voldoende belang bij afgifte, zij het dat afgifte van alle zaken uit de container niet proportioneel wordt geacht voor het te bereiken doel, zodat zij wordt beperkt tot maximaal drie exemplaren van ieder daarin voorkomend model New Looxs Java (een verschillende kleur tevens als een ander model aanmerkend), zoals in het dictum te bepalen. Het kennelijke argument van Basil dat (volledige) afgifte ook dient ter vaststelling van de omvang van de inbreuk en de geleden schade, maakt het vorenstaande niet anders nu daarbij het spoedeisend belang niet kan worden ingezien: zulks kan immers eerst in de hoofdzaak in het kader van de begroting van de schade aan de orde komen indien definitief is vastgesteld dat inbreuk heeft plaatsgevonden.

4.20. De gevorderde afgifte wordt geweigerd ten aanzien van de New Looxs Sabah en Bali. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de overeenstemmingsvraag (Denton - Sabah) respectievelijk trivialiteit van het ontwerp (Dalton – Bali) wordt voorshands niet ingezien dat een inbreukvordering ter zake enige kans van slagen heeft zodat ook niet van de bij een inzagevordering aan te leggen (minder zware) maatstaf van een redelijk vermoeden van inbreuk is uit te gaan.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT (Piraterij en fietsmanden)

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 22 januari 2013, zaak C-49/13 (MF 7 a.s. tegen MAFRA a.s.)

Merkenrecht. Contractenrecht. Is met de toepassing van Davidoff [IE Klassieker Merkenrecht] voor wat betreft 'de goede trouw' altijd sprake van een acte éclairé? Instemmen met gedrag en de verzwakking of beperking van exclusieve rechten.

Dagblad ‘Mladá fronta’ bestaat sinds 1945 en wordt uitgegeven door de onderneming met dezelfde naam. De naam en ook de afkorting ‘mf’ bestaan nog steeds, maar is pas in 1991 gedeponeerd. In 1990 hebben leden van de redactieraad van MF de NV MaF opgericht die een krant uitgeeft ‘Mladá fronta DNES’ De onderneming MF en de NV MaF sluiten zakelijke overeenkomsten onder meer over de inschrijving van de publicatierechten van dagblad Mladá fronta DNES. MaF heeft later een deel van haar vermogen, waaronder de publicatierechten, ondergebracht in MAFRA a.s. Ook de overeenkomsten zijn aan die situatie aangepast.

In maart 1991 vraagt de rechtsopvolger van Mlada fronta (Mladá fronta a.s. Praag) inschrijving van het samengestelde merk ‘Mladá fronta’. In oktober 1991 vraagt MAFRA inschrijving van ‘Mladá fronta DNES’ (zowel in kleine als grote letters). De nietigverklaring van deze inschrijving wordt in september 2012 gevorderd door MF 7 a.s. Praag, merkhouder is MAFRA a.s. Praag. Verzoekster stelt dat verweerster op moment van indiening van de aanvraag niet te goeder trouw handelde. In de eerder gesloten overeenkomsten was niets geregeld over de industriële rechten. Verzoekster wijst op het langdurige en intense gebruik van het merk. Verweerster meent dat ten tijde van de indiening van de merkaanvraag de goede trouw niet uitdrukkelijk geregeld was. Ook wijst zij op de eerdere inschrijving van de publicatierechten waartegen de oorspronkelijke merkhouder destijds geen bezwaar had.

De verwijzende Tsjechische rechter constateert dat de uitspraak van het Hof in de zaak Davidoff ook toegepast kan worden voor wat betreft de ‘goede trouw’, maar twijfelt of hij daarmee deze zaak oplost. Hij laat het dan ook aan het Hof over of hier sprake zou zijn van een ‘acte éclairé’ en stelt het Hof de volgende vragen:

1. Moet artikel 3, lid 2, sub d, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten] aldus worden uitgelegd dat voor de beoordeling of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, enkel omstandigheden die bleken vóór of op de datum van indiening van de merkaanvraag relevant zijn, of kunnen ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van de merkaanvraag, in aanmerking worden genomen als bewijs dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

2. Moet het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691) algemeen worden toegepast op alle zaken waarin wordt onderzocht of een merkhouder heeft ingestemd met gedrag waardoor zijn exclusieve rechten kunnen worden verzwakt of beperkt?

 

3. Kan goede trouw van een aanvrager van een jonger merk worden afgeleid uit de situatie dat de houder van een ouder merk met hem overeenkomsten heeft gesloten op basis waarvan deze houder instemde met de publicatie van periodiek drukwerk waarvan de benaming overeenstemde met het jongere merk, en met de inschrijving van dat drukwerk door de aanvrager van het jongere merk, en die aanvrager bij zijn publicatie ondersteunde, maar de aspecten van het intellectuele-eigendomsrecht niet uitdrukkelijk in deze overeenkomsten waren geregeld?

4. Voor zover ook omstandigheden die zich voordeden na de indiening van een merkaanvraag relevant kunnen zijn om te beoordelen of een merkaanvrager te goeder trouw handelde, kan dan, subsidiair, uit de situatie dat de houder van het oudere merk bewust het bestaan van het betwiste merk gedurende ten minste tien jaar heeft gedoogd, worden afgeleid dat de merkaanvrager te goeder trouw handelde?

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 12 december 2012, C-35/13 (ASS.I.CA. en Krafts Food Italia SpA tegen Felino e.a.)

Herkomstaanduiding. Bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van de Felino-salami. Kan een vereniging aanspraak maken op uitsluitend recht om geografische oorsprongbenaming te gebruiken zonder een bindende beschikking van de lidstaat over de grenzen en productiewijzen.

Verweersters zijn salamimakers en hun vertegenwoordigster ‘Associazione’. Zij hebben in 1998 verzoeksters gedagvaard wegens schending van de oorsprongsbenaming ‘Felino’ door een salamisoort op de markt te brengen die uitsluitend op het grondgebied van Parma (en dus door verweersters) geproduceerd mag worden.

De eis wordt in eerste instantie toegewezen. Ondanks het feit dat de benaming niet op Europees niveau is geregistreerd maar er is een nationale regeling die het product wel beschermt. De faam die het product geniet komt van de kenmerken die zijn ontstaan door de bijzondere microflora uit de directe omgeving. Verzoeksters zijn tegen die beslissing in hoger beroep gegaan maar ook daar worden Assica en Kraft in het ongelijk gesteld.  De geadieerde rechter meent dat een prejudiciële verwijzing niet nodig is omdat de nationale regeling naast die van Verordening. 2081/92 zou mogen bestaan.

Het Italiaanse Hof van Cassatie meent dat de bescherming van een oorsprongsbenaming niet kan afhangen van een formele registratie, zodat de vraag is of de Verordening hier van toepassing is. Hij stelt het Hof de volgende vragen:

a) Moet artikel 2 van verordening nr. 2081/1992 aldus worden uitgelegd dat een vereniging van producenten geen aanspraak kan maken op een uitsluitend recht om binnen de Gemeenschap gebruik te maken van een geografische oorsprongsbenaming die op het grondgebied van een lidstaat wordt gebruikt om een bepaald type salami aan te duiden, zonder dat zij tevoren van deze lidstaat een bindende beschikking heeft verkregen waarin is aangegeven wat de grenzen van het geografische productiegebied zijn, hoe de salami wordt geproduceerd en aan welke vereisten producenten eventueel moeten voldoen om de benaming te mogen gebruiken?

 

b) Welke regeling is in de gemeenschappelijke markt en in een lidstaat van toepassing op een geografische benaming die niet geregistreerd is, in het licht van de bepalingen van verordening nr. 2081/1992?

Conclusie A-G HR 8 maart 2013, nr. 11/05558 (G-Star International BV tegen Benetton Group SpA)

Conclusie ingezonden door Niels Mulder, DLA Piper.

Vormmerkenrecht. Conclusie tot verwerping. Slechts nog oordeel over wezenlijke waarde van de waar-uitsluiting.

Deze vormmerkenzaak wordt thans voor de derde keer aan de Hoge Raad voorgelegd. HR 2006 (IEF 3437, herstelarrest IEF 2756), antwoord prejudiciële vragen HvJ EU IEF 4745, HR 2009 (IEF 7779) en nu de conclusie na laatste uitspraak Hof 's-Gravenhage (IEF 10171).

De Advocaat-Generaal meent dat het nu te beoordelen principale beroep van G-Star niet slaagt.

"Ik heb daarin geen klachten aangetroffen die nopen tot beoordeling met het oog op rechtsvorming of rechtseenheid (in de zin van art. 81 lid 1 RO), en dus ook niet tot het stellen van nadere prejudiciële vragen aan het HvJ EU. (...) Ook het incidentele beroep van Benetton dat betrekking heeft op twee proceskostenkwestie zal ik tot verwerping concluderen"

Uit het samenstel van de arresten van de Hoge Raad van 2006 en 2009 blijkt dat het verwijzingshof nog slechts tot taak had om alsnog te beoordelen of Benettons beroep op nietigheid van G-Stars vormmerken op grond van de 'wezenlijke waarde van de waar-uitsluiting (wwu)' opging, en zulks nog slechts aan de hand van de 'in cassatie niet bestreden, maatstaf [of] de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen.'

Onderdeel 1: bevat geen klacht
Onderdeel 2: faalt wegens verkeerde lezing van het bestreden arrest
Onderdeel 3: toepasselijkheid wwu moet gesteld (en bewezen) worden, er is sprake van weging van argumenten, niet van ongeoorloofde aanvulling van feiten
Onderdeel A: proceskostenveroordeling ontbreekt aan feitelijke grondslag (r.o. 3.5)
Onderdeel B: proceskostenveroordeling ex 1019h Rv; (temporeel) is 1019h Rv niet van toepassing (r.o. 3.7 e.v.)

Uit 't persbericht:

The Council today reached a political agreement on a draft regulation aimed at strengthening the conditions and procedures for action by EU customs authorities with regard to the enforcement of intellectual property rights (6249/13).

The new regulation will introduce a simplified procedure enabling customs, under certain conditions, to have goods abandoned for destruction without having to undergo formal and costly legal proceedings. For counterfeit and pirated goods, the agreement of the owner to destroy the goods will be presumed if the destruction has not been explicitly opposed, whereas for other situations, the owner of the goods would have to agree explicitly to their destruction.

A specific procedure will apply for small consignments, which will allow for seized goods to be destroyed without the involvement of the right-holder.

The new regulation will not apply to non-commercial goods contained in travellers’ personal luggage.

The scope of customs intervention will also be extended to types of infringements not covered by the current rules, such as trade names and certain protected models and designs. The new regulation will apply as from 1 January 2014 and will replace the current measures that were established under regulation 1383/2003.

When fully implemented, it will further contribute to a single market which ensures more effective protection to right-holders, fuels creativity and innovation and provides consumers with reliable and high-quality products, which should in turn strengthen crossborder transactions between consumers, businesses and traders.

Beschikking Hof Den Haag 29 januari 2013, rekestnummer 200.109.899/01 (Strellson A.G. tegen Barts Beheer B.V.)

Beschikking ingezonden door Arnout Gieske en Sander Verbeek, Van Diepen Van der Kroef Advocaten.

Merkenrecht. Vergelijking van de waar achterwege gelaten. Barts Beheer heeft een woord-/beeldmerk "+BARTS" gedeponeerd in februari 2011. Strellson heeft hiertegen oppositie ingesteld op basis van haar eerdere internationale merkinschrijving van beeldmerk "+" (oktober 2004). Bij beslissing van 14 mei 2012 heeft het Bureau de oppositie afgewezen. Het Hof bekrachtig deze beslissing.

Er is slechts een beperkte visuele gelijkenis tussen het betwiste teken en het door Strellson ingeroepen merk. Een auditieve en begripsmatige vergelijking van het teken en het merk is niet mogelijk, de verschillen tussen merk en teken zijn voldoende om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren. Om proceseconomische redenen heeft het Bureau een vergelijking van de waren waarvoor het teken is gedeponeerd en waarvoor het merk is ingeschreven achterwege gelaten (zie r.o. 5).

De totaalindruk van het teken wordt met name bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis heeft geen of weinig onderscheidend vermogen. Het kruis (of plusteken) maakt een "vrolijke" indruk, maar wordt veelal als versiering gezien. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Het hof verwerpt het beroep en bekrachtigt de beslissing.

5. In het algemeen dient voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar te worden vastgesteld of sprake is niet alleen van overeenstemming tussen het teken en het merk maar ook van (soortgelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. Hierop vormt naar het oordeel van het hof een uitzondering het geval dat het teken en het merk niet met elkaar overeenstemmen. In dat geval kunnen de vergelijking van de waren en de beoordeling van de onderlinge samenhang achterwege blijven (vgl. de arresten HvJ EU van 12 oktober 2004, C-106/03 (Vedial) en HvJ EU van 13 september 2007, C-234/06 (Finanziaria) en HvJ EU van 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero)).

Visuele vergelijking
7. Het kruiselement van het teken is in feite een verkort kruis. De armen van het kruis in het betwiste teken zijn even lang als breed en vormen elk een vierkant, gelegen om het midden, dat ook een vierkant is. Het kruis (of plusteken) maakt daardoor een "vrolijke" indruk. (…) Het kruis van het merk zal bij het in aanmerking komende deel van het publiek een andere indruk wekken dan het kruiselement van het betwiste teken. Gelet hierop en in aanmerking nemende dat ook in dit geval de totaalindruk van het teken met name wordt bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis geen of weinig onderscheidend vermogen heeft en veelal als versiering wordt gezien, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van visuele overeenstemming.
 
Begripsmatige vergelijking
11. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Bovendien acht het hof niet aannemelijk dat het publiek het merk van Strellson zal opvatten als een verwijzing naar Zwitserland. Overigens is in de beschrijving van het merk vermeld: "The cross shown in the mark is not reproduced in white on a red background, nor in red on a white background, nor in any colour likely to cause confusion with the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red Cross."
Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake.