Brief VNO NCW en MKB Nederland aan de leden van de vaste Kamercommissie voor V&J, Thuiskopie heffing per 1 januari 2013, 10 december 2012.

Hoewel het tijdelijke karakter van de regeling positief is, wordt de korte voorbereidingstijd, waar ook de Raad van State op wees, hierdoor natuurlijk niet verholpen en zijn nog lang niet alle uitvoeringsvraagstukken geadresseerd.

Wij bepleiten daarom om de heffing in het eerste halfjaar van 2013 nog niet in te laten gaan en deze tijd te gebruiken om onder regie van het Ministerie zelf met betrokken partijen te overleggen welke alternatieven mogelijk zijn, maar in ieder geval te komen tot een modus waarin op korte termijn de kosten, onduidelijkheden en lasten voor de invoering kunnen worden teruggedrongen tot reële proporties inclusief een beslechting rondom de omvang van de schade. Tevens raden wij aan om ACTAL te vragen de impact op bedrijven nader te onderzoeken en hoe deze verder te minimaliseren.

Bezwaren m.b.t. het systeem
Meer fundamenteel beschouwen we de huidige situatie als een stand still oplossing. Immers, voor de gemiddelde leek wordt downloaden -ongeacht de bron- hiermee 'afgekocht'. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat in een recente enquête dit verre de voorkeur van het publiek geniet boven een downloadverbod.

Wij bepleiten dat - naast bovenstaand spoedoverleg met het oog op de invoering van  de regeling - er in 2013 een Commissie komt met als opdracht "het in een stroomversnelling brengen van oplossingen die technologie onafhankelijk zijn, recht doen aan de rechthebbenden voor het gebruik van hun werken en partijen in het gehele traject niet onnodig belast. Daarbij moet nadrukkelijk betrokken worden wat Nederland kan doen om het Europese traject waaruit mogelijke oplossingsrichtingen positief te beïnvloeden".
Ook hier lijkt hete ons noodzakelijk dat de regie bij de overheid ligt, maar dat de Commissie samengesteld wordt uit de 'gouden driehoek' van overheid, relevante bedrijfsleven en vertegenwoordigers uit kennisinstellingen.

Beschikking Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, LJN BY6175 (Main Freight Carriers B.V. tegen Mainfreight B.V.)

Uitspraak ingezonden door Richard Latten en Julian van de Velde, Smallegange.

Handelsnaamrecht. Procesrecht. Toelichting bij honderden ingebrachte stukken. In navolging van IEF 11376, waarin het verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet wordt afgewezen, nu niet is voldaan aan de stelplicht. De enkele inschrijving in het Handelsregister dient niet als onderbouwing van het feitelijke gebruik van de handelsnaam.

Rangorde van de gevoerde handelsnamen: Middels vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij, is voldoende onderbouwd dat de handelsnaam werd gevoerd nog voor de verweerster de handelsnaam in Nederland ging voeren. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid geniet.

Procesrecht: Een toelichting bij de ingebrachte stukken is niet nodig - en het is zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken.

Er zijn in 2006 en 2011 merkrechten aangevraagd/ gedeponeerd, derhalve toen de handelsnaam Main Freight Carriers reeds werd gevoerd door (de rechtsvoorgangster van) verzoekster. Dat brengt mee dat deze oudere handelsnaam niet in strijd met de merkrechten is gevoerd.

Het staat derden niet vrij om de combinatie van (beschrijvende) woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. Het verzoek ex 6 Hnw wordt toegewezen onder last van een dwangsom van €5.000 per dag met een maximum tot €2.000.000,-.

De rangorde van de gevoerde handelsnamen: 
12. Verzoekster heeft gesteld dat SCR de handelsnaam Main Freight Carriers heeft gevoerd van 1997 tot juli 2008. In hoger beroep heeft verzoekster als productie 8 een groot aantal stukken overlegd betreffende gebruik van deze handelsnaam in de jaren 1997 tot en met 2012 door achtereenvolgens SCR en verzoekster. Het gaat daarbij (...) om vrachtbrieven of cognossementen die door Main Freight Carriers zijn uitgegeven of waarbij zij partij was en om facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam voorkomt. (...) Het hof is van oordeel dat de toelichting dat het gaat om vrachtbrieven, facturen, correspondentie en bankafschriften, waarop de handelsnaam Main Freight Carriers voorkomt, in dit geval, ook gelet op de aard van de stukken en hetgeen daarme bedoeld is aan te tonen - dat de handelsnaam daarop voorkomt- , voldoende is om de stelling dat de handelsnaam vanaf 1997 in Nederland is gebruikt te onderbouwen. Daarvoor is niet nodig - en zelfs niet wenselijk - dat de honderden overlegde stukken ieder afzonderlijk worden besproken. (...)

Aan het bovenstaande kunnen onvoldoende afdoen de stellingen van verweerster:
- dat geen reclame-uitingen zijn overlegd, (...)
- dat uit een, door verweerster als productie 13 in eerste aanleg overlegd marktonderzoek van Markenizer zou zijn gebleken dat Main Freight Carriers bij (ongeveer) 16 van 20 benaderde bedrijven en een aantal organisatie niet bekend was, alleen al omdat uit dat onderzoek juist de, ook in het rapportage van dit onderzoek vermelde, conclusie "op bais van bovenvermeld onderzoek kan het gebruik van de handelsnaam MAIN FREIGHT CARRIERS BV in Nederland worden bevestigd" valt te trekken. Daarvoor is niet nodig dat het gebruik bij iedereen in de "logistieke markt" bekend is. Overigens heeft verzoekster de juistheid van de onderzoeksmethode en de -resultaten betwist.

15. Voorts overweegt het hof over dit gestelde gebruik als volgt. Voor bescherming van een buitenlandse handelsnaam in Nederland is niet nodig dat de onderneming in Nederland gevestigd is en de handelsnaam in Nederland wordt gevoerd. Voldoende is dat de naam in Nederland bij het in aanmerking komende publiek beschermenswaardige bekendheid (zodanie bekendheid dat daardoor verwarring is te duchten) geniet. Ter onderbouwing van de gestelde bekendheid in Nederland heeft verweerster concreet gesteld dat er contacten met Nederlandse bedrijven en transporten via, van en naar Rotterdam en Amsterdam zijn geweest in de periode van 2000 tot en met 2007 en daarvan bewijsstukken zijn overlegd.

Verwarringsgevaar
20. Verzoeksters handelsnaam bestaat uit, ook voor het Nederlandse publiek, beschrijvende bestanddelen main (belangrijkste/ hoofd-), freight (vracht) en carriers (vervoerders). Dat brengt mee dat dei bestanddelen in beginsel ook door derden moeten kunnen worden gebruikt en de beschermingsomvang in zoverre beperkt is. Dat betekent echter niet dat het derden ook vrij staat eenzelfde combinatie van die woorden te gebruiken, als daardoor verwarring tussen de ondernemingen te duchten is.

22. Verzoekster stelt dat er daadwerkelijk verwarring heeft plaatsgevonden, met name bij klanten en bij vervoerders, die verweerster meedeelden dat voor verzoekster bestemde ladingen konden worden afgehaald en omgekeerd en die ladingen verkeerd afleverden. (...)

23. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de handelsnamen en de omstandigheid dat partijen beide vanuit (de omgeving van) Rotterdam een expeditiebedrijf uitoefenen en zich daarbij deels op hetzelfde soort vervoer en dezelfde klanten richten, is het hof van oordeel dat bij het publiek tussen de ondernemingen van verzoekster en verweerster verwarring is te duchten. Dit geldt temeer nu reeds daadwerkelijke verwarring is opgetreden. Het hof is dan ook van oordeel dat verweerster de handelsnaam Mainfreight voert in strijd met het in artikel 5 Hnw vermelde verbod.

Lees een afschrift zaaknr. 200.107.660/01 of LJN BY6175.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Buitenlandse handelsnaam ook beschermd in Nederland)

OLG Stuttgart 4 december 2012, 17 O 714/08 (Converse Inc. tegen Mawa Sportswear GmbH)

Uitspraak ingezonden door Leonie Kroon en Niels Mulder, DLA Piper.

In de serie Converse-uitspraken. Duitsland. Bewijslastverdeling in het merkenrecht, waarin Bundesgerichthof [IEF 11252] anders oordeelt dan het OLG Stuttgart [IEF 9705] : het is aan de verweerder om te bewijzen dat het niet gaat om productvervalsingen, omdat regelmatig de toestemming van de merkenrechthouder ontbreekt. In uitzonderingsgevallen kan de merkenrechthouder hebben ingestemd met de nagemaakte waar, maar dat verandert niets aan de bewijslast die ook dan nog bij de inbreukmaker ligt. (onder 25).

Het in het verkeer brengen van door het merkenrecht beschermde waar door een persoon die daartoe niet gerechtigd is, levert een merkenrechtelijke inbreuk op, tenzij het originele waar is die van de merkenrechthebbende afkomstig is of met zijn toestemming in het verkeer is gebracht. De derde partij dient dan te bewijzen dat het om originele waar gaat of dat deze met toestemming van de rechthebbende in het verkeer is gebracht.

Er volgt geen omkeer van de bewijslast indien eiser niet bereid is om eigen bedrijfsgeheimen en de codering prijs te geven.

Onder D.1.b):

Daher muss die Beklagte grundsätzlich den Nachweis führen, dass es sich nicht um Produktfälschungen handelt, weil hier regelmäßig die Zustimmung des Markeninhabers im Sinne von par. 14 Abs. 2 MarkenG und art. 9 Abs 1 Satz 2 GMV fehlt. Zwar kann in Ausnahmefällen der Markeninhaber dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben. Das ändert aber ebenfall nichts an der Beweislast des Dritten für das Voliegen der Zustimmun des Markeninhabers.
Etwas anderse gilt nur dann, wenn die Beweisführung ducht den in Anspruch genommenen Dritten es dem Markeninhaber emöglichen würde, die nationale Märkte abzuschotten. Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach art. 34 und 36 AEUV gebieten allerdings einde Modifizierung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationale Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen.

c. Allerdings trifft den Markeninhaber, der - wie die Klägerin - eine Produktfälschung behauptet, regelmäßig einde sekundäre Darlegungslast, weil er ohne weiteres Aufklärung darüber leisten kann, aufgrund welcher Anhaltspunkte oder Umstände vom Vorliegen von Produktfälschungen auszugehen ist (...)

Nichts anderes, namentlich keine Beweislastumkehr, folgt daraus, dass die Klägerin sich nicht bereitgefunden hat, die firmeneigene Kodiering auf den Schuhen aufzudecken. Ihre sekundäre Darlegungslast gebietet ihr nicht, diese Betriebsgeheimnisse offenzulegen. Denn es steht schon nicht fest, dass die übrigen von Klägerin vorgetragenen Merkmale, aus denen sich eine Produktfälschung ergeben soll, keine Aufschluss hierüber brächten. Im Übrigen besteht die sekundäre Darlegungslast einer Partei nu im Rahmen des Zumutbaten, weshalb sie Betriebsgeheimnisse grundsätzlich nicht offenzulegenbraucht. (BGH)

Belastingplan wetsvoorstel Wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de invoering van de elektronisch registratie van notariële akten en de gedeeltelijke afschaffing van de onderhandse akten, Handelingen II, 2012/13, nr. 23, item 14.

Registratie van onderhandse akten (registratie / bewijs auteursrechtclaims, concepten, etc.) komen niet voor in wet op de elektronische akten. Verzoek tot nota van wijziging: Het is simpel, kost een paar euro in het register, bij de notaris €250. Het voorziet in een behoefte. Reactie Weekers: Belastingdienst terug naar de kerntaak, geen oneigenlijke taken, hoe fijn (en goedkoop) dat misschien ook is.

Omtzigt (CDA): Wij vinden het bijzonder spijtig dat onderhandse akten niet voorkomen in de wet op de elektronische akten. Wil de staatssecretaris per nota van wijziging er alsnog voor zorgen dat andere typen akten hierin worden opgenomen? Het is heel simpel. In het register kost het een paar euro en op de andere wijze, bij de notaris, kost het € 250. Het voorziet dus in een behoefte. Het kan elektronisch gebeuren bij de Belastingdienst. De staatssecretaris moet dat ook kostendekkend doen, want de rest van de Nederlandse samenleving hoeft dit niet te subsidiëren. Het is de makkelijke manier om akten geregistreerd te krijgen.

Staatssecretaris Weekers: De heer Omtzigt vraagt naar de onderhandse akte. Daar ben ik in de schriftelijke stukken al uitgebreid op ingegaan. Ik heb ook al aangegeven dat voor gevallen van onderhandse akten waarin het juridisch nodig is een uitzondering is geregeld. Voor andere gevallen ben ik niet bereid om een nota van wijziging in te dienen. Ik wil dat de Belastingdienst teruggaat naar de kerntaak. Ik wil niet dat deze allerlei oneigenlijke taken op zich neemt, hoe fijn sommige mensen dat misschien ook vinden omdat het daar dan goedkoop gedaan zou kunnen worden.

Vzr. Rechtbank Zwolle-Lelystad 4 december 2012, zaaknr. 203583 / KZ ZA 12-202 (Eva Optic B.V. tegen watervision)

Uitspraak ingezonden door Gerben Hartman en Kurt Stöpetie, Brinkhof N.V..

Reclamerecht. Verhouding RCC/Voorzieningenrechter. Geen sprake van misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame. Merkrecht met toestemming gebruikt.

Partijen houden zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van LED-verlichting voor onder meer zwembaden. Eva Optic heeft zich met succes bij de RCC beklaagd [RB 1115]. Er werd, vanwege de strijd met artikel 7 en 10 NRC, aanbevolen om niet meer op dergelijke wijze reclame te maken. Er zijn verschillen in de toetsingsmaatstaven van de RCC en de voorzieningenrechter. Bovendien zijn de reclame-uitingen na de beslissing van de RCC aangepast.

Van de doelgroep, ontwerpers / bouwers / exploitanten van zwembaden / sauna's / stadsfonteinen, mag worden verwacht dat deze de weergegeven lichtsterkte/lichtstroom in lumen - op de grond dat lumen geen geschikte eenheid is voor onderwaterverlichting - als vergelijkingswaarden onderkent. De technische rekenwaarde in lumen betreft het kunnen vergelijken van traditionele verlichting met LED-armaturen. Er is aldus geen sprake van misleidende reclame en het is onvoldoende onderbouwd om van ongeoorloofde vergelijkende reclame te spreken. De term NanoPower®technologie is als merk geregistreerd door de moedermaatschappij van Watervision en daarmee voert zij rechtmatig het merk.

4.11. De gewraakte reclame-uitingen zijn gericht tot een specifieke doelgroep, namelijk ontwerpers, bouwers en exploitanten van publieke zwembaden, sauna's en stadsfonteinen. Van deze ontwerper, bouwer en exploitant mag worden verwacht dat hij bereid is zich in de aangeboden informatie te verdiepen, maar niet dat zij beschikt over specialistische of bijzondere kennis en ervaring op het gebied van LED-onderwaterverlichting. Naar echter mag worden aangenomen is de in rechtsoverweging 4.9 bedoelde gemiddelde beroeps- en bedrijfsbeoefenaar zich bewust van en laat hij zich niet beïnvloeden door het feit dat aan reclame een zeker overdrijving eigen is. (...) mag van deze maatman worden verwacht dathij de door Watervision weergegeven lichtsterke/lichtstroom in lumen - op de grond dat lumen geen geschikte eenheid is voor onderwaterverlichting - als vergelijkswaarden onderkent. In de daarbij aangegeven voetnoot - geciteerd in rechtsoverweging 2.4 - is immers expliciet vermeld dat de weergegeven lichtsterkte/lichtstroom in lumen een technische rekenwaarde betreft ten behoeve van het kunnen vergelijken van traditionele verlichting (gloei- en ontladingslampen) met de door Watervision aangeboden LED-armaturen. Het voorgaande maakt dat van misleidende reclame als bedoeld in 6:194 BW niet kan worden gesproken.

4.12 Ten aanzien van het gebruik van de term NanoPower®technologie heeft Eva Optic de stelling van Watervision dat Octatube B.V., moedermaatschappij van Watervision, dit teken als merk heeft laten registreren niet weersproken, zodat zij dat (handels)merk met toestemming van Octatube rechtmatig voert.

Bas Kist, 'Warhol kreeg geen ruzie maar soep', NRC 7 december 2012.

Een bijdrage van Bas Kist, Chiever.

Gebruik van merken in kunst zorgt vaak voor discussie. Niet elk merk reageert even positief.

Sigarettenfabrikant Philip Morris, eigenaar van het merk Marlboro, dreigt de Amerikaanse kunstenaar Brad Troemel voor de rechter te slepen. Volgens Philip Morris pleegt Troemel merkinbreuk omdat hij in één van zijn kunstwerken een Marlboroverpakking heeft verwerkt.

Het kunstwerk met de onmogelijk naam dean & deluca low calorie snack inside Marlboro box w/ Cerebral Palsy Tissue/Organ Kidney Cancer Green Ribbon Glittery Sticker (Ethical) ½ zal de consument misleiden, zo stelt Philip Morris in zijn recente brief aan Troemel. Volgens het bedrijf wordt de indruk gewekt dat Philip Morris als sponsor of ondersteuner betrokken is. Als Troemel het werk niet terugtrekt volgt een rechtszaak . Vooralsnog wordt het werk nog steeds te koop aangeboden op Etsy.com.

Gebruik van merken in kunstuitingen is regelmatig voer voor discussie. Vorige jaar kwam Louis Vuitton in conflict met de Deense Nadia Plesner [IEF 9614], die een Vuitton-tas had afgebeeld in haar schilderij Darfurnica, een protest tegen de onmenselijke situatie in Darfur.

Merkhouders vrezen dat ze controle verliezen als een kunstenaar met hun merk aan de haal gaat. Ze menen dat hun merk alleen gebruikt wordt om de aandacht te trekken. Aan de andere kant roept de kunstenaar dat hij vrijheid van meningsuiting heeft en dat we dagelijks worden geconfronteerd met merken. Het is niet verwonderlijk dat ze ook de kunstwereld inspireren.

Maar moet een merk in kunst altijd tot ruzie leiden? Nee, het kan ook anders. Dat laat de geschiedenis van misschien wel het meest beroemde ‘merkenkunstwerk’ zien: de blikken Campbell soep van Andy Warhol. In 1962 maakte Warhol, zonder toestemming van Campbell, zijn opvallende 32 Campbell’s Soup Cans. Op de website Lettersofnote.com is de brief te lezen die William P. MacFarland, de productmanger van de Campbell Soup Company, op 19 mei 1964 aan Warhol schreef. Geen agressieve sommatiebrief maar alleen bewondering en wat blikken soep voor Warhol.

Vzr. Rechtbank Breda 29 november 2012, LJN BY5493 (DAHABSHIIL TRANSFER SERVICES LIMITED tegen STICHTING ASSOCIATED SOMALI JOURNALISTS)

Rechtspraak.nl:

4.1. In deze zaak gaat het over een groot aantal publicaties op internet, waarvoor [gedaagde 1], respectievelijk Stichting ASOJ, journalistieke verantwoordelijkheid erkent.

De publicaties betreffen onderwerpen van belang voor het publieke debat in en over Somalië : terrorismebestrijding, veiligheid, opheldering van belangenposities en beëindiging van geweld in Somalië. In het bijzonder gaat het om beschuldigingen aan Dahabshiil van terrorisme, aanzetten tot moord en aanzetten tot andere strafbare feiten. Dit zijn zeer ernstige beschuldigingen, die buitengewoon diffamerend zijn. Echter, het gaat dus ook om uitlatingen die vallen onder de meest essentiële vorm van vrijheid van meningsuiting en waarop een beperking niet snel gerechtvaardigd is in de zin van artikel 10 lid 2 EVRM.

4.2. [gedaagde 1] verdedigt de juistheid en voldoende gegrondheid van deze berichtgeving. Dahabshiil betwist deze. Dahabshiil stelt dat [gedaagde 1] zijn stellingen moet bewijzen en dat hij dit niet doet en niet kan. [gedaagde 1] stelt dat het kort geding zich niet leent voor dit debat. Beide partijen stellen een veelheid van feiten en leggen elk vele schriftelijke stukken over ter verdediging van hun respectieve standpunten.

4.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het kort geding zich niet leent voor de beoordeling van de verweten publicaties. Aangezien het hier gaat om fundamentele vormen van vrijheid van meningsuiting is grote terughoudendheid op zijn plaats om beslissingen te baseren op een summiere behandeling in kort geding.

Voor de zorgvuldige beoordeling van de zaak is bewijsvoering nodig, waarvoor dit kort geding zich niet leent. Daar komt bij dat het voor een groot deel gaat om publicaties die al in 2009, 2010 en 2011 zijn geplaatst, zodat een bodemprocedure daarover reeds lang had kunnen zijn gestart. Het is juist dat in dit kort geding is gebleken dat [gedaagde 1] in het eerdere kort geding opzettelijk in strijd met de waarheid heeft ontkend verantwoordelijk te zijn voor een groot aantal publicaties. Dat verweer hoefde Dahabshiil echter niet ervan te weerhouden de bodemprocedure te beginnen en die ontkenning daarin te weerleggen. Hoezeer zijn genoemde onwaarachtigheid de geloofwaardigheid van [gedaagde 1] in algemene zin ook schaadt, het is niet voldoende om zonder verder onderzoek zijn verweer ten aanzien van de inhoud van de berichtgeving in alle opzichten ongeloofwaardig te oordelen.

Tenslotte weegt mee dat blijkens een door Dahabshiil zelf overgelegd rapport de Somalische journalistiek geen enkel gezag geniet. Dit relativeert het spoedeisend belang bij een correctie.

Brief van Consumentenbond, Ntb en FNV KIEM aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor V&J, Modernisering auteurs- en naburigrecht online en doorbreken van de status quo, 7 december 2012.

In een brief van Consumentenbond, Ntb en FNV KIEM aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie, hebben zij namens het 3©-DA Platform twee elkaar aanvullende maatregelen voorgesteld [zie ook IEF 12070]:

De huidige inrichting van het auteurs- en naburig recht betreffende on-demand digitale diensten geeft feitelijk muziek- en film/tv-producenten een monopoliepositie op de digitale markt, die zij offline voor openbaarmakingen van audiowerk niet hebben. Hierdoor worden auteurs- en naburige rechten op de digitale markt zeer gefragmenteerd beheert, met als gevolg hoge drempels voor innovatie en een rem (de facto en de jure blokkade) op de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten door ondernemers.

I. Voor on-demand streaming diensten en sites die p2p-gebruik faciliteren stelt het Platform invoering van verplicht collectief beheer ("radiomodel") voor. Dit systeem geeft online ondernemers de mogelijkheid nieuwe digitale diensten te ontwikkelen en garandeert rechthebbenden een eerlijke vergoeding.

II. Legaliseer daarnaast het niet-commercieel up- en downloaden (p2p-gebruik) door privé-personen middels introductie van een internetvergoeding (te betalen via het internet abonnement).

Klik hier voor uitgebreide uitleg/ uitleg van de praktijk.

Vzr. Rechtbank Almelo 22 november 2012, LJN BY5499 (Klict B.V. tegen Qlict B.V.)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Kennen elkaar sinds 2006 en komen tot de conclusie dat zij niet in elkaars 'vaarwater' zaten en prima naast elkaar kunnen bestaan.

Klict houdt zich sinds 1997 onder de namen KLICT B.V., Klict en Klicteq houdt bezig met opleiding, training, advies en (bij)scholing op het gebied van ICT en automatisering, alsmede met de levering van ICT producten als computers, randapparatuur en software. Zij is houdster van het woordmerk KLICT. QLict is in 2003 opgericht en heeft onder andere als activiteiten opgenomen in het handelsregister: software consultancy; het verlenen van diensten op het gebied van informatietechnologie en communicatie in het bijzonder op het gebied van onderwijs. Door het gebruik van het teken ‘QLICT’ maakt QLict op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE inbreuk op het merk ‘KLICT’.

Echter partijen kennen elkaar al sinds 2006 en zijn ook sedertdien van elkaars naam en activiteiten op de hoogte. Er heeft telefonisch contact plaatsgevonden waarin partijen tot de conclusie zijn gekomen dat zij niet in elkaars “vaarwater” zaten en dus prima naast elkaar konden bestaan. Nu Klict sedert 2006 geen enkele actie heeft ondernomen, moet aangenomen worden dat Klict het bestaan van QLict heeft gedoogd, zodat zij geen enkel belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover beide namen als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft dit te gelden als een element in de ICT-branche dat weinig onderscheidend vermogen heeft, nu dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. Het professionele publiek en de transparante markt maken dat er niet snel sprake zal zijn van structerele verwarring.

De voorzieningenrechter acht het van belang en aannemelijk dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.  De vorderingen worden afgewezen.

5.3.  QLict voert aan dat directe verwarring niet te duchten valt, nu beide handelsnamen zodanig visueel en auditief afwijken, dat zij geen verwarring wekken. Het kenmerkende visuele bestanddeel van de beide handelsnamen is ‘ict’. Aan dit bestanddeel kan echter geen taalkundig - want beschrijvend - en evenmin door veelvuldig gebruik in de branche, onderscheidend vermogen meer worden toegekend. (...) Ten aanzien van het auditieve aspect heeft QLict naar voren gebracht, dat Klict dient te worden uitgesproken als ‘klikt’ en QLict als ‘kuu-el-ie-see-tee’. Indien en voor zover QLict evenals Klict als ‘klikt’ zou worden uitgesproken, dan heeft te gelden - aldus QLict - dat ook dit element in de ICT-branche weinig onderscheidend vermogen heeft, nu ook dit beschrijvend is, namelijk een veelgebruikte verwijzing naar computer en internetgebruik. De voorzieningenrechter onderschrijft die zienswijze.
Voorts is volgens QLict van belang, dat het in aanmerking te nemen publiek uit professionele partijen bestaat in een behoorlijk transparante markt. Anders dan bij het consumentenpubliek, bestaat dit publiek uit bovengemiddeld geïnformeerde marktpartijen en zal niet snel sprake zijn van structurele verwarring. Bovendien richt QLict, in tegenstelling tot Klict, zich op didactische vorming en ondersteuning van leraren in het basisonderwijs voor het gebruik van nieuwe ICT methoden en als onderdeel hiervan worden soft- en hardwareoplossingen aangeboden (educatieve programma’s, digitale schoolborden etc.). De voorzieningenrechter deelt die zienswijze.

5.6.   Klict heeft zich tevens beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE en aangevoerd dat QLict gebruik maakt van de gelijknamige handelsnaam. Klict heeft echter onvoldoende aangetoond of aannemelijk gemaakt dat QLict met gebruik van het teken ‘QLICT’ ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Klict. Nog afgezien van het gebrek aan overeenstemming tussen merk en teken, zoals hiervoor onder rechtsoverweging 5.3. is overwogen, is onvoldoende aannemelijk dat QLict in dit geval in het kielzog vaart van Klict. QLict heeft immers voldoende aannemelijk gemaakt dat zij op een andere laag binnen de ICT-branche opereert en andersoortige opleidingen verzorgt dan Klict. Gelet ook op hetgeen onder 5.4. reeds is overwogen, is voorts niet aannemelijk dat Klict schade heeft geleden of in de nabije toekomst zal lijden, zodat daarmee ook het belang bij de gevorderde voorzieningen vervalt. In dat kader acht de voorzieningenrechter van belang dat aannemelijk is dat partijen al geruime tijd van elkaars bestaan en activiteiten op de hoogte zijn en verwarring in al die jaren - kennelijk - niet aan de orde is geweest.

Op andere blogs:
DomJur (Klict B.V. – Qlict B.V.)

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 7 december 2012, zaaknr. 429613 / KG 12-1165 (Delaval Holding AB tegen Boumatic Robotics)

Uitspraak ingezonden door John Allen, Paul van Dongen en Chantal de Waal, NautaDutilh N.V..

Octrooirecht. Niet-inventief. Procesrecht. Bevoegdheid. DeLaval is actief op het gebied van inrichtingen voor (melk)veehouderij. Zij is in het bezit van octrooi EP1089614 voor een rek voor het vasthouden van speenkommen). Boumatic ontwikkeld, vervaardigt en verhandeld melkmachines, waaronder ook een melkinrichting die plaats biedt aan twee koeien.

DeLaval vordert een provisioneel verbod en een gelijk (maar niet-provisioneel) verbod op inbreuk op het octrooi en de parallelle octrooien totdat in een bodemprocedure door de Nederlandse rechter onherroepelijk anders is beslist, of totdat door de buitenlandse rechter is beslist over de geldigheid van het ingeroepen recht.

Boumatic heeft onder meer gesteld dat het octrooi niet inventief is ten opzichte van WO 001 in combinatie met WO 396 en dat is naar voorlopig oordeel juist. In WO 001 is bijzondere aandacht besteed aan het schoonmaken en -houden van de inrichting. WO 396 voorziet in een reinigingsorgaan en een toevoerorgaan voor reinigingsfluïdum die vanuit een stand niet onder de te reinigen speenkom bewegen. Dat het reinigingsorgaan van WO 396 niet van boven de speenkommen maar van opzij beweegt naar een positie onder de speenkommen, doet naar voorlopig oordeel niet ter zake.

Er bestaat een serieuze niet te verwaarlozen kans dat door het gebrek aan inventiviteit van het octrooi dat de conclusies uit het octrooi en uit de parallelle octrooien nietig zullen worden geoordeeld.

Tot slot volgt onder verwijzing naar HvJ EU Van Uden - Deco-Line en Solvay Honeywell een onbevoegdheidsverklaring om kennis te nemen van de al dan niet provisionele vordering tot het gelasten van voorlopige maatregelen voor zover deze werking zou moeten hebben buiten Nederland.

4.10. De gemiddelde vakman was op de prioriteitsdatum bekend met verschillende reinigingsinrichtingen voor (geautomatiseerde) melkinrichtingen, waaronder die geopenbaard in WO 396. Een reinigingsinrichting volgens WO 396 heeft naar voorlopig oordeel alle ontbrekende kenmerken van conclusie 1 (en van de eveneens door DeLaval ingeroepen conclusie 4, die ziet op de zwenkbaarheid van het reinigingsorgaan). Een inrichting volgens WO 396 is immers voorzien van een reinigingsorgaan en een toevoerorgaan voor reinigingsfluïdum, die vanuit een stand niet onder de te reinigen speenkom bewegen naar een stand in hoofdzaak verticaal onder die speenkom (zie vooral figuur 4). Voor zover WO 396 geen middelen openbaart om de reinigingsinrichting niet handmatig, maar automatisch onder de speenkommen te draaien kan in toevoeging van dat kenmerk naar voorlopig oordeel geen inventiviteit gelegen zijn omdat, zoals Boumatic terecht heeft aangevoerd, de gemiddelde vakman op grond van zijn algemene vakkennis begrijpt dat hij die beweging kan mechaniseren.

4.11. Dat het reinigingsorgaan van WO 396 niet van boven de speenkommen maar van opzij beweegt naar een positie onder de speenkommen, doet, anders dan DeLaval heeft betoogd, naar voorlopig oordeel niet ter zake. De voorgeschreven beweging dient er toe het reinigingsorgaan op zijn plaats te brengen vanuit een positie waarin het geen belemmering vormt voor andere bewegingen voor, tijdens en na het melkproces. Voorshands is niet in te zien waarom het reinigingsorgaan voorafgaand aan de reinigingshandelingen juist boven de speenkommen zou moeten zijn geplaatst en niet ernaast. Een uitleg van conclusie 1 in die zin wordt voorshands niet gevolgd.4.11. De voorgeschreven beweging dient ertoe het reinigingsorgaan op zijn plaats te brengen vanuit een positie waarin het geen belemmering vormt voor andere bewegingen voor, tijdens en na het melkproces. Voorshand is niet in te zien waarom het reinigingsorgaan voorafgaand aan de reinigingshandelingen juist boven de speenkommen zou moeten zijn geplaatst en niet ernaast. Een uitleg van conclusie 1 in die zin wordt voorshands niet gevolgd.

4.13. Conclusie 1 (evenals conclusies 4 en 7) van EP 614 ziet echter niet uitsluitend op inrichtingen voor reiniging van de speenkommen na iedere melkbeurt, maar op inrichtingen waarmee zowel de speenkommen als de gehele melkinrichting kunnen worden gereinigd en ongeacht de frequentie of intensiteit van de reiniging. (...) Bovendien is niet aannemelijk dat de gemiddelde vakman zich bij het zoeken van een oplossing voor het objectieve technische probleem zou beperken tot uitsluitend inrichtingen voor het reinigen van speenkommen na iedere melkbeurt.

4.14. Op grond van wat hiervoor is overwogen is voorshands aannemelijk dat de gemiddelde vakman zonder inventiviteit de inrichting bekend uit WO 001 zal voorzien van een reinigingsinrichting volgens WO 396 en aldus tot de inrichting en de werkwijze zal komen die in de ingeroepen conclusies 1, 4 (in combinatie met conclusie 1) en 7 van EP 614 is geoctrooieerd.

Op andere blogs:
Deterink (De vereiste reële band voor toepassin artikel 31 EEX-Vo)